1339/20.4YRLSB-1 - Tribunal da Relação de Lisboa

I- Na vigência da Lei n.º 62/2011, de 12-12, na sua versão inicial, nos termos da qual a composição dos litígios emergentes de direitos da propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos se encontram sujeitos a arbitragem necessária, surgiram duas correntes de sentido oposto a propósito da competência do Tribunal Arbitral para conhecer a excepção peremptória da nulidade ou anulabilidade de patente ou outro direito de propriedade industrial, com efeito inter partes;

II- Com as alterações introduzidas nos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro pelo artº 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, o legislador optou pela corrente mais abrangente ou ampliativa, ou seja, a que defendia a competência do Tribunal Arbitral para conhecer da excepção peremptória da nulidade ou anulabilidade de patente ou outro direito de propriedade industrial nos termos referidos em I-;

III- O artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa, pelo que deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral constituído ao abrigo da referida Lei nº 62/2011 é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente, com meros efeitos inter partes;

IV- Tal interpretação é conforme à Constituição e ao Direito da União e não desrespeita a Jurisprudência do TJEU.

Acordam na 1ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:

I- Relatório

Por carta datada de 10 de Maio de 2017, foi dado início pela sociedade B… Company e B… Portuguesa, SA, a uma acção arbitral contra a sociedade S…, Lda., com vista à defesa dos direitos de propriedade industrial que, nos termos, nomeadamente, do artigo 101.° do Código de Propriedade Industrial, emergem da patente europeia n° 17 11481, da patente europeia n° 1610780 e da patente europeia n° 1885339, respeitantes a medicamentos genéricos contendo Dasatinib como substância activa, incluindo, designadamente, os referentes aos pedidos de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), cujos pedidos foram requeridos pela S…, Lda., em 1 de Março de 2017 e publicados pelo INFARMED em 12 de Abril de 2017.

O Tribunal Arbitral foi declarado instalado em 22 de Janeiro de 2018, data em que foi aprovado o Regulamento de Arbitragem.

Na presente acção arbitral, foram formulados, entre outros, os seguintes pedidos:

- que a demandada S…, Lda, seja condenada a:

a) abster-se de, em território Português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer (por meio de participação em concurso ou outro) os medicamentos que são objecto dos pedidos de AIM identificadas no artigo 91º da Petição Inicial, enquanto a EP ‘780 se mantiver em vigor;

b) abster-se de, em território Português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer (por meio de participação em concurso ou outro) os medicamentos genéricos identificados no artigo 91 da petição inicial ou quaisquer outros medicamentos contendo dasatinib como substância activa, enquanto a EP ‘780 se mantiver em vigor, sem que:

i. os folheto informativo e resumo das características do medicamento dos medicamentos em causa sejam expurgados de quaisquer referências ao tratamento oral de leucemia mielógena crónica (CML);

ii. escreva a todas as autoridades relevantes no campo da saúde, designadamente o INFARMED, a ACSS, a SPMS e os hospitais em Portugal, para informar que quaisquer medicamentos contendo dasatinib como substância activa que possa fornecer não são indicados nem devem ser utilizados no tratamento oral de CML;

iii. garantam que o seu departamento de vendas se abstenha de promover ou oferecer para venda quaisquer medicamentos contendo dasatinib como substância activa para o tratamento oral de leucemia mielógena crónica (CML) e que deixe claro, por escrito, em relação a todos os compradores ou potenciais compradores, que os seus medicamentos contendo dasatinib como substância activa não podem ser utilizados no tratamento oral de CML;

iv. quando participe num procedimento de contratação pública para medicamentos contendo dasatinib como substância activa e forneça medicamentos contendo dasatinib como substância activa, informe as autoridades relevantes no campo da saúde, designadamente o INFARMED, a ACSS, a SPMS que esses medicamentos não estão indicados e não podem ser utilizados no tratamento oral de CML e que só podem ser comprados e utilizados para suprir as necessidades relativas ao tratamento de outras indicações terapêuticas que não o tratamento oral de leucemia mielógena crónica (CML);

v. quando os medicamentos contendo dasatinib como substância activa sejam adquiridos através de procedimento de contratação pública para serem usados no tratamento oral de CML, assegure que qualquer proposta que faça no âmbito desse procedimento refira expressamente que os medicamentos contendo dasatinib como substância activa não são indicados para o tratamento oral de CML e só podem ser utilizados no tratamento de outras indicações terapêuticas que não o tratamento oral de CML;

e

vi. mantenha um registo escrito rigoroso de todas as vendas que faça de medicamentos contendo dasatinib como substância activa por referência individualizada a procedimento de contratação pública, hospital e empresa de serviços de cuidados domiciliários.

Para sustentar estes pedidos foi invocado, no essencial, que a 1ª demandante é titular da EP nº 1 610 780 que se refere, inter alia, ao desatinib e que o direito de patente é um direito fundamental como decorre do disposto no artigo 101º do Código da Propriedade Industrial.

A S…, Lda, pretende comercializar medicamentos Genéricos Desatinib S… em território português, o que constituirá uma violação dos direitos da B… decorrente da EP ‘780, uma vez que consistirão numa utilização comercial ilegal de intervenções protegidas pela patente, nos termos dos artigos 101º, nºs 1 e 2 do CPI.

Na sua Contestação a S…, Lda, veio invocar, nomeadamente, a nulidade da EP 16 10780, por carecer de actividade inventiva e pelo seu objecto não preencher os requisitos do CPE em virtude de não descrever a invenção de forma suficientemenete clara e completa.

A B… apresentou resposta às excepções, tendo pugnado que o tribunal:

(i) a) proferisse imediatamente uma decisão parcial, condenando a Demandada nos pedidos formulados na petição inicial, ao abrigo do artigo 3º, nº2, da Lei nº 62/2011; ou, caso assim não se entendesse que o tribunal

b) se julgasse incompetente para conhecer da validade das reivindicações 1 e 7 (e bem assim de qualquer uma) da EP ‘780, julgando procedente os pedidos a) e b) formulados na petição inicial; e/ou, caso assim não se entendesse (na parte abrangida pelos pedidos formulados em (i),

(ii) julgasse as excepções deduzidas pela Demandada totalmente improcedentes.

No dia 11/06/2019, o Tribunal Arbitral proferiu decisão, nos termos da qual:

1. julgou improcedente o pedido de suspensão da instância arbitral que havia sido requerida pela demandada S…, Lda;

2. desatendeu a pretensão da demandante B… no sentido de ser imediatamente proferida decisão de mérito condenando a demanada nos pedidos formulados na petição inicial sob as alíneas a) e b), relacionados com a EP 1 610 780 e

3. declarou o tribunal arbitral competente “para conhecer dos vícios invocados pela demandada na sua contestação quanto à EP 780”.

A demandante B… interpôs recurso daquela decisão, requerendo que o despacho proferido em 11/06/2019 fosse revogado e substituído por decisão que:

a) Declarasse a incompetência do Tribunal para conhecer incidentalmente da validade da EP ‘780 com efeitos inter partes e

b) aplicasse imediatamente a cominação prevista no artigo 3º, nº2, da Lei nº 62/2011:

i. Condenando a demandada nos pedidos a) e b) formulados na petição inicial ou, caso assim não se entendesse

ii. Condenando a demandada no pedido a) formulado na petição inicial.

No dia 04/10/2019, o Tribunal Arbitral proferiu despacho de não admissibilidade do recurso interposto pela demandante, despacho essa relativamente ao qual aquela apresentou reclamação.

Após conflito sobre a competência para apreciar o objecto da reclamação, foi decidido pela Sra. Juíza Presidente Interina deste tribunal que competia à agora relatora decidir a reclamação, a qual foi julgada parcialmente procedente, tendo o despacho reclamado sido substituído, na parte em que não admitiu o recurso relativamente à decisão que julgou o tribunal arbitral competente para apreciar a validade da EP ‘780 com efeitos inter partes, por outro que admitiu o recurso de tal decisão, como apelação.

É esse recurso que cumpre ora decidir e no que ao mesmo concerne apresentou a Recorrente as seguintes CONCLUSÕES:

1. Da incompetência do Tribunal Arbitral para apreciar a validade do EP 780: A B… vem requerer a revogação do Despacho nº 2/2019, na parte em que que aquele Tribunal se considerou competente para conhecer da validade da EP 780 por força do actual artigo 3.9, n.9 3 do CPC, que dispõe que os Tribunais Arbitrais instituídos ao abrigo da Lei nº 62/2011 podem reconhecer "a invalidade da patente com meros efeitos inter partes".

2. A Fundamentação do Tribunal: A B… não ignora a publicação do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro, que promove alterações à Lei nº 62/2011, aditando uma nova disposição (nº 3) ao seu artigo 3º, que agora dispõe que "no processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes".

3. Esta não norma não tem natureza interpretativa e não se aplica aos processos já pendentes, dispondo claramente o artº 38º, nº1, da LOSJ que "a competência se fixa no momento em que a ação se propõe".

4. Por força do princípio consagrado no artº 12º, nº 1 do Código Civil esta norma nunca se aplicaria, aliás, ao caso vertente (cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de fevereiro de 2019, proferido no âmbito do Processo nº 227/18.9YRLSB.S1).

5. Por outro lado, é absolutamente evidente a inconstitucionalidade da solução agora vertida no novo artigo 3º, nº 3 da Lei n.9 62/2011. É que a nova disposição em apreço não altera o facto de qualquer declaração de invalidade de um direito de propriedade industrial com efeitos inter partes ser inconstitucional.

6. A posição da B… sobre a incompetência dos tribunais arbitrais para decidir da validade de uma patente foi já confirmada por quatro decisões do Supremo Tribunal de Justiça (Processo nº 1248/14.6YRLSB.S1, de 14 Dezembro de 2016, Processo nº 1053/16.5YRLSB.S1.S1, de 22 Março de 2018, Processo nº 861/16.1YRLSB.L1.S1, de 12 de Fevereiro de 2019 e Processo nº 227/18.9YRLSB.S1, de 26 de Fevereiro de 2019), que denegaram aos tribunais arbitrais competência para declarar a invalidade de direitos de propriedade industrial com efeitos inter partes, não obstante o Acórdão anteriormente proferido pelo TC sobre esta matéria.

7. Esta posição da B… também recentemente confirmada pela 6ª Secção deste Tribunal da Relação de Lisboa, na sequência de uma ação de anulação no âmbito de um outro processo arbitrai movido por uma empresa de originadores contra outra empresa de genéricos (Processo n.9 1956/18.2YRLSB).

8. Não menos importante, e em linha com a decisão do Supremo de 26 de Fevereiro de 2019, o TRL também considerou que o novo artigo 3º, nº 3 da Lei nº 62/2011 não se aplica aos processos arbitrais iniciados antes da sua entrada em vigor.

9. Resulta claro que a solução de que a nova redacção do artigo 3º, nº 3 da Lei nº 62/2011 goza de aplicação imediata a quaisquer acções pendentes, além de ser completamente errada do ponto de vista substantivo, é claramente rejeitada pela jurisprudência mais recente do STJ e desta Relação de Lisboa.

10. Argumentacão quanto à incompetência dos Tribunais para conhecer da validade de direitos de propriedade industrial com meros efeitos inter partes: A invalidade de direitos de propriedade industrial só pode ser declarada por via principal e com efeitos erga omnes. Nessa medida, o tribunal arbitral não tem (nem qualquer outro tribunal estadual que não o TPI, por via da acção proposta ao abrigo do artigo 34.2 do CPI) competência para declarar essa invalidade de forma incidental e com efeitos inter partes.

11. Da leitura integrada dos artigos 34º do CPI e do artigo 111º, nº1, alínea c) da LOSJ resulta inequivocamente que o Tribunal competente para apreciar, conhecer e declarar a nulidade ou a anulação de direitos de propriedade industrial é, apenas e em qualquer circunstância, o Tribunal da Propriedade Intelectual, por meio de uma ação própria intentada e com efeitos erga omnes.

12. O legislador assim o estipulou porque a concessão de uma patente é um ato administrativo precedido de um procedimento próprio, tendente a uma completa averiguação da verificação de todos os seus pressupostos de facto e de direito, e culminando num acto registral constitutivo de direitos (cf. Acórdão do STJ de 16 de dezembro de 2016).

13. É por isso que um dos princípios basilares que preside à protecção da propriedade industrial, e que se encontra plasmado no artigo 4º, nº2, do CPI, estabelece que a concessão de direitos de propriedade industrial implica a presunção iuris tantum dos requisitos da sua concessão. Da concessão do título de propriedade industrial resulta, pois, uma presunção da sua validade.

14. Pelo que enquanto o TPI não declarar nulo ou anular um título de propriedade industrial por via de uma decisão transitada em julgado, nenhuma outra autoridade (outros tribunais judiciais e administrativos, tribunais arbitrais, administração pública etc.) se poderá pronunciar sobre a sua invalidade, quer por via de ação, quer de reconvenção, ou exceção, funcionando em toda a sua plenitude a presunção de validade decorrente do artigo 4º, nº 2, do CPI.

15. Considerando a natureza absoluta dos direitos privativos que resultam da patente, encontram-se adstritos a averbamento e inscrição no título todos e quaisquer factos que limitem, modifiquem ou extingam esses direitos, entre eles a decisão invalidante final (artigo 34.2, n.2s 5 e 6 do CPI). Essa decisão produz efeitos extintivos do direito de propriedade industrial em causa, oponíveis erga omnes.

16. Admitir a declaração de invalidade desse direito, com meros efeitos inter partes, seria negar a natureza erga omnes do mesmo, ou seja, permitir-se-ia a invalidação subjetivamente parcial da mesma patente, a qual passaria a ser inválida apenas em relação às partes demandadas, continuando a ser válida e oponível contra todos os outros interessados, o que á inadmissível.

17. E que geraria a prolação de decisões contraditórias, considerando uns tribunais a sua invalidade e outros negando-a.

18. E, pior, se vier a ser a final julgada improcedente a acção de invalidação proposta nos termos do artigo 34º do CPI, tal decisão, embora eficaz erga omnes, teria de conviver com eventuais decisões individuais considerando a patente inválida, permitindo assim a sua contrafação por parte dos agentes económicos que, sendo parte nessas acções individuais, aproveitavam das decisões nelas proferidas.

19. Esta matéria foi abordada pelo TJUE no Acórdão de 13 de Julho de 2006, Processo C-4/03, onde decidiu que o artigo 16.4 da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (Convenção de Bruxelas), que trata da competência exclusiva dos tribunais estaduais nacionais, se aplica às decisões sobre a nulidade de patente - sejam elas suscitadas tanto pela via da ação como da excepção.

20. A B… não desconhece a jurisprudência do Acórdão do TC nº 251/2017, em que foi sindicada a constitucionalidade da norma "resultante da interpretação conjugada do artigo 2º da Lei nº 62/2011, de 12 Dezembro, e artigos 35º, nº 1 e 101º, nº 2, do Código da Propriedade Industrial no sentido de que «em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo daquele diploma legal, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes»".

21. A decisão vertida no Acórdão do TC nº 251/2017, assenta em premissas totalmente erradas e não tem força obrigatória geral.

22. Contrariamente ao que é entendido pelo TC no Acórdão do TC nº 251/2017, a alegada indefesa. desde logo, não é absoluta, dado que se reporta apenas à impossibilidade de utilização de uma, de várias, vias de defesa, não sendo, porquanto inconstitucional em si mesma.

23. O TC apenas apreciou a problemática da violação do processo equitativo do ponto de vista do direito de defesa dos demandados nas ações arbitrais, ignorando totalmente a problemática para os demandantes titulares de patentes.

24. A solução adotada pelo TC não é nem proporcional, nem respeita o artigo 18º, nº 3, da CRP, visto que pondera erradamente os verdadeiros interesses confronto, não tomado em conta que o que é necessário é salvaguardar o conteúdo essencial do direito de patente, diretamente protegido pela Constituição por força do artigo 42º ou do artigo 62º da CRP.

25. Foi obliterado que estamos perante um direito temporário e que o cerne deste direito é a fruição de um exclusivo que seria posto em causa com os efeitos inter partes, suprimindo-se do direito de patente a dimensão que lhe mais característica (o seu ius prohibendi).

25. Assim, uma interpretação dos artigos 34º, nº 1, do CPC e 2º da Lei nº 62/2011 (na redação vigente à data de início da presente arbitragem) segundo a qual é admissível a declaração de nulidade de um direito de propriedade industrial por um tribunal arbitral com efeitos inter partes importa a diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial do direito fundamental de propriedade industrial dos titulares de patentes de forma desproporcional, sendo materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42º, 62º e 18º, nºs 2 e 3, da CRP.

26. No âmbito do recurso interposto por outra empresa de genéricos junto do Tribunal Constitucional da decisão de competência nos autos principais, foi proferida a Decisão Sumária nº 160/2018, na qual o Tribunal Constitucional aderiu integralmente à fundamentação vertida no Acórdão nº 251/2017. Desta decisão, apresentou a aí recorrida reclamação para a conferência no dia 3 de Abril de 2018, a qual foi deferida a 17 de Outubro de 2018, através do Acórdão n.9 539/2018.

27. É, pois, evidente que o Tribunal Constitucional considerou que a sua posição sufragada anteriormente no Acórdão nº 251/2017 relativamente à competência dos Tribunais Arbitrais para conhecer da validade de um direito de propriedade industrial, quando suscitada a título de exceção e com meros efeitos inter partes, poderia ser revista e modificada.

28. Tal entendimento foi ainda densificado no acórdão 157/2019, proferido nesses mesmos autos, tendo o recurso em causa seguido os seus trâmites normais, nos termos e para os efeitos do artigo 78º-A, nº 5 da Lei do Tribunal Constitucional.

29. De facto, a recorrente nesses autos já apresentou as suas alegações de recurso, tendo a recorrida apresentado as contra-alegações a 28 de Junho de 2019. O Tribunal Constitucional terá, então, a oportunidade de reconsiderar esta questão e de proferir nova decisão, alterando, como se espera, a sua posição.

30. O despacho recorrido enferma do vício de violação de lei substantiva, uma vez que errou na interpretação e aplicação das normas aplicáveis ao caso concreto, concretamente dos artigos da Lei n.9 62/2011 (na sua anterior redação), 4º, nº 2, 7º, nºs 1 e 4 e 35º, nº1 do CPI, tendo incorrido, ainda, na violação dos artigos 42º, 62º e 18º, nºs 2 e 3 da Constituição da República Portuguesa ("CRP").

31. Em face do exposto, deverá ser revogado o Despacho nº 2 na parte em que o Tribunal Arbitral considerou ter competência para apreciar a validade da EP '780 e substituído por uma decisão que declare a sua incompetência.

A Recorrida apresentou contra-alegações, nas quais invocou que a clarificação da questão da competência dos tribunais arbitrais para apreciarem e reconhecerem a validade dos direitos de propriedade industrial deve ser vista à luz das alterações feitas à Lei nº 62/2011.

Sustentou que sendo reconhecida a competência para apreciar a invalidade das patentes aos tribunais arbitrais voluntários constituídos ao abrigo da Lei supra referida, por maioria de razão deverá ser reconhecida tal competência aos tribunais arbitrais necessários constituídos ao abrigo da mesma lei e que a redacção dada pelo Dec. Lei 110/2018 ao artº 3º, nº3, da Lei nº 62/2011 traduz uma clarificação (e não uma alteração) do regime da competência dos tribunais arbitrais constituídos ao abrigo daquela lei para apreciar e conhecer a (in)validade dos direitos invocados pelas entidades demandantes com mero efeito inter partes, independentemente de se tratarem de tribunais arbitrais necessários ou voluntários.

Corroborou a fundamentação do acórdão arbitral recorrido, destacando o decidido no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 297/16, de 24.5.2017.

Invocou que a recorrente litiga de má fé, sustentando que aquilo que a mesma pretende com o recurso é impedir a comercialização pela recorrida do seu medicamento genérico desatinib para toda e qualquer indicação terapêutica.

Alegou que, por um lado a recorrente assume que o único uso em questão nos autos é o tratamento de leucemia mielógena crónica, mas, por outro lado, continua a induzir o Tribunal em erro peticionando a condenação da recorrida na inibição de comercialização do medicamento genérico desatinib para todo e qualquer uso, impedindo a recorrida de comercializar o seu medicamento genérico.

Foram colhidos os vistos dos Exmºs Adjuntos.

II- Questões a decidir:

É entendimento uniforme que é pelas conclusões das alegações do recurso que se define o seu objecto e se delimita o âmbito de intervenção do tribunal ad quem (artigo 635º, nº 4 e 639º, nº 1, do Código de Processo Civil), sem prejuízo das questões cujo conhecimento oficioso se imponha (artigo 608º, nº 2, ex vi do artigo 663º, nº 2, do mesmo Código). Acresce que os recursos não visam criar decisões sobre matéria nova, sendo o seu âmbito delimitado pelo conteúdo do acto recorrido.

Assim, face das conclusões apresentadas pela recorrente são as seguintes as questões que importa analisar e decidir:

- Saber se o tribunal arbitral constituído nos termos da Lei n.º 62/2001, de 12.12, é competente para conhecer, a título meramente incidental - por via de excepção -, da questão da nulidade da patente de medicamento, anteriormente registada, com efeitos limitados às relações inter partes e ainda

- se a recorrente no presente recurso litiga de má fé.

III- Fundamentação

A) De Facto

Com relevo para a questão a decidir, encontram-se provados, face ao que resulta dos autos, os factos descritos no relatório e que aqui se dão por integralmente reproduzidos.

B) O Direito

Os presentes autos tratam-se de uma acção instaurada ao abrigo da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto e à segunda alteração ao regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio.

Dispunha o artº 2º da referida Lei, na versão vigente à data da constituição da arbitragem em questão, sob a epígrafe de arbitragem necessária, que: “os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na acepção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada”.

O Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10/12, aprovou um novo Código da Propriedade Industrial, o qual revogou o Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5.3 (cfr. artigo 14º daquele diploma).

Atento o disposto nos artigos 15º e 16º do referido Dec. Lei, as disposições do novo Código da Propriedade Industrial entraram em vigor no dia 1 de Julho de 2019 e não são aplicáveis à situação sub judice.

De harmonia com o disposto no artigo 101º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial de 2003 (doravante CPI), a patente de invenção confere ao seu titular um direito exclusivo de exploração em qualquer parte do território português, sendo a duração da patente de 20 anos a contar da data do respectivo pedido – artº 99º do mesmo diploma.

De acordo com o disposto no nº 2 do referido artº 101º, “a patente confere ainda ao titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados”.

Sem prejuízo do disposto no artº 5º em termos de protecção provisória, a concessão de direitos de propriedade industrial implica mera presunção jurídica (juris tantum) dos requisitos da sua concessão.

A presunção da validade do título é ilidível nos termos do disposto no artigo 35º, nº1, do CPI aplicável in casu, o qual estabelece que:

“A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial.”

Também o Novo CPI estabelece no artº 34º, nº1, que:

“A declaração de nulidade ou a anulação de patentes, de certificados complementares de proteção, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores só podem resultar de decisão judicial”.

O Dec. Lei que aprovou este Novo CPI – Dec. Lei nº 110/2018, de 10/12, conforme supra referido -, procedeu também à primeira alteração à Lei n.º 62/2011, de 12.12.

Estabelece o artº 4º daquele Dec. Lei n.º 110/2018 que:

“Os artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

Arbitragem voluntária

Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, designadamente os medicamentos que são autorizados com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de proteção, podem ser sujeitos a arbitragem voluntária, institucionalizada ou não institucionalizada.

Artigo 3.º

(...)

1- No prazo de 30 dias a contar da publicitação na página eletrónica do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.), de todos os pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou, em caso de acordo entre as partes junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada.

2- A não dedução de contestação, no prazo de 30 dias após citação na ação intentada no Tribunal da Propriedade Intelectual ou da notificação para o efeito pelo tribunal arbitral, implica que o requerente de autorização, ou registo, de introdução no mercado do medicamento genérico não pode iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados nos termos do número anterior.

3- No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.

(…)”

A partir da entrada em vigor deste diploma, os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência, deixaram de estar sujeitos a arbitragem necessária, estabelecendo-se igualmente que no processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.

Como se refere no Ac. do STJ de 14/12/2016, relator: Cons. Lopes do Rego, Proc. 1248/14.6YRLSB.S1, o qual pode ser consultado in: www.dgsi.pt:

“Parece haver unanimidade no sentido de que, perante o disposto no art.º 35º, nº1, do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisão judicial, a respectiva nulidade ou anulação só podem ser decretadas, com eficácia erga omnes, pelo TPI, ao qual se mostra atribuída, desde a sua criação, uma reserva de competência material exclusiva sobre este tema – não sendo, consequentemente, admissível que o interessado/requerido deduza pedido reconvencional sobre a invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o objecto do processo a esta questão, deixando-a definida com força de caso julgado material.

Pelo contrário, a doutrina e a jurisprudência mostram-se divididas quanto à possibilidade de, nesse processo, pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, a título de estrito meio de defesa, como mera excepção peremptória, a referida nulidade da patente, cabendo então ao tribunal arbitral apreciá-la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos efeitos de caso julgado material.

Sustentando esta possibilidade, podem citar-se nomeadamente Remédio Marques (A Arbitrabilidade da Excepção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei nº 62/2011, in Revista de Direito Intelectual, nº2/2014, pag. 215), Dário Moura Vicente ( (O regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes, in ROA, Ano 72, pag. 981) e José Alberto Vieira ( A competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Excepção de Invalidade da Patente Registada, in Revista de Direito Intelectual, , nº2/2015, pag. 195).

Em sentido contrário, podem invocar-se nomeadamente Manuel Oehen Mendes (Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para Apreciarem a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para Medicamentos, in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, pag. 927) e Evaristo Mendes (Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efectiva e Questões Conexas, in Propriedades Intelectuais, 2015, nº 3, p.103.”

Depois da apreciação das posições em confronto no que concerne à possibilidade de, em processo pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, como mera excepção peremptória, a nulidade da patente de medicamento e de tal excepção ser conhecida pelo tribunal arbitral com mera eficácia inter partes, concluiu-se no aludido acórdão pela incompetência do referido tribunal para conhecer da excepção em apreço, em virtude de tal matéria estar reservada à competência exclusiva do Tribunal da Propriedade Intelectual.

Qualificou-se igualmente como proporcional e adequada a inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, no processo sujeito a arbitragem necessária, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado, com fundamento no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial, sustentando-se que razões de interesse público e de congruência do sistema determinam que o conhecimento de tais vícios fique reservado apenas ao TPI e ainda que o desvivo à regra constante do nº 1 do artº 91 do C.P.Civil não implica, neste caso, qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo.

Também nos Acórdãos do STJ de 12/02/2019, relator Cons. Henrique Araújo, Proc. 861/16.1YRLSB.L1.S1 e de 22/03/2018, relatora Consª Fernanda Isabel Pereira, Proc. 1053/16.5YRLSB.S1 foi defendida a mesma posição, a qual assenta, no essencial, na sustentação que a solução preconizada não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM.

Considerando a alteração ao artigo 3º, nº3, da Lei n.º 62/2011, introduzida pelo art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10.12, é nosso entendimento que, para a decisão da questão objecto do presente recurso e uma vez que estamos em face de uma arbitragem constituída em data anterior à entrada em vigor do referido Dec. Lei, é determinante a tomada de posição sobre a natureza desta norma, ou seja, se a mesma, na parte em que introduziu a nova redacção do artº 3º, nº3, supra citado, assume natureza inovadora ou interpretativa.

Estabelece o art. 13° do Código Civil, a propósito da aplicação das leis no tempo e sob a epígrafe “Leis interpretativas” que:

"1. A lei interpretativa integra-se na lei interpretada, ficando salvos, porém, os efeitos já produzidos pelo cumprimento da obrigação, por sentença passada em julgado, por transacção, ainda que não homologada, ou por actos de análoga natureza".

Como referem os Professores Pires de Lima e Antunes Varela, in Código Civil Anotado, Volume I, 4.ª edição, pág. 62 e citando o Professor Baptista Machado, deve considerar-se lei interpretativa aquela que intervém para decidir uma questão de direito cuja solução é controvertida ou incerta, consagrando um entendimento a que a jurisprudência pelos seus próprios meios poderia ter chegado.

Continuam os mesmos autores que a integração da lei interpretativa na interpretada, “... quer dizer que retroage os seus efeitos até à entrada em vigor da antiga lei, tudo ocorrendo como se tivesse sido publicada na data em que o foi a lei interpretada”, apenas se salvaguardando os efeitos já produzidos pelo cumprimento da obrigação, por sentença passada em julgado, por transacção, ainda que não homologada, ou por actos de análoga natureza.

O Professor Baptista Machado in "Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador”, 18ª Reimpressão, Almedina, pág. 246, diz que: “a razão pela qual a lei interpretativa se aplica a factos e a situações anteriores reside fundamentalmente em que ela, vindo consagrar e fixar uma das interpretações possíveis da LA [lei antiga] com que os interessados podiam e deviam contar, não é susceptível de violar expectativas seguras e legitimamente fundadas”.

Como resulta do referido no Ac. do STJ de 14/12/2016, já anteriormente à entrada em vigor do Dec. Lei nº 110/2018 a questão da possibilidade de ser invocada a nulidade da patente em processo pendente perante tribunal arbitral necessário, como mera excepção peremptória, suscitava controvérsia na doutrina e na jurisprudência.

A este propósito, seguiremos muito de perto o Ac. do STJ de 14/03/2019, relator Cons. Nuno Pinto de Oliveira, Proc. 582/18.0YRLSB.S1, o qual pode ser consultado in: www.dgsi.pt, aresto com o qual concordamos.

Refere-se neste Acórdão:

“O Supremo Tribunal de Justiça tem consistentemente declarado que o critério determinante da qualificação de uma lei como interpretativa depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o primeiro consiste em «a lei [nova] regular um ponto de direito acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência» e o segundo, em «a lei [nova] consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador» [12] cfr acórdão do STJ de 9 de Setembro de 2008, no processo nº 08P1856.

Convocando a formulação do Professor Baptista Machado, dir-se-á que o primeiro requisito está em que a solução do direito anterior, da lei antiga, «seja controvertida ou, pelo menos, incerta» [13] Cf. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pág. 247 e que o segundo requisito está em que a solução da lei nova se situe dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza, de forma a que «o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei» [14] Cf. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, cit., pág. 247 [15] O critério é adoptado, p. ex., nos acórdãos do STJ de 2 de Novembro de 2010, no processo n.º 7366/03.9TBSTB.E1.S1, de 24 de Fevereiro de 2011, no processo n.º 7116/06.8TBMAI.P1.SI, de 15 de Novembro de 2011, no processo n.º 1633/05.4TBALQ.L1.S1, de 24 de Janeiro de 2012, no processo n.º 466/06.5TBCBT.G1.S1, de 8 de Março de 2012, no processo n.º 26/09.9PTEVR.E1.S1, ou de 8 de Fevereiro de 2018, no processo n.º 1092/16.6T8LMG.C1.S1.

Ora a solução para a solução da lei antiga para o problema da competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente era controvertida [16] Confirmando-o, vide Evaristo Mendes, “Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Comentário de jurisprudência. Súmula da Lei nº 62/2011”, in: Propriedades Intelectuais, n.º 4 — 2015, págs. 26-40

Como se diz, designadamente, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018, no proceso n.º 1053/16.5YRLSB.S1.S1, desenharam-se duas correntes na doutrina e na jurisprudência: a corrente ampliativa, no sentido da competência, e a corrente restritiva, no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente.

A solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza. Corresponde à corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à constituição [17] Como sugere, p. ex., o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017.

O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova — ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária”.

No mesmo sentido podem ver-se os Acs do STJ de 17/12/2019 e de 17/10/2019, relator Ilídio Sacarrão Martins, proferidos, respectivamente, nos Procs. 1956/18.2YRLSB.S1 e 2552/18.0YRLSB.S2 e que podem igualmente ser consultados in www.dgsi.pt.

Como se diz nestes Acórdãos:

“A solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza. Corresponde à corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à constituição.

O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova — ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária”.

O Tribunal Constitucional, no seu acórdão nº 251/2017 de 24.05.2017 – Proc. nº 297/16 -, pronunciou-se no sentido de “julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35º nº 1 e 101º nº 2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei nº 62/2011, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”.

Atento tudo o que fica referido e considerando como determinantes os dois argumentos expendidos nos Acs do STJ imediatamente supracitados:

- a solução da lei nova – a atribuição de competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza e

- a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade é mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem passou a ser (só) voluntária, é nosso entendimento que o artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa – neste mesmo sentido cfr ainda Acs da RL de 22/10/2019, Proc. nº 465/19.7YRLSB-7, relator Desemb. José Capacete e de 06/06/2019, Proc. nº 2227/18.0YRLSB.L1-6, relator António Santos.

No sentido que o tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é competente para apreciar, por via da dedução de excepção peremptória, a questão da nulidade da patente ou Certificado Complementar de Protecção relativa a medicamento podem ainda encontrar-se os Acs da mesma Relação de Lisboa de 07/05/2000, Proc. nº 772/19.9YRLSB-6 e de 05/07/2018, Proc. nº 582/18.0YRLSB-6, relatora Desemb. Maria de Deus Correia, de 21/06/2018, Proc. nº 2384/17.2YRLSB.L1-8, relator Desemb. Luís Mendonça, de 10/04/2018, Proc. nº 861.16.1YRLSB.L1-1, relator Desemb. Manuel Marques, de 19/09/2017, Proc. nº 409/17.0YRLSB.L1-7, relator Desemb. Luís Espírito Santo.

Sustentou ainda a recorrente que se a invalidade da patente, declarada incidentalmente na acção de infracção, vier depois a ser afastada por decisão final erga omnes transitada em julgado proferida em acção nos termos do artigo 34º do CPI, o titular da patente nunca poderá, por via alguma, ser compensado por ter sido privado do seu direito fundamental de propriedade industrial. Invocou que a interpretação recorrida admite uma solução que legitima a violação de conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artº 42º da CRP, sendo, assim, materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18º, nºs 2 e 3, da mesma CRP.

Estabelece este artigo da Constituição:

“(…)

2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.

3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo, nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais”.

A fundamentação do Acórdão do TC nº 251/2017 supra referido é elucidativa para a tomada de posição acerca da invocada inconstitucionalidade.

Diz-se ali:

«No caso em presença está em causa a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional efetiva, designada por “proibição de indefesa”. Este princípio, decorrente do reconhecimento do direito geral ao contraditório inerente ao direito a um processo justo implicado no direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 20.º da Constituição, afirma uma proibição da limitação intolerável do direito de defesa perante o tribunal.

(…)

O princípio do contraditório pressupõe, portanto, como regra a admissibilidade e conhecimento da defesa por impugnação e exceção na mesma ação. A proibição de indefesa enquanto elemento indispensável da via judiciária de tutela efetiva implica não apenas a impugnação dos fundamentos da ação como a possibilidade de os ver todos apreciados na mesma. Não se trata, no entanto, de um princípio absoluto, devendo, antes, ser ponderado com outros princípios conflituantes.

16. Ora, a norma objeto de fiscalização impossibilita a utilização de uma via de defesa, por exceção. Efetivamente, ao não admitir a invocação, no processo que corre perante do tribunal arbitral necessário, da nulidade da patente, a título de estrito meio de defesa, como mera exceção perentória, configura, portanto, uma restrição ao direito fundamental de defesa em tribunal, previsto no artigo 20.º da Constituição.

Uma tal restrição não implica, porém, necessariamente uma violação do artigo 20.º da Constituição. O legislador dispõe de ampla margem de liberdade na concreta modelação do processo a tramitar nos tribunais, judiciais ou arbitrais, cabendo-lhe ponderar os diversos direitos e interesses constitucionalmente relevantes.

(…)

A questão é saber, no entanto, se a imposição do recurso à ação de declaração de nulidade ou anulação da patente junto do TPI constitui meio eficaz para obter tutela da posição do demandado face a uma patente inválida ou se corporiza um ónus excessivo, o que implica averiguar da articulação entre os dois processos.

22. Subsiste, portanto, uma questão essencial: saber se o ónus imposto à parte, no caso, o requerente da AIM, consistente na interposição da ação de declaração de nulidade ou anulação da patente, revela respeito pela regra da proporcionalidade, tendo em conta o fim visado, revelando-se como uma restrição admissível do direito à tutela efetiva dos direitos das partes, no respeito pelo preceituado no artigo 20.º da Lei Fundamental.

Ora, na verdade, a instauração da referida ação de invalidação da patente dificilmente terá influência sobre a resolução do conflito pendente na arbitragem. A declaração de nulidade pelo TPI, com eficácia erga omnes, tem efeitos ex tunc (eficácia retroativa), mas com ressalva dos efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (artigo 36.º CPI). Ora, tendo em conta a duração habitual dos pleitos, é improvável que a decisão da jurisdição comum sobre a validade da patente transite em julgado em momento anterior ao do trânsito em julgado da decisão arbitral. Significa isto que, mesmo que a empresa de medicamentos genéricos obtenha a declaração de nulidade da patente relativa ao medicamento de referência, sempre continuará vinculada relativamente à indemnização ou a sanções pecuniárias compulsórias fixadas e transitadas em julgado o que, na realidade, deixa em aberto a possibilidade de condenação do agente do medicamento genérico pela prática de uma infração de um direito de propriedade industrial cujo título, afinal, é inválido. Assim, a mera possibilidade de interposição de uma ação de declaração de nulidade ou anulação não se revela um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM, podendo redundar numa ablação total do seu direito de defesa pela impossibilidade de invocação da nulidade da patente na ação arbitral.

É certo que para obstar àquele efeito, o demandado na ação arbitral pode requerer uma “suspensão” do processo até o TPI se pronunciar. Nesse caso, «o tribunal arbitral deferirá a pretensão se – excecionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza» (cfr. Evaristo Mendes, “Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efetiva e Questões Conexas”, in Propriedades Intelectuais, n.º 3, 2015, 103; cfr. também o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de dezembro de 2016, ponto 8).

A necessidade de desencadear, pelo interessado na emissão da AIM do medicamento genérico, a pertinente ação de invalidação da patente que obsta à pretendida introdução no mercado, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal ação seja julgada, constituem, com efeito, meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da exceção de nulidade da dita patente – que permitem satisfazer o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida.

No entanto, a obtenção da suspensão da instância arbitral deve ser considerada incerta. Atendendo-se ao regime aplicável a essa situação, verifica-se que a possibilidade de o demandado requerer a suspensão da instância se encontra prevista no artigo 272.º do Código de Processo Civil (CPC), dependendo da verificação de requisitos positivos e negativos. Por um lado, é necessária a verificação de uma causa prejudicial (requisito positivo) – entendendo-se que se verifica nexo de prejudicialidade entre duas ações pendentes justificativo da suspensão (a situação em que a decisão de uma ação pode afetar o julgamento a proferir na outra). Por outro lado, o seu deferimento depende também da verificação de requisitos negativos elencados no n.º 2 do artigo 272.º do CPC.

De acordo com este preceito, “não obstante a pendência de causa prejudicial, não deve ser ordenada a suspensão se houver fundadas razões para crer que aquela foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens”.

(…)

Não pode, portanto, excluir-se a hipótese de o tribunal arbitral não determinar a suspensão. Nesse caso, como observado no voto de vencido constante da decisão arbitral, “na hipótese (muito provável) de esta suspensão da instância arbitral não ser acolhida, poderiam verificar-se consequências muito melindrosas e funestas para a empresa demandada na ação arbitral e demandante na ação proposta junto dos tribunais do Estado português (Tribunal da Propriedade Intelectual)”. De facto, se a suspensão da instância não for decretada, mesmo que o TPI venha a declarar a nulidade erga omnes, o trânsito em julgado da decisão arbitral inviabiliza os efeitos retroativos da decisão judicial, nos termos do artigo 36.º, in fine, do CPI. Os efeitos já produzidos pela decisão arbitral manter-se-iam, embora fundados numa patente inválida. Terá de se concluir, nesse caso, que a solução em causa nem sempre permitirá acautelar os direitos de defesa do requerente da AIM, podendo originar uma situação da sua total supressão.

(…)

23. Mesmo nos casos em que o requerente da AIM interponha a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente em momento prévio ao da demanda em processo arbitral e obtenha a suspensão da instância arbitral, o ónus assim imposto terá de ser proporcional ao fim visado com a norma.

De facto, a solução normativa em apreciação, ao impor ao requerente da AIM a instauração da ação de invalidação da patente, obriga a que logo no momento em que opta pela via procedimental traduzida em requerer a AIM, o respetivo requerente defina a sua estratégia processual: ou pretende ver invalidada a patente e terá de intentar a correspondente ação de declaração de nulidade ou anulação no TPI ou não tem efetivo interesse em questionar a validade da patente e desencadeia o pedido de AIM, sabendo que, na eventual ação arbitral a que se sujeita, não poderá suscitar e ver decidida, com eficácia limitada às partes naquela ação, a exceção de nulidade.

Enfatizando-se a circunstância de na génese do processo arbitral ter estado afinal uma iniciativa originária do próprio demandado, a posição de demandado pode ser vista como consequência da sua anterior iniciativa procedimental ao despoletar o pedido de AIM. E sendo assim, não pode deixar de ter presente que um tal requerimento o coloca em posição de sujeição a uma ação arbitral, devendo, pois, contar com a possibilidade de lhe vir a ser oposto o direito emergente do reconhecimento e registo da patente. Deste argumento decorreria a conclusão de que não constitui ónus excessivo acautelar o seu direito através da interposição da ação de invalidação da patente logo que requer a AIM.

Esta perspetiva ignora, porém, que pode não ser do interesse do requerente ou titular da AIM ver declarada a nulidade da patente, mas tão só defender-se da condenação que é pedida contra si na ação de arbitragem necessária. Pode bem ser que o seu interesse, enquanto demandado pelo titular da patente, se restrinja a impedir a condenação, ou dito de outro modo, a obter a absolvição do pedido de condenação por infração de patente (caso já tenha efetivamente introduzido o medicamento no mercado) ou simplesmente impedir a condenação a abster-se de introduzir aquele genérico (concorrente do medicamento de referência patenteado) no mercado, garantindo o início ou a continuação da sua atuação no mercado concernente àquele genérico.

A anulação, com efeito erga omnes, da patente, pode mesmo apresentar-se como contrária aos seus interesses, na parte em que beneficia terceiros igualmente concorrentes do titular da patente. Numa perspetiva económica – e não devemos esquecer que o campo das patentes nos coloca no domínio dos exclusivos económicos concedidos como estímulos à inovação – o contencioso sobre a validade de um direito de patente cuja decisão tenha eficácia erga omnes projeta-se na liberdade de agir no mercado de múltiplos agentes económicos. Não é de todo claro qual seria o interesse de um agente acusado de infração a uma patente em fazer declarar a nulidade desta com efeitos erga omnes, incentivando a concorrência de outros agentes. A anulação da patente prossegue o interesse público na defesa da liberdade do mercado, promoção da sã concorrência e seus reflexos no público em geral, enquanto consumidor. No entanto, neste caso, a sua prossecução está a ser imposta ao agente económico que apenas pretende comercializar um medicamento genérico.

Não é razoável impor-se ao requerente da AIM que promova e prossiga interesses de terceiros, bem como o interesse público no que diz respeito à validade da patente, ao fixar como única via a ação de declaração de nulidade ou anulação da patente. Desta forma, a solução normativa em apreciação obriga o requerente da AIM a tornar-se autor da ação de invalidação no TPI, mesmo contra a sua vontade, o que representa um condicionamento do seu direito de acesso aos tribunais e da sua liberdade de delinear a estratégia processual que seja mais consentânea com o seu interesse económico – o que está relacionado com a liberdade de iniciativa económica constitucionalmente tutelada.

Não cabendo ao requerente da AIM a defesa do interesse dos terceiros, agentes económicos que com ele concorrem no mercado, ou do interesse público, impor-lhe o ónus de instaurar a ação de declaração de nulidade da patente, constitui necessária e inevitavelmente um encargo excessivo, em especial quando o Ministério Público tem legitimidade para instaurar ação de nulidade no TPI. É excessivo forçar o requerente da AIM a ter que recorrer ao TPI – com todos os custos associados a essa ação – para ali requerer a declaração de invalidade de uma Patente, com efeitos erga omnes, quando pode apenas invocar a sua invalidade, inter partes, para efeitos exclusivos de se defender do pedido de condenação que lhe foi especificamente dirigido».

A declaração de nulidade pelo TPI, com eficácia erga omnes, tem efeitos ex tunc (eficácia retroativa), apenas se ressalvando os efeitos jurídicos já produzidos em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado (artigo 36.º CPI).

Ao peticionar que o Tribunal Arbitral conheça que a patente não lhe é oponível, não está a demandada a pedir ao referido tribunal que se substitua ao Tribunal Judicial, mas apenas que aprecie matéria e que feita a respectiva prova, reconheça que os direitos da demandante são inoponíveis à demandada em face da defesa invocada.

Assim, o facto de os tribunais arbitrais constituídos ao abrigo da Lei nº 62/2011 poderem apreciar incidentalmente a invalidade de uma patente não colide com a competência exclusiva dos tribunais judiciais para proferir decisão de declaração de nulidade ou anulação desses direitos com efeitos erga omnes.

Entendemos que não se verifica a inconstitucionalidade material invocada pela recorrente.

Cumpre ainda referir que o Acórdão do TJEU invocado pela recorrente, acórdão esse de 13 de Julho de 2006, proferido no processo n.º C-4/03, apreciou um pedido de decisão prejudicial que tinha por objeto a interpretação do artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de 27 de Setembro de 1968, relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial (alterada pela Convenção de 9 de Outubro de 1978 relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, pela Convenção de 25 de Outubro de 1982 relativa à adesão da República Helénica, pela Convenção de 26 de Maio de 1989 relativa à adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa e pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia).

Nesse processo a questão submetida pelo Oberlandesgericht Düsseldorf ao Tribunal de Justiça foi a seguinte:

«O artigo 16.º, n.º 4, da Convenção (...) deve ser interpretado no sentido de que a competência exclusiva aí estatuída dos tribunais do Estado contratante em cujo território o depósito ou registo da patente é requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de uma convenção internacional, só se verifica quando é intentada uma ação (com eficácia erga omnes) de declaração de nulidade da patente, ou a ação nos termos da citada disposição já tem por objeto a validade da patente quando o réu num processo por violação de patente ou o autor num processo de declaração de inexistência de violação de patente invoca a exceção da invalidade ou nulidade da patente como razão pela qual também não se verifica nenhuma violação da patente, independentemente de o tribunal requerido considerar a exceção fundada ou infundada e da fase do processo em que for invocada a exceção?»

Declarou o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) nesse Acórdão que:

“O artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, alterada, em último lugar, pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia, deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva que estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de acção, quer por via de excepção”.

Entretanto, entrou em vigor a Convenção de 21.12.2007, relativa à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial.

Preceitua o artigo 22.º desta Convenção:

«Têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio:

«(…) 4. Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e de outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, quer a questão seja suscitada por via de ação quer por via de exceção, os tribunais do Estado vinculado pela presente convenção em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional».

Por seu turno, o artigo 24.º do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, de 12 de Dezembro, relativo à competência judiciária, reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial, estabelece que:

«Têm competência exclusiva os seguintes tribunais de um Estado-Membro, independentemente do domicílio das partes:

(…) 4) Em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via de exceção, os tribunais do Estado--Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento da União ou de uma convenção internacional».

Se é verdade que a jurisprudência do Tribunal de Justiça é vinculativa para os Estados Nacionais quanto à interpretação do Direito da União e a Convenção é Direito da União, as situações supra são distintas do que se encontra em causa no presente recurso. O que está em causa no Acórdão do TJEU supra citado e aquilo a que o artigo 24.º, n.º 4, do Regulamento n.º 1215/2012 se refere é à competência internacional, enquanto o artigo 35.º, n.º 1, do CPI anterior, aplicável, como se viu, nos presentes autos, dispõe sobre competência material.

Deste modo, improcedem os fundamentos invocados pela recorrente, não podendo deixar de se concluir que, atenta a natureza interpretativa do artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da EP’ 780, com “com meros efeitos inter partes”.

Da litigância de má fé

Invocou que a recorrida que a recorrente litiga de má fé, sustentando que aquilo que a mesma pretende com o recurso é impedir a comercialização pela recorrida do seu medicamento genérico desatinib para toda e qualquer indicação terapêutica.

De harmonia como art. 542º do CPC, a parte que tiver litigado com má-fé será condenada em multa e numa indemnização à parte contrária se esta a pedir.

Estabelece este normativo:

“Diz-se litigante de má fé quem, com dolo ou negligência grave:

a) Tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar;

b) Tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da causa;

c) Tiver praticado omissão grave do dever de cooperação;

d) Tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente reprovável com o fim de conseguir um objectivo ilegal, impedir a descoberta da verdade, entorpecer a acção da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão”.

Os comportamentos que a lei tipifica como integrando má fé são:

a) dedução de pretensão ou oposição cuja falta de fundamento, de facto ou de direito, a parte não devia ignorar, ou seja, a parte deve ponderar a razoabilidade da pretensão, evitando-a se não houver fundamento sério para a mesma;

b) alteração da verdade dos factos ou omissão de factos relevantes para a decisão da causa, v.g., mentira da parte, negação de factos pessoais que se provam, apresentação de versão de acidente que a parte sabia ser falsa;

c) omissão grave do dever de cooperação;

d) instrumentalização manifestamente reprovável do processo ou dos meios processuais com vista a impedir a descoberta da verdade, entorpecer a acção da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão (Artigo 542º, nº2, do Código de Processo Civil).

O princípio da boa-fé não é exclusivo do direito substantivo, também podendo ser violado numa perspectiva da actuação processual, mormente, pelo recurso a juízo através de acções ou procedimentos cautelares abusivos. Configura-se, nesse caso, a existência do abuso do direito de acção, a culpa in agendo e faz-se apelo à prudência normal (cfr. Ac. STJ, de 4-11-2008 – proc. n.º 08A3127 - rel. Fonseca Ramos). De outra forma, a parte que perde a acção, a menos que a questão fosse exclusivamente de direito, seria invariavelmente condenada enquanto litigante de má fé (o sistema de condenação automática da parte perdedora como litigante de má fé já vigorou no direito português – cfr. Cordeiro, António Menezes, 2006, Litigância de Má Fé, Abuso do Direito de Acção e Culpa in Agendo, Coimbra, Almedina, p. 17).

É a violação do dever de boa-fé processual, de forma dolosa ou gravemente negligente, que configura a litigância de má-fé nos termos do artigo 542º. O dever de boa-fé processual surge consagrado como reflexo e corolário do princípio da cooperação, sancionando-se como litigante de má-fé a parte que, não apenas com dolo, mas com negligência grave, deduza pretensão ou oposição manifestamente infundadas, altere, por acção ou omissão, a verdade dos factos relevantes, pratique omissão indesculpável do dever de cooperação ou faça uso reprovável dos instrumentos adjectivos. Em suma, é a violação do dever geral de probidade, consagrado no artigo 8º do Código de Processo Civil, enquanto conduta ilícita, praticada de forma dolosa (lide dolosa) ou gravemente negligente (lide temerária), que configura a litigância de má-fé.

Salvo o devido respeito, não resulta do presente recurso que a recorrente ao formular a preensão recursiva que constitui o objecto do mesmo tenha agido com má fé. Como se referiu, a questão em apreciação é somente de direito e trata-se de questão controversa na doutrina e na jurisprudência.

Assim, entende-se que nestes autos de recurso não há fundamento para condenar a recorrente como litigante de má fé.

IV. Decisão

Por todo o exposto, acordam os juízes que integram a 1.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, em negar provimento ao recurso interposto por B… Company e, em consequência, mantém-se a impugnada decisão proferida na acção arbitral em 11 de Junho de 2019, na qual o Tribunal Arbitral se julgou competente para conhecer e decidir sobre a invalidade da EP’ 1 610 780.

Nos presentes autos de recurso não há fundamento para condenar a recorrente como litigante de má fé.

Custas pela recorrente.

Registe e Notifique.

Lx, 29/09/2020

Manuela Espadaneira Lopes

Fernando Barroso Cabanelas

Paula Cardoso