210/11.5TBVVC.E1 - Tribunal da Relação de Évora

1- A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los no mercado, perante o consumidor e em relação aos demais, com o propósito de assegurar e potenciar a clientela, simultaneamente, protegendo o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes.

2- O carácter distintivo de uma marca, deve ser aferido numa perspectiva de conjunto dos elementos que a compõem, focada na imagem ou ideia que a marca projecta junto do público consumidor.

Sumário da Relatora

APEL. Nº 210/11.5TBVVC.E1

2ª SECÇÃO

ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA

“(…) VINHOS, S.A.”, intentou contra “ADEGA COOPERATIVA DE (…), CRL”, a presente acção declarativa sob a forma ordinária pedindo que se declare a nulidade do registo de marca nº 402.600 “Adega de (…)” nos termos dos artºs 265º nº 1 al. a), 238º nº 1 als. b) e c) e 223º nº 1 als. a), c) e d) do Código da Propriedade Industrial, ordenando-se ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial o seu cancelamento.

A Ré contestou nos termos de fls. 66 e segs., concluindo pela improcedência da acção.

A A. apresentou réplica nos termos de fls. 227 e segs., concluindo como na p.i.

Foi proferido o despacho saneador e seleccionados os factos assentes e controvertidos, sem reclamação.

Procedeu-se à audiência de julgamento, tendo, nessa sede, as partes declarado que “acordam no sentido de que corresponde à realidade e, por isso, deverá ser julgada provada toda a matéria de facto controvertida constante da base instrutória”.

Foi, em seguida, proferida a sentença de fls. 940 e segs., que, julgando a acção improcedente absolveu a Ré Adega Cooperativa de (…), CRL do pedido formulado pela (…) Vinhos, SA.

Inconformada, apelou a A. alegando e formulando as seguintes conclusões:

A- O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Vila Viçosa na acção à margem identificada e na qual a ora recorrente – alegando que o sinal “Adega de (…)” registado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) como marca sob o nº (…) em nome da aqui recorrida (Adega Cooperativa de … CRL) não preenche os requisitos de registabilidade estabelecidos nas normas imperativas constantes das alíneas c), a) e d) do nº1 do artº 223º do Código da Propriedade Industrial (adiante “CPI”) e que, em consequência, por força do disposto no artº 238º nº 1, als. c) e b) do mesmo Código, foi indevidamente registado, estando o seu registo, em virtude do estatuído no artº 265º nº 1 do CPI ferido de nulidade – pediu àquele Tribunal que declarasse (i) que a marca em questão não preenchia os requisitos de registabilidade previstos nas referidas disposições legais (ii) que o seu registo, que devia ter sido recusado pelo INPI fora obtido em contravenção a normas legais imperativas e portanto se encontra ferido de nulidade e, em consequência de tudo isso, (iii) declarasse judicialmente a sua nulidade e o eliminasse da ordem jurídica.

B- A recorrente considera, com o devido respeito, que o Tribunal a quo decidiu mal e não fez Justiça ao considerar que a marca Adega de (…), ao contrário do que foi denunciado pela recorrente na sua petição cumpre escrupulosamente as condições imperativas de registabilidade estabelecidas no artº 223º nº 1 alíneas a) e c) do CPI e, em consequência, ao julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade que lhe fora submetido, com base nestes preceitos legais, pela mesma Recorrente.

C- No entender da recorrente, o Tribunal a quo cometeu erros de vulto tanto na interpretação das normas estabelecidas no artº 223º nº 1 als. c) e a) do CPI, por referência às quais foi chamado a aferir a registabilidade da marca Adega de (…) e validade do respectivo registo, como na forma como levou a cabo a aplicação das referidas normas à marca em apreço. Mais concretamente:

D- O Tribunal a quo deveria ter estatuído, na esteira da Jurisprudência do Tribunal da Relação de Lisboa de 8 de Março de 2003 (que proibiu o registo da marca Adega Alentejana para vinhos) e do Tribunal da Relação do Porto de 23/07/2005 (que proibiu a marca Adega das Pousadas para vinhos), que o sinal Adega de (…) é um sinal exclusivamente composto por duas palavras que, no sentido e para os efeitos do disposto no artº 223º nº 1 al. c) do CPI, podem servir no comércio para designar o meio de produção (vinhos) para os quais o referido sinal foi registado como marca pela recorrida. E só não o fez porque cometeu três erros (i) porque atribuiu um sentido errado à norma contida no artº 223º nº 1 al. c) do CPI, na medida em que considerou que este preceito visa a proibição do registo de sinais que constituídos por indicações que servem para designar o género de produtos ao qual pertence a mercadoria que aqueles visam assinalar, e não, como aceita pacificamente a doutrina, que este preceito visa a proibição do registo de sinais constituídos por indicações que servem para descrever certas características comuns ao género de produtos ao qual pertence a mercadoria que se pretende identificar com o sinal (entre as quais, a respectiva proveniência geográfica e os meios utilizados na respectiva produção), (ii) porque errou ao tomar apenas em consideração um dos dois significados da palavra Adega (“lugar térreo ou subterrâneo geralmente fresco, onde se guardam e conservam géneros alimentícios e especialmente vinhos e outras bebidas alcoólicas ou fermentadas”) por ele próprio citados na sentença a quo, para efeitos de subsunção da referida palavra à hipótese legal do artº 223º nº 1 al. c) do CPI, errando portanto nesta subsunção, na medida em que, se tivesse tomado em consideração, como devia, o segundo daqueles significados (“local onde se tratam e/ou armazenam vinhos”), teria considerado o sinal sub júdice como meramente descritivo e portanto insusceptível de registo e, ainda, (iii) porque considerou que a palavra “Adega” “nem sequer” serve para designar directamente as instalações onde se produz vinho, tendo qualificado juridicamente a mesma como uma “expressão sugestiva” em vez de a qualificar, na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, como uma indicação meramente descritiva, tanto do meio de produção tipicamente utilizado pelas empresas vitivinícolas na elaboração dos vinhos, como da “natureza natural, artesanal ou tradicional” dessa espécie de produtos vinícolas (vinhos de adega).

E- O Tribunal a quo deveria também ter estatuído que o sinal verbal Adega de (…), no sentido e para os efeitos do disposto na al. a) do nº 1 do artº 223º do CPI, é um sinal desprovido de qualquer carácter distintivo no sector vitivinícola, uma vez que é composto por um termo (Adega) que, quando utilizado, na linguagem comercial do mercado dos vinhos, não só serve frequentemente para designar uma categoria específica de empresas vitivinícolas, como ainda é frequentemente utilizado por essas empresas como estribilho comum ou banal, na composição de muitas marcas por elas escolhidas para assinalar no mercado as respectivas mercadorias, e por um termo (…) que, no mercado dos vinhos, serve para identificar a origem geográfica de uma certa espécie de produtos vinícolas (vinhos de …). E só não o fez porque cometeu dois erros (i) porque não interpretou adequadamente o preceituado no artº 223º nº 1 al. a) do CPI, negando ao preceito o âmbito material de aplicação que lhe é próprio atribuindo-lhe um papel e um sentido que segundo a generalidade da doutrina e da jurisprudência não lhe correspondem; na verdade, a interpretação correcta deste preceito legal é aquela que considera visados pela proibição de registo nela contida não apenas, como erradamente entende o Tribunal a quo, os sinais genéricos stricto sensu (isto é, os nomes ou denominações – sejam elas primárias ou “secundárias”, isto é, aquelas que se tenham tornado, através da gíria comercial, numa segunda designação genérica do produto – do género de produtos ao qual pertence a mercadoria que com eles se pretende assinalar), mas também, os termos banais e lugares comuns da linguagem comercial e publicitária própria do mercado dos vinhos, aos quais muitos produtores costumam recorrer para, na composição das suas marcas de vinhos, para acompanharem, como “muleta” ou “estribilho” o elemento caracterizante, preponderante, a “palavra-vedeta”, o coração ou o núcleo impressivo da composição dessas marcas, e ainda os sinais genéricos latu sensu (isto é, aquelas palavras que não constituindo embora a denominação habitual – primária ou secundária – do género de produtos ao qual pertence a mercadoria concreta que com elas se pretende assinalar, constituem, sem embargo, uma denominação frequentemente num determinado mercado para designar uma determinada categoria ou género de produtores desse tipo de mercadorias) e, ainda (iii) porque depois de ter admitido que a palavra Adega é habitual ou usual na linguagem comercial do sector dos vinhos e que aparece com frequência nos sinais distintivos das empresas que nele operam (tanto como elemento usado na composição das marcas, como elemento usado nas firmas ou denominações sociais), acabou por não subsumir correctamente essa realidade à hipótese legal devidamente interpretada na al. a) do nº 1 do artº 223ºº do CPI, o que, se tivesse sido feito nos seus devidos termos, o teria levado à conclusão de que o sinal sub judice analisado no seu conjunto, é desprovido de qualquer capacidade distintiva e, portanto, foi ilegalmente registado.

F- A recorrente entende ainda que o Tribunal também errou na interpretação excessivamente restritiva que deu ao disposto no artº 223º nº 1 al. d) do CPI – e mais concretamente, ao afirmar que “(…) a exclusão prevista na al. d) do nº 1 do artº 223º diz respeito apenas às palavras, símbolos ou expressões que se tenham tornado, através da gíria comercial, numa segunda designação genérica do produto ou do serviço a que uma marca se destina. Ou na designação de uma subespécie de produtos ou serviços dentro de uma mesma categoria” – uma vez que a exclusão prevista nesse preceito abrange não só aqueles sinais que se tornaram na segunda designação do produto, mas também aqueles sinais que, pelo uso generalizado e indiscriminado que deles é feito no âmbito do mercado desse produto, se tornaram banais e esvaziados de qualquer conteúdo diferenciador (e cuja banalidade, portanto, não consiste no facto de se terem transformado numa segunda designação do produto em causa). Sem embargo, a Recorrente, após reflexão mais atenta e ponderada, chegou à conclusão de que a referida d) do nº 1 do artº 223º do CPI, ainda que tivesse sido interpretada correctamente, não seria de aplicação à marca sub Judice (Adega de …) porque para poder sê-lo, esta, no seu conjunto, teria que ser exclusivamente composta por termos que pelo uso intensivo que deles é feito, se tornaram banais, e portanto esvaziados de conteúdo diferenciador, no sector dos vinhos. Ora, se o preceito legal em causa se aplica inquestionavelmente ao termo Adega, o mesmo não se pode dizer da respectiva aplicabilidade ao termo (…), cuja insusceptibilidade de registo advém, não do seu carácter banal, mas antes da sua natureza meramente descritiva de indicação de proveniência geográfica.

G- Em suma deverá o registo da marca nacional “Adega de (…)” nº (…) ser declarado nulo por força do artº 265º nº 1 al. a), dado que foi feito ao arrepio das normas legais imperativas que proíbem o registo como marcas de sinais descritivos e de sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo (artºs 223º nº 1 als. c) e a) e 238º nº 1 als. c) e b) do CPI).

H- É pois, de elementar justiça que a sentença proferida pelo Tribunal a quo seja revogada e substituída por outra que declare a nulidade da marca sub judice.

A recorrida contra-alegou nos termos de fls. 1014 e segs., concluindo pela confirmação da sentença recorrida.

Delimitando-se o âmbito do recurso pelas conclusões da alegação do recorrente abrangendo apenas as questões aí contidas (artºs 635º nº 4 e 639 nº 1 do CPC), verifica-se, não obstante a extensão e estrutura das conclusões que formulou, que a questão a decidir cinge-se a saber se o registo da marca “Adega de (…)” obedece aos critérios legais de registabilidade ou, se pelo contrário não respeita tais critérios e, por conseguinte, é nulo,

São os seguintes os factos tidos por provados na 1ª instância:

1- A A. integra o grupo “(…) – Investimentos Vitivinícolas, SA”, que é a holding de todas as empresas do grupo.

2- A A. é titular de vários registos de marca, dos quais relevam os seguintes:

- Marca comunitária “Marquês de (…)”, nº (…), que identifica na classe 33, “vinhos de denominação de origem controlada …, aguardentes e brande” depositada em 26/07/2001 e concedida em 26/07/2001.

- Marca nacional “Marquês de (…)” em Macau, nº …, que identifica, na classe 33, “vinhos de denominação de origem controlada …, aguardentes e brande” depositada em 27/06/2001 e concedida em 10/10/2001.

- Marca nacional nos Estados Unidos “Marquês de (…)”, nº (…), que identifica na classe 33, “bebidas alcoólicas, nomeadamente vinhos” depositada em 21/12/2007 e concedida em 24/02/2009;

- Pedido marca nacional na China “Marquês de (…)”, nº (…), para identificar na classe 33, “bebidas alcoólicas com excepção de cerveja, nomeadamente vinhos”;

- Marca nacional no Canadá “Marquês de (…)”, nº (…), que identifica na classe 33, “bebidas alcoólicas, com excepção de cerveja, nomeadamente vinhos” depositada em 28/07/2009 e concedida em 01/02/2011;

3- A expressão “(…)” constitui uma denominação de origem devidamente registada, em nome da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, cabendo-lhe o nº (…).

4- Em 29/05/2006, a Ré denominada Adega Cooperativa de (…), CRL, requereu o registo de uma marca nominativa constituída pela expressão “ADEGA DE (…)” para identificar na classe 33 “bebidas alcoólicas com excepção de cervejas”.

5- A Ré tem sede em (…) e encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de (…) sob o nº …/850926, com o capital social de 110.000 euros, e tem por objecto “efectivar as operações respeitantes à natureza do produto proveniente das explorações dos cooperadores; natureza do produto: uva; natureza das operações: vinificação, destilação, conservação, embalagens e colocação”.

6- A Ré é titular e requerente de 108 marcas e logótipos em Portugal e no estrangeiro.

7- Para além do registo da marca nacional nº (…) “ADEGA DE (…)”, a Ré é titular na classe 33, das seguintes marcas registadas:

- Marca nacional nº … “Adega Cooperativa de (…)”;

- Marca nacional nº … “Adega Coop. de (…)” (e desenho);

- Marca nacional nº … “Adega Coop. de (…)” (e desenho);

- Marca nacional nº … “Castelo de (…)”;

- Marca nacional nº … “Quintas de (…)”;

- Marca nacional nº … “adega….pt”;

- Marca nacional nº … “(…)” (e desenho);

- Marca nacional nº … “Adega Coop. de (…)”;

- Marca comunitária nº … “adega….com”;

- Marca internacional (CE) nº … “Adega Coop. de (…)”

- Marca internacional (CE) nº … “adega….pt”;

- Marca internacional (CE) nº... “Adega de (…)”;

8- O registo de marca nacional nº … “ADEGA DE (…)”, nominativa, foi pedido, junto do INPI, IP, e 29/05/2006 e foi concedido em 31/05/2007, identificando produtos da classe 33 “bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas”

9- A Ré recebeu o título PME LIDER 2009;

10- A A. e a Ré são produtoras cujos vinhos são certificados pela CVRA.

11- A A. produziu, em 2010, 43.639,46 hectolitros de vinho e, em 2011, 36.801,20 hectolitros de vinho.

12- Com vinhos provenientes do Alentejo, a A. facturou € 9.936.032,21 no ano de 2010 e € 8.865.926 no ano de 2011.

13- Os vinhos da A. têm um elevado grau de penetração no mercado e possuem notoriedade no estrangeiro.

14- A A. exporta os seus vinhos para numerosos países.

15- A A. na pessoa do seu administrador Eng.º (…), foi várias vezes referenciada pelo “The (…)” e distinguida pela revista alemã (…), como revelação do ano, pelo conjunto dos seus vinhos no mercado alemão.

16- Em 2004 a A. foi considerada a segunda melhor empresa vinícola.

17- O Eng.º (…), foi premiado pela revista sueca (…) como “Enólogo do Ano” e os seus vinhos ganharam os primeiro e segundo lugares na categoria “Melhores Tintos”.

18- A A. e os seus projectos são alvo de habituais notícias na imprensa nacional e internacional.

19- A Ré é uma adega cooperativa que reúne 300 viticultores associados que cultivam cerca de 2100 hectares de vinha.

20- Nos anos de 2003, 2005 e 2008, a Ré recebeu o título “Adega Cooperativa do Ano”.

21- A Ré obteve a certificação de um sistema de gestão e segurança alimentar pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005.

22- A Ré produz anualmente, em média, 12 milhões de garrafas de vinho.

23- Durante os últimos anos, a Ré internacionalizou-se, exportando 15% da sua produção e estando actualmente, presente nos mercados da União Europeia, Brasil, Estados Unidos da América, Angola, China, Japão, Coreia e Rússia.

24- Em Portugal, a Ré comercializa vinho tinto, branco e rosé DOC Alentejo sob a marca “ADEGA DE (…)”.

25- A Ré é referenciada em imprensa generalista e publicações especializadas e reconhecida no mercado nacional.

Estes os factos.

Pretende a recorrente, ao contrário do decidido, que o sinal “Adega de (…)” registado no INPI como marca sob o nº (…) em nome da recorrida “Adega Cooperativa de (…), CRL” não preenche os requisitos de registabilidade estabelecidos no artº 223º nº 1 als. c), a) e d) do CPI, pelo que, tendo sido, por força do disposto no artº 238º nº 1 als. b) e c) do mesmo Código indevidamente registado, encontra-se assim o seu registo, por força do estatuído no artº 265º nº 1 al. a) do CPI, ferido de nulidade.

Apreciando.

É consabido que a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza (artº 1º do CPI DL 36/2003 de 5/03)

Consagrando a lei portuguesa o sistema de registo constitutivo dos direitos privativos de propriedade industrial, uma vez registados, estes direitos privativos gozam do direito à defesa da exclusividade do seu uso, o que indirectamente garante a lealdade da concorrência.

Ora, a disciplina de tais direitos privativos abarca, no que ao caso interessa, a protecção dos sinais distintivos do comércio, os quais se caracterizam pelo elemento que visam identificar.

A doutrina e a jurisprudência desenvolveram em construção teórica o conceito de marca, considerando de forma uniforme que a marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualiza-los no mercado, perante o consumidor e em relação aos demais, com os propósitos de assegurar e potenciar a clientela, simultaneamente protegendo o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes. (cfr. neste sentido Ac. do STJ de 11/01/2011, proc. 627/06.7TBAMT.P1, no qual se faz a invocação do conceito de marca pelo Prof. Ferrer Correia (Lições de Direito Comercial, vol. I, p. 253)

A marca constitui, pois, sinal distintivo que serve para individualizar os produtos ou serviços, objecto da actividade do comerciante.

E enquanto sinal adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa em face dos produtos e serviços das demais, “pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” (artº 222º nº 1). E pode igualmente ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor. (nº 2)

Todavia, esclarecendo, dispõe o nº 1 do artº 223º que não satisfazem aquelas condições: a) as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo; c) os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; d) as marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

E nos termos do seu nº 2 “Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entram na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva”.

Os interessados gozam de grande liberdade de escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca.

Tradicionalmente as marcas eram constituídas por fonemas, por figuras ou pela combinação de elementos fonéticos e figurativos, distinguindo-se então:

- Por um lado, marcas nominativas que serão as que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema; as marcas figurativas ou emblemáticas que serão aquelas em que se usa uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um grafismo; e as marcas mistas as que integram simultaneamente elementos nominativos e elementos figurativos.

- Por outro lado, marcas simples, quando compostas por um único elemento, nominativo ou figurativo; e as marcas complexas quando são formadas por uma pluralidade de elementos, quer sejam todos nominativos, quer sejam todos figurativos, quer se trate de uma combinação de elementos nominativos e figurativos (cfr. Carlos Olavo, in “Propriedade Industrial”, Almedina, p. 38)

Todavia, a liberdade de escolha dos sinais distintivos que hão-de constituir a marca, encontra limites de duas ordens (intrínsecos e extrínsecos), estabelecidos nos artºs 238º e 239º do CPI, que constituem fundamentos de recusa do registo, de que importa reter, no que ao caso interessa, os constantes do nº 1 do artº 238º, isto é, quando a marca: b) seja constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo; c) seja constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a e) do nº 1 do artigo 223º.

Como se referiu, pretende a recorrente que a marca em apreço foi indevidamente registada por se verificarem as circunstâncias referidas nas alíneas b) e c) do nº 1 do artº 238º do CPI, concretamente, por ser constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo e por sinais descritivos.

Com efeito, a marca, para o bom desempenho da sua função deve ser dotada de eficácia ou capacidade distintiva.

É o que resulta do artº 223º nº 1 b) e c), isto é, exige-se que o sinal seja idóneo para distinguir a origem dos produtos ou serviços a que se destina.

Analisando as situações em que o sinal carece de capacidade distintiva, referidas no artº 223º nº 1 do CPI e no que ao caso interessam, temos o sinal descritivo que “é normalmente a denominação portuguesa ou estrangeira, que indica exclusiva e directamente, a produção (espécie, lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor ou qualquer outra característica do produto ou serviço (cfr. artº 223º nº 1 al. c))

Um sinal descritivo não é distintivo na medida em que é comum a todos os objectos idênticos, qualquer que seja a sua origem.

Mas a marca só efectivamente descritiva se for exclusiva e directamente descritiva.

Uma marca pode ser distintiva se não for exclusivamente descritiva, ou seja, se, sendo composta por elementos descritivos e não descritivos, a combinação oferecer um conjunto distintivo e, ainda, se não for directamente descritiva, ou seja, se só se limitar a sugerir ou evocar por forma inabitual e invulgar uma característica do produto ou serviço, designando-se nesta última hipótese, por marca sugestiva, expressiva ou significativa.

As marcas sugestivas – que tanto podem sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características – são marcas perfeitamente válidas embora o regime de protecção seja mais ténue e especialmente no tocante ao juízo de confundibilidade.

É, na verdade, útil, sob o ponto de vista comercial, que a marca possa por si mesma, sugerir ou deixar adivinhar o objecto assinalado. Mas é igualmente necessário acautelar o princípio da igualdade entre os concorrentes.

É com base na ponderação e procura do melhor equilíbrio entre esses interesses divergentes que se deve orientar a decisão de casos concretos” – cfr. Luís Couto Gonçalves, “Direito de Marcas”, p. 74 e segs.

Entre os sinais descritivos importa considerar os nomes geográficos, sendo que, se o nome, revelando-se também como indicação de qualidade fizer já parte de uma marca colectiva, denominação de origem ou indicação geográfica, uma marca individual não pode, a título exclusivo, constituir-se apenas, pela denominação geográfica que faça parte já de uma marca colectiva, nem pode invadir a reserva de titularidade de uma denominação de origem ou indicação geográfica.

A denominação de origem é regulada como um bem de propriedade industrial autónomo, conferindo um direito aos respectivos titulares (cfr. artºs 305º e segs.) e caracterizada como um sinal distintivo típico de qualidade de certos produtos oriundos de uma determinada localidade, região ou território determinado.

Assim, refere o autor citado, “Temos assim que uma denominação geográfica só pode ser usada como marca individual se for adoptada de modo arbitrário ou fantasioso, se se reportar a um domínio territorial privado ou se se limitar a sugerir, de uma forma inabitual a origem do produto (marca geográfica expressiva)” (p. 80)

No que se refere às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (artº 223º nº 1 al. d)) são exemplo de sinais usuais verbais, a “bica”, “prego”, “carioca” “imperial” etc.,

Feita esta breve incursão sobre as normas a considerar no conhecimento do presente recurso cabe então apreciar se a marca em causa “Adega de (…)” é desprovida de capacidade distintiva e, por conseguinte, deve ser declarada nula nos termos do artº 222º e artº 223º nº 1 als. a), c) e d) conjugados com os artºs 238º nº 1 als. b) e c) e 265º nº 1 al. a) do CPI.

No que se refere ao termo “(…)”, sendo uma denominação de origem protegida para vinhos não pode ser usada em termos de exclusividade por um só produtor dessa região, nem por produtores de vinhos que não pertençam a essa região ou em circunstâncias susceptíveis de integrar as características próprias de um acto de concorrência desleal (cfr. artºs 305 nº 4 e 312º nº 1 al. a) e 2)

Todavia, como refere (…) no parecer junto aos autos, todos os produtores autorizados a usar a denominação “(…)” para vinhos têm o direito de a incluir nas suas marcas complexas, adicionando-lhes outros elementos que as tornem distintivas, e sem que isso signifique qualquer apropriação individual da referida denominação geográfica por qualquer um deles, (preservada a “Freihaltebedurfnis”)

Vejamos então, se em relação à marca “Adega de (…)” (em especial o sinal “adega”) para efeitos de capacidade distintiva se se verifica alguma das excepções com assento no nº 1 do artº 223º: se consubstancia um sinal genérico de produto ou serviço (al. a); ou de sinal descritivo (al. c); ou de sinal usual (al. d).

No que se refere à primeira questão “sinal genérico é o sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou serviços marcados ou, ainda, o sinal, bi ou tridimensional, que representa unicamente a forma comum e ordinária do produto marcado; ou noutra definição, esta reproduzindo a fórmula da jurisprudência americana, o sinal que designa o género de produtos ou serviços que se pretende diferenciar através de uma denominação” (cfr. Ac. STJ de 10/09/2009, proc. 118/09.4YFLSB in www.dgsi.pt)

Ora, manifestamente a palavra “Adega” não configura de uma expressão genérica da categoria de produtos comercializados pela Ré.

E também não se trata de um sinal descritivo do produto.

Na verdade, de acordo com o Grande Dicionário de Língua Portuguesa citado na sentença, o vocábulo “adega” é definido como “um lugar térreo ou subterrâneo, geralmente fresco, onde se guardam e conservam géneros alimentícios e especialmente vinhos e outras bebidas alcoólicas ou fermentadas”.

Assim, como se refere no parecer junto pela Ré, “Adega é pois um local onde se tratam e armazenam vinhos. Adega não é o nome de um produto ou de um serviço, seja ele qual for, razão pela qual nunca poderá ser considerada uma expressão genérica para designar vinhos ou outras bebidas alcoólicas”

Com efeito, como bem salienta a recorrida nas suas contra-alegações, “Adega” não designa a espécie do produto (vinho); a qualidade do produto (vinho); a quantidade do produto (vinho); o valor do produto (vinho); a proveniência geográfica do produto (vinho); a época do produto (vinho); um meio de produção do produto (vinho).

Na verdade, como se referiu, trata-se de um local onde se trata e guarda o vinho e não uma designação de qualquer meio (ou forma ou maneira ou modo de fazer ou processo) de produção do produto em si mesmo.

Por fim, também não designa alguma característica do produto (vinho).

Citando de novo o autor do parecer supra referido “É evidente que tal como “vinha”, “lagar”, “alambique”, etç., “adega” é um local intimamente relacionado com a produção e armazenamento de bebidas alcoólicas, designadamente vinhos. Por isso, expressões desta natureza são correntemente utilizadas na composição de marcas destinadas a identificar e distinguir este tipo de produtos, uma vez que funcionam como expressões sugestivas do carácter natural, artesanal ou tradicional dos produtos em causa. Expressões que apelam a qualidades ou características, mais ou menos difusas, que podem ser muito importantes na publicidade imprescindível à promoção e venda destes produtos no mercado. As expressões sugestivas são formas de chamar a atenção do consumidor para certas características e qualidades dos produtos ou serviços, através de um raciocínio de associação de ideias, mas sem pôr em causa a dimensão distintiva (ou de fantasia) dos termos empregues. As expressões sugestivas apenas informam o consumidor indirectamente acerca das supostas características ou qualidades do produto, tendo aquele de fazer um certo esforço intelectual imaginativo, por mínimo que seja, para perceber o conteúdo “informativo” da mensagem transmitida pela denominação sugestiva. Por isso, apesar de estarem relacionadas com as qualidades ou características atribuídos aos produtos que distinguem, as expressões sugestivas são perfeitamente admissíveis enquanto marcas e, indiscutivelmente, enquanto elementos que podem integrar a composição de marcas complexas”.

Ora, como supra se referiu, a marca só é efectivamente descritiva se for exclusiva e directamente descritiva, o que não é manifestamente o caso, ao contrário do que defende a recorrente.

Por fim, também entendemos como na sentença recorrida, que a palavra “adega” não constitui um sinal ou indicação que se tornou usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio (al. d) do nº 1 do artº 223º)

Com efeito, a expressão em apreço não é reconduzível a nenhuma das espécies que se configuram como sinais usuais - Os sinais usuais verbais ou figurativos indicadores dos produtos ou serviços (de que são exemplo os já acima referidos “Bica”, “carioca”, “Fino”, “Imperial”); os sinais usuais descritivos de características de produtos ou serviços (de que são exemplo as marcas figurativas descritivas de origem de produtos: “Chaminé do Algarve” e “Galo de Barcelos”, ou das marcas “Lights” (leve) e “Slims” (delgado) para tabaco, estas por se tratar de expressões usuais e correntes na linguagem e nos hábitos leais e constante do comércio para descrever tipos de tabaco); ou os sinais usuais banais esvaziados de conteúdo diferenciador e descritivo pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço (de que são exemplo expressões como “Super”, “Extra” “Superfino”, etç)

Como bem refere a sentença recorrida na esteira do parecer em referência, “(…) a exclusão prevista na al. d) do nº 1 do artº 223º, diz respeito apenas às palavras, símbolos ou expressões que se tenham tornado através da gíria comercial, numa segunda designação genérica do produto ou do serviço a que uma marca se destina. Ou na designação de uma subespécie de produtos ou serviços dentro de uma mesma categoria”. Não é esse o caso da palavra “adega”, a qual, “apesar de frequentemente utilizada na composição de marcas registadas para vinhos, não constitui uma “designação secundária” deste tipo de produtos (vinhos ou bebidas alcoólicas em geral), ou de uma certa espécie deste tipo de produtos aos olhos dos consumidores, em resultado dos usos dessa expressão na linguagem ou nos hábitos leais e constantes do comércio”.

Conclui-se, pois, de todo o exposto que a utilização da palavra “adega” na marca “Adega de (…)” não viola o disposto nas als. c) e d) do nº 1 do artº 223º do CPI.

Dissentimos assim, quanto ao entendimento defendido pela apelante, louvando-se no douto parecer que juntou aos autos e jurisprudência que cita.

De resto, afigura-se-nos que, na verdade, como refere a apelada, o acórdão da R.P de 12/07/2005, não reflecte a situação caracterizada no caso em apreço, pois ali, não obstante a conhecida definição da palavra “adega”, foi considerada verificada a falta de capacidade distintiva da marca em causa, “Adega das Pousadas”, com o fundamento de que, segundo os próprios litigantes “(…) a razão do uso dessas palavras prende-se com o facto de a recorrida pretender pôr à disposição dos clientes das diversas pousadas que explora uma carta de vinhos. Mas (…), a marca “Adega das Pousadas” é composta unicamente por palavras que – aplicadas aos produtos a que se destinam – têm um significado puramente descritivo, de reserva de vinhos armazenados nas pousadas, sem qualquer conotação arbitrária ou criativa (..)”.

Situação que não se identifica com o caso dos autos.

Ao contrário do pretendido pela recorrente, a marca “Adega de (…)”, marca complexa constituída por três palavras possui, no conjunto, a necessária capacidade distintiva relativamente a outras marcas, mesmo quanto àquelas que integram, legitimamente o vocábulo “(…)”, enquanto denominação de origem.

Não se verifica, pois, qualquer fundamento de recusa do registo e, por conseguinte, da pretendida declaração de nulidade do mesmo.

Improcedem, assim, in totum, as conclusões da alegação da apelante impondo-se a confirmação da sentença recorrida.

DECISÃO

Nesta conformidade, acordam os Juízes desta Relação em julgar improcedente o recurso e, consequentemente, em confirmar a sentença recorrida.

Custas pela apelante.

Évora, 04 de Dezembro de 2014

Maria Alexandra de Moura Santos

Eduardo José Caetano Tenazinha

António Manuel Ribeiro Cardoso