404/2008-6 - Tribunal da Relação de Lisboa

I- O Tribunal não pode proferir sentença relativa a uma eventual acção de contrafacção interposta com base na protecção provisória, antes da concessão ou recusa do direito em questão.

II- A nossa lei dando embora, uma protecção provisória para efeitos de cálculo de eventual indemnização, a partir da publicação da nótula da patente europeia, impede a prolação da sentença final da decisão definitiva antes da concessão ou recusa da patente.

III- Se a protecção provisória só é concedida se publicada – art. 67º da Convenção de Munique e Código da Propriedade Industrial, por maioria de razão a protecção definitiva só pode ser concedida após o cumprimento daquela formalidade “ad substantiam”.

IV- A protecção assegurada pela nossa lei alarga-se aos cidadãos de países subscritores da União Internacional de Protecção da Propriedade Industrial, nos termos da Convenção da União de Paris, de 28.03.1988.

V- A livre circulação de produtos deve ser garantida, sendo proibidas medidas equivalentes a restrições quantitativas, incluindo o banir de produtos de qualquer país membro (arts. 30º a 36º do Tratado da União Europeia).

FG

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa.

1. H S.L., com sede em Alicante, Espanha, e I, Lda., com sede em Trofa, intentaram acção, com processo ordinário, contra MS.A., com sede no Seixal, pedindo a condenação da Ré a abster-se de importar, fabricar, preparar, manipular, embalar, colocar em circulação, vender ou pôr à venda, directa ou indirectamente, quer em Portugal, quer para exportação, os sinalizadores que reproduzem as características da Patente Europeia nº 02 38 00058; a pagar, a título de indemnização, por danos morais e materiais, uma quantia não inferior a 40 000 euros, assim como uma sanção pecuniária compulsória, não inferior a 1000 euros, por cada dia de incumprimento.

A Ré não ofereceu contestação.

O Tribunal de Comércio de Lisboa julgou a acção parcialmente procedente, condenando a Ré no pedido de não importação, uso, fabrico, preparação, manipulação, embalagem, circulação e venda dos sinalizadores e na sanção pecuniária compulsória.

Absolveu-a, contudo, do pedido de indemnização.

Inconformadas, apelaram a Ré e as Autoras, tendo estas, entretanto, desistido do recurso (fls. 171 e 173).

A Ré concluiu as suas alegações dizendo, em síntese, que:

- o pedido de patente europeia, objecto de protecção provisória constitutiva da causa de pedir não confere ao seu titular o direito do art. 101º do CPI;

- nos termos do nº1 do art. 78º do CPI, os direitos dos titulares de patente europeia objecto de protecção provisória são equivalentes aos dos titulares de pedidos de patente nacional;

- estes, constantes do nº1 do art. 5º do CPI, são idênticos aos que seriam atribuídos pela concessão do Direito apenas para serem considerados no cálculo de eventual indemnização;

- o nº3 desse preceito implicaria que sentença não pudesse ser proferida antes da concessão, ou da recusa definitiva, pelo que a instância deveria ter sido suspensa nos termos do art. 276º nº1 al. d) do CPC;

- daí que tivesse tomado conhecimento de questões que não podia conhecer, sendo nula – al. d) do 668º do CPC;

Contra-alegaram as Autoras em defesa da decisão recorrida.

Com a contra-alegação juntaram dois documentos, que a Ré não impugnou.

Matéria de Facto

2. Vem assente da 1ª Instância a seguinte matéria de facto:

1) A Sociedade H, SL, com sede em Elche (Alicante), Espanha, é titular da marca "GRUPO GP, Gráficas de Publicidad", tendo a mesma sido concedida pela Oficina Española de Patentes e Marcas, em 7/08/2000, sob o nº 2247723 (documento de fls. 45).

2) A 2ª Autora é igualmente beneficiária do direito sobre a marca nacional nº 348728, registada no INPI, como "GRUPO GP".

3) A lª Autora é titular dos direitos sobre um sinalizador de produtos para estantes, em particular para prateleiras que suportam produtos em áreas de comércio ou grandes superfícies, caracterizado por compreender urna tira ou banda semi-rígida, preferencialmente baseada num laminado termoplástico, contendo três linhas de dobragem transversais, uma central e duas intermediárias.

4) A lª Autora pediu, em 14/03/2002, protecção para tal sinalizador, pelo pedido de Patente Europeia nº 02380058.4.

5) O referido pedido designa, entre outros países, Portugal.

6) Foi publicado, em 31/03/2006, no BPI n.º 5/2006 o pedido de protecção provisória da Patente Europeia em apreço.

7) A lª Autora concedeu à 2ª Autora autorização para comercializar o referido produto patenteado em Portugal.

8) A Ré fabrica, reproduz e utiliza nas suas lojas suportes sinalizadores idênticos aos acima descritos.

9) Durante o ano de 2005, a 2ª Autora vendeu à Ré várias unidades de suportes sinalizadores TIRASTOPPER, que foram apresentados à Ré M, como sistema patenteado.

10) Os produtos fabricados e utilizados pela Ré foram executados de acordo com o método patenteado.

11) A Ré, em 30/05/2006, foi notificada judicialmente para se abster de fabricar, reproduzir e utilizar tais produtos.

Dos documentos juntos com a contra-alegação dos autores, resulta ainda que o pedido de Patente Europeia se encontra na segunda fase, perante a Divisão de Exame do Instituto Europeu de Patentes, para verificação dos critérios de patenteabilidade que declarou, em 7.01.2008, concedê-la, devendo ser juntos alguns documentos e pagas as respectivas taxas para se proceder à publicação.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

O Direito.

3. O âmbito do recurso, delimitado que foi pelas conclusões da alegação do recorrente, restringe-se a saber se a instância deveria ter sido suspensa antes da prolação da sentença, e se não tendo sido, foi cometida a nulidade de excesso de pronúncia.

Vejamos.

3.1. A causa de pedir – caracterizada pelo facto jurídico de que procede a pretensão material deduzida na acção – foi constituída pela alegação da existência de “um pedido de protecção provisória da patente europeia”, invocando-se como fundamento jurídico os arts. 64º, 67º e 93º da Convenção da Munique, de 5 de Outubro de 1973, e 5º e 78º nº1, 101º e 104º do Código da Propriedade Industrial.

Ulteriormente, como se referiu ao elencar a matéria de facto e já em sede de contra-alegação, as Autoras/recorridas juntaram dois documentos demonstrativos que a protecção definitiva aguarda, tão-somente, a publicação, que já só depende dalgumas formalidades burocráticas e tributárias.

É sabido que se a apresentação de documentos em recurso, e para além das situações de impossibilidade, não é iuntempestiva “no caso da junção apenas se torna necessária em virtude do julgamento proferido” (arts. 524º e 706º nº1 do CPC, este aqui aplicável na ponderação de que a acção foi intentada em 23.11.2006, portanto antes de 1.01.2008).

A necessidade de junção não deve ser apreciada apenas no quadro da prova inesperada ou da fundamentação de direito surpresa, mas, antes, na consideração da lide em concreto (Antunes Varela, RLJ 115, p. 95 e acórdãos do STJ de 24.10.1995 e de 18.04.2006 – processo 06/A844. in www.dgsi.pt/jstj).

No caso em apreço, tratando-se de documentos objectivamente supervenientes – por emitidos muito depois da propositura da acção – vale a regra geral da impossibilidade da junção tempestiva e, por isso, deviam, como foram, ser admitidos.

Só que, no rigor, em nada relevam para a lide, já que não tendo sido, ainda, publicada a protecção definitiva mantém-se a provisoriedade afirmada na petição inicial.

Assim sendo, passemos à questão nuclear.

3.2. O pedido de protecção da propriedade industrial (Patente Europeia) foi apresentado em 14.03.2002, sendo que a respectiva protecção provisória o foi, junto do INPI, em 31.03.2006.

Aplica-se, assim, a este caso, o Código da Propriedade Industrial de 2003, aprovado pelo DL nº 36/2003, de 5 de Março, e não o Código de Propriedade Industrial de 1993 – aprovado pelo DL nº 16/95, de 24 de Janeiro – como resulta a contrario dos arts. 2º e 10º do código vigente e 12º nºs 1 e 2 do C. Civil. (cfr. vg acórdão do STJ de 12.09.2006 – 06/A 1671).

Daí que, qualquer dos preceitos citados se reportem ao diploma actualmente em vigor.

O seu artigo 78º nº1 dispõe que a protecção provisória conferida aos pedidos de patente europeia publicada é equivalente à conferida pelos pedidos nacionais publicados.

O pedido europeu provisório foi publicado no Boletim nº 46/2002, de 13.11.2002, e a publicação do pedido nacional ocorreu em 31.05.2006, no Boletim de Propriedade Industrial nº 5/06 (DR – Apêndice).

O nº1 do art. 5º do CPI dispõe que “o pedido de patente (…) confere provisoriamente ao requerente, a partir da data da respectiva publicação no Boletim da Propriedade Industrial, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo da indemnização”.

Porém, o nº 3 estabelece que “as sentenças relativas a acções proposta com base na protecção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo”.

A propósito, refere J. Mota Maia in “Propriedade Industrial”, vol. II – “Código de Propriedade Industrial Anotado” que o Tribunal “não pode proferir sentença relativa a uma eventual acção de contrafacção interposta com base na protecção provisória, antes da concessão ou recusa do direito em questão” (cfr., também, Jorge Cruz in “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2003, p.241).

A Convenção da Patente Europeia, de 5 de Outubro de 1973 – Convenção de Munique – deixou aos Estados-parte a opção pelos efeitos a atribuir à publicação da concessão do pedido, impondo-lhes, embora, a previsão de um prazo dentro do qual se possa pedir a indemnização por contrafacção.

Ora, e como se deixou insinuado, a nossa lei dando embora, uma protecção provisória para efeitos de cálculo de eventual indemnização, a partir da publicação da nótula da patente europeia, impede a prolação da sentença final da decisão definitiva antes da concessão ou recusa da patente.

E o mesmo resulta claramente do disposto do art. 101º do CPI que só confere o pleno direito ao titular com a concessão definitiva da patente (veja-se, neste sentido, J. Mota Maia, obra citada, “… forçoso é concluir que a data da publicação do despacho de concessão é a que deve ser contada como início da contagem do direito exclusivo conferido pela patente.”).

O que é natural pois, se a protecção provisória só é concedida se publicada – art. 67º da Convenção de Munique e Código da Propriedade Industrial – arts. citados – por maioria de razão a protecção definitiva só pode ser concedida após o cumprimento daquela formalidade “ad substantiam”.

Tal publicação ainda não aconteceu in casu, como patentemente resulta dos últimos documentos juntos pelas Autoras, estando dependente, como se disse, da junção de documentos e do pagamento de taxas (note-se que no nosso velho CPI de 1940 – art. 30º parágrafo 5º - mesmo a eficácia da sentença transitada a conceder licença de exploração de patente só era exequível após registo, pagamento de taxa e publicação no BPI).

Tudo isto porque a propriedade industrial garante a lealdade da concorrência, quer pela atribuição de direitos privativos, quer pela proibição da concorrência desleal, sendo que esta pode existir independentemente da violação daqueles direitos (Oliveira Ascensão – “Direito Comercial – Direito Industrial”, II, 50 ss.).

Aquela ocorre sempre que alguém desenvolva “acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”.

Daí que os direitos contidos na propriedade industrial em sentido amplo, vão desde os direitos intelectuais, de natureza imaterial ( que procuram defender a criação de ideias novas e originai) até à criação de produtos, ou de invenções industriais e aos sinais distintivos do comércio e da indústria.

A protecção assegurada pela nossa lei alarga-se aos cidadãos de países subscritores da União Internacional de Protecção da Propriedade Industrial, nos termos da Convenção da União de Paris, de 28.03.1988 (cfr. art. 5º e Luís S. Sampaio, “ Breves Apontamentos de Propriedade Industrial”, 1963, p. 21).

Note-se, ainda, que de acordo com a redacção dada ao artigo 1º (2) da citada C. U. P. pelo Acto de Estocolmo de 14.07.1967, o “design” é considerado propriedade industrial.

Finalmente, e como resultante dos artigos 30º a 36º do Tratado da União Europeia, a livre circulação de produtos deve ser garantida, sendo proibidas medidas equivalentes a restrições quantitativas, incluindo o banir de produtos de qualquer país membro.

A garantia desse princípio, a nível da propriedade industrial, implica a harmonização de várias legislações, pelo que a publicação como formalidade surge essencial para uma absoluta e definitiva protecção, só assim sendo garantidos a publicidade e os direitos de terceiros (eventuais reclamações para quem se sinta lesado pela concessão da patente).

Aqui chegados, verifica-se assistir razão à recorrente, quando insiste em que a sentença não podia ter sido proferida antes da concessão (como acima se viu, publicação) da protecção definitiva.

Instruído o processo e apurado, se fosse caso, o “quantum” indemnizatório, a instância devia ter sido suspensa nos termos da alínea d) do nº 1 do art. 276º do CPC.

Não o tendo feito, e antes proferindo-se sentença, foi cometido um vício de limite, por ter sido tomado prematuro conhecimento de questão, o que equivale a excesso de pronúncia (alínea d), “in fine” do art. 668º daquele diploma), constitutivo de nulidade.

Daí que se anule a sentença recorrida e se determine a suspensão da instância até que se mostre documentada nos autos a publicação da concessão da protecção definitiva, tudo nos termos conjugados da alínea d) do nº 1 do art. 276, da alínea d) do nº 1 do art. 284º do CPC e do art. 5º, nº 3, do Código da Propriedade Industrial.

Decisão.

4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso, anulando-se a decisão recorrida e determinando a suspensão da instância até que se mostre verificado o condicionalismo acima referido.

Custas pela parte vencida a final.

Lisboa, 17de Dezembro de 2008

(Maria Manuela B. Santos G. Gomes)

(Olindo dos Santos Geraldes)

( Fátima Galante )