0754453 - Tribunal da Relação do Porto

I- A Firma e o nome do estabelecimento são dois dos sinais distintivos do comércio que merecem a tutela e a atribuição de um direito privativo.

II- A firma “Quimigaia” não é confundível com o nome do estabelecimento “Quimigal”.

Acordam no Tribunal da Relação do Porto

I- RELATÓRIO

1- No Tribunal de comércio de Vila Nova de Gaia, a Autora “B………., S.A.”, sociedade comercial anónima, com sede na ………., freguesia de ………., Estarreja, sociedade comercial por quotas com sede no ………., ………., intentou a presente acção declarativa com forma de processo sumário contra “C………., Lda.”, sociedade por quotas, com sede na Rua ………., …, Vila Nova de Gaia, ….-… ………., alegando resumidamente:

É uma conhecida empresa portuguesa pertencente ao D………. e reconhecida como uma das mais importantes empresas industriais, pelo que, a expressão QUIMIGAL usada pela A. e QUIMIGAIA usada pela R. pode criar confusão no público que pode pensar haver alguma associação ou conexão entre as duas entidades. Tal situação é susceptível de confusão ou associação.

Conclui pedindo que seja a acção julgada procedente por provada e, consequentemente, anular-se a firma da Ré C………., Lda., ordenar-se o cancelamento do registo desta firma junto do Ficheiro Central das Pessoas Colectivas do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, bem como junto da Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia e demais entidades que o Douto Tribunal entenda necessárias a esse fim; condenar-se a Ré a abster-se de usar a firma C:………, Lda., ou qualquer outra confundível com o nome de estabelecimento QUIMIGAL da Autora e em custas, procuradoria e o mais que for de lei.

2- A Ré contestou impugnando a matéria alegada na PI, pedindo a manutenção da firma da R. e seu uso, bem como o registo feito no RNPC e na Conservatória do Registo Comercial.

3- O processo prosseguiu termos com a realização de uma tentativa de conciliação que se frustrou, seguindo-se a elaboração de despacho saneador sentença que julgou a acção improcedente e, em consequência decidiu absolver a R. do pedido.

4- Apelou a Autora “B………., S.A.”, nos termos de fls. 106 e ss, formulando as seguintes conclusões:

1ª Padece de vários defeitos os quais resultam de uma evidentemente equivocada noção sobre os direitos invocados e sobre as figuras jurídicas dos sinais distintivos a que a matéria a decidir respeita, havendo ainda erro na apreciação da matéria de facto, apresentando-se pois inquinada por ofensa da lei.

2ª A Apelante, é titular do registo do Nome de Estabelecimento nº ….. caracterizado unicamente pela expressão QUIMIGAL, o qual foi registado por despacho de 21 de Dezembro de 1979, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

3ª A Apelante é uma conhecida empresa portuguesa, pertencente ao D………., que tem como actividade principal a exploração de indústrias químicas em geral e actividades delas derivadas ou com elas relacionadas, e ainda o comércio de produtos químicos e afins e a prestação de serviços relacionados com a actividade principal, visando o melhor aproveitamento das suas potencialidades e infra-estruturas.

4ª A sociedade Ré, ora Apelada, foi constituída por escritura de 13 de Junho de 1996, tendo adoptado a firma C………., Lda., e sendo-lhe definido então o objecto de “Compra e venda a retalho de produtos químicos, de higiene e limpeza”.

5ª Os estímulos distintivos e identificativos proporcionados pela firma QUIMIGAIA da Ré, ora Apelada, são muito aproximados aos proporcionados pelo nome de estabelecimento QUIMIGAL da Apelante, sendo susceptíveis de gerar no público a convicção errónea de que a Ré, está de algum modo relacionada com a Apelante, o seu estabelecimento, ou que integra o mesmo grupo empresarial, o D………. .

6ª Gozando o nome de estabelecimento QUIMIGAL de notoriedade, e de reputação, o risco de confusão ou erro suscitado pela firma QUIMIGAIA da Ré, ora Apelada, é ainda maior e agravado.

7ª A sentença de que se apela não atentou devidamente nestes factos, tendo ainda sido considerado como provado que a Ré, ora Apelada, tem registados a seu favor o Logótipo nº ….. e a Marca Nacional nº ……, ambos caracterizados pela expressão C………., Lda., quando na verdade não consta nos autos qualquer título de registo ou certificados de conteúdo análogo, emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, documentos estes que são os únicos referidos no art. 7º do Código da Propriedade Industrial vigente, como os documentos por que se provam os direitos de propriedade industrial.

8ª Impugna-se pois a sentença proferida, nos termos do disposto no art. 690º-A do Código do Processo Civil, na parte em que esta se refere a estes factos, especificamente os pontos 4. e 5. dos respectivos fundamentos de facto.

9ª A consideração daqueles factos como integrados na matéria de facto considerada provada, inquina a conclusão final da sentença de que se apela;

10ª Na sentença de que se apela procedeu-se também a uma errada consideração da caracterização do Nome de Estabelecimento nº ….., QUIMIGAL, de que a Apelante é titular.

11ª Esta deficiência deixa também inquinado o exame comparativo dos sinais distintivos e identificativos em oposição, que está na base do julgamento de que a sentença de que se apela é a expressão.

12ª Na sentença de que se apela, é também feita uma referência à firma da Ré, ora Apelada, que pressupõe que tal sinal identificativo e distintivo é caracterizado por um desenho.

13ª Também esta referência é demonstrativa de que à sentença de que se apela não subjaz um correcto entendimento das figuras jurídicas dos sinais distintivos a que diz respeito a matéria sobre que se pediu julgamento.

14ª Apesar de na sentença recorrida se admitir que os vocábulos preponderantes no nome de estabelecimento da Apelante, é QUIMIGAL, e que na firma da Ré, ora Apelada, é QUIMIGAIA, conclui-se que esta não é susceptível de ser confundida com aquele nome, conclusão esta retirada de premissas erradas quanto ao âmbito da protecção destes sinais distintivos e identificativos, quanto à igualdade e afinidade das actividades desenvolvidas pelas entidades a que estes sinais são conexos, e quanto a sinais alheios à matéria a decidir.

15ª Ao decidir a improcedência da acção instaurada pela Apelante, nos termos em que decidiu, a sentença de que se apela viola o disposto no nº 4 do art. 4º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, 5 de Março, ou no nº 3 do art. 5º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 16/95, de 24 de Janeiro, caso se entenda ser um ou outro o regime aplicável in casu.

Conclui pedindo a procedência do presente recurso revogando-se a sentença recorrida, e ordenando-se a procedência da acção, e em consequência

a) Seja anulada a firma da Ré, C………., Lda;

b) Seja ordenado o cancelamento do registo desta firma junto do Ficheiro Central das Pessoas Colectivas do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, bem como junto da Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia e demais entidades que o Douto Tribunal entenda necessárias a esse fim;

c) Seja a Ré, ora Apelada, condenada a abster-se de usar a firma C………., Lda., ou qualquer outra confundível com o nome de estabelecimento QUIMIGAL da Autora, ora Apelante.

5- Nas contra-alegações a Recorrida “C………., Lda.” defendeu a manutenção do decidido.

II- FACTUALIDADE PROVADA

Encontram-se dados como provados os seguintes factos:

1. A Autora é titular do registo do Nome de Estabelecimento nº ….., caracterizado pela expressão QUIMIGAL, o qual foi registado por despacho de 21 de Dezembro de 1979, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cfr. doc. 2 junto a fls. 23.

2. A Autora tem como actividade principal a exploração de indústrias químicas em geral e actividades delas derivadas ou com elas relacionadas, e ainda o comércio de produtos químicos e afins e a prestação de serviços relacionados com a actividade principal, visando o melhor aproveitamento das suas potencialidades e infra-estruturas, cfr. doc. 3 junto a fls. 24 a 37.

3. A sociedade Ré foi constituída por escritura de 13 de Junho de 1996, tendo adoptado a firma C………., Lda., e sendo-lhe definido então o objecto de “Compra e venda a retalho de produtos químicos, de higiene e limpeza”, cfr. doc. 4 junto a fls. 38 a 41.

4. A R. tem registada a seu favor o logótipo n.º ….. e a marca nacional n.º …… – “C………., Lda.”, cfr. fls. 43 a 46.

5. O logótipo da R. é formado pelo nome C………., Lda. e por um desenho de uma C1……….; o logótipo da A. é formado pelo nome B………., S.A. e por um desenho em forma de B1………., cfr. fls. 61 e 62, respectivamente.

III- DA SUBSUNÇÃO – APRECIAÇÃO

Verificados que estão os pressupostos de actuação deste tribunal, corridos os vistos, cumpre decidir.

O objecto do recurso é definido pelas conclusões da alegação do recorrente, artigo 684 nº 3 do Código de Processo Civil.

A) As questões concretas de que cumpre decidir nos presentes recursos são apenas as seguintes:

1ª Impõe-se a alteração da matéria de facto dada como provada, nos termos pretendidos pela Apelante devendo ser alterada – dada como Não Provada – a matéria constante do Ponto 4 da Factualidade Provada?

2ª A sentença recorrida ao julgar improcedente a acção fez uma incorrecta apreciação dos factos e do direito, pois é manifesto o risco de confusão ou erro entre o Nome de Estabelecimento Quimigal, registado a favor da Autora e a firma C……….., Lda adoptada pela Ré?

B) Vejamos a primeira questão: Impõe-se a alteração da matéria de facto dada como provada, nos termos pretendidos pela Apelante devendo ser alterada – dada como Não Provada – a matéria constante do Ponto 4 da Factualidade Provada?

Pretende a recorrente que o facto constante do ponto 4 da matéria provada – A R. tem registada a seu favor o logótipo n.º ….. e a marca nacional n.º …… – “C………., Lda.” – seja dado como não provado.

1- Como é sabido, a decisão do tribunal da 1ª instância sobre a matéria de facto só pode ser alterada pela Relação nos casos previstos no artigo 712 do Código de Processo Civil.

E, nos termos n.º 1 do artigo 690-A do CPC “quando se impugne a decisão proferida sobre a matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeição:

a) quais os concretos pontos de facto que considera incorrectamente julgados;

b) quais os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida”.

Nos presentes autos a Recorrente fundamenta a sua divergência no facto de não constar nos autos qualquer documento (título de registo ou certificados de conteúdo análogo, emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que prove esse facto.

Encontram-se verificados os pressupostos processuais legais para a reapreciação da prova, artigos 712 n.º 1 al. a) e b) e 690-A ambos do Código de Processo Civil.

2- Mas analisemos.

Será que assiste razão à Recorrente em pretender ver alterada aquela matéria?

A resposta tem necessariamente que ser positiva.

Consta do ponto 4 da matéria provada que “A R. tem registada a seu favor o logótipo n.º ….. e a marca nacional n.º …… – “C………., Lda”.

A decisão recorrida deu como provada aquela factualidade com base nos documentos de fls. 43 a 46, juntos pela Autora.

Ora, pela mera análise dos documentos em causa (fotocópias do DR) se verifica que aqueles factos não podiam ter sido dados como provados.

Tais documentos não demonstram minimamente que a Ré tem registados a seu favor o Logótipo nº ….. e a Marca Nacional nº ……., ambos caracterizados pela expressão C………., Lda

Aqueles documentos não têm a virtualidade de provar o registo do que quer que seja, não sendo possível deles se retirar que a Ré é titular do direito de propriedade industrial que tal registo lhe conferiria.

O art. 7º do Código da Propriedade Industrial não prevê, como documentos por que se provam os direitos de propriedade industrial, as fotocópias juntas a fls. 43 a 46.

O recurso em matéria de facto destina-se fundamentalmente a corrigir um erro de julgamento, erro esse que se evidencia nos presentes autos.

Entendemos que as fotocópias de fls. 43 a 46 não provam que “A R. tem registada a seu favor o logótipo n.º ….. e a marca nacional n.º …… – “C………., Lda.”, pelo que esta factualidade não pode ser dada como provada.

Existem, pois, razões para alterar a matéria de facto provada, devendo ser eliminada dos Factos Provados o ponto n.º 4.

Em resumo, a factualidade provada deve ser alterada, eliminando-se o ponto 4, pelo que se impõe a procedência desta questão arguida pela Recorrente.

C) Resolvida a primeira questão vejamos a segunda: A sentença recorrida ao julgar improcedente a acção fez uma incorrecta apreciação dos factos e do direito, pois é manifesto o risco de confusão ou erro entre o Nome de Estabelecimento Quimigal, registado a favor da Autora e a firma C………., Lda adoptada pela Ré?

Entendemos que nenhuma razão assiste à Recorrente.

Na verdade, face à matéria de facto dada como provada, outra não podia ser a solução de direito a dar à questão colocada ao Tribunal.

A Recorrente peticiona na acção e no presente recurso que seja anulada a firma da Ré, C………., Lda sendo ordenado o cancelamento do registo desta firma condenando-se igualmente a Ré a abster-se de usar aquela firma ou qualquer outra confundível com o nome de estabelecimento QUIMIGAL da Autora, ora Apelante.

Estamos, assim, perante uma acção de anulação de uma Firma cujo objecto é o da confundibilidade entre a Firma da Ré C………., Lda e o Nome de Estabelecimento da Apelante – Quimigal.

O artº 1º Código de Propriedade Industrial estatui que a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos.[1]

Nos termos do artº 18º, n.º 1 do Código Comercial, todo o comerciante deve adoptar uma firma, quer se trate de comerciante em nome individual, quer se trate de uma sociedade mercantil.

Dispõe o artº 10º, n.º 3, do CSC que a firma de sociedade constituição por denominação particular não pode ser idêntica à firma registada por outra sociedade ou por tal forma semelhante que possa induzir em erro.

Estabelece também o n.º 1 do art. 33.º do Decreto-lei n.º 129/98, de 13.05 que «As firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas no mesmo âmbito de exclusividade (...).

Acrescentando os n.ºs 2 e 5 do mesmo preceito que «Os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou proximidade das suas actividades e o âmbito territorial destas; Deve ainda ser considerada (nesses juízos) a existência de nomes de estabelecimentos, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais».

Estamos perante um problema de sinais distintivos do comércio, sinais esses que permitem a uma determinada empresa conquistar e fidelizar a sua clientela.[2]

A firma e o nome do estabelecimento, são dois dos sinais distintivos do comércio que merecem a tutela e a atribuição de um direito privativo.[3]

A firma é um sinal “distintivo do próprio estabelecimento comercial”,[4] sendo que no caso estamos perante uma firma-denominação, a qual se destina a dar a conhecer o objecto social da sociedade.

Importa salientar que o “direito à firma não nasce do simples uso, mas apenas do registo, que reveste assim, nesta matéria, natureza constitutiva”.[5]

Por sua vez o nome do estabelecimento é um sinal de distinção objectiva, que identifica o estabelecimento enquanto unidade económica individualizada da actividade do comerciante.

Ora, estes sinais distintivos têm, para serem dotados de eficácia, de respeitar o principio da novidade, o qual significa que a firma adoptada por cada sociedade deve ser completamente distinta das já registadas no nosso país, por forma a evitarem qualquer tipo de confusão.

Deve ainda ser considerada e respeitada a existência de nomes de estabelecimentos de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais.

O princípio da novidade “destina-se a assegurar às firmas a sua função diferenciadora. Destina-se, por outras palavras, a permitir a terceiros a fácil identificação dos comerciantes com quem pretendem entrar em relações negociais”.[6]

A lei fornece como já de deixou expresso um critério para a formulação de um juízo sobre a novidade de uma firma e a sua não confundibilidade com outro sinal distintivo do comércio já existente e que beneficie de protecção jurídica.[7]

Que firma e nome são realidades distintas não existem dúvidas.

Porém para o normal e comum dos cidadãos, para o homem médio, estas duas realidades surgem muitas vezes como uma mesma realidade.

Será que entre a Firma da Ré “C………., Lda.”e o nome de estabelecimento da Autora/Apelante, Quimigal, existe alguma possibilidade de confusão? Será que o homem médio não distingue uma da outra e as confunde?[8]

Será que existe o risco de erro ou confusão entre ambas? Um destes sinais (que, admite-se, têm semelhanças) pode dar origem a que seja tomado pelo outro ou o público pode entender que há identidade de proveniência entre produtos ou serviços de ambos?

Afigura-se-nos que não.

A lei manda atender ao tipo de pessoa em confronto, mas no caso, dado que estamos perante a firma de uma sociedade por quotas (a ré) e o nome do estabelecimento de uma sociedade anónima (a apelante), a relevância deste elemento é diminuta, sendo certo que sempre poderíamos pensar que face à natureza de ambas as sociedades o homem médio não as confunde.

A ré/apelada tem a sua actividade centralizada numa zona geográfica bem definida enquanto a Apelante é uma empresa de dimensão nacional. Pensamos que são facilmente diferenciadas pela população que recorrem aos serviços de uma e de outra.

Mesmo no que concerne “à afinidade ou proximidade das suas actividades” julgamos que não existe qualquer perigo de confusão entre a Firma da Ré e o Nome de Estabelecimento da Apelante.[9]

Estamos perante actividades com um âmbito bem diferenciado, não sendo susceptíveis de qualquer confusão.

Pensamos que nem sequer se pode afirmar que estamos perante duas empresas do mesmo ramo de actividade. São diferentes e distintos os planos em que ambas as empresas desenvolvem as suas actividades.

A clientela de uma e de outra empresa são distintas e não confundem estes símbolos nem se deixam confundir por eles.

È certo que existe alguma semelhança quer na escrita quer na fonética destes símbolos.

Ambos se iniciam pela expressão “QUIMI”.

A autora é a Quimigal e a Ré é a Quimigaia.

E por aqui se ficam as semelhanças entre ambos. Admitimos que mesmo havendo um só elemento comum, (mas de tal forma predominante), pode haver lugar à confusão.

Mas não é certamente o caso.

Apesar daquela semelhança (QUIMI) a parte restante é suficientemente distinta para não causar qualquer confusão seja no Público em geral seja nos clientes concretos de ambas as empresas em particular.

Certamente que um habitante de Vila Nova de Gaia que necessite de produtos químicos, de higiene e limpeza não se vai dirigir à Quimigal nem os clientes desta se dirigem à Quimigaia.

Seja o público em geral seja os clientes em concreto não são induzidos em erro.

Do confronto entre estas duas expressões, parece-nos que as mesmas não são susceptíveis de criar qualquer risco de confusão, pelo que o pedido de anulação formulado pela Apelante não pode merecer provimento.

Para haver anulação é preciso que a comparação entre os diversos sinais distintivos causem confusão, o que não se verifica.

Entendemos pois que não podem proceder as conclusões da Apelante impondo-se a improcedência do presente recurso.

Conclusão

Podemos concluir que a semelhança das expressões "Quimigal ....., SA" e "Quimigaia …..Lda ", conjugada com os demais elementos, que devem ser valorados em conjunto, não permite concluir pela existência da possibilidade confusão a que alude o n.º 2 do art. 33.º do DL n.º 129/98, como a afasta.

Em suma, não pode a Recorrente pretender a anulação da Firma C………., Lda, pelo que se impõe a improcedência do recurso.

IV- Decisão

Por tudo o que se deixou exposto e nos termos dos preceitos citados, acorda-se em julgar improcedente o recurso de apelação e, em consequência decide-se confirmar a decisão recorrida.

Custas pela Recorrente.

Porto, 15 de Outubro de 2007

José António Sousa Lameira

António Eleutério Brandão Valente de Almeida

José Rafael dos Santos Arranja

[1] Importa salientar (já que foi aflorado pela Apelante nas suas alegações) que a legislação aplicável ao caso em análise é o Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo DL. n.º 16/95 de 24 de Janeiro, pois que a propriedade industrial se encontrava regulada à data dos factos em causa nos autos, pelo disposto no Código publicado pelo D.-L. nº15/95 de 24 de Janeiro, diploma entretanto revogado pelo D.-L. nº36/2003 de 5 de Março, actualmente em vigor.

Tal aplicação decorre do preceituado no artº 12º nºs 1 e 2 C.Civ. Sobre a aplicação da Lei no tempo veja-se Baptista Machado, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil.

[2] Cfr. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol. I, p. 253 a 255.

[3] O terceiro sinal distintivo é a marca, enquanto elemento diferenciador dos produtos.

[4] Cfr. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, op. cit. Pag. 256

[5] Cfr. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, op. cit. pag. 288

[6] Cfr. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, op. cit. pag. 279. Acrescenta este Ilustre Prof. “Novidade significa, pois, o mesmo que inconfundibilidade e há-de ser aferida em relação ao conteúdo global da firma”.

[7] “Esse juízo há-de ser o resultado de valoração de todo o conjunto de elementos e, deve ser formulado negativamente quanto à confundibilidade, ou seja, o que se pretende não é saber se os sinais em causa são confundíveis mas, antes e apenas, se não o são, indagando-se se, pela semelhança das designações das firmas e denominações adoptadas, não podem ser susceptíveis de confusão.

Subjacente ao critério referido não pode deixar de estar um outro, qual seja o de que tudo deve ser analisado e ponderado à luz da ciência e diligência normal do homem médio; da possibilidade de indução em erro sobre a identificação, não de um comerciante ou de pessoa especialmente conhecedora, mas do normal cliente que, tendo em mente dirigir-se a uma empresa, possa vir, por esse motivo, a dirigir-se a outra (cfr., sobre o ponto, FERRER CORREIA, "Lições de Direito Comercial", Reprint - Lex, 147 e ss.; O. ASCENSÃO, "Direito Comercial", I, 279 e ss.)”, in Ac. R. Porto de 19.12.2002, Relator Desembargador, Alves Velho.

[8] Veja-se o Ac. STJ de 22.01.1997, Relator Conselheiro Silva Paixão in CJ, Tomo I, pgs. 67 e ss e em www.dgsi.pt: I - O conceito de firma, em sentido lato, engloba a firma-nome (firma stricto sensu) que põe em relevo o elemento pessoal, a firma-denominação (denominação particular, em que releva o objecto do comércio) e a firma mista (integrada pelo nome de pessoas, com menção do comércio exercido).

II- No juízo sobre a distinção e a insusceptibilidade de confusão ou erro, deve ser considerada a existência de nomes de estabelecimento de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos; mas é importante salientar que o titular do nome do estabelecimento fica condicionado pela comunicação do seu direito ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em impresso próprio.

III- O problema da confundibilidade das firmas - ou de uma firma com um nome de estabelecimento, que é um sinal destinado a designar e individualizar ou identificar o próprio estabelecimento - prende-se com o princípio da novidade ou da exclusividade.

IV- O melhor critério para, na prática, dar execução ao princípio da novidade será o de verificar, com referência à diligência normal do homem médio, se pode haver confusão.

V- Os elementos preponderantes no conjunto da comparação são os que devem ser considerados na apreciação das semelhanças.

[9] A A. tem como actividade principal a exploração de indústrias químicas em geral e actividades delas derivadas ou com elas relacionadas, e ainda o comércio de produtos químicos e afins e a prestação de serviços relacionados com a actividade principal; a R. dedica-se à compra e venda a retalho de produtos químicos, de higiene e limpeza.