Acordam os Juizes, do Tribunal da Relação de Lisboa.
RELATÓRIO.
Instalado Tribunal Arbitral ao abrigo dos artigos 2º e 3º da Lei 62/2011 de 12/12, no âmbito do qual F... AG demandou B... SA, foi alegado na petição inicial que a demandante é titular da Patente Europeia nº694547 (EP 694547), bem como do Certificado Complementar de Protecção nº139 (CCP 139), respeitantes ao medicamento RoValcyte contendo Valganciclovir como substância activa, em vigor, respectivamente, até 19/07/2015 e até 20/09/2016, tendo a demandada requerido Autorizações de Introdução no Mercado (AIM) de medicamentos genéricos contendo como substância activa o Valganciclovir, conforme publicação de 18/10/2014 do Infarmed, lançamento esse que constituirá uma violação da patente da demandante.
Concluiu pedindo que a demandada seja (i) condenada a abster-se de, em território português, ou com o objectivo de comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer o medicamente genérico contendo como princípio activo o Valganciclovir, enquanto a EP694547 e correspondente CCP 139 estiverem em vigor; (ii) condenada a não transmitir a terceiros as AIM relativas a tal medicamento genérico, até à data da caducidade do direito ora exercido, ou seja, até 20/09/2016, inclusive; (iii) condenada, nos termos do artigo 829-A do Código Civil, a pagar à demandante uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a média diária de vendas do medicamento RoValcyte no mercado português, por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida nos termos acima requeridos, atendendo a que no ano de 2014 o valor das vendas do medicamento RoValcyte no mercado português ascendeu a 4 273 011,00 euros.
Citada a demandada, não foi oferecida contestação.
Em 24 de Julho de 2015 a demandante deu conhecimento de que o prazo de validade do CCP 139 foi prorrogado até 20/03/2017, conforme publicação no Boletim da Propriedade Industrial nº121/2015, de 24/07/2015.
Face à falta de contestação da demandada, foi proferido despacho que determinou (a) a condenação da demandada no primeiro pedido deduzido pela demandante, ficando impedida de iniciar a exploração industrial ou comercial de medicamentos genéricos contendo a substância activa Valganciclovir durante a vigência do CCP 139, nos termos do nº2 do artigo 3º da Lei 62/2011 de 12/12; (b) a comunicação da falta de dedução de contestação por parte da demandada e deste despacho ao Infarmed e ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de acordo com o nº6 do artigo 3º da Lei 62/2011 de 12/12; (c) a concessão de um prazo de 10 dias à demandante para indicar prova testemunhal relativamente aos restantes pedidos deduzidos, de condenação da demandada a não transmitir a AIM e a pagar sanção pecuniária compulsória, bem como para vir dizer se prescindia da audiência preliminar.
Tendo a demandante prescindido de audiência preliminar e das testemunhas arroladas, foi proferida decisão arbitral, que decidiu nos seguintes termos:
Pelo exposto, acordam os árbitros em considerar parcialmente procedente a presente acção arbitral e em consequência:
a) Condenam a demandada B... SA a abster-se de importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer medicamentos genéricos contendo como substância activa o Valganciclovir, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, enquanto o correspondente Certificado Complementar de Protecção nº139, que tem por base a Patente Europeia nº694547, se encontrar em vigor:
b) Absolvem a demandada B... SA do pedido de condenação à não transmissão a terceiros das AIM identificadas no artigo 51º da petição inicial, sem prejuízo de o(s) eventual(ais) transmissário(s) se encontrar(em) vinculado(s), em termos de caso julgado, pela presente decisão arbitral.
c) Condenam a demandada a pagar uma sanção pecuniária compulsória no montante de 3 512,00 euros, por cada dia em que viole o determinado pela presente sentença,
d) Condenam a demandante a suportar 40% e a demandada 60% das custas do processo, nos termos descritos em parágrafo 10 supra.
Inconformada, a demandada interpôs recurso da sentença arbitral e alegou, formulando conclusões com os seguintes argumentos:
-A sanção pecuniária compulsória tem função preventiva e repressiva, exigindo esta última uma intervenção do tribunal judicial, não tendo os tribunais arbitrais competência para o efeito.
-Não resulta do artigo 2º da Lei 62/2011 de 12/12, de compromisso arbitral ou do acto de instalação do tribunal arbitral, que no objecto da arbitragem estejam incluídos poderes para arbitrar a sanção pecuniária compulsória.
-Decidindo aplicar a sanção pecuniária compulsória, o Tribunal Arbitral violou o artigo 46º nº3 a) subalínea v) da Lei 63/2011 de 14/12 e o artigo 2º da Lei 62/2011 de 12/12.
-A aplicação da sanção pecuniária compulsória nos termos do artigo 829º-A nº3 do CC é monopólio dos tribunais judiciais.
-A procedência do pedido de condenação na sanção pecuniária compulsória sempre dependeria de a requerente ter alegado e provado a existência de uma actual ou iminente incumprimento da recorrente, o que não aconteceu.
-A titularidade ou pedido de AIM não constitui ofensa de direitos de propriedade industrial, sendo necessário o incumprimento, manifestado ou prestes a ocorrer, de uma determinada obrigação, pelo que a condenação da recorrente no pagamento de sanção pecuniária compulsória viola o artigo 829º-A do CC.
-A atribuição do montante da sanção pecuniária compulsória exclusivamente ao credor sem a repartir com o Estado viola o artigo 829-A nº3 do C.
-Os encargos decorrentes da acção deviam ser todos a cargo da demandante porque a acção foi totalmente da sua iniciativa, não tendo a apelante participado em qualquer diligência processual, não tendo contestado a acção.
-A prossecução da acção depois da revelia da apelante é imputável à demandante, que formulou pedidos para além do âmbito estatuído pelo nº2 do artigo 3º da Lei 62/2011 de 12/12.
-O exercício de direitos lícitos (como os pedidos de AIM) desacompanhados de qualquer evidência da prática de actos lesivos dos direitos de propriedade industrial da recorrida, não pode ser considerado como conduta que deu causa à acção.
-Não existem, no caso, elementos de facto que perspectivem a entrada no mercado do medicamento genérico da recorrente, não havendo litígio a dirimir, pois aquelas autorizações administrativas não são contrárias aos direitos relativos a patentes ou a CCP, conforme estatui o artigo 19º nº8 do DL 176/2006 de 30/8.
-O prosseguimento da acção arbitral foi exclusivamente determinada pelo interesse da recorrida, que não estava obrigada a recorrer à via arbitral e se limitou a exercer um direito potestativo, sem que existisse conduta ilícita da recorrente.
-Foram violados os artigos 527º nº1 e 2 e 535º nº1 e 2 do CPC.
-Assim não se entendendo, devem os encargos ser repartidos na proporção de 1/3 para a recorrente e 2/3 para a recorrida, por via da improcedência de dois pedidos desta, só devendo proceder o primeiro.
A apelada contra-alegou, pugnando pela improcedência do recurso.
As questões a decidir são:
I) Competência do tribunal arbitral para aplicar a sanção pecuniária compulsória.
II) Verificação dos pressupostos de aplicação da sanção pecuniária compulsória.
III) Repartição dos custos do processo.
FACTOS.
A decisão arbitral considerou provados os seguintes factos:
A) A demandante é titular da Patente Europeia nº 694547 (EP694547), requerida em 19 de Julho de 1995.
B) A EP694547 foi concedida à demandante em 21 de Abril de 1999 e obteve validação nacional em 17 de Maio do mesmo ano.
C) A EP694547 tem como epígrafe “Derivados de 2-(2-amino-1,6-di-hidro-6-oxo-purin-9-il)metoxi-1,3-propanodiol”.
D) , E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U) contêm a descrição das reivindicações 1 a 18.
V) A designação química do composto Valganciclovir é 2-(2-amino-1,6-di-hidro-6-oxo-9H-purin-9-il)-metoxi-3-hidroxipropanil-L-valinato.
W) Em 30 de Dezembro de 2002, a Hoffmann requereu a emissão de Certificado Complementar de Protecção relativo ao medicamento RoValcyte, por referência à EP694547.
X) O Certificado Complementar de Protecção nº139 (CCP 139) foi concedido em 17 de Janeiro de 2003.
Y) Ao CCP 139 foi concedida uma extensão pediátrica em 19 de Junho de 2015.
Z) O CCP 139 expira em 20 de Março de 2017.
AA) Em 18 de Outubro de 2014, o Infarmed publicou dois pedidos de AIM de medicamentos genéricos datados de 1 de Outubro de 2014, cuja requerente é a B
BB) Os pedidos de AIM referidos são relativos a medicamentos genéricos contendo a substância activa Valganciclovir (cloridrato), na forma farmacêutica de comprimido revestido por película, com a dosagem de 450 mg e indicam como medicamento de referência o RoValcyte.
CC) O volume de vendas do medicamento RoValcyte no ano de 2013 foi de 187 359 unidades e gerou 4 423 806,00 euros.
DD) O volume de vendas do medicamento RoValcyte no ano de 2014 foi de 212 108 unidades e gerou 4 273 011,00 euros.
ENQUADRAMENTO JURÍDICO.
I) Competência do tribunal arbitral para aplicar a sanção pecuniária compulsória.
Os presentes autos provêm de Tribunal Arbitral instalado para a instauração da acção a que se referem os artigos 2º e 3º da Lei 62/2011 de 12/12.
Este diploma veio criar um regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos sujeitando-os a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada, sendo que o interessado que queira invocar o seu direito ao abrigo deste regime tem o prazo de 30 dias para o efeito, a contar da publicitação do Infarmed do pedido de autorização de AIM (artigo 15º-A do DL 176/2006 de 30/8), formulando o seu pedido junto de tribunal arbitral institucionalizado, ou efectuando pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada.
No caso dos autos, a demandante invocou e pediu protecção dos seus direitos, decorrentes da patente EP 694547 e da CCP 139, face à demandada, pedindo também a condenação desta no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória por cada dia de incumprimento da condenação que viesse a ser proferida.
A decisão arbitral julgou procedentes estes dois pedidos, concedendo a requerida protecção dos direitos da demandante e condenando a demandada no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória.
A demandada, ora apelante não se conforma com a condenação no pagamento de sanção pecuniária, começando por alegar que esta condenação é monopólio dos tribunais estaduais não sendo os tribunais arbitrais competentes para tal condenação.
A favor da posição da apelante decidiu o acórdão da RL de 13/02/2014, p. 724/13, em www.dgsi.pt, com o fundamento de que a legitimidade do tribunal arbitral decorre da vontade das partes ou da lei que os estabelece como necessários, pelo que, não estando prevista na lei a atribuição ao tribunal arbitral dos poderes para condenar no pagamento de sanção pecuniária compulsória, só o tribunal estadual o poderá fazer, único que se encontra investido de autoridade para o efeito.
Em sentido contrário, existe, porém, jurisprudência que tem entendido que, tendo os tribunais arbitrais consagração constitucional no artigo 209º da CRP e estabelecendo o artigo 42º nº7 da Lei 63/2011 de 14/12 que as suas decisões são obrigatórias para as partes e têm a mesma força executiva das sentenças estaduais, deve considerar-se admissível a condenação em sanção pecuniária compulsória nos tribunais arbitrais (acs RL 21/12/2015, p. 1546/15, 23/04/2015, p. 163/15 em www.dgsi.pt).
Aderimos a esta segunda posição, tendo em atenção os argumentos acima apontados e a natureza acessória que esta sanção assume ao lado da sentença para aumentar a sua eficácia, eficácia, essa que a constituição e a lei já atribuem aos tribunais arbitrais.
Acresce que, sendo a arbitragem necessária, de tal forma que, se o interessado não intentar a acção arbitral no prazo de 30 dias previsto no artigo 3º nº1 da lei 62/2011, caduca o direito à invocação do seu direito de propriedade industrial perante a pessoa que requereu a AIM, seja em que tribunal for (neste sentido acs RL 30/09/2014, p.512/14 e 5/05/2016, p. 460/15, em www.dgsi.pt), deverá o único tribunal que pode proporcionar esta protecção ao interessado estar munido do poder de reforçar a eficácia da sua decisão com a condenação no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, desde que se verifiquem os respectivos pressupostos.
Tem, pois competência o Tribunal Arbitral para aplicar esta sanção, improcedendo, nesta parte as alegações da apelante.
II) Verificação dos pressupostos para a aplicação da sanção pecuniária compulsória.
Alega também a apelante que não se verificam os pressupostos de aplicação da sanção pecuniária compulsória, pois não foram alegados, nem provados, factos de que se possa concluir que a demandada tem intenção de não cumprir a condenação da sentença.
Estabelece o artigo 829º-A nº1 do CC que “nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infracção, conforme for mais conveniente às circunstâncias do caso”.
Sendo a sanção pecuniária compulsória aplicável nas prestações de facto infungível, positivo ou negativo, ou seja, em que o devedor não pode ser substituído por terceiro e em que, consequentemente, não há possibilidade de cumprimento coercivo, por não se poder recorrer ao cumprimento de terceiro (cfr Calvão da Silva “Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória”, 1987, páginas 371 e seguintes e 450), a prestação de facto negativo a que a ora apelante foi condenada integra-se na previsão do artigo 829º-A.
Mas, tratando-se de uma condenação acessória que não está relacionada com o objecto da acção, não se destinando a indemnizar o credor, mas sim a prevenir o incumprimento do devedor e a compeli-lo a cumprir, a sua aplicação depende de haver indícios de que o devedor se prepara para não cumprir.
Deste modo, não havendo factos de que se possa concluir que a demandada tem intenção de incumprir, de que há uma violação actual ou iminente, não pode ser aplicada sanção pecuniária compulsória (neste sentido os dois acórdãos da RL de 21/12/2015 e 23/04/2015 acima citados e ainda acs da mesma RL 26/06/2014, p. 787/13, 7/11/2013, p. 854/13, 12/12/2013, p.617/13, 3/10/2013, p. 747/13, também em www.dgsi.pt).
No caso da apelante, para além de nem sequer ter contestado, não se provaram quaisquer factos que integrem uma violação actual ou eminente dos direitos da demandante, não podendo considerar-se como tal o pedido de AIM, pois, nos termos do artigo 19º nº8 do DL 176/2006 de 30/8, a realização de estudos e ensaios e as exigências práticas daí resultantes, incluindo a concessão de AIM não são contrárias aos direitos relativos a patentes ou a certificados complementares de protecção de medicamentos (cf. neste sentido ac STJ 20/05/2015, p.747/13, em www.dgsi.pt).
Não existe, portanto, fundamento para aplicação da sanção pecuniária compulsória à demandada apelante.
E, apesar da não aplicação da sanção pecuniária compulsória enfraquecer a eficácia da protecção dos direitos de propriedade industrial em causa, estes direitos não ficam desprotegidos perante um eventual futuro incumprimento, face aos mecanismos previstos na execução de prestação de facto, nomeadamente o artigo 876º nº1 alíneas b) e c) do CPC.
Procedem, pois, as alegações da apelante nesta parte.
III) Repartição dos encargos do processo.
Alega ainda a apelante que a responsabilidade dos encargos do processo deverá ser toda a cargo da demandante nos termos do artigo 535º nº1 e 2 do CPC, tendo em atenção que a apelante não deu causa à acção, a qual foi toda no interesse e da iniciativa da demandante.
Contudo não é assim.
Se é certo que não se provou a intenção de a apelante violar os direitos da demandante, ao requerer a AIM, a verdade é que o requerente destas autorizações sabe que está sujeito a que o titular de patentes que possam ser afectadas poderá intentar a acção arbitral e que o terá mesmo de fazer, sob pena de ver caducado o direito de alguma vez requerer a protecção dos seus direitos face ao requerente da AIM, que, assim, dá causa à acção (neste sentido, ac. RL de 7/11/2013, acima citado).
Não deve, portanto, imputar-se à demandante a totalidade dos encargos, que deverão ser fixados de acordo com a regra geral do artigo 527º do CPC, sem prejuízo de se alterar a repartição dos mesmos, face à improcedência ora operada do pedido de condenação no pagamento de sanção pecuniária compulsória.
Assim, tendo a demandante obtido procedência no pedido principal, mas decaído nos outros dois pedidos e tendo a demandada decaído apenas no pedido principal, fixa-se a repartição dos encargos em 50% para cada uma das partes.
DECISÃO.
Pelo exposto se decide julgar parcialmente procedente a apelação e, consequentemente se decide:
1- Alterar a decisão recorrida nos seguintes termos:
a) revogar a decisão recorrida na parte que condenou a demandada no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, dela a absolvendo;
b) repartir os encargos do processo em 50% para cada uma das partes.
2- Manter a sentença recorrida no restante.
Custas da apelação na proporção de ¼ para a apelante e de ¾ para a apelada.
Lisboa,2016-12-21
Maria Teresa Pardal
Carlos Marinho
Anabela Calafate
