086120 - Supremo Tribunal de Justiça

I- O artigo 93, n. 12 do Código da Propriedade Industrial, deve sofrer uma interpretação restritiva: o princípio da recusa do registo que contenha elementos de reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada, exclusivamente para exportação não se aplica à pretensão ou registo de marca de produtos ou serviços para circular exclusivamente em território nacional.

II- A firma proprietária de uma marca com registo destinado exclusivamente para exportação, não tem o direito de opôr-se ao pedido de produção duma marca internacional semelhante para circulação exclusivamente em território nacional.

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1. Camparca, S.A. com sede na Suiça interpôs recurso para o Tribunal da Comarca de Lisboa do despacho do

Director de Serviços de Marcas do Instituto Nacional de

Propriedade Industrial que recusou protecção em

Portugal à marca internacional n. 560253 "Top Line

Lemon Collection" para os produtos classe 25 com fundamento na pré-existência dos registos das marcas nacional n. 246939 "Lemon" e internacional mista n.

337221, "Lemon Baby", sendo certo que este último registo foi declarado caduco.

Tal despacho foi revogado pelo Sr. Juiz "a quo" que ordenou o registo da marca internacional mista n.

560253 "Top-Line Lemon Colection".

- Inconformada com tal decisão a sociedade Silpex -

Confecções Têxteis Limitada, a favor de quem se encontra registada a marca "Lemon" apelou. A Relação de Lisboa, por acórdão de 21 de Abril de 1994, concedeu provimento ao recurso, revogando a sentença apelada e mantendo e confirmando o despacho do Director do

Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade

Industrial a recusar protecção em Portugal da marca internacional mista n. 560253 "Top Line Lemon

Collection" da apelada Camparca, S.A.

2. Camparca, S.A. pede revista (concessão de protecção legal ao registo da marca internacional mista n. 560253

"Top Line Lemon Collection"), formulando as seguintes conclusões:

1) o acórdão recorrido ao recusar a protecção ao registo da marca internacional n. 560253, "Top Line

Lemon Collection" fez uma incorrecta aplicação do direito.

2) Com efeito, ao invés do que se entendeu no referido acórdão, o registo da marca nacional n. 240939 "Lemon" não pode constituir impedimento à protecção do registo da marca internacional n. 560253, "Top Line Lemon

Collection" da recorrente.

3) Conforme ficou amplamente demonstrado nas instâncias, a marca da recorrente é constituída por um conjunto de elementos nominativos e figurativos bem característicos que compreende as expressões "Top

Line", "Lemon" e "Collection" incluídos num arranjo gráfico distintivo, sendo a expressão Top Line inserida num rectângulo em posição oblíqua e com um sombreado na parte inferior e lateral, a palavra "Lemon" escrita com a letra "O" em forma de limão e enquadrada em duas linhas paralelas e a palavra "Collection" incluída na parte inferior da mesma e sublinhada.

4) Por seu turno, a marca nacional n. 246939 que o acórdão recorrido considerou como obstativa da protecção à marca internacional da recorrente, é uma marca estritamente nominativa, sendo constituída pela expressão "Lemon" e destina-se a assinalar exclusivamente para exportação, "artigos de vestuário".

5) Sendo a marca em causa um designativo misto constituído por um característico conjunto de elementos figurativos e nominativos, que facilmente o fazem distinguir da marca nacional n. 246939, que é estritamente nominativa, sendo constituída apenas pela palavra "Lemon", não existe qualquer impedimento à protecção do registo da marca internacional n. 560253,

"Top Line Lemon Collection" da ora recorrente, ao invés do que entendeu o acórdão recorrido, porquanto as referidas marcas não se confundem e muito menos se confundem facilmente (cf. artigos n. 12 e 94 do Código de Propriedade Industrial).

6) Em qualquer caso, e independentemente da questão da confundibilidade entre as marcas em confronto, a marca nacional n. 246939 "Lemon" não poderá opor-se válidamente ao registo da marca internacional n.

560253, "Top Line Lemon Collection" da ora recorrente.

7) Como o registo dessa marca nacional n. 246939

"Lemon" foi requerido e concedido exclusivamente para exportação, essa marca não poderá sequer, nos termos do artigo 124, n. 4, do Código da Propriedade Industrial, ser utilizada em território português, sob pena de caducidade do respectivo registo.

8) Assim, o registo da marca nacional n, 246939 "Lemon" não pode constituir impedimento à protecção do registo da marca internacional mista n. 560253 "Top Line Lemon

Collection" da ora recorrente.

9) A marca internacional n. 560253 "Top Line Lemon

Collection" deve gozar de protecção total em Portugal.

10) O acórdão recorrido fez uma incorrecta aplicação do direito, designadamente do disposto nos artigos 78, parágrafo 2, 93 n. 12 e 94 do Código da Propriedade

Industrial.

3. A recorrida Silpex - Confecções têxteis Limitada apresentou contra-alegações a pugnar pela manutenção do decidido, salientando que:

1) O douto acórdão recorrido reconheceu que as marcas n. 246939 "Lemon" e a marca internacional mista n.

560253, "Top Line Lemon Collection" visam produtos realmente semelhantes e com campos de aplicação coincidentes e podem ser concorrentes não só por se integrarem na mesma classe mas também por terem funções e aplicações praticamente iguais;

2) Reconheceu ainda o douto acórdão que o elemento predominante nas duas marcas é o vocábulo "Lemon" que sobressai não só gráfica mas também fonética e até graficamente pelo que as duas marcas são susceptíveis de criar facilmente confusão no público consumidor.

3) O facto de a marca recorrida ser designada por marca para exportação a mesma produz efeitos no território nacional pois de outro modo o direito de ser titular dessa marca seria meramente artificial.

4) Designadamente a marca da recorrida há-de produzir efeitos nos eventuais excedentes de exportação ou seja nos produtos exportados que por uma ou outra razão imprevista levam à devolução para o exportador dos produtos originariamente entregues no estrangeiro ou ainda no espaço que os produtos percorrem até à sua saída para o exterior ainda em relação ao direito que assiste ao titular da marca independentemente do produto que a mesma assinala.

5) O conceito de espaço à luz das leis comunitárias afere-se hoje por padrões bem distintos de há uns anos atrás e a fronteira para a circulação das mercadorias nos estados membros é apenas restringida pelos limites dos países limítrofes que não pertencem à comunidade.

Corridos os vistos, cumpre decidir.

II

Elementos a tomar em conta:

1) A Silpex - Confecções Texteis Limitada tem registada a seu favor a marca "Lemon" n. 337221, destinada:

"Artigos de vestuário" (classe 25) exclusivamente para exportação.

2) A camparca S.A. apresentou o pedido de registo de marca n. 560253 "Top Line Lemon Collection" destinada também a produtos de classe 25: "Vétements et sous - vétements, notamment tricots, maillots et hommetric sportive".

3) o registo aludido no n. anterior foi recusado pelo

Director de Serviço de Marcas do Instituto Nacional da

Propriedade Industrial, com o fundamento na pré-existência das marcas "Lemon" (aludida no n. primeiro) e internacional mista n. 337221 "Lemon Baby".

4) O registo da marca "Lemon Baby" foi declarado caduco.

5) A sentença de primeira instância revogou o despacho referido em 3) apenas e tão somente porque a marca

"Lemon" se destina a produtos destinados unicamente para exportação e assim "... as duas marcas têm mercados especialmente diferentes não havendo por isso concorrência entre elas no mercado nacional".

III

Questões a apreciar no presente recurso.

A apreciação e a decisão do presente recurso, delimitado pelas conclusões das alegações, passa, fundamentalmente, pela análise das duas questões: a primeira, se o registo da marca nacional "Lemon" não pode constituir impedimento à protecção do registo da marca internacional "Top Line Lemon Collection" por ter sido requerida e concedida exclusivamente para a exportação; a segunda, se não existe impedimento à protecção do registo da marca internacional "Top Line

Lemon Collection" por não se confundir com a marca

"Lemon", e muito menos se confundir facilmente.

A segunda questão ficará prejudicada na sua apreciação caso a primeira questão sofra resposta afirmativa.

Abordemos, pois, tais questões.

IV

Se o registo da marca nacional "Lemon" não pode constituir impedimento à protecção do registo da marca internacional "Top Line Lemon Collection", por ter sido requerida e concedida exclusivamente para a exportação.

1. Posição das instâncias e das partes:

1a) O Sr. Juiz da 1. instância decidiu nada obstar ao registo da marca internacional mista "Top Line Lemon Collection", uma vez que a marca obstativa "Lemon" assinala produtos exclusivamente para exportação, pelo que as duas marcas têm mercados especialmente diferentes não havendo por isso concorrência entre elas no mercado nacional.

1b) A Relação de Lisboa, no acórdão recorrido, decidiu que a marca "Lemon" constitui impedimento à protecção do registo da marca internacional "Top Line Lemon

Collection" por três ordens de razão: a primeira, por a marca "Lemon" haver de produzir efeitos nos eventuais excedentes de exportação ou no espaço que os espaços percorrem até à sua saída para o exterior: a segunda, a apelante ou qualquer interessado tem direito a ser titular de uma marca independentemente do produto que a mesma assinala; a terceira, após a adesão de Portugal à

CEE a fronteira para a circulação de mercadorias nos estados membros é apenas limitada pelas fronteiras dos países que àquele não aderiram, ainda.

1c) A recorrente Camparca, S.A., discorda da doutrina do acórdão, alinhando as seguintes razões: a) não coexistindo as referidas marcas no mesmo mercado, porquanto o que está em causa é a protecção em

Portugal da marca "Top Line Lemon Coollection" e a marca "Lemon" é destinada exclusivamente à exportação não pode ser impeditiva de protecção ao registo internacional da marca da ora recorrente. b) se a recorrida Silpex - Confecções Têxteis Limitada exportar para o estrangeiro produtos assinalados com a sua marca "Lemon", mas os excedentes destes vierem a ser devolvidos para Portugal, o registo da marca

"Lemon" caducará inevitavelmente nos termos do artigo

124 n. 4 do Código de Propriedade Industrial. c) Sendo Portugal membro da Convenção da União de Paris quando a versão desta que se achava em vigor era a do acto de Londres, houve a necessidade de consagrar na lei a figura das marcas para exportação, porque para se obter o registo de uma marca num outro país membro da

União era necessário demonstrar que tal marca se achava registada no país de origem. d) No entanto, tal disposição foi revogada pela redacção do acordo de Madrid que lhe foi dado pelo acto de Estocolmo, sendo hoje possível requerer o registo de uma marca num outro país membro da Convenção da União de Paris sem necessidade de se demonstrar que a marca goza de protecção no país de origem. e) O que sucede é que as marcas para exportação têm, não obstante a referida alteração da Convenção da União de Paris, continuado a ser requeridas por nacionais que requerem o registo das suas marcas para exportação

(artigo 78 e parágrafo 2 do Código da Propriedade Industrial). f) No entanto, para que a recorrida particular (Silpex

- Confecções Têxteis, Limitada) pudesse opor a sua marca à protecção da marca da ora recorrente deveria ter requerido e obtido o registo de uma marca nacional sem a restrição de que a mesma somente pode ser usada para exportação. Dir-se-à que só o não terá feito simplesmente porque a lei não lho permite. g) A afirmação de que "na sentença apelada não se teve em conta que após a adesão de Portugal à CEE a fronteira para a circulação de mercadorias nos estados membros é apenas limitada pelas fronteiras dos países que àquele não aderiram ainda" improcede no concreto domínio da propriedade industrial, e isto porque: h) A propriedade industrial rege-se pelo direito nacional de cada Estado-membro e o que está em causa nos autos é a protecção em Portugal de uma marca de registo internacional.

1 d) A recorrida Silpex - Confecções Têxteis Limitada sustenta que, por um lado, o direito de propriedade industrial é um direito que pode ser exercido "erga omnes": é que "o espaço que o nosso registo protege é precisamente e tão só em Portugal", o que significa que tendo a marca do recorrente sido concedida pelo

I. N.P.I. para exportação alguns efeitos há-de produzir em Portugal.

Por outro lado, a questão dos limites do território ou das fronteiras tem hoje um significado diferente do que lhe era conferido há uns anos atrás. O Tratado da

CEE. .. converteu um espaço nacional onde havia barreiras específicas à circulação de mercadorias num amplo mercado europeu, delimitado apenas pelas fronteiras geográficas dos países limítrofes que não fazem parte da comunidade europeia.

Que dizer?

2. Em face do artigo 74 do Código da Propriedade

Industrial, marca pode ser definida em termos gerais, como sinal distintivo que serve para identificar o produto (entendido numa acepção ampla, abrangendo quer os produtos ou mercadorias quer os serviços), propostos ao consumidor.

- A marca serve, antes de mais, para identificar os produtos ou serviços em si mesmos, distinguindo-os dos demais seus congéneres - sendo através desta função identificadora e distintiva que favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.

- A propriedade da marca resulta do seu registo, que, entre nós, tem eficácia constitutiva ou atributiva daquele direito - artigos 74 e 93 n. 12, do Código da

Propriedade Industrial.

- Dentro dos direitos em que se concretiza a ideia da propriedade sobre uma marca cabe distinguir uns direitos que têm um sentido positivo (direito ao uso da marca, em exclusividade - artigos 125 e 126 C.P.I. -; direito de disposição - artigo 118 C.P.I -; direito de conceder a outrem licença para a exploração da marca - artigo 118, parágrafo 1 C.P.I.); direito de manutenção da marca - artigo 83. C.P.I.) e outros que tem um sentido negativo ou de exclusão (direito de opor-se ao registo de marcas confundíveis - artigo 93 n. 12,

Código da Propriedade Industrial: reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado).

- Os direitos em que se concretiza a ideia de propriedade sobre uma marca têm uma extensão objectiva e uma extensão territorial.

- No que respeita à extensão objectiva pode analisar-se que enquanto os direitos positivos ou de gozo "se concentrem na própria identidade do sinal e na concreta definição dos produtos ou serviço pelo mesmo abarcado, os direitos negativos ou de execução podem operar sobre uma base objectiva mais ampla, e alcançar sinais não só idênticos, mas também semelhantes a produtos ou serviços não só coincidentes, mas concorrentes ou relacionados no mercado" (Buaventura Pellicé Prats e

Marce, Nueva Enciclopédia Jurídica, Tomo XV, Barcelona,

1974, página 912).

- No que respeita à extensão territorial pode assinalar-se que o direito sobre as marcas tem uma dimensão territorial que se identifica com o território nacional.

3. A chamada territorialidade das marcas oferece problemas ao incrementar-se os intercâmbios de mercadorias entre os países: as mercadorias têm marca registada no seu país de origem e destinam-se também ou exclusivamente a países estrangeiros.

- São as chamadas marcas nacionais para exportação, que configuram duas situações: uma, as marcas são exploradas em cada país por empresas conectadas directa ou indirectamente entre si, de sorte que as mercadorias circulam no país de origem - onde a marca foi registada - e nos países do destino; outras, as mercadorias registadas num país destinam-se exclusivamente a circularem em outros países.

- O tratamento jurídico tem de ser necessariamente diferente. Parece inquestionável a plena eficácia exclusiva da marca no território do país de origem - onde a marca foi registada - sempre que os produtos (ou serviços) circulem quer nesse país quer noutros países.

Neste sentido vide Buaventura Pellicé Prats, obra citada, página 912.

4. No que concerne à segunda situação (marcas nacionais exclusivamente para exportação, para circularem somente em países estrangeiros), haverá que ter presente que pode verificar-se uma de duas situações: ou surgir uma pretensão de registo de marca idêntica ou confundível, destinada exclusivamente a exportação, precisamente para os mesmos países, por onde circula a marca registada, ou, surgir uma pretensão de registo de marca idêntica ou confundível para circular única e exclusivamente em território nacional.

- No caso de verificação da primeira situação, o titular da marca nacional para exportação tem os referenciados direitos negativos ou de exclusão

(direito de opôr-se ao registo de marcas confundíveis), na medida em que esta situação cabe na "mem legis" do artigo 93 n. 12, Código da Propriedade Industrial, dado ser abrangida na sua "ratio legis": o favorecer, o proteger o proprietário da marca no jogo da concorrência.

No caso da verificação da segunda situação, o titular da marca nacional para exportação, não tem quaisquer direitos, quer positivos ou de gozo, quer negativos ou de exclusão.

É o nosso direito positivo a impor tal solução.

Por um lado e quem analisar o parágrafo 2 do artigo 78,

C. P.I. (que enuncia: "as marcas de produtos destinados somente a exportação podem ser redigidas em qualquer língua; mas o seu uso em qualquer parte do território português determinará a respectiva caducidade") não pode chegar a outro resultado interpretativo que não seja o de firmar que o titular da marca exclusivamente para exportação não tem o direito de uso, em exclusividade, no território nacional.

Ao mesmo resultado interpretativo se chega na análise do n. 4 do artigo 124, do mesmo diploma legal (que enuncia: "caduca o registo... se a marca destinada somente a exportação e por isso redigida em linha estranha for usada em território nacional").

Por outro lado, as marcas nacionais exclusivamente para exportação não conferem ao seu titular quaisquer direitos negativos ou de exclusão: o de opôr-se ao registo das marcas idênticas ou confundíveis para circularem exclusivamente no território nacional.

- Tal asserção parece não encontrar apoio no artigo 93 n. 12 do Código da Propriedade Industrial (que enuncia:

"ser recusado o registo de marca que contenha elementos a traduzir reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrém, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado").

Assim seria se na interpretação de tal norma não se atendesse, como deve atender-se à sua "ratio legis": favorecer e proteger o proprietário da marca no jogo da concorrência.

Se se pretende registar marca de produtos (ou serviços) para circular exclusivamente em território nacional, ainda que idêntica ou confundível em marca nacional registada exclusivamente para exportação, não se verifica a "ratio legis" da norma do n. 12 do artigo

93, do Código da Propriedade Industrial.

Sendo assim, entende-se que o artigo 93 n. 12 deve sofrer uma interpretação restritiva: o princípio de recusa do registo de marca que contenha elementos de reprodução ou imitação total ou parcial da marca anteriormente registada, exclusivamente para exportação, não se aplica à pretensão de registo de marca de produtos (ou serviços) para circular exclusivamente em território nacional.

5. As considerações expostas em 2), 3) e 4), permitem trazer luz à questão de saber se o registo da marca nacional "Lemon" não pode constituir impedimento à protecção do registo da marca internacional "Top Line

Lemon Collection", por ter sido requerida e concedida exclusivamente para a exportação.

As considerações expostas, em conjugação com a matéria fáctica fixada pela Relação, permite-nos precisar que nos direitos sobre a marca "Lemon", registada pela recorrida Silpex, Confecções Têxteis Limitada, não se concretizou quer o direito de uso, com exclusividade, no território nacional, quer o direito de opôr-se ao registo de marcas (idênticas ou confundíveis) para circularem exclusivamente em território nacional, na medida em que se trata de uma marca destinada, segundo o registo, exclusivamente à exportação.

Conclui-se, assim, que o proprietário da marca "Lemon"

- a recorrida Silpex, Confecções Limitada - não tem o direito de se opôr ao pedido de protecção da marca internacional "Top Line Lemon Collection" para circulação no território nacional.

V

Conclusão:

Do exposto poderá extrair-se que: - "o artigo 93 n. 12 do Código da Propriedade Industrial deve sofrer uma interpretação restritiva: o princípio da recusa do registo que contenha elementos de reprodução ou imitação total ou parcial da marca anteriormente registada, exclusivamente para exportação, não se aplica à pretensão de registo de marca de produtos (ou serviços) para circular exclusivamente em território nacional.

Face a tal conclusão, em conjugação com os elementos reunidos nos autos, poderá precisar-se que:

1) A recorrida Silpex, Confecções Têxteis Limitada, proprietária da marca "Lemon", com registo destinado exclusivamente para exportação, não tem o direito de opôr-se ao pedido de protecção da marca internacional

"Top Line Lemon Collection" para circulação exclusivamente em território nacional.

2) O acórdão recorrido não pode ser mantido por ter inobservado o afirmado em 2).

Termos em que se concede a revista e, assim, revoga-se o acórdão recorrido, mantendo-se a decisão da 1. instância.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 9 de Fevereiro de 1995.

Miranda Gusmão.

Araújo Ribeiro.

Raul Mateus.

Decisões impugnadas:

I- Sentença de 13 de Julho de 1993 do 10. Juízo Cível,

2. Secção de Lisboa;

II- Acórdão de 21 de Abril de 1994 da Relação de

Lisboa.