866/09.9TYLSB.L1-1 - Tribunal da Relação de Lisboa

I- As marcas devem ser apreciadas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g. no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro).

II- O risco de confusão nas marcas complexas deve reportar-se aos elementos com eficácia distintiva, tanto mais que o titular não goza do exclusivo da utilização dos elementos genéricos que componham a sua marca.

III- Devemos considerar o conceito de confusão em sentido estrito para as situações em que haja o risco de o público-consumidor confundir a origem dos produtos ou serviços e o risco de confusão em sentido amplo para as situações em que o público-consumidor, reconhecendo embora a diferente origem dos produtos ou serviços, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens.

(Sumário da Relatora)

Acordam os Juízes na 1ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa

I- Relatório

Caixa Económica Montepio Geral interpôs recurso do despacho proferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial que recusou o registo da marca nacional nº ... – “Cartão Montepio Mega”.

Alegou, em síntese:

- o seu pedido de registo não ofendeu qualquer direito anteriormente registado;

- a suposta detentora de anteriores direitos não é uma instituição de crédito como é a ora recorrente;

- como tal, não só o objecto do negócio não é idêntico como o próprio produto (cartão bancário) tem finalidades diferentes;

- e nem se diga que nas marcas prioritárias também constam referências a instituições bancárias”, uma vez que, mesmo assim, não deixam de ser produtos diferentes, não passíveis de associação;

- o produto cujo registo a recorrente pretende fazer valer é um cartão de crédito, vulgar “visa”, cujo único alcance é o seu titular efectuar movimentos a crédito sobre um contrato de depósito bancário de que é titular junto da recorrente;

- os cartões cuja marca se mostra anteriormente registada proporcionam descontos ou possível crédito que beneficia os clientes da empresa Movijovem, eventualmente em compras a realizar, e as quais terão um apoio financeiro das instituições de crédito que figuram em tais cartões;

- os vocábulos “Mega” e “Cartão” não podem ser propriedade/marca registada de quem quer que seja;

- no cartão da recorrente está totalmente plasmado o nome de quem o emite;

- não está em causa a parceria que a detentora da marca anteriormente registada detém com algumas instituições de crédito;

- quanto à “concorrência desleal” também invocada na decisão recorrida, a mesma carece de fundamento uma vez que não só as entidades são diferentes como os produtos visam outros fins.

Cumprido o art. 43º nº 1 do Código da Propriedade Industrial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial remeteu ao tribunal o processo administrativo.

A parte contrária, Movijovem – Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada foi citada para responder, o que fez, alegando, em síntese:

- as marcas que justificam o obstáculo ao registo são as marcas com pedido de registo no ano de 2001, nº ... - “Mega Cartão Jovem”, registada em 8/5/2007-, nº ..., “Mega Cartão Jovem”, registada em 18/4/2007 -, e nº ... - “Euro 26 Caixa Geral de Depósitos Mega Cartão Jovem”, registada em 19/7/2006;

- as marcas da recorrida destinam-se a assinalar produtos e serviços nas classes: 9 – cartões magnéticos e 36 – serviços financeiros e de seguros;

- os produtos e serviços assinalados pelas marcas em confronto são comercializados nos mesmos circuitos comerciais ou de prestação de serviços: as instituições bancárias;

- os cartões da recorrida estão sempre associados a uma entidade bancária – Caixa Geral de Depósitos, BPI, BNU, fruto de acordos e parcerias;

- nem o exame atento ou confronto permitem ao consumidor comum fazer a distinção de forma clara e inequívoca entre os cartões da recorrente e os cartões da recorrida, sendo facilmente confundíveis as marcas em confronto quanto à sua origem;

- a marca da recorrente vai potenciar a prática de actos de concorrência desleal.

Foi depois proferida sentença que julgou improcedente o recurso.

Inconformada, apelou a Caixa Económica Montepio Geral e tendo alegado formulou as seguintes conclusões:

1- Não existe imitação entre a marca registanda pela Apelante e as marcas registadas pela Apelada;

2- O elemento diferenciador na marca registanda é o nome “MONTEPIO”;

3- Os vocábulos CARTÃO e MEGA, pelo seu significado e generalidade não são, só por si, apreensíveis para designação de qualquer marca;

4- A marca “CARTÃO MONTEPIO MEGA” não apresenta, no que é o seu elemento distintivo e diferenciador, qualquer semelhança com as marcas da Apelada;

Sem conceder,

5- Os artºs 239º, nº 1 alínea a) e 245º, nºs 1 a 3 do CPI, impõem que todos os requisitos ali previstos se verifiquem por forma simultânea e CUMULATIVAMENTE,

6- Muito embora se verifique que a marca registada tem prioridade;

E

7- A marca anterior foi registada para produtos ou serviços que poderão ser considerados como idênticos ou afins;

8- Verifica-se que a nova marca que se pretende registar não detém tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra com a marca registada que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão;

9- Assim como se verifica que a nova marca que se pretende registar não compreende um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto;

10- E tanto assim é que pela Apelada já são usadas três marcas registadas, em tudo semelhantes entre si e sem que entre elas se ponha a questão;

11- Não subsiste, pois, a verificação da condição necessária “cumulativamente” para que possa ser negada a concessão da marca à Apelante;

12- A douta sentença Recorrida viola, assim, por má interpretação e aplicação dos factos à norma, o disposto nos artºs 239º, nº 1 alínea a) e 245º, nºs 1 a 3 do CPI,

Pelo que,

Deverá a douta sentença ora em apreciação ser revogada e substituída por outra que, dando provimento ao pedido da Apelante, venha a deferir o pedido de registo da marca nacional nº ... “CARTÃO MONTEPIO MEGA”.

A recorrida contra-alegou defendendo a confirmação da sentença recorrida.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

II- Questões a decidir

O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente (art. 684º nº 3 e 685º A nº 1 do CPC), pelo que no caso dos autos a questão a decidir é se a marca registanda apresenta semelhança com as marcas da recorrida que induza facilmente o consumidor em confusão ou que compreenda o risco de associação com estas, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

III- Fundamentação

A) Os factos

Na sentença recorrida vem dado como provado:

1- Em 12/06/2008, a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) efectuou um pedido de registo de marca nacional com o nº ..., “CARTÃO MONTEPIO MEGA”.

2- Tal marca destina-se a assinalar produtos da classe 36, “serviços financeiros”.

3- O produto cujo registo a CEMG pretende fazer valer é um cartão de crédito, cujo alcance é o seu titular efectuar movimentos a crédito sobre um contrato de depósito bancário de que é titular junto da CEMG.

4- Por despacho datado de 28/04/2009, o Sr. Director da Direcção de Marcas e Patentes (Departamento de Oposição e Contencioso), por subdelegação de competências do Conselho Directivo, indeferiu o referido pedido, com fundamento na imitação dos direitos pertencentes a Mobijovem, Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada.

5- Na sequência de um pedido de registo efectuado em 05/01/2001 por Mobijovem, Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, encontram-se registadas as seguintes marcas nacionais:

a) a marca nº ... - desde 08/05/2007, “MEGA CARTÃO JOVEM”

b) a marca nº … – desde 18/4/2007, “MEGA CARTÃO JOVEM”,

c) a marca nº …. - desde 19/07/2006, “Euro<26 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS MEGA CARTÃO JOVEM”

6- As três marcas tituladas por Mobijovem, Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada destinam-se a assinalar os produtos e serviços da classe 9 “cartões magnéticos” e 36 “serviços financeiros e de seguros”.

7- Os respectivos cartões são de débito/crédito, com recurso à prestação de serviços bancários por parte das instituições bancárias referidas nos próprios (BPI, BNU e CGD).

B) O Direito

Ao caso dos autos é aplicável o Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL 36/2003 de 5 de Março, com as alterações introduzidas pelo DL 328/2007 de 26/9, pelo DL 360/2007 de 2/11, pela Lei 16/2008 de 1/4 e pelo DL 143/2008 de 25/7 (cfr art. 4º nº 1 al a) do DL 143/2008).

De harmonia com o art. 224º nº 1 do CPI o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina.

Também o art. 258º estabelece que «O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação no espírito do consumidor.».

A noção de marca extrai-se do art. 222º:

«1- A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

2- A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.».

A marca é pois, o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais, servindo para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais distintivos do comércio (cfr Carlos Olavo, «Propriedade Industrial», vol I, 2º ed, 2005, pág. 70).

As marcas podem ser nominativas, figurativas ou mistas, simples ou complexas.

Marcas nominativas são aquelas que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema. As marcas mistas combinam elementos nominativos e figurativos. As marcas complexas são formadas por uma pluralidade de elementos, quer sejam todos nominativos, quer sejam todos figurativos ou quer se trate de uma combinação de elementos nominativos e figurativos (cfr Carlos Olavo, ob cit, pág. 72).

As marcas da recorrida são mistas e complexas pois integram vários elementos nominativos e figurativos.

A marca registanda é nominativa e complexa pois integra vários elementos nominativos.

De harmonia com o art. 239º nº 1 al a) do CPI constitui fundamento de recusa do registo de marca «a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada».

O art. 245º nº 1 diz-nos que «A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

«a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.».

Como referem António Campinos e Luís Couto Gonçalves (in «Código da Propriedade Industrial» anotado, 2010, pág. 477), para os efeitos da alínea a), a prioridade é, em regra, determinada pela data da apresentação do pedido de registo da marca nacional. Com efeito, nos termos do art. 11º do CPI, o registo é concedido a quem primeiro apresentar regularmente o pedido com os elementos exigíveis.

A recorrida é detentora das três referidas marcas registadas para as quais pediu o registo em 5/1/2001, sendo por isso manifesto que as mesmas têm prioridade.

Além disso, as marcas da recorrida assinalam serviços financeiros e de seguros e a marca registanda assinala serviços financeiros, pelo que as marcas em confronto se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos, como afinal admite a recorrente nas conclusões da sua alegação. E assim, apesar de a recorrida não ser uma instituição bancária, o uso dos cartões implica a prestação de serviços por parte de instituições bancárias (BPI, BNU e CGD).

Estão pois, verificados os requisitos enunciados nas alíneas a) e b) do nº 1 do art. 245º.

Importa agora averiguar se está preenchido algum dos requisitos previstos na alínea c).

A susceptibilidade de confusão reporta-se aos sinais distintivos e não aos produtos ou serviços.

Ora, as marcas em confronto têm em comum as palavras «Cartão» e «Mega».

Cada uma destas palavras, isoladamente, não tem poder distintivo. Além disso, apenas as marcas da recorrida integram o vocábulo «Jovem» e apenas a marca da recorrente integra o vocábulo «Montepio». «Montepio» apresenta-se como um elemento distintivo mas o mesmo já não se pode dizer da palavra «Jovem» dada a sua corrente utilização.

Mas as marcas devem ser apreciadas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g. no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor. Além disso, nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo) devemos privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante. É no respeito da visão unitária e não espartilhada da marca que se retira ou não a prevalência de um dos seus elementos (cfr Luís Couto Gonçalves, «Manual de Direito Industrial», 2ª ed, pág. 278).

A imitação deve, pois, ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente (cfr Carlos Olavo, ob. cit, pág. 102).

A reprodução que consubstancia a usurpação da marca pode ser servil ou de total identidade ou apenas aproximativa ou de mera semelhança e em qualquer dos casos, aos elementos reproduzidos podem ser aditados outros. Se, apesar do elemento aditado a marca reproduzida mantiver a sua individualidade própria no conjunto que forma com a adição, continua a exercer a sua função distintiva que lhe é própria, confundindo-se a marca reproduzida com a que contém o aditamento (cfr Carlos Olavo, ob. cit., pág 95).

O risco de confusão nas marcas complexas deve reportar-se aos elementos com eficácia distintiva, tanto mais que o titular não goza do exclusivo da utilização dos elementos genéricos que componham a sua marca (cfr art. 223º nº 2 do CPI).

Na apreciação a fazer sobre o risco de confusão temos de nos reportar ao consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento, não esquecendo que ele quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento. Quando os sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece. Na comparação a fazer entre um sinal e a memória de outro, há que ter em conta a capacidade do sinal imitado para perdurar na memória do público devido à sua força distintiva, à sua originalidade e/ou notoriedade.

Devemos considerar o conceito de confusão em sentido estrito para as situações em que haja o risco de o público-consumidor confundir a origem dos produtos ou serviços e o risco de confusão em sentido amplo para as situações em que o público-consumidor, reconhecendo embora a diferente origem dos produtos ou serviços, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens (cfr Luís Couto Gonçalves, ob cit, pág. 280).

O TJE (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias) já tem entendido que o risco de confusão existe quando o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, ou seja, quando o consumidor, mesmo que distinga os sinais, possa julgar que o titular do registo anterior tem alguma espécie de controlo sobre os bens ou prestações identificados através da marca ulterior (cfr António Campinos e Luís Couto Gonçalves, ob cit, pág. 479).

Comparando as marcas da recorrida e a marca registanda, a utilização da palavra Montepio afasta o risco de confusão em sentido estrito.

Mas o vocábulo «Mega» é apelativo sob o ponto de vista fonético, sobressaindo nas marcas em confronto, permanecendo facilmente na memória do consumidor. Daí que a utilização do vocábulo «Montepio» não afaste o risco de confusão em sentido amplo pois as marcas da recorrida também integram referências a instituições bancárias.

E assim, acompanhamos as considerações expendidas na proposta de indeferimento do Instituto da Propriedade Industrial e que passamos a citar: «(…) é pela constatação de que nas marcas prioritárias também constam referências a instituições bancárias – BPI, BNU e Caixa Geral de Depósitos – que se considera haver um evidente risco de associação marcaria, uma vez que o utilizador dos serviços ao percepcionar os vocábulos “Mega” e “Cartão” acompanhados de uma referência a uma instituição bancária – Montepio – estimulará raciocínios de fusão relativos às proveniências empresariais aqui litigantes.».

Em suma, o uso da palavra “Montepio” é insuficiente para afastar o risco de associação da marca registanda às marcas registadas pois o público pode julgar que existe alguma ligação económica entre a recorrente e a recorrida para a prestação dos serviços identificados na marca registanda e que por isso a recorrida tem alguma espécie de controlo sobre tais serviços.

Quanto à alegada confusão entre si no que respeita às três marcas da recorrida é óbvio o interesse desta em que lhe sejam associadas pelo consumidor, não sendo, por isso, razão para legitimar a marca registanda.

Em consequência, impõe-se a confirmação da sentença recorrida.

IV- Decisão

Pelo exposto, julga-se improcedente a apelação e confirma-se a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente.

Após trânsito em julgado proceda-se à publicação da decisão (art. 35º nº 3 e 47º do CPI).

Lisboa, 14 de Setembro de 2010

Anabela Calafate

Folque de Magalhães

Maria Alexandrina Branquinho (votei vencido, por considerar que o elemento "Montepio" constante da marca é suficientemente identificador e não permite confusão com os outros "nomes" em causa)