III – Fundamentação
A) Os factos Na sentença recorrida vem dado como provado:
1 - Em 12/06/2008, a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) efectuou um pedido de registo de marca nacional com o nº ..., “CARTÃO MONTEPIO MEGA”.
2 - Tal marca destina-se a assinalar produtos da classe 36, “serviços financeiros”.
3 - O produto cujo registo a CEMG pretende fazer valer é um cartão de crédito, cujo alcance é o seu titular efectuar movimentos a crédito sobre um contrato de depósito bancário de que é titular junto da CEMG.
4 - Por despacho datado de 28/04/2009, o Sr. Director da Direcção de Marcas e Patentes (Departamento de Oposição e Contencioso), por subdelegação de competências do Conselho Directivo, indeferiu o referido pedido, com fundamento na imitação dos direitos pertencentes a Mobijovem, Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada.
5 - Na sequência de um pedido de registo efectuado em 05/01/2001 por Mobijovem, Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, encontram-se registadas as seguintes marcas nacionais:
a) a marca nº ... - desde 08/05/2007, “MEGA CARTÃO JOVEM”
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b) a marca nº … – desde 18/4/2007, “MEGA CARTÃO JOVEM”,
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c) a marca nº …. - desde 19/07/2006, “Euro<26 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS MEGA CARTÃO JOVEM”
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6 – As três marcas tituladas por Mobijovem, Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada destinam-se a assinalar os produtos e serviços da classe 9 “cartões magnéticos” e 36 “serviços financeiros e de seguros”.
7 – Os respectivos cartões são de débito/crédito, com recurso à prestação de serviços bancários por parte das instituições bancárias referidas nos próprios (BPI, BNU e CGD).
B) O Direito Ao caso dos autos é aplicável o Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL 36/2003 de 5 de Março, com as alterações introduzidas pelo DL 328/2007 de 26/9, pelo DL 360/2007 de 2/11, pela Lei 16/2008 de 1/4 e pelo DL 143/2008 de 25/7 (cfr art. 4º nº 1 al a) do DL 143/2008).
De harmonia com o art. 224º nº 1 do CPI o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina.
Também o art. 258º estabelece que «O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação no espírito do consumidor.».
A noção de marca extrai-se do art. 222º:
«1 – A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
2 – A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.».
A marca é pois, o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais, servindo para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais distintivos do comércio (cfr Carlos Olavo, «Propriedade Industrial», vol I, 2º ed, 2005, pág. 70).
As marcas podem ser nominativas, figurativas ou mistas, simples ou complexas.
Marcas nominativas são aquelas que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema. As marcas mistas combinam elementos nominativos e figurativos. As marcas complexas são formadas por uma pluralidade de elementos, quer sejam todos nominativos, quer sejam todos figurativos ou quer se trate de uma combinação de elementos nominativos e figurativos (cfr Carlos Olavo, ob cit, pág. 72).
As marcas da recorrida são mistas e complexas pois integram vários elementos nominativos e figurativos.
A marca registanda é nominativa e complexa pois integra vários elementos nominativos.
De harmonia com o art. 239º nº 1 al a) do CPI constitui fundamento de recusa do registo de marca «a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada».
O art. 245º nº 1 diz-nos que «A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
- «a)A marca registada tiver prioridade;
- b)Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.».
Como referem António Campinos e Luís Couto Gonçalves (in «Código da Propriedade Industrial» anotado, 2010, pág. 477), para os efeitos da alínea a), a prioridade é, em regra, determinada pela data da apresentação do pedido de registo da marca nacional. Com efeito, nos termos do art. 11º do CPI, o registo é concedido a quem primeiro apresentar regularmente o pedido com os elementos exigíveis.
A recorrida é detentora das três referidas marcas registadas para as quais pediu o registo em 5/1/2001, sendo por isso manifesto que as mesmas têm prioridade.
Além disso, as marcas da recorrida assinalam serviços financeiros e de seguros e a marca registanda assinala serviços financeiros, pelo que as marcas em confronto se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos, como afinal admite a recorrente nas conclusões da sua alegação. E assim, apesar de a recorrida não ser uma instituição bancária, o uso dos cartões implica a prestação de serviços por parte de instituições bancárias (BPI, BNU e CGD).
Estão pois, verificados os requisitos enunciados nas alíneas a) e b) do nº 1 do art. 245º.
Importa agora averiguar se está preenchido algum dos requisitos previstos na alínea c).
A susceptibilidade de confusão reporta-se aos sinais distintivos e não aos produtos ou serviços.
Ora, as marcas em confronto têm em comum as palavras «Cartão» e «Mega».
Cada uma destas palavras, isoladamente, não tem poder distintivo. Além disso, apenas as marcas da recorrida integram o vocábulo «Jovem» e apenas a marca da recorrente integra o vocábulo «Montepio». «Montepio» apresenta-se como um elemento distintivo mas o mesmo já não se pode dizer da palavra «Jovem» dada a sua corrente utilização.
Mas as marcas devem ser apreciadas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade (v.g. no caso de não resultar dessa visão unitária um resultado claro). A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor. Além disso, nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo) devemos privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante. É no respeito da visão unitária e não espartilhada da marca que se retira ou não a prevalência de um dos seus elementos (cfr Luís Couto Gonçalves, «Manual de Direito Industrial», 2ª ed, pág. 278).
A imitação deve, pois, ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem as marcas e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente (cfr Carlos Olavo, ob. cit, pág. 102).
A reprodução que consubstancia a usurpação da marca pode ser servil ou de total identidade ou apenas aproximativa ou de mera semelhança e em qualquer dos casos, aos elementos reproduzidos podem ser aditados outros. Se, apesar do elemento aditado a marca reproduzida mantiver a sua individualidade própria no conjunto que forma com a adição, continua a exercer a sua função distintiva que lhe é própria, confundindo-se a marca reproduzida com a que contém o aditamento (cfr Carlos Olavo, ob. cit., pág 95).
O risco de confusão nas marcas complexas deve reportar-se aos elementos com eficácia distintiva, tanto mais que o titular não goza do exclusivo da utilização dos elementos genéricos que componham a sua marca (cfr art. 223º nº 2 do CPI).
Na apreciação a fazer sobre o risco de confusão temos de nos reportar ao consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento, não esquecendo que ele quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento. Quando os sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece. Na comparação a fazer entre um sinal e a memória de outro, há que ter em conta a capacidade do sinal imitado para perdurar na memória do público devido à sua força distintiva, à sua originalidade e/ou notoriedade.
Devemos considerar o conceito de confusão em sentido estrito para as situações em que haja o risco de o público-consumidor confundir a origem dos produtos ou serviços e o risco de confusão em sentido amplo para as situações em que o público-consumidor, reconhecendo embora a diferente origem dos produtos ou serviços, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens (cfr Luís Couto Gonçalves, ob cit, pág. 280).
O TJE (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias) já tem entendido que o risco de confusão existe quando o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, ou seja, quando o consumidor, mesmo que distinga os sinais, possa julgar que o titular do registo anterior tem alguma espécie de controlo sobre os bens ou prestações identificados através da marca ulterior (cfr António Campinos e Luís Couto Gonçalves, ob cit, pág. 479).
Comparando as marcas da recorrida e a marca registanda, a utilização da palavra Montepio afasta o risco de confusão em sentido estrito.
Mas o vocábulo «Mega» é apelativo sob o ponto de vista fonético, sobressaindo nas marcas em confronto, permanecendo facilmente na memória do consumidor. Daí que a utilização do vocábulo «Montepio» não afaste o risco de confusão em sentido amplo pois as marcas da recorrida também integram referências a instituições bancárias.
E assim, acompanhamos as considerações expendidas na proposta de indeferimento do Instituto da Propriedade Industrial e que passamos a citar: «(…) é pela constatação de que nas marcas prioritárias também constam referências a instituições bancárias – BPI, BNU e Caixa Geral de Depósitos – que se considera haver um evidente risco de associação marcaria, uma vez que o utilizador dos serviços ao percepcionar os vocábulos “Mega” e “Cartão” acompanhados de uma referência a uma instituição bancária – Montepio – estimulará raciocínios de fusão relativos às proveniências empresariais aqui litigantes.».
Em suma, o uso da palavra “Montepio” é insuficiente para afastar o risco de associação da marca registanda às marcas registadas pois o público pode julgar que existe alguma ligação económica entre a recorrente e a recorrida para a prestação dos serviços identificados na marca registanda e que por isso a recorrida tem alguma espécie de controlo sobre tais serviços.
Quanto à alegada confusão entre si no que respeita às três marcas da recorrida é óbvio o interesse desta em que lhe sejam associadas pelo consumidor, não sendo, por isso, razão para legitimar a marca registanda.
Em consequência, impõe-se a confirmação da sentença recorrida.
