Quem foi o relator do acórdão 450/21.9YHLSB.L1-PICRS?

O relator foi Paula Pott, no Tribunal da Relação de Lisboa.

Quando foi proferido o acórdão 450/21.9YHLSB.L1-PICRS?

O acórdão foi proferido em 09 de novembro de 2022.

450/21.9YHLSB.L1-PICRS

Texto

Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa. Sentença recorrida 1.–A apelada, requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) o registo da marca nacional n.º 666190, o qual foi recusado por despacho do INPI de 20.10.2021 (referência citius 95575 /Doc. 6). 2.–Do despacho do INPI mencionado no parágrafo anterior, a apelada interpôs recurso de impugnação judicial junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal a quo ou Tribunal de primeira instância), pedindo a sua revogação e substituição por decisão de concessão do registo da marca nacional n.º 666190. 3.–Citada, a apelante não contestou. 4.–O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 9.3.2022 (referência citius 476195), julgou procedente o recurso de impugnação judicial, revogou a decisão do INPI e concedeu o registo da marca nacional n.º 666190, requerido pela apelada. 5.–Da sentença referida no parágrafo anterior veio a apelante interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e substituição por acórdão que recuse o registo da marca nacional n.º 666190 Alegações da apelante 6.–A apelante invocou, em síntese, que: É titular do registo prioritário do logótipo n.º 31263 para assinalar uma entidade que presta serviços turísticos, cuja actividade principal é a exploração de um restaurante típico; Existe afinidade entre os serviços de catering assinalados pela marca da apelada e os serviços turísticos e de restauração prestados pela entidade assinalada com o logótipo da apelante; A marca da apelada constitui uma imitação parcial do logótipo da apelante; Existe risco de confusão no espírito do público quanto à proveniência dos serviços; Estão preenchidos os requisitos da imitação previstos no artigo 238.º n.ºs 1 e 3 do Código da Propriedade Industrial (CPI). Contra-alegações da apelada 7.–A apelada contra-alegou, pugnado pela improcedência do recurso e, subsidiariamente, requerendo a ampliação do objecto do recurso à impugnação da matéria de facto, ao abrigo do disposto no artigo 636.º n.º 2 do Código de Processo Civil (CPC), alegando, em síntese: Amplia o objecto do recurso à impugnação da matéria de facto constante do ponto 4 dos factos provados, que pede seja revogada nessa parte, dando-se como provado que o logótipo se encontra registado para atividade de restaurante do tipo tradicional, conforme se extrai da CAE (Classificação das Actividades Económicas) principal da apelante; A marca da apelada assinala serviços de catering vocacionados para o público infantil, sendo o público alvo clientes empresariais e os serviços e circuitos de comercialização da actividade de catering diversos dos de um restaurante típico tradicional, pelo que, não existe afinidade entre os serviços/actividades em causa nos sinais em conflito; Os sinais em conflito são diversos de um ponto de vista gráfico, fonético e visual, pelo que, o sinal da apelada não gera confusão no espírito do público acerca da origem dos serviços. 8.– apelante não respondeu à matéria da ampliação do recurso. Delimitação do âmbito do recurso 9.–Têm relevância para a decisão do recurso as seguintes questões, suscitadas nas conclusões: A.-Respeito pelos direitos conferidos pelo logótipo e novidade relativa de marca. B.-Identidade ou semelhança dos sinais. C.-Identidade ou afinidade dos serviços e alargamento do âmbito do recurso à impugnação da matéria de facto. D.-Risco de confusão entre os sinais em conflito Factos provados 10.–Nota:No elenco dos factos provados que se segue, este Tribunal mantém, entre parêntesis, a numeração que lhes foi dada na sentença recorrida para facilitar as remissões e menciona, entre chavetas, a qualidade de apelante e apelada de cada uma das partes, para facilitar a leitura. 11.–(1)- Em 17/05/2021 a recorrente [apelada] pediu o registo da marca nacional mista nº 666190 [[IMG:0]] Cf. site oficial do INPI. 1.(2)-Tal marca visa assinalar os seguintes produtos e serviços da classe 43 da Classificação Internacional de Nice: «CATERING; SERVIÇOS DE CATERING; SERVIÇOS DE CATERING MÓVEL; SERVIÇOS COMERCIAIS DE CATERING; SERVIÇOS DE CATERING PARA HOTÉIS; SERVIÇOS DE CATERING NO EXTERIOR; SERVIÇOS DE CATERING PARA ESCOLAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA HOSPITAIS; CATERING EM CAFETARIAS DE COMIDA RÁPIDA; SERVIÇOS DE CATERING PARA CENTROS EDUCATIVOS; CATERING DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA INSTITUIÇÕES; SERVIÇOS DE CATERING PARA CENTROS DE CONFERÊNCIAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA LARES DE IDOSOS; SERVIÇOS DE CATERING PARA CAFETARIAS DE EMPRESAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA SALAS DE RECEÇÃO; CATERING DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA BANQUETES; CATERING DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA FESTAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS; SERVIÇOS DE CATERING PARA ESCRITÓRIO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉS; SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA LARES DE IDOSOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA; SERVIÇOS DE CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CENTROS DE CONGRESSOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CENTROS DE EXPOSIÇÕES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CENTROS DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES ». Cf. site oficial do INPI. 12.(3)-Tal marca foi recusada provisoria e definitivamente por despacho de 20.10.2021, com fundamento na semelhança com o logótipo da recorrida [apelante] e por se considerar ser um sinal genérico. Cf. decisão do INPI 14.(4)* Versão resultante da modificação da decisão de facto no presente recurso: *A empresa OCEANO PACÍFICO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA é titular do registo do seguinte logótipo, pedido em 04.02.2003 e concedido em 25.03.2004 que utiliza num restaurante típico. [[IMG:1]] ** Versão que constava da sentença recorrida **A recorrida, é titular do registo do seguinte logótipo, pedido em 04.02.2003 e concedido em 25.03.2004, para a actividade turística. [[IMG:2]] Cf. despacho do INPI e site oficial deste. Quadro legal relevante 15.-Têm relevo para a decisão do recurso os seguintes textos legais: Código da Propriedade Industrial ou CPI Artigo 232.º Outros fundamentos de recusa 1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca: a) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos; b) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada; c) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina; d) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão; e) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça proteção nos termos do presente Código, de legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de marca ou, sendo o caso, antes da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo posterior; f) A infração de outros direitos de propriedade industrial; g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas; h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção. 2-Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa: a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão; b) A infração de direitos de autor; c) A infração do disposto no artigo 212.º 3-No caso previsto na alínea c) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido. 4-Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal. 5-O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior. Artigo 249.º Direitos conferidos pelo registo 1-Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se: a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo; b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor; c) Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los. 2-Ao abrigo do número anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte: a) A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados; b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal; c) A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal; d) A utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como parte característica dessa firma ou denominação; e) A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade; f) A utilização do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislação vigente em matéria de publicidade. 3-O titular de um registo de marca pode exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra. Artigo 281.º Constituição do logótipo 1-O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular. 2-O logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência. Artigo 293.º Direitos conferidos pelo registo 1-O registo do logótipo confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, qualquer sinal idêntico ou confundível que seja destinado a individualizar uma atividade idêntica ou afim e possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor. 2-Aplica-se aos logótipos, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 249.º Directiva 2015/2436 em matéria de marcas Considerando (14) Além disso, os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, incluindo a ausência de caráter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e direitos anteriores, deverão ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que podem assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação. Considerando (16) A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva. Artigo 10.º Direitos conferidos pela marca 1.-O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos. 2.- Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam: a) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada; b) idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca; c) idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique. 3.-Pode ser proibido ao abrigo do n.º 2, nomeadamente, o seguinte: a) apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem; b) oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou fornecer serviços com o sinal; c) importar ou exportar produtos com esse sinal; d) utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação; e) utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade; f) utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE. 4.- Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada também deve poder impedir terceiros de introduzir, no decurso de operações comerciais, produtos no Estado-Membro em que a marca se encontra registada, produtos esses que não se encontrem aí em livre prática, se esses produtos, incluindo a sua embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca registada respeitante a esses produtos ou não puder ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca. O direito do titular da marca previsto no n.º 1 caduca se durante a ação judicial para determinar se houve violação da marca registada, instaurada de acordo com o Regulamento (UE) n.o 608/2013, o declarante ou o detentor dos produtos apresentar provas de que o titular da marca registada não pode proibir a sua colocação no mercado do país de destino final. 5.-Sempre que, antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE num Estado-Membro, o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição da utilização de um sinal nas condições previstas no n.º 2, alínea b) ou c), os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação da utilização desse sinal. 6.-Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à proteção contra a utilização de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique. Apreciação das questões suscitadas pelo recurso A.–Respeito pelos direitos conferidos pelo logótipo e novidade relativa de marca 16.–A título liminar importa sublinhar que os sinais aqui em crise são um logótipo nacional, de cujo registo prioritário é titular a apelante, e uma marca nacional, cujo registo posterior foi concedido à apelada. Ambos os sinais são utilizados na actividade económica, pretendendo a apelante opor-se à concessão do registo posterior da marca da apelada. 17.–O que distingue um logótipo de uma marca é sobretudo o objecto que cada um assinala. Enquanto o logótipo tem por função distinguir uma entidade que presta serviços ou comercializa produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos, correspondência (cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI), as marcas comerciais constituem sinais destinados a identificar produtos ou serviços, distinguindo-os de outros do mesmo género (cf. artigo 208.º do CPI). 18.–Porém, o tratamento que lhes é conferido por lei aproxima-se em certos aspectos. Assim, dos artigos 208.º e 281.º n.º 1 do CPI resulta que, tanto as marcas como os logótipos nacionais são constituídos por um sinal ou conjunto de sinais compostos por elementos distintivos que podem ter representação gráfica (e.g. elementos nominativos, figurativos ou mistos) ou não (e.g. sons, cores, formas, odores, isolados ou combinados). No caso em análise, os sinais em conflito têm ambos representação gráfica. 19.–Acresce que, tanto a tutela dos logótipos como das marcas, pressupõe, em regra, o seu registo e, sob esse aspecto, o registo do logótipo da apelante é prioritário, ou seja, teve lugar antes de ter sido requerido o registo da marca da apelada, aqui em crise. Adicionalmente, aplicam-se aos direitos conferidos pelo registo do logótipo o disposto para as marcas no artigo 249.º do CPC, por força da remissão feita pelo artigo 293.º do CPI. 20.–Dito isto, o que está em causa no presente recurso é saber se a apelante, titular do logótipo cujo registo é prioritário, pode exercer o ius prohibendi previsto no artigo 249.º, aplicável ex vi artigo 293.º, do CPI e, portanto, impedir a apelada de registar e usar a sua marca ou se, ao invés, a marca da apelada deve gozar da tutela conferida pelo registo, por preencher todos os requisitos substanciais previstos nos artigos 231.º e 232.º do CPI, para a sua concessão. 21.–Resulta dos artigos 231.º e 232.º do CPI que, para gozar de tutela e, portanto, ser concedida, a marca nacional da apelada tem de observar certos requisitos substanciais que dizem respeito ao próprio sinal e que podem ser agregados como se segue (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, páginas 247 a 286): Requisitos substanciais absolutos (i)-Capacidade distintiva; (ii)-Determinabilidade; (iii)-Respeito pela ordem pública; Requisitos susbtanciais relativos: (i)-Novidade relativa; (ii)-Respeito pelos direitos de terceiros; (iii)-Ausência de risco de concorrência desleal. 22.–De entre os requisitos substanciais enunciados no parágrafo anterior, os que estão aqui em causa e serão a seguir analisados, prendem-se com a novidade relativa da marca da apelada, enquanto motivo relativo de recusa de registo posterior dessa marca, previsto no artigo 232.º n.º 1 – c) ou d) (consoante o caso) do CPI. 23.–Feito este enquadramento, no caso em análise, para recusar o registo da marca nacional da apelada e concluir assim que a apelante, titular do registo do logótipo nacional, pode impedir o uso da marca em crise na actividade económica, têm de verificar-se os seguintes pressupostos, previstos nos artigos 232.º n.º 1 – c) ou d) e 249.º n.º 1- a) ou b) do CPI, que a seguir se esquematizam: dupla identidade de sinais e produtos/serviços ou identidade de sinais e afinidade de produtos/serviços, ou semelhança de sinais, identidade ou afinidade de produtos/serviços e risco de confusão, nele incluído o risco de associação, levando em conta, nesta última hipótese, que o risco de confusão e o risco de associação não são alternativos, como resulta do considerando (16) e do artigo 10.º da Directiva 2015/2436, transpostos nos preceitos acima mencionados do CPI. 24.–Assim, na análise que se segue o Tribunal irá apreciar se os requisitos enunciados no parágrafo 23 se verificam no caso concreto. B.–Identidade ou semelhança dos sinais 25.–Em primeiro lugar, para saber se existe ou não novidade relativa da marca em crise, importa apreciar se os sinais em conflito são idênticos ou semelhantes. Dos factos provados 1 e 4 (cf. parágrafos 11 e 14 supra) resulta que ambos os sinais contêm, em comum, o elemento nominativo “Rúcula”, mas cada um deles contém, adicionalmente, outros elementos diferentes, nominativos e gráficos. Assim, caso do logótipo, os elementos nominativos são “La Rúcula” e um elemento figurativo de uma folha de rúcula; no caso da marca, os elementos nominativos são “A cuidar de ti Rúcula”. Daqui resulta que os sinais não são idênticos, mas são semelhantes por conterem ambos o elemento nominativo “Rúcula”. 26.–Em consequência, havendo semelhança de sinais, ficam excluídas as duas primeiras hipóteses enunciadas no parágrafo 24 que pressupõe a identidade de sinais e, importa agora apreciar, à luz da terceira hipótese enunciada no parágrafo 24, se existe, adicionalmente, identidade ou afinidade de produtos/serviços e risco de confusão, nele incluído o risco de associação, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 232.º d) e 249.º - b) do CPI. C.–Identidade ou afinidade dos serviços e alargamento do âmbito do recurso à impugnação da matéria de facto 27.–Em segundo lugar, importa apreciar se existe identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços assinalados pelos sinais em conflito, questão que este Tribunal julga que deve ser resolvida em conjunto com a questão do alargamento do âmbito do recurso à impugnação da matéria de facto constante do ponto 4 dos factos provados, pois tal facto deve ser levado em conta para saber se há identidade ou afinidade dos serviços em conflito. 28.–Com efeito, o escrutínio da novidade relativa da marca em crise, pressupõe um duplo exame: o da confundibilidade entre o novo sinal e o sinal prioritário e o da identidade ou afinidade dos serviços a que se destinam. Para esse efeito o Tribunal começa pela análise da identidade ou afinidade dos serviços e só depois é que apreciará se existe risco de confusão entre os dois sinais, uma vez que, não havendo identidade nem afinidade de serviços, a confundibilidade dos sinais não constitui um problema, por força do princípio da especialidade consagrado, quanto aos logótipos, nas disposições conjuntas dos artigos 249.º e 293.º do CPI. Importa recordar que, o princípio da especialidade significa que o âmbito de protecção de um logótipo registado se limita ao universo dos produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles que são prestados pela entidade assinalada pelo logótipo. Vejamos então se existe identidade ou afinidade de serviços. 29.–Como a lei não define em que consiste a afinidade entre produtos e/ou serviços, o Tribunal recorre aqui aos seguintes factores, na medida em que se tenham apurado e estejam disponíveis: a natureza dos produtos ou serviços; a sua composição, finalidade, função, modo de uso e utilidades; os canais de distribuição e estabelecimentos em que são comercializados; a complementaridade, preço e qualidade; o tipo de consumidores; a notoriedade do sinal. 30.–Para o efeito de saber se existe afinidade, os produtos ou serviços em confronto não têm necessariamente que pertencer à mesma classe na classificação internacional de Nice. O registo das marcas, quer em Portugal quer na União Europeia, é feito por produtos ou serviços, que têm de ser indicados quando o mesmo é requerido. É a eles que se estende a exclusividade do uso do sinal. 31.–É igualmente de admitir que possa existir afinidade entre um produto e um serviço, ou entre dois produtos ou dois serviços diferentes, desde que entre eles exista complementaridade e uma certa sobreposição entre os respectivos mercados. 32.–Em suma, todos estes factores se destinam a permitir ao Tribunal apurar se existem áreas de sobreposição entre os respectivos mercados. 33.–A este propósito, a apelada requer o alargamento do âmbito do recurso pedindo que seja revogada a matéria de facto provada no ponto 4 e se dê como provado que o logótipo da apelante se encontra registado para atividade de restaurante do tipo tradicional, conforme se extrai da Classificação de Actividades Económicas (CAE) da apelante. A apelada alega que tal facto resulta de documento junto aos autos em 23.12.21 com a referência citius 95067 [Doc. 1], que o Tribunal a quo deveria ter levado em conta. 34.–Segundo este Tribunal julga perceber, o que a apelada pretende ver revogado, não é a prova do registo do logótipo da apelante mas tão só que em vez de dar como provado que o registo do logótipo foi feito para actividades turísticas o Tribunal dê como provado que foi feito para a actividade de restaurante do tipo tradicional. 35.–Na verdade, o facto 4 não pode ser revogado na parte em que versa sobre o registo do logótipo nacional n.º 31263 concedido pelo INPI a uma entidade, a apelante, uma vez que tal registo foi constatado pelo INPI no exercício das suas funções, no âmbito do exame e controlo oficioso que lhe compete fazer ao abrigo do disposto no artigo 229.º do CPI. No contexto desse controlo, o INPI comparou a marca objecto do pedido de registo apresentado pela apelada, com outros sinais distintivos prioritariamente registados, em particular o logótipo da apelante. Assim, embora o Tribunal a quo não tenha ordenado a junção aos autos da publicação do registo do logótipo no Boletim da Propriedade Industrial e no website do INPI (cf. artigos 16.º n.º 1 e 28.º n.º 2, aplicáveis ex vi artigo 287.º, do CPI), em que parece basear a sua convicção, como teria sido preferível fazer à luz do disposto artigo 412.º n.º 2 do CPC, o certo é que, por força do artigo 371.º do Código Civil, afigura-se existir nos autos prova plena do registo do logótipo da apelante, uma vez que tal facto foi constatado pelo INPI no processo administrativo remetido a este autos em 14.1.2022, com a referência citius 95575, em particular no documento aí designado por [Doc3] no qual o INPI, no exercício das suas competências, constata a existência de tal registo. 36.–Dito isto, a Classificação das Actividades Económicas ou CAE, no plano da União, está consagrada no Regulamento (CE) 1893/2006 sobre a nomenclatura estatística das actividades económicas e, no plano nacional, está consagrada no DL 381/2007 que aprova a classificação portuguesa das actividades económicas. Ora, de acordo com os considerandos (4) a (8) e com o artigo 1.º, do Regulamento (CE) 1893/2006, e com os parágrafos terceiro e quarto do preâmbulo conjugados com o artigo 3.º, do DL 381/2007, a CAE tem por objectivo garantir a fiabilidade e a compatibilidade de dados estatísticos nacionais e no mercado único, quanto à actividade económica. Ou seja, é uma classificação adoptada para efeitos estatísticos. 37.–Assim, contrariamente ao que pretende a apelada, por um lado, não existe ligação necessária entre a Classificação das Actividades Económicas (CAE) e a nomenclatura dos produtos ou serviços usada no registo da propriedade intelectual, por outro lado, no caso do turismo, que é o objecto mencionado na denominação social da entidade que o logótipo assinala, tal actividade envolve transportes, alojamento, restauração, serviços recreativos, culturais ou outros que não têm uma posição definida na CAE. 38.–O que releva para decidir esta questão é levar em conta que, como já foi explicado supra, enquanto as marcas são sinais distintivos de produtos ou serviços, os logótipos são sinais distintivos de empresas que podem ser utilizados em estabelecimentos – como um restaurante – mas não os individualizam (cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI, Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, página 351 e Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 1052 a 1054). 39.–Neste contexto, tem razão a apelada quando defende que a formulação constante do facto provado 4 “concedido para actividade turística” não é a mais adequada por ser conclusiva. No entanto, é igualmente inadequada e conclusiva a formulação pretendida pela apelada de que o logótipo se encontra registado para atividade de restaurante do tipo tradicional. 40.–O que este Tribunal levará em conta no presente acórdão é apenas que, resulta do [Doc.3] junto com a referência citius 95575 que o logótipo em conflito foi concedido a pedido de uma empresa, OCEANO PACÍFICO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA. A firma dessa empresa permite concluir que se trata de uma sociedade por quotas e que, do seu objecto, fazem parte actividades turísticas, porque isso corresponde ao previsto nos artigos 10.º n.º 1 e 200.º do Código das Sociedades Comerciais. 41.–Adicionalmente, este Tribunal leva em conta, por se considerar confessado nos termos do artigo 567.º n.º 1 do CPC e ser um facto adquirido no processo, que essa empresa/sociedade por quotas, utiliza o logótipo num restaurante típico. 42.–Com efeito, no artigo 42 da impugnação judicial da decisão do INPI perante o Tribunal de primeira instância, junta a 23.12.2021 (referência citius 95067) a apelada, quando intentou a presente acção judicial, alegou que o logótipo em conflito era utilizado pela apelante num restaurante típico. Tal facto considera-se confessado por falta de contestação da apelante em primeira instância, nos termos do artigo 567.º n.º 1 do CPC. Posteriormente, no presente recurso (cf. página 7 das alegações de recurso para a segunda instância) a apelante defende que utiliza o logótipo em conflito num restaurante típico. Pelo que, esse facto, do qual as partes pretendem extrair consequências opostas, é aceite por ambas e já se encontrava adquirido antes de ser proferida a sentença recorrida. Assim, deve ser levado em conta pelo Tribunal ao abrigo do disposto nos artigos 567.º n.º 1, 607.º n.º 4 e 663.º n.º 2 do CPC. 43.–Em conformidade, o ponto 4 da matéria de facto provada será alterado apenas com o alcance acima mencionado, nos seguintes termos: A empresa OCEANO PACÍFICO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA é titular do registo do seguinte logótipo, pedido em 04.02.2003 e concedido em 25.03.2004 que utiliza num restaurante típico. [[IMG:3]] 44.–Neste contexto, de acordo com os factos provados disponíveis, este Tribunal pode concluir que, embora não exista identidade entre os serviços de catering e os serviços turísticos, em particular os de restauração, existe afinidade entre eles pelos motivos seguintes: A natureza dos serviços e a sua finalidade é idêntica, fornecer refeições; Embora os estabelecimentos em que são comercializados os serviços sejam diferentes, o canal de distribuição sobrepõe-se uma vez que as entregas de refeições em domicílios ou empresas são feitas tanto por empresas que exploram restaurantes como por empresas de catering; As refeições para eventos, sejam eles infantis ou não, tanto podem ser fornecidas por uma empresa/profissional de catering como por um restaurante típico; Pelo que, aos olhos do consumidor existe a possibilidade de uso substitutivo dos serviços em causa; Embora a apelada alegue que o tipo de consumidores dos seus serviços é um público infantil, reconhece que presta serviços empresa a empresa, tal como resulta do facto provado 2, pelo que existe sobreposição de consumidores; Os serviços de restauração e os serviços de catering, situam-se no mesmo mercado relevante em termos merceológicos, já que, aos olhos do consumidor ambos visam satisfazer idênticas necessidades (refeições) permitindo dessa forma que exista, ainda que tenuemente, uma relação de concorrência entre os dois agentes económicos que oferecem esses serviços (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, páginas 269 e 270). 45.–Assim, ainda que não sejam idênticos, existe afinidade entre os serviços em causa. D.–Risco de confusão entre os sinais em conflito 46.–Existindo afinidade entre os serviços, importa então apreciar, em terceiro lugar, se existe risco de confusão, nele incluído o risco de associação, entre os sinais em conflito, no espírito do público. Pois, nesse caso, a marca não possui novidade relativa que é um dos requisitos substanciais de protecção que deve preencher para ser concedido o seu registo. Se assim for, a protecção conferida pelo registo do logótipo, habilita a apelante a impedir o registo concedido à marca conflituante – cf. artigos 17.º do CPI. 47.–Para saber se há risco de confusão há que comparar os sinais em conflito à luz do disposto nos artigos 249.º n.º 1 – b) e 293.º do CPI, dos factores enunciados nos considerandos (14) e (16) da Directiva 2015/2436, assim como da jurisprudência constante do TJUE sobre esta questão – cf. acórdãos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97. 48.–Tendo em conta a jurisprudência do TJUE mencionada no parágrafo anterior, para saber se há risco de confusão, incluindo risco de ligação, importa, assim, levar em conta os seguintes critérios de apreciação: Os sinais em conflito devem ser apreciados globalmente uma vez que o consumidor médio apreende o sinal como um todo; O risco de confusão a evitar abrange igualmente a mera associação (risco de ligação), que não é uma alternativa ao risco de confusão, mas serve apenas para precisar o seu conteúdo; A reprodução do conteúdo semântico de um sinal pode conduzir a uma associação, mas não basta para que exista risco de confusão; Adicionalmente, é necessário que o conteúdo reproduzido possua um carácter distintivo particular; Quanto mais forte (arbitrário) for o sinal anterior, maior é o risco de ligação ou associação; O prestígio do sinal anterior, aumenta a susceptibilidade de erro por ser também maior o risco de ligação ou associação Sendo o consumidor médio a potencial vítima do risco de confusão, deve levar-se em conta a projecção do sinal na percepção do consumidor médio do tipo de serviços em causa; Na análise dos sinais em conflito deve atender-se ao elemento dominante de cada um; Devem desvalorizar-se os elementos genéricos ou descritivos; 49.–Os parâmetros a apreciar nos sinais em conflito, na medida em que estiverem disponíveis e forem perceptíveis, são os seguintes: O elemento visual (aparência do sinal, incluindo das palavras nele contidas e da respectiva grafia); O elemento fonético (sonoridade resultante da leitura); O elemento conceptual (ideia expressa, representando uma coisa ou uma situação). 50.–Por fim, na apreciação do risco de confusão ou do risco de ligação no espírito do consumidor médio do tipo de serviços em causa – fornecimento de refeições – deve ser observado o princípio a interdependência entre os parâmetros e factores acima enunciados, levando em conta a impressão provocada por cada um dos sinais em conflito, globalmente considerado. 51.–No que diz respeito ao risco de associação, importa esclarecer que o mesmo é apenas um dos factores enunciados no considerando (16) da Directiva 2015/2436 a levar em conta para determinar o risco de confusão previsto no artigo 293.º n.º 1 do CPI, de onde resulta que, entre os conceitos de risco de confusão e risco de associação, existe uma diferença quanto ao alcance, como se extrai desse considerando (cf. acórdão do TJUE C-251/95). Ou seja, quando estamos perante um sinal de prestígio (marca ou logótipo), as exigências são menores quanto aos factores a levar em conta, bastando normalmente o risco de ligação para se concluir que há risco de confusão. Porém, não estando aqui em causa, nem tendo sido alegado, o prestígio do sinal da apelada, o Tribunal levará em conta o risco de ligação ou associação a par de outros factores, a seguir enunciados, para apreciar se existe risco de confusão. 52.–Tendo em conta a interdependência dos factores e parâmetros acima referidos e a percepção do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, do sector dos serviços de fornecimento de refeições – a generalidade da população adulta, que frequenta restaurantes ou encomenda refeições para consumo em casa, no trabalho ou em eventos festivos mais alargados, organizados para adultos, crianças ou idosos – as semelhanças entre as marcas em conflito serão apreciadas como se segue: Os sinais em conflito são ambos gráficos e mistos, incluindo elementos nominativos e figurativos; A marca da apelada reproduz o elemento com maior relevo nominativo e figurativo do logótipo da apelante “Rúcula”, o que aumenta o risco de erro no espírito do consumidor; O elemento dominante de ambos os sinais, devido ao tamanho e posicionamento no conjunto de cada um deles e ao relevo fonético e figurativo, é “Rúcula”, escrito com R maiúsculo em ambos os casos, o que aumenta o risco de erro e de associação no espírito do consumidor; O logótipo da apelante tem todos os elementos, nominativos e figurativos, em cor preta ao passo que a marca da apelada usa em cada letra, alternadamente, o preto e vários tons de cinzento; em cada um dos sinais, o tipo de letra é diverso, sendo o estilo da letra mais sofisticado no logótipo da apelante do que na marca da apelada, que usa letras de vários tamanhos e uma ondulação na configuração da frase “ A cuidar de ti” sugerindo infantilidade, ausência deliberada de sofisticação, o que diminui o risco de ligação; O elemento nominativo “La”, escrito em letras de tamanho menor, que precede e está escrito por cima da palavra “Rúcula” no logótipo da apelante, é um artigo em língua italiana, e, embora a palavra “Rúcula” esteja escrita em língua portuguesa (em italiano escreve-se “la rucula”, sem acento na letra u”), o artigo “La” sugere no consumidor a ideia de comida italiana, autêntica; ao passo que na marca da apelada, a palavra “Rúcula” escrita em português, é precedida da frase “A cuidar de ti”, escrita em letras de tamanho menor, por cima da palavra “Rúcula”, sugerindo a ideia de comida saudável, o que diminui o risco de ligação entre os dois sinais; O logótipo da apelante contém um elemento com relevo figurativo, uma folha de rúcula, por cima da palavra “Rúcula” e a seguir ao artigo “La”, o que diminui o risco de erro no espírito do publico; Dos elementos acima enunciados resulta que a ideia na base do logótipo é o apelo a comida italiana/mediterrânica com algum grau de elaboração ao passo que a ideia na base da marca em crise faz apelo a comida saudável, à base de legumes, o que diminui o risco de confusão no espírito do público; A palavra “Rúcula” é um elemento banal que descreve um alimento e como tal não pode ser apropriado não tendo aqui sido alegado, nem demonstrado, que o seu uso tenha adquirido distintividade extrínseca ou secondary meaning capaz de conferir, excepcionalmente, protecção a esse elemento genérico (cf. artigo 209.º n.º 1- c) e n.º 2 do CPI); O consumidor médio de serviços de refeições, catering e restauração, sendo medianamente atento e advertido, nota que a ideia base de cada um dos sinais é diferente, pois um faz apelo a comida italiana e o outro a comida confeccionada com vegetais/comida saudável. 53.–Da análise feita no parágrafo anterior resulta que os elementos nominativos e figurativos “La Rúcula” e o desenho de uma folha de rúcula presentes num logótipo utilizado num restaurante são medianamente arbitrários, na medida em que, embora tenham alguma capacidade distintiva, consistem em elementos de uso comum, genéricos (designam um alimento de entre os que podem ser servidos no restaurante). Pelo que, o logótipo da apelante, embora tenha alguma eficácia distintiva, não é forte e isso implica que é mais estreito o seu âmbito de protecção no confronto com marcas potencialmente confundíveis, como a da apelada. Nesse caso, a protecção do logótipo deve limitar-se à parte que é original (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, página 253). Ora, a parte original do logótipo da apelante reside no conceito ou ideia base que faz apelo, no espírito do consumidor, à culinária italiana, com algum grau de elaboração, autenticidade. Desse modo, sendo a ideia base do logótipo (o conceito) a parte que merece protecção e sendo a ideia base (o conceito) a que faz apelo a marca da apelada diversa, afigura-se que a marca em crise não induz o consumidor em erro quanto à origem dos serviços prestados. 54.–Em consequência, não merece censura a sentença recorrida uma vez que, apesar das semelhanças existentes entre os sinais em conflito, o risco de associação é ténue e não conduz ao risco de confusão. Em síntese 55.–Enquanto as marcas são sinais distintivos de produtos ou serviços, os logótipos são sinais distintivos de empresas, que podem ser utilizados em estabelecimentos – como um restaurante – mas não os individualizam – artigo 281.º n.º 2 do CPC. 56.–A protecção conferida à apelante pelo registo prioritário do logótipo habilita-a a impedir o registo concedido à marca conflituante apenas no caso de se verificarem certos requisitos legais – cf. artigos 17.º, 249.º e 293.º do CPI. 57.–Assim, o registo da marca conflituante da apelada deve ser recusado se a mesma não tiver novidade relativa, o que sucede se estiverem preenchidos os requisitos de uma das três seguintes hipóteses alternativas: dupla identidade de sinais e produtos/serviços; ou identidade de sinais e afinidade de produtos/serviços; ou semelhança de sinais, identidade ou afinidade de produtos/serviços e risco de confusão, nele incluído o risco de associação, no espírito do público – artigos 232.º e 249.º do CPC. 58.–No caso em análise, para apreciar a afinidade de serviços o Tribunal modificou a decisão sobre a matéria de facto tendo deferido parcialmente à pretensão da apelada que requereu a ampliação do objecto do recurso à modificação do facto provado 4. 59.–Existindo semelhança de sinais e afinidade de serviços, seria necessário demonstrar que existe risco de confusão para impedir o registo da marca da apelada. 60.–O logótipo da apelante, embora tenha alguma eficácia distintiva, não é forte por ser unicamente composto por elementos genéricos e triviais quando usados num restaurante/fornecimento de refeições. Isso implica que é mais estreito o seu âmbito de protecção no confronto com marcas potencialmente confundíveis, como a da apelada. Nesse caso, a protecção do logótipo deve limitar-se à parte que é original, que reside no conceito ou ideia base que faz apelo à cozinha italiana com algum grau de elaboração e autenticidade. Ora, sendo a ideia base a que faz apelo a marca em crise diversa, pois apela a comida saudável, a refeições com vegetais, sem sofisticação, afigura-se que a marca em crise não induz o consumidor medianamente atento em erro ou risco de confusão quanto à origem dos serviços prestados. 61.–Pelo que improcede o recurso. Decisão Acordam as Juízes desta secção em I.–Julgar improcedente o recurso. II.–Condenar a apelante nas custas – artigo 527.º n.º 1 do CPC. Lisboa, 9 de Novembro de 2022 Paula Pott - (relatora) Eleonora Viegas - (1.ª adjunta) Ana Mónica Pavão - (2ª adjunta)

Sumário

Direitos conferidos pelo logótipo – Marca registada posteriormente – Semelhança entre os sinais – Afinidade dos serviços – Inexistência de risco de confusão – artigos 232.º, 249.º. 281.º e 293.º do CPI.

Texto Integral

Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa.

Sentença recorrida

1. –A apelada, requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) o registo da marca nacional n.º 666190, o qual foi recusado por despacho do INPI de 20.10.2021 (referência citius 95575 /Doc. 6).

2. –Do despacho do INPI mencionado no parágrafo anterior, a apelada interpôs recurso de impugnação judicial junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal a quo ou Tribunal de primeira instância), pedindo a sua revogação e substituição por decisão de concessão do registo da marca nacional n.º 666190.

3. –Citada, a apelante não contestou.

4. –O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 9.3.2022 (referência citius 476195), julgou procedente o recurso de impugnação judicial, revogou a decisão do INPI e concedeu o registo da marca nacional n.º 666190, requerido pela apelada.

5. –Da sentença referida no parágrafo anterior veio a apelante interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e substituição por acórdão que recuse o registo da marca nacional n.º 666190

Alegações da apelante

6. –A apelante invocou, em síntese, que:

É titular do registo prioritário do logótipo n.º 31263 para assinalar uma entidade que presta serviços turísticos, cuja actividade principal é a exploração de um restaurante típico;

Existe afinidade entre os serviços de catering assinalados pela marca da apelada e os serviços turísticos e de restauração prestados pela entidade assinalada com o logótipo da apelante;

A marca da apelada constitui uma imitação parcial do logótipo da apelante;

Existe risco de confusão no espírito do público quanto à proveniência dos serviços;

Estão preenchidos os requisitos da imitação previstos no artigo 238.º n.ºs 1 e 3 do Código da Propriedade Industrial (CPI).

Contra-alegações da apelada

7. –A apelada contra-alegou, pugnado pela improcedência do recurso e, subsidiariamente, requerendo a ampliação do objecto do recurso à impugnação da matéria de facto, ao abrigo do disposto no artigo 636.º n.º 2 do Código de Processo Civil (CPC), alegando, em síntese:

Amplia o objecto do recurso à impugnação da matéria de facto constante do ponto 4 dos factos provados, que pede seja revogada nessa parte, dando-se como provado que o logótipo se encontra registado para atividade de restaurante do tipo tradicional, conforme se extrai da CAE (Classificação das Actividades Económicas) principal da apelante;

A marca da apelada assinala serviços de catering vocacionados para o público infantil, sendo o público alvo clientes empresariais e os serviços e circuitos de comercialização da actividade de catering diversos dos de um restaurante típico tradicional, pelo que, não existe afinidade entre os serviços/actividades em causa nos sinais em conflito;

Os sinais em conflito são diversos de um ponto de vista gráfico, fonético e visual, pelo que, o sinal da apelada não gera confusão no espírito do público acerca da origem dos serviços.

8. – apelante não respondeu à matéria da ampliação do recurso.

Delimitação do âmbito do recurso

9. –Têm relevância para a decisão do recurso as seguintes questões, suscitadas nas conclusões:

A. -Respeito pelos direitos conferidos pelo logótipo e novidade relativa de marca.

B. -Identidade ou semelhança dos sinais.

C. -Identidade ou afinidade dos serviços e alargamento do âmbito do recurso à impugnação da matéria de facto.

D. -Risco de confusão entre os sinais em conflito

Factos provados

10. –Nota:No elenco dos factos provados que se segue, este Tribunal mantém, entre parêntesis, a numeração que lhes foi dada na sentença recorrida para facilitar as remissões e menciona, entre chavetas, a qualidade de apelante e apelada de cada uma das partes, para facilitar a leitura.

11. –(1)- Em 17/05/2021 a recorrente [apelada] pediu o registo da marca nacional mista nº 666190

Cf. site oficial do INPI.

1. (2)-Tal marca visa assinalar os seguintes produtos e serviços da classe 43 da Classificação Internacional de Nice: «CATERING; SERVIÇOS DE CATERING; SERVIÇOS DE CATERING MÓVEL; SERVIÇOS COMERCIAIS DE CATERING; SERVIÇOS DE CATERING PARA HOTÉIS; SERVIÇOS DE CATERING NO EXTERIOR; SERVIÇOS DE CATERING PARA ESCOLAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA HOSPITAIS; CATERING EM CAFETARIAS DE COMIDA RÁPIDA; SERVIÇOS DE CATERING PARA CENTROS EDUCATIVOS; CATERING DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA INSTITUIÇÕES; SERVIÇOS DE CATERING PARA CENTROS DE CONFERÊNCIAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA LARES DE IDOSOS; SERVIÇOS DE CATERING PARA CAFETARIAS DE EMPRESAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA SALAS DE RECEÇÃO; CATERING DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA BANQUETES; CATERING DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA FESTAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS; SERVIÇOS DE CATERING PARA ESCRITÓRIO PARA FORNECIMENTO DE CAFÉS; SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS; SERVIÇOS DE CATERING PARA LARES DE IDOSOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA; SERVIÇOS DE CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CENTROS DE CONGRESSOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CENTROS DE EXPOSIÇÕES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CENTROS DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES ». Cf. site oficial do INPI.

12. (3)-Tal marca foi recusada provisoria e definitivamente por despacho de 20.10.2021, com fundamento na semelhança com o logótipo da recorrida [apelante] e por se considerar ser um sinal genérico. Cf. decisão do INPI

14. (4)* Versão resultante da modificação da decisão de facto no presente recurso:

*A empresa OCEANO PACÍFICO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA é titular do registo do seguinte logótipo, pedido em 04.02.2003 e concedido em 25.03.2004 que utiliza num restaurante típico.

** Versão que constava da sentença recorrida

**A recorrida, é titular do registo do seguinte logótipo, pedido em 04.02.2003 e concedido em 25.03.2004, para a actividade turística.

Cf. despacho do INPI e site oficial deste.

Quadro legal relevante

15. -Têm relevo para a decisão do recurso os seguintes textos legais:

Código da Propriedade Industrial ou CPI

Artigo 232.º

Outros fundamentos de recusa

1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

a) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos;

b) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

c) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina;

d) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

e) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça proteção nos termos do presente Código, de legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de marca ou, sendo o caso, antes da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo posterior;

f) A infração de outros direitos de propriedade industrial;

g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;

h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.

2- Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa:

a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

b) A infração de direitos de autor;

c) A infração do disposto no artigo 212.º

3- No caso previsto na alínea c) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido.

4- Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.

5- O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.

Artigo 249.º

Direitos conferidos pelo registo

1- Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:

a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;

b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;

c) Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2- Ao abrigo do número anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte:

a) A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados;

b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal;

c) A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal;

d) A utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como parte característica dessa firma ou denominação;

e) A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) A utilização do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislação vigente em matéria de publicidade.

3- O titular de um registo de marca pode exigir ao editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou em formato eletrónico, que a reprodução da sua marca nessa obra seja, no imediato, acompanhada da menção de que se trata de uma marca registada, sempre que o modo como esta se encontra reproduzida der a impressão de que constitui o nome genérico dos produtos ou serviços mencionados ou divulgados na obra.

Artigo 281.º

Constituição do logótipo

1- O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular.

2- O logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência.

Artigo 293.º

Direitos conferidos pelo registo

1- O registo do logótipo confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, qualquer sinal idêntico ou confundível que seja destinado a individualizar uma atividade idêntica ou afim e possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.

2- Aplica-se aos logótipos, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 249.º

Directiva 2015/2436 em matéria de marcas

Considerando (14)

Além disso, os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, incluindo a ausência de caráter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e direitos anteriores, deverão ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que podem assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação.

Considerando (16)

A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir a condição específica da proteção. Os meios utilizados para verificar o risco de confusão, em especial o ónus da prova nesta matéria, devem ser previstos pelas normas processuais nacionais, cuja aplicação não pode ser prejudicada pela presente diretiva.

Artigo 10.º

Direitos conferidos pela marca

1. -O registo de uma marca confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. - Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam:

a) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;

b) idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.

3. -Pode ser proibido ao abrigo do n.º 2, nomeadamente, o seguinte:

a) apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem;

b) oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou armazená-los para esses fins, ou oferecer ou fornecer serviços com o sinal;

c) importar ou exportar produtos com esse sinal;

d) utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação;

e) utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Diretiva 2006/114/CE.

4. - Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada também deve poder impedir terceiros de introduzir, no decurso de operações comerciais, produtos no Estado-Membro em que a marca se encontra registada, produtos esses que não se encontrem aí em livre prática, se esses produtos, incluindo a sua embalagem, provierem de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca registada respeitante a esses produtos ou não puder ser distinguida nos seus aspetos essenciais dessa marca.

O direito do titular da marca previsto no n.º 1 caduca se durante a ação judicial para determinar se houve violação da marca registada, instaurada de acordo com o Regulamento (UE) n.o 608/2013, o declarante ou o detentor dos produtos apresentar provas de que o titular da marca registada não pode proibir a sua colocação no mercado do país de destino final.

5. -Sempre que, antes da data de entrada em vigor das disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva 89/104/CEE num Estado-Membro, o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição da utilização de um sinal nas condições previstas no n.º 2, alínea b) ou c), os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação da utilização desse sinal.

6. -Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 não afetam as disposições aplicáveis num Estado-Membro relativas à proteção contra a utilização de um sinal para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

Apreciação das questões suscitadas pelo recurso

A. –Respeito pelos direitos conferidos pelo logótipo e novidade relativa de marca

16. –A título liminar importa sublinhar que os sinais aqui em crise são um logótipo nacional, de cujo registo prioritário é titular a apelante, e uma marca nacional, cujo registo posterior foi concedido à apelada. Ambos os sinais são utilizados na actividade económica, pretendendo a apelante opor-se à concessão do registo posterior da marca da apelada.

17. –O que distingue um logótipo de uma marca é sobretudo o objecto que cada um assinala. Enquanto o logótipo tem por função distinguir uma entidade que presta serviços ou comercializa produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos, correspondência (cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI), as marcas comerciais constituem sinais destinados a identificar produtos ou serviços, distinguindo-os de outros do mesmo género (cf. artigo 208.º do CPI).

18. –Porém, o tratamento que lhes é conferido por lei aproxima-se em certos aspectos. Assim, dos artigos 208.º e 281.º n.º 1 do CPI resulta que, tanto as marcas como os logótipos nacionais são constituídos por um sinal ou conjunto de sinais compostos por elementos distintivos que podem ter representação gráfica (e.g. elementos nominativos, figurativos ou mistos) ou não (e.g. sons, cores, formas, odores, isolados ou combinados). No caso em análise, os sinais em conflito têm ambos representação gráfica.

19. –Acresce que, tanto a tutela dos logótipos como das marcas, pressupõe, em regra, o seu registo e, sob esse aspecto, o registo do logótipo da apelante é prioritário, ou seja, teve lugar antes de ter sido requerido o registo da marca da apelada, aqui em crise. Adicionalmente, aplicam-se aos direitos conferidos pelo registo do logótipo o disposto para as marcas no artigo 249.º do CPC, por força da remissão feita pelo artigo 293.º do CPI.

20. –Dito isto, o que está em causa no presente recurso é saber se a apelante, titular do logótipo cujo registo é prioritário, pode exercer o ius prohibendi previsto no artigo 249.º, aplicável ex vi artigo 293.º, do CPI e, portanto, impedir a apelada de registar e usar a sua marca ou se, ao invés, a marca da apelada deve gozar da tutela conferida pelo registo, por preencher todos os requisitos substanciais previstos nos artigos 231.º e 232.º do CPI, para a sua concessão.

21. –Resulta dos artigos 231.º e 232.º do CPI que, para gozar de tutela e, portanto, ser concedida, a marca nacional da apelada tem de observar certos requisitos substanciais que dizem respeito ao próprio sinal e que podem ser agregados como se segue (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, páginas 247 a 286):

Requisitos substanciais absolutos

(i) -Capacidade distintiva;

(ii) -Determinabilidade;

(iii) -Respeito pela ordem pública;

Requisitos susbtanciais relativos:

(i) -Novidade relativa;

(ii) -Respeito pelos direitos de terceiros;

(iii) -Ausência de risco de concorrência desleal.

22. –De entre os requisitos substanciais enunciados no parágrafo anterior, os que estão aqui em causa e serão a seguir analisados, prendem-se com a novidade relativa da marca da apelada, enquanto motivo relativo de recusa de registo posterior dessa marca, previsto no artigo 232.º n.º 1 – c) ou d) (consoante o caso) do CPI.

23. –Feito este enquadramento, no caso em análise, para recusar o registo da marca nacional da apelada e concluir assim que a apelante, titular do registo do logótipo nacional, pode impedir o uso da marca em crise na actividade económica, têm de verificar-se os seguintes pressupostos, previstos nos artigos 232.º n.º 1 – c) ou d) e 249.º n.º 1- a) ou b) do CPI, que a seguir se esquematizam:

dupla identidade de sinais e produtos/serviços ou identidade de sinais e afinidade de produtos/serviços, ou semelhança de sinais, identidade ou afinidade de produtos/serviços e risco de confusão, nele incluído o risco de associação, levando em conta, nesta última hipótese, que o risco de confusão e o risco de associação não são alternativos, como resulta do considerando (16) e do artigo 10.º da Directiva 2015/2436, transpostos nos preceitos acima mencionados do CPI.

24. –Assim, na análise que se segue o Tribunal irá apreciar se os requisitos enunciados no parágrafo 23 se verificam no caso concreto.

B. –Identidade ou semelhança dos sinais

25. –Em primeiro lugar, para saber se existe ou não novidade relativa da marca em crise, importa apreciar se os sinais em conflito são idênticos ou semelhantes. Dos factos provados 1 e 4 (cf. parágrafos 11 e 14 supra) resulta que ambos os sinais contêm, em comum, o elemento nominativo “Rúcula”, mas cada um deles contém, adicionalmente, outros elementos diferentes, nominativos e gráficos. Assim, caso do logótipo, os elementos nominativos são “La Rúcula” e um elemento figurativo de uma folha de rúcula; no caso da marca, os elementos nominativos são “A cuidar de ti Rúcula”. Daqui resulta que os sinais não são idênticos, mas são semelhantes por conterem ambos o elemento nominativo “Rúcula”.

26. –Em consequência, havendo semelhança de sinais, ficam excluídas as duas primeiras hipóteses enunciadas no parágrafo 24 que pressupõe a identidade de sinais e, importa agora apreciar, à luz da terceira hipótese enunciada no parágrafo 24, se existe, adicionalmente, identidade ou afinidade de produtos/serviços e risco de confusão, nele incluído o risco de associação, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 232.º d) e 249.º - b) do CPI.

C. –Identidade ou afinidade dos serviços e alargamento do âmbito do recurso à impugnação da matéria de facto

27. –Em segundo lugar, importa apreciar se existe identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços assinalados pelos sinais em conflito, questão que este Tribunal julga que deve ser resolvida em conjunto com a questão do alargamento do âmbito do recurso à impugnação da matéria de facto constante do ponto 4 dos factos provados, pois tal facto deve ser levado em conta para saber se há identidade ou afinidade dos serviços em conflito.

28. –Com efeito, o escrutínio da novidade relativa da marca em crise, pressupõe um duplo exame: o da confundibilidade entre o novo sinal e o sinal prioritário e o da identidade ou afinidade dos serviços a que se destinam. Para esse efeito o Tribunal começa pela análise da identidade ou afinidade dos serviços e só depois é que apreciará se existe risco de confusão entre os dois sinais, uma vez que, não havendo identidade nem afinidade de serviços, a confundibilidade dos sinais não constitui um problema, por força do princípio da especialidade consagrado, quanto aos logótipos, nas disposições conjuntas dos artigos 249.º e 293.º do CPI. Importa recordar que, o princípio da especialidade significa que o âmbito de protecção de um logótipo registado se limita ao universo dos produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles que são prestados pela entidade assinalada pelo logótipo. Vejamos então se existe identidade ou afinidade de serviços.

29. –Como a lei não define em que consiste a afinidade entre produtos e/ou serviços, o Tribunal recorre aqui aos seguintes factores, na medida em que se tenham apurado e estejam disponíveis: a natureza dos produtos ou serviços; a sua composição, finalidade, função, modo de uso e utilidades; os canais de distribuição e estabelecimentos em que são comercializados; a complementaridade, preço e qualidade; o tipo de consumidores; a notoriedade do sinal.

30. –Para o efeito de saber se existe afinidade, os produtos ou serviços em confronto não têm necessariamente que pertencer à mesma classe na classificação internacional de Nice. O registo das marcas, quer em Portugal quer na União Europeia, é feito por produtos ou serviços, que têm de ser indicados quando o mesmo é requerido. É a eles que se estende a exclusividade do uso do sinal.

31. –É igualmente de admitir que possa existir afinidade entre um produto e um serviço, ou entre dois produtos ou dois serviços diferentes, desde que entre eles exista complementaridade e uma certa sobreposição entre os respectivos mercados.

32. –Em suma, todos estes factores se destinam a permitir ao Tribunal apurar se existem áreas de sobreposição entre os respectivos mercados.

33. –A este propósito, a apelada requer o alargamento do âmbito do recurso pedindo que seja revogada a matéria de facto provada no ponto 4 e se dê como provado que o logótipo da apelante se encontra registado para atividade de restaurante do tipo tradicional, conforme se extrai da Classificação de Actividades Económicas (CAE) da apelante. A apelada alega que tal facto resulta de documento junto aos autos em 23.12.21 com a referência citius 95067 [Doc. 1], que o Tribunal a quo deveria ter levado em conta.

34. –Segundo este Tribunal julga perceber, o que a apelada pretende ver revogado, não é a prova do registo do logótipo da apelante mas tão só que em vez de dar como provado que o registo do logótipo foi feito para actividades turísticas o Tribunal dê como provado que foi feito para a actividade de restaurante do tipo tradicional.

35. –Na verdade, o facto 4 não pode ser revogado na parte em que versa sobre o registo do logótipo nacional n.º 31263 concedido pelo INPI a uma entidade, a apelante, uma vez que tal registo foi constatado pelo INPI no exercício das suas funções, no âmbito do exame e controlo oficioso que lhe compete fazer ao abrigo do disposto no artigo 229.º do CPI. No contexto desse controlo, o INPI comparou a marca objecto do pedido de registo apresentado pela apelada, com outros sinais distintivos prioritariamente registados, em particular o logótipo da apelante. Assim, embora o Tribunal a quo não tenha ordenado a junção aos autos da publicação do registo do logótipo no Boletim da Propriedade Industrial e no website do INPI (cf. artigos 16.º n.º 1 e 28.º n.º 2, aplicáveis ex vi artigo 287.º, do CPI), em que parece basear a sua convicção, como teria sido preferível fazer à luz do disposto artigo 412.º n.º 2 do CPC, o certo é que, por força do artigo 371.º do Código Civil, afigura-se existir nos autos prova plena do registo do logótipo da apelante, uma vez que tal facto foi constatado pelo INPI no processo administrativo remetido a este autos em 14.1.2022, com a referência citius 95575, em particular no documento aí designado por [Doc3] no qual o INPI, no exercício das suas competências, constata a existência de tal registo.

36. –Dito isto, a Classificação das Actividades Económicas ou CAE, no plano da União, está consagrada no Regulamento (CE) 1893/2006 sobre a nomenclatura estatística das actividades económicas e, no plano nacional, está consagrada no DL 381/2007 que aprova a classificação portuguesa das actividades económicas. Ora, de acordo com os considerandos (4) a (8) e com o artigo 1.º, do Regulamento (CE) 1893/2006, e com os parágrafos terceiro e quarto do preâmbulo conjugados com o artigo 3.º, do DL 381/2007, a CAE tem por objectivo garantir a fiabilidade e a compatibilidade de dados estatísticos nacionais e no mercado único, quanto à actividade económica. Ou seja, é uma classificação adoptada para efeitos estatísticos.

37. –Assim, contrariamente ao que pretende a apelada, por um lado, não existe ligação necessária entre a Classificação das Actividades Económicas (CAE) e a nomenclatura dos produtos ou serviços usada no registo da propriedade intelectual, por outro lado, no caso do turismo, que é o objecto mencionado na denominação social da entidade que o logótipo assinala, tal actividade envolve transportes, alojamento, restauração, serviços recreativos, culturais ou outros que não têm uma posição definida na CAE.

38. –O que releva para decidir esta questão é levar em conta que, como já foi explicado supra, enquanto as marcas são sinais distintivos de produtos ou serviços, os logótipos são sinais distintivos de empresas que podem ser utilizados em estabelecimentos – como um restaurante – mas não os individualizam (cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI, Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, página 351 e Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: Luís Couto Gonçalves, Almedina, páginas 1052 a 1054).

39. –Neste contexto, tem razão a apelada quando defende que a formulação constante do facto provado 4 “concedido para actividade turística” não é a mais adequada por ser conclusiva. No entanto, é igualmente inadequada e conclusiva a formulação pretendida pela apelada de que o logótipo se encontra registado para atividade de restaurante do tipo tradicional.

40. –O que este Tribunal levará em conta no presente acórdão é apenas que, resulta do [Doc.3] junto com a referência citius 95575 que o logótipo em conflito foi concedido a pedido de uma empresa, OCEANO PACÍFICO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA. A firma dessa empresa permite concluir que se trata de uma sociedade por quotas e que, do seu objecto, fazem parte actividades turísticas, porque isso corresponde ao previsto nos artigos 10.º n.º 1 e 200.º do Código das Sociedades Comerciais.

41. –Adicionalmente, este Tribunal leva em conta, por se considerar confessado nos termos do artigo 567.º n.º 1 do CPC e ser um facto adquirido no processo, que essa empresa/sociedade por quotas, utiliza o logótipo num restaurante típico.

42. –Com efeito, no artigo 42 da impugnação judicial da decisão do INPI perante o Tribunal de primeira instância, junta a 23.12.2021 (referência citius 95067) a apelada, quando intentou a presente acção judicial, alegou que o logótipo em conflito era utilizado pela apelante num restaurante típico. Tal facto considera-se confessado por falta de contestação da apelante em primeira instância, nos termos do artigo 567.º n.º 1 do CPC. Posteriormente, no presente recurso (cf. página 7 das alegações de recurso para a segunda instância) a apelante defende que utiliza o logótipo em conflito num restaurante típico. Pelo que, esse facto, do qual as partes pretendem extrair consequências opostas, é aceite por ambas e já se encontrava adquirido antes de ser proferida a sentença recorrida. Assim, deve ser levado em conta pelo Tribunal ao abrigo do disposto nos artigos 567.º n.º 1, 607.º n.º 4 e 663.º n.º 2 do CPC.

43. –Em conformidade, o ponto 4 da matéria de facto provada será alterado apenas com o alcance acima mencionado, nos seguintes termos:

A empresa OCEANO PACÍFICO – ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA é titular do registo do seguinte logótipo, pedido em 04.02.2003 e concedido em 25.03.2004 que utiliza num restaurante típico.

44. –Neste contexto, de acordo com os factos provados disponíveis, este Tribunal pode concluir que, embora não exista identidade entre os serviços de catering e os serviços turísticos, em particular os de restauração, existe afinidade entre eles pelos motivos seguintes:

A natureza dos serviços e a sua finalidade é idêntica, fornecer refeições;

Embora os estabelecimentos em que são comercializados os serviços sejam diferentes, o canal de distribuição sobrepõe-se uma vez que as entregas de refeições em domicílios ou empresas são feitas tanto por empresas que exploram restaurantes como por empresas de catering;

As refeições para eventos, sejam eles infantis ou não, tanto podem ser fornecidas por uma empresa/profissional de catering como por um restaurante típico;

Pelo que, aos olhos do consumidor existe a possibilidade de uso substitutivo dos serviços em causa;

Embora a apelada alegue que o tipo de consumidores dos seus serviços é um público infantil, reconhece que presta serviços empresa a empresa, tal como resulta do facto provado 2, pelo que existe sobreposição de consumidores;

Os serviços de restauração e os serviços de catering, situam-se no mesmo mercado relevante em termos merceológicos, já que, aos olhos do consumidor ambos visam satisfazer idênticas necessidades (refeições) permitindo dessa forma que exista, ainda que tenuemente, uma relação de concorrência entre os dois agentes económicos que oferecem esses serviços (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, 2.ª Edição, Almedina, páginas 269 e 270).

45. –Assim, ainda que não sejam idênticos, existe afinidade entre os serviços em causa.

D. –Risco de confusão entre os sinais em conflito

46. –Existindo afinidade entre os serviços, importa então apreciar, em terceiro lugar, se existe risco de confusão, nele incluído o risco de associação, entre os sinais em conflito, no espírito do público. Pois, nesse caso, a marca não possui novidade relativa que é um dos requisitos substanciais de protecção que deve preencher para ser concedido o seu registo. Se assim for, a protecção conferida pelo registo do logótipo, habilita a apelante a impedir o registo concedido à marca conflituante – cf. artigos 17.º do CPI.

47. –Para saber se há risco de confusão há que comparar os sinais em conflito à luz do disposto nos artigos 249.º n.º 1 – b) e 293.º do CPI, dos factores enunciados nos considerandos (14) e (16) da Directiva 2015/2436, assim como da jurisprudência constante do TJUE sobre esta questão – cf. acórdãos C- 251/95, C- 425/98, C-39/97.

48. –Tendo em conta a jurisprudência do TJUE mencionada no parágrafo anterior, para saber se há risco de confusão, incluindo risco de ligação, importa, assim, levar em conta os seguintes critérios de apreciação:

Os sinais em conflito devem ser apreciados globalmente uma vez que o consumidor médio apreende o sinal como um todo;

O risco de confusão a evitar abrange igualmente a mera associação (risco de ligação), que não é uma alternativa ao risco de confusão, mas serve apenas para precisar o seu conteúdo;

A reprodução do conteúdo semântico de um sinal pode conduzir a uma associação, mas não basta para que exista risco de confusão;

Adicionalmente, é necessário que o conteúdo reproduzido possua um carácter distintivo particular;

Quanto mais forte (arbitrário) for o sinal anterior, maior é o risco de ligação ou associação;

O prestígio do sinal anterior, aumenta a susceptibilidade de erro por ser também maior o risco de ligação ou associação

Sendo o consumidor médio a potencial vítima do risco de confusão, deve levar-se em conta a projecção do sinal na percepção do consumidor médio do tipo de serviços em causa;

Na análise dos sinais em conflito deve atender-se ao elemento dominante de cada um;

Devem desvalorizar-se os elementos genéricos ou descritivos;

49. –Os parâmetros a apreciar nos sinais em conflito, na medida em que estiverem disponíveis e forem perceptíveis, são os seguintes:

O elemento visual (aparência do sinal, incluindo das palavras nele contidas e da respectiva grafia);

O elemento fonético (sonoridade resultante da leitura);

O elemento conceptual (ideia expressa, representando uma coisa ou uma situação).

50. –Por fim, na apreciação do risco de confusão ou do risco de ligação no espírito do consumidor médio do tipo de serviços em causa – fornecimento de refeições – deve ser observado o princípio a interdependência entre os parâmetros e factores acima enunciados, levando em conta a impressão provocada por cada um dos sinais em conflito, globalmente considerado.

51. –No que diz respeito ao risco de associação, importa esclarecer que o mesmo é apenas um dos factores enunciados no considerando (16) da Directiva 2015/2436 a levar em conta para determinar o risco de confusão previsto no artigo 293.º n.º 1 do CPI, de onde resulta que, entre os conceitos de risco de confusão e risco de associação, existe uma diferença quanto ao alcance, como se extrai desse considerando (cf. acórdão do TJUE C-251/95). Ou seja, quando estamos perante um sinal de prestígio (marca ou logótipo), as exigências são menores quanto aos factores a levar em conta, bastando normalmente o risco de ligação para se concluir que há risco de confusão. Porém, não estando aqui em causa, nem tendo sido alegado, o prestígio do sinal da apelada, o Tribunal levará em conta o risco de ligação ou associação a par de outros factores, a seguir enunciados, para apreciar se existe risco de confusão.

52. –Tendo em conta a interdependência dos factores e parâmetros acima referidos e a percepção do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, do sector dos serviços de fornecimento de refeições – a generalidade da população adulta, que frequenta restaurantes ou encomenda refeições para consumo em casa, no trabalho ou em eventos festivos mais alargados, organizados para adultos, crianças ou idosos – as semelhanças entre as marcas em conflito serão apreciadas como se segue:

Os sinais em conflito são ambos gráficos e mistos, incluindo elementos nominativos e figurativos;

A marca da apelada reproduz o elemento com maior relevo nominativo e figurativo do logótipo da apelante “Rúcula”, o que aumenta o risco de erro no espírito do consumidor;

O elemento dominante de ambos os sinais, devido ao tamanho e posicionamento no conjunto de cada um deles e ao relevo fonético e figurativo, é “Rúcula”, escrito com R maiúsculo em ambos os casos, o que aumenta o risco de erro e de associação no espírito do consumidor;

O logótipo da apelante tem todos os elementos, nominativos e figurativos, em cor preta ao passo que a marca da apelada usa em cada letra, alternadamente, o preto e vários tons de cinzento; em cada um dos sinais, o tipo de letra é diverso, sendo o estilo da letra mais sofisticado no logótipo da apelante do que na marca da apelada, que usa letras de vários tamanhos e uma ondulação na configuração da frase “ A cuidar de ti” sugerindo infantilidade, ausência deliberada de sofisticação, o que diminui o risco de ligação;

O elemento nominativo “La”, escrito em letras de tamanho menor, que precede e está escrito por cima da palavra “Rúcula” no logótipo da apelante, é um artigo em língua italiana, e, embora a palavra “Rúcula” esteja escrita em língua portuguesa (em italiano escreve-se “la rucula”, sem acento na letra u”), o artigo “La” sugere no consumidor a ideia de comida italiana, autêntica; ao passo que na marca da apelada, a palavra “Rúcula” escrita em português, é precedida da frase “A cuidar de ti”, escrita em letras de tamanho menor, por cima da palavra “Rúcula”, sugerindo a ideia de comida saudável, o que diminui o risco de ligação entre os dois sinais;

O logótipo da apelante contém um elemento com relevo figurativo, uma folha de rúcula, por cima da palavra “Rúcula” e a seguir ao artigo “La”, o que diminui o risco de erro no espírito do publico;

Dos elementos acima enunciados resulta que a ideia na base do logótipo é o apelo a comida italiana/mediterrânica com algum grau de elaboração ao passo que a ideia na base da marca em crise faz apelo a comida saudável, à base de legumes, o que diminui o risco de confusão no espírito do público;

A palavra “Rúcula” é um elemento banal que descreve um alimento e como tal não pode ser apropriado não tendo aqui sido alegado, nem demonstrado, que o seu uso tenha adquirido distintividade extrínseca ou secondary meaning capaz de conferir, excepcionalmente, protecção a esse elemento genérico (cf. artigo 209.º n.º 1- c) e n.º 2 do CPI);

O consumidor médio de serviços de refeições, catering e restauração, sendo medianamente atento e advertido, nota que a ideia base de cada um dos sinais é diferente, pois um faz apelo a comida italiana e o outro a comida confeccionada com vegetais/comida saudável.

53. –Da análise feita no parágrafo anterior resulta que os elementos nominativos e figurativos “La Rúcula” e o desenho de uma folha de rúcula presentes num logótipo utilizado num restaurante são medianamente arbitrários, na medida em que, embora tenham alguma capacidade distintiva, consistem em elementos de uso comum, genéricos (designam um alimento de entre os que podem ser servidos no restaurante). Pelo que, o logótipo da apelante, embora tenha alguma eficácia distintiva, não é forte e isso implica que é mais estreito o seu âmbito de protecção no confronto com marcas potencialmente confundíveis, como a da apelada. Nesse caso, a protecção do logótipo deve limitar-se à parte que é original (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, página 253). Ora, a parte original do logótipo da apelante reside no conceito ou ideia base que faz apelo, no espírito do consumidor, à culinária italiana, com algum grau de elaboração, autenticidade. Desse modo, sendo a ideia base do logótipo (o conceito) a parte que merece protecção e sendo a ideia base (o conceito) a que faz apelo a marca da apelada diversa, afigura-se que a marca em crise não induz o consumidor em erro quanto à origem dos serviços prestados.

54. –Em consequência, não merece censura a sentença recorrida uma vez que, apesar das semelhanças existentes entre os sinais em conflito, o risco de associação é ténue e não conduz ao risco de confusão.

Em síntese

55. –Enquanto as marcas são sinais distintivos de produtos ou serviços, os logótipos são sinais distintivos de empresas, que podem ser utilizados em estabelecimentos – como um restaurante – mas não os individualizam – artigo 281.º n.º 2 do CPC.

56. –A protecção conferida à apelante pelo registo prioritário do logótipo habilita-a a impedir o registo concedido à marca conflituante apenas no caso de se verificarem certos requisitos legais – cf. artigos 17.º, 249.º e 293.º do CPI.

57. –Assim, o registo da marca conflituante da apelada deve ser recusado se a mesma não tiver novidade relativa, o que sucede se estiverem preenchidos os requisitos de uma das três seguintes hipóteses alternativas: dupla identidade de sinais e produtos/serviços; ou identidade de sinais e afinidade de produtos/serviços; ou semelhança de sinais, identidade ou afinidade de produtos/serviços e risco de confusão, nele incluído o risco de associação, no espírito do público – artigos 232.º e 249.º do CPC.

58. –No caso em análise, para apreciar a afinidade de serviços o Tribunal modificou a decisão sobre a matéria de facto tendo deferido parcialmente à pretensão da apelada que requereu a ampliação do objecto do recurso à modificação do facto provado 4.

59. –Existindo semelhança de sinais e afinidade de serviços, seria necessário demonstrar que existe risco de confusão para impedir o registo da marca da apelada.

60. –O logótipo da apelante, embora tenha alguma eficácia distintiva, não é forte por ser unicamente composto por elementos genéricos e triviais quando usados num restaurante/fornecimento de refeições. Isso implica que é mais estreito o seu âmbito de protecção no confronto com marcas potencialmente confundíveis, como a da apelada. Nesse caso, a protecção do logótipo deve limitar-se à parte que é original, que reside no conceito ou ideia base que faz apelo à cozinha italiana com algum grau de elaboração e autenticidade. Ora, sendo a ideia base a que faz apelo a marca em crise diversa, pois apela a comida saudável, a refeições com vegetais, sem sofisticação, afigura-se que a marca em crise não induz o consumidor medianamente atento em erro ou risco de confusão quanto à origem dos serviços prestados.

61. –Pelo que improcede o recurso.

Decisão

Acordam as Juízes desta secção em

I. –Julgar improcedente o recurso.

II. –Condenar a apelante nas custas – artigo 527.º n.º 1 do CPC.

Lisboa, 9 de Novembro de 2022

Paula Pott - (relatora)

Eleonora Viegas - (1.ª adjunta)

Ana Mónica Pavão - (2ª adjunta)

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