1210/07.5TYLSB.L1-2 - Tribunal da Relação de Lisboa

I- Visando a marca estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um certo agente económico a lei estabelece vários limites à liberdade na sua composição: limites intrínsecos – que dizem respeito aos próprios sinais em si mesmo considerados e à susceptibilidade que tenham de constituir uma marca; limites extrínsecos – que dizem respeito aos sinais confrontados com situações anteriores, não tendo em vista o sinal em si mesmo considerado, mas sim a existência de direitos anteriores.

II- A imitação pressupõe a existência de semelhança entre os sinais em confronto e que a situação seja susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor; para que a semelhança entre as marcas constitua imitação é necessário que a mesma provoque no espírito do consumidor risco de confusão o que pode compreender o risco de associação com a marca anteriormente registada.

III- No caso de marcas mistas a averiguação da novidade deve incidir sobre os elementos prevalentes; o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para a apreciação do risco de confusão, além de que aos elementos que, por falta de originalidade ou em virtude da frequente utilização, tenham um carácter distintivo pouco marcado, deverá ser concedida uma menor atenção.

IV- No âmbito da concorrência desleal o critério para aferir o risco de confusão funda-se na reacção normal do consumidor médio, consistindo aquele risco na apresentação dos produtos ou serviços de maneira que leve aquele consumidor a poder atribuí-los a um concorrente.

(Elaborado pela Relatora)

Acordam na Secção Cível (2ª Secção) do Tribunal da Relação de Lisboa:

I- «Herdade dos Grous – Agricultura e Pecuária, Lda.», veio, ao abrigo do disposto ao abrigo do disposto nos arts. 39º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo de marca nacional nº ... “GRANDE GROU” a favor da «Sociedade Agrícola do..., Lda.».

Alegou, em resumo, que a concessão deste registo põe em causa os seus direitos de propriedade industrial - reproduzindo o elemento característico da sua denominação social, constitui uma imitação da marca nacional n.º ... “HERDADE DOS GROUS” (fig.ª), de cujo registo é titular e é susceptível de favorecer a prática de actos de concorrência desleal.

Pediu que o recurso fosse julgado procedente, revogando-se o despacho recorrido e recusando-se o registo da marca nacional n.º ... “GRANDE GROU”.

Cumprido que foi o disposto no art. 43º do Código da Propriedade Industrial, o INPI remeteu o processo administrativo.

A parte contrária - «Sociedade Agrícola do ..., Lda.» - deduziu oposição.

O processo prosseguiu, vindo a ser proferida sentença que manteve o despacho recorrido.

Desta sentença apelou a recorrente, concluindo nos seguintes termos a respectiva alegação de recurso:

1) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que negou provimento à pretensão formulada pela ora Recorrente no sentido de ser recusado o registo da marca nacional n.º ... “GRANDE GROU”;

2) Conforme resulta provado nos autos, a marca nacional n.º ... é constituída unicamente pela expressão “GRANDE GROU” enquanto que o sinal prioritário registado em nome da Recorrente se caracteriza, a nível verbal, pela expressão “HERDADE DOS GROUS”;

3) Entendeu, porém, o Meritíssimo juiz a quo que o despacho de concessão da marca em crise deveria ser mantido «por a marca registanda no seu conjunto não ser susceptível de confusão ou associação com a marca registada».

4) Ora, no entender da Recorrente, os elementos fácticos dados por provados levam a inferir que existe entre as marcas um grau de semelhança susceptível de induzir facilmente os consumidores em erro ou confusão e por conseguinte de propiciar actos de concorrência desleal.

5) Assim, a questão que se coloca no presente recurso é a de saber se, contrariamente à opinião do Meritíssimo juiz a quo, a semelhança existente entre as marcas “GRANDE GROU” e “HERDADE DOS GROUS” é susceptível de induzir o engano dos consumidores, à luz da al. a) do n.º 1 do art. 239.º do CPI, posto que ambas se destinam a assinalar produtos perfeitamente idênticos.

6) Ora, apreciando as marcas em questão, “GRANDE GROU” e “HERDADE DOS GROUS”, verifica-se existir uma manifesta e acentuada semelhança gráfica, fonética e acima de tudo conceptual/ideográfica.

7) É que a palavra e o conceito de “GROU” são centrais em ambas as marcas, erigindo-se por conseguinte em elemento dominante das mesmas, não sendo tal juízo alterado pela combinação com elementos de escasso ou mesmo nulo valor distintivo (a palavra “GRANDE”, no caso da marca em crise; a expressão “HERDADE” e/ou a figura correspondente, no caso da marca da Recorrente).

8) Ora, em face do grau de semelhança existente entre as marcas é forçoso concluir que o consumidor comum, o cidadão dos dias de hoje, que faz as suas compras nos sempre agitados e cheios centros comerciais e hipermercados dirigidos às grandes massas, é susceptível de confundir as marcas “GRANDE GROU” e “HERDADE DOS GROUS”, adquirindo produtos de uma marca pensando estar a adquirir produtos da outra.

9) Ou seja, a marca “GRANDE GROU” é susceptível de ser tomada pela marca “HERDADE DOS GROUS”, ou, na melhor das hipóteses, os consumidores irão pensar que a bebida alcoólica identificada com a marca “GRANDE GROU” é de uma colheita especial proveniente da “HERDADE DOS GROUS”.

10) Tanto mais que, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que tinha na memória.

11) Concluindo-se, assim, que a marca nacional n.º ... “GRANDE GROU” não está em condições de ser registada, porquanto constitui imitação gráfica, fonética e conceptual da marca “HERDADE DOS GROUS”.

12) Por outro lado, visando as marcas “GRANDE GROU” e “HERDADE DOS GROUS” produtos manifestamente idênticos, a semelhança entre ambas é susceptível de gerar confusão entre produtos concorrentes, o que possibilitaria situações de concorrência desleal (independentemente de eventual intenção) devendo também por este motivo ser recusado o registo da marca sub judice, nos termos do art. 239.º n.º 1 al. e) do Código da Propriedade Industrial.

13) Verificando-se, assim, que a douta sentença recorrida, ao confirmar a concessão do registo da marca nacional n.º ... “GRANDE GROU”, não atendeu devidamente aos factos, tendo efectuado ainda uma incorrecta interpretação e aplicação dos arts. 239.º n.º 1 als. a) e e), 245.º e 317.º n.º 1 al. a) do Código da Propriedade Industrial.

14) Justificando-se plenamente, ademais, a invocação da decisão do 2.º Juízo do Tribunal do Comércio no Proc. Proc. .../07.3TYLSB, com as mesmas partes, e sobre a marca “GROU 2” da aqui Recorrida particular, por serem aplicáveis, mutatis mutandis, as considerações que ali se tecem no que concerne aos elementos dominantes das marcas e à possibilidade de confusão do consumidor, bem como de concorrência desleal.

A recorrida contra alegou nos termos de fls. 116 e seguintes.

II- O Tribunal de 1ª instância considerou serem factos provados:

1- Por despacho de 29/08/2007, o Senhor Director da Direcção de Marcas do

INPI, por subdelegação de competências do Conselho de Administração do INPI, deferiu o pedido de registo de marca nacional nº ... «GRANDE GROU» a favor de «Sociedade Agrícola do ..., Lda.».

2- A recorrente é titular do:

- registo de marca nacional nº … «HERDADE DOS GROUS» (mista), concedido em 04.06.2001, que assinala entre outros produtos na classe 33ª «bebidas alcoólicas, incluindo vinhos», com a seguinte configuração:

3- A marca registanda visa proteger bebidas alcoólicas (com excepção de cerveja), na classe 33ª.

4- O deferimento fundou-se na constatação de que não existem semelhanças gráficas ou fonéticas susceptíveis de gerar o risco de confusão entre os sinais em confronto.

III- Na sentença recorrida considerou-se que sendo a única questão controvertida a de saber se entre as marcas em confronto existem as semelhanças legalmente destacadas como tendo potencialidade para as confundir ou associar entre si, na comparação global ressaltam as diferenças que assinala, além de que o consumidor médio destes produtos é algo especializado, pelo que não terá dificuldade em dissociar a origem empresarial, já que as diferenças são de fácil apreensão para quem escolha com algum cuidado.

Das conclusões da apelação interposta – e são essas conclusões que definem o objecto da mesma, consoante resulta do art. 684, nº 3, do CPC – decorre que as questões que essencialmente se colocam no presente recurso são as seguintes: se estamos perante uma imitação da marca da recorrente - o que seria fundamento de recusa do registo da marca «Grande Grou»; se existem elementos que nos reconduzam à concorrência desleal, como fundamento de recusa do registo.

IV- 1 - Consoante resulta do apenso, o pedido de registo da marca em causa nos presentes autos foi apresentado em 2005; foi proferido despacho de concessão em 29-8-2007 – daí, não oferecer dúvidas a aplicação do CPI aprovado pelo dl 36/2003, de 5 de Março (#).

Poderemos encarar a marca como sendo o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor. Efectivamente, a marca tem uma função essencial, a função distintiva (#) de um produto ou serviço, que, todavia, não é a única, tendo também uma função de sugestão – sendo angariadora de clientela – e uma função de garantia.

Através da marca o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece; a marca visa, aliás, estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um certo agente económico.

A lei estabelece vários limites à liberdade na composição da marca, limites intrínsecos – que dizem respeito aos próprios sinais em si mesmo considerados e à susceptibilidade que tenham de constituir uma marca - e extrínsecos – que dizem respeito aos sinais confrontados com situações anteriores. Estes últimos não têm, pois, em vista o sinal em si mesmo considerado, mas sim a existência de direitos anteriores – e é nesse concreto âmbito que nos situamos no caso que nos ocupa.

A apelante reconduz-se, fundamentalmente, á alínea m) do art. 239 do CPI (#). Consignando os chamados princípios da novidade e especialidade da marca é ali preceituado dever ser recusado o registo de marcas que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos: «Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada».

Contempla-se aqui quer a contrafacção quer a imitação da marca. Verificar-se-á o primeiro caso quando a marca posterior reproduza totalmente a marca anterior. Já o conceito de imitação ou de usurpação consta do art. 245 do CPI cujo nº 1 declara:

«1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto».

Saliente-se que aos elementos reproduzidos podem ser aditados outros, sejam figurativos sejam nominativos, o que não afasta a existência da usurpação. Em marcas complexas – compostas por uma pluralidade de elementos, sejam nominativos, figurativos ou mistos – a situação poderá ter uma abordagem mais difícil.

A imitação pressupõe a existência de semelhança entre os sinais em confronto e que a situação seja susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor.

Para que a semelhança entre as marcas constitua imitação é necessário que a mesma provoque no espírito do consumidor risco de confusão o que pode compreender o risco de associação com a marca anteriormente registada.

É de evidenciar que na protecção do direito à marca o que está em causa evitar não é a confusão dos produtos ou a confusão directa de actividades, mas sim a que possa ocorrer entre a origem empresarial dos produtos ou serviços. Quando se verifique, do ponto de vista do consumidor médio, possibilidade de indução em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, a função identificadora da marca fica esvaziada de conteúdo (#).

«Há também risco de erro ou confusão sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam ou que existe uma relação, que não há, entre a proveniência desses produtos ou serviços» (#).

Ao lado do conceito de confusão em sentido estrito, para as situações típicas em que haja o risco do público consumidor confundir a origem dos produtos ou serviços, temos o conceito de confusão em sentido amplo para as situações atípicas em que o público consumidor, reconhecendo a diferente origem dos produtos ou serviços, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens; deste modo, o risco de associação é recortado como uma modalidade do risco de confusão (#).

IV- 2 - Atentemos ao caso que nos ocupa.

Não está em dúvida que a marca da recorrente beneficia de prioridade do registo (o registo da marca da recorrente foi concedido em 4-6-2001 e a recorrida requereu o registo no ano de 2005) nem que ambas as marcas se destinam a assinalar produtos idênticos – a marca da recorrente assinala entre outros produtos na classe 33ª «bebidas alcoólicas, incluindo vinhos», e a marca registanda visa proteger bebidas alcoólicas (com excepção de cerveja), na classe 33ª.

A dúvida é, tão só, sobre terem as marcas em confronto «tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto».

Consoante decorre da factualidade provada a marca da recorrente é composta por elementos nominativos e figurativos, enquanto a marca da recorrida é meramente nomitativa.

Como vimos, para que a semelhança entre as marcas constitua imitação é necessário que a mesma provoque no espírito do consumidor risco de confusão o que pode compreender o risco de associação com a marca anteriormente registada.

Existe, para o efeito, um conjunto de critérios de apreciação consensuais na doutrina, o primeiros dos quais – entre outros - é o de se dever apreciar as marcas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade. O que contará, principalmente, é a impressão de conjunto já que é ela que sensibiliza o público consumidor, pouco relevando os pormenores isoladamente considerados. Todavia, embora as marcas mistas e as marcas complexas devam ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária a averiguação da novidade deve incidir sobre «o elemento ou elementos prevalentes – sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público» (#).

O consumidor médio quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento, pelo que a comparação que entre eles é feita não será simultânea mas sucessiva. Ora, quando dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam; já quando os dois são vistos sucessivamente é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece pelo que são as semelhanças que ressaltam.

Na comparação entre um sinal e a memória de outro haverá que ter em consideração a «capacidade do sinal imitado para perdurar na memória do público, devido à sua força distintiva, à sua originalidade e/ou à sua notoriedade», tendo «especial relevância a capacidade dos elementos que compõem o primeiro sinal para perdurarem na memória do público», sendo que «os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos» (#). Assim, no caso de marcas mistas o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para a apreciação do risco de confusão; por outro lado, aos elementos que, por falta de originalidade ou em virtude da frequente utilização, tenham um carácter distintivo pouco marcado, deverá ser concedida uma menor atenção.

Na marca da recorrente o elemento figurativo reveste-se de escassa relevância distintiva, consistindo num desenho de um solar e não se mostrando especialmente apto para perdurar na memória. O que subsistirá, essencialmente na memória é a expressão nominativa, «Herdade dos Grous», destacando-se nesta expressão a palavra «Grous» como elemento prevalente, até porque pouco corrente.

A marca registanda, «Grande Grou» contém, igualmente, a palavra «Grou» (desta feita no singular) para além da palavra «Grande», esta última de diminuto valor distintivo visto especificar uma qualidade daquele outro termo.

Daí que, tratando-se em ambos os casos de marcas afectas a bebidas alcoólicas, o consumidor médio (quer se encontre numa charcutaria, numa média ou grande superfície ou num restaurante) possa pensar que se trata da mesma marca, ou considere que se trata de uma marca que assinala um produto da mesma proveniência: por exemplo, a aqui recorrente, «Herdade dos Grous» produziria para além do seu vinho corrente «Herdade dos Grous», um vinho com características especiais, o «Grande Grou».

Nesta perspectiva, existirá do ponto de vista do consumidor médio a possibilidade de indução em erro ou confusão sobre a origem empresarial dos produtos.

Entende-se, pois, verificar-se também o requisito previsto na alínea c) do nº 1 do art. 245 do CPI.

Tal levar-nos-á ao fundamento de recusa expresso na alínea m) do art. 239 do CPI.

IV- 3 - Lateralmente, ponderemos o reclamado risco de concorrência desleal para o qual a apelante igualmente aponta.

O art. 24, nº 1-d) do CPI (versão a que nos reportamos) indica como sendo fundamento geral de recusa do registo «o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível, independentemente da sua intenção».

E o art. 317 do CPI dispõe que «constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente: a) Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue».

Carlos Olavo (#) dizia constituírem concorrência desleal «os actos repudiados pela consciência normal dos comerciantes como contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela». Assentaria em duas ideias fundamentais: a criação e expansão, directa ou indirectamente, de uma clientela própria e a idoneidade para reduzir ou mesmo suprimir a clientela alheia, real ou possível.

Para, mais adiante (#) acentuar que o «acto de concorrência desleal é, antes de mais, um acto de concorrência, ou seja, um acto destinado à obtenção ou desenvolvimento de uma clientela própria em prejuízo de uma clientela alheia, efectiva ou potencial ».

Pressuposto do acto de concorrência desleal será uma situação de concorrência “próxima” não se negando essa “proximidade” entre actividades económicas idênticas ou afins.

A ilicitude residirá não na finalidade do acto mas no meio utilizado – a deslealdade. No que concerne especificamente à deslealdade estarão em causa fundamentalmente princípios de correcção profissional no exercício de determinada actividade económica, sendo concorrência desleal a actuação que fira a consciência ética do empresário médio.

Aquela alínea a) do art. 317 reporta-se aos chamados actos de confusão, sendo que neste caso aquilo que qualificará o acto como desleal é a sua aptidão ou idoneidade para a criar; o risco de confusão consistirá em apresentar os produtos ou serviços de maneira que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente.

Trata-se de um tipo de actuação que tem como fim provocar no espírito do consumidor a confusão entre um determinado empresário e os seus produtos (ou serviços) e outro empresário, exigindo a lei apenas a susceptibilidade de confusão e não a efectiva confusão. O critério para aferir o risco de confusão funda-se na reacção normal do consumidor médio, que não na dos peritos na especialidade nem na dos consumidores especialmente desatentos ou descuidados.

Neste contexto, tendo em conta o que supra foi referido, teremos de concluir pela susceptibilidade de o consumidor médio associar um vinho com a marca «Grande Grou» aos vinhos comercializados com a marca «Herdade dos Grous», marca da aqui recorrente, «Herdade dos Grous, Lda.», julgando tratar-se de vinhos da mesma proveniência. Deste modo, mesmo que essa não fosse a sua intenção, a recorrida poderia auferir de um benefício ilegítimo derivado de aquele consumidor vir a adquirir os seus produtos por os associar à marca da recorrente.

Pelo que também nos termos do art. 24, nº 1-d) do CPI o registo deveria ter sido recusado.

V- Face ao exposto, acordam os Juízes desta Relação em julgar a apelação procedente, revogando a decisão recorrida e, logo, sendo recusado o registo da marca nacional nº ... “GRANDE GROU” a favor da «Sociedade Agrícola do ..., Lda.».

Custas pela apelada.

Lisboa, 17 de Fevereiro de 2011

Maria José Mouro

Teresa Albuquerque

Isabel Canadas