154/20.0YHLSB.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

Para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação, Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa I. RELATÓRIO. Nos presentes autos de recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que “Roca Madeira e Mar – Empreendimentos Turísticos, Lda.” interpôs, inconformada com a sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, em cujo decreto judicial se decidiu julgar procedente o recurso interposto pela ali Recorrente e em consequência se revogou “o despacho recorrido que não concedeu o registo da marca nacional nº610639, concedendo-se, consequentemente, protecção jurídica à marca nº 610639”, inconformada com tal decisão, veio a sociedade ALBUFEIRA HOTEL GMBH & CO., BETRIEBS KG dela interpor o presente recurso de apelação. Por decisão singular de 29.12.2021 foi a apelação julgada improcedente e, notificada de tal decisão, veio a Apelante deduzir reclamação para a conferência, nos termos do disposto no artigo 652º, n.º 3 do Código de Processo Civil, concluindo que: 1. O despacho do I.N.P.I. que recusou o registo da marca nacional nº 610639, não merece censura, porquanto aplicou correctamente as pertinentes disposições legais ao caso em apreço, contrariamente à sentença recorrida e à decisão singular em apreço. 2. Sobre o facto provado 4, relativo à acção de anulação do logótipo nº 12612, é de salientar que esse processo não aguarda trânsito em julgado, antes que seja decidido o recurso interposto para o S.T.J., que foi recentemente admitido, já depois da prolação da decisão singular. 3. Na decisão singular considera-se que por a Recorrida já ser titular de direitos anteriores sobre a expressão “ROCAMAR”, logo, os sinais em confronto não são confundíveis. 4. Sucede que, a ora Recorrente é titular de direitos prioritários sobre a expressão “ROCAMAR” aqui em causa, decorrentes da insígnia de estabelecimento nº 3.498, (facto provado 8), que foi pedida em 20/06/1974 e registada em 03/05/1989. 5. Os direitos (posteriores) da Recorrida não justificam que seja alterada a decisão de recusa proferida pelo I.N.P.I., por a relevância atribuída aos mesmos sobre a expressão “ROCAMAR” não ser rigorosa. 6. O registo da marca nacional n.º 339.599, “ROCAMAR”, da Recorrida, destina-se a assinalar “serviços de manutenção e criação de páginas para a internet”, enquanto a marca nacional nº 610639, aqui em causa, destina-se a assinalar «hotéis; serviços de hotel; restauração, café e bar». 7. Essas marcas destinam-se a assinalar serviços totalmente distintos, pelo que em nada releva para o caso dos autos o registo da marca nacional nº 339.599, “ROCAMAR”, da Recorrida. 8. A mesma irrelevância para o caso dos autos tem o logótipo nº 17.187, “ROCAMAR”, da Recorrida. 9. Este registo corresponde ao anterior registo do nome de estabelecimento nº 21.255, “ROCAMAR”, da titularidade da Recorrida. 10. À data do pedido deste nome (17/01/1986), era exigido aos interessados, nos termos do artigo 27.º do DL 425/83, a apresentação de certidão emitida pelo R.N.P.C. – vd. Doc. n.º 1 junto à resposta ao recurso. 11. Consta desse documento que o logótipo nº 17.187 foi requerido para distinguir uma entidade que tinha como actividade a prestação de serviços de “restaurante/bar”. 12. Estes serviços só em parte se relacionam com os serviços «hotéis; serviços de hotel; restauração, café e bar», pelo que, em relação aos restantes serviços («hotéis; serviços de hotel»), aquele logótipo não pode servir para legitimar a Recorrida a obter o registo da marca sub judice para serviços de «hotéis; serviços de hotel» - que são os mais valorizados na decisão. 13. Também a titularidade da Recorrida do registo do logótipo nº 12162, não determina que lhe possa ser concedido o registo da marca nacional nº 610.639. pois esse sinal não contem a expressão “ROCAMAR”, mas, como bem notou o INPI, «o termo “ROCA” separado do elemento “MAR” pelas letras “H” e “R”». 14. A validade do registo do logótipo nº 12162 (sobre o qual corre uma acção de anulação desde data anterior ao início deste processo), passou a constituir uma causa prejudicial à decisão dos autos, a partir do momento em que a 1.ª Instância, seguida da decisão singular, atribuíram relevância jurídica à préexistência desse logótipo – vd. facto provado 4. 15. Não pode deixar de considerar-se como motivo justificado da suspensão da instância, que as Instâncias tenham considerado relevante o facto provado 4, com influência na decisão da causa, de forma repetida e, aliás, factualmente errada. 16. Por esse motivo, renovando o pedido feito no recurso de apelação, requer-se a esta Conferência se digne decretar a suspensão da instância, até que seja decidida definitivamente a acção de anulação do registo do logótipo nº12162 – art.º 272.º, n.º 1 do CPC. 17. Demonstrada a irrelevância, para a decisão da presente lide, dos sinais distintivos registados da Recorrida, importa salientar que a marca sub judice, em face dos direitos da Recorrente, reúne todos os requisitos de imitação ou usurpação parcial de marca, previstos no artigo 238.º do C.P.I. 18. Não vem controvertido que os sinais distintivos registados da Requerente gozam de prioridade em relação ao pedido de registo da marca nacional n.º 610639 e de que os sinais em confronto se destinam a assinalar serviços idênticos ou afins. 19. A marca sub judice tem tal semelhança gráfica e fonética com as marcas da Requerente que induz facilmente o consumidor em erro ou confusão, compreendendo um risco de associação com as marcas anteriormente registados, de forma que o consumidor não as poderá distinguir senão depois de exame atento ou confronto. 20. Como se escreve na decisão, quando as marcas são constituídas por elementos verbais e figurativos, em regra, a componente verbal do sinal tem um mais forte impacto no consumidor do que a componente figurativa. 21. É insofismável que marca contem a expressão “ROYAL ROCAMAR LIDO RESORTS” 22. Na decisão singular faz-se uma avaliação do carácter distintivo das expressões que compõem essas marcas, com a qual não pode deixar de discordar-se e que contraria a doutrina e jurisprudência previamente citadas na própria decisão. 23. Com efeito, desvaloriza-se – sem razão – o carácter distintivo da expressão de fantasia “ROCAMAR”, ao mesmo tempo que se afirma que as marcas se distinguem pelos elementos genéricos “ROYAL”, “LIDO” e “RESORTS”, e, pela figura de uma “coroa”. 24. A expressão “ROCAMAR” (o elemento coincidente nos sinais distintivos em confronto) será vista pelo público relevante como um termo inventado, por não ter nenhum significado, nem ser um vocábulo dicionarizado. 25. Não se concorda com a análise feita na decisão final, de dividir a expressão “ROCAMAR” em duas palavras, considerando cada uma delas isoladamente, por o consumidor médio tomar aquela expressão unitariamente, pela primeira impressão. 26. O resultado da conjugação das expressões “ROCA” e “MAR” dá origem a uma nova expressão – “ROCAMAR” –, totalmente nova, que é uma denominação de fantasia. 27. O único elemento de fantasia da marca registanda “ROYAL ROCAMAR LIDO RESORTS” usurpar o elemento característico “ROCAMAR” dos sinais distintivos da Requerente. 28. A marca registanda constitui uma imitação ou usurpação parcial das marcas da Requerente, como decorre do comando do n.º 3 do artigo 238.º do C.P.I.: «3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada». 29. Por outro lado, a coincidência dos mesmos elementos distintivos entre os sinais em confronto, conduz a uma fácil e inevitável confusão ou erro do consumidor. 30. A existência dos estabelecimentos hoteleiros das partes sob o mesmo nome “ROCAMAR”, possibilitará que os consumidores os associem, julgando pertencerem a uma mesma cadeia de hotéis “ROCAMAR”, sendo certo que é comum existirem grupos hoteleiros estabelecidos em vários locais do território nacional, utilizando a mesma designação. 31. Discorda-se da decisão singular, quando nesta se considera como um factor que afasta a confusão entre os sinais distintivos em confronto, a circunstância de «ainda para mais quando em causa estão hotéis que se situam em regiões totalmente distintas», por este argumento “regional” desatender ao que preceitua o artigo 4.º, n.º 1 do C.P.I. 32. A Requerente é titular dos sinais distintivos “ROCAMAR”, e tem o direito de, a todo o tempo, decidir utilizar a sua marca na Região Autónoma da Madeira, assim como a Recorrida, se lhe fosse concedido o registo da marca em causa, também passaria a ter o direito de usar essa marca no Algarve, até ao lado do estabelecimento da Requerente… 33. Razões por que se conclui que na decisão em apreço não se faz uma correta aplicação ao caso do requisito de imitação da alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º do C.P.I., para além de também ter inaplicado o comando do n.º 3 do mesmo artigo. 34. Por se verificar a imitação ou usurpação parcial de marca, nos termos previstos no artigo 238.º, n.ºs 1 e 3 do C.P.I., a decisão singular violou o disposto no artigo 232.º, n.º 1, alíneas b) e d) do C.P.I. 35. Por consequência, a decisão singular deverá ser revogada e substituída por outra que mantenha o despacho do I.N.P.I. que recusou o registo da marca nacional n.º 610639. * A Apelada foi notificada e veio responder, pugnando pela improcedência da reclamação. * Colhidos os vistos legais, cumpre reapreciar, de novo, agora em conferência, o mérito da apelação. * Como se referiu, “Roca Madeira e Mar – Empreendimentos Turísticos, Lda.”, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que recusou o registo da marca nacional n.º 610639 [[IMG:0]] pedindo que seja revogado o despacho recorrido e seja admitida a concessão do registo da marca. Alegou em síntese, que é titular de vários direitos industriais caracterizados pela palavra “ROCAMAR”, sendo que este tribunal já declarou precludido o direito da recorrida em anular marcas da recorrente e o INPI ignorou tal decisão. Mais alegou que o registo da marca em apreço não é susceptível de induzir o consumidor em erro, pelo facto de a Recorrente ser já titular de direitos de propriedade industrial, alguns com várias décadas, caracterizados pelo vocábulo “Rocamar”, que o hotel Rocamar da Recorrente é muito conhecido na Ilha da Madeira e por isso a marca registanda não induz o público em erro. Referiu que a Requerida sabe, pelo menos desde julho de 2010 que o Hotel da Recorrente existe, nada tendo feito para impedir o uso dos direitos da ora Recorrente, estando-se, pois, perante um caso de preclusão pela tolerância, tentou pedir a anulação do logótipo da Recorrente com o nº12612 – [[IMG:1]] com base em imitação da mesma insígnia aqui invocada, tendo o Tribunal absolvido a aqui Recorrente do pedido, em virtude de o direito de anulação dos direitos da Recorrente ter precludido por tolerância da Recorrida, atenta a longa coexistência por mais de 30 anos dos direitos das duas partes envolvidas, tendo a referida decisão do TPI sido confirmada pelo TRL, que veio a ter idêntico entendimento, decisão que aguarda o trânsito em julgado. Cumprido o artigo 43º do CPI, o INPI remeteu cópia do processo administrativo, e regularmente citada a Requerida, a mesma contestou, pugnando pela improcedência da impugnação judicial. * Veio então a ser proferida sentença cujo em cujo decreto judicial se decidiu: “Por todo o exposto, julgo procedente o recurso interposto por “Roca Madeira e Mar – Empreendimentos Turísticos, Lda.” e em consequência revogo o despacho recorrido que não concedeu o registo da marca nacional nº610639, concedendo-se, consequentemente, protecção jurídica à marca nº 610639.” * Inconformada com tal decisão, veio a sociedade ALBUFEIRA HOTEL GMBH & CO., BETRIEBS KG dela interpor o presente recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões: 1. O despacho do I.N.P.I. que recusou o registo da marca nacional nº 610639, não merece censura, porquanto aplicou correctamente as pertinentes disposições legais ao caso em apreço, contrariamente à decisão recorrida. 2. Sobre as considerações feitas na sentença recorrida (págs. 11 e 12) acerca da acção de anulação do logótipo nº 12612 [[IMG:2]] é de salientar que esse processo não aguardar trânsito em julgado, simplesmente, mas antes que seja decidido o recurso de revista excepcional interposto, não tendo por isso relevância jurídica que a acção tenha sido julgada improcedente pelas instâncias, por se ter considerado procedente a excepção da preclusão por tolerância – que constitui, precisamente, a questão objecto do recurso pendente. 3. Com todo o respeito, são precipitadas as considerações feitas na sentença sobre esse tema, tomando partido numa questão que aguarda o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça. 4. No entendimento da Recorrente, o seu direito de pedir e obter a anulação judicial do referido logótipo não precludiu, e, em qualquer caso, é uma questão que não deveria ter nenhuma repercussão no caso dos autos. 5. Na sentença recorrida, em síntese, considera-se que por a Recorrida já ser titular de direitos anteriores sobre a expressão “ROCAMAR”, logo, os sinais em confronto não são confundíveis. 6. Sucede que, a ora Recorrente é titular de direitos prioritários sobre a expressão “ROCAMAR” aqui em causa, decorrentes da insígnia de estabelecimento nº 3.498 [[IMG:3]] (facto provado 8), que foi pedida em 20/06/1974 e registada em 03/05/1989. 7. Por outro lado, os direitos (posteriores) invocados pela Recorrida não justificam que seja alterada a decisão de recusa proferida pelo I.N.P.I., por a relevância atribuída aos mesmos sobre a expressão “ROCAMAR” não ser rigorosa. 8. Por outro lado, o registo da marca nacional n.º 339.599, “ROCAMAR”, da Recorrida, destina-se a assinalar “serviços de manutenção e criação de páginas para a internet”, enquanto a marca nacional nº 610639, aqui em causa, destina-se a assinalar «hotéis; serviços de hotel; restauração, café e bar». 9. Essas marcas destinam-se a assinalar serviços totalmente distintos, pelo que em nada releva para o caso dos autos o registo da marca nacional nº 339.599, “ROCAMAR”, da Recorrida. 10. A mesma irrelevância para o caso dos autos tem o logótipo nº 17.187, “ROCAMAR”, da Recorrida. 11. Este registo corresponde ao anterior registo do nome de estabelecimento nº 21.255, “ROCAMAR”, da titularidade da Recorrida. 12. À data do pedido deste nome (17/01/1986), era exigido aos interessados, nos termos do artigo 27.º do DL 425/83, a apresentação de certidão emitida pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas – vd. Doc. n.º 1 junto à resposta ao recurso. 13. Consta desse documento que o logótipo nº 17.187 foi requerido para distinguir uma entidade que tinha como actividade a prestação de serviços de “restaurante/bar”. 14. Estes serviços só em parte se relacionam com os serviços «hotéis; serviços de hotel; restauração, café e bar», pelo que, em relação aos restantes serviços («hotéis; serviços de hotel»), aquele logótipo não pode servir para legitimar a Recorrida a obter o registo da marca sub judice para serviços de «hotéis; serviços de hotel» - que são os mais valorizados na sentença. 15. Acrescente-se a isso que, como bem notou o I.N.P.I. no despacho de recusa do registo, «De facto, e pese embora a requerente seja titular de dois logotipos anteriores o primeiro identifica um estabelecimento de restauração e o segundo apresenta o elemento “ROCAMAR”, comum aos sinais em cotejo, com uma diferente apresentação gráfica e figurativa, ou seja, o termo “ROCA” separado do elemento “MAR” pelas letras “H” e “R” e rematadas por uma coroa». 16. Fica claro que, diversamente do que se considerou na sentença recorrida, o segundo logótipo acima referido [[IMG:4]] não contem a expressão “ROCAMAR”, mas a expressão ROCA HR MAR. 17. Também a alegada titularidade da Recorrida dos registos do logótipo nº 12.162 e da marca da União Europeia nº 16.743.916 (esta, definitivamente anulada antes de instaurado o recurso destes autos), não determinam que lhe possa ser concedido o registo da marca nº 610.639. 18. A validade do registo do logótipo nº 12.162 (sobre o qual corre uma acção de anulação desde 2018, anterior ao recurso tramitado nestes autos), constitui uma causa prejudicial à decisão do presente processo, a partir do momento em que o Tribunal a quo decidiu atribuir relevância jurídica à pré-existência daquele logótipo. 19. Por esse motivo, requer-se a esta Relação se digne decretar a suspensão da instância, até que seja decidida definitivamente a acção de anulação do registo do logótipo nº 12.162 – art.º 272.º, n.º 1 do CPC. 20. Por fim, no artigo 58.º da petição de recurso, a ora recorrida também invocou ser titular da marca da União Europeia nº 16.743.916, “ROCAMAR LIDO RESORTS”. 21. Simplesmente, desde data anterior à interposição do recurso dos autos, essa marca foi invalidada por decisão definitiva do Instituto Europeu da Propriedade Intelectual de 27/06/2019, com fundamento na imitação das marcas n.ºs 467780 “ROCAMAR HOTELS & RESORTS”, 495353 [[IMG:5]] e na insígnia nº 3.498, [[IMG:6]] vd. Doc. n.º 2 junto à resposta ao recurso. 22. Cumpre salientar que a alegação de “preclusão por tolerância”, que também foi invocada pela Recorrida nesse processo de invalidação, foi rejeitada pelo Instituto Europeu da Propriedade Intelectual. 23. Demonstrada a irrelevância substantiva, para a decisão do presente recurso, dos sinais distintivos registados da Recorrida, importa salientar que a marca sub judice, em face dos direitos da Recorrente, reune todos os requisitos de imitação ou usurpação parcial de marca, previstos no artigo 238.º do C.P.I. 24. Não se pode suscitar qualquer dúvida de que os sinais distintivos da Recorrida gozam de prioridade em relação ao pedido de registo da marca em apreço, e que os serviços a que se destinam as marcas em confronto são manifestamente idênticos ou afins. 25. A discordância da sentença reside na verificação de uma tal semelhança gráfica e fonética com as marcas da Recorrente que possa induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, compreendendo um risco de associação com as marcas anteriormente registados, de forma que o consumidor não as poderá distinguir senão depois de exame atento ou confronto. 26. Quando as marcas são constituídas por componentes verbais e figurativos, em princípio, a componente verbal do sinal tem um mais forte impacto no consumidor do que a componente figurativa. 27. Isso ocorre por o consumidor tender a referir mais facilmente os sinais distintivos pelo elemento verbal prevalente do que pela descrição de seus elementos figurativos. 28. A marca [[IMG:7]] contem a expressão “ROYAL ROCAMAR LIDO RESORTS” 29. A palavra inglesa “ROYAL” (significando na língua portuguesa “real”) é vulgarmente utilizada no domínio de especialidade dos serviços hoteleiros, por apta a acentuar a qualidade e distinção desses serviços, através da associação à realeza, que também é acentuada pela figura de uma “coroa”. 30. O elemento “LIDO” será percebido pelo público relevante no significado de, inter alia, «um tipo de praia rasa, praia litorânea-lagoa; praia», «tipo de costa baixa, de emersão, de praias com lagunas de praia […]; praia». 31. Trata-se, obviamente, de uma referência a uma característica associada aos serviços a que se destina a marca registanda, que é a da sua localização próxima do mar – característica esta que é particularmente valorizada pelo consumidor médio de serviços hoteleiros e de restauração. 32. A palavra “RESORTS” será percebida pelo público relevante no significado da palavra inglesa "resorts" (visto que é amplamente usada no setor de fornecimento de serviços hoteleiros, alimentação e bebidas), nomeadamente em locais onde as pessoas passam as suas férias. 33. Acentua o carácter genérico de cada uma das referidas expressões, que sejam apresentadas na mesma linha, lendo-se “LIDO RESORTS”. 34. Já quanto à expressão “ROCAMAR” (o elemento coincidente nos sinais distintivos em confronto) será vista pelo público relevante como um termo inventado, por não ter nenhum significado, nem ser um vocábulo dicionarizado. 35. Consequentemente, “ROCAMAR” é uma denominação de fantasia. 36. Como tal, por o único elemento de fantasia da marca registanda usurpar o elemento característico “ROCAMAR” das marcas da Recorrente, o Tribunal a quo deveria ter considerado ser aquela marca uma imitação ou usurpação parcial das marcas da Recorrente, como decorre do comando do n.º 3 do artigo 238.º do C.P.I. 37. Por outro lado, a coincidência dos mesmos elementos distintivos entre os sinais em confronto, conduz a uma fácil e inevitável confusão ou erro do consumidor. 38. Mais, a existência dos estabelecimentos hoteleiros da Recorrente e da Recorrida, sob o mesmo nome “ROCAMAR”, possibilitará que os consumidores os associem, julgando pertencerem a uma mesma cadeia de hotéis “ROCAMAR” – sendo certo que é comum existirem grupos hoteleiros estabelecidos em vários locais do território nacional, utilizando a mesma designação. 39. Neste quadro, discorda-se da sentença recorrida, quando nesta se considera como um factor que afasta a confusão entre os sinais distintivos em confronto, a circunstância de «ainda para mais quando em causa estão hotéis que se situam em regiões totalmente distintas». 40. É que a Recorrente, titular dos sinais distintivos “ROCAMAR”, tem todo o direito de utilizar a sua marca na Região Autónoma da Madeira (cf. artigo 4.º, n.º 1 do CPI), assim como a Recorrida, se lhe for concedido o registo da marca “ROCAMAR” em causa, terá todo o direito de usar essa marca no Algarve ou em qualquer outro local do território nacional. 42. Na sentença não se fez uma correta aplicação ao caso do requisito de imitação da alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º do C.P.I., para além de também ter inaplicado o comando do n.º 3 do mesmo artigo. 43. Por no caso sub judice se verificar a imitação ou usurpação parcial de marca, nos termos do artigo 238.º, n.ºs 1 e 3 do C.P.I., a sentença recorrida violou o disposto no artigo 232.º, n.º 1, alíneas b) e d) do C.P.I. 44. Conclui-se pedindo que a sentença recorrida seja revogada e, em consequência, decidir manter-se o despacho do I.N.P.I. que recusou o registo da marca nacional nº 610639. * A Apelada contra-alegou, concluindo, após motivação, da seguinte forma: 1. Como ficou provado na sentença recorrida, a Recorrida é titular de vários direitos de propriedade industrial caracterizados pela palavra “ROCAMAR” (ver pontos 2. e 3. dos factos provados). 2. Foi também proferido em favor da Recorrida, um Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (adiante, TRL), no qual foi declarado que o direito da Recorrente a anular as marcas da Recorrida, pura e simplesmente precludiu, Acordão esse que confirmou a sentença proferida em 15 de Novembro de 2018 no processo nº 48/18.9YHLSB, que correu os seus termos no 1º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual (adiante, TPI), (ver sentença do TPI que se juntou como documento 3 ao recurso para o Tribunal a quo, e o Acordão do TRL que se juntou como documento 4). 3. O referido processo aguarda ainda o trânsito em julgado, tendo em conta que a aqui Recorrente, apesar da situação de dupla conforme, recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça estando-se no presente momento aguardar a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre a admissibilidade do recurso. 4. A Recorrente alega fundamentalmente ser titular da insígnia de estabelecimento nº 3498 – “ [[IMG:8]] considerando a Recorrente que da eventual coexistência dos direitos em confronto, advirão para si prejuízos e inconvenientes de toda a ordem. 5. Por seu turno, a marca que foi requerida é constituída pelo sinal: [[IMG:9]] (marca mista), a qual se destina a assinalar os seguintes serviços da classe 43ª: “hotéis; serviços de hotel, restauração, café e bar”. 6. Não se encontram cumulativamente preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 232º nº 1) alíneas b) ou d) do CPI, para que se verifique o conceito de imitação de marca por marca, ou marca por logótipo (no caso insígnia de estabelecimento). 7. Tais requisitos não se encontravam preenchidos por um motivo muito simples e que é do conhecimento da Recorrente: o registo da marca em apreço não é susceptível de induzir o consumidor em erro, pelo facto de a Recorrida ser já titular de direitos de propriedade industrial, alguns com várias décadas, caracterizados pela palavra “ROCAMAR”. 8. Conforme ficou provado na sentença recorrida: 11.O Hotel Roca Mar da recorrente situa-se na Ilha da Madeira e foi inaugurado pelo Presidente do Governo Regional da Madeira – Dr. Alberto João Jardim - em 26/05/1988. 12.O Hotel referido em 11 foi objecto de declaração de Utilidade Turística pela Secretaria Regional do Turismo e da Cultura da Região Autónoma da Madeira em 23/12/1988 e publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira a 30/12/1988. 13.Ao longo dos anos o hotel referido em 11 é referenciado em brochuras de viagens, em artigos de imprensa e em diversa publicidade, pela palavra “Rocamar”. 9. A Recorrida é também titular de vários direitos de propriedade industrial, contendo o designativo “ROCAMAR”, para além da marca cujo pedido se requereu (ver pontos 2 e 3 dos factos provados): - Logótipo nº 12612 – “ [[IMG:10]] ”pedido em 30 de Maio de 2008, e concedido em 26 de Agosto de 2008; e - Logótipo nº 17187 – “ROCAMAR”, pedido em 17 de Janeiro de 1986, e concedido em 1 de Junho de 1989 10. Destinando-se os logótipos da Recorrida a distingui-la enquanto entidade que comercializa produtos e presta serviços, no âmbito da actividade que desenvolve: exploração de hotéis, restaurantes, bares, esplanadas, direito real de habitação periódica e serviços conexos de turismo (ver certidão do Registo Comercial permanente, que se juntou como documento 9 ao recurso para o Tribunal a quo). 11. A este propósito, torna-se necessário rebater o referido pela Recorrente no seu recurso, quanto ao facto do logótipo da Recorrida com o nº 17.187 ter sido requerido para distinguir uma entidade que tinha como actividade os serviços de “restaurante/bar”. 12. Tal não é assim, uma vez que os logótipos não assinalam produtos, ou serviços, tal acontece com as marcas, os logótipos distinguem entidades que comercializam produtos, ou prestam serviços, ou seja, distinguem entidades no desenvolvimento do seu objeto social, sendo que o objecto social da Recorrida, é a exploração de hotéis, restaurantes, bares, esplanadas, direito real de habitação periódica e serviços conexos de turismo (ver novamente certidão do Registo Comercial permanente, que se juntou como documento 9 ao recurso para o Tribunal a quo). 13. Seja como for, não se entende o argumento da Recorrente, não só pelos motivos expostos, mas também porque sempre haveria uma manifesta afinidade entre serviços de restauração, e serviços de hotelaria. 14. O Hotel da Recorrida foi inaugurado em 26 de Maio de 1988, pelo então Presidente do Governo Regional Dr. Alberto João Jardim, com o nome “ROCAMAR”, tendo sido objecto de declaração de Utilidade Turística pela Secretaria Regional do Turismo e da Cultura da Região Autónoma da Madeira em 23/12/1988 e publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira a 30/12/1988 (ver pontos 11 e 12 dos factos provados). 15. Sendo um Hotel muito conhecido na Madeira por “HOTEL ROCAMAR” e sendo necessariamente do conhecimento da Recorrente que é a palavra “ROCAMAR” que caracteriza o hotel da Recorrida. 16. É a palavra “ROCAMAR” que caracteriza o Hotel da Recorrida. 17. Ao longo dos anos o hotel da Recorrida tem sido referenciado em brochuras de viagens, em artigos de imprensa e em diversa publicidade, pela palavra “ROCAMAR” (ver ponto 13 dos factos provados). 18. Não haverá assim razão para que a Recorrente, tendo há tanto tempo pleno conhecimento da Recorrida, do seu Hotel “ROCAMAR” e do facto do nome da Hotel da Recorrida se caracterizar pela palavra “ROCAMAR” e não outra, e tendo conhecimento dos seus direitos de propriedade industrial que naturalmente, também se caracterizam pela palavra “ROCAMAR”, e cujo mais antigo se encontra registado há mais de 30 anos, venha agora reclamar um específico registo, ou que a Recorrida possa ser impedida de utilizar o nome que desde há mais de 30 anos distingue o seu Hotel. 19. A Recorrida constituiu a sua sociedade em 1985, abriu o seu Hotel em 1986, e registou logo em simultâneo o nº 17187 – “ROCAMAR” (ver documento título de registo que se anexou ao recurso para o Tribunal a quo como documento 7), ao qual se vieram posteriormente a suceder o registo dos outros direitos. 20. Aquando o registo do primeiro direito, o logótipo nº 17187, a Recorrida desconhecia se já existia, ou não o Hotel da Recorrente no Algarve, e não sabia quando este abriu ao público. 21. Desconhecia também que a insígnia de estabelecimento nº 3498, da Recorrente se encontrava registada. 22. Ora o direito mais antigo da Recorrida vigora desde Janeiro de 1986, ou seja há mais de 30 anos, sem que qualquer acção contra o seu uso tenha sido tomado pela Recorrente. 23. Os direitos da Recorrida têm sido usados publicamente para a distinguir como sociedade comercial no âmbito da actividade que desenvolve, bem como o seu Hotel, não sendo possível, que a Recorrente as pudesse desconhecer. 24. A Recorrida tomou pela primeira vez conhecimento da Hotel da Recorrente, foi quando esta pediu o registo da marca nacional nº 467780, em que a Recorrida por desconhecimento dos direitos anteriores da Recorrente veio a apresentar reclamação a esse registo. 25. Como se pode ver no documento 31 junto ao recurso para o Tribunal a quo – decisão do INPI sobre a referida reclamação, e no documento 32 junto ao recurso para o Tribunal a quo extracto retirado do site do INPI com o histórico da marca em causa, que a Recorrente sabe pelo menos desde Julho de 2010, que o Hotel da Recorrida existe. 26. Nada tendo feito ao longo de trinta anos, mas seguramente ao longo de 8 anos absolutamente nada para impedir o uso dos direitos da Recorrida. 27. Face ao exposto estamos claramente perante um caso de preclusão por tolerância, tal como definido no artigo 261º do CPI, como decidiu o TPI no citado processo, decisão essa confirmada pelo TRL, pelo que por esse motivo o pedido de registo da marca 610639 não deveria ter sido recusado. 28. No já referido processo com o nº 48/18.9YHLSB, que correu os seus termos no 1º Juízo (ver sentença junta ao recurso para o Tribunal a quo como documento 3), 29. a aqui Recorrente tentou pedir a anulação do logótipo da Recorrida com o nº 12612 – “ [[IMG:11]] com base em imitação da mesma insígnia aqui invocada, tendo o Tribunal absolvido a aqui Recorrida do pedido, 30. em virtude de o direito de anulação dos direitos da Recorrida ter precludido por tolerância da Recorrente, atenta a longa coexistência por mais de 30 anos dos direitos das duas partes envolvidas. 31. No âmbito da citada decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual, ficou provado que (ver documento 3 junto ao recurso para o Tribunal a quo): 2. Na decisão recorrida e com relevância para a decisão da causa, ficaram provados os seguintes factos, “1 – A A. é uma sociedade comercial constituída em 24/07/1984. Doc 12 v. a 16 ve aceite 2 – A A. detém e explora vários estabelecimentos hoteleiros e de alojamento temporário no Sul de Portugal, mais precisamente em Albufeira, designadamente os apartamentos “ROCA BELMONTE”, o “Hotel AQUAMAR” e os apartamentos “ROCAMAR”. 3 – A A. é titular da insígnia de estabelecimento nº 3498 ROCAMAR com a seguinte configuração [[IMG:12]] cujo registo foi pedido em 20/06/1974 e concedido em 03/05/1989. 4 - Também é titular do registo de marca nº 467780 ROCAMAR HOTELS & RESORTS, requerido em 08/06/2010 e concedido em 20/09/2012, destinando-se a assinalar na classe 43 “serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário”. 5 - É ainda titular da marca nº 495353 [[IMG:13]] , cujo registo foi requerido em 13/02/2012 e concedido em 25/02/2013, destinando-se a assinalar na classe 43 “serviços hoteleiros; serviços de restauração; alojamento temporário”. 6 - A Ré Roca Madeira e Mar – Empreendimentos Turísticos, Lda., é uma sociedade constituída em 05/11/1985 que tem por objecto social serviços de “exploração de hotéis, restaurantes, bares, esplanadas, direito real de habitação periódica e serviços conexos de turismo. 7- A Ré requereu o registo do logótipo nº 12612 [[IMG:14]] em 30/05/2008, tendo sido concedido em 26/08/2008. 8 - A Ré usa o sinal ROCAMAR para identificar a sua actividade hoteleira, incluindo o seu estabelecimento. 9 - A Ré é titular do logótipo nº 17187 “ROCAMAR”, pedido em 17/01/1986 e concedido em 01/06/1989. 10 - É titular da marca nacional nº 339599 “Rocamar” destinada a assinalar na classe 42 “serviços de manutenção e criação de páginas de internet”. 11 - É titular da marca da União Europeia nº 16743916 – “ROCAMAR LIDO RESORTS”, pedida em 16/05/2017 e concedida em 28/09/2017 para assinalar serviços da classe 43 “Serviços de hotéis; reservas de hotéis; Serviços de Restauração [alimentação e bebidas]; cafés; bares”. 12 – A R. opôs-se à concessão da marca nº 467780 “Rocamar Hotels & Resorts” pedida pela A. em 08/06/2010, a A. contestou e o INPI concedeu o registo por despacho datado de 20/09/2012. 13 – O Hotel Roca Mar é um hotel de 4 estrelas, localizado na cidade do Caniço, na Ilha da Madeira, que inaugurou em Maio de 1988. 14- Ocorreram duas situações de confusão com os estabelecimentos hoteleiros de A. e R. em 2016 e 2017 . 32. Por sua vez não se provaram os seguintes factos com relevância para a decisão da causa: “a) Que existam inúmeras confusões por parte de clientes do Hotel da A., que pretendem ali instalar-se e contactam o Hotel da R. b) Que a A. desconhecesse a existência do Hotel da R. até há 3 anos atrás ”. 33. Face ao exposto seria forçoso concluir, como veio a fazer o TPI que: “O logótipo da Ré tem registo posterior à marca da Autora, indubitavelmente foi efectuado de boa-fé, pois desde 1986 que a Ré tinha registado não só a firma como outro logótipo ROCAMAR. Dúvidas também não há, face à prova produzida que a Ré faz uso do logótipo em causa para identificar o seu hotel aberto ao público há quase 40 anos”; e que 40.O TPI, entendeu ainda que: “Por fim, e embora a Autora tenha tentado demonstrar que apenas há 3 anos teve conhecimento da existência do logótipo, marca e até hotel da Ré, o certo é que não logrou tal provar. Efectivamente, a Ré demonstrou claramente que a Autora tinha conhecimento da existência dos seus sinais desde, pelo menos, o ano de 2010 quando a Ré se opôs ao pedido de concessão da marca da A. “Rocamar Hotels & Resorts” efectuado nesse mesmo ano. Assim sendo, entendo que a excepção da preclusão por tolerância deduzida pela Ré terá de proceder, pois entre 2010 e 2018, mediaram oito anos” (página 11 da referida sentença, 1º parágrafo eseguintes – ver documento 3). 34. A referida decisão do TPI foi depois confirmada pelo TRL, que veio a ter idêntico entendimento. 35. Ora se o direito da Recorrente pedir anulação dos direitos da Recorrida precludiu, esta não pode impedir que a Recorrida possa pedir o registo de outros direitos caracterizados pela palavra “ROCAMAR”, pois se já existe um direito ao uso de tal designativo pela Recorrida, e uma coexistência longa entre os direitos das partes, não teria qualquer efeito útil impedir a Recorrida de requerer outros direitos com o sinal “ROCAMAR”, porque substancialmente esse facto não vai trazer nada de substancialmente novo à esfera jurídica da Recorrida. 36. Cumpre também salientar que o designativo “ROCA MAR” integra a denominação social da Recorrida, desde a sua constituição, ou seja, desde o ano de 1985. 37. O que reforça, o valor do direito exclusivo que a Recorrida detém também sobre a sua denominação social. 38. Assim, sendo a Recorrida ainda detentora desde 1985 uma denominação social como o elemento distintivo semelhante ao logótipo em apreço, que tem o mesmo elemento característico, cuja anulação se requer, não haverá também motivo para que este venha a ser anulado, até porque destinando-se o logótipo nos termos do nº 2 do artigo 281º, do CPI “a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos, ou correspondência”, em termos práticos, não haverá uma forte diferença o uso de uma denominação social (que não está aqui em causa) e um logótipo. 39. Face ao exposto, tendo em conta a antiguidade dos direitos da Recorrida, a longa e manifesta coexistência com os direitos da Recorrente, num período superior há mais de 30 anos. 40. Coexistência essa conhecida e tolerada pela Recorrente, e reconhecida em Tribunal, não poderá a marca nacional nº 610639 – “ [[IMG:15]] deixar de ser concedida à Recorrida. 41. Independentemente do que acima se referiu, os direitos em confronto, são na sua globalidade distintos. 42. Ao confrontarem-se os direitos em cotejo: [[IMG:16]] [[IMG:17]] [[IMG:18]] 43. Observa-se que existem diferenças muito relevantes entre os mesmos, conforme entendeu o Tribunal a quo. 44. Assim, atentas as características globais dos sinais em confronto, facilmente se conclui que estes nunca se poderão confundir. 45. Considerando cada uma das marcas como um todo e da forma como estas se deparam ao público, as mesmas não são susceptíveis de criar confusão no espírito do consumidor. 46. Os direitos em confronto, são fonética, nominativa e conceptualmente totalmente distintos. 47. Acresce que, associada à componente nominativa da marca da Recorrida, surge ainda um elemento figurativo bastante característico, que constitui mais um vincado componente diferenciador face aos direitos da Recorrente. 48. Interessa, sim, que uma vez considerada no seu conjunto, esta marca seja suficientemente distinta dos direitos da Recorrente, como efectivamente é. 49. A marca da Recorrida apresenta um aspecto de conjunto claramente distinto dos direitos da Recorrente. 50. Não se verificando o requisito obrigatório da alínea c) do nº 1 do artigo 238º a marca da Recorrida nunca poderá ser considerada uma imitação dos direitos da Recorrente. Terminou pedindo que se negue provimento ao presente recurso, confirmando a Douta Sentença recorrida, nos seus precisos termos * II. QUESTÕES A DECIDIR. Sendo o objeto do recurso balizado pelas conclusões do apelante, nos termos preceituados pelos artigos 635º, nº 4, e 639º, nº 1, do CPC, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, importa, no caso, apreciar e decidir deve ser determinada a requerida suspensão da instância e, no caso de se concluir pela negativa, se deve revogada a decisão que concedeu o registo da marca em causa nos autos, por existir risco de confusão com os sinais de que é titular a ora Recorrente, imitação do mesmo ou possibilidade de concorrência desleal, como entende a Recorrente. * III. Fundamentação III.1. Os factos A decisão recorrida considerou assentes os seguintes factos com relevância para a decisão: 1. A recorrente em 12/09/2018 pediu o registo da marca nacional nº 610639 [[IMG:19]] , destinando-se a assinalar na classe 43 da Classificação Internacional de Nice: «hotéis; serviços de hotel; restauração, café e bar», tendo sido recusada por despacho de 24/03/2020. 2. A recorrente é titular do logótipo nº 12612 [[IMG:20]] , pedido em 30/05/2008 e concedido em 26/08/2008. 3. A recorrente é titular do logótipo nº 17187 ROCAMAR, pedido em 17/01/1986 e concedido em 01/06/1989. 4. Correu termos neste Tribunal, sob o nº 48/18.9YHLSB o processo de anulação do logótipo nº12612 referido em 2 supra, intentado pela recorrida contra a ora recorrente, tendo o mesmo sido julgado improcedente por se ter considerado procedente a excepção da preclusão por tolerância, tendo tal decisão sido confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, mas não tendo, nesta data, transitado em julgado. 5. A recorrente é titular da marca nacional nº 339599 “Rocamar”, destinada a assinalar na classe 42 da Classificação Internacional de Nice «serviços de manutenção e criação de páginas para a internet» 6. A recorrente é uma sociedade comercial que usa a denominação social “Roca Madeira e Mar – Empreendimentos Turísticos, Lda” desde a sua constituição em 01/11/1985. 7. A recorrente pediu em 06/12/1985 o registo do nome de estabelecimento “Rocamar”. 8. A recorrida pediu em 08/06/2010 o registo da marca nacional nº 467780 ROCAMAR HOTELS & RESORTS, tendo a ora recorrente deduzido oposição contra tal concessão por existirem os seus direitos prioritários, mas tendo tal marca sido concedida por despacho de 20/09/2012, para assinalar na classe 43 da Classificação Internacional de Nice «SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (ALIMENTAÇÃO); ALOJAMENTO TEMPORÁRIO». 8 – A recorrida é titular da insígnia de estabelecimento nº 3498 [[IMG:21]] pedida em 20/06/1974 e concedida em 03/05/1989. 9 – A recorrida é ainda titular do registo da marca nacional mista nº 495353 [[IMG:22]] para assinalar na classe 43 da Classificação Internacional de Nice: Serviços hoteleiros, serviços de restauração, alojamento temporário), marca esta requerida em 13/02/2012 e concedida em 25/02/2013. 10 – A recorrida reclamou contra o pedido de registo nº 610639 [[IMG:23]] alegando a reprodução de direitos prioritários e afinidade entre produtos assinalados. 11- O Hotel Roca Mar da recorrente situa-se na Ilha da Madeira e foi inaugurado pelo Presidente do Governo Regional da Madeira – Dr. Alberto João Jardim - em 26/05/1988. 12 – O Hotel referido em 11 foi objecto de declaração de Utilidade Turística pela Secretaria Regional do Turismo e da Cultura da Região Autónoma da Madeira em 23/12/1988 e publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira a 30/12/1988. 13 – Ao longo dos anos o hotel referido em 11 é referenciado em brochuras de viagens, em artigos de imprensa e em diversa publicidade, pela palavra “Rocamar”. * A decisão da matéria de facto não foi objeto de impugnação em conformidade com o prescrito nos artigos 640º, mantendo-se consequentemente inalterada. É pois, em face dos factos apurados na decisão recorrida, que cumpre apreciar e decidir as supra identificadas questões suscitadas pela Apelante. * III.2. Fundamentação de direito. A Recorrente requereu a suspensão da instância até que seja proferida decisão no âmbito do processo n.º 48/18.9YHLSB.L1.S1., nos termos do disposto no artigo 272º, n.º 1 do Código de Processo Civil. Porém, como se referiu na decisão singular, nenhum dos pressupostos a que alude o citado preceito se verifica. Na verdade, nas decisões proferidas naqueles autos entendeu-se que o direito da ora Apelante a anular o Logótipo da ora Apelada se encontra precludido por tolerância, sendo que a manter-se a decisão ali proferida, não pode a Apelante obstar ao registo em causa nestes autos por essa via, e caso a mesma viesse a ser revogada, sempre haveria de apreciar a confundibilidade dos sinais, como se fez na sentença recorrida e cabe fazer nesta sede. Por outro lado, a decisão recorrida não se fundou na referida preclusão por tolerância, antes se tendo concluído pela não confundibilidade dos sinais entre as partes. Acresce que nos referidos autos foi já proferida decisão que rejeitou a revista excepcional interposta para o Supremo Tribunal de Justiça. Improcede, pois, o pedido de suspensão. * O artigo 61º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa estabelece o princípio da liberdade de iniciativa económica privada, nos termos do qual o exercício da atividade económica privada, e por isso, da atividade comercial, é livre, desde que respeite os limites impostos pela Constituição e pela lei. Tal princípio pressupõe a existência de uma pluralidade de sujeitos económicos diferenciados que atuam em direção a um mercado - pois à liberdade de iniciativa de um, contrapõe-se a liberdade de iniciativa dos demais - e assim, uma multiplicidade indiscriminada de sujeitos económicos atuando no mercado - a concorrência. O modelo económico de mercado que as regras da concorrência visam preservar é caracterizado por ser um mercado aberto, no qual as modificações da oferta e da procura se reflitam nos preços, a produção e a venda não sejam artificialmente limitadas e a liberdade de escolha dos fornecedores, compradores e consumidores não sejam postas em causa. A liberdade que enforma as atuações dos vários agentes económicos não significa que as mesmas se processem de uma forma desordenada e se atropelem umas às outras. A existência de uma pluralidade de agentes que convergem em relação a um mesmo mercado impõe a necessidade de ordenar essas atuações para que os mercados funcionem regularmente. A propriedade industrial corresponde a essa necessidade de ordenar a liberdade de concorrência, que se processa essencialmente por duas formas: - através da atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais; - pela imposição de determinados deveres no sentido de os vários sujeitos económicos que operam no mercado procederem honestamente. A primeira das referidas formas abrange os direitos privativos da propriedade industrial. A segunda refere-se à repressão da concorrência desleal. * O regime jurídico das marcas enquanto direito de propriedade industrial, subsistindo estratificado em diversos níveis territoriais de proteção, encontra-se atualmente harmonizado a nível da União Europeia. No âmbito do direito interno, dispõe o artigo 210º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Dec. Lei n.º110/2018 que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo dela para os produtos e serviços a que esta se destina. A marca constitui, pois, o sinal distintivo que permite identificar o produto ou serviço proposto ao consumidor – é o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de uma determinada origem empresarial em face dos produtos e serviços dos demais (cf. o artigo 222º do CPI/2003, e actualmente o artigo 208º do CPI/2018). Da conjugação de tais preceitos com os que enumeram os sinais insusceptíveis de ser registados como marca e os fundamentos absolutos de recusa de registo (cf. artigos 223º e 238º CPI/2003, 209º e 231º CPI/2018 e artigos 7º e 8º do Regulamento da Marca da União Europeia) resulta que para que um sinal possa constituir uma marca o mesmo tem de possuir carácter distintivo. A marca tem, assim: - uma função distintiva, na medida em que distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma procedência empresarial, que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso; - uma função de garantia de qualidade dos produtos na medida em que, não obstante não garanta directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, o faz indirectamente por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa; - uma função publicitária, já que, em complemento da função distintiva, pode contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala. Ela pode, nos termos do disposto no artigo 222º do CPI/2003 e dos artigos 208º CPI/2018 e 4º do RMUE, ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, entre outros (ou, actualmente, flexibilizado que foi o modo de representação dos sinais, por um sinal, ou conjunto de sinais que permita determinar de modo claro e preciso, o objecto da protecção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, admitindo-se designadamente a cor única). Em matéria de composição das marcas vigora, pois, o princípio da liberdade. Este princípio sofre, porém, limitações de vária ordem. Dada a função que exerce de identificar o produto ou serviço por referência à sua origem, a marca tem de ser protegida por um direito privativo absoluto em benefício dessa origem. Por isso, a reprodução ou imitação, total ou parcial, da marca anteriormente registada é proibida, nos termos que melhor se explicitarão. Assim, nos termos dos artigos 239º e 245º do CPI/2003 e dos artigos 231º e ss. do CPI/2018 e 7º e 8º do RMUE) a marca não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, devendo ser constituída por forma a não se confundir com outra anteriormente adotada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos. Da conjugação de tais preceitos resulta que deve ser recusado o registo da marca quando esta constitua imitação de uma outra, sendo requisitos dessa imitação: i. que a marca imitada esteja registada com prioridade; ii. que ambas as marcas se destinem a assinalar bens ou serviços idênticos ou afins; iii. que entre elas exista uma semelhança (gráfica, fonética ou outra) que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou risco de associação, de forma que o consumidor as não possa distinguir senão após exame atento ou confronto. Do carácter e da função distintivos da marca decorre a insusceptibilidade de registo como marca, de sinais meramente descritivos, usuais ou necessários, por serem desprovidos de distintividade; tais sinais devem manter-se disponíveis para serem livremente utilizados por todos os agentes económicos. No caso de sinais que possuam capacidade distintiva residual, ou mínima, que lhes permite beneficiar do registo – as marcas fracas – constituídas quase exclusivamente por elementos de uso comum ou vulgarizado, “o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original”. Com relevo para o caso importa ainda mencionar a proibição das marcas genéricas, constituídas exclusivamente por sinais descritivos, usuais ou necessários (artigos e 223º, n.º 1 CPI/2003 e 209º, n.º 1 CPI/2018 e 7º, n.º 1 RMUE). Ressalvados estão os casos em que na prática comercial, tais sinais tiverem adquirido eficácia distintiva (cf. artigos 7º, n.º 3 do RMUE, 223º, n.º 2 do CPI/2003 e 209º, n.º 2 do CPI/2018) – é a regra conhecida por “secondary meaning”, que admite a capacidade distintiva de um sinal, originariamente privado da mesma, que “se converte, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas, num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário”. Recentemente, no Acórdão de 06.12.2018 o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou, a pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Supremo Tribunal de Justiça, descritiva a marca “adegaborba.pt”. Ali se entendeu que “quando um sinal que serve para designar um produto junta dois elementos verbais, ou seja, um termo descritivo e um nome geográfico, como «Borba» no caso em apreço, reportando‑se à proveniência geográfica desse produto, que é também descritiva do mesmo, deve considerar‑se que o sinal composto por esses dois elementos verbais tem caráter descritivo e, como tal, é desprovido de caráter distintivo.” Tais elementos genéricos podem ser integrados (com outros) na composição dos sinais, mas nesse caso não serão considerados de uso exclusivo do requerente (cf. os artigos 223º do CPI/2003, 209º do CPI/2018). E sendo certo que, nos termos do n.º 3 de tais artigos se permite que a pedido do requerente ou do reclamante, o INPI indique no despacho de concessão do registo, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente (disclaimer), mesmo que tal não seja feito, daí não deriva que todos os elementos integrantes da marca sejam de uso exclusivo. Constituem ainda fundamentos de recusa, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja actividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, a infracção de outros direitos de propriedade industrial, e quando invocado em reclamação, a reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão. A possibilidade de concorrência desleal constitui, também, fundamento de recusa. Constitui concorrência desleal, de acordo com o artigo 311.º, n.º1, al. a) do CPI, todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue. * Há risco de confusão sempre que a identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro e ainda sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam, ou que existe uma relação, que na realidade não se verifica, entre a proveniência desses produtos ou serviços. Fala-se então de risco de associação ou risco de confusão em sentido lato. Na realização do juízo de comparação entre sinais para aferir da possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos fatores. Assim, em face das características do caso em apreço, importa considerar a natureza e o tipo de necessidades que os produtos visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços - os produtos ou serviços terão de situar-se no mesmo mercado relevante, isto é, tendo a mesma utilidade e fim, permitindo dessa forma, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público. O risco de afinidade aumenta nos casos em que pode mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou, mesmo, entre produtos e serviços. Na apreciação do risco de confusão entre os sinais em confronto, há que atender à estrutura dos mesmos, havendo que distinguir entre marcas nominativas, gráficas e mistas (sendo estas as que combinam elementos nominativos e gráficos). No que respeita aos gráficos e mistos, o juízo de comparação não pode limitar-se a tomar em consideração apenas um elemento, antes tendo de considerar cada um dos sinais como um todo, cada um dos sinais no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes. O Tribunal Geral da União Europeia no Acórdão de 14.07.2005 (SELENIUM – ACE, T-312/03, parágrafos 37 a 40)[1] entendeu que quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativos. Deve ter-se em consideração que o consumidor, em regra, não se depara com as duas marcas simultaneamente – a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter de outro. Nessas circunstâncias, é a imagem de conjunto da marca que, normalmente, mais sensibiliza o consumidor, pelo que, a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem as marcas em comparação. Também devem ser considerados irrelevantes no conjunto, as componentes genéricas ou descritivas, pois esses, como supra se referiu, não têm carácter distintivo, nem são passíveis de apropriação exclusiva. Nas marcas complexas deve ser privilegiado o elemento dominante, desvalorizando os pormenores. O juízo de verificação deve ser formulado na perspetiva do público relevante – atuais e potenciais clientes, adquirentes ou utilizadores dos bens e serviços a que respeitam as marcas em confronto, que tanto pode consistir no público em geral, como ser um público constituído por profissionais e/ou especialistas no sector, devendo ainda atender-se ao território em que é protegida a marca prioritária. O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve, pois, ser uma figura flexível e variável, em função da natureza, características e preços dos produtos diferenciados pelas marcas respetivas. O público relevante presume-se normalmente informado e razoavelmente atento e circunspecto; porém, o grau de atenção pode variar em função do tipo bens ou serviços e do grau de conhecimento e experiência dos respetivos adquirentes, sendo que tenderá a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano, mais alto quando estão em causa bens dispendiosos, tecnicamente sofisticados, perigosos, produtos farmacêuticos, serviços financeiros ou imobiliários, e nos casos de lealdade à marca. Os parâmetros a apreciar no juízo comparativo são o elemento visual, o elemento fonético e o elemento conceptual. * Atribuindo a marca o direito de exclusivo de uso do sinal ao seu titular, as circunstâncias em que o mesmo pode proibir ou impedir o uso do mesmo por terceiros (ius prohibendi, que compreende o direito de se opor ao pedido de registo de sinal conflituante, de invalidar registo concedido, ou de proibir o uso de marca posterior por terceiro sem o seu consentimento), encontram-se indicadas nos artigos 249º a 252º do CPI/2018 e 9º do RMUE), que prevê, designadamente, e no que ao caso interessa, as situações de dupla identidade[2] – aquelas em que o sinal é idêntico à marca e é usado em relação a produtos idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo – e as de risco de confusão ou associação no espirito do consumidor – aquelas em que o sinal é idêntico à marca e é usado em relação a produtos afins aos abrangidos pelo registo, ou em que o sinal é semelhante à marca e é usado em relação a produtos idênticos ou afins relativamente aos abrangidos pelo registo. Exige-se ainda que tal uso ocorra “no decurso de operações comerciais” (ou no exercício de actividades económicas, como se refere nos artigos 258º CPI/2003 e 249º do CPI/2018). * No caso dos autos, entende a Apelante que a marca registanda constitui imitação dos sinais de que é titular e a que fez referência, existindo evidente possibilidade de confusão entre um e o outro. Vejamos os sinais em confronto. Sinais prioritários [[IMG:24]] [[IMG:25]] ROCAMAR “ROCAMAR HOTELS & RESORTS”.Marca registanda [[IMG:26]] Não vem colocada em dúvida a prioridade dos sinais da Recorrente, nem a existência de afinidade entre os produtos e serviçosassinalados pelos sinais registados e pela marca registanda, na classe 43ª (“HOTÉIS; SERVIÇOS DE HOTEL, RESTAURAÇÃO, CAFÉ E BAR”) da Classificação Internacional de Nice – entre todos estabelece-se um elo de manifesta identidade/afinidade. Verifica-se coincidência entre as letras e a respetiva justaposição usadas nos elementos verbais “ROCAMAR” que integram todos os sinais registados e ainda entre o elemento verbal “RESORTS” que é comum a um dos sinais registados e à marca registanda. Entende a Recorrente as semelhanças gráficas e fonéticas são de tal forma elevadas que criam um óbvio risco de associação no consumidor, senão mesmo de confusão. Mas não lhe assiste razão. Na verdade, a circunstância de os elementos verbais supra mencionados coincidirem apenas nos vocábulos “Rocamar” e “Resorts” não impressiona nesse sentido, já que se trata, em qualquer dos casos, de elementos verbais vulgarmente utilizados no âmbito da actividade relativa aos produtos e serviços que são distinguidos pelos sinais. Sendo certo que no elemento verbal “Rocamar” o elemento que mais se destaca é constituído pela sílaba “Mar”, certo é também que, principalmente em países com fronteira com o oceano, inúmeros hotéis, designadamente os que, como os que possuem Requerente e Requerida se situam junto à costa, contém a palavra “mar” nos sinais que escolheram para distinguir os seus serviços – v.g. Ondamar, Golfmar, do Mar, Mar e Sol, Praia Mar, Azul Mar, Verde Mar. E o termo “Roca” apela para zona de rochas, sendo também bastante utilizado para distinguir produtos ou serviços hoteleiros em zona com tal característica. Nenhum destes elementos verbais tem pois, uma distintividade acentuada, antes sendo elementos vulgarmente utilizados para distinguir produtos e serviços como os que estão em questão. Por fim, não pode validamente pôr-se em dúvida a falta de distintividade per se do elemento “Resort” para distinguir tais produtos e serviços. E assim, a circunstância de o sinal registando da Recorrente ser composto por elementos verbais totalmente distintos dos que compõem aqueles de que é titular a Recorrente – “Royal” e “Lido” – e do elemento figurativo, totalmente distinto daqueles que compõem os sinais registados conferem à marca [[IMG:27]] distintividade suficiente para afastar o risco de confusão e/ou associação. Não existe, pois, equivalência quantitativa das sílabas que compõem as expressões dos sinais em confronto, existindo, entre os registados e a registanda uma dissemelhança fonética assinalável. Também a impressão de conjunto produzida pelo elemento verbal de cada um dos sinais difere pela circunstância de o registando ser composto por mais elementos nominativos. Importa ainda assinalar que ao sinal registando acresce ainda o elemento figurativo, que representa uma coroa real, ausente em qualquer dos sinais da Recorrente, o que determina que se conclua pela manifesta dissemelhança visual - os mesmos diferem graficamente, não causando no consumidor, diversamente do que entende a ora Recorrente, qualquer impressão global de forte semelhança. Embora, como se referiu, se tenha entendido que quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativos, entendimento esse que foi o do Tribunal Geral da União Europeia no Acórdão de 14.07.2005 (SELENIUM – ACE, T-312/03, parágrafos 37 a 40), como já se referiu, conforme aquele mesmo Tribunal decidiu no Acórdão de 31/01/2013, T-54/12, «K2 SPORTS» , “o elemento nominativo de um sinal não tem necessariamente um maior impacto” e “o facto de o elemento de o elemento figurativo da marca dominar visualmente a impressão de conjunto reduz a semelhança visual das marcas em confronto” (parágrafo 40). E o Tribunal acabou por entender que a semelhança existente entre os conceitos (a expressão “sport” existente em ambos os sinais) era fraca no contexto da impressão geral dos sinais e, em particular, do caráter distintivo muito fraco desse termo e que a fraca semelhança não compensou as diferenças visuais e fonéticas significativas entre os sinais (parágrafo 49), para concluir pela ausência de risco de confusão. Também no caso dos autos o elemento figurativo introduz, como se referiu, uma acentuada diferença visual de forte impacto na impressão de conjunto no sinal registando. E conceptualmente, os elementos comuns não têm senão uma distintividade reduzida, não se surpreendendo qualquer semelhança entre demais elementos dos sinais em confronto. Diferindo, pois, gráfica, fonética, figurativa e conceptualmente, inexiste semelhança relevante, e que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor ou compreenda o risco de associação com a marca prioritária. As dissemelhanças notadas pemitem concluir por um elemento razoável de diferenciação, surgindo o sinal registando dotado de idoneidade distintiva que permite distanciamento perante o consumidor médio, por forma a afastar um juízo associativo ou prioritário face ao sinal prioritário. Ora, não sendo aqui equacionável o risco de associação de marcas – cuja imitação se descartou – também aquele outro risco de associação, inerente à concorrência desleal, não decorre do substanciado pela Recorrente, nem do adquirido nos autos, ficando assim por preencher, no caso em apreço, os pressupostos fácticos da concorrência desleal enunciados no artigo 311.º n.º 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial, pelo que não tendo sido demonstrados quaisquer outros factos integradores do conceito de concorrência desleal, não se verifica também, o fundamento de recusa do registo previsto no artigo 232º, n.º 1, alínea h), do mesmo Código. Como se referiu na decisão recorrida “Em suma, e voltando à confundibilidade ou não dos sinais em causa, temos que as palavras “ROYAL” e “LIDO” e o elemento figurativo contidos na marca registanda são suficientemente fortes para afastar a confundibilidade do consumidor médio, ainda para mais quando em causa estão hotéis que se situam em regiões totalmente distintas e quando o hotel da recorrente é por demais conhecido, pelo menos, na Região da Madeira há mais de 30 anos. Concluindo, numa apreciação global das marcas, a impressão de conjunto, produzida pelos seus elementos distintivos e dominantes são diversos, não existindo um elevado risco de confusão, razão pela qual se conclui pela não existência de imitação.” Nesse sentido depõe, aliás, a convivência de sinais da Requerida e da Requerente ao longo de vários anos. Improcede, pois, a apelação. * IV. Decisão. Pelo exposto, acordam em conferência, em julgar improcedente a apelação e, consequentemente, em manter a decisão recorrida. Custas pela Recorrente (artigo 527.º do CPC). Registe e notifique. * Lisboa, 2022-02-10 Ana Isabel Mascarenhas Pessoa Paula Doria Pott Ana Mónica Carrasqueiro Mendonça Pavão _______________________________________________________ [1]ECLI:EU:T:2005:289 [2] Cf. Pedro Sousa e Silva, “Direito Industrial – Noções Fundamentais”, 2ª Ed. 2019, pg. 295 e .