I. Relatório
AA interpôs, ao abrigo do disposto nos artigos 645.º, n.º 1, alínea a), e 647.º, n.º 1, do C.P.C., recurso judicial do despacho proferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante INPI) que recusou o pedido de registo de marca nacional nº 710969 com fundamento em constituir uma imitação da marca da união europeia n.º 018177060 “NUTRI & CO” e da marca da união europeia n.º 018741149 “NUTRI&CO”, ambas da titularidade de “NUTRI&CO”, pedindo a revogação desse despacho de recusa total dos autos e, consequentemente, seja o INPI condenado a conceder o registo da marca nacional 710969 requerido.
A recorrida “NUTRI&CO” foi citada, nos termos e para os efeitos do artigo 43º do CPI, e não apresentou alegações.
Foi proferida sentença que manteve o despacho proferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial que que recusou o registo da marca nacional nº 710969 [image].
Inconformada com a sentença dela apelou AA, formulando as seguintes conclusões:
1- O presente recurso tem como objeto toda a matéria de direito da sentença da qual se recorre.
2- A Recorrente fez o pedido de registo da sua marca “Nutri&Co. – Daniela Marques”, com o número 710969, que integra os seguintes elementos: [image]
3- A Requerente apenas pretende registar a sua marca em relação aos serviços classificados sob a classe 44 da classificação de Nice: “aconselhamento em saúde”.
4- A Requerente é nutricionista de profissão, inscrita na Ordem dos Nutricionistas, com o número de cédula (…) - v. documento 1 junto aos autos.
5- Sucede que o INPI acabou por decidir pela recusa total do registo da marca nacional 710969 requerido pela ora Recorrente.
6- Durante o respetivo procedimento não foi apresentada qualquer reclamação por parte dos detentores das marcas registadas.
7- No referido despacho provisório, o INPI entendeu existir manifesta afinidade entre a marca registanda e as marcas da União Europeia registadas com os números 018177060 e 018741149 na medida:
“Em que os serviços para os quais o sinal registando visa obter proteção, podem ser englobados no âmbito de proteção dos direitos prioritários, geralmente coincidem quanto aos prestadores, público-alvo, e são disponibilizadas nos mesmos circuitos comerciais, encontrando-se em concorrência, pelo que poderá induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou mesmo levá-lo a julgar que se trata de produtos e/ou serviços com a mesma proveniência.” - v. Despacho provisório nos autos à margem supra melhor referenciados.
8- A decisão final do INPI acabou por reiterar a posição assumida do respetivo despacho provisório.
9- Sucede que, além dos termos comuns, a marca registanda ainda é composta pelo nome pessoal e individual da ora Recorrente, bem como o a disposição e a base de fundo que ajuda a distinguir dos elementos comuns de ambas as marcas.
10- Pelo que, o elemento visual, no seu conjunto, é manifestamente distinto das duas marcas da União Europeia registadas.
11- Quanto ao argumento dos circuitos comerciais, a douta sentença recorrida fundamentou que as marcas registadas (números 018177060 e 018741149) por terem sido registadas “na união europeia, são extensíveis a qualquer país da comunidade e por isso a sua proteção verifica-se também em Portugal mesmo que não seja aqui conhecida.” - v. sentença recorrida.
12- Mais referindo que:
“A marca da União Europeia, enquanto direito de propriedade, é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da União, como uma marca nacional, nos termos do artigo 19.º, n.º 1 do Regulamento 2017/1001/EU, pelo que a sua proteção estende-se a todos os países da união, mesmo que não pretenda ser usada em todos eles.” - v. sentença recorrida.
13- E ainda que:
“Quanto aos serviços e produtos que oferecem é também indiscutível que há identidade e afinidade entre os mesmos, oferecendo o mesmo género de serviços, - aconselhamento na área da saúde.”
“Encontram-se, pois, preenchidos os dois primeiros pressupostos estabelecidos nas alíneas a) e b) do CPI do artigo 238º do CPI.” - v. sentença recorrida.
14- Mas, com esta “fundamentação”, o Tribunal a quo não andou bem, pois a mesma apenas dá uma resposta meramente formal e aparente, ignorando o que devidamente devia ser apreciado mais a fundo:
15- Que, no caso, consiste em saber se os serviços prestados pela Requerente e pelas detentoras das marcas registadas são afins, mergulhando na particular questão de saber se os circuitos/espaços em que circulam as respetivas marcas são diferentes, para se apurar, a final, se existe, ou pode existir, indução em erro ou confusão do mesmo público.
16- As marcas registadas não são conhecidas em Portugal, nem em relação aos respectivos produtos dietéticos, nem em relação aos serviços de aconselhamento em saúde!
17- Sendo que as referidas marcas jamais poderiam ser conhecidas em Portugal quanto ao serviço de aconselhamento em saúde, pois além da língua e cultura gastronómica francesa ser diferente da portuguesa, os respetivos detentores da marca não podem legalmente prestar estes serviços em Portugal!
18- Com efeito, qualquer profissional ou sociedade civil tem de estar inscrito na Ordem dos Nutricionistas para poder legalmente prestar os respetivos serviços.
19- A “atribuição do título profissional, o seu uso e o exercício da profissão de nutricionista, em qualquer setor de atividade, individualmente ou em sociedade profissional, dependem da inscrição na Ordem como membro efetivo” - v. artigo 61.º do Estatuto da Ordem dos Nutricionistas.
20- Sendo que, “São atos próprios dos nutricionistas os que correspondam ao exercício em exclusivo da atividade de avaliação, diagnóstico, prescrição, intervenção e monitorização alimentar e nutricional.” - art.º 61-A, n.º 2 da Lei 78/2023, de 20 dezembro.
21- Constituindo crime de usurpação de funções quem: “Exercer profissão ou praticar acto próprio de uma profissão para a qual a lei exige título ou preenchimento de certas condições, arrogando-se, expressa ou tacitamente, possuí-lo ou preenchê-las, quando o não possui ou não as preenche”, tendo como punição “a pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias.” - v. art.º 358.º do Código Penal.
22- Conforme é interpretado pela Ordem dos Nutricionistas, que assume, nos termos do artigo 4.º dos seus estatutos o dever de participar e criminalmente constituir-se assistente nos processos crime em situações de exercício ilegal da profissão - v. al. e) do artigo 4.º do Estatuto da Ordem dos Nutricionistas.
- v. posição assumida pela Ordem dos Nutricionistas em:
ordemdosnutricionistas.pt 23- As detentoras das marcas registadas não estão inscritas na Ordem dos Nutricionistas, nem poderiam estar, dado tratarem-se de sociedades comerciais para fabricação de alimentos homogeneizados e dietéticos.
- v. “tipo de exercício” e “tipo de atividade”, in documento 2, junto aos autos.
24- Pelo que, não podem estas detentoras usar legalmente as suas marcas para aconselhamento de saúde em Portugal.
25- A situação supra exposta constitui um facto notório, para os devidos efeitos legais!
26- Acresce que, as detentoras das marcas da União Europeia registadas, são pequenas empresas - v. mm.º documento.
27- Consequentemente, não têm a projeção internacional suficiente para vir prestar serviços de nutrição e dietética, em Portugal, e personalizados à cultura e gastronomia portuguesa, como é necessário e exigível a qualquer nutricionista/dietista que presta este tipo de serviços de saúde.
28- Que têm de ter o necessário controlo e cuidado, atenta a delicada área na qual operam!
29- Controlo e cuidados, estes, que a Recorrente, tem e é obrigada a ter reunidos para o efeito.
30- Pelo exposto, não existe – nem pode existir – o mesmo circuito de distribuição dos serviços da Recorrente e dos detentores das marcas registadas para os efeitos do disposto no artigo 238.º n.º 1 al. a) e b) do CPI.
31- Neste sentido estão Carlos Olavo e Luís Couto Gonçalves.
32- Segundo Carlos Olavo: “(…) Para que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços. Desta sorte, a doutrina tem considerado que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos. No juízo sobre a afinidade de produtos e serviços é irrelevante o número do reportório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integra.
- v. Propriedade Industrial. Sinais Distintivos do Comércio. Concorrência Desleal, Almedina, 1997, p. 50.
33- Segundo Luís Couto Gonçalves: “do que se trata não é de distinguir económica ou, sequer, de um modo juridicamente abrangente produtos ou serviços, mas, apenas, o de distinguir produtos e serviços no âmbito do direito de marcas. Para além do critério da finalidade e utilidade dos produtos e serviços a doutrina refere ainda o critério dos circuitos e hábitos de circuitos distribuição dos produtos e serviços. O grau de importância de cada um destes critérios é difícil de estabelecer aprioristicamente. É óbvio que quando todos os critérios puderem concorrer num caso concreto o conceito de afinidade sai claramente reforçado. O facto de os produtos ou serviços confrontados se destinarem à mesma finalidade e à satisfação da mesma utilidade, terem a mesma natureza e serem distribuídos, vendidos ou prestados através dos mesmos circuitos de comercialização, de modo simultâneo, indicia, circuitos com maior margem de segurança, a existência de afinidade. Nos casos em que não concorram, simultaneamente, todos os factores de apreciação de afinidade haverá que ponderar cuidadosamente o peso relativo de cada um e não perder de vista o risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços marcados de forma igualou semelhante. Há casos em que o risco de afinidade aumenta. Referimo-nos aos casos em que possa mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou, mesmo, entre produtos e serviços.” (sublinhado nosso)
- v. Direito das Marcas, 2ª Edição Revista e Atualizada, pp. 133-135.
34- No mesmo sentido, na fundamentação dos Acórdãos da Relação de Lisboa de 20/12/2017 (processo número 271/17.3YILSB.L1-7) e de 02/07/2013 (processo número 451/06.7TYLSB.L1-7), ambos consultáveis em www.dgsi.pt, foi tido em consideração que:
“Na comparação entre duas marcas ou entre uma marca e outro sinal distintivo prioritário, a identidade ou afinidade dos sinais deve em primeiro lugar aferir-se em função dos produtos ou serviços a que se destinam, sendo necessário que estes se situem no mesmo mercado relevante, de modo a permitir uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os oferecem ao público.”.
35- Na fundamentação dos Acórdãos da Relação de Lisboa de 20/12/2017 (processo número 271/17.3YILSB.L1-7) e de 02/07/2013 (processo número 451/06.7TYLSB.L1-7), ambos consultáveis em www.dgsi.pt, foi tido em consideração que:
“Na comparação entre duas marcas ou entre uma marca e outro sinal distintivo prioritário, a identidade ou afinidade dos sinais deve em primeiro lugar aferir-se em função dos produtos ou serviços a que se destinam, sendo necessário que estes se situem no mesmo mercado relevante, de modo a permitir uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os oferecem ao público.”.
36- Sendo que, o caso decidido no suprarreferido Acórdão coincide com o dos presentes autos, dado que naquele estiveram também em apreciação marcas da União Europeia registadas previamente à marca registanda.
37- Com efeito, a respetiva fundamentação que supra se transcreveu foi critério para decidir a favor do registo da marca registanda: “3.- Para haver possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, importa atentar em diversos fatores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços.”
- v. sumário do Acórdão da Relação de Lisboa de 20.12.2017.
38- No mesmo sentido, está o Acórdão da Relação de Lisboa de 14.04.2020 (processo número 121/19.6YHLSB.L1-PICRS), consultável em www.dgsi.pt.
39- De certa forma, neste sentido, também está o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9/02/1995, consultável em www.dgsi.pt.
40- No caso em apreço, como já se demonstrou supra, os circuitos da prestação de serviços da marca registanda e os circuitos da (eventual) prestação de serviços das marcas registadas da União Europeia são clara e manifestamente diferentes!
41- Sem prescindir, há a considerar o “prestígio” da marca Nutri & Co., que deve ser considerada uma “marca fraca”, por ter pouca capacidade distintiva.
42- Com efeito, NUTRI & CO. é uma abreviatura de “Nutrição e Companhia” (ou “Nutrition and Company”, numa designação mais comummente internacional), que acaba por descrever uma espécie, qualidade ou destino – nutrição ou “nutrition” – do que gerar uma designação original e inovadora.
43- O mesmo se diga para o elemento “Co.” que corresponde à palavra “companhia” ou “company”, também amplamente conhecida pela generalidade das pessoas de todo o mundo.
44- Assim, o que acaba, realmente, por ser distintivo na marca NUTRI&CO. é o nome pessoal da Recorrente – “Daniela Marques”, que lhe dá um carácter de serviço prestado por um profissional da respetiva área (nutrição, saúde e outros conexos).
45- De facto, o Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 26.11.2009 (processo número 33/06.3TYLSB.L1-6 consultável em www.dgsi.pt), decidiu o seguinte:
“1. A principal função da marca é a função distintiva, ainda que possa complementarmente desempenhar uma função de garantia da qualidade dos produtos e serviços (função derivada) e uma função de publicidade (função complementar).
(….) 3. As marcas devem ser apreciadas no seu conjunto só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade.
4. As componentes genéricas ou descritivas são irrelevantes no conjunto da apreciação das marcas.
(…) 6. No caso das marcas «fracas», por integrarem elementos com pouca capacidade distintiva, insusceptíveis de apropriação, pode bastar uma pequena variação para afastar o juízo de confundibilidade, enquanto nas marcas «fortes» o grau de exigência é maior, sendo necessária uma diferença de tipo para afastar esse juízo.”
46- Especificando a fundamentação dada pelo Tribunal da Relação de Lisboa no respetivo Acórdão: “Um sinal descritivo não é distintivo, na medida em que é comum aos objectos idênticos qualquer que seja a sua origem.”
“A expressão «TAX FREE» é, pois, insusceptível de apropriação por parte de um sujeito económico, sendo o seu uso lícito a todos os que desempenham as actividades por ela designadas.”
47- Pelo que, também por este motivo, não há qualquer imitação (total ou parcial) da marca registanda sobre as marcas registadas.
48- Consequentemente, não há qualquer possibilidade de confundibilidade por parte do público, que, conforme já demonstrou supra, não é o mesmo!
49- Mas, pelo que se demonstrou – a expressão “NUTRI & CO.” ser insuscetível de apropriação – o elemento nominativo “Daniela Marques” e visual da marca registanda (no seu todo) são mais que suficientes para distinguir esta das marcas registadas.
50- Pelo que não se encontra verificado o requisito constante da alínea c), n.º 1 do artigo 238.º do CPI, que justifique a recusa do registo com fundamento nas alíneas a), b), e) e h) do n.º 1 do artigo 232.º do mesmo diploma legal.
51- Acrescido do facto das detentoras das marcas registadas estarem impedidas de prestar aconselhamento em saúde em Portugal, conforme se expôs supra, não existe o mesmo circuito comercial quanto a este serviço em relação à marca registanda da Recorrente.
52- Pelo que também não se encontra verificado o requisito constante da alínea b), n.º 1 do artigo 238.º do CPI que justifique a recusa do registo com fundamento nas alíneas a), b), e) e h) do n.º 1 do artigo 232.º do mesmo diploma legal.
53- Houve assim por parte do Tribunal a quo, salvo o devido respeito, violação das duas normas suprarreferidas.
54- Pelo exposto, deverá a sentença dos autos, bem como o despacho de recusa total emitido pelo INPI serem revogados e, consequentemente, ser este substituído por despacho de concessão de registo da marca nacional 710969.
A recorrida foi notificada nos termos e para efeitos do disposto no artigo 638º, n.º 5 do CPC, e não apresentou resposta às alegações da recorrente.
O recurso foi admitido como sendo de apelação, com subida imediata, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
Foram colhidos os vistos legais.
Cumpre apreciar e decidir.
