4689/2004-7 - Tribunal da Relação de Lisboa

Para que o registo de uma marca possa ser recusado com o fundamento no art. 189º, nº 1, al. l), do Cód. de Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec. Lei nº 16/95, de 24-1, é necessário, designadamente, que contenha a indicação falsa da proveniência do produto a assinalar e que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor.

É possível atribuir uma marca para um produto com a indicação de carácter geográfico servindo apenas como mero sinal de fantasia, desde que não possa resultar para o público a convicção de que o mesmo tem essa origem.

Para haver falsa indicação de proveniência não basta o simples nome de uma região ou país ou mesmo localidade, é ainda necessário que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor, levando-o a comprar o produto por o julgar com tal proveniência, à qual associa determinadas qualidades.

Deve ser recusado o registo da marca de café “IPANEMA D’OURO”, tendo em conta que o consumidor médio associa essa marca a uma conhecida praia do Brasil, país produtor de café, o que facilmente o pode induzir em erro no sentido de que o café é originário do Brasil.

“Ve..-Comércio Internacional, Ldª” interpôs recurso do despacho do Senhor Director de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que recusou parcialmente o registo da marca nacional nº 355 383 “IPANEMA D’OURO” para “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café”.

Alegou, em síntese, não existir risco de engano quanto à proveniência geográfica dos produtos a assinalar pela marca, uma vez que a expressão “Ipanema” é exclusivamente associada à famosa praia de Ipanema (Rio de janeiro, no Brasil) e seu ambiente, pois que nem Ipanema nem o Rio de Janeiro são conhecidos por produzir ou comercializar café.

Mais alega que a expressão D’OURO é usada em termos manifestamente fantasiosos, assim resultando a totalidade da expressão.

E terminou, pedindo a revogação do despacho recorrido e a concessão total do registo requerido.

Por sentença de 16.02.04 foi negado provimento ao recurso, mantendo-se o despacho recorrido (o qual, como se disse, recusou parcialmente o registo da marca nacional nº 355383 “IPANEMA D’OURO”), negando-se assim protecção jurídica à referida marca em Portugal para assinalar “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café” da classe 30ª.

Dela recorreu a requerente, formulando as seguintes conclusões:

1) A marca " IPANEMA D'OURO " é nitidamente uma marca de fantasia, não apenas porque é composta por uma expressão que não é de uso corrente ou normal, mas também porque a palavra "IPANEMA" não é usada com um significado geográfico, o que é acentuado pela sua associação à metáfora " D'OURO ".

2) Na verdade, " IPANEMA ", praia da cidade Rio de Janeiro (imortalizada pela conhecida música "Garota de Ipanema"), pelas suas características geográficas ( praia situada numa cidade ), não corresponde, nem é conhecida pelo grande público consumidor como um local de produção ou fabrico de café ou sucedâneos de café.

3) Para a maioria da doutrina (nomeadamente, M. Couto Gonçalves e Alberto Ribeiro de Almeida, respectivamente in "Direito de Marcas" e “Denominação de Origem e de Marca"), a inclusão de um nome geográfico numa marca não é susceptível de enganar ou falsear o público consumidor quanto à proveniência geográfica dos produtos a que a marca se destina, quando for efectuada "com um significado não geográfico, duma forma manifestamente fantasiosa".

4) Segundo a jurisprudência dominante (patente por exemplo, no Acórdão do S.T.J., de 20/02/1970, publicado no B.M.J., n. 194, pág. 261 e no Acórdão do S.T.J. de 30/01/1985, publicado no B.M.J. n. 343, pág. 347 ), um nome geográfico constitui falsa indicação da proveniência geográfica dos produtos a que se destina, "quando existe uma conexão valorativa entre o produto em causa e a localidade ou região cujo nome consta na marca”.

5) Para esse efeito, "não basta que a marca seja constituída por uma designação geográfica", é indispensável que o consumidor médio do produto assinalado por uma marca "seja levado a supor que este é realmente proveniente do local indicado" e que “a localidade ou região em causa seja conhecida no público consumidor pela produção ou fabrico de mercadorias idênticas ou semelhantes àquelas que a marca designa".

6) Para determinar se entre os produtos em causa e a localidade ou região cujo nome consta na marca existe uma conexão valorativa, é essencial que a mesma se centre nessa localidade ou região e não se estenda ao país onde as mesmas se inserem, como foi efectuado pela douta sentença proferida, sob pena de tal análise não ser rigorosa.

7) Dado que "IPANEMA" não corresponde a um local de produção ou fabrico de café ou sucedâneos de café, nem é conhecido como tal pelo consumidor médio destes produtos, não existe qualquer conexão valorativa entre "IPANEMA" e "café, sucedâneos de café ou bebidas à base de café”.

8) Em consequência, a marca "IPANEMA D'OURO" não falseia, nem é susceptível de induzir o público consumidor quanto à proveniência geográfica dos produtos a que se destina, permanecendo incólume o principio da verdade da marca.

9) Face ao exposto, a douta sentença recorrida, ao negar provimento ao recurso e, ao manter o despacho recorrido que negou o registo da marca “IPANEMA D'OURO" no tocante a "café, sucedâneos de café e bebidas à base de café", apreendeu incorrectamente o princípio da verdade, da livre composição das marcas e o artigo 189º, nº 1 , alínea i) do Código da Propriedade Industrial.

Colhidos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.

Da 1ª instância vêm provados os seguintes factos:

1- Por despacho de 20/16/02, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 9/2002 de 30 de Setembro de 2002, o Senhor Director da Direcção de Marcas do INPI, por subdelegação de competências do Conselho de Administração, deferiu parcialmente o registo de marca nacional nº 355 383 “IPANEMA D’OURO”, pedido em 23 de Abril de 2001.

2- A referida marca foi recusada para assinalar os seguintes produtos da classe 30ª : Café, sucedâneos de café e bebidas à base de café.

3- Tal marca é composta pela expressão “IPANEMA D’OURO” em letras de imprensa maiúsculas e não reivindicou cores.

4- A recusa fundamentou-se em “…no que concerne a “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café” pensamos que as hipóteses de o público pensar que seriam provenientes do Brasil é real, visto que este país é reputado no domínio da produção de café. Neste contexto, a inclusão do termo Ipanema na marca é, a nosso ver, susceptível de propiciar enganos.”

O Direito:

Tendo em consideração o preceituado nos artigos 684º, nº 3 e 690, nº 1 do CPC e as posições assumidas pelo INPI e pela recorrente (e a decisão apelada) está em causa averiguar se a marca da recorrente (IPANEMA D’OURO) constitui falsa indicação de proveniência, susceptível de induzir em erro o público consumidor.

I

Não obstante a entrada em vigor em 01/07/03 do novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto Lei nº 36/03, de 05/03, é aplicável o Código da Propriedade Industrial (CPI) aprovado pelo DL 16/95, de 24.01, atento o disposto no artº 10º daquele primeiro diploma legal.

Como é sabido, a marca tem uma função distintiva, a qual se afere em relação ao produto a que se destina e em relação às marcas já existentes (artº 165º do CPI)

Ou, como ensina o professor Ferrer Correia (“Lições de Direito Comercial”, Vol. I, pág. 323): “sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada para o bom desempenho da sua função de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes”.

É ainda função da marca identificar a proveniência de um produto ou serviço[1]. E daí que se as marcas forem constituídas com indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos, ou sobre a sus proveniência, essas indicações devam ser verídicas.

Estabelece o art. 189º nº 1, al. l) do Código da Propriedade Industrial: «Será recusado o registo das marcas (...) que, em todos ou alguns dos seus elementos contenham “sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina”».

Em sentido semelhante estabelecia o artigo 93º, nºs. 10 e 11º do código de 1940 e agora o artigo 239º, al. l) do código aprovado pelo DL 36/03. Na verdade, também o nº 11 do artº 93º do CPCI de 1940 recuava o registo de marca que contivesse falsa indicação de proveniência, quer do país, região ou localidade, quer de fábrica, propriedade, oficina ou estabelecimento.

Podem apontar-se três diferenças entre o CPC de 1940, por um lado, e os de 1995 e 2003, por outro:

a) o que constava dos números 10 e 11 do artigo 93º consta agora das alíneas l) do artº 189º (1995) e l) do artigo 239º (2003).

b) naquele fazia-se uma enumeração taxativa dos fundamentos que obstavam ao registo das marcas; nestes faz-se uma enumeração exemplificativa, antecedida de uma cláusula geral de proibição: sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o consumidor.

c) foi substituído o conceito de sinal falso pelo conceito de sinal enganador, portanto mais amplo

A verdade é que, no fundo, as questões que se possam suscitar serão as mesmas.

II

Assim para que o registo de uma marca possa ser recusado com este fundamento é necessário:

1. que contenha a indicação falsa da proveniência do produto a assinalar;

2. que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor.

Defende-se, assim, o referido princípio da verdade, que há que respeitar.

Mas há que relacionar esta disposição legal com os artigos 166º, nº 1 al. b) e 188º, nº 1 al. b. e nº 2 do mesmo código

Com efeito, será recusado o registo das marcas constituídas exclusivamente pelos sinais ou indicações referidas no nº 1 do artigo 166º (artº 188º, nº 1, b), ou seja, na parte que agora nos interessa, sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar ...a proveniência geográfica do produto... (são as marcas descritivas, que a lei rejeita)[2] .Todavia, já não deverá ser recusado o registo de uma marca constituída apenas por este sinal se esta tiver adquirido carácter distintivo (artº 188º, nº 3). Já não existirá tal proibição se através de alterações gráficas e fonéticas lhes for atribuído um conteúdo original, com capacidade distintiva. E sobretudo se à indicação de proveniência se encontrar associado outro ou outros elementos que lhe confiram essa capacidade distintiva.

Ora, in casu, não vem posto em causa que a marca registanda não tenha eficácia distintiva. E na verdade, a conjugação dos dois vocábulos pelas quais a marca é constituída foi efectuada em termos de fantasia, tendo adquirido carácter distintivo.

Todavia, não basta que a marca tenha este carácter distintivo para que possa ser registada. É que, na parte que aqui está posta em causa, a lei proíbe que a marca seja constituída por sinais contendo falsas indicações. Então a recusa não se deve ao facto de a marca não possuir capacidade distintiva, mas sim por conter falsas indicações de proveniência susceptíveis de induzir em erro o público consumidor.

Portanto, deve ser recusado o registo da marca que contenha sinais susceptíveis de induzir em erro o público consumidor, nomeadamente sobre a proveniência geográfica do(s) produto(s) que se destina a assinalar.

Pretende-se evitar que o consumidor que esteja perante um determinado produto que pensa possuir determinadas qualidades, por ser originário de um determinado país ou região, o compre, em virtude de falsa indicação resultante da marca registada, assim sendo enganado. Visa-se impedir a concorrência desleal, a confusão na origem do produto, princípio da verdade da marca.

Por isso apenas deve ser proibido o registo das marcas que contenham falsas indicações de proveniência que sejam susceptíveis de induzir em erro o público consumidor por fazerem crer que os produtos a que se destinam provêm de um determinado país ou região que se tornaram conhecidos pela produção ou comercialização desses mesmos artigos. Se a marca contiver uma falsa indicação da origem dum produto, mas nesse país ou região não for produzido ou comercializado o produto a que a marca se destina, não induzirá em erro o consumidor. Se, por exemplo, for indicada falsa proveniência de um produto de um país pouco conhecido e que seja reconhecido que nesse mesmo país não é produzido esse produto, não se justificaria a recusa do registo da marca apenas com tal fundamento, pois o público consumidor não seria induzido em erro e facilmente se reconheceria que não haveria qualquer relação entre o produto e esse país.

Com efeito, é possível atribuir uma marca para um produto com a indicação de carácter geográfico, desde que não possa resultar para o público a convicção de que o mesmo tem essa origem, servindo apenas como mero sinal de fantasia (devendo, contudo, verificar-se esta característica). Não haveria então uma falsa indicação de proveniência. O que a lei proíbe é que se conceda o registo de uma marca que contenha sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o consumidor.

Tal como se sustentou no referido acórdão do STJ de 20.02.70, as falsas indicações de proveniência só são relevantes e justificativas da recusa do registo das marcas quando haja um elemento valorativo de conexão do produto com a localidade ou região e não uma simples referência à localidade ou região, que é irrelevante. É que nestes casos a marca é apenas um elemento de fantasia, não afectando, por isso, o consumidor.

Portanto, para haver falsa indicação de proveniência não basta o simples nome de uma região ou país ou mesmo localidade. É ainda necessário que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor, levando-o a comprar o produto por o julgar com tal proveniência, à qual associa determinadas qualidades.

Não é, pois, suficiente, para justificar a recusa de registo de uma marca, que ela seja constituída por uma designação geográfica, sendo ainda necessário que o consumidor do produto em causa seja levado a supor que este é efectivamente originário do local ou região indicado, quando na verdade isso não acontece. Só neste caso o consumidor pode ser enganado.

III

A sociedade requerente da marca em causa é portuguesa, e Ipanema é um bairro da cidade brasileira do Rio de janeiro, muito conhecida pela famosa praia do mesmo nome.

Isto significa que o público consumidor associa com facilidade Ipanema com o Brasil em geral e com o Rio de Janeiro em particular, exactamente por ser uma praia muito conhecida (se fosse desconhecida nenhuma influência teria no normal consumidor – o “consumidor médio”).

Mas esta região não é associada à produção ou comercialização de café, pelo que, directamente, a marca registanda não seria associada a essa localidade. Não teria, pois, um significado geográfico, susceptível de conduzir à recusa do registo da marca, por não ser susceptível de induzir em erro o consumidor.

Inicialmente, foi recusado provisoriamente o registo da marca em causa para outros produtos, nomeadamente “leite em pó, bebidas lácteas, cacau, chocolate, chá açúcar e adoçantes alimentares”. Após a resposta da requerente no processo administrativo concluiu-se no INPI que em relação a estes produtos não deveria ser recusado o registo, uma vez que não existiria nenhuma conexão relevante entre os locais em causa e aqueles bens. No entanto foi entendido que em relação a “café, sucedâneos de café e bebidas à base de café” as hipóteses de o público pensar que esses produtos seriam provenientes do Brasil é real, visto que este país é reputado no domínio da produção de café. E foi também referido na douta sentença: não temos qualquer dúvida que, para o grande público consumidor, a quem se destinam estes produtos, existe uma relação óbvia entre eles e o país Brasil. Isto porque o Brasil é, efectivamente, um reputado produtor de café a nível mundial, facto conhecido em geral.

Pelo contrário, a recorrente entende que “IPANEMA D’OURO” é nitidamente uma marca de fantasia, não apenas porque é composta por uma expressão que não é de uso corrente ou normal, mas também porque a palavra “IPANEMA” não é usada com um significado geográfico, o que é acentuado pela sua associação à metáfora “D’OURO”.

Portanto, o que está em causa é saber se a marca registanda (para os produtos referidos) é susceptível de induzir em erro o público quanto à proveniência dos produtos a que se destina[3].

Citando Luís M. Couto Gonçalves in “Direito das Marcas”[4], diz a recorrente que para se determinar se um sinal que inclui na sua composição um nome geográfico é susceptível de falsear ou enganar o consumidor médio, no tocante à origem dos produtos a que se destina, é essencial efectuar a conjugação de dois critérios básicos: “o primeiro consiste em relacionar o sinal solicitado como marca com os produtos ou serviços para as quais se haja apresentado a correspondente solicitação; o segundo consiste em fixar a plataforma subjectiva a partir da qual se deverá apreciar se um sinal é enganoso”.

Quanto a este alega a apelante que a jurisprudência dominante entende que um nome geográfico constitui falsa indicação de proveniência geográfica quando existe uma conexão valorativa entre o produto em causa e a localidade ou região cujo nome consta da marca. Não será, assim, relevante uma mera referência à localidade ou região.

E na verdade, parece-nos que não é suficiente que a marca seja constituída por uma designação geográfica. É necessário ainda que o consumidor seja levado a supor que o produto em causa é realmente proveniente do local em causa. Caso contrário não poderá induzir em erro o consumidor. E para o efeito é necessário que esse local seja associado pelo público à produção ou comercialização do bem a que a marca se destina. Ou, como se decidiu no aludido acórdão do STJ de 20.02.70[5] (citado pela recorrente e na douta sentença), “as falsas indicações de proveniência só são relevantes à recusa do registo da marca quando haja um elemento valorativo de conexão do produto com a localidade ou região e não uma mera referência à localidade que é irrelevante por não haver falsa indicação de proveniência”.

Pode assim registar-se uma maca com indicação de carácter geográfico desde que dela não possa resultar para o publico em geral a convicção de que o produto tem essa origem. E tal não sucede quando o público em geral não estabelece uma ligação entre a marca e a região ou localidade.

Ora, como vimos, Ipanema não é conhecida como produtora nem mesmo como tendo qualquer outra relação especial com café ou seus derivados. Por isso, poderá dizer-se que o publico não faz qualquer associação entre a marca “IPANEMA D’OURO” e a conhecida praia de Ipanema. E defende a apelante que é necessário que “a localidade ou região em causa seja conhecida no público consumidor pela produção ou fabrico de mercadorias idênticas ou semelhantes àquelas que a marca designa".

A verdade é que sendo essa praia muito conhecida e sabendo-se que se situa no Rio de janeiro, logo no Brasil, parece que deverá entender-se que o público faz uma associação entre a marca e o café produzido no Brasil, assim sendo induzido em erro. É que não parece que seja absolutamente necessário que o local ou região sejam conhecidos em si como relacionados com o produto. Bastará que esse local seja associado, por exemplo, ao país de origem, desde que este seja muito conhecido como produtor do bem em causa, como sucede com o Brasil relativamente ao café. E, por isso, parece evidente que, se em vez de café, estivesse em causa um produto pouco (ou nada) ligado ao Brasil, nenhum perigo de confusão haveria. Mas tal não sucederá em relação ao café. Com efeito, se é certo que Ipanema (enquanto localidade) não é conhecida como produtora de café, também não é menos certo que o público em geral não sabe igualmente se está ou não ligada à comercialização desse produto ou tem com ele qualquer relação. O que o público em geral sabe (o “consumidor médio”) é que Ipanema é uma praia muito conhecida e que se situa no Brasil, mais precisamente no Rio de janeiro, e que este país é um grande produtor de café. Daí que facilmente possa ser induzido em erro no sentido de que o café é originário do Brasil.

Tudo se passa, pois, como se Ipanema fosse uma região onde se produz e/ou comercializa café. E há que respeitar os direitos do consumidor (Lei 24/96, de 31.07).

O facto de se tratar de uma marca de fantasia não significa que não possa ser recusado o seu registo com o fundamento a que vimos fazendo referência.

Uma coisa é poder registar-se uma marca nestas condições para a generalidade dos produtos e outra, bem diferente, sê-lo para produtos determinados. E tanto é assim que para alguns produtos da requerente foi concedido o registo da marca em causa. Este seria permitido pelo artigo 188º, nº 3 (por ter carácter distintivo) mas recusada pelo artº 189º, al. l) (por não respeitar o princípio da verdade).

Temos, assim, um sinal requerido por uma empresa portuguesa para assinalar, entre outros, café, sucedâneos de café e bebidas à base de café, cuja composição remete para uma proveniência brasileira. E assim sendo, para o público consumidor, a quem os produtos se destinam, existe uma forte relação entre eles e o Brasil, uma vez que este país é, efectivamente, um reputado produtor de café a nível mundial, facto conhecido pela generalidade das pessoas. E a lei é clara no sentido de que basta que os sinais “sejam susceptíveis” de induzir em erro o público. Contenta-se, pois, a lei com a possibilidade ou susceptibilidade de o público consumidor ser induzido em erro, não exigindo o engano efectivo. Basta a possibilidade de indução em erro do consumidor, que, no caso sub judice é muito diversificado.

Pelo exposto acorda-se em julgar improcedente a apelação, confirmando-se a sentença recorrida.

Custas pela apelante.

Lisboa, 29.06.2004.

Pimentel Marcos

Jorge Santos

Vaz das Neves

[1] Carlos Olavo- CJ ano XII, tomo II-21.

[2] Ver artº 166º, nº 1 al. b).

[3] Não estando em causa o seu registo em relação aos outros produtos, para os quais foi concedido.

[4] Almedina, 2000, pag. 107.

[5] BMJ 194-261.