Quem foi o relator do acórdão 725/19.7YRLSB.S1?

O relator foi Nuno Manuel Pinto Oliveira, no Supremo Tribunal de Justiça.

Quando foi proferido o acórdão 725/19.7YRLSB.S1?

O acórdão foi proferido em 09 de dezembro de 2021.

725/19.7YRLSB.S1

Texto

ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Recorrente: Merck Sharp & Dohme, Corp. Recorrida: Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda, e Teva, BV I. — RELATÓRIO 1. Merck Sharp & Dohme, Corp., propôs contra Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda, e Teva, BV, acção de anulação de decisão arbitral interlocutória, ao abrigo do art. 629.º, n.º 2, alíneas a) e d), do Código de Processo Civil e do art. 3.º, n.º 7, da Lei n.° 62/2011, de 12 de Dezembro. 2. A decisão interlocutória impugnada é a Decisão processual n.º 5, de 11 de Dezembro de 2018, por que o Tribunal Arbitral constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, se declarou competente para conhecer e decidir da questão da invalidade Certificado Complementar de Protecção n.° 189 suscitada pelas Rés Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda, e Teva, BV. 3. A Decisão processual n.º 5, de 11 de Dezembro de 2018, é do seguinte teor: A primeira questão que o Tribunal Arbitral deve decidir é, pois, a de saber se dispõe de competência para apreciar tal nulidade, invocada como exceção pela Requerente, do CCP 189. Com efeito, essa exceção põe em causa um dos pressupostos da procedência da ação: a existência do direito de propriedade industrial invocado. O Tribunal Arbitral entende que deve decidir sobre a questão da sua competência para apreciação, a título incidental, da exceção de nulidade do direito de propriedade industrial invocado, em sentido idêntico ao que adotou na Decisão Processual n.° 4, em que decidiu que “dispõe de competência para apreciar, a título incidental e com efeitos apenas no presente processo, a questão da nulidade do CCP 189, suscitada por via de exceção”. Disse-se nessa Decisão Processual n.° 4: “Esta posição poderá sustentar-se, sem mais, numa certa perspetiva, nos argumentos de conformidade constitucional que estiveram subjacentes ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 251/2017, tirado por unanimidade numa secção em fiscalização concreta, em que se decidiu julgar “inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.° da Lei n.° 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.°, n.° 1, e 101.°, n.° 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.° 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”. É certo que se trata de uma decisão tirada em fiscalização concreta de constitucionalidade, que não dispõe de força obrigatória geral. Ainda assim, e independentemente de análise “fina” de todos e cada um dos argumentos no sentido da inconstitucionalidade invocados nesse aresto, o Tribunal Arbitral entende que deve acompanhar a conclusão a que nele se chegou. A interpretação dos artigos 2.° da Lei n.° 62/2011 e 35.° do CPI que exclui a possibilidade de defesa da Requerida por invocação da nulidade da patente e o seu conhecimento incidental, com efeitos limitados ao processo, limita o direito de acesso aos tribunais e a garantia de tutela jurisdicional efetiva, em termos que excedem o imposto pelo princípio da proporcionalidade, pois a exclusão da competência incidental não é exigida pelos fins que se pretende prosseguir com a previsão da arbitragem necessária para os litígios entre titulares de medicamentos de referência e de medicamentos genéricos. A arbitragem necessária não deixa de se sujeitar aos princípios constitucionais, como o princípio do acesso à justiça, do processo justo e equitativo, e a tutela jurisdicional efetiva. Como tal, as empresas farmacêuticas que estão obrigadas a recorrer aos tribunais arbitrais necessários por imposição da lei, estão impedidas de recorrer ao tribunal judicial que seria normalmente competente para resolver o litígio. A estas empresas não pode ser negado um direito (aqui invocável por via de exceção) decorrente do acesso normal à justiça e ao Direito. Ora, se o Tribunal Arbitral se julgasse incompetente para apreciar causas de invalidade como matéria de defesa, isso negaria de todo a possibilidade de apreciação dessa exceção no litígio com a Requerente. A negação desta faculdade jurídica processual, reconhecida em geral, se fosse resultante da interpretação da Lei n.° 62/2011, implicaria sempre a uma restrição do direito fundamental de acesso à justiça e ao direito em desrespeito pelo princípio da proporcionalidade. No entanto, a prossecução dos objectivos inscritos na Lei n.° 62/2011 não justifica a restrição do direito de o demandado invocar a invalidade da patente da demandante como mera matéria de defesa. Dir-se-á, antes, que, pelo contrário, o objetivo da Lei n.° 62/2011 foi também o de acelerar a entrada de medicamentos genéricos no mercado, reduzindo o número e acelerando os processos que estavam pendentes nos tribunais do Estado visando impedir essa entrada. Mas este objetivo não é seguramente alcançado por meio de um sistema em que o tribunal arbitral apenas pode lidar com a matéria da violação da patente, e a matéria da validade do direito invocado é deixada a outra instância jurisdicional (um tribunal estadual), com todas as consequências que isso implica em termos de economia processual, dispersão da proteção judicial e atraso na resolução global do litígio. Tratar-se-ia de um resultado contrário ao visado pelo legislador, pois a opção legislativa de subtrair a composição destes litígios da aos tribunais estaduais, substituindo-a por um mecanismo de arbitragem necessária, inculca a ideia segundo a qual essa via jurisdicional como que substituiu, neste particular, a jurisdição dos tribunais judiciais. Acresce que os argumentos invocados contra a competência para a apreciação, a título incidental e com efeitos apenas inter partes, da exceção de nulidade da patente (no caso, do CCP) - tais como a existência de um direito objeto de registo, que se presume válido, a possível criação de disparidades entre diversos titulares de AIM, e até de situações de distorção de concorrência - não são, no entendimento do Tribunal Arbitral, decisivos perante a compressão das garantias constitucionais de defesa, a que, segundo o entendimento que também se impôs no Tribunal Constitucional e que se considera justificado, conduziria a impossibilidade de invocação e apreciação da nulidade do direito, invocada como meio de defesa. O mesmo se diga dos argumentos baseados na irreversibilidade das consequências resultantes da adoção de um ou de outro entendimento quanto à possibilidade de apreciação incidental da questão da validade do direito que é invocado pela Requerente». Considerando que estas razões se mantêm procedentes, o Tribunal Arbitral decide tomar conhecimento incidentalmente, e com efeitos inter partes, da exceção de nulidade do CCP 189, suscitada pela Requerida. 4. O Tribunal da Relação de ... julgou improcedente o pedido. 5. O dispositivo do acórdão recorrido é do seguinte teor: Em face do exposto, acordam na ... Secção Cível do Tribunal da Relação de ..., julgar o recurso improcedente e, em consequência, confirmam a decisão recorrida. 6. Inconformada, a Merck Sharp & Dohme, Corp., interpôs recurso de revista. 7. Finalizou a sua alegação com as seguintes conclusões: 1. OBJETO DO RECURSO: o presente recurso vem interposto do acórdão do Tribunal da Relação que confirmou a decisão interlocutória vertida na Decisão Processual n.º 5 proferida pelo Tribunal Arbitral, nos termos da qual o Tribunal Arbitral considerou que tinha competência para apreciar, a título incidental e com efeitos apenas no presente processo, a questão da nulidade do CCP 189, suscitada pelas Recorridas por via de exceção. 2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA: o presente recurso é interposto ao abrigo do disposto do artigo 671.º, n.º 2, alínea a) do CPC, que remete para os casos do art.º 629.º n.º 2 do CPC. Em particular, o presente recurso de revista é admissível quer nos termos da alínea a), quer nos termos da alínea d), ambos do artigo 629.º n.º 2 do CPC. 3. Versando o presente recurso unicamente sobre a competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar e conhecer a questão da validade do CCP 189, é evidente que o que está em causa é a delimitação da competência material, devendo o presente recurso ser admitido nos termos e para os efeitos dos artigos 671.º, n.º 2, alínea a) e 629.º, n.º 2, alínea a) do CPC. 4. Quanto ao preenchimento do artigo 629.º, n.º 2, alínea d) do CPC, o Acórdão Recorrido está em contradição com um outro Acórdão proferido por este Supremo Tribunal de Justiça no dia 26 de fevereiro de 2019, no âmbito do processo n.º 227/18...., no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, o qual já transitou em julgado. Inexiste jurisprudência uniformizada sobre esta matéria. 5. Ambas as decisões foram proferidas no domínio da mesma legislação, isto é, ao abrigo da Lei 62/2011, na redação que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, tendo em consideração, designadamente, o disposto nos artigos 9.º, 12.º, 13.º do Código Civil, artigo 91.º do CPC e do artigo 34.º Código da Propriedade Industrial. 6. Ambas as decisões versam sobre a mesma questão fundamental de Direito: a competência material do tribunal arbitral necessário, constituído ao abrigo da Lei 62/2011, na sua versão original, para conhecer da exceção de validade de direitos de propriedade industrial com efeitos meramente inter partes. 7. Os segmentos decisórios e os fundamentos aduzidos em cada uma das decisões encontram-se em frontal contradição: o Supremo Tribunal de Justiça considerou que o tribunal arbitral necessário carece de competência para apreciar a questão da invalidade do CCP de que a recorrente é titular ao passo que o Tribunal da Relação de ... pugnou pela respetiva competência. 8. Ambas as decisões assentaram nas mesmas premissas de facto, nas mesmas questões de direito e tiveram uma tramitação processual, para o que aqui releva, deveras semelhante. 9. DO MÉRITO DO RECURSO: a regra constante no artigo 91.º, n.º 1 do CPC não tem natureza absoluta, havendo um leque de situações em que a mesma tem necessariamente de ceder, sendo os presentes autos exemplo disso mesmo. 10. Tendo em conta a natureza da relação controvertida em causa, o carácter constitutivo do ato de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e as razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao Tribunal da Propriedade Intelectual, o disposto no artigo 91.º, n.º 1 do CPC não permite fundar a competência (ainda que incidental) do Tribunal Arbitral necessário para conhecer da validade dos direitos de propriedade industrial invocados. 11. Dos artigos 34.º do CPI e 111.º, n.º 1, alínea c) da LOSJ resulta uma reserva de competência estadual relativamente ao conhecimento da validade de direitos de propriedade industriais emergentes de patentes e de certificados complementares de proteção. 12. Ao fundar a competência do tribunal arbitral para conhecer da validade do CCP 189 no artigo 91.º, n.º 1 do CPC, o Acórdão Recorrido violou o disposto no artigo 34.º do CPI e do artigo 111.º, n.º 1, alínea c) da LOSJ. 13. O desvio à regra constante do nº 1 do artigo 91º do CPC para situações como as dos presentes autos não representa qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo das Recorridas. 14. O novo artigo 3.º, n.º 3 não tem natureza interpretativa, e, consequentemente, não pode fundar a competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a validade de direitos de propriedade industrial com meros efeitos inter partes nos processos já pendentes. 15. Ao considerar o novo artigo 3.º, n.º 3 como norma de natureza interpretativa, o Acórdão Recorrido violou o disposto nos artigos 9.º, 12.º, n.º 1 e 13.º, n.º 1, todos do Código Civil. 16. O artigo 13.º, n.º 1 do Código Civil exige que exista “uma lei interpretativa” e “uma lei interpretada”, sendo que, no caso dos autos, não havia qualquer regra jurídica do nosso ordenamento jurídico que carecesse de ser interpretada. 17. A solução preconizada pelo novo artigo 3.º, n.º 3 não veio regular “um ponto da lei interpretativa acerca do qual se levantavam dúvidas na doutrina e na jurisprudência”. 18. Toda a controvérsia na doutrina e na jurisprudência portuguesa acerca da competência dos tribunais arbitrais (necessários) para conhecer da validade de patente com eficácia inter partes, deu-se unicamente a propósito dos tribunais arbitrais necessários constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011, na sua versão original, e eliminados na alteração legislativa operada pelo Decreto-Lei 110/2018. 19. O Decreto-Lei n.º110/2018 veio revogar o sistema de arbitragem necessária até então vigente na Lei n.º 62/2011 e veio consagrar um novo sistema de tutela de direitos de propriedade industrial, assente numa lógica radicalmente diferente e enformado por princípios radicalmente distintos dos até então aplicáveis. 20. O novo artigo 3.º, n.º 3 é uma norma que, no âmbito do novo sistema instituído pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 atribui competência aos tribunais arbitrais voluntários para conhecer da validade de direitos de propriedade industrial, nada referindo quanto aos tribunais arbitrais necessários. 21. A solução consagrada no novo artigo 3.º, n.º 3 é inovatória e sem precedentes e em nada interfere ou resolve a querela jurisprudencial e doutrinária a propósito da competência dos tribunais arbitrais necessários para conhecer da validade de direitos de propriedade industrial. 22. Para que o artigo 3.º, n.º 3 pudesse ser considerado lei interpretativa, seria necessário que o legislador tivesse (i) mantido o regime de arbitragem necessária instituído pela Lei n.º 62/2011, na sua versão original e (ii) consagrado que no processo arbitral [NECESSÁRIO] poderia ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes. 23. A solução defendida pela Recorrente (i.e., a de que os tribunais arbitrais necessários não têm competência para apreciar a validade de patentes ou CCPs com eficácia inter partes) está, de resto, em consonância com o disposto no artigo 38.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário que dispõe que “a competência se fixa no momento em que a ação se propõe”. 24. Não há no Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, qualquer disposição que permita sustentar o efeito retroativo do novo artigo 3.º, n.º 3. Bem pelo contrário: nos termos do disposto 16.º, n.º 1 do referido diploma, as alterações introduzidas à Lei n.º 62/2011 só entraram em vigor 30 dias após a respetiva publicação. 25. E uma vez que o legislador expressamente regulou a data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, seria natural que, querendo, tivesse igualmente estipulado sobre a natureza interpretativa do novo artigo 3.º, n.º 3 e, assim, afastado a regra do artigo 38.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário. Não o tendo feito, é sinal de que o legislado pretende que o novo regime de tutela de direitos de propriedade industrial vigore apenas para o futuro. 26. E uma vez que o legislador, no passado, e a respeito da Lei n.º 62/2011, estipulou expressamente a natureza interpretativa de determinadas normas jurídicas (cf. artigo 9.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2011, na sua versão original), seria natural que, querendo, tivesse igualmente, declarado expressamente que o novo artigo 3.º, n.º 3 também seria dotado de natureza interpretativa (como o fez no passado!). Não o tendo feito, é mais um sinal de que o legislador pretende que o novo regime de tutela de direitos de propriedade industrial vigore apenas para o futuro. 27. Por outro lado, resulta inequivocamente da Lei de Autorização Legislativa n.º 65/2018, de 30 de novembro que o legislador pretendeu proceder a uma alteração substancial e material do mesmo, através da “substituição” integral do regime de arbitragem. A utilização aí feita dos vocábulos “alterar” e “prever”, aliados à vontade expressa do legislador em “substituir” o regime arbitral, revela, de forma cristalina, que o legislador não pretendeu “clarificar” a possibilidade de poder ser invocada e conhecida a invalidade das patentes com mero efeito inter partes nos processos arbitrais necessários, visando, antes e tão-só, “prever” um verdadeiro novo sistema de tutela de direitos de propriedade industrial e passar a contemplar a possibilidade de os tribunais arbitrais voluntários conhecerem da validade de direitos de propriedade industrial com eficácia meramente inter partes. 28. O entendimento de que a nova solução consagrada no novo artigo 3.º, n.º 3 goza de aplicação imediata a quaisquer ações arbitrais (necessárias) pendentes, para além de ser errado do ponto de vista substantivo, é afastado pela jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores. 29. Os tribunais arbitrais, necessários ou voluntários, estão impedidos de conhecer da validade de direitos de propriedade industrial com efeitos meramente inter partes, por vários motivos. 30. A inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se, desde logo, com a natureza absoluta dos direitos em causa. 31. A invalidade de direitos de propriedade industrial, enquanto direitos absolutos, só pode ser declarada por via principal e com efeitos erga omens, nos termos do disposto no artigo 34.º do CPI e do artigo 111.º, n.º 1, alínea c) da Lei da Organização do Sistema Judiciário. 32. Admitir a declaração de invalidade desse direito, com meros efeitos inter partes, seria negar a natureza erga omnes do mesmo, ou seja, permitir-se-ia a invalidação subjetivamente parcial da patente, a qual passaria a ser inválida apenas em relação às partes demandadas na ação arbitral, continuando a ser válidos e oponíveis contra todosos outros interessados. Tal geraria a prolação de decisões contraditórias, considerando uns tribunais a sua invalidade e outros negando-a. 33. A inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se igualmente com a solenidade associada ao procedimento administrativo de concessão de direitos de propriedade industrial, pois, considerando a natureza absoluta dos direitos privativos que resultam da patente, encontram-se adstritos a averbamento e inscrição no título todos e quaisquer factos que limitem, modifiquem ou extingam esses direitos. 34. Um dos princípios basilares que preside à proteção da propriedade industrial encontra-se plasmado no artigo 4.º, n.º 2 do CPI, que estabelece que a concessão de direitos de propriedade industrial implica a presunção jurídica (“juris tantum”) dos requisitos da sua concessão. 35. A inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se, por fim, com razões de lealdade da concorrência e transparência de mercado, visto que levaria à criação de distorções à igualdade concorrencial, beneficiando injustificadamente uns agentes económicos em detrimento de outros 36. Não se ignora, no entanto, que o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre a constitucionalidade da denegação da competência dos tribunais arbitrais para decidirem sobre a validade de uma patente, com efeitos inter partes, muito embora tal Acórdão não tenha força obrigatória geral. 37. Adicionalmente, as premissas que fundamentaram o entendimento do Tribunal Constitucional são erradas, o que comprometeu a exatidão do juízo de inconstitucionalidade que proferiu, como a ponderação exigida pelo artigo 18.º, n.º 2 da CRP só foi feita a metade. 38. O Tribunal Constitucional só apreciou a problemática da violação do processo equitativo do ponto de vista do direito de defesa dos demandados nas ações arbitrais, centrada na questão da proporcionalidade da solução jurisprudencial em análise e os efeitos – constitucionais – emergentes da solução encontrada em resposta a essa problemática para os demandantes titulares de patentes foram totalmente desconsiderados. 39. O Tribunal Constitucional já reconheceu que a sua posição anteriormente sufragada poderia ser revista e modificada (vide Decisão Sumária n.º 160/2018, Acórdão n.º 539/2018 e Acórdão n.º 157/2019). E fê-lo muito bem, porquanto é absolutamente evidente a inconstitucionalidade do novo artigo 3.º, n.º 3, conquanto que a nova redação não altera o facto de qualquer declaração de invalidade de um direito de propriedade industrial com efeitos inter partes é inconstitucional. 40. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3.º, N.º 3 NA SUA REDAÇÃO ATUAL: a solução plasmada no novo artigo 3.º, n.º 3 veio admitir um solução que legitima a violação do conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP (ou, pelo menos, de um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da Constituição), sendo pois materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18.º, n.os 2 e 3 da CRP. 41. O novo artigo 3.º, n.º 3 é materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.os 2 e 3 da CRP, e representando uma solução, em violação do artigo 13.º da Lei Fundamental, inconstitucionalidade essa que se deixa, desde já, arguida para todos os efeitos legais. Termos em que, e com o douto suprimento de V. Exas, deve ser o presente recurso de revista admitido e considerado procedente e, por conseguinte, deve Acórdão Recorrido ser revogado e substituído por um outro que declare a incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da validade do CCP 189 com eficácia meramente inter partes, Com o que farão a costumada JUSTIÇA! 8. A Teva BV e a Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda., contra-alegaram, pugnando pela inadmissibilidade e, subsidiariamente, pela improcedência do recurso. 9. Como o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões dos Recorrentes (cf. arts. 635.º, n.º 4, e 639.º, n.º 1, do Código de Processo Civil), sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso (cf. art. 608.º, n.º 2, por remissão do art. 663.º, n.º 2, do Código de Processo Civil), a questão a decidir in casu são as seguintes: I. — se o art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa; II. — se o novo art. 3.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, na redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, é materialmente inconstitucional; III. — em consequência, se o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente. II. — FUNDAMENTAÇÃO OS FACTOS 10. Os factos relevantes para a decisão da causa constam do relatório. O DIREITO 11. A questão da admissibilidade do recurso é uma questão prévia. 12. A Recorrente Merck Sharp & Dohme, Corp., alega que o recurso é admissível ao abrigo das alíneas a) e d) do n.º 2 do art. 629.º do Código de Processo Civil. 13. As Recorridas Teva BV e a Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda., alegam que o art. 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, “se refere à impugnação da sentença ou do acórdão final do Tribunal Arbitral e não à impugnação de uma qualquer decisão interlocutória proferida no decurso do processo, independentemente do momento em que a mesma seja proferida ou do seu conteúdo”. 14. O art. 629.º, n.º 2, do Código de Processo Civil é do seguinte teor: Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso: a) Com fundamento na violação das regras de competência internacional, das regras de competência em razão da matéria ou da hierarquia, ou na ofensa de caso julgado; b) Das decisões respeitantes ao valor da causa ou dos incidentes, com o fundamento de que o seu valor excede a alçada do tribunal de que se recorre; c) Das decisões proferidas, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, contra jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça; d) Do acórdão da Relação que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme. 15. O facto de a Recorrente suscitar a questão da competência do tribunal arbitral para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente determina que o recurso tenha como fundamento a violação das regras de competência em razão da matéria. 16. Está, por isso, preenchida a previsão da alínea a) do art. 629.º, n.º 2, do Código de Processo Civil — e, estando preenchida a previsão do alínea a) do art. 629.º, n.º 2, ficam de imediato superados os obstáculos que decorreriam do art. 671.º, n.º 2, do Código de Processo Civil ou do art. 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro [1]. 17. O Supremo Tribunal de Justiça considerou a questão da competência do Tribunal Arbitral para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente nos acórdãos de 14 de Dezembro de 2016, no processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1, de 22 de Março de 2018, no processo n.º 1053/16.5YRLSB.S1.S1, e de 12 de Fevereiro de 2019, no processo n.º 861/16.1YRLSB.L1.S1 tendo-se pronunciado no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral. 18. O sumário do acórdão de 14 de Dezembro de 2016 é do seguinte teor: I. — O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI. II. — A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, consequentemente, neste caso, o desvio à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo. III. — A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental [2]. 19. Entre os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Dezembro de 2016 e de 22 de Março de 2018 foi proferido o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, por que se julgou inconstitucional “a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes” [3]. 20. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018 retomou o critério enunciado no acórdão de 14 de Dezembro de 2016, sustentando que “… a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda que com efeitos inter partes”. 21. Explicando as razões da preferência pela tese restritiva, escreve-se: “VI. — […] mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo. VII. — Sem embargo da valia da argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional proferido em 24-05-2017 – que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria –, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça referido em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM”. 22. Os critérios enunciados devem hoje reapreciar-se ou reponderar-se, atendendo à alteração à Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro [4] [5]. 23. O novo n.º 3 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011 tem a seguinte redacção: “No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes” [6]. 24. Ora os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Março de 2019, proferido no processo n.º 582/18.0YRLSB.S1, e de 17 de Outubro de 2019, proferido no processo n.º 2552/18.0YRLSB.S2, e de 17 de Dezembro de 2019, proferido no processo n.º 1956/18.2YRLSB.S1, pronunciaram-se no sentido de que o art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, deve qualificar-se como lei ou como norma interpretativa, com argumentos em tudo semelhantes. 25. O critério determinante da qualificação de uma lei como interpretativa depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o primeiro consiste em “a lei [nova] regular um ponto de direito acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência” e o segundo, em “a lei [nova] consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador” [7]. 26. Convocando a formulação de Baptista Machado, dir-se-á que o primeiro requisito está em que a solução do direito anterior, da lei antiga, “seja controvertida ou, pelo menos, incerta” [8] e que o segundo requisito está em que a solução da lei nova se situe dentro dos quadros da incerteza, de forma a que “o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei” [9] [10]. 27. Em concreto, os dois requisitos encontram-se preenchidos. 28. Em primeiro lugar, solução da lei antiga para o problema da competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente era uma solução controvertida [11]. 29. Como se diz, designadamente, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018, no processo n.º 1053/16.5YRLSB.S1.S1, desenharam-se duas correntes na doutrina e na jurisprudência: a corrente ampliativa, no sentido da competência, e a corrente restritiva, no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente. 30. Em segundo lugar, solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza. 31. Corresponde à (chamada) corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites em geral impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à constituição [12]. 32. O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova — ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária. 33. Considerada a natureza interpretativa do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes” [13]. 34. A Recorrente Merck Sharp & Dohme, Corp., alega em todo o caso a inconstitucionalidade do novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro. 35. O Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre o tema em duas ocasiões — no acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, e no acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021. 36. O acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, tirado por unanimidade, decidiu julgar inconstitucional “a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro e [dos] artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”. 37. O acórdão do Tribunal Constitucional n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, tirado por maioria [14], decidiu não julgar inconstitucional “a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro (na redaçcão original) e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, na redação resultante da republicação pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, e das alterações introduzidas ao artigo 35.º pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho), ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”. 38. Embora haja uma diferença entre as orientações dos dois acórdãos sejam distintas, sempre o novo n.º 3 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, seria compatível com a Constituição da República Portuguesa: I. — de acordo com a orientação do acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, e dos dois votos de vencido juntos ao acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, o novo art. 3.º, n.º 3, consagraria uma norma necessária para que a Lei n.º 62/2011 estivesse de acordo com o art. 20.º, em ligação com o art. 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa; II. — de acordo com a orientação do acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, o novo art. 3.º, n.º 3, ainda que não consagrasse uma norma necessária, corresponderia a uma norma adequada (conforme à constituição). 39. O acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, diz expressamente que “… a premissa de que deverá partir-se é a de que, fora do âmbito próprio da lei processual penal, o legislador dispõe de uma ampla margem de conformação na definição das soluções e dos mecanismos processuais que devem reger a atuação procedimental das partes. Dentro da sua margem própria de atuação, o legislador pode, assim, por razões de conveniência, oportunidade e celeridade, fazer incidir ónus processuais sobre as partes e prever quais as cominações ou preclusões que resultam do seu incumprimento” 40. Explicando as razões por que a norma do novo art. 3.º, n.º 3, está dentro da margem de conformação do legislador, o acórdão continua com as seguintes palavras: “Isso não significa, claro está, que ‘as soluções adotadas sejam imunes a um controle de constitucionalidade que verifique, nomeadamente, se esses ónus são funcionalmente adequados aos fins do processo, ou se as cominações ou preclusões que decorram do seu incumprimento se revelam totalmente desproporcionadas perante a gravidade e relevância da falta’ […]. O que significa é que, justamente por nos situarmos num domínio em que a discricionariedade legislativa é ampla, só existirá violação do princípio da proibição do excesso perante a convicção clara de que a medida em causa é, em si mesma, inócua, indiferente ou até negativa, relativamente ao fim visado (caso em que será inadequada); ou de que existem meios adequados alternativos, mas menos onerosos para alcançar o dito fim (caso em que a medida será desnecessária); de que o ganho de interesse público inerente ao fim visado não justifica nem compensa a carga coativa imposta, isto é, que a relação entre os custos e os benefícios da medida é uma relação desequilibrada (caso em que a medida será desproporcionada) […]”. 41. Os dois acórdãos do Tribunal Constitucional confirmam que não há nenhuma razão para sustentar que o novo art. 3.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, na redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, seja materialmente inconstitucional. 42. Em consequência da não inconstitucionalidade e da natureza interpretativa do novo art. 3.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, o Tribunal Arbitral deverá considerar-se competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente. III. — DECISÃO Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso e confirma-se o acórdão recorrido. Custas pela Recorrente Merck Sharp & Dohme, Corp. Lisboa, 9 de Dezembro de 2021 Nuno Manuel Pinto Oliveira (relator) José Maria Ferreira Lopes Manuel Pires Capelo _____ [1] Cf. designadamente acórdão do STJ de 23 de Junho de 2016 — processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1 —, em cujo sumário se diz que “[a] norma constante do n.º 7 do art. 3.º da Lei 62/11, ao estabelecer que das decisões do tribunal arbitral necessário, ali previsto, cabe recurso para a Relação, não deve interpretar-se no sentido de estabelecer uma absoluta exclusão da recorribilidade para o STJ do acórdão proferido em 2ª instância – devendo, ao menos, admitir-se a revista – fundada na norma constante do nº8 do art. 59º da LAV, subsidiariamente aplicável – quando a questão suscitada seja atinente à definição da competência material do tribunal arbitral e sobre a mesma exista um conflito jurisprudencial sedimentado ao nível da Relação”. [2] Sobre o tema, vide a anotação de Evaristo Mendes, “Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Acórdãos do STJ de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016”, in: WWW: [3] Sobre o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, vide Evaristo Mendes, “Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Acórdão do Tribunal Constitucional n.p 251/2017. Breve nota”, in: WWW: . [4] Entrada em vigor 30 dias após a sua publicação, ou seja, em Janeiro de 2019 — cf. art. 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro. [5] Sobre a alteração à Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, vide, por todos, Evaristo Mendes, “O fim da arbitragem necessária em matéria de patentes farmacêuticas. Velhos e novos problemas”, in: Revista de direito comercial, ano 3.º (2019), págs. 75-120, in: WWW: [6] O actual n.º 3 do art. 3.º constava do anteprojecto de decreto-lei; não constava da proposta de lei, com o n.º 132/XIII, submetida pelo Governo à Assembleia da República. A autorização legislativa, pedida pelo Governo, para alterar a Lei n.º 62/2011 destinava-se, tão-só, a “[r]evogar o regime da arbitragem necessária instituído no art. 2.º […] e estabelecer a possibilidade de recurso à arbitragem voluntária”. O tema da competência do tribunal arbitral foi, em todo o caso, retomado em sede de audições, tendo sido tratado, designadamente, nos pareceres da Associação Portuguesa de Direito Intelectural e da APOGEN — Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Similares. A proposta de alteração por que se previa a alteração da Lei n.º 62/2011 no sentido de aditar o actual n.º 3 ao art. 3.º foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista em 16 de Outubro de 2018 e aprovada em 17 de Outubro de 2018. [7] Cf. acórdão do STJ de 9 de Setembro de 2008, no processo n.º 08P1856. [8] Cf. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pág. 247. [9] Cf. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, cit., pág. 247. [10] O critério é adoptado, p. ex., nos acórdãos do STJ de 2 de Novembro de 2010, no processo n.º 7366/03.9TBSTB.E1.S1, de 24 de Fevereiro de 2011, no processo n.º 7116/06.8TBMAI.P1.SI, de 15 de Novembro de 2011, no processo n.º 1633/05.4TBALQ.L1.S1, de 24 de Janeiro de 2012, no processo n.º 466/06.5TBCBT.G1.S1, de 8 de Março de 2012, no processo n.º 26/09.9PTEVR.E1.S1, ou de 8 de Fevereiro de 2018, no processo n.º 1092/16.6T8LMG.C1.S1. [11] Confirmando-o, vide Evaristo Mendes, “Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Comentário de jurisprudência. Súmula da Lei nº 62/2011”, in: Propriedades Intelectuais, n.º 4 — 2015, págs. 26-40. [12] Como sugere, p. ex., o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017. [13] Cf. sumário do acórdão do STJ de 17 de Outubro de 2019 — processo n.º 2552/18.0YRLSB.S2. [14] Com votos de vencido dos Conselheiros João Caupers e Gonçalo de Almeida Ribeiro.

Sumário

O art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, deve qualificar-se como lei interpretativa.

Texto Integral

ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recorrente: Merck Sharp & Dohme, Corp.

Recorrida: Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda, e Teva, BV

I. — RELATÓRIO

1. Merck Sharp & Dohme, Corp., propôs contra Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda, e Teva, BV, acção de anulação de decisão arbitral interlocutória, ao abrigo do art. 629.º, n.º 2, alíneas a) e d), do Código de Processo Civil e do art. 3.º, n.º 7, da Lei n.° 62/2011, de 12 de Dezembro.

2. A decisão interlocutória impugnada é a Decisão processual n.º 5, de 11 de Dezembro de 2018, por que o Tribunal Arbitral constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, se declarou competente para conhecer e decidir da questão da invalidade Certificado Complementar de Protecção n.° 189 suscitada pelas Rés Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda, e Teva, BV.

3. A Decisão processual n.º 5, de 11 de Dezembro de 2018, é do seguinte teor:

A primeira questão que o Tribunal Arbitral deve decidir é, pois, a de saber se dispõe de competência para apreciar tal nulidade, invocada como exceção pela Requerente, do CCP 189. Com efeito, essa exceção põe em causa um dos pressupostos da procedência da ação: a existência do direito de propriedade industrial invocado.

O Tribunal Arbitral entende que deve decidir sobre a questão da sua competência para apreciação, a título incidental, da exceção de nulidade do direito de propriedade industrial invocado, em sentido idêntico ao que adotou na Decisão Processual n.° 4, em que decidiu que “dispõe de competência para apreciar, a título incidental e com efeitos apenas no presente processo, a questão da nulidade do CCP 189, suscitada por via de exceção”.

Disse-se nessa Decisão Processual n.° 4:

“Esta posição poderá sustentar-se, sem mais, numa certa perspetiva, nos argumentos de conformidade constitucional que estiveram subjacentes ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 251/2017, tirado por unanimidade numa secção em fiscalização concreta, em que se decidiu julgar “inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.° da Lei n.° 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.°, n.° 1, e 101.°, n.° 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.° 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”.

É certo que se trata de uma decisão tirada em fiscalização concreta de constitucionalidade, que não dispõe de força obrigatória geral. Ainda assim, e independentemente de análise “fina” de todos e cada um dos argumentos no sentido da inconstitucionalidade invocados nesse aresto, o Tribunal Arbitral entende que deve acompanhar a conclusão a que nele se chegou.

A interpretação dos artigos 2.° da Lei n.° 62/2011 e 35.° do CPI que exclui a possibilidade de defesa da Requerida por invocação da nulidade da patente e o seu conhecimento incidental, com efeitos limitados ao processo, limita o direito de acesso aos tribunais e a garantia de tutela jurisdicional efetiva, em termos que excedem o imposto pelo princípio da proporcionalidade, pois a exclusão da competência incidental não é exigida pelos fins que se pretende prosseguir com a previsão da arbitragem necessária para os litígios entre titulares de medicamentos de referência e de medicamentos genéricos. A arbitragem necessária não deixa de se sujeitar aos princípios constitucionais, como o princípio do acesso à justiça, do processo justo e equitativo, e a tutela jurisdicional efetiva. Como tal, as empresas farmacêuticas que estão obrigadas a recorrer aos tribunais arbitrais necessários por imposição da lei, estão impedidas de recorrer ao tribunal judicial que seria normalmente competente para resolver o litígio. A estas empresas não pode ser negado um direito (aqui invocável por via de exceção) decorrente do acesso normal à justiça e ao Direito. Ora, se o Tribunal Arbitral se julgasse incompetente para apreciar causas de invalidade como matéria de defesa, isso negaria de todo a possibilidade de apreciação dessa exceção no litígio com a Requerente. A negação desta faculdade jurídica processual, reconhecida em geral, se fosse resultante da interpretação da Lei n.° 62/2011, implicaria sempre a uma restrição do direito fundamental de acesso à justiça e ao direito em desrespeito pelo princípio da proporcionalidade. No entanto, a prossecução dos objectivos inscritos na Lei n.° 62/2011 não justifica a restrição do direito de o demandado invocar a invalidade da patente da demandante como mera matéria de defesa. Dir-se-á, antes, que, pelo contrário, o objetivo da Lei n.° 62/2011 foi também o de acelerar a entrada de medicamentos genéricos no mercado, reduzindo o número e acelerando os processos que estavam pendentes nos tribunais do Estado visando impedir essa entrada. Mas este objetivo não é seguramente alcançado por meio de um sistema em que o tribunal arbitral apenas pode lidar com a matéria da violação da patente, e a matéria da validade do direito invocado é deixada a outra instância jurisdicional (um tribunal estadual), com todas as consequências que isso implica em termos de economia processual, dispersão da proteção judicial e atraso na resolução global do litígio. Tratar-se-ia de um resultado contrário ao visado pelo legislador, pois a opção legislativa de subtrair a composição destes litígios da aos tribunais estaduais, substituindo-a por um mecanismo de arbitragem necessária, inculca a ideia segundo a qual essa via jurisdicional como que substituiu, neste particular, a jurisdição dos tribunais judiciais.

Acresce que os argumentos invocados contra a competência para a apreciação, a título incidental e com efeitos apenas inter partes, da exceção de nulidade da patente (no caso, do CCP) - tais como a existência de um direito objeto de registo, que se presume válido, a possível criação de disparidades entre diversos titulares de AIM, e até de situações de distorção de concorrência - não são, no entendimento do Tribunal Arbitral, decisivos perante a compressão das garantias constitucionais de defesa, a que, segundo o entendimento que também se impôs no Tribunal Constitucional e que se considera justificado, conduziria a impossibilidade de invocação e apreciação da nulidade do direito, invocada como meio de defesa. O mesmo se diga dos argumentos baseados na irreversibilidade das consequências resultantes da adoção de um ou de outro entendimento quanto à possibilidade de apreciação incidental da questão da validade do direito que é invocado pela Requerente».

Considerando que estas razões se mantêm procedentes, o Tribunal Arbitral decide tomar conhecimento incidentalmente, e com efeitos inter partes, da exceção de nulidade do CCP 189, suscitada pela Requerida.

4. O Tribunal da Relação de ... julgou improcedente o pedido.

5. O dispositivo do acórdão recorrido é do seguinte teor:

Em face do exposto, acordam na ... Secção Cível do Tribunal da Relação de ..., julgar o recurso improcedente e, em consequência, confirmam a decisão recorrida.

6. Inconformada, a Merck Sharp & Dohme, Corp., interpôs recurso de revista.

7. Finalizou a sua alegação com as seguintes conclusões:

1. OBJETO DO RECURSO: o presente recurso vem interposto do acórdão do Tribunal da Relação que confirmou a decisão interlocutória vertida na Decisão Processual n.º 5 proferida pelo Tribunal Arbitral, nos termos da qual o Tribunal Arbitral considerou que tinha competência para apreciar, a título incidental e com efeitos apenas no presente processo, a questão da nulidade do CCP 189, suscitada pelas Recorridas por via de exceção.

2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA: o presente recurso é interposto ao abrigo do disposto do artigo 671.º, n.º 2, alínea a) do CPC, que remete para os casos do art.º 629.º n.º 2 do CPC. Em particular, o presente recurso de revista é admissível quer nos termos da alínea a), quer nos termos da alínea d), ambos do artigo 629.º n.º 2 do CPC.

3. Versando o presente recurso unicamente sobre a competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar e conhecer a questão da validade do CCP 189, é evidente que o que está em causa é a delimitação da competência material, devendo o presente recurso ser admitido nos termos e para os efeitos dos artigos 671.º, n.º 2, alínea a) e 629.º, n.º 2, alínea a) do CPC.

4. Quanto ao preenchimento do artigo 629.º, n.º 2, alínea d) do CPC, o Acórdão Recorrido está em contradição com um outro Acórdão proferido por este Supremo Tribunal de Justiça no dia 26 de fevereiro de 2019, no âmbito do processo n.º 227/18...., no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, o qual já transitou em julgado.

Inexiste jurisprudência uniformizada sobre esta matéria.

5. Ambas as decisões foram proferidas no domínio da mesma legislação, isto é, ao abrigo da Lei 62/2011, na redação que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, tendo em consideração, designadamente, o disposto nos artigos 9.º, 12.º, 13.º do Código Civil, artigo 91.º do CPC e do artigo 34.º Código da Propriedade Industrial.

6. Ambas as decisões versam sobre a mesma questão fundamental de Direito: a competência material do tribunal arbitral necessário, constituído ao abrigo da Lei 62/2011, na sua versão original, para conhecer da exceção de validade de direitos de propriedade industrial com efeitos meramente inter partes.

7. Os segmentos decisórios e os fundamentos aduzidos em cada uma das decisões encontram-se em frontal contradição: o Supremo Tribunal de Justiça considerou que o tribunal arbitral necessário carece de competência para apreciar a questão da invalidade do CCP de que a recorrente é titular ao passo que o Tribunal da Relação de ... pugnou pela respetiva competência.

8. Ambas as decisões assentaram nas mesmas premissas de facto, nas mesmas questões de direito e tiveram uma tramitação processual, para o que aqui releva, deveras semelhante.

9. DO MÉRITO DO RECURSO: a regra constante no artigo 91.º, n.º 1 do CPC não tem natureza absoluta, havendo um leque de situações em que a mesma tem necessariamente de ceder, sendo os presentes autos exemplo disso mesmo.

10. Tendo em conta a natureza da relação controvertida em causa, o carácter constitutivo do ato de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e as razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao Tribunal da Propriedade Intelectual, o disposto no artigo 91.º, n.º 1 do CPC não permite fundar a competência (ainda que incidental) do Tribunal Arbitral necessário para conhecer da validade dos direitos de propriedade industrial invocados.

11. Dos artigos 34.º do CPI e 111.º, n.º 1, alínea c) da LOSJ resulta uma reserva de competência estadual relativamente ao conhecimento da validade de direitos de propriedade industriais emergentes de patentes e de certificados complementares de proteção.

12. Ao fundar a competência do tribunal arbitral para conhecer da validade do CCP 189 no artigo 91.º, n.º 1 do CPC, o Acórdão Recorrido violou o disposto no artigo 34.º do CPI e do artigo 111.º, n.º 1, alínea c) da LOSJ.

13. O desvio à regra constante do nº 1 do artigo 91º do CPC para situações como as dos presentes autos não representa qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo das Recorridas.

14. O novo artigo 3.º, n.º 3 não tem natureza interpretativa, e, consequentemente, não pode fundar a competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a validade de direitos de propriedade industrial com meros efeitos inter partes nos processos já pendentes.

15. Ao considerar o novo artigo 3.º, n.º 3 como norma de natureza interpretativa, o Acórdão Recorrido violou o disposto nos artigos 9.º, 12.º, n.º 1 e 13.º, n.º 1, todos do Código Civil.

16. O artigo 13.º, n.º 1 do Código Civil exige que exista “uma lei interpretativa” e “uma lei interpretada”, sendo que, no caso dos autos, não havia qualquer regra jurídica do nosso ordenamento jurídico que carecesse de ser interpretada.

17. A solução preconizada pelo novo artigo 3.º, n.º 3 não veio regular “um ponto da lei interpretativa acerca do qual se levantavam dúvidas na doutrina e na jurisprudência”.

18. Toda a controvérsia na doutrina e na jurisprudência portuguesa acerca da competência dos tribunais arbitrais (necessários) para conhecer da validade de patente com eficácia inter partes, deu-se unicamente a propósito dos tribunais arbitrais necessários constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011, na sua versão original, e eliminados na alteração legislativa operada pelo Decreto-Lei 110/2018.

19. O Decreto-Lei n.º110/2018 veio revogar o sistema de arbitragem necessária até então vigente na Lei n.º 62/2011 e veio consagrar um novo sistema de tutela de direitos de propriedade industrial, assente numa lógica radicalmente diferente e enformado por princípios radicalmente distintos dos até então aplicáveis.

20. O novo artigo 3.º, n.º 3 é uma norma que, no âmbito do novo sistema instituído pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 atribui competência aos tribunais arbitrais voluntários para conhecer da validade de direitos de propriedade industrial, nada referindo quanto aos tribunais arbitrais necessários.

21. A solução consagrada no novo artigo 3.º, n.º 3 é inovatória e sem precedentes e em nada interfere ou resolve a querela jurisprudencial e doutrinária a propósito da competência dos tribunais arbitrais necessários para conhecer da validade de direitos de propriedade industrial.

22. Para que o artigo 3.º, n.º 3 pudesse ser considerado lei interpretativa, seria necessário que o legislador tivesse (i) mantido o regime de arbitragem necessária instituído pela Lei n.º 62/2011, na sua versão original e (ii) consagrado que no processo arbitral [NECESSÁRIO] poderia ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.

23. A solução defendida pela Recorrente (i.e., a de que os tribunais arbitrais necessários não têm competência para apreciar a validade de patentes ou CCPs com eficácia inter partes) está, de resto, em consonância com o disposto no artigo 38.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário que dispõe que “a competência se fixa no momento em que a ação se propõe”.

24. Não há no Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, qualquer disposição que permita sustentar o efeito retroativo do novo artigo 3.º, n.º 3. Bem pelo contrário: nos termos do disposto 16.º, n.º 1 do referido diploma, as alterações introduzidas à Lei n.º 62/2011 só entraram em vigor 30 dias após a respetiva publicação.

25. E uma vez que o legislador expressamente regulou a data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, seria natural que, querendo, tivesse igualmente estipulado sobre a natureza interpretativa do novo artigo 3.º, n.º 3 e, assim, afastado a regra do artigo 38.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário. Não o tendo feito, é sinal de que o legislado pretende que o novo regime de tutela de direitos de propriedade industrial vigore apenas para o futuro.

26. E uma vez que o legislador, no passado, e a respeito da Lei n.º 62/2011, estipulou expressamente a natureza interpretativa de determinadas normas jurídicas (cf. artigo 9.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2011, na sua versão original), seria natural que, querendo, tivesse igualmente, declarado expressamente que o novo artigo 3.º, n.º 3 também seria dotado de natureza interpretativa (como o fez no passado!). Não o tendo feito, é mais um sinal de que o legislador pretende que o novo regime de tutela de direitos de propriedade industrial vigore apenas para o futuro.

27. Por outro lado, resulta inequivocamente da Lei de Autorização Legislativa n.º 65/2018, de 30 de novembro que o legislador pretendeu proceder a uma alteração substancial e material do mesmo, através da “substituição” integral do regime de arbitragem. A utilização aí feita dos vocábulos “alterar” e “prever”, aliados à vontade expressa do legislador em “substituir” o regime arbitral, revela, de forma cristalina, que o legislador não pretendeu “clarificar” a possibilidade de poder ser invocada e conhecida a invalidade das patentes com mero efeito inter partes nos processos arbitrais necessários, visando, antes e tão-só, “prever” um verdadeiro novo sistema de tutela de direitos de propriedade industrial e passar a contemplar a possibilidade de os tribunais arbitrais voluntários conhecerem da validade de direitos de propriedade industrial com eficácia meramente inter partes.

28. O entendimento de que a nova solução consagrada no novo artigo 3.º, n.º 3 goza de aplicação imediata a quaisquer ações arbitrais (necessárias) pendentes, para além de ser errado do ponto de vista substantivo, é afastado pela jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores.

29. Os tribunais arbitrais, necessários ou voluntários, estão impedidos de conhecer da validade de direitos de propriedade industrial com efeitos meramente inter partes, por vários motivos.

30. A inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se, desde logo, com a natureza absoluta dos direitos em causa.

31. A invalidade de direitos de propriedade industrial, enquanto direitos absolutos, só pode ser declarada por via principal e com efeitos erga omens, nos termos do disposto no artigo 34.º do CPI e do artigo 111.º, n.º 1, alínea c) da Lei da Organização do Sistema Judiciário.

32. Admitir a declaração de invalidade desse direito, com meros efeitos inter partes, seria negar a natureza erga omnes do mesmo, ou seja, permitir-se-ia a invalidação subjetivamente parcial da patente, a qual passaria a ser inválida apenas em relação às partes demandadas na ação arbitral, continuando a ser válidos e oponíveis contra todosos outros interessados. Tal geraria a prolação de decisões contraditórias, considerando uns tribunais a sua invalidade e outros negando-a.

33. A inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se igualmente com a solenidade associada ao procedimento administrativo de concessão de direitos de propriedade industrial, pois, considerando a natureza absoluta dos direitos privativos que resultam da patente, encontram-se adstritos a averbamento e inscrição no título todos e quaisquer factos que limitem, modifiquem ou extingam esses direitos.

34. Um dos princípios basilares que preside à proteção da propriedade industrial encontra-se plasmado no artigo 4.º, n.º 2 do CPI, que estabelece que a concessão de direitos de propriedade industrial implica a presunção jurídica (“juris tantum”) dos requisitos da sua concessão.

35. A inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se, por fim, com razões de lealdade da concorrência e transparência de mercado, visto que levaria à criação de distorções à igualdade concorrencial, beneficiando injustificadamente uns agentes económicos em detrimento de outros

36. Não se ignora, no entanto, que o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre a constitucionalidade da denegação da competência dos tribunais arbitrais para decidirem sobre a validade de uma patente, com efeitos inter partes, muito embora tal Acórdão não tenha força obrigatória geral.

37. Adicionalmente, as premissas que fundamentaram o entendimento do Tribunal Constitucional são erradas, o que comprometeu a exatidão do juízo de inconstitucionalidade que proferiu, como a ponderação exigida pelo artigo 18.º, n.º 2 da CRP só foi feita a metade.

38. O Tribunal Constitucional só apreciou a problemática da violação do processo equitativo do ponto de vista do direito de defesa dos demandados nas ações arbitrais, centrada na questão da proporcionalidade da solução jurisprudencial em análise e os efeitos – constitucionais – emergentes da solução encontrada em resposta a essa problemática para os demandantes titulares de patentes foram totalmente desconsiderados.

39. O Tribunal Constitucional já reconheceu que a sua posição anteriormente sufragada poderia ser revista e modificada (vide Decisão Sumária n.º 160/2018, Acórdão n.º 539/2018 e Acórdão n.º 157/2019). E fê-lo muito bem, porquanto é absolutamente evidente a inconstitucionalidade do novo artigo 3.º, n.º 3, conquanto que a nova redação não altera o facto de qualquer declaração de invalidade de um direito de propriedade industrial com efeitos inter partes é inconstitucional.

40. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3.º, N.º 3 NA SUA REDAÇÃO ATUAL: a solução plasmada no novo artigo 3.º, n.º 3 veio admitir um solução que legitima a violação do conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP (ou, pelo menos, de um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da Constituição), sendo pois materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18.º, n.os 2 e 3 da CRP.

41. O novo artigo 3.º, n.º 3 é materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, n.os 2 e 3 da CRP, e representando uma solução, em violação do artigo 13.º da Lei Fundamental, inconstitucionalidade essa que se deixa, desde já, arguida para todos os efeitos legais.

Termos em que, e com o douto suprimento de V. Exas, deve ser o presente recurso de revista admitido e considerado procedente e, por conseguinte, deve Acórdão Recorrido ser revogado e substituído por um outro que declare a incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da validade do CCP 189 com eficácia meramente inter partes,

Com o que farão a costumada JUSTIÇA!

8. A Teva BV e a Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda., contra-alegaram, pugnando pela inadmissibilidade e, subsidiariamente, pela improcedência do recurso.

9. Como o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões dos Recorrentes (cf. arts. 635.º, n.º 4, e 639.º, n.º 1, do Código de Processo Civil), sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso (cf. art. 608.º, n.º 2, por remissão do art. 663.º, n.º 2, do Código de Processo Civil), a questão a decidir in casu são as seguintes:

I. — se o art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa;

II. — se o novo art. 3.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, na redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, é materialmente inconstitucional;

III. — em consequência, se o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente.

II. — FUNDAMENTAÇÃO

OS FACTOS

10. Os factos relevantes para a decisão da causa constam do relatório.

O DIREITO

11. A questão da admissibilidade do recurso é uma questão prévia.

12. A Recorrente Merck Sharp & Dohme, Corp., alega que o recurso é admissível ao abrigo das alíneas a) e d) do n.º 2 do art. 629.º do Código de Processo Civil.

13. As Recorridas Teva BV e a Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos, Lda., alegam que o art. 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, “se refere à impugnação da sentença ou do acórdão final do Tribunal Arbitral e não à impugnação de uma qualquer decisão interlocutória proferida no decurso do processo, independentemente do momento em que a mesma seja proferida ou do seu conteúdo”.

14. O art. 629.º, n.º 2, do Código de Processo Civil é do seguinte teor:

Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso:

a) Com fundamento na violação das regras de competência internacional, das regras de competência em razão da matéria ou da hierarquia, ou na ofensa de caso julgado;

b) Das decisões respeitantes ao valor da causa ou dos incidentes, com o fundamento de que o seu valor excede a alçada do tribunal de que se recorre;

c) Das decisões proferidas, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, contra jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça;

d) Do acórdão da Relação que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme.

15. O facto de a Recorrente suscitar a questão da competência do tribunal arbitral para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente determina que o recurso tenha como fundamento a violação das regras de competência em razão da matéria.

16. Está, por isso, preenchida a previsão da alínea a) do art. 629.º, n.º 2, do Código de Processo Civil — e, estando preenchida a previsão do alínea a) do art. 629.º, n.º 2, ficam de imediato superados os obstáculos que decorreriam do art. 671.º, n.º 2, do Código de Processo Civil ou do art. 3.º, n.º 7, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro [1].

17. O Supremo Tribunal de Justiça considerou a questão da competência do Tribunal Arbitral para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente nos acórdãos de 14 de Dezembro de 2016, no processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1, de 22 de Março de 2018, no processo n.º 1053/16.5YRLSB.S1.S1, e de 12 de Fevereiro de 2019, no processo n.º 861/16.1YRLSB.L1.S1 tendo-se pronunciado no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral.

18. O sumário do acórdão de 14 de Dezembro de 2016 é do seguinte teor:

I. — O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI.

II. — A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, consequentemente, neste caso, o desvio à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo.

III. — A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental [2].

19. Entre os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Dezembro de 2016 e de 22 de Março de 2018 foi proferido o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, por que se julgou inconstitucional “a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, a parte não se pode defender, por exceção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes” [3].

20. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018 retomou o critério enunciado no acórdão de 14 de Dezembro de 2016, sustentando que “… a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda que com efeitos inter partes”.

21. Explicando as razões da preferência pela tese restritiva, escreve-se:

“VI. — […] mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo.

VII. — Sem embargo da valia da argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional proferido em 24-05-2017 – que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria –, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça referido em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM”.

22. Os critérios enunciados devem hoje reapreciar-se ou reponderar-se, atendendo à alteração à Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro [4] [5].

23. O novo n.º 3 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011 tem a seguinte redacção:

“No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes” [6].

24. Ora os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Março de 2019, proferido no processo n.º 582/18.0YRLSB.S1, e de 17 de Outubro de 2019, proferido no processo n.º 2552/18.0YRLSB.S2, e de 17 de Dezembro de 2019, proferido no processo n.º 1956/18.2YRLSB.S1, pronunciaram-se no sentido de que o art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, deve qualificar-se como lei ou como norma interpretativa, com argumentos em tudo semelhantes.

25. O critério determinante da qualificação de uma lei como interpretativa depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o primeiro consiste em “a lei [nova] regular um ponto de direito acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência” e o segundo, em “a lei [nova] consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador” [7].

26. Convocando a formulação de Baptista Machado, dir-se-á que o primeiro requisito está em que a solução do direito anterior, da lei antiga, “seja controvertida ou, pelo menos, incerta” [8] e que o segundo requisito está em que a solução da lei nova se situe dentro dos quadros da incerteza, de forma a que “o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei” [9] [10].

27. Em concreto, os dois requisitos encontram-se preenchidos.

28. Em primeiro lugar, solução da lei antiga para o problema da competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente era uma solução controvertida [11].

29. Como se diz, designadamente, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018, no processo n.º 1053/16.5YRLSB.S1.S1, desenharam-se duas correntes na doutrina e na jurisprudência: a corrente ampliativa, no sentido da competência, e a corrente restritiva, no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente.

30. Em segundo lugar, solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza.

31. Corresponde à (chamada) corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites em geral impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à constituição [12].

32. O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova — ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária.

33. Considerada a natureza interpretativa do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes” [13].

34. A Recorrente Merck Sharp & Dohme, Corp., alega em todo o caso a inconstitucionalidade do novo n.º 3 ao art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro.

35. O Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre o tema em duas ocasiões — no acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, e no acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021.

36. O acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, tirado por unanimidade, decidiu julgar inconstitucional “a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro e [dos] artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”.

37. O acórdão do Tribunal Constitucional n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, tirado por maioria [14], decidiu não julgar inconstitucional “a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro (na redaçcão original) e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, na redação resultante da republicação pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, e das alterações introduzidas ao artigo 35.º pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho), ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”.

38. Embora haja uma diferença entre as orientações dos dois acórdãos sejam distintas, sempre o novo n.º 3 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, seria compatível com a Constituição da República Portuguesa: I. — de acordo com a orientação do acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, e dos dois votos de vencido juntos ao acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, o novo art. 3.º, n.º 3, consagraria uma norma necessária para que a Lei n.º 62/2011 estivesse de acordo com o art. 20.º, em ligação com o art. 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa; II. — de acordo com a orientação do acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, o novo art. 3.º, n.º 3, ainda que não consagrasse uma norma necessária, corresponderia a uma norma adequada (conforme à constituição).

39. O acórdão n.º 51/2021, de 22 de Janeiro de 2021, diz expressamente que “… a premissa de que deverá partir-se é a de que, fora do âmbito próprio da lei processual penal, o legislador dispõe de uma ampla margem de conformação na definição das soluções e dos mecanismos processuais que devem reger a atuação procedimental das partes. Dentro da sua margem própria de atuação, o legislador pode, assim, por razões de conveniência, oportunidade e celeridade, fazer incidir ónus processuais sobre as partes e prever quais as cominações ou preclusões que resultam do seu incumprimento”

40. Explicando as razões por que a norma do novo art. 3.º, n.º 3, está dentro da margem de conformação do legislador, o acórdão continua com as seguintes palavras:

“Isso não significa, claro está, que ‘as soluções adotadas sejam imunes a um controle de constitucionalidade que verifique, nomeadamente, se esses ónus são funcionalmente adequados aos fins do processo, ou se as cominações ou preclusões que decorram do seu incumprimento se revelam totalmente desproporcionadas perante a gravidade e relevância da falta’ […]. O que significa é que, justamente por nos situarmos num domínio em que a discricionariedade legislativa é ampla, só existirá violação do princípio da proibição do excesso perante a convicção clara de que a medida em causa é, em si mesma, inócua, indiferente ou até negativa, relativamente ao fim visado (caso em que será inadequada); ou de que existem meios adequados alternativos, mas menos onerosos para alcançar o dito fim (caso em que a medida será desnecessária); de que o ganho de interesse público inerente ao fim visado não justifica nem compensa a carga coativa imposta, isto é, que a relação entre os custos e os benefícios da medida é uma relação desequilibrada (caso em que a medida será desproporcionada) […]”.

41. Os dois acórdãos do Tribunal Constitucional confirmam que não há nenhuma razão para sustentar que o novo art. 3.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, na redacção do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, seja materialmente inconstitucional.

42. Em consequência da não inconstitucionalidade e da natureza interpretativa do novo art. 3.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, o Tribunal Arbitral deverá considerar-se competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente.

III. — DECISÃO

Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso e confirma-se o acórdão recorrido.

Custas pela Recorrente Merck Sharp & Dohme, Corp.

Lisboa, 9 de Dezembro de 2021

Nuno Manuel Pinto Oliveira (relator)

José Maria Ferreira Lopes

Manuel Pires Capelo

[1] Cf. designadamente acórdão do STJ de 23 de Junho de 2016 — processo n.º 1248/14.6YRLSB.S1 —, em cujo sumário se diz que “[a] norma constante do n.º 7 do art. 3.º da Lei 62/11, ao estabelecer que das decisões do tribunal arbitral necessário, ali previsto, cabe recurso para a Relação, não deve interpretar-se no sentido de estabelecer uma absoluta exclusão da recorribilidade para o STJ do acórdão proferido em 2ª instância – devendo, ao menos, admitir-se a revista – fundada na norma constante do nº8 do art. 59º da LAV, subsidiariamente aplicável – quando a questão suscitada seja atinente à definição da competência material do tribunal arbitral e sobre a mesma exista um conflito jurisprudencial sedimentado ao nível da Relação”.

[2] Sobre o tema, vide a anotação de Evaristo Mendes, “Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Acórdãos do STJ de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016”, in: WWW: < http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Menses_Patentes_de_medicamentos-Incompetencia_dos_tribunais_arbitrais_necessarios_para_apreciar_a_invalidade_da_patente_(2017_04).pdf >

[3] Sobre o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017, vide Evaristo Mendes, “Incompetência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a invalidade das patentes: Acórdão do Tribunal Constitucional n.p 251/2017. Breve nota”, in: WWW: < http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Incompetencia_dos_tribunais_arbitrais_necessarios_para_apreciar_a_invalidade_da_patente%20_Nota_ao_Acordao_do_TC_n_251-2017.pdf >.

[4] Entrada em vigor 30 dias após a sua publicação, ou seja, em Janeiro de 2019 — cf. art. 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro.

[5] Sobre a alteração à Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo art. 4.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, vide, por todos, Evaristo Mendes, “O fim da arbitragem necessária em matéria de patentes farmacêuticas. Velhos e novos problemas”, in: Revista de direito comercial, ano 3.º (2019), págs. 75-120, in: WWW: < https://www.revistadedireitocomercial.com/o-fim-da-arbitragem-necessaria-em-materia-de-patentes-farmaceuticas >

[6] O actual n.º 3 do art. 3.º constava do anteprojecto de decreto-lei; não constava da proposta de lei, com o n.º 132/XIII, submetida pelo Governo à Assembleia da República. A autorização legislativa, pedida pelo Governo, para alterar a Lei n.º 62/2011 destinava-se, tão-só, a “[r]evogar o regime da arbitragem necessária instituído no art. 2.º […] e estabelecer a possibilidade de recurso à arbitragem voluntária”. O tema da competência do tribunal arbitral foi, em todo o caso, retomado em sede de audições, tendo sido tratado, designadamente, nos pareceres da Associação Portuguesa de Direito Intelectural e da APOGEN — Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Similares. A proposta de alteração por que se previa a alteração da Lei n.º 62/2011 no sentido de aditar o actual n.º 3 ao art. 3.º foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista em 16 de Outubro de 2018 e aprovada em 17 de Outubro de 2018.

[7] Cf. acórdão do STJ de 9 de Setembro de 2008, no processo n.º 08P1856.

[8] Cf. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pág. 247.

[9] Cf. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, cit., pág. 247.

[10] O critério é adoptado, p. ex., nos acórdãos do STJ de 2 de Novembro de 2010, no processo n.º 7366/03.9TBSTB.E1.S1, de 24 de Fevereiro de 2011, no processo n.º 7116/06.8TBMAI.P1.SI, de 15 de Novembro de 2011, no processo n.º 1633/05.4TBALQ.L1.S1, de 24 de Janeiro de 2012, no processo n.º 466/06.5TBCBT.G1.S1, de 8 de Março de 2012, no processo n.º 26/09.9PTEVR.E1.S1, ou de 8 de Fevereiro de 2018, no processo n.º 1092/16.6T8LMG.C1.S1.

[11] Confirmando-o, vide Evaristo Mendes, “Patentes de medicamentos. Arbitragem necessária. Comentário de jurisprudência. Súmula da Lei nº 62/2011”, in: Propriedades Intelectuais, n.º 4 — 2015, págs. 26-40.

[12] Como sugere, p. ex., o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017.

[13] Cf. sumário do acórdão do STJ de 17 de Outubro de 2019 — processo n.º 2552/18.0YRLSB.S2.

[14] Com votos de vencido dos Conselheiros João Caupers e Gonçalo de Almeida Ribeiro.

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