I.–RELATÓRIO
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA – VISITORS AND CONVENTION BUREAU, apresentou-se em juízo para interpor «ao abrigo do disposto nos artigos 39º alínea a), 40º nº 1, 41º nº 1 e 42º do Código da Propriedade Industrial (CPI)», «Recurso Judicial do despacho da Direcção de Marcas e Patentes, Departamento de Marcas, Desenhos e Modelos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), proferido em 9 de Junho de 2017, e publicado no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) de 15 de Junho de 2017, que concedeu o registo da marca nacional nº 558865.
O Tribunal «a quo» descreveu os contornos da acção e as suas principais ocorrências processuais até à sentença nos seguintes termos:
“Associação de Turismo de Lisboa – Visitors And Convention Bureau”, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 39.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 558865 "Lisbon Marketing United", pedindo que seja revogado o despacho recorrido e não seja admitida a concessão do registo da marca.
Alegou em síntese, que tal marca é composta por sinais genéricos, sem eficácia distintiva e que por isso deverá ser recusado o seu registo.
A requerida não apresentou resposta ao recurso.
Invocando o disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Código da Propriedade Industrial, tal Tribunal proferiu sentença que julgou o recurso improcedente e manteve o despacho recorrido.
É dessa sentença que vem o presente recurso interposto por ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE LISBOA – VISITORS AND CONVENTION BUREAU, que alegou e apresentou as seguintes conclusões e pedido:
1.–A Recorrente não se conforma com a decisão recorrida.
2.–O Tribunal a quo, considerou como provado o preenchimento dos requisitos cumulativos de imitação previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 245º do CPI.
3.–Mas também o requisito previsto na alínea c), se encontra manifestamente preenchido.
4.–Como de imediato ressalta à evidência, da comparação da marca concedida, com a marca da Recorrente: da Recorrente LISMARKETING COMERCIAL do Recorrido: LISBON MARKETING UNITED verifica-se que as mesmas são semelhantes 5.–Não obstante a marca do Recorrido não gozar de eficácia distintiva para poder ser registada como tal, facto que não foi analisado pelo Tribunal a quo, a entender-se o contrário, verifica-se que o perigo de confusão ou risco de associação por parte do consumidor é inevitável, considerando a marca requerenda é substancialmente semelhante à marca da Recorrente.
6.–Considerando que a expressão “LISBON MARKETING”, não só é fonética e nominativamente semelhante a “LISMARKETING”, como também é conceptualmente igual, pois ambos os sinais resultam da associação da palavra “LISBOA” a “MARKETING”, sendo que na marca da Recorrente o consumidor médio entenderá que o prefixo “LIS” se refere a “LISBOA”.
7.– O designativo “UNITED” é um sinal genérico e descritivo, pelo que não confere qualquer distintividade à marca requerenda face à marca da Recorrente.
8.–Note-se, no entanto, que a marca da Recorrente, ao contrario da marca do Recorrido goza de eficácia distintiva, ao ser caracterizada por um elemento de fantasia - LISMARKETING, que resulta da aglutinação de duas palavras comuns que formam uma palavra nova e distintiva, um neologismo.
9.–Todavia, a entender-se que a marca do Recorrido goza de eficácia distintiva, as marcas em cotejo, são muito semelhantes quer do ponto de vista fonético, quer do ponto de vista nominativo, sendo ainda também do ponto de vista conceptual por todas remeterem para um significado comum.
10.–Com a eventual coexistência no mercado, viriam os consumidores a ser facilmente induzidos em erro ou confusão e existiria um claro risco de associação da marca registanda com a marca da Recorrente.
11.–A marca registanda constitui, por consequência, manifesta imitação da marca da Recorrente, de acordo com o disposto no Artigo 245, nºs 1 e 3, do CPI.
12.–De acordo com o disposto no Artigo 239º, nº 1, alínea a), do CPI, será recusado o registo das marcas que em todos ou alguns dos seus elementos contenham “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada” (o sublinhado é nosso).
13.–Pelo que deverá agora ser recusado o registo da marca em apreço nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 239º do CPI.
14.–O Recorrido não poderia ter obtido o registo da marca em causa pelo facto de a marca não ter eficácia distintiva.
15.–Sendo a expressão “LISBON MARKETING UNITED” constituída exclusivamente por elementos de carácter genérico, que se limitam a designar o tipo dos serviços que a marca irá assinalar: serviços de marketing, a associa-los a uma proveniência geográfica: LISBOA, e a complementá-los com sinal usualmente utilizado no comércio “UNITED” que significa à letra “unidos”, mas que é utilizado com frequência em casos de associações de sociedades ou negócios, a marca que veio a ser concedida não tem qualquer eficácia distintiva, sendo constituída, exclusivamente, por uma expressão genérica, descritiva e que integra sinais usualmente utilizados no comércio.
16.–A Recorrente na qualidade de uma entidade com responsabilidades públicas na área do turismo, não pode assim permitir que a expressão “LISBON MARKETING UNITED”, fique exclusivamente adstrita à marca do Recorrido.
17.–A expressão “LISBON MARKETING UNITED” constituída exclusivamente por elementos de carácter genérico, que se limitam a designar o tipo dos serviços que a marca irá assinalar, não goza de qualquer eficácia distintiva, para que possa ser registada como marca.
18.–Ainda mais, sendo a marca em causa totalmente verbal, a mesma não goza de qualquer elemento que detenha eficácia distintiva.
19.–Tal facto não foi analisado na decisão recorrida, tendo apenas o Tribunal a quo entendido que: “Sendo a marca da recorrente uma marca «fraca», basta uma simples variação por parte da marca da recorrida para afastar a confundibilidade existente. E essa variação existe. Não só na palavra LISBON, como na palavra UNITED, como na palavra marketing, já que na marca da recorrente, se lê LISMARKETING e na da recorrida se lê, tão só, MARKETING (ver página 9, 1º parágrafo da sentença recorrida).
20.–Se o Tribunal a quo, considera, justamente que as palavras “LISBON” e “MARKETING” não têm eficácia distintiva, não será o termo “UNITED”, que o terá, sendo que o mesmo, como é do conhecimento comum é claramente um sinal usualmente utilizado no comercio, que significa em linguagem corrente “união”, “associação”.
21.–O registo da marca concedida deveria assim ter sido recusado atento o 152 de 497 34/38 disposto nas alíneas a), b) e c) do nº 1 do artigo 238º e nas alíneas a), c) e d) do nº 1 do artigo 223º do CPI.
22.–Ou a não ser assim, que nos termos do nº 3 do artigo 223º do CPI, o despacho de concessão fosse pelo menos alterado para que no mesmo ficasse expressamente a constar que a expressão “LISBON MARKETING”, não ficará do uso exclusivo do Recorrido, tendo em conta o seu carácter genérico e descritivo.
23.–Tal foi expressamente alegado e requerido no recurso para o Tribunal a quo, não tendo o mesmo se pronunciado sobre tal ponto do recurso.
24.–Por fim, o registo sub judice deveria ainda ter sido recusado por força do disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 239, o qual estabelece, que também constitui fundamento de recusa de registo de marca “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção”.
25.–Da obtenção de um direito exclusivo sobre a designação “LISBON MARKETING UNITED”, resultarão inevitavelmente situações de concorrência desleal.
26.–Devendo a marca requerenda pelo indicado motivo também ser recusada nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 239º e da alínea a) do nº 1 do artigo 317 do CPI.
Termos em que deve este Alto Tribunal revogar a douta sentença proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual que manteve o despacho do INPI de concessão da marca nacional nº 558865 – “LISBON MARKETING UNITED”, e substituída por outra que venha a recusar o mesmo.
Ou em alternativa, e caso não seja esse o entendimento deste douto Tribunal, requer-se que nos termos do nº 3 do artigo 223º do CPI, que o despacho de concessão seja alterado, para que no mesmo fique expresso que a frase “LISBON MARKETING”, não fique do uso exclusivo do Recorrido, tendo em conta o seu carácter genérico e descritivo.
Cumprido o disposto na 2.ª parte do n.º 2 do art. 657.º do Código de Processo Civil, cumpre apreciar e decidir.
São as seguintes as questões a avaliar:
1.–A marca registanda constitui manifesta imitação da marca da Recorrente?
2.–A expressão “LISBON MARKETING UNITED” constituída exclusivamente por elementos de carácter genérico, que se limitam a designar o tipo dos serviços que a marca irá assinalar, não goza de qualquer eficácia distintiva para que possa ser registada como marca?
3.–Da obtenção de um direito exclusivo sobre a designação “LISBON MARKETING UNITED” resultarão, inevitavelmente, situações de concorrência desleal?
4.–O despacho criticado perante o Tribunal «a quo» deverá ser alterado por forma a que dele conste que que a expressão “LISBON MARKETING” não ficará do uso exclusivo do Recorrido, tendo em conta o seu carácter genérico e descritivo?
II.–FUNDAMENTAÇÃO
