115/24.0YHLSB.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

I. Que uma determinada marca é uma marca de prestígio (conceito normativo do direito da propriedade industrial) é uma conclusão a extrair em sede de fundamentação da sentença, com base nos factos/realidades da vida que resultaram demonstrados;

II. A sentença deve conter a especificação dos fundamentos que foram decisivos para formar a convicção do tribunal sobre a matéria de facto que considerou provada e não provada (art. 607.º, n.º4 do CPC).

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

I. Relatório

A Bayerische Motoren Aktiengesellschaft recorreu da decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo da marca nacional n.º 708140 MINI MUNDO LISBOA, pedido por AA, com fundamento em imitação das suas marcas da União Europeia n.º 00302406 MINI e internacional n.º 1339740

, que entende serem marcas de prestígio, e em concorrência desleal.

Foi proferida sentença que julgou improcedente o recurso, mantendo a decisão de concessão do registo da marca.

Inconformada com a sentença dela apelou a Recorrente, formulando as seguintes conclusões:

A. O presente recurso de apelação é interposto da sentença do TPI, proferida no dia 5 de junho de 2025, que julgou improcedente o recurso de propriedade industrial interposto pela BMW AG do despacho do INPI, o qual concedeu o registo da marca nacional n.º 708140 MINI MUNDO LISBOA a favor do Recorrido.

B. No recurso para o TPI, a BMW AG invocou a ilegalidade do despacho de concessão do registo da marca nacional n.º 708140 com base em três fundamentos distintos, a saber:

i) a imitação das suas marcas prioritária MINI; ii) o risco de confusão ou associação com as referidas marcas MINI, que são marcas de prestígio na União Europeia e iii) concorrência desleal.

C. A prioridade dos registos da Marca da União Europeia n.º 00302406 MINI e do Registo Internacional de Marca n.º 1339740

invocados pela BMW é um dado objetivo e incontroverso nos autos.

D. O TPI deu também como provado o prestígio das marcas MINI da BMW. Ou seja, na sentença recorrida o TPI considerou que as marcas MINI da BMW gozam de prestígio.

E. Entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas em confronto verifica-se uma verdadeira relação de identidade e não uma mera afinidade entre “alguns produtos da Recorrida (ora Apelante), nomeadamente os produtos de papelaria, e certos produtos da classe 16 da marca internacional n.º 1397400 pertencente à Autora”, como incorretamente se considerou na sentença recorrida.

F. O TPI absteve-se de proceder a uma avaliação rigorosa e exaustiva de todos os produtos e serviços assinalados pelas marcas em confronto, pois se o tivesse feito, teria constatado a existência de uma efetiva identidade entre eles.

G. Existe uma verdadeira sobreposição entre os produtos e serviços assinalados nas classes 16, 41 e 43 das marcas em questão. Não estamos perante meras afinidades, mas sim produtos e serviços idênticos — ou, no mínimo, com um grau de semelhança extremamente elevado.

H. A infração das marcas de prestígio MINI configura fundamento autónomo de recusa do registo de marca (artigo 235.º do CPI), distinto e autónomo do fundamento da imitação de marca anterior (artigo 232.º, n.º 1, alínea b) e 238.º do CPI). Quando a marca anterior seja qualificada como de prestígio, é à luz dos critérios estabelecidos no artigo 235º do CPI que deve ser aferido se o sinal posterior deve ou não ser registado.

I. Os critérios estabelecidos no artigo 235.º são muito menos exigentes do que aqueles que se encontram estabelecidos para a comparação de sinais quanto a marca anterior não beneficie desse regime excecional: quando o sinal prioritário tem prestígio, a lei estabelece que se deve partir do pressuposto de que a existência de um grau semelhança entre os sinais sob comparação, ainda que mínimo, pode conduzir a que o uso da marca posterior gere associação com a marca de prestígio anterior no espírito dos consumidores e, desse modo, poder tirar partido indevido da marca de prestígio anterior ou prejudicar o prestígio ou a capacidade distintiva dessa marca.

J. Tal é o entendimento consistente da jurisprudência dos tribunais de direito da União Europeia em matéria de infração de marcas consideradas de prestígio (Acórdão Intel (C-252/07) do TJUE, parágrafos 57 a 63; Acórdão SABEL (C-251/95), parágrafos 20 a 24, ou o acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quinta Secção), (T-215/03), parágrafo 41).

K. Incorreu, pois, o douto Tribunal a quo num erro de julgamento ao não aplicar os critérios estabelecidos no referido artigo 235.º do CPI na análise da marca registanda MINI MUNDO LISBOA e dos riscos de confusão e associação daquela marca com as marcas anteriores MINI que o próprio Tribunal afirma gozarem de prestígio.

L. Ora, quando está em causa uma marca prioritária com carácter de prestígio, o prestígio da marca deverá ser devidamente tido em consideração aquando da análise do risco de confusão e associação, nomeadamente pelo agravamento do risco de confusão ou associação acarretado pelo carácter de prestígio da marca anterior. Porém, resulta claro que, na comparação dos sinais, o TPI não considerou de forma adequada o prestígio que o próprio reconhece às marcas MINI da BMW, nem o facto de esse prestígio agravar o risco de confusão.

M. MINI MUNDO LISBOA reproduz MINI e é manifestamente semelhante às marcas MINI da Apelante, destinando-se a assinalar produtos e serviços idênticos aos produtos e serviços assinalados pelas marcas MINI.

N. Decisão neste sentido foi proferida pela Oficina Española de Patentes e Marcas que, reconhecendo o prestígio das marcas MINI, o tomou em devida conta e considerou procedente reclamação apresentada contra o pedido de registo de marca n.º 0466227 MINIMOTOS MALAGA, com este mesmíssimo fundamento.

O. É, pois, possível a associação espontânea e imediata de MINI MUNDO LISBOA às marcas MINI da BMW, na medida em que o MINI MUNDO LISBOA foi apresentado a registo para assinalar os mesmíssimos produtos e serviços, transferindo a imagem e características que o consumidor associa a MINI para aquela.

P. No presente caso, existem semelhanças inegáveis e muito significativas entre a marca registanda e as marcas de prestígio anteriores, incluindo as semelhanças que foram identificadas na sentença recorrida, que inevitavelmente suscitam uma associação entre os sinais no espírito do consumidor, nos termos definidos pela jurisprudência relevante do TJUE.

Q. MINI é o denominador comum a todas as marcas invocadas pela BMW AG. MINI encontra-se integralmente reproduzida na marca em crise. Os demais elementos “MUNDO ” e “LISBOA” carecem de caráter distintivo não devendo ser portanto valorados. Da reprodução de MINI resulta uma enorme semelhança gráfica e fonética dos elementos predominantes e distintivos das marcas sob comparação.

R. As marcas MINI adquiriram prestígio através do uso efetuado isoladamente ou como elemento independente de outras marcas prestígio na União Europeia em momento anterior à apresentação do pedido de registo da marca nacional n.º 708140 MINI MUNDO LISBOA, prestígio esse que foi amplamente reconhecido na sentença recorrida.

S. MINI MUNDO LISBOA é manifestamente semelhante a MINI, destinando-se a assinalar produtos e serviços idênticos dos produtos e serviços assinalados pelas marcas MINI, existindo por isso manifesto risco de associação espontânea e imediata de MINI MUNDO LISBOA às marcas MINI da BMW AG, as quais são evocadas no espírito do consumidor pela reprodução do elemento característico “MINI”. Consequentemente, o uso de MINI MUNDO LISBOA reduz o carácter distintivo de MINI já que é apto a comprometer a associação imediata e intuitiva aos produtos da BMW AG.

T. O uso de MINI MUNDO LISBOA em produtos e serviços espoleta a transferência da imagem e características que o consumidor associa a MINI para aquela e, desse modo, o Recorrido beneficiará injustificadamente da sua função publicitária, sem qualquer compensação financeira para a BMW AG. Os consumidores procurarão os produtos serviços do Recorrido por referência aos produtos e serviços assinalados pelas marcas MINI, relacionando-a com a BMW AG. Tal corresponde à noção de aproveitamento indevido do prestígio ou da capacidade distintiva da marca, tal como definida pela jurisprudência europeia relevante.

U. As semelhanças manifestas que se verificam entre as marcas sob cotejo são aptas a interferir com a escolha do consumidor, que assumirá que todos os produtos e serviços têm idênticas características em função de uma origem comercial comum ou de algum tipo de parceria com a BMW AG. Nestes termos, a marca nacional n.º 708140 também não reúne as condições para ser registada em face do artigo 232.º, n.º 1, h) CPI.

V. Ao ter confirmado a concessão do registo da marca nacional n.º 708140, a sentença recorrida violou disposto nos 235.º, 232.º, n.º 1, alíneas b) e h) e n.º 4, 238.º, n.º 1, todos do CPI.

Não foram apresentadas contra-alegações.

Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.

II. Questões a decidir

Nos termos dos artigos 635.º, nº4 e 639.º, nº1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de actuação do tribunal, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial. Esta limitação objectiva da actuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede da qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (artigo 5.º, nº3, do Código de Processo Civil). Também não pode este Tribunal conhecer de questões novas que não tenham sido anteriormente apreciadas porquanto, por natureza, os recursos destinam-se apenas a reapreciar decisões proferidas.

Assim, sendo o objecto do recurso balizado pelas conclusões do apelante, a única questão a decidir é se a sentença incorreu em erro de julgamento no que respeita identidade de produtos assinalados pelas marcas, à violação do regime das marcas de prestígio e à possibilidade de concorrência desleal.

III. Fundamentação

III.1. Os factos

Na sentença foram considerados provados os seguintes factos:

1. No dia 03.07.2023, o Recorrido AA apresentou o pedido de registo de marca nacional n.º 708140 MINI MUNDO LISBOA (verbal), para assinalar:

I- na classe 16 os seguintes produtos e serviços: materiais e utensílios para decoração e arte; material impresso e artigos de papelaria e de instrução; obras de arte e estatuetas de papel e cartão, e modelos de arquitetos; papel e cartão; na classe 41, publicação, relato e redação de textos; serviços de educação, entretenimento e desporto; serviços de reserva de bilhetes para atividade e eventos educativos, de entretenimento e desportivos; educação, entretenimento e desporto;

II- e na classe 43: alojamento temporário; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas.

2. Por despacho proferido em 29.12.2023, foi concedido o pedido de registo da marca nacional n.º 708140.

3. O aviso do despacho recorrido foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 10.01.2024 .

4. A Recorrente é titular, entre outros, do registo da marca da União Europeia n.º 00302406 MINI, requerida no dia 19.06.1996 com reivindicação de prioridade de 04.01.1996 e 02.04.1996 e concedida no dia 28.02.2000, para assinalar, entre outros, publicações sobre automóveis; manuais de automóveis; decalcomanias, autocolantes e tapetes em papel, todos para automóveis na classe 16 da Classificação Internacional de Nice.

5. A Recorrente é ainda titular da marca de registo internacional n.º 1339740

que designa a União Europeia, concedida no dia 07.10.2015, com reivindicação de prioridade de 08.04.2015, para assinalar:

• -Paper, cardboard; badges made of cardboard and/or paper ; decals ; stickers; self-adhesive plastic foils for decorative purposes; printed matter; data processing programs and computer software in the form of pamphlets; handbooks (manuals), operator and user manuals in the form of printed leaflets and other written background material for data processing programs and computer software; program documentation in the form of leaflets; bookbinding material; photographs; adhesives (glues) for stationery purposes or for household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers' type; printing blocks; printed publications and books, periodicals and coffee table books; stationery, in particular writing implements, writing materials, writing pads or drawing pads; note pads, diaries, calendars, cards, including greeting cards; envelopes and wrapping paper; paint brush sets; coloring crayons; pencil cases, na classe 16;

• -Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; provision of training courses in practical training; arranging and conducting of workshops (training); training for drivers; providing of recreation facilities; presentation of live performances; organization of competitions and sporting activities; discotheque services, na classe 41;

• Provision of food and drink; accommodation and catering of guests; services for providing food and drink, temporary accommodation in particular bars services and hotel services; cafés, cafeterias, restaurants, snack-bars; catering; rental of chairs, tables, table linen, glassware; reservation of hotels and hotel rooms; accommodation bureau, na classe 43.

6. As marcas da Recorrente têm sido reconhecidas como gozando de notoriedade e prestígio.

III.2. O Direito

2.1. questão prévia sobre a matéria de facto

Na sentença foi considerado provado que “as marcas da Recorrente têm sido reconhecidas como gozando de notoriedade e prestígio”.

Trata-se de uma afirmação deficiente e obscura, para além de conclusiva e não motivada.

As marcas da EU n.º 00302406 MINI e de registo internacional n.º 1339740

têm sido reconhecidas como gozando de notoriedade e prestígio por quem, onde, quando, sustentado em quê? E o Tribunal a quo, considera provado que gozam, efectivamente, de notoriedade? Relativamente a que serviços/produtos? E também de prestígio? Com base em quê?

Uma marca notória é aquela que é amplamente reconhecida pelo público como distintiva e associada a determinados produtos ou serviços específicos, sendo-lhe conferida uma protecção especial. Com efeito, estabelece o art.º 234.º, n. 1, al. b) do CPI, na parte que agora nos interessa, que é recusado o registo de marca que constitua a imitação ou tradução, no todo ou em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.

Quanto à marca de prestígio, a sua protecção não está sujeita ao princípio da especialidade. Nos termos do art. 235.º do CPI, o pedido de registo de uma marca deve ser recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.

Reproduz-se, a propósito, parte do sumário do acórdão desta Secção, de 29.04.2026, proc. 274/24.1YHLSB.L1, in www.dgsi.pt:

I. Na economia do Código da Propriedade Industrial (CPI) português – art. 234.º , o conceito de marca notória visa reforçar a protecção de sinais que, embora possam não estar registados em Portugal, gozam de um elevado grau de conhecimento junto do seu público-alvo;

II. A marca notória é aquela que é seguramente conhecida pelos interessados nos produtos ou serviços a que se aplica;

III. Diferente da marca de prestígio (que é conhecida pelo público em geral), a notoriedade é aferida dentro de um focado sector de atividade;

IV. Constitui importante função do artigo 234.º do Código da Propriedade Industrial abrir uma exceção ao princípio do registo: normalmente, o direito à marca nasce com o registo. Contudo, se uma marca for notória em Portugal, o seu titular pode opor-se ao registo de uma marca igual ou semelhante feito por terceiros, mesmo que o titular da marca notória ainda não tenha o seu registo formalizado no país.

V. Vigora, neste âmbito, um princípio de especialidade: a proteção da marca notória é estrita. Ela impede o registo de sinais conflituantes apenas para produtos ou serviços idênticos ou afins.

VI. Para que um pedido de marca deva ser recusado com base numa marca notória anterior (Art. 234.º, n.º 1), devem verificar-se três condições cumulativas: 1. A marca anterior seja notória em Portugal; 2. Os produtos ou serviços referenciados pela marca sejam idênticos ou afins aos da marca notória; 3. A nova marca possa gerar confusão no consumidor (levando-o a crer que os produtos provêm da mesma origem).

VII. Contribuem para definir se há notoriedade: a. a quota de mercado detida pela marca; b. a intensidade e duração do uso da marca; c. o investimento em publicidade e promoção; d. a percentagem de conhecimento do sinal através de sondagens de opinião.

VIII. Na distinção entre a notoriedade e prestígio releva a amplitude do conhecimento, ou seja, a profundidade e o reconhecimento do sinal no mercado. Quanto à marca notória, o seu reconhecimento é sectorial. No que tange à marca de prestígio, o seu reconhecimento é transversal.

IX. No que se reporta à marca de prestígio, a proteção é alargada. O titular pode impedir o registo de sinais conflituantes mesmo que estes se destinem a produtos ou serviços sem qualquer afinidade.

X. Enquanto a notoriedade funciona como um «escudo» protector dentro do próprio sector para evitar o erro do consumidor, o prestígio funciona como uma «bolha» defensiva que tutela o valor económico e a reputação da marca contra qualquer uso não autorizado, independentemente do tipo de produto.

Que uma determinada marca é uma marca de prestígio (conceito normativo do direito da propriedade industrial) será uma conclusão a extrair em sede de fundamentação, com base nos factos/realidades da vida que resultaram demonstrados, como por ex. a quota de mercado, volume de vendas, investimento publicitário, duração do uso, notoriedade digital, etc; v.g. através de documentos idóneos, sondagens e estudos de mercado, prémios e distinções, decisões administrativas e judiciais anteriores que tenham reconhecido à marca esse estatuto, etc.

O principal fundamento do recurso da Recorrente é o de que a sentença recorrida não apreciou devidamente a aplicação no caso do regime das marcas de prestígio previsto no art. 235.º do CPI.

Sendo que, alega, na sentença se deu como provado o prestígio das marcas MINI da BMW, o que, como vimos, não corresponde à realidade. Como já se referiu, o facto provado “as marcas da Recorrente têm sido reconhecidas como gozando de notoriedade e prestígio” revela-se deficiente, obscuro e conclusivo, a que acresce que não se mostra motivado. Assim sendo, na fundamentação de Direito da sentença, o Tribunal a quo foi manifestamente além dos factos que julgou provados ao afirmar que “as marcas da Autora são notoriamente conhecidas e gozam de prestígio a nível internacional o que lhe permite ter uma maior proteção contra quaisquer marcas que sejam suscetíveis de ser confundidas ou associadas às suas”.

É certo que as Recorrentes juntaram no processo administrativo, com a sua reclamação ao pedido de registo da marca, documentos destinados a demonstrar o conhecimento, notoriedade e/ou prestígio das marcas de cujo registo é titular, e invocaram no requerimento inicial do recurso judicial o prestígio das suas marcas. No entanto, a sentença recorrida não apreciou criticamente estes meios de prova, como lhe cabia (cf. artigo 607.º, n.º 4, do Código de Processo Civil), limitando-se a consignar, em sede de factos provados, um “facto” obscuro e conclusivo nos termos já aludidos.

Segundo o disposto no artigo 662.º, n.º 2, al. c) do Código de Processo Civil, este Tribunal da Relação pode, mesmo oficiosamente, “Anular a decisão proferida na 1.ª instância, quando, não constando do processo todos os elementos que, nos termos do número anterior, permitam a alteração da decisão proferida sobre a matéria de facto, repute deficiente, obscura ou contraditória a decisão sobre pontos determinados da matéria de facto, ou quando considere indispensável a ampliação desta”.

Mais resulta do disposto na alínea d) do mesmo preceito que este tribunal deve “Determinar que, não estando devidamente fundamentada a decisão proferida sobre algum facto essencial para o julgamento da causa, o tribunal de 1.ª instância a fundamente, tendo em conta os depoimentos gravados ou registados.”

Nestes termos, impõe-se, ao abrigo das als. c) e d) do art. 662.º do CPC, a anulação da sentença, devendo o Tribunal a quo reformular o ponto 6 da matéria de facto, eliminando a apontada obscuridade e motivando a decisão que proferir.

III. Decisão

Pelo exposto, deliberam anular a sentença, determinando que o Tribunal a quo elimine a obscuridade apontada ao ponto 6. da matéria de facto provada e proceda à motivação da matéria de facto.

Sem custas.

Lisboa, 17.06.2026

Eleonora Viegas (Relatora)

Armando Cordeiro (1º Adjunto)

Alexandre Au-Yong Oliveira (2º Adjunto)