Quem foi o relator do acórdão 38/22.7YHLSB.L1-PICRS?

O relator foi Paula Pott, no Tribunal da Relação de Lisboa.

Quando foi proferido o acórdão 38/22.7YHLSB.L1-PICRS?

O acórdão foi proferido em 07 de junho de 2023.

38/22.7YHLSB.L1-PICRS

Sumário

Violação das regras de direito material probatório – artigo 368.º do Código Civil – Fundamentação deficiente e substituição ao Tribunal recorrido – artigos 607.º n.º 4 e 662.º n.º 1 – c) do Código de Processo Civil – Caducidade do logótipo – Ónus da prova dos requisitos do uso sério – Uso comercial e uso típico – artigos 294.º e 298.º do Código da Propriedade Industrial

Texto

Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa Caracterização do litígio entre as partes 1. Apelante requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) que declarasse a caducidade do logótipo n.º 36781 [[IMG:0]] do qual é titular o apelado. 2. Por decisão administrativa de 20.12.2021, junta aos autos com a referência citius 98288 [Doc. 8], o INPI declarou a caducidade do logótipo mencionado no parágrafo anterior. 3. O apelado intentou recurso de impugnação judicial da decisão do INPI mencionada no parágrafo anterior, junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal a quo, Tribunal de primeira instância ou Tribunal recorrido) pedindo que não seja considerada a caducidade do logótipo em crise (cf. referência citius 96136 de 1.2.2022). 4. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 22.5.2022 julgou procedente o recurso, revogou a decisão do INPI e manteve o registo do logótipo em crise, do qual é titular o apelado (cf. referência citius 487015 de 22.5.2022). 5. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a apelante interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e a declaração de caducidade do logótipo 36781 aqui em crise. 6. A apelante fundamenta o recurso em argumentos que o Tribunal sintetiza como se segue: (i) O documento 2 (fls. 5 a 7). O documento 3 (fls. 1 a 14) e o documento 4, que serviram para prova do uso do logotipo, não estão datados, pelo que, são legalmente inadmissíveis, além de não provarem o uso do logótipo pelo titular ou por terceiro com licença daquele; (ii) A entidade High Company a que alude o apelado não existe, pelo que, é irrelevante mencioná-la na sentença para prova do uso do logótipo; (iii) O Tribunal a quo incorreu em erro quando valorou, para prova do uso sério do logótipo, a publicidade feita nas carrinhas, que não está datada; (iv) A apelante impugnou o conteúdo e a genuinidade do documento 2 apresentado pelo apelado, não tendo o Tribunal recorrido apreciado essa impugnação; (v) Contrariamente ao que refere a sentença recorrida, a apelante alegou a violação do princípio da inalterabilidade do logótipo previsto no artigo 294.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), no artigo 45 das contra-alegações; (vi) O Tribunal recorrido incorreu em contradição ao dar relevância à falta de uso do logótipo durante a pandemia; (vii) Não se provaram os parâmetros de verificação cumulativa do uso sério do logótipo que decorrem do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) C-40/01; (viii) O Tribunal a quo não fez uma correcta interpretação e aplicação dos preceitos legais aplicáveis ao caso a saber, os artigos 269.º n.º 5 e 294.º do CPI a que alude a apelante na motivação do recurso. 7. A apelada, contra-alegou, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, invocando em síntese: (i) A High Company tem uma página no Facebook onde comercializa t-shirts desportivas e acessórios de bijutaria masculina; (ii) As publicações datam de Janeiro 2020 e 2021 pelo que não há falta de uso há mais de 5 anos; (iii) A High Company tem investido em publicidade e noutros produtos, como máscaras, para divulgar a sua “marca”; (iv) A apelante quer aproveitar-se do design do logótipo já existente para comercializar produtos de moda. Âmbito do presente recurso 8. São as seguintes as questões suscitadas pela apelante nas conclusões: A. Fundamentação deficiente devido à errada aplicação do disposto no artigo 368.º do CC B. Erro na aplicação dos artigos 269.º n.º 5 e 294.º do CPI Factos provados na sentença recorrida 9. Nota preliminar: será a seguir mantida, entre parêntesis, a numeração dos factos provados constante da sentença recorrida para facilitar a leitura e remissões; este Tribunal indicará entre chavetas apelante ou apelado, para assegurar maior clareza na leitura dos factos. 10. (1) O recorrente [apelado] pediu em 14.02.2015 o registo do logótipo nº 36781 [[IMG:1]] o qual foi concedido em 15.03.2016. Cfr. consulta ao site oficial do INPI. 11. (2) Tal sinal visava distinguir a actividade de uma entidade com o CAE 14131 para a «confecção e comércio de vestuário, malas, sacos e acessórios». Cfr. decisão do INPI (fls. 11) e não impugnado. 12. (3) A recorrente [apelante] Hi-INT, SA., apresentou em 19.10.2021 um pedido de declaração de caducidade do logótipo nº 36781 [[IMG:2]] Cfr. processo do INPI. 13. (4) A recorrente [o apelado] pediu em 30.03.2021 o registo da marca nº 662454 [[IMG:3]] a qual foi concedida em 31.08.2021 para assinalar nas classes 14 e 25 da Classificação Internacional de Nice «adereços [bijutaria]» e «vestuário, calçado; chapelaria». Cfr. decisão do INPI e site oficial. 14. (5) A ora recorrida [apelante] reclamou de tal concessão de marca, invocando a similitude com o seu logótipo, encontrando-se esses autos pendentes neste Tribunal da Propriedade Intelectual. Cfr. decisão do INPI. 15. (6) O INPI tentou notificar o recorrente [apelado], por correio electrónico, do pedido de caducidade, a fim de este se pronunciar sobre tal pedido, mas o recorrido [apelado] não o fez. Cfr. decisão do INPI, em que consta que a notificação foi remetida, mas em que não houve comprovativo de entrega da mesma. 16. (7) constante da sentença recorrida: A marca registada em nome do recorrido [apelado] tem página no Facebook e em 21.01.2020 adicionou fotografias de t-shirts e bijutaria donde consta a marca [[IMG:4]] Cfr. fls. 17. (7) Alterado em via de recurso: A marca que veio a ser registada em nome do apelado mencionada no facto 4/parágrafo 13 na sua página do Facebook, em 21.01.2020, adicionou fotografias de t-shirts, uma delas estampada com o logótipo [[IMG:5]] em branco sobre fundo preto, na parte da frente da t-shirt e a outra estampada na parte da frente com as palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra HIGH), com uma grafia diferente da usada no logótipo na medida em que cria a impressão de as letras brancas terem sido pintadas sobre fundo preto. 17. (8) constante da sentença recorrida: A marca registada em nome do recorrido [apelado] em 21.01.2021, em 21.01.2021 e 20.05.2021 adicionou fotografias de t-shirts e artigos desportivos donde consta a marca [[IMG:6]] Cfr. fls. 18 a 23. (8) Alterado em via de recurso: Na página Facebook da marca que veio a ser registada em nome do apelado, mencionada no facto 4/parágrafo 13, foram publicadas em 21.1.2021, e 21.03.2021, fotografias de t-shirts desportivas estampadas na parte da frente com as palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo, mais á direita, em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra HIGH), escritas com uma grafia diferente da usada no logótipo registado, que cria a impressão de as letras terem sido pintadas, num caso em cor branca sobre o fundo preto da t-shirt nos outros em cor preta sobre fundo amarelo e sobre fundo azul, correspondentes, respectivamente, à cor de cada uma das t-shirts. 18. (9) A marca registada em nome do recorrido [apelado] encontra-se aposta na carrinha de transporte de mercadorias, de marca Citroen e matrícula 62-06-SG, na carrinha com a matrícula a terminar em 42 e de modelo Partner, da marca Peugeot e ainda numa outra carrinha com a matrícula a terminar em 8-UO de 2003. Cfr. fls. 24 a 31 e 35. (9) Alterado em via de recurso: O logótipo registado em nome do apelado [[IMG:7]] e o sinal composto pelas palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo, mais à direita, em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra HIGH), escritas com uma grafia diferente da usada no logótipo registado, que cria a impressão de as letras terem sido pintadas, foram, respectivamente, apostos em diversos locais como veículos, a fachada de um edifício, uma caixa de correio, cartazes, usando letras brancas sobre fundo preto ou letras pretas sobre fundo branco, em data não concretamente apurada. 19. (10.) Os anos de 2020 e 2021 foram assolados pela crise pandémica COVID 19 (facto notório). Factos não provados na sentença recorrida 20. Inexistem factos não provados com relevância para a decisão a proferir. Quadro legal relevante 21. São as seguintes as disposições legais com relevo para a decisão de mérito: Código de Processo Civil ou CPC Artigo 607.º Sentença 1 - Encerrada a audiência final, o processo é concluso ao juiz, para ser proferida sentença no prazo de 30 dias; se não se julgar suficientemente esclarecido, o juiz pode ordenar a reabertura da audiência, ouvindo as pessoas que entender e ordenando as demais diligências necessárias. 2 - A sentença começa por identificar as partes e o objeto do litígio, enunciando, de seguida, as questões que ao tribunal cumpre solucionar. 3 - Seguem-se os fundamentos, devendo o juiz discriminar os factos que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, concluindo pela decisão final. 4 - Na fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos que julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua convicção; o juiz toma ainda em consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas pela lei ou por regras de experiência. 5 - O juiz aprecia livremente as provas segundo a sua prudente convicção acerca de cada facto; a livre apreciação não abrange os factos para cuja prova a lei exija formalidade especial, nem aqueles que só possam ser provados por documentos ou que estejam plenamente provados, quer por documentos, quer por acordo ou confissão das partes. 6 - No final da sentença, deve o juiz condenar os responsáveis pelas custas processuais, indicando a proporção da respetiva responsabilidade. Artigo 615.º Causas de nulidade da sentença 1 - É nula a sentença quando: a) Não contenha a assinatura do juiz; b) Não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão; c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível; d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento; e) O juiz condene em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido. 2 - A omissão prevista na alínea a) do número anterior é suprida oficiosamente, ou a requerimento de qualquer das partes, enquanto for possível colher a assinatura do juiz que proferiu a sentença, devendo este declarar no processo a data em que apôs a assinatura. 3 - Quando a assinatura seja aposta por meios eletrónicos, não há lugar à declaração prevista no número anterior. 4 - As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 só podem ser arguidas perante o tribunal que proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário, podendo o recurso, no caso contrário, ter como fundamento qualquer dessas nulidades. Artigo 662.º Modificabilidade da decisão de facto 1 - A Relação deve alterar a decisão proferida sobre a matéria de facto, se os factos tidos como assentes, a prova produzida ou um documento superveniente impuserem decisão diversa. 2 - A Relação deve ainda, mesmo oficiosamente: a) Ordenar a renovação da produção da prova quando houver dúvidas sérias sobre a credibilidade do depoente ou sobre o sentido do seu depoimento; b) Ordenar, em caso de dúvida fundada sobre a prova realizada, a produção de novos meios de prova; c) Anular a decisão proferida na 1.ª instância, quando, não constando do processo todos os elementos que, nos termos do número anterior, permitam a alteração da decisão proferida sobre a matéria de facto, repute deficiente, obscura ou contraditória a decisão sobre pontos determinados da matéria de facto, ou quando considere indispensável a ampliação desta; d) Determinar que, não estando devidamente fundamentada a decisão proferida sobre algum facto essencial para o julgamento da causa, o tribunal de 1.ª instância a fundamente, tendo em conta os depoimentos gravados ou registados. 3 - Nas situações previstas no número anterior, procede-se da seguinte forma: a) Se for ordenada a renovação ou a produção de nova prova, observa-se, com as necessárias adaptações, o preceituado quanto à instrução, discussão e julgamento na 1.ª instância; b) Se a decisão for anulada e for inviável obter a sua fundamentação pelo mesmo juiz, procede-se à repetição da prova na parte que esteja viciada, sem prejuízo da apreciação de outros pontos da matéria de facto, com o fim de evitar contradições; c) Se for determinada a ampliação da matéria de facto, a repetição do julgamento não abrange a parte da decisão que não esteja viciada, sem prejuízo da apreciação de outros pontos da matéria de facto, com o fim de evitar contradições; d) Se não for possível obter a fundamentação pelo mesmo juiz ou repetir a produção de prova, o juiz da causa limitar-se-á a justificar a razão da impossibilidade. 4 - Das decisões da Relação previstas nos n.ºs 1 e 2 não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Código Civil ou CC Artigo 366.º (Falta de requisitos legais) A força probatória do documento escrito a que falte algum dos requisitos exigidos na lei é apreciada livremente pelo tribunal. Artigo 368.º (Reproduções mecânicas) As reproduções fotográficas ou cinematográficas, os registos fonográficos e, de um modo geral, quaisquer outras reproduções mecânicas de factos ou de coisas fazem prova plena dos factos e das coisas que representam, se a parte contra quem os documentos são apresentados não impugnar a sua exactidão. Directiva 2015/2436 Considerando (31) As marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito do uso também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, o número de conflitos que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas. Artigo 16.º Uso da marca 1. Se, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, a marca não tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspensa durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita aos limites e às sanções previstos nos artigos 17.º, 19.º, n.º 1, 44.º, n.ºs 1 e 2, e 46.º, n.ºs 3 e 4, salvo justo motivo para a falta de uso. 2. Se em algum Estado-Membro for possível iniciar processos de oposição após o registo da marca, o prazo de cincos anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que a marca deixa de poder ser objeto de oposição ou, se já tiver sido apresentada uma oposição, a partir da data em que a decisão que encerra o processo de oposição transitar em julgado ou a oposição for retirada. 3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos num Estado-Membro, o prazo de cincos anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que marca deixar de poder ser objeto de recusa ou oposição. Se uma oposição tiver sido apresentada, ou se uma objeção tiver sido notificada por motivos absolutos ou relativos, o prazo é calculado a contar da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição ou se pronuncia sobre os motivos absolutos ou relativos transitar em julgado ou a oposição for retirada. 4. A data de início do prazo de cinco anos referido nos n.ºs 1 e 2 deve ser inscrita no registo. 5. São igualmente consideradas como utilização para efeitos do n.º 1: a) o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular; b) a aposição da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação. 6. O uso da marca com o consentimento do titular é considerada feita pelo titular. Código da Propriedade Industrial Artigo 267.º Uso da marca 1 - Considera-se uso sério da marca: a) O uso da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu caráter distintivo, de harmonia com o disposto no artigo 255.º, feito pelo titular do registo, ou por seu licenciado, com licença devidamente averbada, independentemente de a marca, sob a forma usada, estar também registada em nome do titular; b) O uso da marca, tal como definido na alínea anterior, para produtos ou serviços para os quais foi registada, ou nas respetivas embalagens, destinados apenas a exportação; c) O uso da marca por um terceiro, desde que o seja com o consentimento do titular e para efeitos da manutenção do registo. 2 - Considera-se uso da marca coletiva o que é feito com o consentimento do titular. 3 - Considera-se uso da marca de certificação ou de garantia o que é feito por pessoa habilitada. 4 - O início ou o reatamento do uso sério nos três meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não é, contudo, tomado em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado esse pedido de declaração de caducidade. Artigo 268.º Caducidade 1 - Para além do que se dispõe no artigo 36.º, a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos para os produtos ou serviços para que foi registada, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.º 4 e no artigo anterior. 2 - Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado: a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular; b) A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada. 3 - A caducidade do registo da marca coletiva deve ser declarada: a) Se deixar de existir a pessoa coletiva a favor da qual foi registada; b) Se essa pessoa coletiva consentir que a marca seja usada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias. 4 - O registo não caduca se, antes de requerida a declaração de caducidade, já tiver sido iniciado ou reatado o uso sério da marca, sem prejuízo do que se dispõe no n.º 4 do artigo anterior. 5 - O prazo referido no n.º 1 inicia-se com o registo da marca. 6 - No caso das marcas internacionais, o prazo referido no n.º 1 inicia-se na data em que a marca deixar de poder ser objeto de recusa ou de oposição. 7 - Para os efeitos previstos no número anterior, caso tenha sido apresentada oposição ou notificada uma recusa, o prazo é calculado a contar da data em que é proferida decisão final ou retirada a oposição. 8 - Quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efetuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços. Artigo 269.º Pedidos de declaração de caducidade 1 - Os pedidos de declaração de caducidade são apresentados no INPI, I. P. 2 - Os pedidos referidos no número anterior podem fundamentar-se em qualquer dos motivos estabelecidos nos n.ºs 1 a 3 do artigo anterior. 3 - O titular do registo é sempre notificado do pedido de declaração de caducidade para responder, querendo, no prazo de um mês. 4 - A requerimento do interessado, apresentado em devido tempo, o prazo a que se refere o número anterior pode ser prorrogado, uma única vez, por mais um mês. 5 - Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada. 6 - Decorrido o prazo de resposta, o INPI, I. P., decide, no prazo de um mês, sobre a declaração de caducidade do registo. 7 - O processo de caducidade extingue-se se, antes da decisão, ocorrer a desistência do respetivo pedido. 8 - A caducidade é declarada em processo que corre os seus termos no INPI, I. P., e produz efeitos a contar da data do pedido de declaração de caducidade, salvo se, a pedido de uma das partes, seja fixada na declaração de caducidade qualquer data anterior em que se tenha verificado um dos motivos de caducidade. 9 - A caducidade é averbada e dela se publicará aviso no Boletim da Propriedade Industrial. Artigo 281.º Constituição do logótipo 1 - O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular. 2 - O logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência. Artigo 282.º Direito ao registo Tem legitimidade para requerer o registo de um logótipo qualquer entidade individual ou coletiva, de caráter público ou privado, que nele tenha interesse legítimo. Artigo 283.º Unicidade do registo 1 - O mesmo sinal, quando se destine a individualizar uma mesma entidade, só pode ser objeto de um registo de logótipo. 2 - A mesma entidade pode ser individualizada através de diferentes registos de logótipo. Apreciação do recurso A. Fundamentação deficiente 22. Segundo este Tribunal julga perceber, a apelante, embora não impugne a decisão relativa à matéria de facto, nem faça, para esse efeito, as indicações exigidas pelo artigo 640.º n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC), defende que a sentença enferma de erro na apreciação da matéria de facto pois, a prova do uso do logótipo pelo apelado, assenta em documentos não datados que, por isso, são legalmente inadmissíveis além de terem sido impugnados. 23. Com efeito, a apelante refere nas conclusões do recurso o seguinte: “B) As provas de uso apresentadas sob os Doc. 2, fls 5 a 7, Doc. 3 fls 1 a 14 e Doc. 4 não estão datadas pelo que não poderiam ter sido aceites pelo Tribunal a quo. (...) F) O Tribunal a quo não se pronunciou quanto à impugnação do conteúdo dos Doc. 2 fls. 1 a 4, então apresentados pelo ora Apelado. G) O Tribunal a quo igualmente não se pronunciou quanto à impugnação da genuinidade dos Doc. 2 fls. 1 a 4, então apresentados pelo ora Apelado.” 24. A este propósito, convém sublinhar que o dever de fundamentação está ligado ao poder de reapreciação da decisão sobre a matéria de facto previsto no artigo 640.º do CPC, preceito cuja aplicação, porém, a recorrente não invoca expressamente ao interpor o presente recurso; assim como não procede à indicação inequívoca da decisão que, no seu entender deveria ser proferida sobre as questões de facto impugnadas, como exige artigo 640.º do CPC. Importa também recordar que, ainda que a apelante tivesse interposto recurso sobre a matéria de facto, quod non, a falta de indicação de todos os elementos previstos no artigo 640.º do CPC seria insuprível mediante despacho de aperfeiçoamento (cf. António Santos Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 6.ª Edição, Almedina, página 198). 25. No contexto acabado de mencionar, em que não houve recurso da matéria de facto, o artigo 662.º n.º 1 do CPC confere ao Tribunal da Relação a possibilidade, que não depende da iniciativa da parte, de aplicar regras imperativas extraídas do direito probatório material, para integrar, na decisão da primeira instância, factos que resultem de elementos do processo que imponham decisão diversa ou para dela retirar factos indevidamente considerados provados por desrespeitarem regras imperativas sobre a força probatória plena, sem prejuízo, neste caso, da sua sustentação noutros meios de prova (cf. António Santos Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 6.ª Edição, Almedina, página 333). 26. Dito isto, no que diz respeito à matéria de facto, importa apreciar se o Tribunal a quo infringiu regras imperativas sobre a prova plena ao fundamentar a sua convicção de que o apelado fez uso sério do logótipo no período relevante. 27. Para isso há que analisar os factos 7 a 9 (cf. parágrafos 16 a 18 supra). Dos factos 7 e 8 resulta que o Tribunal a quo deu como provado que a marca High Couture, registada em nome do apelado, usou o sinal High Company (correspondente ao logótipo aqui em crise) nas datas aí indicadas, a saber, 21.1.2020, 21.1.2021 e 20.5.2021. Adicionalmente, no facto 9 o Tribunal recorrido deu como provado o uso do sinal em crise em diversos veículos embora sem dar como provada a data em que isso ocorreu. 28. O Tribunal a quo indica como fundamento da sua convicção sobre a veracidade dos factos 7 a 9, os documentos juntos a fls. 17, 18 a 23, 24 a 31 e 35 que, pela consulta dos autos, electrónicos e do processo em versão papel, este Tribunal constata corresponderem aos documentos 2 a 4 mencionados no parágrafo seguinte. 29. Com efeito, o apelado juntou à impugnação judicial em primeira instância os documentos 2 a 4 cujo valor probatório foi posto em crise pela apelante nas contra-alegações em primeira instância, como a seguir será mencionado (cf. referência citius 96136 de 1.2.2022, Doc.2, Doc.3 e Doc.4). Em síntese, o conteúdo desses documentos é o seguinte: => O documento 2 tem as folhas numeradas de 1 a 7 e consiste em reproduções mecânicas/cópias de publicações, datadas de 21.1.2020 e 21.3.2021, na página Facebook da marca High Couture, de T-shirts estampadas com o logótipo aqui em crise (numa t-shirt) ou com as palavras HIGH COMPANY com caligrafia e disposição que apresentam algumas diferenças em relação ao logótipo, como a seguir será explicado (nas outras t-shirts); adicionalmente, esse documento reproduz fotografias publicadas em 20.5.2021 na página Facebook de “HighMachine costums” e fotografias sem data, de t-shirts estampadas com as palavras HIGH COMPANY; enfim, tal documento contém fotografias de bijutaria embora não seja legível o logótipo em crise no documento junto aos autos. => O documento 3 tem as folhas numeradas de 1 a 12 e consiste em reproduções mecânicas/fotografias não datadas, de veículos, de autocolantes, da porta de uma caixa de correio e da placa na fachada de um edifício, contendo o logótipo em crise ou apenas as palavras HIGH COMPANY com a grafia e disposição diversas usadas nalgumas da t-sirts fotografadas no documento 2; umas vezes com letras brancas sobre fundo preto, outras com letras pretas sobre fundo branco; => O documento 4 consiste numa única folha/fls. 38 do processo impresso, contendo a reprodução mecânica/fotografia não datada de máscaras faciais pretas com a palavra HIGH estampada a branco dentro de uma linha circular branca. 30. As reproduções mecânicas mencionadas no parágrafo anterior integram a noção de documentos em sentido lato, já que em sentido estrito, o documento é apenas o escrito que exprime uma declaração de ciência ou uma declaração de vontade, o que não é o caso dos documentos 2 a 4 juntos pelo apelado (cf. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2.ª Edição, Coimbra Editora Limitada, página 506). Acresce que, os documentos aqui postos em crise pela apelante são documentos particulares (cf. artigo 363.º n.º 2 parte final do Código Civil ou CC) aos quais faltam o requisito da assinatura autógrafa ou alógrafa do seu autor (artigo 373.º n.º 1 do CC). 31. Neste contexto, afigura-se que os documentos 2 a 4, juntos pelo apelado, devem estar sujeitos ao regime previsto no artigo 368.º do CC, ou seja, fazem prova plena dos factos que representam se a parte contra quem são apresentados não impugnar a sua exactidão. Ora, no caso em análise, tal como alega a apelante, esta impugnou tais documentos nos parágrafos 24, 25, 38 e 39 da resposta apresentada em primeira instância (cf. referência citius 99841 de 22.4.2022). 32. Em consequência, tendo a conformidade das reproduções mecânicas constantes dos documentos acima mencionados no parágrafo 29 sido impugnada, sem que as regras de direito material probatório prevejam que, nesse caso, há inversão do ónus da prova, afigura-se que deve ser aplicada a regra prevista no artigo 366.º do CC, segundo a qual tais documentos ficam sujeitos à livre apreciação do Tribunal, como sucede com os documentos particulares aos quais falta um dos requisitos (eg. a assinatura autógrafa ou alógrafa prevista no artigo 373.º n.º 1 do CC). Ou seja, uma vez impugnadas as reproduções mecânicas aqui em crise, as mesmas continuam a ser documentos legalmente admissíveis, mas a sua veracidade está sujeita à livre apreciação do Tribunal e terá de ser comprovada por meios adicionais caso se encontrem disponíveis nos autos (cf. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Volume I, 4.ª Edição, Coimbra Editora Limitada, página 325). 33. Neste contexto, há que recordar que o processo declarativo especial aqui aplicável não prevê uma fase autónoma de produção de prova subsequente, que confira à parte que juntou documentos impugnados a faculdade de provar a sua veracidade por outros meios (cf. artigo 43.º n.º 3 do CPI). Com efeito, o artigo 44.º do CPI apenas admite a eventual requisição, pelo Tribunal, do técnico em cujo parecer se fundou o despacho recorrido. Apesar disso, é configurável a possibilidade de o Tribunal, quando o julgue justificado, ordenar oficiosamente ou a requerimento, ao abrigo dos princípios do inquisitório e da adequação formal (cf. artigos 411.º e 547.º do CPC) a produção dos meios de prova que se mostrem apropriados para a boa decisão da causa (cf. Luís Couto Gonçalves, Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, páginas 159 a 160). O que, contudo, não foi requerido pelo apelado, nem oficiosamente ordenado pelo Tribunal de primeira instância. 34. Dito isto, o Tribunal a quo não se pronunciou sobre a impugnação, pela apelante, dos documentos 2 a 4 juntos pelo apelado, à luz do disposto na regra de direito material probatório constante do artigo 368.º do CC, não analisou criticamente as provas, não indicou se as suas ilações foram tiradas de outros factos instrumentais, em suma, não especificou de modo inteligível, os fundamentos que foram decisivos para a sua convicção sobre a veracidade dos factos 7 a 9, como exige o artigo 607.º n.º 4 do CPC. Em consequência, a fundamentação da sentença recorrida enferma, antes de mais, do vício de obscuridade previsto no artigo 615.º n.º 1 – c) do CPC, que a torna ininteligível quanto à apreciação dos documentos de folhas 17, 18 a 23, 24 a 31 e 35 (do processo impresso), que correspondem a pelo menos parte dos documentos 2 e 3 juntos pelo apelado, que são indicados, respetivamente, para prova dos factos 7, 8 e 9. 35. Pelo que, nessa medida tem razão a apelante quando defende que o Tribunal a quo não explicou, como devia, qual o relevo que deu à impugnação dos documentos 2 a 4 juntos pelo apelado e quando conclui que, tendo tais documentos tendo sido impugnados, a fundamentação constante da sentença sobre a sua veracidade é insuficiente para prova de factos que são essenciais para o julgamento da causa (e.g. os factos 7 a 9 sobre o uso do logótipo em crise). 36. Nas circunstâncias acima descritas, este Tribunal tem de ponderar a falta de impugnação, pela apelante, da decisão sobre a matéria de facto, nos termos previstos pelo artigo 640.º do CPC, o dever de observar o princípio do dispositivo consagrado no artigo 3.º n.º 1 do CPC e os poderes oficiosos para alterar a decisão sobre a matéria de facto, previstos no artigo 662.º n.º 1 do CPC, para resolver o seguinte problema: decidir se deve optar pela substituição ao Tribunal recorrido e, nesse caso, suprir a deficiente fundamentação da resposta dada aos factos 7 a 9; ou se, perante a deficiência e obscuridade da fundamentação, por total ausência de análise critica dos meios de prova nos termos exigidos pelo artigo 607.º n.º 4 do CPC, deve optar por anular a sentença recorrida e ordenar ao Tribunal a quo que sane a nulidade apontada. 37. Na ponderação entre o exercício do poder de substituição ou de cassação este Tribunal leva em conta que o segundo é subsidiário, ou seja, só deve haver lugar à cassação quando a substituição se revele inviável (cf. António Santos Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 6.ª Edição, Almedina, página 357, nota 523, autor aí citado). 38. Feito este enquadramento, afigura-se que a substituição se revela possível pelos fundamentos a seguir indicados e uma vez que esta questão foi suscitada nas alegações de recurso e debatida por escrito nas contra-alegações, não se afigura necessário aplicar o disposto no artigo 665.º n.º 3 do CPC, pois não há lugar a decisão surpresa. 39. Assim, tendo os documentes 2 a 4 juntos pelo apelado sido impugnados e tratando-se de reproduções mecânicas às quais faltam os requisitos dos documentos particulares, nomeadamente a assinatura, este Tribunal julga que tais documentos não fazem prova plena dos factos que deles constam, mas estão, porém, sujeitos à livre apreciação do Tribunal – cf. artigos 366.º e 368.º do CC. 40. Da análise desses documentos (cf. parágrafo 29) resulta que na página Fecebook criada em nome da marca High Couture registada em nome apelado (cf. facto 4/parágrafo 13) e, portanto, por iniciativa do apelado, tiveram lugar publicações datadas de 21.1.2020 e 21.3.2021, de t-shirts estampadas com o logótipo aqui em crise (numa t-shirt) ou com as palavras “HIGH COMPANY” com caligrafia e disposição que apresentam algumas diferenças em relação ao logótipo (nas outras t-shirts). Com efeito, da análise do documento 2 junto pelo apelado resulta que foram publicadas, em 21.1.2020, uma fotografia de uma t-shirt com o logotipo em crise e nessa data, assim como em 21.1.2021 e 21.03.2021, foram aí publicadas fotografias de t-shirts desportivas estampadas na parte da frente com as palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra “HIGH”), escritas com uma grafia diferente da usada no logótipo, na medida em que o desenho das letras cria a impressão de estas terem sido pintadas; num caso são letras em cor branca sobre o fundo preto da t-shirt, nos outros, letras em cor preta sobre fundo amarelo e sobre fundo azul, de cada uma das t-shirts. 41. Tendo em conta que o registo da marca do apelado High Couture, contém como elemento visual, fonética e graficamente dominante a palavra “HIGH” escrita em maiúsculas, idêntica ao elemento dominante do logótipo aqui em crise e que se apurou que o apelado requereu o registo dessa marca em 30.3.21, afigura-se que, à luz do princípio da livre apreciação e das regras gerais da experiência, merece credibilidade a publicação nesse mesmo ano, por iniciativa do apelado, na página Facebook criada em nome da marca, poucos meses antes do pedido de registo dessa marca, de fotografias onde aparece reproduzido o logótipo em crise ou esse logótipo com as alterações acima enunciadas. Esta conclusão é corroborada pela fotografia de máscaras faciais com a palavra HIGH constante do documento 4, acima analisado no parágrafo 29; tendo em conta a duração da pandemia (cf. facto 10/parágrafo 19) e a obrigatoriedade e/ou recomendação para uso de tais máscaras nos anos de 2020 e 2021, o Tribunal presume que o apelado usou o logótipo e, no caso das máscaras, o elemento dominante “HIGH”, entre 2020 a 2021. Ou seja, à luz das regras gerais da experiência este Tribunal presume do pedido de registo da marca com um elemento dominante idêntico ao do logótipo, feito em 2021 e da inscrição desse elemento dominante comum a ambos os sinais em máscaras faciais cujo uso foi obrigatório ou recomendado nos anos de 2020 e 2021, que o apelado usou o logótipo aqui em crise, como tal ou com alterações, em 2020 e em 2021. Dai o Tribunal ficar convicto da veracidade dos factos 7 e 8 com as alterações adicionadas supra nos parágrafos 16 e 17. 42. Relativamente ao facto 9/parágrafo 18, tendo em conta a concessão do logótipo em crise (cf. facto 1/paragrafo 10), afigura-se que merece credibilidade a aposição do logótipo, umas vezes com e outras sem alterações, nos locais constantes das fotografias analisadas no parágrafo 29, embora em datas não concretamente apuradas. Dai a resposta ao facto 9 com as alterações dela constantes do parágrafo 18. 43. No mais, o Tribunal ignora se a gestão da página Facebook em nome da entidade “HighMachine costums” depende do apelado e nas fotografias de bijutaria não é claramente legível o logótipo em crise, pelo que, nessa parte, o Tribunal não ficou convicto da utilização do logótipo pelo apelado. 44. Assim sendo, tendo este Tribunal apreciado os documentos 2 a 4 juntos pelo apelado, impugnados pela apelante, levando em conta os factos e elementos de prova adicionais analisados supra nos parágrafos 40 a 43, afigura-se que ficaram provados os factos 7 a 9 com os esclarecimentos/rectificações acima referidos nos parágrafos 16 a 18. 45. Em consequência, tem razão a apelante quando alega ter sido violado o disposto no artigo 368.º do CC e, por isso, este Tribunal, em substituição do Tribunal de primeira instância, sanou a nulidade que resulta da deficiente fundamentação e fez as rectificações e esclarecimentos que daí resultaram quanto aos factos 7 a 9/parágrafos 16 a 18. Sem que, porém, isso determine a procedência do recurso, pelos motivos a seguir explicados na análise da questão B. B. Erro na aplicação dos artigos 269.º n.º 5 e 294.º do CPI 46. No que diz respeito à impugnação da decisão de direito, a apelante, nas conclusões de recurso, defende o seguinte: “H) O Tribunal a quo errou quando referiu que não tinha sido alegado pela ora Apelante a violação do princípio da inalterabilidade consagrado no artigo 294.º do CPI, quando tal alegação consta do artigo 45.º das suas contra-alegações juntas ao referido Tribunal. I) No caso em apreço, ainda que se viesse a aceitar as provas de uso apresentadas ou parte delas, o que não se concede, sempre se dirá que as mesmas não cumprem os parâmetros de verificação cumulativa que decorrem da jurisprudência aplicável (Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de março de 2003, processo C40/01 - Ansul). J) As provas de uso aceites pelo Tribunal a quo correspondem a uma demonstração arquitetada e artificial de uso sério do logotipo em apreço, pelo que inatendíveis. K) A justificação de falta de uso sério que o Tribunal a quo defendeu, em virtude da crise pandémica, é contraditória com o defendido pelo mesmo na sentença recorrida.” 47. Segundo este Tribunal julga perceber, conjugadas as conclusões do recurso acima mencionadas com a motivação constante do artigo 5 da motivação, afigura-se que a apelante defende que foram violados os artigos 269.º n.º 5 do CPI, segundo o qual, sendo invocada a caducidade do sinal, o ónus da prova do uso do logótipo impende sobre o titular do respectivo registo e 294.º do CPI, que consagra o princípio da inalterabilidade do logótipo. 48. A questão essencial que importa apreciar é, portanto, a de saber se o logótipo do apelado caducou devido ao não uso, como defende a apelante, porque o apelado não logrou provar o seu uso sério e sem variações que ponham em causa o princípio da inalterabilidade do sinal. 49. A este propósito, o artigo 298.º n.º 1 – b) do CPI estabelece que o registo do logótipo caduca por falta de uso do logótipo por cinco anos consecutivos, salvo motivo justificado. O artigo 298.º n.º 2 do CPI manda aplicar ao logótipo o regime previsto nos artigos 267.º a 269.º do CPI para a caducidade do registo das marcas. 50. No plano nacional, o conceito de uso sério encontra-se densificado no artigo 267.º do CPI, consistindo no uso do sinal tal como está registado ou no uso que não seja diferente do sinal registado senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo. Sendo também relevante, para este efeito, o uso por parte de um terceiro com o consentimento do titular do registo. 51. Tal como defende a apelante, quando invoca a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) constante do acórdão C-40/01, o conceito de uso sério do sinal que aqui está em causa é um conceito autónomo do direito da União que deve ser interpretado de modo uniforme pelos Tribunais nacionais. 52. Assim, os artigos 267.º e 268.º do CPI devem ser interpretados em conformidade com a Directiva 2015/2436, que se encontra neles transposta, em particular com o artigo 19.º dessa directiva que prevê que, a ausência de uso sério de uma marca para assinalar os produtos ou serviços para que foi registada, durante um período ininterrupto de cinco anos, sem que existam motivos que justifiquem a falta de uso, é motivo de extinção da marca. A este propósito, o considerando (31) da Directiva 2015/2436 estabelece que, as marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado e, por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas. Neste contexto, a marca que não é usada constitui um obstáculo à concorrência porque limita a variedade de sinais que podem ser registados e usados como marca, por outros concorrentes que queiram introduzir produtos idênticos ou semelhantes no mercado – cf. acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) nos processos C-149/11 e C-714/18. 53. Como já foi explicado supra, este regime sobre o uso sério da marca aplica-se ao logótipo aqui em crise por remissão do artigo 298.º n.º 2 do CPI. 54. Importa ainda referir que, à luz da interpretação que o TJUE fez do artigo 19.º da Directiva 2015/2436, no acórdão C-183/21, o ónus da prova do uso sério do sinal recai sobre o respectivo titular, solução adoptada pelo artigo 269.º n.º 5 do CPI. 55. Dito isto, o uso sério do logótipo qui em crise, é um conceito uniforme que pressupõe a verificação de dois requisitos (cf. C-40/01): 1) O uso comercial do sinal, que consiste na sua utilização efectiva de modo quantitativamente suficiente; 2) E o uso típico do sinal, que consiste em usá-lo de acordo com a sua capacidade distintiva. 56. Para apreciar a verificação dos dois requisitos do uso sério do sinal em litígio, mencionados no parágrafo anterior, importa levar em conta, antes demais, que a função distintiva do logótipo resultante dos artigos 281.º.282.º e 283.º do CPI é diversa da função distintiva das marcas. 57. Com efeito, embora o legislador tenha aproximado o regime do logótipo ao regime das marcas nos termos acima mencionados, a função distintiva do logótipo é diferente da função distintiva da marca. Enquanto a marca se destina a identificar a origem dos produtos, o logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência, como prevê o artigo 282.º n.º 2 do CPI; adicionalmente, o artigo 283.ºn.º 2 do CPI dispõe que a mesma entidade pode ser individualizada através de diferentes registos de logótipo; enfim, o artigo 281.º do CPI admite que o logótipo seja utilizado em estabelecimentos (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, almedina, página 351). 58. Ora, é à luz da função distintiva do logótipo que resulta dos artigos 281.º a 283.º do CPI que o Tribunal aqui apreciará se se verificam os dois requisitos do seu uso sério. 59. No que diz respeito ao primeiro requisito do uso sério, o uso comercial, o Tribunal leva em conta os seguintes parâmetros de apreciação (cf. acórdãos do TJUE C-40/01, C-174/01, C- 149/11, C-252/15, C- 689/15, C-194/17 e C- 772/18): => O uso da do sinal deve ter por fim criar ou conservar um mercado; => São de excluir da noção de uso sério os usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pelo registo do sinal; => A apreciação do carácter sério do uso deve levar em conta a totalidade dos factos e circunstâncias adequados a provar a exploração comercial do sinal, nomeadamente, as características do mercado em causa, a natureza, no caso do logótipo, da entidade individualizada ou dos estabelecimentos, anúncios ou impressos em que é usado o logótipo, o âmbito territorial e quantitativo da utilização, bem como a sua frequência e a regularidade; => A utilização do sinal, ainda que mínima, que corresponda a uma justificação comercial efectiva, pode ser suficiente para comprovar o carácter sério desse uso. 60. Convém sublinhar que a caducidade do sinal, tal como está prevista no artigo 268.º do CPI, não é automática, não opera ex lege no termo do período de não uso por cinco anos; tem de ser pedida e declarada como prevê o artigo 269.º do CPI; é sanável se o titular reiniciar o seu uso; ainda que o sinal tenha deixado de ser usado por muito tempo, não é possível declarar a sua caducidade se, no momento em que é intentada a ação de caducidade, a marca estiver a ser usada seriamente (cf. Elena de la Fuente Garcia, Signos distintivos, in Propriedad Industrial: Teoria y Práctica, vários autores, páginas 200 a 227). 61. Neste contexto, há que analisar a situação do logótipo aqui em crise em 19.10.2021, momento em que foi intentado o pedido de declaração de caducidade (cf. facto provado 3/parágrafo 12). Ora, tal como julgou o Tribunal recorrido, apurou-se o uso, pelo apelado, do logótipo em crise, em 2020 e em 2021. Na verdade, não obstante as rectificações feitas por este Tribunal no que diz respeito à resposta aos factos 7 e 8/parágrafos 16 e 17, que resultaram da análise critica dos meios de prova à luz das regras de direito probatório aplicável, o certo é que se apurou que o apelante usou o logótipo em crise para assinalar a actividade de produção de t-shirts, em publicações feitas nas redes sociais para fins publicitários que, no caso concreto, aliaram o logótipo a uma marca (em nome da qual foi criada a página de Facebook), que também assinala vestuário; na altura essa marca foi usada como marca de facto mas o apelante requereu e obteve o seu registo alguns meses depois (cf. facto 4/parágrafo 13). Do conjunto destes factos o Tribunal presume (cf. artigo 351.º do CC) a intenção séria por parte do apelado de usar o logótipo em crise para fins comerciais. 62. É certo que o apelado não juntou prova de ter feito vendas das t-shirts que assinalou com o logótipo, como alega a apelante, mas tendo em conta que o logótipo pode ser usado tanto para anúncios e fins publicitários, como para distinguir uma entidade ou uma actividade, afigura-se que o uso do logótipo se destinou a fins publicitários, de divulgação e promoção, sendo as publicações dirigidas ao mercado português através da publicidade de t-shirts desportivas feita nas redes sociais (cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI). Já da utilização do logótipo em diversas viaturas e noutros locais, ainda que não se tenha apurado em que datas foi aí usado (facto provado 9/parágrafo 18), extrai-se que o apelado usou o sinal (nalguns casos com alterações que a seguir serão analisadas) para assinalar a entidade individual titular do registo e distinguir a sua actividade (cf. artigos 281.º n.º 2 e 282.º do CPI). Neste contexto, tendo em conta o período relevante acima indicado nos parágrafos 60 e 61, o Tribunal julga que dos factos provados resulta que existiu uso comercial do logótipo em três ocasiões, entre 2020 e 2021: em 21.1.2020, em 21.1.2021 e em 21.03.2021 (cf. factos provados 7 e 8/parágrafos 16 e 17). No período da pandemia acima apurado (facto provado 10/parágrafo 19), em que se verificaram restrições na actividade económica e comercial em geral (cf. Lei 1-A/2020 de 19 de Março, alterada pela última vez pela Lei 91/2021 de 17712), a utilização do logótipo, ainda que mínima, em três publicações online, nas redes sociais, nos termos apurados, afigura-se justificada e suficiente para comprovar a intenção séria do apelado de usar o logótipo em crise para fins comerciais. 63. Em consequência, o apelado logrou provar o primeiro requisito do uso sério do logótipo, a saber, o uso comercial, com o âmbito territorial e temporal exigido para impedir a caducidade. 64. Quanto ao segundo requisito do uso sério do logótipo, a saber, o seu uso típico, este Tribunal leva em conta o que dispõe o artigo 16.º n.º 5 – a) da Directiva 2015/ 2436, quanto à noção de uso sério da marca, aqui aplicável ao logótipo; de acordo com essa noção o uso sério do sinal compreende “o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular”. 65. A disposição legal referida no parágrafo anterior encontra-se transposta no direito nacional (cf. artigo 255.º do CPI). Nesse contexto, a apelante defende que, ainda que se prove o uso comercial do logótipo (como sucedeu) há violação do princípio da inalterabilidade. O princípio da inalterabilidade do logótipo está previsto no artigo 294.º do CPI, disposição legal essa que remete, com as necessárias adaptações, para o artigo 255.º n.ºs 2, 3 e 4 do CPI, que, por sua vez, regula os termos em que é admitido um desvio ao princípio da inalterabilidade do sinal. 66. Para aplicar o regime previsto no artigo 255.º n.ºs 2 a 4 do CPI importa antes de mais levar em conta que o logótipo aqui em crise é um sinal misto, nominativo e figurativo, no qual não foram reivindicadas cores (cf. processo do INPI junto com a referência 98288, Doc. 3 e D0c.4). A esta luz, não tendo sido reivindicadas cores como uma das características do logótipo, a modificação das cores é irrelevante. 67. Seguidamente, para saber se se verificam ou não os requisitos de um desvio admissível ao princípio da inalterabilidade, este Tribunal leva a cabo as duas operações a seguir enunciadas (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: luís Couto Gonçalves, Almedina, página 997). 68. Em primeiro lugar, o Tribunal fixa o elemento característico e predominante do sinal, que neste caso é o elemento nominativo e figurativo “HIGH”, escrito com letras maiúsculas, em grafia grossa e em tamanho maior, pois tem cerca do triplo do tamanho do outro elemento nominativo do sinal, “COMPANY”, escrito em letras maiúsculas, de grafia mais fina e de tamanho menor, por baixo da palavra “HIGH”. O primeiro elemento e o mais visível do sinal é “HIGH”. De um ponto de vista fonético e figurativo, o elemento HIGH é assim o elemento predominante e característico do logótipo. 69. Em segundo lugar, o Tribunal compara o logótipo tal como foi registado com o logótipo usado, para determinar se o elemento predominante e característico foi alterado. Neste contexto provou-se que na publicação de 20.1.2020 o logótipo estampado numa das t-shirts é idêntico ao logótipo registado, pelo que não foi alterado. Nas outras publicações, feitas na mesma data e em 21.1.2021 e 21.03.2021, o elemento dominante continua a ser “HIGH”, escrito em primeiro lugar, por cima de “COMPANY”. “HIGH” aparece em letras de tamanho e grossura maiores mas a grafia das letras é diferente em ambos os elementos nominativos, a diferença de tamanho e espessura da letra usada nas palavras “HIGH” e “COMPANY” é menor embora “HIGH” continue escrita em letra de maior tamanho; a palavra “COMPANY” continua a estar por baixo da palavra “HIGH” mas mais à direita; deste modo a palavra “COMPANY” ganha visibilidade embora, pela posição em que está e pelo tamanho, o elemento dominante continue a ser “HIGH”. 70. Nestas circunstâncias, tendo em conta que numa das publicações o logótipo permaneceu inalterado e nas demais se mantém inalterada a posição dominante do elemento “HIGH”, apesar das modificações na grafia, no tamanho e posição comparativos desse elemento em relação ao elemento “COMPANY”, acima analisadas, afigura-se que a impressão comercial causada no consumidor médio (população jovem e adulta que pratica desporto e/ou usa roupa desportiva) da actividade assinalada (produção de t-shirts desportivas) é correspondente à versão do sinal registado. 71. Pelo que, não merece censura a sentença recorrida na parte em decidiu que a apelante logrou provar igualmente o uso típico do logótipo. Em síntese 72. Tendo sido impugnada a prova junta pelo apelado mediante reproduções mecânicas, tais elementos não fazem prova plena dos factos que documentam, mas estão sujeitos à livre apreciação pelo Tribunal e devem ser conjugados com outros elementos de prova e com os factos instrumentais disponíveis nos autos – cf. artigos 366.º e 368.º do CC e 607.º n.º 4 do CPC. 73. A violação da regra de direito material probatório enunciada no artigo 368.º do CC e a nulidade prevista no artigo 615.º n.º 1 c) do CPC, por deficiente fundamentação, devem ser supridas por este Tribunal à luz do disposto no artigo 662.º n.º 1 do CPC, que confere ao Tribunal da Relação o poder de rectificar a decisão sobre a matéria de facto, independentemente da alegação das partes, sempre que tenha sido indevidamente aplicada uma regra sobre a prova plena. Tendo tal questão sido objecto de discussão escrita nas alegações e contra-alegações de recurso, não há lugar a decisão surpresa e, por isso, não é necessário o cumprimento do disposto no artigo 665.º n.º 3 do CPC que tem por fim evitá-la. 74. Tendo a apelante invocado a caducidade do logótipo registado em nome do apelado, este logrou provar os dois requisitos do uso sério do logótipo, a saber o uso comercial e o uso típico, sem violação do princípio da inalterabilidade, com o âmbito temporal e territorial exigidos para impedir a caducidade – cf. artigos 255.º, 269.º, 294.º e 298.º do CPI. 75. Motivos pelos quais improcede o recurso e deve ser confirmada a sentença recorrida que manteve o registo do logótipo aqui em crise, de que é titular o apelado. Decisão Acordam as juízas desta secção em: I. Suprir a deficiente fundamentação de facto e rectificar em conformidade as respostas aos factos 7 a 9 acima enunciadas nos parágrafos 16 a 18. II. Julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida que manteve o registo do logótipo n.º 36781 de que é titular o apelado. III. Condenar em custas a apelante – artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC. IV. Ordenar, após trânsito e baixa dos autos, o cumprimento do disposto no artigo 46.º do CPI. Lisboa, 7 de Junho de 2023 Paula Pott Eleonora Viegas Ana Mónica Pavão

Sumário

Texto Integral

Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa

Caracterização do litígio entre as partes

1. Apelante requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante também INPI) que declarasse a caducidade do logótipo n.º 36781

do qual é titular o apelado.

2. Por decisão administrativa de 20.12.2021, junta aos autos com a referência citius 98288 [Doc. 8], o INPI declarou a caducidade do logótipo mencionado no parágrafo anterior.

3. O apelado intentou recurso de impugnação judicial da decisão do INPI mencionada no parágrafo anterior, junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (doravante também Tribunal a quo, Tribunal de primeira instância ou Tribunal recorrido) pedindo que não seja considerada a caducidade do logótipo em crise (cf. referência citius 96136 de 1.2.2022).

4. O Tribunal da Propriedade Intelectual, por sentença de 22.5.2022 julgou procedente o recurso, revogou a decisão do INPI e manteve o registo do logótipo em crise, do qual é titular o apelado (cf. referência citius 487015 de 22.5.2022).

5. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a apelante interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo a sua revogação e a declaração de caducidade do logótipo 36781 aqui em crise.

6. A apelante fundamenta o recurso em argumentos que o Tribunal sintetiza como se segue:

(i) O documento 2 (fls. 5 a 7). O documento 3 (fls. 1 a 14) e o documento 4, que serviram para prova do uso do logotipo, não estão datados, pelo que, são legalmente inadmissíveis, além de não provarem o uso do logótipo pelo titular ou por terceiro com licença daquele;

(ii) A entidade High Company a que alude o apelado não existe, pelo que, é irrelevante mencioná-la na sentença para prova do uso do logótipo;

(iii) O Tribunal a quo incorreu em erro quando valorou, para prova do uso sério do logótipo, a publicidade feita nas carrinhas, que não está datada;

(iv) A apelante impugnou o conteúdo e a genuinidade do documento 2 apresentado pelo apelado, não tendo o Tribunal recorrido apreciado essa impugnação;

(v) Contrariamente ao que refere a sentença recorrida, a apelante alegou a violação do princípio da inalterabilidade do logótipo previsto no artigo 294.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), no artigo 45 das contra-alegações;

(vi) O Tribunal recorrido incorreu em contradição ao dar relevância à falta de uso do logótipo durante a pandemia;

(vii) Não se provaram os parâmetros de verificação cumulativa do uso sério do logótipo que decorrem do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) C-40/01;

(viii) O Tribunal a quo não fez uma correcta interpretação e aplicação dos preceitos legais aplicáveis ao caso a saber, os artigos 269.º n.º 5 e 294.º do CPI a que alude a apelante na motivação do recurso.

7. A apelada, contra-alegou, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, invocando em síntese:

(i) A High Company tem uma página no Facebook onde comercializa t-shirts desportivas e acessórios de bijutaria masculina;

(ii) As publicações datam de Janeiro 2020 e 2021 pelo que não há falta de uso há mais de 5 anos;

(iii) A High Company tem investido em publicidade e noutros produtos, como máscaras, para divulgar a sua “marca”;

(iv) A apelante quer aproveitar-se do design do logótipo já existente para comercializar produtos de moda.

Âmbito do presente recurso

8. São as seguintes as questões suscitadas pela apelante nas conclusões:

A. Fundamentação deficiente devido à errada aplicação do disposto no artigo 368.º do CC

B. Erro na aplicação dos artigos 269.º n.º 5 e 294.º do CPI

Factos provados na sentença recorrida

9. Nota preliminar: será a seguir mantida, entre parêntesis, a numeração dos factos provados constante da sentença recorrida para facilitar a leitura e remissões; este Tribunal indicará entre chavetas apelante ou apelado, para assegurar maior clareza na leitura dos factos.

10. (1) O recorrente [apelado] pediu em 14.02.2015 o registo do logótipo nº 36781

o qual foi concedido em 15.03.2016. Cfr. consulta ao site oficial do INPI.

11. (2) Tal sinal visava distinguir a actividade de uma entidade com o CAE 14131 para a «confecção e comércio de vestuário, malas, sacos e acessórios». Cfr. decisão do INPI (fls. 11) e não impugnado.

12. (3) A recorrente [apelante] Hi-INT, SA., apresentou em 19.10.2021 um pedido de declaração de caducidade do logótipo nº 36781

Cfr. processo do INPI.

13. (4) A recorrente [o apelado] pediu em 30.03.2021 o registo da marca nº 662454

a qual foi concedida em 31.08.2021 para assinalar nas classes 14 e 25 da Classificação Internacional de Nice «adereços [bijutaria]» e «vestuário, calçado; chapelaria». Cfr. decisão do INPI e site oficial.

14. (5) A ora recorrida [apelante] reclamou de tal concessão de marca, invocando a similitude com o seu logótipo, encontrando-se esses autos pendentes neste Tribunal da Propriedade Intelectual. Cfr. decisão do INPI.

15. (6) O INPI tentou notificar o recorrente [apelado], por correio electrónico, do pedido de caducidade, a fim de este se pronunciar sobre tal pedido, mas o recorrido [apelado] não o fez. Cfr. decisão do INPI, em que consta que a notificação foi remetida, mas em que não houve comprovativo de entrega da mesma.

16. (7) constante da sentença recorrida: A marca registada em nome do recorrido [apelado] tem página no Facebook e em 21.01.2020 adicionou fotografias de t-shirts e bijutaria donde consta a marca

Cfr. fls. 17.

(7) Alterado em via de recurso: A marca que veio a ser registada em nome do apelado mencionada no facto 4/parágrafo 13 na sua página do Facebook, em 21.01.2020, adicionou fotografias de t-shirts, uma delas estampada com o logótipo

em branco sobre fundo preto, na parte da frente da t-shirt e a outra estampada na parte da frente com as palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra HIGH), com uma grafia diferente da usada no logótipo na medida em que cria a impressão de as letras brancas terem sido pintadas sobre fundo preto.

17. (8) constante da sentença recorrida: A marca registada em nome do recorrido [apelado] em 21.01.2021, em 21.01.2021 e 20.05.2021 adicionou fotografias de t-shirts e artigos desportivos donde consta a marca

Cfr. fls. 18 a 23.

(8) Alterado em via de recurso: Na página Facebook da marca que veio a ser registada em nome do apelado, mencionada no facto 4/parágrafo 13, foram publicadas em 21.1.2021, e 21.03.2021, fotografias de t-shirts desportivas estampadas na parte da frente com as palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo, mais á direita, em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra HIGH), escritas com uma grafia diferente da usada no logótipo registado, que cria a impressão de as letras terem sido pintadas, num caso em cor branca sobre o fundo preto da t-shirt nos outros em cor preta sobre fundo amarelo e sobre fundo azul, correspondentes, respectivamente, à cor de cada uma das t-shirts.

18. (9) A marca registada em nome do recorrido [apelado] encontra-se aposta na carrinha de transporte de mercadorias, de marca Citroen e matrícula 62-06-SG, na carrinha com a matrícula a terminar em 42 e de modelo Partner, da marca Peugeot e ainda numa outra carrinha com a matrícula a terminar em 8-UO de 2003. Cfr. fls. 24 a 31 e 35.

(9) Alterado em via de recurso: O logótipo registado em nome do apelado

e o sinal composto pelas palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo, mais à direita, em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra HIGH), escritas com uma grafia diferente da usada no logótipo registado, que cria a impressão de as letras terem sido pintadas, foram, respectivamente, apostos em diversos locais como veículos, a fachada de um edifício, uma caixa de correio, cartazes, usando letras brancas sobre fundo preto ou letras pretas sobre fundo branco, em data não concretamente apurada.

19. (10.) Os anos de 2020 e 2021 foram assolados pela crise pandémica COVID 19 (facto notório).

Factos não provados na sentença recorrida

20. Inexistem factos não provados com relevância para a decisão a proferir.

Quadro legal relevante

21. São as seguintes as disposições legais com relevo para a decisão de mérito:

Código de Processo Civil ou CPC

Artigo 607.º

Sentença

1- Encerrada a audiência final, o processo é concluso ao juiz, para ser proferida sentença no prazo de 30 dias; se não se julgar suficientemente esclarecido, o juiz pode ordenar a reabertura da audiência, ouvindo as pessoas que entender e ordenando as demais diligências necessárias.

2- A sentença começa por identificar as partes e o objeto do litígio, enunciando, de seguida, as questões que ao tribunal cumpre solucionar.

3- Seguem-se os fundamentos, devendo o juiz discriminar os factos que considera provados e indicar, interpretar e aplicar as normas jurídicas correspondentes, concluindo pela decisão final.

4- Na fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos que julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua convicção; o juiz toma ainda em consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas pela lei ou por regras de experiência.

5- O juiz aprecia livremente as provas segundo a sua prudente convicção acerca de cada facto; a livre apreciação não abrange os factos para cuja prova a lei exija formalidade especial, nem aqueles que só possam ser provados por documentos ou que estejam plenamente provados, quer por documentos, quer por acordo ou confissão das partes.

6- No final da sentença, deve o juiz condenar os responsáveis pelas custas processuais, indicando a proporção da respetiva responsabilidade.

Artigo 615.º

Causas de nulidade da sentença

1- É nula a sentença quando:

a) Não contenha a assinatura do juiz;

b) Não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão;

c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível;

d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento;

e) O juiz condene em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido.

2- A omissão prevista na alínea a) do número anterior é suprida oficiosamente, ou a requerimento de qualquer das partes, enquanto for possível colher a assinatura do juiz que proferiu a sentença, devendo este declarar no processo a data em que apôs a assinatura.

3- Quando a assinatura seja aposta por meios eletrónicos, não há lugar à declaração prevista no número anterior.

4- As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 só podem ser arguidas perante o tribunal que proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário, podendo o recurso, no caso contrário, ter como fundamento qualquer dessas nulidades.

Artigo 662.º

Modificabilidade da decisão de facto

1- A Relação deve alterar a decisão proferida sobre a matéria de facto, se os factos tidos como assentes, a prova produzida ou um documento superveniente impuserem decisão diversa.

2- A Relação deve ainda, mesmo oficiosamente:

a) Ordenar a renovação da produção da prova quando houver dúvidas sérias sobre a credibilidade do depoente ou sobre o sentido do seu depoimento;

b) Ordenar, em caso de dúvida fundada sobre a prova realizada, a produção de novos meios de prova;

c) Anular a decisão proferida na 1.ª instância, quando, não constando do processo todos os elementos que, nos termos do número anterior, permitam a alteração da decisão proferida sobre a matéria de facto, repute deficiente, obscura ou contraditória a decisão sobre pontos determinados da matéria de facto, ou quando considere indispensável a ampliação desta;

d) Determinar que, não estando devidamente fundamentada a decisão proferida sobre algum facto essencial para o julgamento da causa, o tribunal de 1.ª instância a fundamente, tendo em conta os depoimentos gravados ou registados.

3- Nas situações previstas no número anterior, procede-se da seguinte forma:

a) Se for ordenada a renovação ou a produção de nova prova, observa-se, com as necessárias adaptações, o preceituado quanto à instrução, discussão e julgamento na 1.ª instância;

b) Se a decisão for anulada e for inviável obter a sua fundamentação pelo mesmo juiz, procede-se à repetição da prova na parte que esteja viciada, sem prejuízo da apreciação de outros pontos da matéria de facto, com o fim de evitar contradições;

c) Se for determinada a ampliação da matéria de facto, a repetição do julgamento não abrange a parte da decisão que não esteja viciada, sem prejuízo da apreciação de outros pontos da matéria de facto, com o fim de evitar contradições;

d) Se não for possível obter a fundamentação pelo mesmo juiz ou repetir a produção de prova, o juiz da causa limitar-se-á a justificar a razão da impossibilidade.

4- Das decisões da Relação previstas nos n.ºs 1 e 2 não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça.

Código Civil ou CC

Artigo 366.º

(Falta de requisitos legais)

A força probatória do documento escrito a que falte algum dos requisitos exigidos na lei é apreciada livremente pelo tribunal.

Artigo 368.º

(Reproduções mecânicas)

As reproduções fotográficas ou cinematográficas, os registos fonográficos e, de um modo geral, quaisquer outras reproduções mecânicas de factos ou de coisas fazem prova plena dos factos e das coisas que representam, se a parte contra quem os documentos são apresentados não impugnar a sua exactidão.

Directiva 2015/2436

Considerando (31)

As marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito do uso também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, o número de conflitos que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas.

Artigo 16.º

Uso da marca

1. Se, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, a marca não tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspensa durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita aos limites e às sanções previstos nos artigos 17.º, 19.º, n.º 1, 44.º, n.ºs 1 e 2, e 46.º, n.ºs 3 e 4, salvo justo motivo para a falta de uso.

2. Se em algum Estado-Membro for possível iniciar processos de oposição após o registo da marca, o prazo de cincos anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que a marca deixa de poder ser objeto de oposição ou, se já tiver sido apresentada uma oposição, a partir da data em que a decisão que encerra o processo de oposição transitar em julgado ou a oposição for retirada.

3. Relativamente a marcas registadas ao abrigo de acordos internacionais que produzem efeitos num Estado-Membro, o prazo de cincos anos referido no n.º 1 é calculado a partir da data em que marca deixar de poder ser objeto de recusa ou oposição. Se uma oposição tiver sido apresentada, ou se uma objeção tiver sido notificada por motivos absolutos ou relativos, o prazo é calculado a contar da data em que a decisão que encerra o procedimento de oposição ou se pronuncia sobre os motivos absolutos ou relativos transitar em julgado ou a oposição for retirada.

4. A data de início do prazo de cinco anos referido nos n.ºs 1 e 2 deve ser inscrita no registo.

5. São igualmente consideradas como utilização para efeitos do n.º 1:

a) o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular;

b) a aposição da marca em produtos ou na respetiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.

6. O uso da marca com o consentimento do titular é considerada feita pelo titular.

Código da Propriedade Industrial

Artigo 267.º

Uso da marca

1- Considera-se uso sério da marca:

a) O uso da marca tal como está registada ou que dela não difira senão em elementos que não alterem o seu caráter distintivo, de harmonia com o disposto no artigo 255.º, feito pelo titular do registo, ou por seu licenciado, com licença devidamente averbada, independentemente de a marca, sob a forma usada, estar também registada em nome do titular;

b) O uso da marca, tal como definido na alínea anterior, para produtos ou serviços para os quais foi registada, ou nas respetivas embalagens, destinados apenas a exportação;

c) O uso da marca por um terceiro, desde que o seja com o consentimento do titular e para efeitos da manutenção do registo.

2- Considera-se uso da marca coletiva o que é feito com o consentimento do titular.

3- Considera-se uso da marca de certificação ou de garantia o que é feito por pessoa habilitada.

4- O início ou o reatamento do uso sério nos três meses imediatamente anteriores à apresentação de um pedido de declaração de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não é, contudo, tomado em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser efetuado esse pedido de declaração de caducidade.

Artigo 268.º

Caducidade

1- Para além do que se dispõe no artigo 36.º, a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos para os produtos ou serviços para que foi registada, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.º 4 e no artigo anterior.

2- Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado:

a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular;

b) A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada.

3- A caducidade do registo da marca coletiva deve ser declarada:

a) Se deixar de existir a pessoa coletiva a favor da qual foi registada;

b) Se essa pessoa coletiva consentir que a marca seja usada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.

4- O registo não caduca se, antes de requerida a declaração de caducidade, já tiver sido iniciado ou reatado o uso sério da marca, sem prejuízo do que se dispõe no n.º 4 do artigo anterior.

5- O prazo referido no n.º 1 inicia-se com o registo da marca.

6- No caso das marcas internacionais, o prazo referido no n.º 1 inicia-se na data em que a marca deixar de poder ser objeto de recusa ou de oposição.

7- Para os efeitos previstos no número anterior, caso tenha sido apresentada oposição ou notificada uma recusa, o prazo é calculado a contar da data em que é proferida decisão final ou retirada a oposição.

8- Quando existam motivos para a caducidade do registo de uma marca, apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efetuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

Artigo 269.º

Pedidos de declaração de caducidade

1- Os pedidos de declaração de caducidade são apresentados no INPI, I. P.

2- Os pedidos referidos no número anterior podem fundamentar-se em qualquer dos motivos estabelecidos nos n.ºs 1 a 3 do artigo anterior.

3- O titular do registo é sempre notificado do pedido de declaração de caducidade para responder, querendo, no prazo de um mês.

4- A requerimento do interessado, apresentado em devido tempo, o prazo a que se refere o número anterior pode ser prorrogado, uma única vez, por mais um mês.

5- Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada.

6- Decorrido o prazo de resposta, o INPI, I. P., decide, no prazo de um mês, sobre a declaração de caducidade do registo.

7- O processo de caducidade extingue-se se, antes da decisão, ocorrer a desistência do respetivo pedido.

8- A caducidade é declarada em processo que corre os seus termos no INPI, I. P., e produz efeitos a contar da data do pedido de declaração de caducidade, salvo se, a pedido de uma das partes, seja fixada na declaração de caducidade qualquer data anterior em que se tenha verificado um dos motivos de caducidade.

9- A caducidade é averbada e dela se publicará aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

Artigo 281.º

Constituição do logótipo

1- O logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular.

2- O logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência.

Artigo 282.º

Direito ao registo

Tem legitimidade para requerer o registo de um logótipo qualquer entidade individual ou coletiva, de caráter público ou privado, que nele tenha interesse legítimo.

Artigo 283.º

Unicidade do registo

1- O mesmo sinal, quando se destine a individualizar uma mesma entidade, só pode ser objeto de um registo de logótipo.

2- A mesma entidade pode ser individualizada através de diferentes registos de logótipo.

Apreciação do recurso

A. Fundamentação deficiente

22. Segundo este Tribunal julga perceber, a apelante, embora não impugne a decisão relativa à matéria de facto, nem faça, para esse efeito, as indicações exigidas pelo artigo 640.º n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC), defende que a sentença enferma de erro na apreciação da matéria de facto pois, a prova do uso do logótipo pelo apelado, assenta em documentos não datados que, por isso, são legalmente inadmissíveis além de terem sido impugnados.

23. Com efeito, a apelante refere nas conclusões do recurso o seguinte:

“B) As provas de uso apresentadas sob os Doc. 2, fls 5 a 7, Doc. 3 fls 1 a 14 e Doc. 4 não estão datadas pelo que não poderiam ter sido aceites pelo Tribunal a quo. (...)

F) O Tribunal a quo não se pronunciou quanto à impugnação do conteúdo dos Doc. 2 fls. 1 a 4, então apresentados pelo ora Apelado.

G) O Tribunal a quo igualmente não se pronunciou quanto à impugnação da genuinidade dos Doc. 2 fls. 1 a 4, então apresentados pelo ora Apelado.”

24. A este propósito, convém sublinhar que o dever de fundamentação está ligado ao poder de reapreciação da decisão sobre a matéria de facto previsto no artigo 640.º do CPC, preceito cuja aplicação, porém, a recorrente não invoca expressamente ao interpor o presente recurso; assim como não procede à indicação inequívoca da decisão que, no seu entender deveria ser proferida sobre as questões de facto impugnadas, como exige artigo 640.º do CPC. Importa também recordar que, ainda que a apelante tivesse interposto recurso sobre a matéria de facto, quod non, a falta de indicação de todos os elementos previstos no artigo 640.º do CPC seria insuprível mediante despacho de aperfeiçoamento (cf. António Santos Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 6.ª Edição, Almedina, página 198).

25. No contexto acabado de mencionar, em que não houve recurso da matéria de facto, o artigo 662.º n.º 1 do CPC confere ao Tribunal da Relação a possibilidade, que não depende da iniciativa da parte, de aplicar regras imperativas extraídas do direito probatório material, para integrar, na decisão da primeira instância, factos que resultem de elementos do processo que imponham decisão diversa ou para dela retirar factos indevidamente considerados provados por desrespeitarem regras imperativas sobre a força probatória plena, sem prejuízo, neste caso, da sua sustentação noutros meios de prova (cf. António Santos Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 6.ª Edição, Almedina, página 333).

26. Dito isto, no que diz respeito à matéria de facto, importa apreciar se o Tribunal a quo infringiu regras imperativas sobre a prova plena ao fundamentar a sua convicção de que o apelado fez uso sério do logótipo no período relevante.

27. Para isso há que analisar os factos 7 a 9 (cf. parágrafos 16 a 18 supra). Dos factos 7 e 8 resulta que o Tribunal a quo deu como provado que a marca High Couture, registada em nome do apelado, usou o sinal High Company (correspondente ao logótipo aqui em crise) nas datas aí indicadas, a saber, 21.1.2020, 21.1.2021 e 20.5.2021. Adicionalmente, no facto 9 o Tribunal recorrido deu como provado o uso do sinal em crise em diversos veículos embora sem dar como provada a data em que isso ocorreu.

28. O Tribunal a quo indica como fundamento da sua convicção sobre a veracidade dos factos 7 a 9, os documentos juntos a fls. 17, 18 a 23, 24 a 31 e 35 que, pela consulta dos autos, electrónicos e do processo em versão papel, este Tribunal constata corresponderem aos documentos 2 a 4 mencionados no parágrafo seguinte.

29. Com efeito, o apelado juntou à impugnação judicial em primeira instância os documentos 2 a 4 cujo valor probatório foi posto em crise pela apelante nas contra-alegações em primeira instância, como a seguir será mencionado (cf. referência citius 96136 de 1.2.2022, Doc.2, Doc.3 e Doc.4). Em síntese, o conteúdo desses documentos é o seguinte:

=> O documento 2 tem as folhas numeradas de 1 a 7 e consiste em reproduções mecânicas/cópias de publicações, datadas de 21.1.2020 e 21.3.2021, na página Facebook da marca High Couture, de T-shirts estampadas com o logótipo aqui em crise (numa t-shirt) ou com as palavras HIGH COMPANY com caligrafia e disposição que apresentam algumas diferenças em relação ao logótipo, como a seguir será explicado (nas outras t-shirts); adicionalmente, esse documento reproduz fotografias publicadas em 20.5.2021 na página Facebook de “HighMachine costums” e fotografias sem data, de t-shirts estampadas com as palavras HIGH COMPANY; enfim, tal documento contém fotografias de bijutaria embora não seja legível o logótipo em crise no documento junto aos autos.

=> O documento 3 tem as folhas numeradas de 1 a 12 e consiste em reproduções mecânicas/fotografias não datadas, de veículos, de autocolantes, da porta de uma caixa de correio e da placa na fachada de um edifício, contendo o logótipo em crise ou apenas as palavras HIGH COMPANY com a grafia e disposição diversas usadas nalgumas da t-sirts fotografadas no documento 2; umas vezes com letras brancas sobre fundo preto, outras com letras pretas sobre fundo branco;

=> O documento 4 consiste numa única folha/fls. 38 do processo impresso, contendo a reprodução mecânica/fotografia não datada de máscaras faciais pretas com a palavra HIGH estampada a branco dentro de uma linha circular branca.

30. As reproduções mecânicas mencionadas no parágrafo anterior integram a noção de documentos em sentido lato, já que em sentido estrito, o documento é apenas o escrito que exprime uma declaração de ciência ou uma declaração de vontade, o que não é o caso dos documentos 2 a 4 juntos pelo apelado (cf. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2.ª Edição, Coimbra Editora Limitada, página 506). Acresce que, os documentos aqui postos em crise pela apelante são documentos particulares (cf. artigo 363.º n.º 2 parte final do Código Civil ou CC) aos quais faltam o requisito da assinatura autógrafa ou alógrafa do seu autor (artigo 373.º n.º 1 do CC).

31. Neste contexto, afigura-se que os documentos 2 a 4, juntos pelo apelado, devem estar sujeitos ao regime previsto no artigo 368.º do CC, ou seja, fazem prova plena dos factos que representam se a parte contra quem são apresentados não impugnar a sua exactidão. Ora, no caso em análise, tal como alega a apelante, esta impugnou tais documentos nos parágrafos 24, 25, 38 e 39 da resposta apresentada em primeira instância (cf. referência citius 99841 de 22.4.2022).

32. Em consequência, tendo a conformidade das reproduções mecânicas constantes dos documentos acima mencionados no parágrafo 29 sido impugnada, sem que as regras de direito material probatório prevejam que, nesse caso, há inversão do ónus da prova, afigura-se que deve ser aplicada a regra prevista no artigo 366.º do CC, segundo a qual tais documentos ficam sujeitos à livre apreciação do Tribunal, como sucede com os documentos particulares aos quais falta um dos requisitos (eg. a assinatura autógrafa ou alógrafa prevista no artigo 373.º n.º 1 do CC). Ou seja, uma vez impugnadas as reproduções mecânicas aqui em crise, as mesmas continuam a ser documentos legalmente admissíveis, mas a sua veracidade está sujeita à livre apreciação do Tribunal e terá de ser comprovada por meios adicionais caso se encontrem disponíveis nos autos (cf. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Volume I, 4.ª Edição, Coimbra Editora Limitada, página 325).

33. Neste contexto, há que recordar que o processo declarativo especial aqui aplicável não prevê uma fase autónoma de produção de prova subsequente, que confira à parte que juntou documentos impugnados a faculdade de provar a sua veracidade por outros meios (cf. artigo 43.º n.º 3 do CPI). Com efeito, o artigo 44.º do CPI apenas admite a eventual requisição, pelo Tribunal, do técnico em cujo parecer se fundou o despacho recorrido. Apesar disso, é configurável a possibilidade de o Tribunal, quando o julgue justificado, ordenar oficiosamente ou a requerimento, ao abrigo dos princípios do inquisitório e da adequação formal (cf. artigos 411.º e 547.º do CPC) a produção dos meios de prova que se mostrem apropriados para a boa decisão da causa (cf. Luís Couto Gonçalves, Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, páginas 159 a 160). O que, contudo, não foi requerido pelo apelado, nem oficiosamente ordenado pelo Tribunal de primeira instância.

34. Dito isto, o Tribunal a quo não se pronunciou sobre a impugnação, pela apelante, dos documentos 2 a 4 juntos pelo apelado, à luz do disposto na regra de direito material probatório constante do artigo 368.º do CC, não analisou criticamente as provas, não indicou se as suas ilações foram tiradas de outros factos instrumentais, em suma, não especificou de modo inteligível, os fundamentos que foram decisivos para a sua convicção sobre a veracidade dos factos 7 a 9, como exige o artigo 607.º n.º 4 do CPC. Em consequência, a fundamentação da sentença recorrida enferma, antes de mais, do vício de obscuridade previsto no artigo 615.º n.º 1 – c) do CPC, que a torna ininteligível quanto à apreciação dos documentos de folhas 17, 18 a 23, 24 a 31 e 35 (do processo impresso), que correspondem a pelo menos parte dos documentos 2 e 3 juntos pelo apelado, que são indicados, respetivamente, para prova dos factos 7, 8 e 9.

35. Pelo que, nessa medida tem razão a apelante quando defende que o Tribunal a quo não explicou, como devia, qual o relevo que deu à impugnação dos documentos 2 a 4 juntos pelo apelado e quando conclui que, tendo tais documentos tendo sido impugnados, a fundamentação constante da sentença sobre a sua veracidade é insuficiente para prova de factos que são essenciais para o julgamento da causa (e.g. os factos 7 a 9 sobre o uso do logótipo em crise).

36. Nas circunstâncias acima descritas, este Tribunal tem de ponderar a falta de impugnação, pela apelante, da decisão sobre a matéria de facto, nos termos previstos pelo artigo 640.º do CPC, o dever de observar o princípio do dispositivo consagrado no artigo 3.º n.º 1 do CPC e os poderes oficiosos para alterar a decisão sobre a matéria de facto, previstos no artigo 662.º n.º 1 do CPC, para resolver o seguinte problema: decidir se deve optar pela substituição ao Tribunal recorrido e, nesse caso, suprir a deficiente fundamentação da resposta dada aos factos 7 a 9; ou se, perante a deficiência e obscuridade da fundamentação, por total ausência de análise critica dos meios de prova nos termos exigidos pelo artigo 607.º n.º 4 do CPC, deve optar por anular a sentença recorrida e ordenar ao Tribunal a quo que sane a nulidade apontada.

37. Na ponderação entre o exercício do poder de substituição ou de cassação este Tribunal leva em conta que o segundo é subsidiário, ou seja, só deve haver lugar à cassação quando a substituição se revele inviável (cf. António Santos Abrantes Geraldes, Recursos em Processo Civil, 6.ª Edição, Almedina, página 357, nota 523, autor aí citado).

38. Feito este enquadramento, afigura-se que a substituição se revela possível pelos fundamentos a seguir indicados e uma vez que esta questão foi suscitada nas alegações de recurso e debatida por escrito nas contra-alegações, não se afigura necessário aplicar o disposto no artigo 665.º n.º 3 do CPC, pois não há lugar a decisão surpresa.

39. Assim, tendo os documentes 2 a 4 juntos pelo apelado sido impugnados e tratando-se de reproduções mecânicas às quais faltam os requisitos dos documentos particulares, nomeadamente a assinatura, este Tribunal julga que tais documentos não fazem prova plena dos factos que deles constam, mas estão, porém, sujeitos à livre apreciação do Tribunal – cf. artigos 366.º e 368.º do CC.

40. Da análise desses documentos (cf. parágrafo 29) resulta que na página Fecebook criada em nome da marca High Couture registada em nome apelado (cf. facto 4/parágrafo 13) e, portanto, por iniciativa do apelado, tiveram lugar publicações datadas de 21.1.2020 e 21.3.2021, de t-shirts estampadas com o logótipo aqui em crise (numa t-shirt) ou com as palavras “HIGH COMPANY” com caligrafia e disposição que apresentam algumas diferenças em relação ao logótipo (nas outras t-shirts). Com efeito, da análise do documento 2 junto pelo apelado resulta que foram publicadas, em 21.1.2020, uma fotografia de uma t-shirt com o logotipo em crise e nessa data, assim como em 21.1.2021 e 21.03.2021, foram aí publicadas fotografias de t-shirts desportivas estampadas na parte da frente com as palavras “HIGH” (por cima e em letra maiúscula) e “COMPANY” (por baixo em letras maiúsculas de tamanho mais pequeno do que a palavra “HIGH”), escritas com uma grafia diferente da usada no logótipo, na medida em que o desenho das letras cria a impressão de estas terem sido pintadas; num caso são letras em cor branca sobre o fundo preto da t-shirt, nos outros, letras em cor preta sobre fundo amarelo e sobre fundo azul, de cada uma das t-shirts.

41. Tendo em conta que o registo da marca do apelado High Couture, contém como elemento visual, fonética e graficamente dominante a palavra “HIGH” escrita em maiúsculas, idêntica ao elemento dominante do logótipo aqui em crise e que se apurou que o apelado requereu o registo dessa marca em 30.3.21, afigura-se que, à luz do princípio da livre apreciação e das regras gerais da experiência, merece credibilidade a publicação nesse mesmo ano, por iniciativa do apelado, na página Facebook criada em nome da marca, poucos meses antes do pedido de registo dessa marca, de fotografias onde aparece reproduzido o logótipo em crise ou esse logótipo com as alterações acima enunciadas. Esta conclusão é corroborada pela fotografia de máscaras faciais com a palavra HIGH constante do documento 4, acima analisado no parágrafo 29; tendo em conta a duração da pandemia (cf. facto 10/parágrafo 19) e a obrigatoriedade e/ou recomendação para uso de tais máscaras nos anos de 2020 e 2021, o Tribunal presume que o apelado usou o logótipo e, no caso das máscaras, o elemento dominante “HIGH”, entre 2020 a 2021. Ou seja, à luz das regras gerais da experiência este Tribunal presume do pedido de registo da marca com um elemento dominante idêntico ao do logótipo, feito em 2021 e da inscrição desse elemento dominante comum a ambos os sinais em máscaras faciais cujo uso foi obrigatório ou recomendado nos anos de 2020 e 2021, que o apelado usou o logótipo aqui em crise, como tal ou com alterações, em 2020 e em 2021. Dai o Tribunal ficar convicto da veracidade dos factos 7 e 8 com as alterações adicionadas supra nos parágrafos 16 e 17.

42. Relativamente ao facto 9/parágrafo 18, tendo em conta a concessão do logótipo em crise (cf. facto 1/paragrafo 10), afigura-se que merece credibilidade a aposição do logótipo, umas vezes com e outras sem alterações, nos locais constantes das fotografias analisadas no parágrafo 29, embora em datas não concretamente apuradas. Dai a resposta ao facto 9 com as alterações dela constantes do parágrafo 18.

43. No mais, o Tribunal ignora se a gestão da página Facebook em nome da entidade “HighMachine costums” depende do apelado e nas fotografias de bijutaria não é claramente legível o logótipo em crise, pelo que, nessa parte, o Tribunal não ficou convicto da utilização do logótipo pelo apelado.

44. Assim sendo, tendo este Tribunal apreciado os documentos 2 a 4 juntos pelo apelado, impugnados pela apelante, levando em conta os factos e elementos de prova adicionais analisados supra nos parágrafos 40 a 43, afigura-se que ficaram provados os factos 7 a 9 com os esclarecimentos/rectificações acima referidos nos parágrafos 16 a 18.

45. Em consequência, tem razão a apelante quando alega ter sido violado o disposto no artigo 368.º do CC e, por isso, este Tribunal, em substituição do Tribunal de primeira instância, sanou a nulidade que resulta da deficiente fundamentação e fez as rectificações e esclarecimentos que daí resultaram quanto aos factos 7 a 9/parágrafos 16 a 18. Sem que, porém, isso determine a procedência do recurso, pelos motivos a seguir explicados na análise da questão B.

B. Erro na aplicação dos artigos 269.º n.º 5 e 294.º do CPI

46. No que diz respeito à impugnação da decisão de direito, a apelante, nas conclusões de recurso, defende o seguinte:

“H) O Tribunal a quo errou quando referiu que não tinha sido alegado pela ora Apelante a violação do princípio da inalterabilidade consagrado no artigo 294.º do CPI, quando tal alegação consta do artigo 45.º das suas contra-alegações juntas ao referido Tribunal.

I) No caso em apreço, ainda que se viesse a aceitar as provas de uso apresentadas ou parte delas, o que não se concede, sempre se dirá que as mesmas não cumprem os parâmetros de verificação cumulativa que decorrem da jurisprudência aplicável (Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de março de 2003, processo C40/01 - Ansul).

J) As provas de uso aceites pelo Tribunal a quo correspondem a uma demonstração arquitetada e artificial de uso sério do logotipo em apreço, pelo que inatendíveis.

K) A justificação de falta de uso sério que o Tribunal a quo defendeu, em virtude da crise pandémica, é contraditória com o defendido pelo mesmo na sentença recorrida.”

47. Segundo este Tribunal julga perceber, conjugadas as conclusões do recurso acima mencionadas com a motivação constante do artigo 5 da motivação, afigura-se que a apelante defende que foram violados os artigos 269.º n.º 5 do CPI, segundo o qual, sendo invocada a caducidade do sinal, o ónus da prova do uso do logótipo impende sobre o titular do respectivo registo e 294.º do CPI, que consagra o princípio da inalterabilidade do logótipo.

48. A questão essencial que importa apreciar é, portanto, a de saber se o logótipo do apelado caducou devido ao não uso, como defende a apelante, porque o apelado não logrou provar o seu uso sério e sem variações que ponham em causa o princípio da inalterabilidade do sinal.

49. A este propósito, o artigo 298.º n.º 1 – b) do CPI estabelece que o registo do logótipo caduca por falta de uso do logótipo por cinco anos consecutivos, salvo motivo justificado. O artigo 298.º n.º 2 do CPI manda aplicar ao logótipo o regime previsto nos artigos 267.º a 269.º do CPI para a caducidade do registo das marcas.

50. No plano nacional, o conceito de uso sério encontra-se densificado no artigo 267.º do CPI, consistindo no uso do sinal tal como está registado ou no uso que não seja diferente do sinal registado senão em elementos que não alterem o seu carácter distintivo. Sendo também relevante, para este efeito, o uso por parte de um terceiro com o consentimento do titular do registo.

51. Tal como defende a apelante, quando invoca a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) constante do acórdão C-40/01, o conceito de uso sério do sinal que aqui está em causa é um conceito autónomo do direito da União que deve ser interpretado de modo uniforme pelos Tribunais nacionais.

52. Assim, os artigos 267.º e 268.º do CPI devem ser interpretados em conformidade com a Directiva 2015/2436, que se encontra neles transposta, em particular com o artigo 19.º dessa directiva que prevê que, a ausência de uso sério de uma marca para assinalar os produtos ou serviços para que foi registada, durante um período ininterrupto de cinco anos, sem que existam motivos que justifiquem a falta de uso, é motivo de extinção da marca. A este propósito, o considerando (31) da Directiva 2015/2436 estabelece que, as marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado e, por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas. Neste contexto, a marca que não é usada constitui um obstáculo à concorrência porque limita a variedade de sinais que podem ser registados e usados como marca, por outros concorrentes que queiram introduzir produtos idênticos ou semelhantes no mercado – cf. acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) nos processos C-149/11 e C-714/18.

53. Como já foi explicado supra, este regime sobre o uso sério da marca aplica-se ao logótipo aqui em crise por remissão do artigo 298.º n.º 2 do CPI.

54. Importa ainda referir que, à luz da interpretação que o TJUE fez do artigo 19.º da Directiva 2015/2436, no acórdão C-183/21, o ónus da prova do uso sério do sinal recai sobre o respectivo titular, solução adoptada pelo artigo 269.º n.º 5 do CPI.

55. Dito isto, o uso sério do logótipo qui em crise, é um conceito uniforme que pressupõe a verificação de dois requisitos (cf. C-40/01):

1) O uso comercial do sinal, que consiste na sua utilização efectiva de modo quantitativamente suficiente;

2) E o uso típico do sinal, que consiste em usá-lo de acordo com a sua capacidade distintiva.

56. Para apreciar a verificação dos dois requisitos do uso sério do sinal em litígio, mencionados no parágrafo anterior, importa levar em conta, antes demais, que a função distintiva do logótipo resultante dos artigos 281.º.282.º e 283.º do CPI é diversa da função distintiva das marcas.

57. Com efeito, embora o legislador tenha aproximado o regime do logótipo ao regime das marcas nos termos acima mencionados, a função distintiva do logótipo é diferente da função distintiva da marca. Enquanto a marca se destina a identificar a origem dos produtos, o logótipo deve ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos, podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência, como prevê o artigo 282.º n.º 2 do CPI; adicionalmente, o artigo 283.ºn.º 2 do CPI dispõe que a mesma entidade pode ser individualizada através de diferentes registos de logótipo; enfim, o artigo 281.º do CPI admite que o logótipo seja utilizado em estabelecimentos (cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, almedina, página 351).

58. Ora, é à luz da função distintiva do logótipo que resulta dos artigos 281.º a 283.º do CPI que o Tribunal aqui apreciará se se verificam os dois requisitos do seu uso sério.

59. No que diz respeito ao primeiro requisito do uso sério, o uso comercial, o Tribunal leva em conta os seguintes parâmetros de apreciação (cf. acórdãos do TJUE C-40/01, C-174/01, C- 149/11, C-252/15, C- 689/15, C-194/17 e C- 772/18):

=> O uso da do sinal deve ter por fim criar ou conservar um mercado;

=> São de excluir da noção de uso sério os usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pelo registo do sinal;

=> A apreciação do carácter sério do uso deve levar em conta a totalidade dos factos e circunstâncias adequados a provar a exploração comercial do sinal, nomeadamente, as características do mercado em causa, a natureza, no caso do logótipo, da entidade individualizada ou dos estabelecimentos, anúncios ou impressos em que é usado o logótipo, o âmbito territorial e quantitativo da utilização, bem como a sua frequência e a regularidade;

=> A utilização do sinal, ainda que mínima, que corresponda a uma justificação comercial efectiva, pode ser suficiente para comprovar o carácter sério desse uso.

60. Convém sublinhar que a caducidade do sinal, tal como está prevista no artigo 268.º do CPI, não é automática, não opera ex lege no termo do período de não uso por cinco anos; tem de ser pedida e declarada como prevê o artigo 269.º do CPI; é sanável se o titular reiniciar o seu uso; ainda que o sinal tenha deixado de ser usado por muito tempo, não é possível declarar a sua caducidade se, no momento em que é intentada a ação de caducidade, a marca estiver a ser usada seriamente (cf. Elena de la Fuente Garcia, Signos distintivos, in Propriedad Industrial: Teoria y Práctica, vários autores, páginas 200 a 227).

61. Neste contexto, há que analisar a situação do logótipo aqui em crise em 19.10.2021, momento em que foi intentado o pedido de declaração de caducidade (cf. facto provado 3/parágrafo 12). Ora, tal como julgou o Tribunal recorrido, apurou-se o uso, pelo apelado, do logótipo em crise, em 2020 e em 2021. Na verdade, não obstante as rectificações feitas por este Tribunal no que diz respeito à resposta aos factos 7 e 8/parágrafos 16 e 17, que resultaram da análise critica dos meios de prova à luz das regras de direito probatório aplicável, o certo é que se apurou que o apelante usou o logótipo em crise para assinalar a actividade de produção de t-shirts, em publicações feitas nas redes sociais para fins publicitários que, no caso concreto, aliaram o logótipo a uma marca (em nome da qual foi criada a página de Facebook), que também assinala vestuário; na altura essa marca foi usada como marca de facto mas o apelante requereu e obteve o seu registo alguns meses depois (cf. facto 4/parágrafo 13). Do conjunto destes factos o Tribunal presume (cf. artigo 351.º do CC) a intenção séria por parte do apelado de usar o logótipo em crise para fins comerciais.

62. É certo que o apelado não juntou prova de ter feito vendas das t-shirts que assinalou com o logótipo, como alega a apelante, mas tendo em conta que o logótipo pode ser usado tanto para anúncios e fins publicitários, como para distinguir uma entidade ou uma actividade, afigura-se que o uso do logótipo se destinou a fins publicitários, de divulgação e promoção, sendo as publicações dirigidas ao mercado português através da publicidade de t-shirts desportivas feita nas redes sociais (cf. artigo 281.º n.º 2 do CPI). Já da utilização do logótipo em diversas viaturas e noutros locais, ainda que não se tenha apurado em que datas foi aí usado (facto provado 9/parágrafo 18), extrai-se que o apelado usou o sinal (nalguns casos com alterações que a seguir serão analisadas) para assinalar a entidade individual titular do registo e distinguir a sua actividade (cf. artigos 281.º n.º 2 e 282.º do CPI). Neste contexto, tendo em conta o período relevante acima indicado nos parágrafos 60 e 61, o Tribunal julga que dos factos provados resulta que existiu uso comercial do logótipo em três ocasiões, entre 2020 e 2021: em 21.1.2020, em 21.1.2021 e em 21.03.2021 (cf. factos provados 7 e 8/parágrafos 16 e 17). No período da pandemia acima apurado (facto provado 10/parágrafo 19), em que se verificaram restrições na actividade económica e comercial em geral (cf. Lei 1-A/2020 de 19 de Março, alterada pela última vez pela Lei 91/2021 de 17712), a utilização do logótipo, ainda que mínima, em três publicações online, nas redes sociais, nos termos apurados, afigura-se justificada e suficiente para comprovar a intenção séria do apelado de usar o logótipo em crise para fins comerciais.

63. Em consequência, o apelado logrou provar o primeiro requisito do uso sério do logótipo, a saber, o uso comercial, com o âmbito territorial e temporal exigido para impedir a caducidade.

64. Quanto ao segundo requisito do uso sério do logótipo, a saber, o seu uso típico, este Tribunal leva em conta o que dispõe o artigo 16.º n.º 5 – a) da Directiva 2015/ 2436, quanto à noção de uso sério da marca, aqui aplicável ao logótipo; de acordo com essa noção o uso sério do sinal compreende “o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca, sob a forma utilizada, estar também registada em nome do titular”.

65. A disposição legal referida no parágrafo anterior encontra-se transposta no direito nacional (cf. artigo 255.º do CPI). Nesse contexto, a apelante defende que, ainda que se prove o uso comercial do logótipo (como sucedeu) há violação do princípio da inalterabilidade. O princípio da inalterabilidade do logótipo está previsto no artigo 294.º do CPI, disposição legal essa que remete, com as necessárias adaptações, para o artigo 255.º n.ºs 2, 3 e 4 do CPI, que, por sua vez, regula os termos em que é admitido um desvio ao princípio da inalterabilidade do sinal.

66. Para aplicar o regime previsto no artigo 255.º n.ºs 2 a 4 do CPI importa antes de mais levar em conta que o logótipo aqui em crise é um sinal misto, nominativo e figurativo, no qual não foram reivindicadas cores (cf. processo do INPI junto com a referência 98288, Doc. 3 e D0c.4). A esta luz, não tendo sido reivindicadas cores como uma das características do logótipo, a modificação das cores é irrelevante.

67. Seguidamente, para saber se se verificam ou não os requisitos de um desvio admissível ao princípio da inalterabilidade, este Tribunal leva a cabo as duas operações a seguir enunciadas (cf. Código da Propriedade Industrial Anotado, Coordenação: luís Couto Gonçalves, Almedina, página 997).

68. Em primeiro lugar, o Tribunal fixa o elemento característico e predominante do sinal, que neste caso é o elemento nominativo e figurativo “HIGH”, escrito com letras maiúsculas, em grafia grossa e em tamanho maior, pois tem cerca do triplo do tamanho do outro elemento nominativo do sinal, “COMPANY”, escrito em letras maiúsculas, de grafia mais fina e de tamanho menor, por baixo da palavra “HIGH”. O primeiro elemento e o mais visível do sinal é “HIGH”. De um ponto de vista fonético e figurativo, o elemento HIGH é assim o elemento predominante e característico do logótipo.

69. Em segundo lugar, o Tribunal compara o logótipo tal como foi registado com o logótipo usado, para determinar se o elemento predominante e característico foi alterado. Neste contexto provou-se que na publicação de 20.1.2020 o logótipo estampado numa das t-shirts é idêntico ao logótipo registado, pelo que não foi alterado. Nas outras publicações, feitas na mesma data e em 21.1.2021 e 21.03.2021, o elemento dominante continua a ser “HIGH”, escrito em primeiro lugar, por cima de “COMPANY”. “HIGH” aparece em letras de tamanho e grossura maiores mas a grafia das letras é diferente em ambos os elementos nominativos, a diferença de tamanho e espessura da letra usada nas palavras “HIGH” e “COMPANY” é menor embora “HIGH” continue escrita em letra de maior tamanho; a palavra “COMPANY” continua a estar por baixo da palavra “HIGH” mas mais à direita; deste modo a palavra “COMPANY” ganha visibilidade embora, pela posição em que está e pelo tamanho, o elemento dominante continue a ser “HIGH”.

70. Nestas circunstâncias, tendo em conta que numa das publicações o logótipo permaneceu inalterado e nas demais se mantém inalterada a posição dominante do elemento “HIGH”, apesar das modificações na grafia, no tamanho e posição comparativos desse elemento em relação ao elemento “COMPANY”, acima analisadas, afigura-se que a impressão comercial causada no consumidor médio (população jovem e adulta que pratica desporto e/ou usa roupa desportiva) da actividade assinalada (produção de t-shirts desportivas) é correspondente à versão do sinal registado.

71. Pelo que, não merece censura a sentença recorrida na parte em decidiu que a apelante logrou provar igualmente o uso típico do logótipo.

Em síntese

72. Tendo sido impugnada a prova junta pelo apelado mediante reproduções mecânicas, tais elementos não fazem prova plena dos factos que documentam, mas estão sujeitos à livre apreciação pelo Tribunal e devem ser conjugados com outros elementos de prova e com os factos instrumentais disponíveis nos autos – cf. artigos 366.º e 368.º do CC e 607.º n.º 4 do CPC.

73. A violação da regra de direito material probatório enunciada no artigo 368.º do CC e a nulidade prevista no artigo 615.º n.º 1 c) do CPC, por deficiente fundamentação, devem ser supridas por este Tribunal à luz do disposto no artigo 662.º n.º 1 do CPC, que confere ao Tribunal da Relação o poder de rectificar a decisão sobre a matéria de facto, independentemente da alegação das partes, sempre que tenha sido indevidamente aplicada uma regra sobre a prova plena. Tendo tal questão sido objecto de discussão escrita nas alegações e contra-alegações de recurso, não há lugar a decisão surpresa e, por isso, não é necessário o cumprimento do disposto no artigo 665.º n.º 3 do CPC que tem por fim evitá-la.

74. Tendo a apelante invocado a caducidade do logótipo registado em nome do apelado, este logrou provar os dois requisitos do uso sério do logótipo, a saber o uso comercial e o uso típico, sem violação do princípio da inalterabilidade, com o âmbito temporal e territorial exigidos para impedir a caducidade – cf. artigos 255.º, 269.º, 294.º e 298.º do CPI.

75. Motivos pelos quais improcede o recurso e deve ser confirmada a sentença recorrida que manteve o registo do logótipo aqui em crise, de que é titular o apelado.

Decisão

Acordam as juízas desta secção em:

I. Suprir a deficiente fundamentação de facto e rectificar em conformidade as respostas aos factos 7 a 9 acima enunciadas nos parágrafos 16 a 18.

II. Julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida que manteve o registo do logótipo n.º 36781 de que é titular o apelado.

III. Condenar em custas a apelante – artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.

IV. Ordenar, após trânsito e baixa dos autos, o cumprimento do disposto no artigo 46.º do CPI.

Lisboa, 7 de Junho de 2023

Paula Pott

Eleonora Viegas

Ana Mónica Pavão

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