180/23.7YHLSB-B.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

SUMÁRIO (da responsabilidade do Relator)

I. No presente recurso a questão de fundo principal passa por saber se a patente europeia invocada pelas Recorridas (EP’415), e, consequentemente, o respetivo Certificado Complementar de Proteção (CCP’456), enferma dos vícios de falta de atividade inventiva e/ou suficiência descritiva e/ou aplicação industrial, que lhe são imputados pela Recorrente em sede de defesa por exceção.

II. Para tanto, alega a Recorrente, em síntese, que a EP’415 nada acrescenta ao respetivo estado da técnica revelado, desde logo, pelo pedido de patente internacional WO’131. Acresce que, o apixabano, medicamento aqui controverso, estava contido no pedido de patente original (WO’652) de forma não preferencial nos muitos milhares de compostos aí descritos, de modo que o perito na especialidade não lhe daria particular relevância. Acresce ainda que o efeito técnico da patente – eficaz e melhorada inibição do factor Xa, com efeitos anticoagulantes para o tratamento de distúrbios tromboembólicos –, encontrava-se apenas especulado no pedido, não se mostrando aí minimamente demonstrada a atividade do apixabano, de modo que o perito na especialidade não retiraria, reportando-se àquele pedido, qualquer ensinamento técnico.

III. Para a resposta às questões suscitadas no recurso assume particular importância a decisão de 23-03-2023, caso G 2/21, da Grande Câmara de Recursos do IEP (Instituto Europeu de Patentes). Resulta do n.º 1 do dispositivo desta decisão, que uma publicação que serve como prova do efeito técnico de que depende o reconhecimento da atividade inventiva da patente, não pode ser desconsiderada pelo simples facto de não poder considerar-se pública no momento da apresentação do pedido de patente e por ter sido apresentada em momento posterior. Mais resulta do n.º 2 do dispositivo daquela decisão, que importa saber se o perito da especialidade, tendo presente o conhecimento comum na matéria e baseando-se no pedido de patente tal como originalmente apresentado, derivaria o dito efeito técnico por englobado (encompassed) no ensinamento técnico e incorporado (embodied) no mesmo pedido.

IV. Tal decisão foi posteriormente interpretada por uma Câmara de Recurso do IEP, em concreto, por decisão de 28-07-2023, caso T 116/18, desde logo no sentido de que o requisito do n.º 2 do dispositivo do G 2/21 não se mostrará preenchido, se o perito da especialidade, tendo em conta o conhecimento comum na matéria à data da apresentação do pedido, e baseando-se no mesmo pedido, teria razões legítimas para duvidar que o alegado efeito técnico poderia ser obtido para a matéria reivindicada. Para este requisito se mostrar verificado, é desnecessário que o pedido contenha prova experimental ou uma declaração verbal positiva do alegado efeito técnico.

V. Nesta sede cautelar, regida por uma lógica de sumario cognitio, o presente tribunal não vislumbra razões suficientes para contraditar a dita “jurisprudência”.

VI. Neste contexto, aplicando a referida “jurisprudência” ao caso concreto, conclui-se que a patente na sua forma original, emendada no decurso do procedimento de concessão no IEP em 18-01-2008, não enferma dos vícios aludidos, julgando-se, assim, improcedente o pedido principal do recurso no sentido do conhecimento da exceção de nulidade da patente.

VII. Mais recordamos, nesta sede cautelar, conforme salienta o Tribunal de Justiça (TJ) no caso C‑44/21, que “o fator «tempo» reveste especial importância para efeitos do respeito efetivo dos direitos de propriedade intelectual.” Mais sublinha aquele acórdão que as patentes europeias gozam de uma presunção de validade a partir da data de publicação da sua concessão, gozando de todo o alcance da proteção garantida, nomeadamente, pela Diretiva 2004/48 (Diretiva Enforcement).

VIII. Por fim, em sede da ordem da sentença recorrida relativa à prestação de informações pela Recorrente, consideramos aqui aplicável o disposto no artigo 344.º do Código de Propriedade Industrial, pelo que, também nesta parte improcede o recurso.

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa

I. RELATÓRIO

Recorrente/Requerida: PharmaKERN PORTUGAL – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, L.da,

Recorridas/Requerentes: BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND UNLIMITED COMPANY, SWORDS LABORATORIES e BRISTOLMYERS SQUIBB FARMACÊUTICA PORTUGUESA, S.A. (conjuntamente, “BMS”)

1. As Requerentes intentaram, em 04-03-2024, contra a Requerida, procedimento cautelar, ao abrigo do artigo 345.º do Código de Propriedade Industrial, no qual formularam os seguintes pedidos:

“(i) abster-se imediatamente de, no território português, ou com vista a comercializar nesse território, por si própria ou através de terceiros, de explorar a invenção protegida pelo CCP 456, nomeadamente, através do fabrico, oferta, armazenamento, colocação no mercado, venda e/ou importação ou posse, para qualquer um dos fins acima mencionados, os medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern objeto das AIMs identificadas no artigo 13.º e AA. Doc. n.º 5;

(ii) retirar imediatamente, do mercado português, a suas expensas, os medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern que tenham já sido oferecidos, vendidos e/ou fornecidos, diretamente pela Requerida ou através de terceiro(s) no território português;

(iii) nos termos do artigo 344.º do CPI, prestar informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos medicamentos Apixabano Pharmakern, nomeadamente (i) os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos referidos medicamentos, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários e (ii) as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido com os medicamentos Apixabano Pharmakern;

(iv) nos termos do artigo 345.º, n.º 4, do CPI, 365.º, n.º 2, do Código de Processo Civil e 829.º-A do Código Civil, pagar uma sanção pecuniária compulsória no valor de € 0,53 (cinquenta e três cêntimos) por cada unidade (comprimido) dos seus medicamentos Apixabano Pharmakern vendida na pendência da providência que vier a ser decretada por este Tribunal.

Requer-se ainda a publicitação da decisão final, nos termos do artigo 350.º do CPI, a expensas da Requerida, bem como a sua condenação nas custas do presente procedimento cautelar.”

2. Para tanto, as Requerentes alegaram, em síntese, que:

a) São titulares da patente europeia designada de EP’415, pedida perante o Instituto Europeu de Patentes (“IEP”) a 17 de setembro de 2002 e com menção da concessão da patente foi publicada no Boletim Europeu de Patentes 2009/33 a 12 de agosto de 2009.

b) A proteção conferida pela EP ‘415, relativamente à substância ativa apixabano, foi estendida por via do CCP 456 de que a BMSHI é titular, em vigor até 20 de novembro de 2026.

c) Os medicamentos Apixabano Pharmakern encontram-se abrangidos pelo âmbito de proteção do CCP 456 e estão a ser oferecidos e comercializados no território português pela Requerida, violando, de forma atual e efetiva, o direito industrial titulado pelas Requerentes.

3. Regularmente citada, a Requerida veio, em 24-04-2024, deduzir Oposição ao procedimento cautelar onde, para além de impugnar diversa matéria de facto alegada no requerimento inicial, alega, em síntese, o seguinte:

a) Deve ser ordenada a suspensão da instância até que seja proferida decisão de mérito na ação principal, onde foi deduzido pedido reconvencional para declaração de nulidade e a consequente revogação da parte nacional da EP'415 e do CCP456 correspondente ou no processo declarativo n.º 209/22.6YHLSB onde também é pedida a nulidade dos mesmos direitos industriais.

b) O pedido referido na alínea i) é um pedido que não é temporário, sujeito à condição da decisão na ação principal, mas sim um pedido dirigido a um comportamento definitivo, o que é inadmissível ao abrigo das regras processuais da providência cautelar.

c) O pedido contido na alínea ii) visa um comportamento impossível. De facto, a BMS pretende que a Requerida recolha medicamentos que já foram vendidos, muitos dos quais foram vendidos a doentes e, nessa circunstância, certamente tomados pelos mesmos.

d) O pedido contido na alínea iii) é absolutamente inadmissível no âmbito de uma providência cautelar.

e) A EP’415 é nula, por não cumprir com os requisitos de patenteabilidade previstos na Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, aprovada pelo Decreto n.º 52/91, de 30 de agosto (‘CPE’), em concreto, (a) por carecer de atividade inventiva e/ ou (b) por não revelar, de forma suficientemente clara e completa, a invenção objeto da mesma e/ ou (c) pelo facto de o objeto das respetivas reivindicações, designadamente da reivindicação ‘1.’ à reivindicação ‘29.’, não emergir diretamente do respetivo pedido. Nesta esteira, o CCP 456 é também nulo.

f) A BMS não logrou demonstrar a verificação do requisito do periculum in mora, ou seja, a ocorrência de danos graves e de difícil reparação em relação aos seus direitos.

g) Acresce que os danos não alegados que podem ser causados pela providência cautelar são mais elevados do que os alegados danos que podem ser causados pela espera da decisão na ação principal, pelo que é aplicável o disposto no artigo 368.º, n.º 2 do Código de Processo Civil.

h) A sanção pecuniária pretendida pela BMS deve também ser indeferida.

4. Por requerimento de 14-05-2024, as Requerentes pronunciaram-se sobre as exceções invocadas pela Requerida na Oposição.

5. Realizou-se audiência de julgamento, comportando sete sessões, em concreto, nos dias 16-09-2024, 26-09-2024, 11-10-2024, 31-10-2024, 04-11-2024, 25-11-2024 e 05-12-2024.

6. Após julgamento, o tribunal a quo proferiu decisão final em 31-12-2024 (doravante sentença recorrida), com o seguinte dispositivo:

“Pelos fundamentos expostos, julgo o presente procedimento cautelar parcialmente procedente, por provado, e, consequentemente, condeno a Requerida a:

a) abster-se imediatamente de - no território português, ou com vista a comercializar neste território, por si própria ou através de terceiros - explorar a invenção protegida pelo CCP 456, nomeadamente, através do fabrico, oferta, armazenamento, colocação no mercado, venda e/ou importação ou posse, para qualquer um dos fins acima mencionados, os medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern objeto das AIMs identificadas na fundamentação de facto, até ao trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida nos autos principais ou até 20-11-2026, se tal data se verificar em momento anterior ao trânsito;

b) no prazo de dez dias a contar da notificação da presente decisão, prestar informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos medicamentos Apixabano Pharmakern, fornecendo, nomeadamente (i) os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos referidos medicamentos, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários e (ii) as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido com os medicamentos Apixabano Pharmakern, informações estas que deverá prestar nos moldes abaixo concretizados, através da entrega de suportes físicos, em duas vias, que ficarão guardados em Cofre, na Secretaria deste Tribunal, e de acesso confidencial;

c) dentro do prazo de dez dias a contar da notificação da presente decisão, dar conhecimento a todas as empresas e entidades referidas em b) - a suas expensas e pelos meios que usualmente utiliza nas respectivas comunicações - do seguinte:

“(…)

Por decisão proferida nos autos de Procedimento Cautelar n.º 180/23.7YHLSB-B, do Tribunal de Propriedade Intelectual, informa-se que:

1. Por decisão proferida nos acima mencionados autos, a PHARMAKERN PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA foi condenada a:

“(…) abster-se imediatamente de - no território português, ou com vista a comercializar neste território, por si própria ou através de terceiros - explorar a invenção protegida pelo CCP 456, nomeadamente, através do fabrico, oferta, armazenamento, colocação no mercado, venda e/ou importação ou posse, para qualquer um dos fins acima mencionados, os medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern objeto das AIMs identificadas na fundamentação de facto, até ao trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida nos autos principais ou até 20-11-2026, se tal data se verificar em momento anterior ao trânsito;(…)”

2. A decisão referida em 1 tem efeitos imediatos e o seu incumprimento é susceptível de integrar a prática de um crime de desobediência, pela a PHARMAKERN PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

3. A decisão referida em 1. é susceptível de recurso para os Tribunais Superiores.

4. A partir da notificação da decisão, a PHARMAKERN PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. apenas poderá proceder à entrega (material) de medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern, em cumprimento de contratos anteriormente celebrados em que haja já ocorrido pagamento e/ou vencimento da obrigação de entrega.

5. A restrição à medida de proibição de comercialização determinada em 4. assume carácter excepcional, por se ter concluído, na decisão, que a imediata retirada do mercado dos medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern, já entregues a terceiros ou cuja entrega já haja sido contratualmente acordada e paga ou objecto de vencimento, poderia, em tese, comprometer o interesse público da saúde e direitos de terceiros que não sejam partes no processo.

6. Nos termos do artigo 375.º do Código de Processo Civil, incorre na pena do crime de desobediência qualificada todo aquele que infrinja a providência cautelar decretada, sem prejuízo das medidas adequadas à sua execução coerciva. (…)”

d) no prazo de vinte dias, comprovar nos autos o cumprimento do decidido em c), mediante junção de documentos demonstrativos das comunicações, cronologicamente organizados de acordo com as informações que vierem a ser prestadas de acordo com o decidido em b) e que, por forma a assegurar a confidencialidade de tais documentos, deverão ser gravados em ficheiros, que integrarão os suportes físicos de duas vias, que ficarão guardados em Cofre, na Secretaria deste Tribunal e de acesso confidencial, nos moldes já referidos;

e) pagar uma sanção pecuniária compulsória no valor de € 0,53 (cinquenta e três cêntimos) por cada unidade (comprimido) dos seus medicamentos Apixabano Pharmakern vendida após o decretamento da providência ora decretada, acaso ocorra incumprimento da proibição aludida em a).

Confidencialidade

Mais determino a criação de um apenso informático, confidencial, no qual deverá apontada apenas a descrição genérica dos elementos abaixo identificados, cuja junção, em suporte físico se determinou à Requerida.

Nestes termos, e por forma a assegurar o cumprimento do decidido, a Requerida deverá juntar lista numerada de todos:

a) os fornecimentos e distribuições de medicamentos;

b) as transações ocorridas, organizadas cronologicamente tendo por referência as datas das respectivas celebrações,

identificando os contratos que titulem cada uma das referidas operações,

bem como das contrapartes em cada contrato,

quantidades e apresentação dos medicamentos fornecidos,

preços acordados,

quantidade de medicamentos efectivamente entregues em execução de tais contratos, referências dos lotes e datas e locais de entrega.

Por forma a agilizar a respectiva consulta, as listas a fornecer deverão ser acompanhadas de duas tabelas, em Excel: uma para os fornecimentos e distribuição e outra para as vendas, listas essas que deverão incluir os elementos acima elencados.

As referidas listas deverão ser juntas, no prazo de dez dias a contar da notificação da presente decisão, gravadas em suportes físicos, suportes físicos estes que ficarão guardados em cofre da Unidade Orgânica deste Tribunal, não devendo constar dos autos em suporte digital, por forma a assegurar a confidencialidade de tais elementos.

A consulta de tais suportes apenas é autorizada aos Ilustres Mandatários que representam as partes nestes autos de Procedimento Cautelar.

Qualquer outro pedido de consulta terá que ser formulado por escrito e decidido por despacho, após cumprimento do contraditório.

Por forma a assegurar o cumprimento do decidido no que respeita à alínea c) desta decisão, a Requerida deverá juntar ao suporte físico acima mencionado cópias das comunicações do decidido às empresas, entidades ou particulares que vierem a ser identificadas, no cumprimento do decidido em b).

Quanto à publicitação da acção, nos termos do artigo 350.º do Código da Propriedade Industrial, a mesma não se reputa necessária.

Valor da causa: 30.000,01€ (valor fixado provisoriamente, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 299.º, n.º 4 do Código de Processo Civil).

Registe como decisão de mérito (sentença) e notifique, sendo a Requerida pessoalmente, mediante carta registada com aviso de recepção, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 375.º do Código de Processo Civil, de que incorre no crime de desobediência qualificada todo aquele que infringir a providência cautelar ora decretada, sem prejuízo das medidas adequadas à sua execução coerciva.

Mais notifique:

a) a Digna Sr.ª Magistrada do Ministério Público em representação do Estado Português, com duas certidões desta decisão, solicitando-se que a uma cópia da decisão seja transmitida ao membro do Governo responsável pela pasta da saúde, pelos canais oficiais;

b) o Infarmed.”

7. De tal sentença veio a Requerida, por requerimento de 31-01-2024, interpor recurso de apelação.

8. No respetivo recurso, a Recorrente formulou 321 conclusões, que aqui se dão por reproduzidas.

Nas conclusões do recurso são suscitadas as seguintes questões:

i. Relativamente às alíneas c) e d) do Dispositivo, a sentença é nula por excesso de pronúncia e por violação do princípio do contraditório, constituindo uma decisão surpresa? No âmbito desta questão, a interpretação do Tribunal a quo sobre os seus poderes, mormente no sentido de lhe ser permitido decidir de forma superior e distinta do pedido é, inclusive, inconstitucional, por violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, decorrente dos princípios do Estado de Direito Democrático consagrado nos artigos 2º e artigo 20º, n.º 4 da CRP, na parte em que consagra o direito fundamental a um processo justo e equitativo, como parte do direito do acesso à justiça? (conclusões 1 a 18)

ii. A sentença é nula por contradição entre os fundamentos e a decisão? (conclusões 19 a 24)

iii. A sentença é nula por violação do princípio do esgotamento do poder jurisdicional? (conclusões 25 a 30)

iv. Ao recusar apreciar o argumento de nulidade da EP’415 e CCP456 nos termos deduzidos pela Requerida, a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, tendo violado, inclusive, os artigos 202.º e 20.º da CRP? (conclusões 31 a 65)

v. Em sede de impugnação da matéria de facto: os factos provados n.ºs 20 a 23, 24 e 28 devem ser dados como não provados; os factos não provados b, c, f, j, k, o, q e s, devem considerar-se provados, para além de outros indicados pela Recorrente?

vi. Acresce que o facto n.º 32 não devia ter sido dado como provado?

vii. Por fim, deve ser ordenada a renovação da prova testemunhal produzida pelas Partes, em particular das testemunhas cujo depoimento em sentido contraditório foi referido ao longo da sentença (Professor BB, Dr. CC, Professor DD, Professor EE, e Professor FF); e/ou ii) ordenar a realização de perícia para ultrapassar as dúvidas subjacentes à matéria de facto face às incorreções imputadas à sentença recorrida?

(conclusões 66 a 247)

viii. As deficiências do pedido WO’652 implicam a conclusão de que a EP’415 é nula por falta de atividade inventiva, por insuficiência da descrição e/ou por falta de aplicação industrial, devendo-se, em conformidade, indeferir o procedimento cautelar? (conclusões 248 a 300)

ix. Subsidiariamente, a sentença recorrida deve ser revogada na parte em que a condenou a Recorrente a prestar informações detalhadas e confidenciais sobre os seus parceiros comerciais, porquanto o regime disposto no artigo 344.º do CPI não é permitido ao abrigo de providências cautelares? (conclusões 301 a 321)

9. A Recorrente termina as alegações de recurso com o seguinte pedido (transcrição):

“Nestes termos, e nos demais de direito, cujo douto suprimento de Vossas Excelências expressamente requer, deve o presente recurso ser julgado integralmente procedente e, em consequência:

(i) Deverá ser declarada a nulidade da sentença recorrida e ordenada a remessa dos autos para o Tribunal de Propriedade Intelectual para que seja sanada a nulidade e proferida nova decisão de mérito; ou

(ii) Deverá ser ordenada a renovação da prova testemunhal produzida e, sendo necessária, seja a ordenada a elaboração de relatório pericial por entidade terceira sobre as questões de facto colocadas à apreciação do Douto Tribunal;

(iii) Deverá ser revogada a sentença judicial proferida pelo Tribunal a quo e substituída por decisão que indefira a providência cautelar e absolva a Recorrente dos pedidos deduzidos pelas Recorridas.”

10. As Recorridas responderam ao recurso, por requerimento de 05-03-2025, pugnando, em suma, pela total improcedência do mesmo e consequente manutenção do decidido.

11. No seguimento da alegada nulidade da sentença por falta de cumprimento do contraditório, invocada no recurso, o tribunal a quo, em despacho proferido em 26-03-2025, determinou o seguinte: “havendo que configurar a acima mencionada arguição como arguição de nulidade processual, susto o cumprimento do decidido, apenas no que respeita às duas alíneas acima citadas [alíneas c) e d) do dispositivo da sentença recorrida], e determino a notificação da Requerida e das Requerentes para, querendo, se pronunciarem quanto a tal arguição incidentalmente formulada em sede de doutas alegações de recurso”.

12. Após a pronúncia de ambas as partes sobre o ponto referido no parágrafo anterior, o tribunal a quo, em despacho de 15-06-2025, entendeu que “não ocorreu qualquer nulidade, sendo que as alíneas c] e d] se limitam a dar cumprimento ao decidido a título principal.”

13. Por despacho proferido em 20-10-2025, o tribunal a quo pronunciou-se sobre as alegadas nulidades da sentença, supra descritas em 8/iii/iv, no sentido de não se verificarem.

14. Em sede do presente recurso de apelação, foi cumprido o disposto nos artigos 657.º, n.º 2 e 659.º, do Código de Processo Civil.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Das alegadas nulidades da sentença recorrida

i. Relativamente às alíneas c) e d) do Dispositivo, a sentença é nula por excesso de pronúncia e por violação do princípio do contraditório, constituindo uma decisão surpresa?

15. Neste âmbito, nas suas profícuas alegações de recurso que não primam, portanto, pelo poder de síntese, alega a Recorrente, em essência, que o determinado nas alíneas c) e d) do Dispositivo da sentença recorrida, excede o pedido formulado pelas Requerentes, sendo certo que não lhe foi dada oportunidade para se pronunciar sobre o decidido. A sentença recorrida viola, pois, o disposto nos artigos 3.º, n.º 3 e 615.º, n.º 1, al. e) do Código de Processo Civil. Acresce, no âmbito da presente questão, que a interpretação do Tribunal a quo sobre os seus poderes, mormente no sentido de lhe ser permitido decidir de forma superior e distinta do pedido, é inconstitucional por violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, decorrente dos princípios do Estado de Direito Democrático consagrado nos artigos 202º e artigo 20º, n.º 4 da CRP, na parte em que consagra o direito fundamental a um processo justo e equitativo, como parte do direito do acesso à justiça.

16. Por seu turno, segundo as Recorridas: “Não nos encontramos… perante qualquer nulidade por excesso de pronúncia, por condenação em quantidade superior ao/objeto diverso do pedido, mas sim o seu exato oposto: uma redução do pedido formulado, num exercício equilibrado e dentro dos limites da conformação do poder jurisdicional, que visa assegurar o cumprimento das providências decretadas.”

17. O tribunal a quo, por sua vez, conforme resulta do referido em n.º 12 do Relatório supra, sustentou que “não ocorreu qualquer nulidade, sendo que as alíneas c] e d] se limitam a dar cumprimento ao decidido a título principal.”. Mais esclareceu o mesmo despacho, o seguinte:

“No caso, segundo a Recorrente, estaria alegadamente em causa, uma decisão para além do pedido.

Porém, a Recorrente parece ter-se esquecido que a Recorrida peticionou a retirada total dos seus medicamentos genéricos apixabano do mercado, tudo a expensas suas.

… tal retirada obrigaria não só ao acto material da recolha de medicamentos, como também, a notificação e entrega do Despacho Final, uma vez que aquela constituiria um acto que impactaria na posse alheia de medicamentos.

Assim, não podia ser executada a decisão sem que ocorresse entrega do Despacho Final aos terceiros lesados pela actuação da Recorrente, uma vez que o cumprimento consistiria num acto de apreensão.

Também no respeita aos contratos que a Recorrente deixaria de poder cumprir, presume-se que não tivesse a expectativa de não informar do decidido.

Pelo exposto, presumindo-se um declaratório normal, a Recorrida não podia deixar de antecipar que, em caso de procedência total, teria que dar conhecimento aos terceiros com quem contratara de que eram apreendidos e recolhidos os medicamentos já entregues e deixavam de ser oferecidos [os anteriormente oferecidos], de ser vendidos [os já vendidos] e de ser fornecidos [os em vias de fornecimento] no cumprimento de uma decisão judicial.

…

Repete-se: dúvidas não subsistem de que qualquer medicamento produzido, comercializado ou fornecido pela ré o foi em infracção à patente da Recorrida.

Porém, entendeu-se que razões de interesse público impunham uma procedência apenas parcial do pedido, por forma a que a infracção levada a cabo pela Recorrente não pudesse impactar de forma ainda mais negativa o mercado do medicamento.

Nessa senda, optou-se por analisar as diferentes fases em que a infracção estaria em curso e distinguir o que podia ser distinguido, em abstrato.

E, perante as previsíveis dúvidas de terceiros quanto à necessidade de sustação dos contratos, proteger a Recorrente e aqueles mesmos terceiros, esclarecendo o óbvio: a Recorrente, com a sua actuação, violou uma patente e encontra-se judicialmente impedida de continuar a actuar em infracção (tudo nos termos restritos que foram determinados, tendo presente o interesse público).

Assim, tendo sido determinado um comportamento omissivo, a decisão tem que ser explicada.

Tudo vale por dizer que, se bem se compreende, a real surpresa da Recorrente terá por fundamento o facto de não ter sido condenada a recolher os medicamentos que, em infracção, tinha vindo a comercializar.

…

Em suma, o procedimento não foi julgado totalmente procedente porque a infracção da patente respeita ao mercado medicamentoso. Assim, ao invés de se terem mandado recolher os medicamentos ― como fora pedido ― optou-se por, restringido a procedência dos pedidos, mandar sustar a actuação ilícita da Recorrente e, como se impunha, informar os terceiros interessados.

Dito isto, não só não foram violados os Princípios do Pedido e do Contraditório, como foram restringidos os efeitos da providência.”

18. As considerações do tribunal a quo ora citadas, devem ser conjugadas com o que tinha sido consignado em sede da sentença recorrida, do qual se destacam as seguintes passagens:

“Posto que deve ser determinada a cessação da actuação ilícita da Requerida, procedendo a providência deduzida sob a alínea a), coloca-se a questão de decidir qual ou quais as providências adequadas e proporcionais às actuações já verificadas.

Nessa análise haverá que ter presente uma evidência, tal actuação terá sido multivectorial e poderá encontrar-se em vários estágios de desenvolvimento:

- haverá casos em que terão, já, ocorrido contactos para vendas mas em que tais vendas não se concretizaram, podendo as negociações ter findado ou continuarem pendentes;

- houve casos em que terá, já, ocorrido venda e entrega de medicamentos;

- poderá haver casos em que, tendo ocorrido vendas, não tenha ocorrido o fornecimento dos medicamentos, sendo mesmo devido.

Cada uma das referidas situações obriga a uma análise diversa.

Nos casos em que não tenha ocorrido qualquer compra, haverá, apenas que condenar a Requerida a cessar quaisquer negociações, eventualmente em curso, e fazer divulgar junto do Infarmed e do titular da pasta da saúde que a Requerida foi condenada, em sede cautelar, a não prosseguir quaisquer vendas de medicamentos genéricos apixabano Pharmakern, por forma a assegurar a cognoscibilidade da decisão junto do mercado.

Relativamente aos casos em que tenha ocorrido venda e entrega de medicamentos, é manifesto que não pode ser determinada a recolha de medicamentos, uma vez que estão em causa direitos de terceiros adquirentes, os quais se presumem de boa fé.

A isto acresce que não tendo a Requerida poder de autoridade, não lhe pode ser determinada a execução de medida de recolha de medicamentos, impondo-se, antes, aceitar que tal lesão já se encontra consumada e exaurida a execução do ilícito, com a efectiva introdução no mercado dos medicamentos genéricos.

Nessa medida, haverá, apenas, que dar conhecimento a esses terceiros de que a venda de medicamentos genéricos ocorreu no contexto da violação da patente 415, por forma a obviar a que, até que transite em julgado a decisão a proferir nos autos principais, ocorra repetição de produções/compras/fornecimentos no mercado português.

Finalmente, nos casos em que não tenha ocorrido, ainda, a entrega de medicamentos, haverá que notificar os terceiros de boa fé de que a Requerida foi proibida de proceder à comercialização de medicamentos genéricos apixabano Pharmakern, por forma a que, perante cada quadro concreto, se possa decidir da possibilidade, ou não, de suspensão da execução dos contratos, com suspensão da entrega.

Em suma, tem que se concluir que improcede o pedido de retirada de medicamentos que se encontrem já no mercado ou cuja entrega seja devida por força de contratos anteriormente celebrados, em que tenha ocorrido pagamento e/ou vencimento de obrigações de entrega.

A restrição do âmbito da providência justifica-se na medida em que, nos casos de tais contratos, a retirada de medicamentos ou o seu não fornecimento, quando o mesmo é expectável, num quadro contratual, serem susceptíveis, em tese, de comprometer a actuação no mercado de terceiros, cujas operações não pode ser penalizadas, com a retirada de bens já pagos ou com cuja entrega podiam contar.

A este facto acresce a constatação de que nos encontrarmo-nos perante o mercado dos medicamentos, pelo que a previsibilidade dos fornecimentos e a segurança na manutenção de stoks, levam a concluir que qualquer medida cautelar deve prevenir ruturas/impactos na programação da actividade económica dos hospitais, empresas e outras entidades que integram o referido sector.”

Apreciação da questão por este tribunal

19. Resulta do artigo 609.º, n.º 1 do Código de Processo Civil que “A sentença não pode condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que se pedir.”

20. Mais resulta do artigo 615.º, n.º 1 al. e) do Código de Processo Civil, que a sentença é nula quando o juiz condene em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido.

21. Haverá, assim, que recordar o teor exato das alíneas c) e d) do Dispositivo da sentença recorrida:

“c) dentro do prazo de dez dias a contar da notificação da presente decisão, dar conhecimento a todas as empresas e entidades referidas em b) [nomeadamente, produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos referidos medicamentos, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários] - a suas expensas e pelos meios que usualmente utiliza nas respectivas comunicações - do seguinte:

“(…)

Por decisão proferida nos autos de Procedimento Cautelar n.º 180/23.7YHLSB-B, do Tribunal de Propriedade Intelectual, informa-se que:

1. Por decisão proferida nos acima mencionados autos, a PHARMAKERN PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA foi condenada a:

“(…) abster-se imediatamente de - no território português, ou com vista a comercializar neste território, por si própria ou através de terceiros - explorar a invenção protegida pelo CCP 456, nomeadamente, através do fabrico, oferta, armazenamento, colocação no mercado, venda e/ou importação ou posse, para qualquer um dos fins acima mencionados, os medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern objeto das AIMs identificadas na fundamentação de facto, até ao trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida nos autos principais ou até 20-11-2026, se tal data se verificar em momento anterior ao trânsito;(…)”

2. A decisão referida em 1 tem efeitos imediatos e o seu incumprimento é susceptível de integrar a prática de um crime de desobediência, pela a PHARMAKERN PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

3. A decisão referida em 1. é susceptível de recurso para os Tribunais Superiores.

4. A partir da notificação da decisão, a PHARMAKERN PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. apenas poderá proceder à entrega (material) de medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern, em cumprimento de contratos anteriormente celebrados em que haja já ocorrido pagamento e/ou vencimento da obrigação de entrega.

5. A restrição à medida de proibição de comercialização determinada em 4. assume carácter excepcional, por se ter concluído, na decisão, que a imediata retirada do mercado dos medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern, já entregues a terceiros ou cuja entrega já haja sido contratualmente acordada e paga ou objecto de vencimento, poderia, em tese, comprometer o interesse público da saúde e direitos de terceiros que não sejam partes no processo.

6. Nos termos do artigo 375.º do Código de Processo Civil, incorre na pena do crime de desobediência qualificada todo aquele que infrinja a providência cautelar decretada, sem prejuízo das medidas adequadas à sua execução coerciva. (…)”

d) no prazo de vinte dias, comprovar nos autos o cumprimento do decidido em c), mediante junção de documentos demonstrativos das comunicações, cronologicamente organizados de acordo com as informações que vierem a ser prestadas de acordo com o decidido em b) e que, por forma a assegurar a confidencialidade de tais documentos, deverão ser gravados em ficheiros, que integrarão os suportes físicos de duas vias, que ficarão guardados em Cofre, na Secretaria deste Tribunal e de acesso confidencial, nos moldes já referidos;”

22. Recorde-se, ainda, o que era peticionado em ii) do Pedido formulado no Requerimento Inicial: “(ii) retirar imediatamente, do mercado português, a suas expensas, os medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern que tenham já sido oferecidos, vendidos e/ou fornecidos, diretamente pela Requerida ou através de terceiro(s) no território português” (sublinhados nossos).

23. Resulta, portanto, da comparação entre o peticionado e o decidido em sede cautelar que em vez de ter determinado a retirada imediata, pela própria Requerida, dos medicamentos controversos que já teriam sido oferecidos, vendidos e/ou fornecidos, a sentença recorrida optou por ordenar à Recorrente que informasse as redes de distribuição dos medicamentos Apixabano Pharmakern, em especial, os respetivos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos referidos medicamentos, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários, da proibição de comercialização daqueles medicamentos genéricos inerente à procedência, no essencial, do procedimento cautelar requerido.

24. Como é sabido, em sede cautelar, o juiz não está “vinculado ao pedido formulado, devendo ajustar a decisão à situação carecida de tutela (art. 392º, nº 3, do CPC)” (António Santos Abrantes Geraldes, “Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual”, Centro de Estudos Judiciários: 2009, acessível em: https://trl.mj.pt/wp-content/uploads/2022/09/Procedimentos-cautelares-em-direitos-de-propriedade-industrial-e-direitos-de-autor.pdf, p. 20).

25. O artigo 392.º, n.º 3 aludido pelo citado autor, corresponde ao atual artigo 376.º, n.º 3 do atual Código de Processo Civil, segundo o qual: “O tribunal não está adstrito à providência concretamente requerida”.

26. À luz deste preceito ocorre, portanto, “uma derrogação ao princípio do dispositivo, na vertente relativa à conformação do objeto da instância, atribuindo-se um poder judicial de adequação material. O tribunal não está vinculado à concessão da medida cautelar individualizada pelo requerente, tendo liberdade para adotar aquela que entender mais adequada a tutelar a concreta situação que for verificada …” (António Abrantes Geraldes et al., Código de Processo Civil Anotado Vol. I - Parte Geral e Ação Declarativa, 3.a ed., I, Almedina, 2023, p. 484).

27. Assim sendo, seguindo-se esta doutrina, que nos parece, aliás, incontroversa, não faz sentido falar-se aqui de uma nulidade da sentença por violação do disposto no artigo 615.º, n.º 1, al. e) do Código de Processo Civil, em concreto, por condenação em objeto diverso do pedido. É a própria lei, no artigo 376.º, n.º 3 do Código de Processo Civil, que prevê uma derrogação ao princípio do dispositivo e permite, assim, adequar a providência cautelar pedida à situação concreta.

28. Contudo, esta primeira conclusão não isentará o tribunal de cumprir o princípio do contraditório, quando tal se justificar à luz do artigo 3.º, n.º 3, do Código de Processo Civil. Efetivamente, segundo este preceito: “O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.”

29. No âmbito do citado artigo 3.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, é habitual falar-se da “proibição de decisões-surpresa”. Como nos ensinam Paulo Ramos de Faria e Ana Luísa Loureiro: “O respeito pelo princípio do contraditório é postulado pelo direito a um processo equitativo, previsto no n.º 4 do artigo 20.º da CRP. Este princípio é hoje entendido como a garantia dada à parte, de participação efetiva na evolução da instância, tendo possibilidade de influenciar todas as decisões e desenvolvimentos processuais com repercussões sobre o objeto da causa.” (Paulo Ramos de Faria e Ana Luísa Loureiro, Primeiras Notas ao Novo Código de Processo Civil 1.o Volume, 2a. Edição, Almedina, 2014, p. 31).

30. Mais ensinam os mesmos autores que “[a] pronúncia do tribunal, assentando sobre um dos possíveis enquadramentos jurídicos da questão com que a parte podia razoavelmente contar, não é de qualificar como decisão-surpresa” (Paulo Ramos de Faria e Ana Luísa Loureiro, obra cit, p. 32).

31. Nestes termos, a resposta à questão que cumpre a este tribunal resolver, passa por saber se o decidido nas alíneas c) e d) do Dispositivo da sentença recorrida, expressa uma solução jurídica com a qual a parte, neste caso, a Recorrente, não podia razoavelmente contar.

32. Não nos parece ser o caso.

33. Efetivamente, se atentarmos na Oposição que foi apresentada, sumariamente descrita em 3 do Relatório supra, verificamos, desde logo, que quanto ao pedido ii do Requerimento Inicial, a Requerida opôs-se ao mesmo, alegando que tal pedido “visava um comportamento impossível. De facto, a BMS pretende que a Requerida recolha medicamentos que já foram vendidos, muitos dos quais foram vendidos a doentes e, nessa circunstância, certamente tomados pelos mesmos.” (cf. artigo 37 da Oposição).

34. Mais alegou, no artigo seguinte da Oposição: “Naturalmente, mesmo que a Requerida fosse condenada – o que por mero dever de patrocínio se concebe -, só poderia ser condenada a efetuar as diligências razoáveis e adequadas para retirar o produto da cadeia de distribuição, uma vez que nunca poderia ser condenada a retirar um produto que já tivesse sido vendido.”

35. Ou seja, a Requerida, ora Recorrente, antecipou, logo na Oposição, as dificuldades de exequibilidade inerentes ao pedido n.º ii do Requerimento Inicial.

36. Da sua perspetiva, a providência cautelar concretamente pedida era, desde logo, fisicamente impossível – porquanto os medicamos controversos já vendidos, em muitos casos já teriam sido consumidos pelos destinatários finais. Mas mesmo nos casos onde ainda seria fisicamente possível, o pedido não era razoável ou adequado.

37. Na esteira destas alegações colocava-se, pois, a questão de saber, no caso de dever proceder, no essencial, o procedimento cautelar requerido, o que seriam “diligências razoáveis e adequadas para retirar o produto da cadeia de distribuição”.

38. Terá sido, portanto, neste contexto que o tribunal a quo adaptou e determinou as concretas providências cautelares ora em causa, guiando-se, como não podia deixar de ser, pelo princípio da proporcionalidade.

39. Não cremos, assim, que a decisão do tribunal a quo, no ponto ora em causa, tenha constituído uma verdadeira decisão-surpresa. A decisão do tribunal surge na sequência de uma participação efetiva da Requerida, tendo esta influenciado a decisão em causa, desde logo ao suscitar, nos moldes aludidos, a questão da efetiva exequibilidade e adequação do pedido controverso.

40. É certo que a Recorrente não adiantou – como cremos que era livre de o fazer –, uma solução jurídica “razoável e adequada” e alternativa ao pedido ii do Requerimento Inicial. Contudo, tal seu silêncio, se é igualmente legítimo, não pode agora servir para imputar à sentença recorrida a violação do princípio do contraditório.

41. Recorrendo-se mais uma vez aos ensinamentos da Doutrina, dir-se-á que “[s]e o tribunal, debruçando-se sobre uma determinada realidade processual, está em condições de a perspetivar juridicamente, a parte obreira dessa realidade processual (…) teve igual possibilidade de sobre ela se pronunciar.” (Paulo Ramos de Faria e Ana Luísa Loureiro, obra cit., p. 32)

42. Neste contexto concreto é, pois, para nós inequívoco que a Requerida teve possibilidade de se pronunciar sobre a medida cautelar que considerava adequada e proporcional, tendo optado por não o fazer, não se mostrando, assim, violado o princípio do contraditório.

43. Não se vislumbra, pois, a alegada nulidade da sentença por violação dos artigos 609.º, n.º 1 e 615.º, n.º 1 al. e) do Código de Processo Civil, nem por violação do disposto no artigo 3.º, n.º 3 do mesmo diploma. Nem se vislumbra qualquer interpretação daqueles normativos que deva aqui considerar-se inconstitucional por violação do disposto nos artigos 202.º e 20.º, n.º 4 da CRP.

44. Em suma, neste ponto improcede o recurso.

ii. A sentença é nula por contradição entre os fundamentos e a decisão?

45. Nesta sede, segundo a Recorrente, “A sentença é nula por contradição entre os fundamentos da sentença e a decisão, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 615.º, n.º 1, al. c) do CPC.”

46. Concretizando a alegada nulidade por contradição, especifica a Recorrente o seguinte:

“21. Na página 29 da sentença recorrida, no segmento da motivação aos factos dados como provados e não provados a Mma Juiz a quo afirma categoricamente que, no seu entendimento, não resultaram dúvidas de que:

“Resulta, pois, inequívoco, em face dos depoimentos/esclarecimentos técnicos prestados, os quais quanto a estas matérias foram coerentes e harmoniosos que:

(…) na WO 652 NÃO SÃO apresentados testes/resultados específicos de potência do apixabano, nem de resultados de qualquer um dos compostos, não há nenhuma tabela,

não há nenhuma relação directa entre a actividade e o composto. (depoimentos do Prof. GG e HH/Prof. FF/Prof. DD/Prof. II);”

22. Perante tal motivação resulta que é manifestamente incompreensível que o Tribunal a quo dê como não provado que no WO’652 não apresente testes e resultados específicos para a potência do apixabano, ou que não apresente resultados de qualquer um dos compostos, ou que contenha uma relação direta entre a atividade e o composto. Com efeito, afigurando-se inequívoco que o pedido de patente WO’652 não apresenta ‘(…) testes/resultados específicos de potência do apixabano, nem de resultados de qualquerum dos compostos, não há nenhuma tabela, não há nenhuma relação directa entre a actividade e o composto (…)’, como resulta expressamente afirmado pelo tribunal a quo em sede de motivação da decisão sobre a matéria de facto, teria, necessariamente, em resultado de um raciocínio lógico, desde logo, de julgar provada a matéria de facto enunciada sob as alíneas d., k., o., p. e s. dos factos não provados.”

47. Por seu turno, segundo as Recorridas, “a Recorrente afirma que os factos não provados d., k., o., p. e s. estariam em contradição com uma parte do ponto 5. da motivação da decisão.”, sendo certo que “A circunstância de não terem sido dados como provados não revela qualquer contradição com o ponto 5 da motivação, como resulta da mera leitura destes factos.”

Apreciação da questão por este tribunal

48. Resulta do disposto no artigo 615.º, n.º 1, al. d) do Código de Processo Civil, no que aqui importa, que a sentença é nula quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão.

49. Segundo a Recorrente a sentença recorrida padece da nulidade descrita por haver contradição entre os factos não provados d, k, o, p e s, e respetiva motivação.

50. Como é sabido, as nulidades da sentença encontram-se taxativamente previstas no artigo 615.º do CPC e reportam-se a vícios estruturais da sentença, também conhecidos por erros de atividade ou de construção da própria sentença, que não se confundem com eventual erro de julgamento de facto ou de direito. Tais nulidades sancionam, pois, vícios formais, de procedimento – error in procedendo – e não patologias que eventualmente traduzam erros judiciais - error in judicando (cf. Ac. TRP de 20-05-2024, processo n.º 3489/22.3T8VFR.P1).

51. Conforme se consignou no aludido Ac. TRP de 20-05-2024: “quanto à alínea c) do n.º 1, do artigo 615.º do CPC, decorre do seu primeiro segmento que o vício de nulidade da sentença – fundamentos em oposição com a decisão – ocorre quando os fundamentos de facto e/ou direito invocados pelo julgador deveriam conduzir logicamente a um resultado oposto ao expresso na decisão. Está, pois, em causa um vício estrutural da sentença, por contradição entre as suas premissas, de facto e/ou de direito, e a conclusão, de tal modo que esta deveria seguir um resultado diverso. Porém, esta nulidade não abrange, como atrás já se referiu, o erro de julgamento, seja de facto ou de direito, designadamente a não conformidade da sentença com o direito substantivo.”

52. Mais elucida, nesta sede, o Ac. STJ de 03-03-3021, processo n.º 3157/17.8T8VFX.L1.S1:

“I. Há que distinguir as nulidades da decisão do erro de julgamento seja de facto seja de direito. As nulidades da decisão reconduzem-se a vícios formais decorrentes de erro de actividade ou de procedimento (error in procedendo) respeitante à disciplina legal; trata-se de vícios de formação ou actividade (referentes à inteligibilidade, à estrutura ou aos limites da decisão) que afectam a regularidade do silogismo judiciário, da peça processual que é a decisão e que se mostram obstativos de qualquer pronunciamento de mérito, enquanto o erro de julgamento (error in judicando) que resulta de uma distorção da realidade factual (error facti) ou na aplicação do direito (error juris), de forma a que o decidido não corresponda à realidade ontológica ou à normativa, traduzindo-se numa apreciação da questão em desconformidade com a lei, consiste num desvio à realidade factual -nada tendo a ver com o apuramento ou fixação da mesma- ou jurídica, por ignorância ou falsa representação da mesma.

…

III. A nulidade da sentença prevista no artigo 615.º, n.º 1, al. c), do Código de Processo Civil pressupõe um erro de raciocínio lógico consistente em a decisão emitida ser contrária à que seria imposta pelos fundamentos de facto ou de direito de que o juiz se serviu ao proferi-la. Ocorre quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam necessariamente a uma decisão de sentido oposto ou, pelo menos, de sentido diferente.”

53. Seguindo esta jurisprudência há, pois, que concluir que a nulidade em causa na previsão normativa em causa, apenas se verifica quando existe contradição entre os fundamentos exarados pelo juiz na sentença e a respetiva decisão, também chamado de “dispositivo”.

54. Outras eventuais contradições, neste caso, alegadamente entre os factos não provados e a respetiva motivação, não se subsumem, pois, à previsão do artigo 615.º, n.º 1, al. c) do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventualmente poderem constituir erros de julgamento sindicáveis, neste caso, em sede de impugnação da matéria de facto.

55. Improcede, assim, o recurso.

iii. A sentença é nula por violação do princípio do esgotamento do poder jurisdicional?

56. Segundo a Recorrente “[a] sentença é nula por violação do princípio do esgotamento do poder jurisdicional.”

57. Fundamentando tal conclusão, alega a Recorrente, de essencial, o seguinte:

“27. Na página 82 da sentença recorrida, o Tribunal a quo definiu medidas de confidencialidade, mas não decidiu em definitivo sobre as mesmas.

28. Segundo o Tribunal a quo “Qualquer outro pedido de consulta terá que ser formulado por escrito e decidido por despacho, após cumprimento do contraditório.”

29. Tal segmento da sentença é manifestamente nulo por violação do princípio do esgotamento do poder jurisdicional do Tribunal a quo.

30. A sentença recorrida deverá ser julgada nula por violação do disposto nos artigos 613.º, n.º 1 e 195.º, n.º 1 do CPC e revogada em conformidade.”

58. Em resposta a tais alegações, sustentam, em essência, as Recorridas que, “[o] Tribunal a quo identificou quem é que teria imediatamente acesso às informações e documentação que a Recorrente viesse a juntar e esclareceu que outros pedidos de consulta seriam avaliados casuisticamente e só após contraditório, o que é uma solução muitíssimo equilibrada, que se aplaude, dos vários interesses que estarão em confronto, inexistindo qualquer nulidade por esgotamento do poder jurisdicional – cfr. Acórdão da Relação de Lisboa, proc. n.º 5794/18.4T8LRS-B.L1-4).”

Apreciação da questão por este tribunal

59. Conforme já supra aludido, as nulidades da sentença estão taxativamente previstas no artigo 615.º do Código de Processo Civil.

60. Inexiste em tal normativo a previsão da nulidade de sentença “por esgotamento do poder jurisdicional”.

61. O problema do esgotamento do poder judicial é, pois, diverso da nulidade da sentença.

62. A solução jurídica daquele problema encontra-se não em sede de nulidades da sentença que, como vimos, estão taxativamente previstas no artigo 615.º do Código de Processo Civil, mas antes no instituto do caso julgado, regulado, nomeadamente no artigo 625.º do Código de Processo Civil.

63. Sem necessidade de outras considerações improcede, pois, o recurso.

iv. Ao recusar apreciar o argumento de nulidade da EP’415 e CCP456 nos termos deduzidos pela Requerida, a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, tendo violado, inclusive, os artigos 202.º e 20.º da CRP?

64. Segundo a conclusão 32 do recurso: “O Tribunal a quo criou e implementou uma interpretação peculiar da lei, segundo a qual o TPI, pese embora o disposto conjugadamente nos artigos 111.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, e no artigo 34.º do CPI, declara-se voluntária, unilateral e materialmente incompetente e, em resultado, os Tribunais Portugueses serão os únicos Tribunais Europeus sem competência ou com uma competência limitada para apreciar a validade de patentes….Isto num cenário em que os restantes Tribunais Europeus não têm limitações para apreciação da validade das patentes…”

65. Neste seguimento, conclui a Recorrente que “[a] sentença recorrida violou não só o artigo 615.º, n.º 1 al. d) CPC como também violou o artigo 202º da CRP, na medida em que o tribunal violou o seu dever de julgar a causa quando se recusou a analisar a questão jurídica fundamental na defesa apresentada pela Recorrente (e consequentemente violou ainda o princípio constitucional estatuído no artigo 20º da CRP).” (conclusão 42).

66. Para bem compreender as alegações da Recorrente é ainda preciso ter presente a seguinte alegação na conclusão 39: “O próprio Tribunal a quo refere a jurisprudência da Grande Câmara de Recurso do IEP na decisão proferida no processo G2/21. E citando aquela decisão, o Tribunal a quo refere o segmento da decisão no qual se afirma: “II. Um requerente de patente ou proprietário pode invocar um efeito técnico para a medida inventiva se a pessoa qualificada, tendo em mente o conhecimento geral comum E COM BASE NO PEDIDO COMO ORIGINALMENTE ARQUIVADO, derivaria esse efeito como sendo abrangido pelo ensinamento técnico e incorporado pela mesma invenção originalmente divulgada”.

67. Mais alega:

“48. Ao recusar apreciar o argumento de defesa da Recorrente com a afirmação de que a concessão da patente impede a reapreciação dos requisitos de concessão, o Tribunal a quo está a violar as normas que o obrigam a realizar tal apreciação!

49. A sentença recorrida viola ainda o artigo 24.º, n.º 4 do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, de 12 de dezembro e o artigo 64.º da Convenção de Munique. Se a patente nacional pode ser revogada após concessão pelo INPI, com base na violação dos requisitos de concessão, por maioria de razão também poderia ser revogada a patente europeia.

50. A sentença recorrida violou o disposto no artigo 16.º, n.º 4 da Convenção de Bruxelas. 51. A sentença recorrida viola também o disposto no artigo 35.º do CPI que atribui competência exclusiva aos tribunais judiciais quando o que se pretende é obter a declaração de nulidade ou a anulação da patente, com eficácia erga omnes.

52. O Tribunal a quo pretende limitar os termos em que a referida apreciação da validade da patente poderá ser invocada ou decidida.”

68. Já da perspetiva das Recorridas, a conclusão da Recorrente é improcedente, salientando-se que “[a] Recorrente gastou cerca de 13 páginas a tentar justificar que o Tribunal a quo ter-se-ia declarado “voluntária, unilateral e materialmente incompetente”, chegando mesmo a ensaiar uma dramaturgia interpretativa da Sentença de cariz catastrófico, mas sem qualquer adesão ao seu texto: “os Tribunais Portugueses serão os únicos Tribunais Europeus sem competência ou com uma competência limitada para apreciar a validade de patentes” (página 18 das Alegações).”

Apreciação da questão por este tribunal

69. Resulta do disposto no artigo 615.º, n.º 1, al. d) do Código de Processo Civil, no que aqui importa, que a sentença é nula quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar.

70. Nesta sede, há que recordar que é jurisprudência pacífica dos tribunais superiores nacionais, que a nulidade por omissão de pronúncia prevista na alínea d) do n.º 1 do preceito em referência, sancionando a violação do estatuído no nº 2 do artigo 608.º do CPC, apenas se verifica quando o tribunal deixe de conhecer questões temáticas centrais, importando não confundir questões com factos, argumentos, razões ou considerações.

71. Ora, no caso concreto é manifesto que a sentença recorrida analisou, ainda que em sede indiciária como é próprio da sede cautelar, a questão da validade dos direitos industriais alegados pelas Requerentes, in casu, a EP ‘415 (patente europeia), relativamente à substância ativa apixabano, estendida por via do CCP 456.

72. É certo que a Recorrente tinha invocado, na Oposição, para além da falta de atividade inventiva e/ou suficiência descritiva e/ou aplicação industrial da patente, a violação do disposto no artigo 123.º, n.º 2 do CPE.

73. Efetivamente, pode ler-se no artigo 175 da Oposição: “Finalmente, como demonstrado acima, o objeto das reivindicações 1-29, tal como foram concedidas, não derivam do pedido, e consequentemente violam os requisitos do Art. 123, n.º 2 da CPE (e também Art.76.º n.º 1 da CPE).”

74. Recorde-se que, segundo aquele preceito: “O pedido de patente europeia ou a patente europeia não pode ser modificada de forma que o seu objeto se estenda para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado.”

75. Na decorrência da invocação do aludido artigo 123.º, n.º 2 do CPE, pareceria, assim, que a Recorrente alegava uma desconformidade do pedido tal como foi apresentado originalmente (WO’652), com a patente nos termos concedidos (EP’415).

76. Estranhamente, contudo, a Recorrente, nem na Oposição nem agora nas suas alegações de recurso, invocou o disposto no artigo 138.º, n.º 1, al. c) do CPE, segundo o qual a patente pode ser declarada nula se “o objeto da patente europeia se estender para além do conteúdo do pedido tal como foi apresentado”.

77. Efetivamente, a Recorrente, em sede do artigo 138.º do CPE, apenas invoca a respetiva alínea b), segundo o qual, a patente europeia pode ser declarada nula “[s]e a patente europeia não descrever a invenção de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa executar”.

78. É verdade que, no artigo 59.º da Oposição a Recorrente tinha alegado, além do mais, que a patente era nula “pelo facto de o objeto das respetivas reivindicações, designadamente da reivindicação ‘1.’ à reivindicação ‘29.’, não emergir diretamente do respetivo pedido.”, alegação esta que repete nas alegações do presente recurso na conclusão n.º 67.

79. Contudo, apesar da extensão das suas alegações, não se alega o preenchimento da aludida alínea c), do n.º 1 do artigo 138.º do CPE.

80. Não menos importantemente, a Requerida, ora Recorrente, não individualiza qual “o objeto das respetivas reivindicações” que, da sua perspetiva, se estende para além do pedido tal qual foi apresentado no pedido de registo internacional (WO’652). Não identifica, em suma, uma emenda concreta que implicou, nos termos previstos no citado artigo 123.º, n.º 2 do CPE, um alargamento da proteção conferida pela patente.

81. Não olvidamos aqui que no artigo 75 da Oposição, a Recorrente alegou o seguinte: “a ‘Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland’, titular da EP’415, acabou, todavia, por, durante o processo que antecedeu a concessão da patente, limitar, em reação a várias objeções suscitadas pela divisão de exame do IEP, o âmbito da matéria reivindicada a um único composto químico, precisamente o apixabano.”

82. Nem ignoramos que, no artigo 114 da Oposição, a Recorrente traz à colação o seguinte: “É certo que, em dezoito (18) de janeiro de 2008, ou seja, decorridos quase cinco (5) anos após a apresentação do pedido de patente, a ‘Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland’ apresentou, durante o processo de concessão, elementos demonstrando o alegado efeito do composto reivindicado na EP’415.”

83. Contudo, tais referências a emendas ocorridas durante o procedimento de concessão da patente junto do IEP, são sempre reconduzidas a outros problemas jurídico-técnicos, conforme resulta, desde logo, do artigo 113 da Oposição: “a EP’415, não resolvendo qualquer problema técnico, não contribui para o estado da técnica, o que acarreta a falta de atividade inventiva, e/ ou, como a Requerida demonstrará ainda, padece de insuficiência descritiva (e/ ou falta de aplicação industrial).”

84. Ou seja, o citado artigo 113, imediatamente anterior ao citado artigo 114 da Oposição, enquadra a emenda referida, nas problemáticas de falta de atividade inventiva, insuficiência descritiva e falta de aplicação industrial, e não na problemática específica do artigo 138.º, n.º 1, al. c) do CPE (e artigo 123.º, n.º 2 do mesmo diploma legal).

85. Aliás, logo no artigo 115 da mesma peça alega-se: “como a Requerida demonstrará em seguida, os elementos pós-publicados não são, em regra, admissíveis, antes sendo permitidos, apenas e só, quando a patente descreve, exclusivamente e, aliás, de forma plausível, que a matéria reivindicada resolve o problema técnico proposto solucionar.”

86. Conforme decorre desta última alegação a Recorrente não menciona emendas concretas, mas “elementos pós-publicados”, o que é coisa diversa. Vejam-se ainda, a este propósito, os artigos 158 e seguintes da Oposição.

87. Note-se, enquanto a problemática dos “elementos pós-publicados” é abordada, além do mais, na decisão da Grande Câmara de Recurso do IEP G 2/21, muito discutida nestes autos e ao qual volveremos infra, a problemática de limitações resultantes de emendas feitas durante o procedimento de concessão da patente, é focada por aquela Grande Câmara, entre outros, no caso G 2/10, que não foi aqui abordado. Recorde-se que, na decisão G 2/10, é estabelecido o conhecido “gold standard” para a permissibilidade de qualquer tipo de emenda, à luz do artigo 123.º, n.º 2 do CPE (ver, em especial, ponto 4.3 da fundamentação da decisão G 2/10).

88. Ou seja, a Recorrente, apesar de insistir na clareza das suas alegações (veja-se, o aludido artigo 59.º da Oposição e aludida conclusão n.º 67 do recurso), parece levantar uma questão (artigo 123.º, n.º 2 do CPE) sem, contudo, concretizar as respetivas premissas factuais – qual a emenda que deverá considerar-se não permitida –, e não reconduz a questão à sua conclusão jurídica relevante (artigo 138.º, n.º 1, al. c), do CPE).

89. Não cremos que se possa, assim, considerar que a questão da (não) permissibilidade de emendas feitas durante o procedimento de concessão da patente, vistas à luz do invocado artigo 123.º, n.º 2 do CPE, tenha sido sequer suscitada.

90. De qualquer modo, conforme resulta de p. 41 e ss. da sentença recorrida, o tribunal a quo não deixou de focar a questão da validade da patente e, até, a questão da conformidade entre o pedido e a patente tal como concedida.

91. Efetivamente, diz-nos a sentença recorrida, logo na p. 41:

“A Requerida sustentou toda a sua douta Oposição na alegação de que o WO 03/026652 A1, isto é, do pedido de patente inicialmente apresentado, padece de vários vícios.

Sucede, porém, que o referido pedido WO 03/026652 A1 não constitui o fundamento da alegação das Requerentes, o que constitui o fundamento da alegação das Requerentes é que a 1.ª Requerente é titular de um CCP, que estende o período de vigência da EP 415.

Assim, tal como se encontra configurada a Oposição, a mesma aponta ao que considera serem invalidades indistintas da WO 652 e da 415 EP.

Pelo exposto, a primeira questão que se coloca, é: Que documento deve ser analisado, por constituir o fundamento do direito?

O pedido de depósito da patente – no caso para o WO 03/026652 A1 (doc. n.º 4, junto aos autos principais), como pretende a Requerida?

O título da patente – no caso para a EP 1427415 E (doc. n.º 2, junto aos autos principais), como pretendem as Requerentes?”

92. Após, a sentença recorrida faz um longo excurso pelo procedimento de concessão da patente ora controversa, desde logo descrevendo as vicissitudes ocorridas na sequência do pedido de concretização/clarificação do pedido feita em 11-09-2007 pelo IEP e que foi respondido pelo respetivo Requerente a 18-01-2008, tendo sido apresentado um conjunto revisto de 29 reivindicações (cf. doc. 10 da resposta às exceções da Oposição).

93. Nesta sequência, numa espécie de conclusão intermédia, refere a sentença recorrida, a p. 50, o seguinte:

“Tudo vale por dizer que a validade da patente – por reporte ao acto administrativo final de concessão - se analisa a partir do título da patente.

Até tal momento da decisão administrativa final, encontramo-nos perante um procedimento administrativo que, enquanto tal, admite aperfeiçoamento, como sucedeu, no caso.”

94. A sentença recorrida não deixa de referir, a p. 52, também o seguinte:

“Neste momento, o título da patente “como concedida” é que está sob análise, havendo, apenas a possibilidade de analisar se a invenção, os efeitos técnicos se encontravam plasmados no documento inicialmente apresentado, mas mais nada.

Em suma, o confronto quanto ao preenchimento dos requisitos da CPE tem por objecto o titulo da patente, pelo que apenas se o seu ensinamentos não estiverem seminalmente contidos no pedido de depósito é que se poderá aferir dos efeitos jurídicos de tal ocorrência, que acabará por se consubstanciar, em termos técnicos, na conclusão de que teria sido concedida uma patente para um objecto diverso do inicialmente proposto no pedido, o que sempre se teria que considerar inadmissível, por violação do princípio da estabilidade objectiva do procedimento.” (sublinhados nossos).

95. Conforme resulta destes enxertos, é, pois, manifesto que o tribunal a quo, ao apreciar a alegada invalidade da patente, não deixou de abordou a questão do objeto da patente eventualmente não coincidir com o pedido tal como apresentado originalmente.

96. É, portanto, neste contexto que a sentença recorrida já na p. 68-69 conclui nos seguintes termos: “Pelos fundamentos expostos tem que se concluir que a Requerida não logrou provar que a patente 415 padeça de qualquer desconformidade com a CPE, pelo que tendo sido esse o fundamento invocado para a invalidade do CCP [456] e da sua (consequente) inoponibilidade à Requerida, no desenvolvimento da sua actividade económica, improcede, na íntegra, a Oposição deduzida nesta parte.”

97. É certo, claro está, que se pode discordar, desde logo, das premissas donde partiu a sentença recorrida para chegar à conclusão da não invalidade da patente.

98. Não menos certo é, porém, que é inequívoco que o tribunal a quo respondeu à questão que lhe cumpria resolver, neste caso, respondendo em sentido negativo sobre a invalidade da patente europeia (EP’415) e respetivo CCP 456, em todas as vertentes que foram efetivamente suscitadas pela Requerida, ora Recorrente.

99. Também de salientar que o eventual conhecimento de uma exceção de nulidade de uma patente, em sede de procedimento cautelar, jamais poderia ter “eficácia erga omnes”, encontrando-se a Recorrente manifestamente equivocada a este respeito (a propósito dos poderes dos tribunais arbitrais, veja-se a este propósito, o Ac. TRL de 10-04-2018, processo n.º 861/16.1YRLSB.L1-1, e jurisprudência nele citada).

100. Não ocorre, pois, qualquer violação do artigo 24º, n. 4, do Regulamento UE n.º 1215/2012, de 12/12, nem de qualquer norma de fonte internacional.

101. Nestes termos, é manifesta a inexistência da alegada nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

102. Nesta sequência é igualmente óbvio que o tribunal a quo não adotou a interpretação normativa alegadamente inconstitucional que lhe é imputada pela Recorrente, no sentido de se declarar voluntária, unilateral e materialmente incompetente para conhecer da validade dos direitos industriais em causa, ainda que em sede cautelar.

103. Em suma, improcede o recurso.

104. Resolvidas as alegadas nulidades da sentença, passamos a expor a matéria de facto, tal como fixada pelo tribunal a quo, antes de respondermos à respetiva impugnação.

Factos indiciariamente provados

1- A PHARMAKERN é uma distribuidora grossista autorizada e registada de medicamentos em Portugal, com o número de autorização 039/DG-TAIM/2020 – doc. n.º 6, junto com o Requerimento Inicial;

2- E é titular de 2 (duas) Autorizações de Introdução no Mercado (“AIM”), em Portugal, para os medicamentos genéricos contendo apixabano como substância ativa, com o nome comercial “Apixabano Pharmakern”, concedidas pelo INFARMED no dia 3 de Junho de 2023 docs. n.ºs 5 e 6, juntos com o Requerimento Inicial;

3- As AIMS foram transmitidas à aqui Requerida, pela BLUESCIENCE;

4- Os medicamentos “Apixabano Pharmakern”, que são indicados para o tratamento de distúrbios tromboembólicos, isto é, que visam as mesmas indicações terapêuticas que o Eliquis®, estão a ser comercializados no território português, pelo valor de 23,02€ o blister de 60 unidades (cf. print do Infomed, junto como doc. n.º 5, 9, 10 e 11 com o Requerimento Inicial):

5- A PHARMAKERN está, pelo menos, a oferecer e comercializar em Portugal, sem o consentimento da BMS, os medicamentos genéricos “Apixabano Pharmakern” (cf. print do Infomed, junto como doc. n.º 5, 9, 10 e 11 com o Requerimento Inicial);

6- A BMSHI é a titular da designação portuguesa da PATENTE DE INVENÇÃO EUROPEIA n.º 1427415, referente a COMPOSTOS CONTENDO LACTAMA E SEUS DERIVADOS COMO INIBIDORES DO FACTOR XA. (cf. doc. n.º 3 junto com o Requerimento Inicial).

7-

A invenção é representada pela fórmula (I):

8- O título da patente apresenta o seguinte RESUMO:

“(…)

9- O título da patente apresenta a seguinte DESCRIÇÃO:

10- A invenção encontra-se descrita no exemplo 18 do título, nos seguintes termos:

11- No título da patente, sob a expressão “UTILIDADE” (p. 180/409) é referido o seguinte:

“(…)

Os compostos desta invenção são inibidores do factor Xa e são úteis como anticoagulantes para o tratamento ou prevenção de desordens tromboembólicas em mamíferos (isto é, desordens associadas ao factor Xa). Em geral, uma desordem tromboembólica é uma doença circulatória causada por coágulos de sangue (isto é, doenças envolvendo formação de fibrina, activação de plaquetas e/ou agregação de plaquetas). O termo "desordens tromboembólicas", conforme aqui usado, inclui desordens tromboembólicas cardiovasculares venosas e desordens tromboembólicas nas câmaras do coração. O termo "desordens tromboembólicas", conforme aqui usado, também inclui desordens específicas seleccionadas de entre, mas sem constituir limitação, angina instável ou outras síndromes coronárias agudas, primeiro enfarte do miocárdio ou enfarte do miocárdio recorrente, morte súbita isquémica, ataque isquémico transiente, acidente vascular cerebral, aterosclerose, doença arterial oclusiva periférica, trombose venosa, trombose da veia profunda, tromboflebite, embolismo arterial, trombose arterial coronária, trombose arterial cerebral, embolismo cerebral, embolismo renal, embolismo pulmonar e trombose resultante de (a) válvulas protéticas ou outros implantes, (b) cateteres residentes, (c) próteses tubulares («stents»), (d) bypass cardiopulmonar, (e) hemodiálise ou (f) outros procedimentos nos quais o sangue é exposto a uma superfície artificial que promove a trombose. É notado que a trombose inclui oclusão (e. g. após bypass) e reoclusão (e. g., durante ou após angioplastia transluminar coronária percutânea). As desordens tromboembólicas pode resultar das condições incluindo, mas sem constituir limitação, aterosclerose, cirurgia ou complicações cirúrgicas, imobilização prolongada, fibrilação arterial, trombofilia congénita, cancro, diabetes, efeitos de medicações ou hormonas, e complicações da gravidez. Acredita-se que o efeito anticoagulante de compostos da presente invenção é devido à inibição do factor Xa ou trombina.

A eficácia de compostos da presente invenção como inibidores do factor Xa foi determinada usando factor Xa humano purificado e substrato sintético. A velocidade de hidrólise do factor Xa de substrato cromogénico S2222 (Diapharma/Chromogenix, West Chester, OH) foi medida não só na ausência mas também na presença de compostos da presente invenção. A hidrólise do substrato resultou na libertação de pNA, o que foi monitorizado espectrofotometricamente medindo o aumento na absorvência em 405 nm. Uma diminuição na velocidade da mudança da absorvência em 405 nm na presença de inibidor é indicativa da inibição da enzima.

Os resultados deste ensaio são expressos como constante inibitória, Ki.

Determinações do factor Xa foram feitas em tampão fosfato de sódio 0,10 M, pH 7,5, contendo NaCl 0,20 M e PEG 8000 0,5%. A constante de Michaelis, Km, para a hidrólise de substrato foi determinada a 25 ºC usando o método de Lineweaver e Burk. Os valores de Ki foram determinados deixando factor Xa humano 0,2-0,5 nM (Enzyme Research Laboratories, South Bend, IN) reagir com o substrato (0,20 mM - 1 mM) na presença de inibidor. As reacções foram deixadas avançar durante 30 min e as velocidades (variações de absorvência contra o tempo) foram medidas no intervalo de tempo de 25-30 min. A relação seguinte foi usada para calcular valores de Ki: (v0-vs)/vs = I/(Ki (1+ S/Km))

onde:

v0 é a velocidade do controlo na ausência de inibidor; vs é a velocidade na presença de inibidor;

I é a concentração de inibidor;

Ki é a constante de dissociação de enzima: complexo inibidor;

S é a concentração de substrato;

Km é a constante de Michaelis.

Os compostos testados no ensaio acima são considerados como sendo activos se eles exibirem uma Ki ≤ 10 µM. Compostos preferidos da presente invenção têm

Ki(s) ≤ 1 µM. Compostos mais preferidos da presente invenção têm Ki(s) ≤ 0,1 µM. Os compostos da presente invenção mesmo mais preferidos têm Ki(s) ≤ 0,01 µM. Os compostos da presente invenção ainda mais preferidos têm Ki(s) ≤ 0,001 µM. Usando a metodologia acima descrita, verificou-se que numerosos compostos da presente invenção exibem Ki(s) ≤ 10 µM, confirmando por esse meio a utilidade dos compostos da presente invenção como inibidores Xa eficazes.

O efeito antitrombólico de compostos da presente invenção pode ser demonstrado num modelo de trombose de shunt arterio-venosa (AV) no coelho. Neste modelo, são usados coelhos pesando 2-3 kg anestesiados com uma mistura de xilazina (10 mg/kg i.m.) e cetamina (50 mg/kg i.m.). Um dispositivo de shunt AV cheio de salina é ligado entre as cânulas arterial femoral e venosa femoral. O dispositivo de shunt AV consiste de uma peça de 6 cm de tubo tygon que contém um pedaço de fio de seda. O sangue fluirá da artéria femoral via shunt AV para a veia femoral. A exposição do sangue que flui a um fio de seda induzirá a formação de um trombo significante. Após 40 min, o shunt é desligado e o fio de seda coberto com o trombo é pesado.

Agentes de teste ou veículo serão dados (i.v., i.p., s.c.ou oralmente) antes da abertura do shunt AV. A inibição em percentagem da formação do trombo é determinada para cada grupo de tratamento. Os valores DI50 (dose que produz 50% de inibição da formação de trombo) são estimados por regressão linear.

Os compostos da presente invenção também podem ser úteis como inibidores de serinaproteases, nomeadamente trombina humana, Factor VIIa, Factor IXa, Factor XIa, urocinase, calicreína do plasma e plasmina. Por causa da sua acção inibidora, estes compostos são indicados para uso na prevenção ou tratamento de reacções fisiológicas, coagulação do sangue e inflamação, catalisados pela acima mencionada classe de enzimas. Especificamente, os compostos têm utilidade como drogas para o tratamento de doenças provenientes da elevada actividade de trombina tal como enfarte do miocárdio, e como reagentes usados como anticoagulantes no processamento de sangue a plasma para o diagnóstico e outros propósitos comerciais.

Alguns compostos da presente invenção mostraram ser inibidores de actuação directa da serina-protease trombina pela sua capacidade de inibir a clivagem de substratos de molécula pequena por trombina num sistema purificado. As constantes de inibição in vitro foram determinadas pelo método descrito por Ketter et al., J. Biol. Chem., 265 (1990) 18289-18297. Nestes ensaios, a hidrólise mediada por trombina do substrato cromogénico S2238 (Helena Laboratories, Beaumont, TX) foi monitorizada espectrofotometricamente. A adição de um inibidor à mistura de ensaio resulta em absorvência diminuída e é indicativa da inibição de trombina. Trombina humana (Enzyme Research Laboratories, Inc., South Bend, IN) a uma concentração de 0,2 nM em tampão de fosfato de sódio 0,10 M, pH 7,5, NaCl 0,20 M e PEG 6000 0,5%, foi incubada com várias concentrações de substrato numa gama desde 0,20 a 0,02 mM. Após 25 a 30 min de incubação, a actividade de trombina foi avaliada por monitorização da razão de aumento na absorvância em 405 nm que provém devido à hidrólise do substrato. As constantes de inibição foram derivadas de gráficos recíprocos da velocidade de reacção como uma função da concentração de substrato usando o método padrão de Lineweaver e Burk. Usando a metodologia descrita acima, alguns compostos desta invenção foram avaliados e verificou-se que exibem uma Ki inferior a 10 µM, confirmando por esse meio a utilidade dos compostos da presente invenção como inibidores de trombina eficazes.

Os compostos são administrados a um mamífero numa quantidade terapeuticamente eficaz. Por "quantidade terapeuticamente eficaz" deve entender-se uma quantidade de um composto da presente invenção que, quando administrado isolado ou em combinação com um agente terapêutico adicional a um mamífero, é eficaz para tratar uma condição ou desordem tromboembólica.

Os compostos da presente invenção podem ser administrados isolados ou em combinação com um ou mais agentes terapêuticos adicionais. Por "administrado em combinação" ou "terapia de combinação" deve entender-se que um composto da presente invenção e um ou mais agentes terapêuticos adicionais são administrados concorrentemente a um mamífero que está a ser tratado. Quando administrado em combinação, cada componente pode ser administrado ao mesmo tempo ou sequencialmente em qualquer ordem em diferentes instantes. Por conseguinte, cada componente pode ser administrado separadamente mas em intervalos de tempo suficientemente apertados de maneira a proporcionarem o efeito terapêutico desejado. (…)” (doc. n.º3, junto com o procedimento cautelar)

12- O título da patente apresenta as seguintes REIVINDICAÇÕES, na versão portuguesa, (p.370/409):

“

13- A proteção conferida pela EP ‘415, relativamente à substância ativa apixabano, foi estendida por via do CCP 456 (doc. n.º 4, junto com o Requerimento Inicial);

14- O CCP 456, que estará em vigor até 20-11-2026 - foi concedido com base:

a. na patente de base EP ‘415 E, de 2002.09.17;

b. na autorização de introdução no mercado C(2011)3595 (EU/1/11/691) para o medicamento ELIQUIS®, que contém como única substância ativa o apixabano e que foi a primeira autorização de introdução no mercado para a colocação do apixabano no mercado como medicamento na Comunidade

(cfr. doc. n.º 4, junto com o Requerimento Inicial e Boletim da Propriedade Industrial n.º 23/09/07[1]).

15- À data do pedido de patente, o anticoagulante oral líder fora um medicamento designado varfarina, que é um fármaco que inibe uma proteína chamada trombina.

16- A varfarina tem várias limitações significativas que requerem monitorização constante, como um índice terapêutico restrito, variabilidade inter-doentes em termos de biodisponibilidade, dificuldades de administração e suscetibilidades a interações indesejáveis fármaco-fármaco e fármaco-alimento.

17- Tendo em conta estas limitações, várias das maiores sociedades farmacêuticas do mundo lançaram iniciativas de investigação para desenvolver um anticoagulante oral com um perfil melhor que o da varfarina.

18- Não logrando encontrar melhores fármacos para inibição da trombina (que é um dos principais alvos biológicos da varfarina), os investigadores mudaram então a sua atenção para outros alvos na cascata de coagulação, incluindo uma proteína designada “Fator Xa”.

19- O Fator Xa é uma enzima que ajuda o corpo a produzir a trombina, pelo que se supôs que a descoberta de um composto que inibisse o Fator Xa também limitaria a produção pelo corpo de coágulos perigosos.

20- O corpo de investigação responsável pela invenção fez o screening de dezenas de classes de compostos e projetou milhares de moléculas no processo de identificar um inibidor do Factor Xa que fosse potente, seletivo e com biodisponibilidade oral.

21- Após anos de trabalho na identificação de compostos, os inventores identificaram uma classe – as dihidropirazolopiridinonas – para continuarem a investigação.

22- Dentro desta extensa classe, a equipa avaliou centenas de compostos e descobriu que moléculas com um anel lactama tinham propriedades farmacocinéticas favoráveis que as tornavam candidatas a medicamentos mais promissoras.

23- Depois de vários anos de investigação, os inventores identificaram um anticoagulante que demonstrava propriedades superiores – o apixabano.

24- Os estudos feitos com o apixabano e que apenas foram fornecidos ao processo instaurado no IEP (Instituto Europeu de Patentes) na sequência de pedidos de esclarecimentos, conforme abaixo explicitado - indicaram que este tinha boa biodisponibilidade, baixa depuração, um baixo volume de distribuição em animais e humanos, um potencial baixo de interações fármaco-fármaco, não sendo significativamente afetado pela alimentação do doente.

25- O apixabano também é conhecido como 1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida2 e apresenta a estrutura identificada em 1 das REIVINDICAÇÕES:

26- Ensaios clínicos demonstraram a eficácia do apixabano (admitido por acordo).

27- O perfil de segurança do apixabano, a sua maior janela terapêutica, a sua excelente potência e seletividade permitiram que tenha vindo a ser comercializado a nível mundial, sob a marca Eliquis®. (admitido por acordo)

28- O composto apixabano ter uma lactama neutral e não um centro básico, como no pedido WO, 131 é a descoberta. A lactama do exemplo 18 e versão não saturada dela é que são inovadoras, conferindo àquele composto um perfil farmacocinético adequado às terapêuticas a que é destinado.

29- A BMSHI, a Swords e a BMSPT celebraram acordos nos termos dos quais a BMSHI concedeu uma licença à Swords, e esta concedeu uma sublicença à BMSPT para explorar, no mercado português, os direitos conferidos pela EP ‘415 e o CCP 456, conferindo à Swords e à BMSPT direito de vender e/ou usar ou por outra forma dispor dos medicamentos abrangidos por aqueles direitos, bem como de propor ações em juízo com vista à defesa e ao exercício desses mesmos direitos (cfr. doc.s n.ºs 4 e 8 juntos com o procedimento cautelar).

30- O preço (preço de venda ao público ou “PVP”) pelo qual a Requerida comercializa os seus medicamentos genéricos Apixabano Pharmakern, na dosagem de 2,5 mg é de € 10,73 por blister de 20 unidades e de € 30,89 por blister de 60 unidades, e na dosagem de 5 mg é de € 10,74 por blister de 20 unidades e € 30,89 por blister de 60 unidades (cfr. doc. n.º 5).

31- O valor médio do preço dos comprimidos Apixabano Pharmakern é de 52 cêntimos;

32- A Requerida tem uma quota de mercado do medicamento apixabano de 7%, sendo que ao fim de três meses do início da comercialização, que se deu aquando da instauração da (primeira) providência, em Agosto de 2023, estaria a perder 3,5 milhões de euros por mês;

Factos indiciariamente não provados

Em face da prova produzida, não resultaram provados os seguintes factos:

a. Na EP’415 apenas se especula acerca da atividade do composto apixabano.

b. O composto apixabano, como reivindicado pela EP’415, não possui uma posição especial ou preferida de acordo com a parte descritiva do pedido WO’652.

c. O pedido WO’652 é totalmente omisso sobre o como e o porquê de certos compostos serem ‘demonstrativos’ ou ‘representativos’ ou ‘preferidos’;

d. A EP’415 omite todo e qualquer suporte para a ‘convicção’, ou seja, para demostrar o alegado ‘efeito anticoagulante’ de qualquer uma das centenas de milhões de compostos descritos, não apresentando, designadamente, qualquer dado experimental, seja o resultado de testes in vitro, seja o resultado de testes in vivo.

e. A solução do problema técnico descrito na EP’415, em vez de demonstrada, é absolutamente especulada.

f. Não seria sequer plausível para o perito na especialidade que os compostos escritos no pedido WO’652 (e na EP’415), incluindo o apixabano, fossem inibidores eficazes do fator Xa adequados para o efeito reivindicado, isto é, como fármacos para o tratamento ou prevenção de distúrbios tromboembólicos.

g. A EP’415, não resolvendo qualquer problema técnico, não contribui para o estado da técnica, o que acarreta a falta de atividade inventiva;

h. O apixabano faz parte das concretizações preferidas do pedido WO’131 (cfr. a página 4 do documento junto como anexo sob o n.º 2), na medida em que as definições das variáveis Z, G, s, A e B (cfr. as páginas 18 a 20 do documento junto como anexo sob o n.º 2) para a fórmula estrutural supra são apresentadas de forma a incluir o apixabano entre elas.

i. O apixabano já fazia parte do conjunto de compostos divulgados no pedido WO’131;

j. O perito na especialidade, à data de prioridade da EP’415, só pode concluir que o apixabano constituirá um exemplo aleatório de um composto eventualmente suscetível, em termos especulativos e sem qualquer dado que o comprove, de apresentar algum efeito inibidor do fator Xa.

k. O perito na especialidade não encontra no pedido WO’652 e/ ou na EP’415 absolutamente nada que fundamente a afirmação de que o apixabano será terapeuticamente eficaz no tratamento de distúrbios tromboembólicos.

l. Ao perito na especialidade não é apresentado ou sequer sugerido na EP’415 qualquer efeito melhorado face ao pedido WO’131.

m. Todos os compostos referidos no pedido WO’652 – incluindo o apixabano - constituem alternativas óbvias para o perito na especialidade a partir do pedido WO’131.

n. O composto apixabano estabelecido nas reivindicações elencadas na EP’415 sob os números ‘1.’ e ‘2.’ resulta de uma escolha arbitrária e não-inventiva no que diz respeito aos ensinamentos extraídos pelo perito na especialidade a partir do pedido WO’131.

o. A descrição, os desenhos e os exemplos que enformam tanto o pedido WO’652 como a EP’415 são totalmente omissos em relação à atividade do apixabano como inibidor do fator Xa.

p. A descrição e/ ou os exemplos da EP’415 omitem toda e qualquer explicação, mesmo que singela, e muito menos apresentam quaisquer dados que suportem o uso de apixabano ou de composições farmacêuticas que o contenham para as utilizações médicas reivindicadas, particularmente as definidas nas reivindicações enunciadas sob os números ‘5.’ a ’29.’.

q. O perito na especialidade não descortina na EP’415 qualquer informação, apresentada, por exemplo, sob a forma de testes experimentais, demostrando que o apixabano apresenta um efeito direto sobre um mecanismo especificamente envolvido nas doenças reivindicadas.

r. A 1.ª Requerente não levou a cabo quaisquer testes aos compostos que terá obtido que se incluam na fórmula geral I;

s. A 1.ª Requerente tendo realizado testes a alguns dos compostos optou, deliberada e conscientemente, por não divulgar qualquer resultado.

Da impugnação da matéria de facto

v. Em sede de impugnação da matéria de facto: os factos não provados b, c, f, j, k, o, q e s, devem considerar-se provados, para além de outros indicados pela Recorrente, e os factos provados n.ºs 20 a 23, 24 e 28 devem ser dados como não provados?

105. Apesar de ser nossa metodologia habitual, analisarmos os pontos da matéria de facto impugnados de forma analítica, ou seja, facto a facto, nos presentes autos julgamos que tal metodologia não é aqui a mais adequada.

106. Efetivamente, conforme já se depreende da enunciação da questão, a matéria de facto impugnada é vasta e complexa.

107. A matéria de facto impugnada (e sugerida em alternativa), com exceção do facto n.º 32, que, por isso, trataremos à parte, contém factos essenciais de que depende a requerida improcedência do procedimento cautelar, com base na alegada invalidade da patente, por falta de atividade inventiva, e/ou suficiência descritiva e/ou aplicação industrial.

108. Nesta esteira, na impugnação ora em causa, a Recorrente pretende ver os factos provados 20 a 23, 24 e 28 não provados, ou seja, um total de 6 factos (vide, em especial, conclusões 83 a 85 e 216).

109. Mais pretende, se bem compreendemos o alegado nas conclusões 98 e 133 (que não coincidem, mas parecem dizer respeito ao mesmo bloco de factos), que sejam dados por provados os seguintes 9 factos não provados:

i) O composto apixabano, não possui uma posição especial ou preferida de acordo com a parte descritiva do pedido WO’652 (facto não provado b)).

ii) O pedido WO’652 é totalmente omisso sobre o como e o porquê de certos compostos serem ‘demonstrativos’ ou ‘representativos’ ou ‘preferidos’ (facto não provado c)).

iii) Não seria sequer plausível para o perito na especialidade que os compostos escritos no pedido WO’652 (e na EP’415), incluindo o apixabano, fossem inibidores eficazes do fator Xa adequados para o efeito reivindicado, isto é, como fármacos para o tratamento ou prevenção de distúrbios tromboembólicos (facto não provado f)).

iv) O perito na especialidade, à data de prioridade da WO’652, só pode concluir que o apixabano constituirá um exemplo aleatório de um composto eventualmente suscetível, em termos especulativos e sem qualquer dado que o comprove, de apresentar algum efeito inibidor do fator Xa (facto não provado j)).

v) O perito na especialidade não encontra no pedido WO’652 absolutamente nada que fundamente a afirmação de que o apixabano será terapeuticamente eficaz no tratamento de distúrbios tromboembólicos (facto não provado k)).

vi) A descrição, os desenhos e os exemplos que enformam tanto o pedido WO’652 são totalmente omissos em relação à atividade do apixabano como inibidor do fator Xa (facto não provado o)).

vii) A descrição e/ ou os exemplos da WO’652 omitem toda e qualquer explicação, mesmo que singela, e muito menos apresentam quaisquer dados que suportem o uso de apixabano ou de composições farmacêuticas que o contenham para as utilizações médicas reivindicadas, particularmente as definidas nas reivindicações enunciadas sob os números ‘5.’ a ’29.’ (facto não provado p)).

viii) O perito na especialidade não descortina na WO’652 qualquer informação, apresentada, por exemplo, sob a forma de testes experimentais, demostrando que o apixabano apresenta um efeito direto sobre um mecanismo especificamente envolvido nas doenças reivindicadas (facto não provado q)).

ix) A 1.ª Requerente tendo realizado testes a alguns dos compostos optou, deliberada e conscientemente, por não divulgar qualquer resultado (facto não provado s)).

110. A que acrescem os seguintes factos, de acordo com as conclusões de recurso seguidamente transcritas:

“134. [e conclusão 155] Deverá ser dado como provado que o pedido WO '652 não contém qualquer explicação que permitisse ao perito na técnica compreender ou inferir a escolha do apixabano.

156. [e conclusão 160] Deverá ser dado como provado que: i) - O pedido da patente foi apresentado na Europa em 18-09-2003, sendo que anteriormente havia sido apresentado nos EUA em 21-09-2001, data que deverá ser considerada pelo técnico para a apreciação dos requisitos da patenteabilidade; ii) - Em Setembro de 2001, já eram conhecidos compostos inibidores do factor Xa; iii) - No pedido inicialmente apresentado WO 652 são referidos milhares de compostos, tendo sido feita constar uma fórmula iv) Na WO 652 não são apresentados testes/resultados específicos de potência do apixabano, nem de resultados de qualquer um dos compostos, não há nenhuma tabela, não há nenhuma relação directa entre a actividade e o composto; v Para se realizarem esses testes de ki seriam precisos miligramas, sendo que, na investigação, o primeiro passo é fazer a síntese e depois testar o produto. Sem se testar não sabem se é activo. Normalmente testam e depois vão ver se o produto é activo; vi) Numa perspectiva técnica, a única maneira de saber a actividade seria através de ensaios, tudo o resto são especulações; vii) Numa perspectiva técnica, para a análise do pedido WO 652, em 2001 nenhum técnico podia olhar para a estrutura e, sabendo qual é o alvo, calcular qual seria a actividade; viii) No pedido WO 652 havia milhares de compostos.

161. [e conclusão 184] Deverá ser dado como provado que: i) à data da prioridade o perito na técnica consideraria que um inibidor do factor Xa teria de revelar uma gama de inibição na ordem dos nanomolares (isto é 10 mil vezes mais potente que a gama de inibição referida em termos gerais na WO’652); ii) Não seria sequer plausível para o perito na especialidade que os compostos escritos no pedido WO’652 (e na EP’415), incluindo o apixabano, fossem inibidores eficazes do fator Xa adequados para o efeito reivindicado, isto é, como fármacos para o tratamento ou prevenção de distúrbios tromboembólicos.

185. [e conclusão 205] Deverá ser dado como provado que o perito na técnica não iria considerar o processo de cristalização constante do exemplo 18 como sendo preferencial em relação aos restantes compostos descritos no WO’652.

206. [e conclusão 215] Deverá ser dado como provado que os compostos descritos nos exemplos do WO’652 não seriam facilmente executados pelo perito”.

111. Contabilizamos, assim, para além dos 9 factos já referidos, outros 13 factos, num total de 22 factos que a Recorrente pretende ver integrados nos factos provados.

112. Mas nem este número poderia ser considerado certo, nomeadamente porque o facto descrito na conclusão 134 (e conclusão 155) – “o pedido WO '652 não contém qualquer explicação que permitisse ao perito na técnica compreender ou inferir a escolha do apixabano” –, parece ser uma repetição, por palavras diferentes, do facto descrito em i) da conclusão 98 – “O composto apixabano, não possui uma posição especial ou preferida de acordo com a parte descritiva do pedido WO’652” –.

113. Quanto aos factos iv) a vii) indicados na conclusão 156 (e conclusão 160), dizendo respeito ao problema da atividade do composto apixabano tal como representado no WO’652, em essência, já estão todos contidos nos factos iii) a viii) da conclusão 98.

114. De notar, por sua vez, que o facto ii) sugerido na conclusão 161 (e conclusão 181), é exatamente igual ao facto iii) sugerido na conclusão 98 (mas omitido na conclusão 133). O facto i) da mesma conclusão 161 é instrumental daquele e, dizendo respeito à atividade do apixabano, em bom rigor, é redundante em relação ao alegado nos factos iii) a viii) da conclusão 98.

115. Por fim, o facto alegado na conclusão 206 (e conclusão 215) – “os compostos descritos nos exemplos do WO’652 não seriam facilmente executados pelo perito” –, não foi expressamente alegado na Oposição.

116. O que se alegou em sede de Oposição, no capítulo dedicado à alegada insuficiência da descrição (p. 27 e ss.), foi que, “Tomando em linha de conta tudo o exposto, é apodítico que a alegada invenção não foi suficientemente descrita para ser levada a cabo por um perito na especialidade”. E o que se alega de concreto no aludido capítulo é, em essência, a falta de atividade do apixabano, repetindo, aliás, alegações feitas a este propósito em sede dos outros vícios que a Recorrente aponta à patente, desde logo em sede de falta de atividade inventiva.

117. Para demonstrar o que acabamos de afirmar veja-se, por exemplo, o alegado no artigo 87 da Oposição, inserido no capítulo da falta de atividade inventiva:

“A EP’415 e o pedido de patente internacional WO’652 carecem de quaisquer dados verificáveis sobre a alegada atividade inibitória do fator Xa por qualquer um dos compostos descritos, incluindo o apixabano, pelo que é por demais evidente que a EP’415 não contribuiu para o estado da técnica. Vejamos, então, em maior detalhe:

…”.

118. Já no capítulo dedicado à insuficiência da descrição alega-se, em essência, o seguinte:

“159. tal como supra demonstrado pela Requerida, a descrição, os desenhos e os exemplos que enformam tanto o pedido WO’652 como a EP’415 são totalmente omissos em relação à atividade do apixabano como inibidor do fator Xa.

Mais,

160. a descrição e/ ou os exemplos da EP’415 omitem toda e qualquer explicação, mesmo que singela, e muito menos apresentam quaisquer dados que suportem o uso de apixabano ou de composições farmacêuticas que o contenham para as utilizações médicas reivindicadas, particularmente as definidas nas reivindicações enunciadas sob os números ‘5.’ a ’29.’.

Nessa medida,

161. o perito na especialidade não descortina na EP’415 qualquer informação, apresentada, por exemplo, sob a forma de testes experimentais, demostrando que o apixabano apresenta um efeito direto sobre um mecanismo especificamente envolvido nas doenças reivindicadas.

119. Conforme se depreende, assim, das poucas transcrições das conclusões supra realizadas, retiradas das 321 conclusões de recurso (num total de 167 páginas), é muito fácil desorientarmo-nos neste complexo conjunto de factos e perdermos o fito de instrumentalidade face à decisão a proferir, que deve nortear a impugnação da matéria de facto.

120. De qualquer forma, mesmo tendo em conta as dificuldades resultantes da forma desordenada como foi impugnada a matéria de facto, a essencialidade da versão factual exposta quer em sede de Oposição, quer em sede recursória, parece-nos que resulta suficientemente clara, para sobre ela nos pronunciarmos (apesar do exposto no Acórdão de Uniformização do STJ n.º 12/2023 proferido em 17-10-2023).

121. Efetivamente, o que a Recorrente alegou em sede factual, passa, fundamentalmente, pelas seguintes questões nucleares:

a) O problema técnico objetivo a resolver pelo objeto das reivindicações ‘1.’ a ‘29.’ da EP’415 pode ser definido como uma seleção dos compostos descritos no pedido WO’131, que constitui o estado da técnica mais próximo (artigos 132 a 134 da Oposição);

b) O pedido WO’652 é totalmente omisso sobre o como e o porquê de certos compostos serem ‘demonstrativos’ ou ‘representativos’ ou ‘preferidos’, sendo certo que o apixabano não surge identificado e/ou assinalado e/ou sugerido como especial ou preferido em comparação com os outros (muitos) compostos (artigo 94 da Oposição).

c) Mesmo (re)formulando o problema técnico objetivo como: a identificação de um composto alternativo que possa ter um potencial efeito inibidor do fator Xa, constata-se que todos os compostos referidos no pedido WO’652 – incluindo o apixabano – constituem alternativas óbvias para o perito na especialidade a partir do pedido WO’131 (cf. artigo 152 da Oposição);

d) O perito na especialidade, à data de prioridade da EP’415, só podia concluir que o apixabano constituiria um exemplo aleatório de um composto eventualmente suscetível, em termos especulativos e sem qualquer dado que o comprovasse, de apresentar algum efeito inibidor do fator Xa, isto é, como fármaco para o tratamento ou prevenção de distúrbios tromboembólicos (artigos 112 e 139 da Oposição).

e) Por outras palavras, a patente não proporciona qualquer ensinamento ao estado da técnica, uma vez que na EP’415 apenas se especula acerca da atividade do composto apixabano (cf. artigo 85 da Oposição), sendo certo que o documento junto pela titular da Patente em 18-01-2008 ao procedimento de concessão da patente do IEP, não colmata esta falta (cf. artigos 114-115 e 158 da Oposição)

122. Quanto ao descrito em a), parece-nos que a Recorrente terá deixado cair tal versão (do problema técnico), em sede recursória, pois, nenhum facto impugnado ou sugerido suporta tal versão. O que se realça nas alegações de recurso, em sede de problema técnico, é que “Nos presentes autos, não é possível extrair a resolução para o problema técnico diretamente e de forma causal das características técnicas descritas no pedido de patente. E um efeito não poderá ser validamente utilizado se esse efeito dependesse de informação adicional que não se encontrava ao dispor do perito, na data da apresentação do pedido de patente.” (p. 105, veja-se, ainda, as conclusões 273-274). Esta conclusão encontra-se expressa, em essência, sob as alíneas d) e e) da nossa síntese.

123. No mais, a Recorrente mantém o alegado, tal como se reflete, quando vistos no seu conjunto, os factos provados que pretende eliminar e os factos que pretende ver provados, já supra enunciados.

124. De forma ainda mais sintética, pode-se, pois, dizer que a Recorrente alega que a EP’415 nada acrescenta ao respetivo estado da técnica revelado, desde logo, pelo pedido de patente internacional WO’131. Acresce que, o apixabano, medicamento aqui controverso, estava contido no pedido de patente original (WO’652) de forma não preferencial nos muitos milhares de compostos aí descritos, de modo que o perito na especialidade não lhe daria particular relevância. Acresce ainda que o efeito técnico da patente – eficaz e melhorada inibição do factor Xa, com efeitos anticoagulantes para o tratamento de distúrbios tromboembólicos –, encontrava-se apenas especulado no pedido, não se mostrando aí minimamente demonstrada a atividade do apixabano, de modo que o perito na especialidade não retiraria, reportando-se àquele pedido, qualquer ensinamento técnico.

125. De notar que nesta sede, como seria previsível, os factos não provados, alegados em sede de Oposição, são os mais relevantes. Daremos, pois, um especial enfoque nestes factos não provados por constituírem factos essenciais alegados pela Requerida em sede da exceção de invalidade da patente. Os factos que a ora Recorrente pretende ver agora acrescentados aos factos provados, parecem-nos, em essência, instrumentais daqueles, quando não são a repetição, por outras palavras, dos mesmos estados de coisas. Teceremos, ainda, algumas considerações sobre os factos provados impugnados que, como veremos, foram alegados pelas Requerentes, ora Recorridas.

126. Nestes termos, iremos nos pronunciar, sobre a matéria de facto impugnada, lida no contexto da referida síntese da versão factual da Recorrente, que contribui em grande medida, ao que cremos, para a clareza e relevância da exposição que se seguirá.

127. Por seu turno, não se descurará, como é óbvio, que as Recorridas se opõem, em essência ao alegado pela Requerida/Recorrente.

Apreciação da questão por este tribunal

128. Desde logo quanto à matéria de facto não provada e em sede da respetiva motivação, consignou a sentença recorrida o seguinte:

“Quanto aos pontos de facto que resultaram não provados, haverá que atentar a que os mesmos se traduzem em ilações que a Requerida pretenda que sejam retiradas da leitura do pedido WO 652 mas que não podem ser acolhidas, por contrárias às regras gerais de interpretação.

Com efeito, não se pode retirar do excesso de informação que a informação específica e relativa ao apixabano não constasse do referido pedido, porque as mesmas constam efectivamente do pedido, estão lá escritas, nos moldes que resultaram provados.

Também não se pode retirar do facto de não virem indicados resultados de actividade especificamente a cada um dos compostos que o apixabano não tivesse apresentado resultados promissores, que não tivesse sido testado ou que apesar de ter descrito a síntese daquele medicamento (conforme exemplo 18), o pedido de patente tivesse sido realizado sem a realização de testes de actividade para o apixabano ou outros compostos. Tal conclusão não é admitida pela lógica: a não revelação de resultados de testes e a não realização de testes são realidades diferentes e não sobreponíveis.

Finalmente, não resulta indiciariamente demonstrada a intenção vertida em s. dos factos não provados, porquanto não resulta demonstrado o seu antecedente lógico, isto é, que constituísse requisito para a apresentação de pedidos de patentes de substância a apresentação dos resultados de actividade, que eram o que estava em causa naquela fase de desenvolvimento do medicamento, que era, ainda, muito embrionária.

Em suma, os elementos relativos ao apixabano já estavam no pedido inicial da patente, pelo que o que ocorreu foi clarificação do pedido e a exclusão da informação que não interessava para a sua compreensão.

Assim, não resulta demonstrado que o perito na matéria não pudesse compreender o pedido, o que resulta demonstrado é que seria um trabalho hercúleo, por força do excesso de informação que aquele documento apresentava.

Porém, a dificuldade de compreensão não isentaria o perito na matéria de se esforçar para compreender as realidades que lhe são apresentadas, como era o caso.”

129. Dir-se-á, desde já, que não encontramos nos autos e da prova produzida, motivos para discordar, em essência, daquela fundamentação, pelo menos nesta sede de sumario cognitio.

130. Em primeiro lugar, cremos que não pode resultar sequer controverso que o WO’652 já descrevia o Apixabano no respetivo exemplo 18.

131. Neste ponto, como salientam as Recorridas, até a própria testemunha arrolada pela Requerida, o Professor BB o reconhece, conforme se pode constatar na gravação do seu depoimento do dia 31-10-2024, a partir de 00:21:00 (parte do depoimento com a duração de 2:50:24).

132. Por seu turno, resulta inequívoco da EP’415, que a matéria aí reivindicada são determinados compostos, nos quais se incluem, como se viu, o apixabano, compostos estes “úteis como inibidores de serina-proteases do tipo tripsina, especificamente o factor Xa.”, e como “métodos de utilização dos mesmos como agentes anticoagulantes para tratamento de desordens tromboembólicas” (p. 4 e 5/409 da EP’415 - Resumo).

133. Já no WO’652 e respetivo Resumo, encontramos a mesma referência a compostos úteis na inibição do factor Xa, no contexto de métodos de tratamento anticoagulante de desordens tromboembólicas, logo na respetiva p. 1 (“methods of using the same as anticoagulant agents for treatment of thromboembolic disorders).

134. É certo que, segundo a Recorrente, o apixabano não é sequer um composto preferido da patente na sua versão originária (WO’652).

135. Neste ponto, recorde-se o seguinte: “The patent should include a specific description of at least one detailed embodiment, often referred to as the ‘preferred embodiments’.” (Lionel Bently e Brad Sherman, Intellectual Property Law, 4. ed, Oxford Univ. Press, 2014, 409, nota 30).

136. Segundo a Recorrente, portanto, o apixabano não assume qualquer posição preferencial no pedido WO’652. Ou seja, dentro dos milhares de compostos descritos no pedido, ou mesmo milhões, o perito na especialidade não encontraria nenhuma razão em particular para considerar, sequer, o apixabano.

137. Da nossa parte, contudo, e nesta fase cautelar, cremos que tal conclusão não se mostra suficientemente sustentada.

138. Efetivamente, cremos que resulta desde logo da reivindicação n.º 8 do WO’652 e dos 74 compostos que aí são indicados, a indicação clara do composto que veio a ser conhecido por apixabano.

139. Tal reivindicação n.º 8, dependente da reivindicação n.º 1 do WO’652, diz respeito a um composto que deve ser selecionado de grupos que então especifica (“A compound according to Claim 1, wherein the compound is selected from the group:…”).

140. Neste contexto e nos referidos grupos é indicado o apixabano, em concreto, a p. 377 do documento n.º 1 junto com a Oposição (WO’652). Efetivamente, no referido local, encontra-se descrito o seguinte composto:

“1- (4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-lH-pyrazole-[3,4-c]pyridine-3-carboxamide”.

141. Esta estrutura coincide com a estrutura do apixabano descrita no facto provado n.º 10, retirado da EP’415:

142. Também de notar que, na descrição detalhada dos exemplos preferidos (preferred embodiments) – que se inicia a p. 8 do documento WO’652 –, a p. 69 deste documento, linhas 34-36, encontramos a mesma estrutura. O apixabano é aqui indicado como um dos compostos a selecionar para efeitos do exemplo preferido n.º 8 (p. 68, linhas 10-13).

143. Ora, se o composto que veio a ser conhecido como apixabano já estava presente numa das reivindicações descritas do WO’652 e nos exemplos da Descrição, não compreendemos como é que o perito não o consideraria preferencial. Como é sabido, as reivindicações delimitam o próprio âmbito do monopólio inerente à invenção patenteada e devem ser sustentadas pela Descrição que é o que ocorre, pelo menos em aparência, no documento em análise.

144. Por seu turno, os demais factos não provados, em essência, dizem respeito ao efeito técnico e atividade do apixabano.

145. Como é sabido, a determinação do efeito técnico de uma patente é uma questão de facto (cf. Isabel Auría Lansac et al, eds., Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, Tenth Edition, European Patent Office, 2022, p. 247). [2]

146. A questão da prova do efeito técnico tem sido muito discutida nas Câmaras de Recurso do IEP, como revela, aliás, a discussão nos presentes autos à volta da decisão de 23-03-2023, caso G 2/21, da Grande Câmara de Recursos do IEP (ou, em inglês, Enlarged Board of Appeal).

147. Naquele caso, a Grande Câmara resolveu uniformizar “jurisprudência”[3], nos seguintes termos:

“1. Evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, had not been public before the filing date of the patent in suit and was filed after that date.

2. A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.”

148. De notar, antes do mais, que a Grande Câmara de Recurso, no caso G 2/10 (30-08-2011) esclareceu o seguinte: “The term "embodiment" is commonly used to define a specific combination of features or a specific mode of carrying out the invention, by contrast to a more abstract definition of features which can be carried out in more than one way.”

149. O termo embodiment, engloba, portanto, quer combinações específicas de características quer modos de realização do invento. Utilizaremos aqui o termo português “incorporado” para este efeito.

150. Resulta, ademais, do n.º 1 do dispositivo daquela decisão G 2/21, que uma publicação que serve como prova do efeito técnico de que depende o reconhecimento da atividade inventiva da patente, não pode ser desconsiderada pelo simples facto de não poder considerar-se pública no momento da apresentação do pedido de patente e por ter sido apresentada em momento posterior.

151. Mais resulta do n.º 2 do dispositivo da decisão G 2/21, que importa saber se o perito da especialidade, tendo presente o conhecimento comum na matéria e baseando-se no pedido de patente tal como originalmente apresentado, derivaria o dito efeito técnico por englobado (encompassed) no ensinamento técnico e incorporado (embodied) no mesmo pedido.

152. Nestes termos, o que resulta da decisão G 2/21 é que podem eventualmente ser tomados em consideração, elementos de prova do efeito técnico, que não eram públicos à data da apresentação do pedido original, desde que o pedido original, em concreto os seus ensinamentos técnicos e exemplos (aqui no sentido de embodiments), conjugados com o conhecimento comum, permitissem ao perito da especialidade derivar tal efeito técnico.

153. Como nos parece evidente, os critérios estabelecidos no G 2/21 são muito abstratos e indeterminados, suscitando dificuldades interpretativas.

154. Tais dificuldades foram, aliás, confessadas pela Grande Câmara, na parte final da respetiva fundamentação do G 2/21:

“The Enlarged Board is aware of the abstractness of some of the aforementioned criteria. However, apart from the fact that the Enlarged Board, in its function assigned to it under Article 112(1) EPC, is not called to decide on a specific case, it is the pertinent circumstances of each case which provide the basis on which a board of appeal or other deciding body is required to judge, and the actual outcome may well to some extent be influenced by the technical field of the claimed invention. Irrespective of the actual circumstances of a particular case, the guiding principles set out above should allow the competent board of appeal or other deciding body to take a decision on whether or not post-published evidence may or may not be relied upon in support of an asserted technical effect when assessing whether or not the claimed subject-matter involves an inventive step.”

155. Nesta esteira, uma Câmara de Recurso do IEP já interpretou e aplicou os critérios indicados na decisão G 2/21, em concreto, por decisão de 28-07-2023, no caso T 116/18, aqui também muito discutido.

156. Neste contexto, a fundamentação de T 116/18, começa por esclarecer o seguinte:

“The Enlarged Board did not hold that a patent applicant or proprietor can always rely on a purported technical effect. On the contrary, the Enlarged Board, by way of order no. 2, established requirement(s) that must be met. The Enlarged Board thus did not give patent applicants and proprietors "carte blanche" to be able to rely on a purported technical effect at any stage of the proceedings. Therefore, it can be concluded from order no. 2 that patent applicants and proprietors should not be able to invoke any technical effect at will. Instead, the focus on the application as filed and the filing date (G 2/21, point 93 of the Reasons) is intended to prevent the filing of applications directed purely to speculative (armchair) inventions made only after the filing date.”.

157. Resulta já inequívoco da decisão G 2/21 que o efeito técnico deve ser aferido de acordo com o pedido tal como originalmente apresentado, neste caso, pelo documento n.º 1 da Oposição – WO’652. Tal evidência retira-se, desde logo, do n.º 2 do dispositivo, agora com sublinhados nossos “A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed…”. Nestes termos, o citado parágrafo do T 116/18 sublinha este ponto, salientando aqui o fito de evitar “invenções” puramente especulativas.

158. Mais esclarece a decisão do caso T 116/18, no que respeita ao primeiro requisito adiantado no n.º 2 do dispositivo da decisão G 2/21 – se o alegado efeito técnico deve considerar-se englobado (encompassed) no ensinamento técnico do pedido original –, o seguinte:

“11. 9 Against this background, the term "technical teaching” in requirement (i) has the same meaning as the term "same originally disclosed invention" in requirement (ii), namely the broadest technical teaching of the application as filed contained in it with regard to the claimed subject-matter.

11. 10 In the light of this, for requirement (i) of order no. 2 to be met, the purported technical effect together with the claimed subject-matter need only be conceptually comprised by the broadest technical teaching of the application as filed. This in turn means that said effect need not be literally disclosed in it by way of a positive verbal statement (see also point 11.13.1 below).” (sublinhados nossos).

159. O T 116/18 interpreta, assim, o decidido no G 2/21, como exigindo apenas e tão-só, que o efeito técnico alegado no pedido, juntamente com a matéria reivindicada, esteja conceptualmente contido no ensinamento técnico mais amplo, ou seja, no sentido técnico mais geral do pedido original. Tal efeito não carece, assim, de estar sequer expresso verbalmente no pedido de forma explícita.

160. Já quanto ao segundo requisito do n.º 2 do dispositivo do G 2/21 – se o alegado efeito técnico deve considerar-se incorporado (embodied) no mesmo pedido original –, diz-nos o T 116/18, o seguinte:

“11. 14 Requirement (ii) is met unless the skilled person, having the common general knowledge on the filing date in mind, and based on the application as filed, would have legitimate reason to doubt that the purported technical effect can be achieved with the claimed subject-matter. For requirement (ii) to be satisfied, experimental proof of the purported technical effect or a positive verbal statement is not necessarily required in the application as filed.”

161. Ou seja, o requisito do n.º 2 do dispositivo do G 2/21 não se mostrará preenchido, se o perito da especialidade, tendo em conta o conhecimento comum na matéria à data da apresentação do pedido, e baseando-se no mesmo pedido, teria razões legítimas para duvidar que o alegado efeito técnico poderia ser obtido para a matéria reivindicada. Para este requisito se mostrar verificado, não é necessário que o pedido contenha prova experimental ou sequer uma declaração verbal positiva do alegado efeito técnico.

162. Parece resultar, assim, desta última citação do T 116/18, que a Câmara de Recurso interpreta o G 2/21 como optando pelo chamado teste de implausibilidade ab initio. E isto mesmo quando afirma que o G 2/21 quis afastar-se das doutrinas da plausibilidade ab initio e implausabilidade ab initio (cf. ponto 11.3.2 do T 116/18).

163. Para compreendermos a relevância desta última asserção, recorde-se as seguintes passagens do T 116/18 (em 10.2):

“In the referring decision, the previous decisions on what was called at that time "plausibility" were classified according to the following three lines of case law: the line applying the ab initio plausibility standard, the line applying the ab initio implausibility standard, and lastly the line which did not apply any plausibility requirement at all ("no plausibility standard" in the referring decision).

164. Ora, se de acordo com o standard da plausibilidade ab initio, a questão é formulada, de forma positiva e no sentido de saber se, com base na informação contida no pedido da patente e no conhecimento geral comum, o perito na matéria, na data daquele pedido, consideraria o efeito técnico plausível, já no standard da implausibilidade ab initio, a questão é formulada na negativa, no sentido de saber se com base na informação contida no pedido da patente e no conhecimento geral comum, o perito na matéria, na data daquele pedido, consideraria o efeito duvidoso (implausível).

165. Como nos parece óbvio, o standard da implausibilidade ab initio é menos exigente que o standard da plausibilidade ab initio. Enquanto neste último se pergunta se o alegado efeito é plausível para o perito da especialidade, o que pressupõe, em termos científico-técnicos, uma previsibilidade do efeito já expressa no pedido da patente, no primeiro apenas se exige que o efeito técnico da patente, não suscite dúvidas legítimas ao perito.

166. Mais constata o T 116/18 (em 11.12.1), que o efeito técnico, ou seja, a atividade concreta do invento na solução do problema técnico em causa, nem carece de estar provado, de forma experimental, no pedido original:

“If an effect in principle can be relied on even at a later stage, i.e. after the filing date, the effect and any experimental proof of it need not necessarily be contained in the application as filed.”

167. Aqui chegados, o que dizer desta nova “jurisprudência” do IEP?

168. É nosso entendimento que, em matéria de interpretação do CPE, por regra, devemos tomar em consideração as posições das Câmaras de Recurso do IEP, atenta a reconhecida autoridade e força persuasiva dos seus argumentos, e para evitar soluções divergentes que comprometam a coerência do sistema europeu de patentes.

169. Não podemos deixar de referir, no entanto, que tais decisões não são vinculativas para os tribunais portugueses. Acresce que se pode eventualmente questionar se a interpretação do G 2/21 realizada pelo T 116/18 é sequer a mais correta.

170. Julga-se, contudo, nesta sede cautelar, regida, como vimos, por uma lógica de sumario cognitio, que seria temerário e até inadequado colocarmos aqui em causa a dita “jurisprudência” do IEP. Contradizer tal jurisprudência demanda uma reflexão mais aprofundada.

171. Deste modo, feito este já longo (mas necessário) excurso pela aludida jurisprudência, vejamos o nosso caso concreto à sua luz.

172. Cremos que resulta do já exposto que o efeito técnico alegado quer no WO’652 quer na EP’415 consiste, em essência, numa eficaz e melhorada inibição do factor Xa, com efeitos anticoagulantes para o tratamento de distúrbios tromboembólicos.

173. Tal alegado efeito é descrito, de forma literal aliás, a p. 6 do WO’652, nas seguintes passagens:

“… inhibition of factor Xa may be more efficient than inactivation of thrombin in interrupting the blood coagulation system.

Therefore, efficacious and specific inhibitors of factor Xa are needed as potentially valuable therapeutic agents for the treatment of thromboembolic disorders. It is thus desirable to discover new factor Xa inhibitors. In addition, it is also desirable to find new compounds with improved pharmacological characteristics compared with known factor Xa inhibitors. For example, it is preferred to find new compounds with improved factor Xa inhibitory activity and selectivity for factor Xa versus other serine 15 proteases (i.e., trypsin).

174. Por seu turno, como resultou consensual no decurso do julgamento, inexistem no WO’652 quaisquer testes experimentais a comprovar que os compostos nele descritos, em especial o apixabano, possuem a eficácia desejada, desde logo um Ki de ≤ 1 μM.

175. É neste contexto que se compreende que na sentença recorrida se refira, a p. 29 e em sede de motivação dos factos provados, que “na WO 652 não são apresentados testes/resultados específicos de potência do apixabano, nem de resultados de qualquer um dos compostos, não há nenhuma tabela, não há nenhuma relação directa entre a actividade e o composto.”

176. Esclarece, no entanto, na motivação dos factos não provados que “não se pode retirar do facto de não virem indicados resultados de actividade especificamente a cada um dos compostos que o apixabano não tivesse apresentado resultados promissores (…) a não revelação de resultados de testes e a não realização de testes são realidades diferentes e não sobreponíveis”.

177. E logo de seguida refere: “Finalmente, não resulta indiciariamente demonstrada a intenção vertida em s. dos factos não provados, porquanto não resulta demonstrado o seu antecedente lógico, isto é, que constituísse requisito para a apresentação de pedidos de patentes de substância a apresentação dos resultados de actividade, que eram o que estava em causa naquela fase de desenvolvimento do medicamento, que era, ainda, muito embrionária.”

178. Estas considerações parecem-nos em harmonia com a supra descrita jurisprudência das Câmaras de Recurso do IEP, desde logo quando aí se afirma ser desnecessário que o efeito técnico alegado no pedido de patente esteja suportado em testes experimentais revelados no mesmo.

179. Não se vislumbram, assim, quaisquer contradições nas citadas passagens da sentença recorrida, nem qualquer erro de julgamento relevante que pudesse resultar das mesmas.

180. Ainda a respeito da atividade e efeito técnico do apixabano, há que atentar na emenda realizada através do requerimento de 18-01-2008 (documento 10 da resposta às exceções da Oposição).

181. É certo que, quanto a tal emenda limitativa, conforme já supra aludido, a Recorrente sustentou e sustenta, de forma veemente, que a mesma não altera o facto de que o que foi divulgado no WO’652 é insuficiente, da perspetiva do perito da especialidade, para suportar o efeito técnico pretendido pelo invento.

182. Contudo, a este respeito, pode ler-se a p. 170, linhas 21-32, da patente WO’652:

“Compounds tested in the above assay are considered to be active if they exhibit a Ki of ≤ 10 μM. Preferred compounds of the present invention have Ki's of ≤ 1 μM. More preferred compounds of the present invention have Ki's 25 of ≤ 0.1 μM. Even more preferred compounds of the present invention have Ki's of ≤ 0.01 μM. Still more preferred compounds of the present invention have Ki's of ≤ 0.001 μM. Using the methodology described above, a number of compounds of the present invention were found to exhibit 30 Ki's of ≤ 10 μM, thereby confirming the utility of the compounds of the present invention as effective Xa inhibitors.”

183. Ou seja, cremos que resulta da informação ora citada, que já no pedido WO’652, foi divulgado que o efeito técnico pretendido – eficaz e melhorado efeito inibidor do factor Xa com efeitos anticoagulantes para o tratamento de distúrbios tromboembólicos –, era obtido nos compostos preferidos, todos eles compreendendo, pelo menos, um Ki de ≤ 1 μM.

184. Assim se compreende, que no aludido documento 10 da oposição às exceções da Oposição, seja referido:

“The effectiveness of the compound of the present invention as an inhibitor of Factor Xa was determined using purified human Factor Xa and synthetic substrate as set out on page 169, line 22 to page 170, line 32. As noted at page 170, lines 21-22, compounds tested in this assay are considered to be active if they exhibit a K; of ≤ 10μM. I attach data relating to the compound now claimed showing a K; of 0.08 nM (0.00008 μM) in the assay, conclusively demonstrating the biological activity of the compound.” (sublinhados nossos).

185. Ora, como vimos supra, o apixabano, para além de estar indicado no pedido internacional WO’652, faz parte da respetiva reivindicação 8 e encontra-se também nos exemplos da Descrição. Nestes termos, a informação contida naquela emenda do dia 18-01-2008 parece já encontrar sustento, em termos de efeito técnico, no pedido original.

186. Estas considerações não nos parecem enfermadas, pelo menos nesta sede cautelar, pelas provas indicadas no recurso pela Recorrente. Em especial, não se vislumbra do conjunto dos depoimentos de BB, CC, II, EE, DD e FF (vide transcrições a p. 47 a 59 do recurso, e respetivas gravações)[4], em confronto com o WO’652 e EP’415 e documento 10 da resposta à Oposição, motivos para diferir, nesta sede cautelar, do ora exposto.

187. Paradigmático é a este respeito, a transcrição do depoimento de DD, que nos parece partir de um pressuposto errado, ou seja, de que no pedido da patente, tem de estar já demonstrada a atividade do composto:

“[00:02:29] Professor DD: Sim, o ensinamento. Aqui é da síntese. Tem ensinamento. Se estiver à procura de moléculas com este tipo, como é que ponho uma lactama numa extremidade, como é que ciclizo no meio, isso dá informação. Nesse aspecto, atenção, a motivação aí existe. Agora, a motivação para dizer, deixa-me ver se eu descubro qual é que é o composto interessante, ou quais são os compostos interessantes, não vem aqui. Mas é o que dizem no título da patente, é compostos com atividade inibidora de fatores Xa. E dizem que é esse o objetivo que se pretende atingir. Portanto, quem lê estaria à espera de encontrar concretizado, como, aliás, há em variadíssimas outras patentes. É normal encontrar atividade. A nossa patente tem atividade. A patente que foi e que deu o rivaroxabano, que saiu para o mercado antes desta, tem lá atividade.” (sublinhados nossos).

188. Ora, se pode ser normal que a dita atividade venha já demonstrada num pedido de patente, não parece ser uma condição essencial à concessão da mesma conforme resulta da jurisprudência do IEP supra analisada.

189. O que importa considerar, aplicando a jurisprudência do IEP, é, nos termos descritos no caso T 116/18, se com base na informação contida no pedido da patente e no conhecimento geral comum, o perito na matéria, na data daquele pedido, consideraria o efeito técnico duvidoso ou implausível. E parece-nos que a resposta a esta questão só pode ser, pelo menos nesta sede cautelar, negativa.

190. Repare-se, aliás, como termina a dita transcrição do depoimento do ilustre Professor de Farmácia da Universidade do Porto:

“Agora, se o ponto fosse jurídico, eu não me pronuncio, eu não sei nada disso. O meu objetivo é, para um técnico, que tipo de motivação é que isto teria, a meu ver, uma motivação muito baixa, e ainda por cima, quando paralelamente com isto, há outras patentes que motivam muito mais. Porque têm graus de atividade, porque são muito potentes, porque falam em potências da ordem dos nanomolar, e até abaixo disso, quer dizer, décimos de nanomolar. Pronto, eu não sei se me expliquei, mas este é o meu ponto. Agora, tudo o resto, estou completamente de acordo, não digo que não seja possível, como técnico, é verdade que não há aqui nada onde que eu possa dizer, olha, vou selecionar aqui 4, 5 compostos para poder explorar, não é?” (sublinhados nossos).

191. Mais se recorda, de acordo com aquela jurisprudência, que nesta sede não são exigíveis, no pedido original, quaisquer testes experimentais para a prova daquele efeito técnico. Resulta, por sua vez, que a informação prestada no dia 18-01-2008 junto do IEP, já largamente referida, não pode ser liminarmente desconsiderada, só porque contém informação “pós-publicada”.

192. Nestes termos, no que concerne aos factos não provados impugnados e factos sugeridos em sua “substituição”, para além dos demais que a Recorrente pretende ver integrados nos factos provados, o recurso improcede.

193. Teceremos, agora, tal como supra prometido, algumas considerações sobre a matéria de facto provada aqui impugnada e em análise (factos n.ºs 20 a 23, 24 e 28).

194. Os factos n.ºs 20 a 23 ora em questão têm a seguinte redação:

“20- O corpo de investigação responsável pela invenção fez o screening de dezenas de classes de compostos e projetou milhares de moléculas no processo de identificar um inibidor do Factor Xa que fosse potente, seletivo e com biodisponibilidade oral.

2- Após anos de trabalho na identificação de compostos, os inventores identificaram uma classe – as dihidropirazolopiridinonas – para continuarem a investigação.

22- Dentro desta extensa classe, a equipa avaliou centenas de compostos e descobriu que moléculas com um anel lactama tinham propriedades farmacocinéticas favoráveis que as tornavam candidatas a medicamentos mais promissoras.”

195. Ora, a factualidade ora em causa, foi desde logo alegada em sede de Requerimento Inicial (artigos 23 a 26), admitindo agora as próprias Requerentes, ora Recorridas, que pelo menos os factos provados n.ºs 20 a 22 (factos alegados em 23 a 25 do referido Requerimento) são irrelevantes para a decisão.

196. Tais factos são efetivamente irrelevantes.

197. No caso concreto, o que verdadeiramente importa da perspetiva da Recorrente é saber, como nos parece óbvio, se a patente controversa efetivamente enferma dos vícios materiais, que lhe são atribuídos pela Recorrente.

198. Tais vícios serão sempre imputáveis ao “texto” da patente, seja ao pedido tal como foi apresentado no IEP (WO’652), seja à versão tal como concedida (EP’415), lido à luz do perito da especialidade e no contexto do estado da técnica reportada ao momento do pedido.

199. Neste contexto, é perfeitamente irrelevante saber se a invenção foi resultado de muitos ou poucos anos de investigação e/ou se foram ou não necessários muitos ou poucos screenings ou análises de compostos, para chegar, enfim, ao apixabano.

200. Pergunta-se: e se determinada invenção, isto é uma solução, técnica e nova, para um determinado problema, resultasse de apenas meia dúzia de experimentos científicos, deixaria, por esse facto, de preencher os requisitos de patenteabilidade? Parece-nos óbvio que não. Factos deste tipo são perfeitamente estranhos à patente e à perspetiva do perito da especialidade, nada acrescentando ou subtraindo ao registo que se visa atacar.

201. Ora, segundo jurisprudência do STJ, ao que cremos consensual, “[s]e o facto que se pretende impugnar for irrelevante para a decisão, segundo as várias soluções plausíveis, não há qualquer utilidade naquela impugnação da matéria de facto, pois o resultado a que se chegar (provado ou não provado) é sempre o mesmo: absolutamente inócuo. O mesmo é dizer que só se justifica que a Relação faça uso dos poderes de controlo da matéria de facto da 1ª instância quando essa actividade da Relação recaia sobre factos que tenham interesse para a decisão da causa, ut artº 130º do CPC. Quando assim não ocorre, a Relação deve abster-se de apreciar tal impugnação.” (Ac. STJ de 14-07-2021, processo n.º 65/18.9T8EPS.G1.S1; no mesmo sentido, Ac. STJ de 03-11-2023, processo n.º 835/15.0T8LRA.C4.S1 e jurisprudência citada).

202. Conforme resulta, assim, demonstrado, a matéria de facto ora controversa é absolutamente inócua, pelo que a respetiva apreciação mostra-se prejudicada nos termos da supracitada jurisprudência do STJ.

203. Quanto ao facto n.º 23, onde se lê “Depois de vários anos de investigação, os inventores identificaram um anticoagulante que demonstrava propriedades superiores – o apixabano.”

204. Cremos que este facto, para ter relevância, deve ser lido conjuntamente com o facto provado 28, cujo teor é “O composto apixabano ter uma lactama neutral e não um centro básico, como no pedido WO, 131 é a descoberta. A lactama do exemplo 18 e versão não saturada dela é que são inovadoras, conferindo àquele composto um perfil farmacocinético adequado às terapêuticas a que é destinado.”

205. No âmbito deste último facto, na tabela constante da sentença recorrida a p. 35 o tribunal a quo efetivamente indica, tal como alegado pela Recorrente, que para a prova deste facto tomou em consideração o depoimento de BB.

206. No entanto, como bem referem as Recorridas, é no depoimento da testemunha CC, prestado na sessão do dia 31-10-2024, que a relação da invenção com lactama encontra suporte, principalmente a partir de 01:07 e também a partir de 1:20, da respetiva gravação.

207. Aliás, se dúvidas houvesse sobre a relação da invenção com compostos contendo lactama, tal como a testemunha referiu, bastaria atentar no título do pedido internacional da patente WO’652 (doc. 1 da oposição), que é “Lactam-Containing Compounds And Derivatives Thereof As Factor Xa Inhibitors”.

208. Tal como o título da EP’415 que naquele pedido se baseou é: “COMPOSTOS CONTENDO LACTAMA E SEUS DERIVADOS COMO INIBIDORES DO FACTOR XA”.

209. Já a patente WO’131, no chamado documento Du Pont (doc. 2 da oposição), intitula-se “Nitrogen Containing Heterobicycles as Factor Xa Inhibitors”.

210. Mais resulta do WO’652, a p. 7, o seguinte:

“The present invention provides novel lactam-containing compounds and derivatives thereof for use in therapy.

The present invention provides the use of novel lactam-containing compounds for the manufacture of a medicament for the treatment of a thromboembolic disorder.

These and other objects, which will become apparent during the following detailed description, have been achieved by the inventors’ discovery that lactam-containing compounds of Formula I: P4-P-M-M4.”

211. Resulta também do WO’652 que este refere a patente WO’131 por diversas vezes, para afirmar que pode servir para obter os materiais iniciais necessários, por exemplo, a p. 153: “one of ordinary skill in the art can look to WOOO/39131 (…) for starting materials and intermediates to which the present Band/or A-B groups can be coupled.”

212. Também cremos que os factos 23 e 28 encontram sustento no depoimento de DD, na transcrição já supra realizada, em especial, quando refere “Sim, o ensinamento. Aqui é da síntese. Tem ensinamento. Se estiver à procura de moléculas com este tipo, como é que ponho uma lactama numa extremidade, como é que ciclizo no meio, isso dá informação. Nesse aspecto, atenção, a motivação aí existe.”

213. Não se vislumbram, assim, razões para eliminar os factos provados n.º 23 e 28 do elenco dos factos provados.

214. Em suma, em sede de impugnação da matéria de facto indicada, o recurso improcede in integra.

215. Fazendo, contudo, uso dos poderes conferidos a este tribunal pelo disposto no artigo 662.º, n.º 1 do Código de Processo Civil, e porque resulta do já supra exposto a respetiva pertinência, cremos que a seguinte factualidade deve fazer parte do elenco dos factos provados:

· O procedimento de concessão da EP’415 iniciou-se com o pedido internacional WO’652, apresentado no IEP em 17-09-2002, reivindicando a data de prioridade de 21-09-2001, conforme documento 1 da Oposição, que aqui se dá por reproduzido.

· No âmbito de tal procedimento foram praticados diversos atos, melhor descriminados em https://register.epo.org/application?number=EP02775843&lng=en&tab=doclist.

· Dentre aqueles atos, inclui-se o pedido de emendas feito pelo respetivo Requerente a 18-01-2008, em resposta a comunicação feita em 11-09-2007 pela Divisão de Exame do IEP, e que foi respondido naquela data (18-01-2008) nos termos do documento n.º 10 da resposta às exceções da Oposição, que aqui se dá por reproduzido.

· Em tal documento n.º 10 refere-se, inclusive, o seguinte:

“I submit herewith a revised set of 29 claims.

The claims have been limited to the compound of example 18 on pages 220-222 of the description, corresponding to the compound at page 377, lines 34-36 of claim 8.

Claims 3 and 4 correspond to claim 16 as originally filed. Claims 5 and 6 are first medical use claims presented in accordance with Article 54(4) EPC 2000. Claims 7 and 8 are second medical use claims presented in accordance with Article 54(5) EPC 2000. Claims 9 and 10 are presented in 'swiss' claim format in accordance with the decision of the Enlarged Board of Appeal G5/83. Basis for dependent claims 11-16 may be found at page 130, line 16 to page 131, line 2. Basis for claims 23-29 may be found at page 131, line 20 to page 132, line 22.

The amendments submitted herewith are made without prejudice and in order to advance prosecution of the present application.

(…)

Inventive Step

In section 6 of the communication, the Examining Division indicates that inventive step cannot be acknowledged in the absence of data demonstrating the biological activity of the claimed compounds.

The effectiveness of the compound of the present invention as an inhibitor of Factor Xa was determined using purified human Factor Xa and synthetic substrate as set out on page 169, line 22 to page 170, line 32. As noted at page 170, lines 21-22, compounds tested in this assay are considered to be active if they exhibit a Ki of ≤ 10μM. I attach data relating to the compound now claimed showing a Ki of 0.08 nM (0.00008 μM) in the assay, conclusively demonstrating the biological activity of the compound.”

216. Os factos acabados de descrever resultam da documentação e link neles referidos que se afiguram ser incontroversos.

217. Mais se esclarece que o pedido internacional WO’652, foi alegado, como é notório, logo na Oposição (cf. artigo 87 e ss.). A Oposição refere claramente o ato de limitação (emenda) realizado durante o procedimento de concessão da patente (artigo 75 da Oposição). O requerimento de 18-01-2008 apresentado junto do IEP, durante o procedimento de concessão da patente, foi também expressamente alegado pela Recorrente no artigo 114 da Oposição, tendo merecido a resposta das Recorridas no artigo 189 do respetivo articulado de resposta.

218. Nestes termos, a descrita matéria de facto considera-se aditada aos factos provados sob os números 7 e seguintes, considerando-se inseridos em tal ordem e sofrendo os restantes factos provados a correspondente renumeração.

vi. O facto n.º 32 não devia ter sido dado como provado?

219. O teor do facto ora controverso é o seguinte: “A Requerida tem uma quota de mercado do medicamento apixabano de 7%, sendo que ao fim de três meses do início da comercialização, que se deu aquando da instauração da (primeira) providência, em Agosto de 2023, estaria a perder 3,5 milhões de euros por mês”.

220. Conforme já deixamos consignado supra, na esteira da supracitada jurisprudência do STJ, em sede de impugnação da matéria de facto, este tribunal apenas deve pronunciar-se sobre o que pode ser relevante para a decisão a proferir.

221. Ora, estando aqui em causa um procedimento cautelar, intentada ao abrigo do regime especial da propriedade intelectual e tendo-se alegado, e provado, que a Recorrente se encontra a comercializar apixabano, composto este, abrangido pela EP’415 e CCP 456 (vide, em especial, factos provados 5 e 13, aliás, incontroversos), manifesto se torna que a factualidade em causa é perfeitamente inócua para a decisão a proferir.

222. Recorde-se aqui, aliás, que por Lei, nem o julgamento da matéria de facto, nem a decisão final proferida no procedimento cautelar, têm qualquer influência no julgamento da ação principal (artigo 364.º, n.º 4, do Código de Processo Civil).

223. Assim sendo, considera-se prejudicada esta questão.

vii. Deve ser ordenada a renovação da prova testemunhal produzida pelas Partes, em particular das testemunhas cujo depoimento em sentido contraditório foi referido ao longo da sentença (Professor BB, Dr. CC, Professor DD, Professor EE, e Professor FF); e/ou ii) ordenar a realização de perícia para ultrapassar as dúvidas subjacentes à matéria de facto face às incorreções imputadas à sentença recorrida?

224. A possibilidade de renovação da prova neste tribunal da relação, encontra-se prevista no artigo 662.º, n.º 2, al. al. a), do Código de Processo Civil, para “quando houver dúvidas sérias sobre a credibilidade do depoente ou sobre o sentido do seu depoimento”.

225. Por sua vez, este tribunal pode ordenar a produção de novos meios de prova, nos termos previstos no artigo 662.º, n.º 2, al. b) do mesmo Código.

226. In casu, não se vislumbra qualquer necessidade da renovação da prova e/ou a realização de perícia.

227. Conforme resulta da nossa apreciação da impugnação da matéria de facto supra efetuada na resposta à questão v, o presente tribunal considera-se esclarecido em termos factuais, nesta sede de sumario cognitio.

228. Temos, aliás, muitas dúvidas, pelos motivos que expomos infra em sede de Direito, da compatibilidade da realização de perícias, previsivelmente demoradas, em procedimentos cautelares deste tipo.

229. Improcede, pois, também nesta parte, o recurso.

Fundamentação de Direito

viii. A EP’415 deve ser considerada nula por falta de atividade inventiva, por insuficiência da descrição e/ou por falta de aplicação industrial, devendo-se, em conformidade, indeferir o procedimento cautelar?

230. Antes do mais, haverá que aqui ter aqui em conta que o presente procedimento cautelar é intentada ao abrigo do disposto no artigo 345.º do Código de Propriedade Industrial, segundo o qual, no que aqui releva:

“1- Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial ou de segredo comercial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas a:

…

b) Proibir a continuação da violação.

2- O tribunal exige que o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

…

4- Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1.

5- Ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 341.º a 343.º

…

7- Na determinação das providências previstas no presente artigo, deve o tribunal atender à natureza dos direitos de propriedade industrial ou do segredo comercial, salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos.

231. Neste tipo de procedimentos cautelares, tal como, aliás, em todos os demais, “a apreciação das medidas basta-se com a formação de um juízo de verosimilhança, nos termos do art. 387.º, n.º 1, do Código de Processo Civil [atual artigo 368.º], que interfere tanto na verificação da titularidade do direito, como da situação de violação ou de perigo de violação.” (António Santos Abrantes Geraldes, «Tutela Cautelar Da Propriedade Intelectual», CEJ, 2009, 18).

232. Esta exigência do conhecimento sumário do direito intelectual, causa de pedir do procedimento, deve ser sublinhado nesta sede de propriedade intelectual, desde logo tendo em conta o disposto no artigo 9.º da Diretiva Enforcement (Diretiva 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29-4-2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, publicado no JOUE, L 157/45), que constitui a fonte legal originária do Direito da União Europeia, dos preceitos legais nacionais que regulam esta matéria.

233. Nesta sede, ensina o Ac. TJ de 28-04-2022, Phoenix v. Harting, C‑44/21, ECLI:EU:C:2022:309), o seguinte:

“30 Assim, esse artigo 9.º, n.º 1, alínea a), lido em conjugação com os considerandos 17 e 22 da Diretiva 2004/48, impõe aos Estados‑Membros que prevejam, no seu direito nacional, a possibilidade de as autoridades judiciais nacionais competentes adotarem um despacho de medidas provisórias na sequência de um exame das especificidades de cada caso em apreço e no respeito das condições previstas no referido artigo 9.º

32 Em segundo lugar, impõe‑se salientar que, em conformidade com o artigo 9.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2004/48, lido em conjugação com o considerando 22 da mesma, as medidas provisórias previstas no direito nacional devem permitir a cessação imediata da violação de um direito de propriedade intelectual sem aguardar uma decisão relativa ao mérito. Estas medidas justificam‑se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuízo irreparável ao titular do direito. Assim, o fator «tempo» reveste especial importância para efeitos do respeito efetivo dos direitos de propriedade intelectual.”

234. Mais resulta da jurisprudência daquele Tribunal que é inequívoco que a Diretiva Enforcement visou garantir “um nível elevado de proteção da propriedade intelectual” (Acórdão em referência, n.º 40).

235. Não se pode, pois, ter dúvidas acerca da tutela reforçada que a propriedade intelectual deve merecer nesta sede, não sendo, pois, compatíveis com tal tutela, o flagrante desrespeito dos prazos processuais previstos para garantir a respetiva celeridade (atual artigo 363.º, n.º 2 do Código de Processo Civil). Conforme salienta o TJ na passagem citada, “o fator «tempo» reveste especial importância para efeitos do respeito efetivo dos direitos de propriedade intelectual.”

236. Mais salienta o TJ o seguinte: “impõe‑se recordar que as patentes europeias pedidas gozam de uma presunção de validade a partir da data de publicação da sua concessão. Assim, a partir dessa data, essas patentes gozam de todo o alcance da proteção garantida, nomeadamente, pela Diretiva 2004/48 [v., por analogia, Acórdão de 30 de janeiro de 2020, Generics (UK) e o., C‑307/18, EU:C:2020:52, n.º 48]” (Acórdão em referência, n.º 40).

237. A referida presunção (ilidível) vem prevista, no Direito nacional, no artigo 4.º, n.º 2 do Código de Propriedade Industrial, aqui aplicável por remissão do artigo 2.º, n.º 2 do CPE.

238. No caso concreto resultou desde logo provado que a BMSHI, a Swords e a BMSPT celebraram acordos nos termos dos quais a BMSHI concedeu uma licença à Swords, e esta concedeu uma sublicença à BMSPT para explorar, no mercado português, os direitos conferidos pela EP ‘415 e o CCP 456, conferindo à Swords e à BMSPT direito de vender e/ou usar ou por outra forma dispor dos medicamentos abrangidos por aqueles direitos, bem como de propor ações em juízo com vista à defesa e ao exercício desses mesmos direitos.

239. Nestes termos, as Recorrentes provaram a titularidade do direito industrial invocado como causa de pedir.

240. Tal patente, como resultou provado engloba, enquanto composto e para o uso terapêutico descrito na patente, o apixabano.

241. Efetivamente, resulta descrito no facto provado n.º 25 (na numeração original) que, aliás, nem sequer foi impugnado em sede de recurso, que “O apixabano também é conhecido como 1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida e apresenta a estrutura identificada em 1 das REIVINDICAÇÕES”.

242. Mais se provou que a “PHARMAKERN está, pelo menos, a oferecer e comercializar em Portugal, sem o consentimento da BMS, os medicamentos genéricos “Apixabano Pharmakern” (facto provado n.º 5).

243. É, pois, de se concluir, tal como concluiu a sentença recorrida a p. 39, que o procedimento, em sede de fumus boni iuris, reúne todos os requisitos para a respetiva procedência.

244. É certo que, em sede da já aludida presunção de validade da patente, a Recorrente alega a falta de atividade inventiva, insuficiência da descrição e falta de aplicabilidade industrial da EP’415, para a ilidir e desprover, assim, a patente destes requisitos de validade. Tais vícios da patente afetam, necessariamente, a validade do CCP 456, obstando, desta forma, ao decretamento das providências.

245. Ou seja, segundo a Recorrente, a EP’415 viola o disposto nos artigos 52.º, n.º 1 e 56.º da CPE (atividade inventiva), 83.º (descrição da invenção) e 57.º (aplicação industrial) e, consequentemente, o artigo 138.º, n.º 1, al. b), todos do CPE (cf., em especial, conclusões 274 e 294).

246. No âmbito da chamada abordagem problema-solução que é maioritariamente, senão unanimemente, adotada pelos países da Europa continental aderentes da CPE (com diferenças em relação ao Reino Unido[5]), em ordem a apurar se determinada matéria reivindicada envolve ou não atividade inventiva, haverá que verificar o seguinte:

(a) identificar o estado de arte mais próximo;

(b) comparar a matéria reivindicada no invento, com a divulgação feita pelo estado de técnico mais próximo, de modo a identificar as respetivas diferenças;

(c) determinar o efeito técnico ou resultados obtidos, através daquelas diferenças;

(d) definir o problema técnico a ser solucionado como o objeto da invenção em obter o dito efeito técnico ou resultados; e

(e) apreciar se um perito na especialidade, tomando em consideração o estado da técnica no sentido previsto no artigo 54.º, n.º 2, do CPE, teria ou não sugerido as características técnicas reivindicadas em ordem a obter os resultados logrados pela invenção reivindicada.[6]

247. Mais resulta, do disposto no artigo 83.º do CPE: “A invenção deve ser descrita no pedido de patente europeia de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa executar.”

248. Resulta, ainda, do disposto no artigo 57.º do CPE que “[u]ma invenção é considerada como suscetível de aplicação industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria, incluindo a agricultura.”

249. Para sustentar os alegados vícios da patente, alegou a Recorrente, em síntese, que a EP’415 nada acrescenta ao respetivo estado da técnica revelado, desde logo, pelo pedido de patente internacional WO’131. Acresce que, o apixabano, medicamento aqui controverso, estava contido no pedido de patente original (WO’652) de forma não preferencial nos muitos milhares de compostos aí descritos, de modo que o perito na especialidade não lhe daria particular relevância. Acresce ainda que o efeito técnico da patente – eficaz e melhorada inibição do factor Xa, com efeitos anticoagulantes para o tratamento de distúrbios tromboembólicos –, encontrava-se apenas especulado no pedido, não se mostrando aí minimamente demonstrada a atividade do apixabano, de modo que o perito na especialidade não retiraria, reportando-se àquele pedido, qualquer ensinamento técnico.

250. No entanto, como vimos na resposta à questão v, a versão factual que suportava os alegados vícios da patente, não resultou provada, não podendo, assim, proceder a exceção em causa.

251. Não se vislumbra, pois, qualquer fundamento legal para revogar a sentença recorrida e indeferir o procedimento cautelar, como pede a Recorrente.

ix. Subsidiariamente, a sentença recorrida deve ser revogada na parte em que a condenou a Recorrente a prestar informações detalhadas e confidenciais sobre os seus parceiros comerciais, porquanto o regime disposto no artigo 344.º do CPI não é permitido ao abrigo de providências cautelares?

252. Nesta sede, alega a Recorrente, em essência, o seguinte:

“302. Segundo o Tribunal a quo, a sua decisão foi fundamentada no teor dos artigos 340.º e 344.º do CPI que, alegadamente, suportarão o direito de aceder a informações sempre que se mostre lesado um direito de propriedade industrial.

303. A interpretação do Tribunal a quo incorre num manifesto erro na interpretação da lei também neste segmento.

304. O Tribunal a quo parece confundir o escopo do regime previsto nos artigos 340.º e 344.º do CPI.

305. Aos presentes autos não é aplicável o disposto no artigo 340.º do CPI, mas sim o disposto no artigo 344.º do CPI.

306. Tendo o Tribunal a quo ordenado a prestação de informações por parte da Recorrente, é indiscutível que aos presentes autos seria, quanto muito, aplicável o disposto no artigo 344.º do CPI.

307. O regime do disposto no artigo 344.º do CPI não é permitido ao abrigo de providências cautelares.

308. No n.º 5 do artigo 345.º do CPI é claramente referido que “ao presente artigo é aplicável o disposto nos artigos 341.º a 343”, excluindo, claramente, o artigo 344.º do CPI.

309. Como refere Salvador da Costa, o pedido de prestação de informações deverá ser processado como incidente autónomo.

310. Tendo em conta que os pedidos deduzidos pelas Recorridas constituem pedidos que assumem a natureza de pedidos definitivos, e não provisórios, o peticionado deveria ter sido indeferido liminarmente pelo Tribunal a quo.

…

312. Mesmo que se considerasse que é aplicável aos presentes autos o disposto no artigo 340.º do CPI, sempre se dirá que tal como resulta do artigo 345.º do CPI, as providências cautelares não são aplicáveis às medidas previstas no artigo 340.º do CPI.

…

314. O Tribunal a quo não compreendeu o conteúdo do artigo 340.º do CPI, fazendo uma interpretação literal do mesmo desconectada com o espírito da lei.

315. Cumpre ao Requerente demonstrar a necessidade de preservação dos meios de prova.

316. Nos presentes autos o Tribunal a quo ignorou por completo este requisito e apenas concedeu o pedido de prestação de informações, sem qualquer análise crítica sobre a necessidade da mesma.

317. Não foi dado como provado nos autos que às Recorridas não seria possível demonstrar as vendas dos produtos através de outros meios de prova.”

253. Por sua vez, em resposta, as Recorridas discordam do entendimento da Recorrente, salientando o seguinte: “o artigo 344.º do CPI é aplicável em sede cautelar e a Recorrente transcreve parte de um texto de SALVADOR DA COSTA para justificar que não seria. Contudo, se tivesse citado o texto todo, encontraria, preto no branco, que o procedimento pode ser “instrumental de acções em geral e de procedimentos cautelares em especial” (na mesma referência transcrita pela Recorrente).”

Apreciação da questão por este tribunal

254. A concreta providência ora em causa, foi decretada pelo tribunal a quo, a impulso das ora Recorridas que, no Requerimento Inicial, solicitaram, “(iii) nos termos do artigo 344.º do CPI, prestar informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos medicamentos Apixabano Pharmakern, nomeadamente (i) os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos referidos medicamentos, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários e (ii) as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido com os medicamentos Apixabano Pharmakern”.

255. A sentença recorrida, para fundamentar o decretado em sede de dispositivo sob o título “Confidencialidade” (reproduzido supra no Relatório), sustentou-se efetivamente no disposto nos artigos 340.º e 344.º do Código de Propriedade Industrial.

256. O aludido artigo 340.º, sob a epígrafe “Medidas de preservação de prova”, dispõe:

“1- Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial ou de segredo comercial, pode o interessado requerer medidas provisórias urgentes e eficazes que se destinem a preservar provas da alegada violação.

2- As medidas de preservação da prova podem incluir a descrição pormenorizada, com ou sem recolha de amostras, ou a apreensão efetiva dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais e, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção ou distribuição desses bens, assim como dos documentos a eles referentes.”.

257. Mais resulta do artigo 344.º do mesmo diploma, sob a epígrafe “Obrigação de prestar informações”, o seguinte:

“1- O interessado pode requerer a prestação de informações detalhadas sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais, designadamente:

a) Os nomes e os endereços dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos bens ou serviços, bem como dos grossistas e dos retalhistas destinatários;

b) Informações sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas, bem como sobre o preço obtido pelos bens ou serviços.

2- A prestação das informações previstas no presente artigo pode ser ordenada ao alegado infrator ou a qualquer outra pessoa que:

a) Tenha sido encontrada na posse dos bens ou a utilizar ou prestar os serviços, à escala comercial, que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais;

b) Tenha sido indicada por pessoa referida na alínea anterior, como tendo participado na produção, fabrico ou distribuição dos bens ou na prestação dos serviços que se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais.

3- O previsto no presente artigo não prejudica a aplicação de outras disposições legislativas ou regulamentares que, designadamente:

a) Confiram ao interessado o direito a uma informação mais extensa;

b) Regulem a sua utilização em processos de natureza cível ou penal;

c) Regulem a responsabilidade por abuso do direito à informação;

d) Confiram o direito de não prestar declarações que possam obrigar qualquer das pessoas referidas no número anterior a admitir a sua própria participação ou de familiares próximos;

e) Confiram o direito de invocar sigilo profissional, a proteção da confidencialidade das fontes de informação ou o regime legal de proteção dos dados pessoais.”

258. A tutela específica prevista nestes normativos, resulta da transposição para o ordenamento jurídico nacional da já aludida Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (Directiva Enforcement), em especial, do artigo 8.º, n.º 1.

259. Segundo o referido normativo da Diretiva Enforcement: “Os Estados-Membros devem assegurar que, no contexto dos procedimentos relativos à violação de um direito de propriedade intelectual, e em resposta a um pedido justificado e razoável do queixoso, as autoridades judiciais competentes possam ordenar que as informações sobre a origem e as redes de distribuição dos bens ou serviços que violam um direito de propriedade intelectual sejam fornecidas pelo infractor…”.

260. A transposição originária deste normativo, realizou-se através do artigo 338.º-H do Código de Propriedade Industrial de 2008 (DL. n.º 143/2008, de 25/06), correspondente ao artigo 344.º do Código de Propriedade Industrial atual.

261. A este propósito, Salvador Nunes da Costa suscita a “dúvida sobre se este procedimento só é susceptível de funcionar como instrumental de acções, ou se também o é de procedimentos cautelares, só durante ou também antes da sua pendência” (Salvador Nunes da Costa, «Alterações processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial», Direito Industrial VII, 2010, p. 142).

262. Logo de seguida, responde o mesmo autor:

“Dado o fim que o envolve, que é o de obter informações relacionadas com a suspeita da violação de direitos de propriedade industrial, e os limites que lhe são inerentes, não pode a lei deixar de ser interpretada no sentido de que este procedimento é instrumental de ações em geral e de procedimentos cautelares em especial.

Pelos mesmo motivos, a conclusão é no sentido de poder ser implementado antes da ou durante a pendência das referidas espécies processuais.

No caso de o juiz verificar, face ao requerimento do interessado, a suspeita da violação de direitos de propriedade industrial, deverá ordenar a notificação dos requeridos a fim de presarem as informações em causa.

…

E como se trata de procedimento que tem na sua génese uma estrutura cautelar, similarmente ao que se prescreve no artigo 382.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, deve ser considerado de natureza urgente.”

263. Não vemos quaisquer razões para discordar deste autor.

264. Sobre o preceito legal em causa, escreveu-se, ainda, no Ac. TRL de 23-10-2023, processo n.º 140/22.5YHLSB-A.L1 (não publicado), o seguinte: “Este mecanismo probatório tem por base a suspeita de violação de direitos de propriedade industrial, em quadro de escala comercial, não pressupondo sequer o conhecimento da existência de uma efetiva violação.”

265. Mais esclarece este acórdão, que por “escala comercial” deve entender-se “todos aqueles que violem direitos de propriedade industrial e que tenham por finalidade uma vantagem económica ou comercial, direta ou direta (cf. n.º 1 do artigo 337.º do CPI).”.

266. O presente Relator subscreveu o citado acórdão na qualidade de 2.º adjunto, sendo certo que o tribunal, na presente composição, não vê razões para diferir do entendimento ali expresso.

267. Assim sendo, porque se verificam todos os requisitos legalmente previstos para o decretamento da medida em causa, improcede aqui o recurso.

268. Em suma, o recurso improcede na íntegra.

III. DECISÃO

Pelo exposto, acorda-se em julgar improcedente a apelação e, em consequência, mantém-se o decidido na sentença recorrida.

Custas pela Recorrente (artigo 539.º, n.º 1 do Código de Processo Civil).

Lisboa, 26-11-2025

Alexandre Au-Yong Oliveira

Carlos M. G. de Melo Marinho

A. M. Luz Cordeiro

[1]

[2] Como enunciou Wittgenstein nas primeiras duas proposições do famoso Tractatus Logico-Philosophicus: o mundo é tudo o que é o caso; o que é o caso – um facto –, é a existência de estados de coisas. Mais esclarece, em 2.01, que o estado de coisas é uma conexão entre objetos (coisas). Será também útil recordar aqui que, como reconhece a metodologia jurídica atual, uma separação estanque entre facto e Direito é artificial: “A seleção de um facto como um facto com relevância jurídica só pode ser realizada através de critérios jurídicos. Mais em concreto: um facto só pode ser juridicamente relevante se preencher uma previsão legal, isto é, se corresponder ao facto representado nesta previsão. (…) Para descrever a relação entre o facto e a previsão legal maior que o qualifica como jurídico fala-se de “um ir e vir entre a premissa maior (do silogismo judiciário) e o facto da vida”” (Miguel Teixeira de Sousa, Introdução ao Direito, Almedina, 2012, p. 456).

[3] Apesar das Câmaras de Recurso não serem formalmente tribunais, cremos incontroverso que, em sede recursória, praticam atos de natureza jurisdicional, prevendo-se, inclusive, garantias da respetiva independência (cf. artigos 21.º a 25.º da CPE). O poder de uniformização da Grande Câmara encontra-se previsto no artigo 112.º do CPE.

[4] De reparar que, segundo as atas do julgamento, os depoimentos mais longos foram os seguintes: BB depôs no dia 11-10-2024 durante 1h e no dia 31-10-2024 durante 2h52m03ss, ou seja, durante quase 4h; CC prestou depoimento, no dia 31-10 durante 2h12m e no dia 04-11, durante 1h10m, ou seja, por mais de 3h; DD depôs no dia 11-10, durante 2h30 e, já num segundo momento, durante cerca de 1h52, ou seja, durante quase 4h30m. Ora, se o detalhe e complexidade das inquirições se pode compreender perfeitamente em sede de uma ação declarativa visando, entre outros, a validade de uma patente, em sede de sumario cognitio, cremos dificilmente justificável um mesmo nível de detalhe. Veja-se, a este propósito, o que referimos infra, em sede de Direito, a propósito deste tipo de procedimentos cautelares vistos, inclusive, no plano do Direito da União.

[5] Cf. Lionel Bently e Brad Sherman, Intellectual Property Law, 4. ed (Oxford Univ. Press, 2014), 555–59. Veja-se, ainda, quanto a diferenças em relação ao Reino Unido, o ponto 24 da fundamentação da já aludida decisão da CTR, no caso T 116/18.

[6] Veja-se o ponto 24 da decisão G 2/21 (Grande Câmara), cujo redação original é a seguinte: “(a) identifying the “closest prior art”; (b) comparing the subject-matter of the claim at issue with the disclosure of the closest prior art and identifying the difference(s) between both; (c) determining the technical effect(s) or result(s) achieved by and linked to these difference(s); (d) defining the technical problem to be solved as the object of the invention to achieve these effect(s) or result(s); and (e) examining whether or not a skilled person, having regard to the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, would have suggested the claimed technical features in order to obtain the results achieved by the claimed invention.”