Quem foi o relator do acórdão 2552/18.0YRLSB.S2?

O relator foi Ilídio Sacarrão Martins, no Supremo Tribunal de Justiça.

Quando foi proferido o acórdão 2552/18.0YRLSB.S2?

O acórdão foi proferido em 17 de outubro de 2019.

2552/18.0YRLSB.S2

Sumário

Face à natureza interpretativa do artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes.

Texto

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça I - RELATÓRIO AA, Inc intentou acção arbitral necessária contra BB B.V. e CC, tendo formulado os seguintes pedidos: « (…) deverão as demandadas: a) Ser condenadas, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, a abster-se de, directamente ou por terceiros, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio activo o Bortezomib identificados no artigo 131º da presente petição, ou, sob esta ou quaisquer outra designação ou marca, qualquer outro medicamento contendo Bortezomib, como única substância activa ou em associação com qualquer outra ou outras substâncias activas, enquanto o CCP 165 se encontrar em vigor, ou seja, até 28 de Abril de 2019 (salvo se a Demandante vier a obter uma prorrogação do CCP 165, caso em que a aqui referida data da caducidade deverá ser prorrogada em conformidade); b) Ser condenadas, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, a abster-se de, por si ou por terceiros, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio activo o Bortezomib identificados no artigo 131.º da presente Petição Inicial, ou quaisquer outros medicamentos compreendendo éster de manitol do bortezomib liofilizado, enquanto a EP 2 251 344 se encontrar em vigor, ou seja, até 25 de Janeiro de 2022 c) Ser condenadas, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, a abster-se de, por si ou por terceiros, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio ativo o Bortezomib identificados no artigo 131.º da presente Petição Inicial, fabricados de acordo com os processos constantes das patentes EP 1 756 121 e EP 2 377 869, enquanto as mesmas patentes se encontrarem em vigor, ou seja, até 24 de Março de 2025; d) Ser condenadas, com vista a garantir o exercício dos direitos da Demandante, a não transmitir a terceiros a AIM identificada no artigo 131° da presente petição, até à caducidade dos referidos direitos de patente ora exercidos; e) Ser condenadas a pagar, nos termos do disposto no artigo 829°-A do Código Civil, uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a € 35.000 por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida nos termos do primeiro, do segundo e do terceiro pedidos acima formulados; e f) Deverão ainda as demandadas ser condenadas a suportar todos os custos e encargos decorrentes da presente acção arbitral, e ainda a reembolsar a demandante das provisões por honorários dos árbitros e secretário e despesas administrativas, pagas pela demandante em seu nome ou em suprimento da sua falta pelas demandadas, bem como os honorários dos mandatários da demandante e outras despesas que estas tenham tido com o processo» (negrito e sublinhado nossos). As demandadas BB-BV e CC apresentaram contestação conjunta, defendendo-se por impugnação e deduziram as seguintes excepções: (i) A não infracção da EP 1756121 ("EP 121") invocando que a característica essencial da invenção reivindicada na EP 121 corresponde à utilização de um solvente de éter que tem baixa miscibilidade com água o que contrasta com o processo de fabrico do composto Bortezomib utilizado para o medicamente genérico, uma vez que este utiliza tetra-hidrofurano ("THF") como solvente, que seria totalmente miscível com água. Donde, invocam que o medicamento genérico Bortezomib não infringe o âmbito de protecção da EP 121 (art. 11.º a 24.º da contestação); (ii) A não infracção da EP 2377869 ("EP 869") uma vez que - alegam - o processo de fabrico do composto Bortezomib difere do processo reivindicado pela demandante na reivindicação 1 da EP 869, atento o facto de não utilizar o uso ou a formação dos intermediários XXI e XXII. Donde, o medicamento genérico Bortezomib não infringe o âmbito de protecção da EP 869; (art. 25.º a 31.º da contestação) (iii) A não infracção da EP 2251344 (“EP 344") atenta a sua invalidade pois que não envolve actividade inventiva (art. 32.º a 70.º; art. 71.º a 83.º; art. 84.º a 95.º da contestação). Requereram ainda a suspensão da instância ao abrigo do artigo 272.º CPC, enquanto o processo de oposição contra a EP 344 estiver pendente no Instituto Europeu de Patentes (art. 78.º a 83.º da contestação). Na resposta às excepções, apresentada em 16.5.2018, defendeu-se a demandante pugnando pela sua improcedência e pela manutenção dos pedidos formulados na petição inicial. Alegou, em síntese: (i) Quanto à EP 121 e EP 869, que as demandadas não juntam aos autos a documentação requerida pela demandante nem - tão-pouco - cumprem o ónus de alegação relativamente à infracção, atenta a omissão quanto a estas duas patentes (artº 6° a 22° da resposta às excepções); (ii) No tocante à invalidade da EP 344, sustentam que o tribunal não tem competência para aferir da alegada invalidade, nos termos do disposto no artº 35º do CPI. Mais invocam que os argumentos relativos à falta de inventividade da EP 344 não são procedentes, designadamente porque se verifica a existência de actividade inventiva (artº 23º a 181º da resposta às excepções); (iii) O pedido de suspensão da instância seria improcedente em virtude da não aplicação do artº 272º do CPC (artº 182º a 241º da resposta às excepções), causando ainda grave prejuízo para a posição da demandante, tendo em conta, também, que se discutem outras patentes. No despacho saneador, proferido em 19.07.2018, o Tribunal Arbitral indeferiu a requerida extinção da instância relativamente à demandada BB B.V. e pronunciou-se no sentido da sua competência para conhecer da excepção da invalidade da EP 344. A demandante apelou e a Relação, por acórdão de 07.02.2019, decidiu nos seguintes termos: “ acordam em julgar procedente a apelação, revogando, em consequência, o acórdão saneador recorrido, no segmento em que determinou a competência do Tribunal Arbitral constituído para dirimir o litígio entre a demandante AA, Inc. e as Demandadas BB - B.V. e CC para apreciar a validade da patente EP 2251344, e substituindo-o pela decisão de incompetência para o conhecimento da referida excepção. As demandadas interpuseram recurso de revista excepcional, invocando o disposto no artigo 672º nº 1 alíneas a), b) e c) do Código de Processo Civil, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES: A. O valor da causa foi fixado pela recorrida na sua petição inicial em € 30.000,01, ou seja, valor superior à alçada do Tribunal da Relação (cf. artigo 44º, n.º 1 da Lei n.º 62/2013 de 26 de agosto - Lei da Organização do Sistema Judiciário, doravante LOSJ). B. O acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa ao julgar totalmente procedente a pretensão das recorrentes, é desfavorável às recorrentes em valor superior à metade da alçada desse Tribunal (cf. artigo 629º, n.º 1 do CPC). C. O legislador não afastou a sindicância do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação por via do recurso de revista excepcional nos termos previstos na lei processual civil, nos casos especiais ali contemplados, tal como decorre do artigo 59º nº 8 da Lei da Arbitragem Voluntária (LAV). D. Estando preenchidos os requisitos para a revista excepcional, previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 672º do CPC, o mesmo deverá ser admitido em conformidade. E. As recorrentes não podem conformar-se com o acórdão recorrido, pois enferma de um manifesto erro de interpretação da lei aplicável ao caso, em particular dos artigos 35º, n.º 1, 4º, n.º 2 do CPI e 8º, n.º 3 do Código Civil. F. Em Portugal não só a jurisprudência arbitral, como a jurisprudência do Tribunal da Relação, Supremo Tribunal de Justiça e, inclusivamente, Tribunal Constitucional, tem sido dissonante quanto à interpretação do artigo 35º do CPI, 4º, n.º 2 do CPI, 8º, n.º 3 do Código Civil e o seu confronto com o disposto nos artigos 91º do CPC e artigo 20º, n.º 4 da CRP. G. É possível inferir que inexiste clareza interpretativa quanto ao teor da norma contida no artigo 35º do CPI, 4º, n.º 2 do CPI e 8º, n.º 3 do Código Civil em particular no seu confronto com o disposto nos artigos 91º do CPC e 20º, n.º 4 da CRP, tornando-se os resultados da sua aplicação evidentemente imprevisíveis. H. A incerteza do âmbito de aplicação é susceptível de negar aos demandados um direito pleno a uma defesa, como ocorreu nos presentes autos. I. É essencial fixar critérios orientadores para a boa aplicação do Direito, de modo a garantir uma certa previsibilidade jurídica para as partes. J. Está em causa uma questão cuja apreciação, pela relevância jurídica, é necessária para uma melhor aplicação do direito, em concreto: O Tribunal Arbitral tem competência para a título incidental – por via da invocação de uma excepção – apreciar se a patente europeia EP251344 é válida e oponível às recorrentes? K. A decisão recorrida perfilha uma interpretação diametralmente oposta àquela que consta do acórdão proferido pela mesma Relação no processo nº 1356/13.0YRLSB.L1-7, e já transitado em julgado, entre outros. L. Até à presente data, não foi proferido acórdão de uniformização de jurisprudência referente à questão de direito acima descrita. M. A Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, veio criar um verdadeiro regime alternativo composição dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos, os quais passaram a ficar sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada. N. O regime do artigo 35º do CPI apenas atribui competência exclusiva aos tribunais judiciais quando o que se pretende é obter a declaração de nulidade ou a anulação do direito de propriedade industrial, com efeito erga omnes. O. O artigo 35º do CPI não impede a apreciação da nulidade com efeitos incidenter tantum, ou a título de excepção e com efeitos exclusivamente inter partes. P. No processo arbitral sub judice não foi requerido ao Tribunal Arbitral que revogasse o direito de propriedade industrial ou que declarasse a nulidade desse direito com efeitos erga omnes. Q. As recorrentes limitaram-se a contestar que a substância activa contida nos seus medicamentos violasse a EP251344 sendo esta patente, por conseguinte, inoponível às recorrentes. R. A Lei n.º 62/2011 impôs a submissão destes litígios a arbitragem necessária, sem estabelecer qualquer limitação dos meios de defesa do demandado, os quais, nessa medida, são os mesmos que poderiam ser invocados perante o tribunal judicial. S. A “igualdade de armas” a maior especialização e rapidez é o que caracteriza um sistema de arbitragem alternativo aos tribunais judiciais de primeira instância. T. De acordo com a Proposta de Lei nº 13/XII, a intenção do legislador foi consagrar um mero sistema alternativo de arbitragem em relação aos tribunais de primeira instância, com recurso para o Tribunal da Relação. U. O sistema de arbitragem necessária só pode ser considerado um verdadeiro sistema alternativo em relação aos tribunais de primeira instância caso sejam assegurados ao demandado os mesmos meios de defesa de que o réu dispõe junto do Tribunal do Estado. V. A sujeição de um litígio à arbitragem necessária não pode implicar uma restrição dos direitos de defesa constitucionalmente consagrados! W. A interpretação do artigo 35º do CPI como constituindo um impedimento à dedução de defesa por excepção com fundamento na invalidade do direito de propriedade industrial no âmbito da arbitragem necessária ao abrigo da Lei nº 62/2011 constitui uma violação grave e deliberada do princípio constitucional do processo justo e equitativo, em violação dos nºs 1 e 4 do artº 20º da CRP. X. A presunção prevista no artigo 4º nº 2 do CPI (a que alude o despacho recorrido), relativa aos requisitos da concessão do direito de propriedade industrial, é uma mera presunção juris tantum, o que permite ao demandado fazer a prova do contrário. Só assim se garante uma justa composição do litígio. Y. O acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva corresponde, a uma garantia basilar de protecção dos restantes direitos fundamentais, pela via judiciária, constituindo, por isso, um alicerce estruturante do estado de direito democrático. Z. Nos presentes autos, o princípio de acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva deverá ser apreciado na sua vertente de garantia de um processo equitativo porquanto assume uma das dimensões em que a tutela jurisdicional efectiva foi violada pela interpretação da Lei n.º 62/2011 pelo Tribunal Arbitral. AA. Tal princípio constitui, deste modo, uma garantia de equilíbrio e de igualdade de armas entre os litigantes, assegurando a possibilidade de exercerem influência efectiva no desenvolvimento do processo, que se pretende que conduza a uma decisão materialmente justa do litígio. BB. O direito das recorrentes a uma defesa efectiva é violado quando o tribunal arbitral se limita a confirmar a existência do direito de propriedade industrial formalmente em vigor e a sancionar uma alegada infracção desse direito, sem que se possa discutir se aquele direito preenche os requisitos mínimos de concessão! CC. A restrição dos meios de defesa impede que os factos alegados por uma das partes como sendo causa de pedir sejam impugnados pela outra parte, em manifesto prejuízo do princípio da igualdade. DD. A questão jurídica nos presentes autos já foi apreciada pelo Tribunal Constitucional o qual já determinou que a pretensão do tribunal recorrido conduz necessariamente a uma interpretação da Lei n.º 62/2011 que é inconstitucional. EE. O Tribunal Constitucional proferiu acórdão (Processo n.º 297/16 – 1ª secção -Acórdão Nº 251/2017, de 24 de maio de 2017) no qual decidiu “Julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes” FF. O fundamento do tribunal recorrido de que importa proteger interesse público na protecção do direito de propriedade industrial, é totalmente incompatível com uma restrição ao direito constitucionalmente protegido da defesa condigna. GG. O direito comparado mostra que, também em Portugal, deve ser admitido que, no âmbito de uma acção arbitral necessária instituída nos termos da Lei n.º 62/2011, o Demandado possa, por via de excepção, invocar a nulidade do direito de propriedade industrial como meio de defesa. HH. Os efeitos relativos de uma decisão no âmbito de processo judicial em que a invalidade do direito de propriedade industrial seja arguida pela ré é entre nós pacificamente aceite, sem que resultem “patentes relativamente oponíveis”. II. O artigo 104º do Código de Propriedade Industrial determina de forma expressa que os direitos decorrentes de um direito de propriedade industrial podem ser inoponíveis, pelo que não existe qualquer fundamento que impeça o tribunal de conhecer, a título incidental, a validade desse direito de propriedade industrial no âmbito de uma acção intentada com fundamento na alegada infracção desse direito. JJ. O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa fez uma incorrecta interpretação do disposto nos artigos 35º CPI, 4º, n.º 2 CPI, 91º CPC e artigo 20º, n.º 4 da CRP, devendo ser revogado em conformidade. KK. A interpretação do tribunal recorrido no sentido de que a norma interpretativa do artigo 2º da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro e artigos 35º, n.º 1, 4º, n.º 2 do CPI, 8º, n.º 3 do Código Civil, ao estabelecer que em arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro, o tribunal arbitral carece de competência para apreciar a questão da validade do CCP, ou seja, não pode apreciar a defesa, por excepção, deduzida pela Demandada, é inconstitucional por violação do direito a uma defesa estatuído no artigo 20º da C.R.P. Terminam, pedindo que seja revogado o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação, mantendo o despacho interlocutório do Tribunal Arbitral no qual este assumiu a sua competência para apreciar a excepção invocada pelas recorrentes sobre a invalidade da patente EP2251344. A parte contrária contra-alegou, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES: 1. O presente recurso vem interposto pelas recorrentes do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, de 7 de Fevereiro de 2019, que revogou o acórdão saneador proferido pelo Tribunal Arbitral, na parte em que este se declarou competente para apreciar e decidir da validade ou invalidade da EP 2 251 344, na sequência da invocação da excepção de invalidade invocada pelas Recorrentes. 2. O presente recurso de revista excepcional é inadmissível, visto que não estão verificados os pressupostos do n.º 1 do artigo 672.º do CPC, nomeadamente a existência de dupla conforme. 3. Ainda que assim não se entendesse, nunca estaria devidamente demonstrada a verificação da alínea a) do n.º 1 do artigo 672.º do CPC, na medida em que a recorrentes apenas se limitaram a referir que havia controvérsia jurisprudencial e doutrinária relativamente à questão em apreço. 4. Por outro lado, também não explicou por que se verificava uma contradição de julgados (artigo 672.º, n.º 1, alínea c) do CPC), invocando tão-só um acórdão que supostamente contraria a decisão recorrida – sendo que os excertos transcritos pelas recorrentes nas suas alegações não correspondem sequer à decisão recorrida. 5. Relativamente ao mérito do presente recurso, a questão sub judice reside em saber se, em geral, deve um tribunal arbitral ser considerado competente para poder apreciar e conhecer, em geral, da validade de uma patente. 6. A EP 2 251 344, cuja validade foi questionada pelas ora recorrentes, é da titularidade do Governo dos Estados Unidos da América, representado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, e licenciada em território português à ora Recorrida, tendo sido pedida em 25 de ganeiro de 2002 no IEP, e concedida em 30 de Março de 2016, pelo que vigorará até 25 de Janeiro de 2022, nos termos do artigo 63.º, n.º 1 da Convenção da Patente Europeia. A tradução da Patente foi apresentada perante o INPI em 21 de Abril de 2016 e publicada no BPI em 28 de Abril de 2016 (BPI n.º 82/2016, de 2016.04.28), tornando-se assim esta válida e oponível em Portugal, nos termos do artigo 79.º do CPI. 7. Um dos princípios basilares que preside à protecção da propriedade industrial encontra-se plasmado no artigo 4.º, n.º 2 do CPI, que estabelece que a concessão de direitos de propriedade industrial implica a presunção jurídica (“juris tantum”) dos requisitos da sua concessão. 8. O único meio facultado pelo CPI para a elisão da presunção de validade de um título de propriedade industrial é a acção de nulidade ou de anulação, a intentar pelo Ministério Público ou por qualquer interessado, junto de um tribunal judicial, conforme resulta claramente do artigo 35.º, n.ºs 1 e 2 do CPI. 9. Foi intenção do legislador estabelecer uma reserva de justiça estadual e a concentrar num único tribunal especializado o contencioso sobre a validade de direitos de propriedade industrial, tornando, deste modo, inarbitrável pelo Tribunal Arbitral qualquer pretensão atinente à apreciação e conhecimento dos fundamentos de invalidade de um direito de propriedade industrial. 10. Em primeiro lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se, desde logo, com a natureza dos direitos em causa, pois a declaração de invalidade, com meros efeitos inter partes, redundaria, na prática, na invalidação subjectivamente parcial da patente, a qual passaria assim a ser inválida apenas em relação às Recorrentes, continuando a ser válida e oponível contra todos os outros interessados. 11. A declaração de invalidade nestas circunstâncias destruiria a natureza de direito absoluto do direito de patente, oponível erga omnes, sem que nada na lei autorize tal destruição. 12. Em segundo lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se com a solenidade associada ao procedimento administrativo de concessão de direitos de propriedade industrial, pois encontram-se adstritos a averbamento e inscrição no título todos e quaisquer factos que limitem, modifiquem ou extingam esses direitos. 13. Este procedimento assegura especiais cautelas e garantias de legalidade, sendo, pois, apenas natural que a certificação legal de um título pela entidade administrativa competente implique a presunção da respectiva validade – e que tal presunção apenas possa ser afastada por via de uma acção que ofereça iguais garantias de legalidade e especialidade. 14. Em terceiro lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se com razões de lealdade da concorrência e transparência de mercado, visto que levaria à criação de distorções à igualdade concorrencial, beneficiando injustificadamente uns agentes económicos em detrimento de outros 15. Resulta evidente da análise das circunstâncias do caso concreto que a ideia das recorrentes com a dedução da excepção de invalidade da EP 2 251 344 é tentar obter, de forma célere, uma decisão que lhes confira uma (injustificada) vantagem competitiva que só seria (e/ou deveria ser) possível alcançar através de uma acção de nulidade ou de anulação desta patente. 16. A aceitação da apreciação da excepção de invalidade da EP 2 251 344 em acções arbitrais (ou só em algumas) poderia levar à prolação de decisões totalmente contraditórias relativamente à mesma. 17. Desde modo se conclui que, em razão de todo o exposto, não é sindicável pelo Tribunal Arbitral, ainda que em sede de excepção, a matéria da alegada invalidade da EP 2 251 344 18. As alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, à Lei 62/2011, nomeadamente a nova redacção do artigo 3.º, n.º 3, em nada afectam este juízo. 19. Enquanto a discussão se centrou anteriormente na constitucionalidade da conjugação dos artigos 35.º, n.º 1, e 101.º do Código da Propriedade Industrial, a tónica será agora colocada na constitucionalidade do artigo 3.º, n.º 3 da Lei n.º 62/2011. 20. De resto, na mais recente decisão deste STJ (de 22 de março de 2019) sobre esta matéria, este Venerando Tribunal entendeu igualmente que o novo art.º 3.º n.º 3 da Lei n.º 62/2011 não se aplica às arbitragens que tenham sido iniciadas antes da entrada em vigor do novo diploma. 21. A posição sufragada pelo Tribunal da Relação de Lisboa quanto à matéria da competência dos tribunais arbitrais está em consonância com largo entendimento jurisprudencial, em concreto pelo tribunal ad quem, o Supremo Tribunal de Justiça – o qual já se pronunciou sobre esta matéria, e neste sentido, em pelo menos quatro ocasiões. 22. As recorrentes socorreram-se do entendimento do Tribunal Constitucional que se pronunciou sobre a constitucionalidade da denegação da competência dos tribunais arbitrais para decidirem sobre a validade de uma patente, com efeitos inter partes, muito embora tal acórdão não tenha força obrigatória geral. 23. A norma constitucional que se considerava violada era o artigo 20.º n.º 4 da CRP, em particular, a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional efectiva designada por “proibição da indefesa”. 24. Sucede que o TC só apreciou a problemática da violação do processo equitativo do ponto de vista do direito de defesa dos demandados nas acções arbitrais, centrada na questão da proporcionalidade da solução jurisprudencial em análise. 25. Porém, os efeitos – constitucionais – emergentes da solução encontrada pelo TC em resposta a essa problemática para os demandantes titulares de patentes foram totalmente desconsiderados. 26. Para fundamentar a conclusão de que “a norma objecto do presente julgamento [se] revela excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM”, o TC baseia-se nas seguintes premissas: (i) a instauração de uma acção de invalidação de uma patente dificilmente terá qualquer influência na resolução do litígio pendente na acção arbitral, considerando o artigo 36.º do CPI e as normas processuais comuns relativas à suspensão da instância, previstas no artigo 272.º e seguintes do Código de Processo Civil; e (ii) o requerente/titular de AIM pode não ter um interesse na declaração de invalidade da patente através de uma acção de anulação com efeitos erga omnes, visto que tal beneficiaria todos os terceiros concorrentes do titular da patente e não apenas o seu interesse económico. 27. Não apenas as premissas que fundamentaram o entendimento do tribunal são erradas, o que comprometeu a exactidão do juízo de inconstitucionalidade que proferiu, como a ponderação exigida pelo artigo 18.º, n.º 2 da CRP só foi feita a metade. 28. Se um direito de patente for declarado nulo depois da decisão arbitral, é evidente que tal facto permite modificar ou inutilizar a força de caso julgado conferida à decisão arbitral condenatória da demandada a partir da data dessa declaração de nulidade. 29. A inviabilidade de alegar a invalidade da patente, em resultado das regras de competência material do TPI, não implica qualquer perda do direito de defesa da demandada, apenas alterando os termos em que a satisfação de tal direito pode ocorrer. 30. Quanto à suspensão da instância, a circunstância de a demandada numa acção de infracção de patente possa ver o seu pedido de suspensão da instância recusado ao abrigo do artigo 272.º, n.º 2 do Código de Processo Civil não pode fundamentar sem mais o juízo de inconstitucionalidade oferecido, até porque o próprio decretamento da suspensão da instância tem necessariamente de obedecer a certos requisitos positivos e negativos. O artigo 272.º, n.º 2 do CPC é, ele mesmo, uma manifestação adjectiva do princípio da proporcionalidade. 31. Ao contrário do sindicado pelo TC, o direito de defesa das sociedades demandadas nas acções arbitrais não fica em nada limitada, nem tão-pouco aniquilado, pelo facto de a acção de nulidade que têm de propor (caso queiram ver anulado o direito de patente contra si invocado) ter efeitos erga omnes. 32. Esse seu potencial interesse – que não passa disso mesmo, ou seja, de um interesse e que não é constitucionalmente protegido – nada tem que ver com o direito de defesa cuja eventual restrição estava sob escrutínio. 33. E ainda que esse interesse pudesse pesar na ponderação de interesses que cabia ao TC fazer nos termos do artigo 18.º, n.º 2 da CRP, ele jamais poderia prevalecer sobre o direito de patente das sociedades demandantes, esse sim, um direito fundamental constitucionalmente protegido. 34. O interesse constitucionalmente protegido que estaria em confronto com o direito de defesa do demandado seria, nas palavras do TC, a protecção da “natureza do direito de patente, enquanto oponível erga omnes” e o “interesse de assegurar a competência exclusiva de determinado tribunal para apreciar a matéria”, mas escapou ao TC a circunstância de que o que esses interesses visam proteger é o próprio direito de patente. 35. O direito constitucionalmente protegido que a solução em análise visa salvaguardar é o conteúdo essencial do direito de patente, directamente protegido pela CRP por força do artigo 42.º ou do artigo 62.º. 36. O TC, no seu Acórdão, não cuidou de ver o que acontece ao direito de patente do respectivo titular caso se admita a defesa por excepção baseada da nulidade da patente. 37. E ponto de partida essencial desta análise que não foi feita é a de que o direito de patente (é um direito temporário ou efémero. 38. Admitir-se a defesa por excepção em acções arbitrais comportará consequências negativas inadmissíveis para este direito fundamental dos titulares de patentes – inadmissíveis porque verdadeiramente irreversíveis. 39. Significa isto que esta interpretação veio admitir uma solução que legitima a violação do conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP (ou, pelo menos, de um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da Constituição), sendo pois materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18.º, nºs 2 e 3 da CRP. 40. Uma empresa que pretenda colocar o seu medicamento genérico no mercado já soube, em momento muito anterior à propositura da acção arbitral, que o medicamento em causa está protegido por uma ou mais patentes, e pretendendo obter a invalidação da patente que o protege, tem à sua disposição variados meios de a impugnar, alguns dos quais inclusivamente preventivos. 41. Nada justifica – muito menos um interesse de um requerente da AIM – que, tendo o titular da patente logrado ultrapassar de forma triunfante esses obstáculos, veja o seu direito fundamental aniquilado para salvaguarda de uma mera restrição do direito de defesa dos demandados. 42. Em suma, uma interpretação dos artigos 35.º, n.º 1 do CPC e 2.º da Lei n.º 62/2011 segundo a qual é admissível a declaração de nulidade de uma patente por um tribunal arbitral com efeitos inter partes importa a diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial do direito fundamental de propriedade industrial das titulares de patentes de forma desproporcional, sendo materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, nºs 2 e 3 da CRP, e representando uma solução, em violação do artigo 13.º da Lei Fundamental. Termina, pedindo que não deve o presente recurso de revista excepcional ser admitido, atenta a sua manifesta inadmissibilidade e, ainda que assim não se entenda, deve o mesmo ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. A Formação a que alude o artigo 672º nº 3 do Código de Processo Civil, por acórdão de 19.06.2019, por inexistência de dupla conforme, afastou a sua própria competência e ordenou a distribuição dos autos nos termos gerais. II - FUNDAMENTAÇÃO A) Fundamentação de facto O acórdão da Relação, constatando que a questão a decidir é somente de direito, considerou relevantes para a sua apreciação os elementos constantes do iter processual descritos no relatório. B) Fundamentação de direito A questão jurídica que nos compete apreciar, à luz das conclusões da minuta recursória, consiste em saber se o Tribunal Arbitral, constituído ao abrigo da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem competência material para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente. Todavia, há que ponderar a questão prévia respeitante à admissibilidade do recurso. O recurso de revista excepcional interposto pela recorrente, como já se referiu, foi rejeitado pela Formação a que alude o artigo 672º nº 3 do CPC. O artigo 3º nº 7 da Lei nº 62/2011 preceitua que “da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal da Relação competente, com efeito meramente devolutivo”. Daqui decorre que não é admissível recurso de revista, nos termos gerais. Contudo, essa regra de irrecorribilidade é excepcionada se invocada alguma das situações elencadas no artigo 629º nº 2, do CPC, nomeadamente a violação das regras de competência em razão da matéria. No requerimento de interposição de recurso, as demandadas não anunciaram a intenção de recorrer nos termos gerais, nem convocaram o disposto no artigo 629º nº 2 alª a) – violação das regras de competência em razão da matéria. Todavia, ao longo das alegações e conclusões manifestaram sobejamente que o recurso se destinava a resolver a questão controvertida, supra enunciada – competência material do Tribunal Arbitral para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente. Assim, nos termos do nº 3[1] do artigo 193º do CPC, não havendo lugar à revista excepcional por não se preencher o requisito da “dupla conforme”, o recurso terá lugar como revista normal, reconduzível à previsão da alínea a) do nº 2 do artigo 629º, justamente porque consagra uma das hipóteses em que o recurso é sempre admissível. ** Resolvida a questão prévia da admissibilidade do recurso, importa analisar a questão principal que consiste em saber se o Tribunal Arbitral tem competência material para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente. Findos os articulados, o Tribunal Arbitral procedeu ao saneamento do processo e pronunciou-se no sentido da sua competência para conhecer da excepção da invalidade da patente europeia (EP 344). Tal decisão assentou na seguinte fundamentação: “ A competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade dos direitos de propriedade industrial invocados é matéria que se mantém controversa, mesmo após a decisão do Tribunal Constitucional, no Acórdão nº 251/2017[2] (MARIA DE FÁTIMA MATAMOUROS), Proc. n.º 297/16. Em causa está, fundamentalmente, o sentido e alcance do art. 35.º/1 CPI (DL n.º 36/2003, de 05-mar.), nos termos do qual «a declaração de nulidade ou a anulação [das patentes, in casu] só podem resultar de decisão judicial». A redacção do art. 35.º/1 mantém-se inalterada desde a aprovação do CPI (2003): as alterações introduzidas pela Lei n.º 16/2008, de 01-abr. e pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25-jul. não modificaram o n.º 1 do preceito. Ainda antes da entrada em vigor da Lei n.º 62/2011, nos termos da qual este Tribunal se encontra constituído, foi colocada a questão de saber se o art. 35.º/1 CPI consagrava uma reserva de competência dos tribunais judiciais para conhecer da invalidade das patentes. A Doutrina dividiu-se. (…). Tão pouco existe consenso na jurisprudência (…). Como vimos, o art. 35.º/1 CPI não sofreu qualquer modificação com a entrada em vigor da Lei n.º 62/2011. Tão pouco este diploma confere aos tribunais arbitrais constituídos ao seu abrigo competência para conhecer da nulidade ou anulabilidade das patentes, a título principal. A regra é, portanto, clara: a invalidade das patentes - enquanto objeto principal do pedido - não está sujeita a arbitragem (necessária ou voluntária). A dúvida coloca-se, portanto, não quanto à competência do tribunal arbitral para conhecer da invalidade a título principal, mas sim para conhecer da invalidade, quando arguida pelo demandado na sua defesa, enquanto excepção peremptória. Não obstante a incerteza, os termos em que a discussão tem sido colocada na jurisprudência apontam para a necessidade de eleger uma das seguintes orientações: (i) Julgar os tribunais arbitrais constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011, competentes para conhecer a excepção peremptória de invalidade, com eficácia inter partes; ou (ii) Julgar os tribunais arbitrais incompetentes para conhecer a excepção peremptória de invalidade, sendo o direito constitucional à defesa, previsto no art. 20.º CRP, assegurado mediante a suspensão da instância arbitral, até decisão da invalidade proferida por outro tribunal (nomeadamente, pelo TPI, nos termos do art. 111.º/1 c) Lei da Organização do Sistema Judiciário - Lei n.º 62/2013, de 26-ago.). (…). Assim, não existe qualquer contradição entre a natureza absoluta do direito apreciado em juízo e o seu reconhecimento inter partes (ou seja, entre a natureza absoluta do direito e a eficácia relativa do caso julgado). O carácter absoluto do direito titulado por uma PE não colide, portanto, com a eficácia relativa da procedência, em juízo, da excepção da sua invalidade. Neste ponto, nada de particular oferece este contencioso que seja substancialmente diverso do que sucede aquando da invocação, em juízo, da mesma excepção quanto a outro qualquer direito absoluto. Temos, portanto, que a verdadeira questão a decidir é a seguinte: pode ou não o demandado defender-se por excepção, invocando a invalidade da patente, perante um tribunal arbitral constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011? A resposta não é simples. Tão pouco é previsível que a intervenção legislativa correspondente à Proposta de Lei n.° 132/XII venha dirimir a questão. Numa leitura perfunctória do projecto legislativo, nem as alterações introduzidas na Lei n.° 62/2011 nem o novo CPI tomam partido claro sobre as teses em confronto. O argumento segundo o qual a eventual decisão no sentido da invalidade (incidental) da patente pode traduzir-se, materialmente, na possibilidade do titular da AIM introduzir licitamente o medicamento em causa no mercado mesmo que a PE nunca venha a ser declarada nula ou anulada, a título principal, é, de facto, ponderoso. Com efeito, tal possibilidade aproxima os efeitos materiais da decisão daquela posição de vantagens adveniente da titularidade de uma licença: a PE manter-se oponível a todos excepto aqueles concretos sujeitos abrangidos pelo caso julgado. Contudo, esta circunstância não é materialmente distinta da que resulta de uma má decisão de mérito. Isto é: da decisão que entenda não haver violação da PE quando, de facto, a introdução do medicamento a violar. Também neste caso - em que está em causa o mérito da causa e não a decisão da excepção de invalidade - o efeito produzido na ordem jurídica é semelhante ao apontado. Aquele tribunal (judicial ou arbitral) que, no exercício da sua jurisdição, é chamado a decidir sobre a violação de certo direito de propriedade industrial não pode deixar de ser competente para conhecer da excepção de invalidade do direito alegado, enquanto meio de defesa deduzido no processo. A pronúncia sobre tal excepção tem, naturalmente, por âmbito de vinculação aquele que é próprio do caso julgado que se vier a formar. Outra decisão, levaria a concluir que para se defender nos autos em que se discute a infracção de uma patente, a demandada teria que intentar uma acção autónoma, a correr noutra instância, de anulação ou declaração de nulidade da patente em causa. A suspensão da instância até à decisão da invalidade, sugerida pelo STJ, coloca em perigo o próprio modelo de decisão dos litígios em presença, promovido pela Lei n.º 62/2011. Decidindo: o Tribunal, por maioria, julga-se competente para conhecer da excepção de invalidade deduzida pelas Demandadas”. Importa agora apreciar a questão de mérito que constitui o objecto da revista: será admissível, no âmbito do procedimento decorrente perante o tribunal arbitral necessário, previsto no artigo 2º da Lei 62/11, suscitar-se, a título de mera excepção peremptória, a questão da nulidade da patente do medicamento, cabendo a esse tribunal arbitral competência para se pronunciar incidentalmente sobre a matéria da excepção, ficando os efeitos da decisão proferida restringidos apenas ao processo (eficácia inter partes)? O acórdão recorrido, revogando a decisão do tribunal arbitral necessário, entendeu que não assiste competência a esse tribunal para conhecer da questão da invalidade da patente deduzida pelas demandadas por via de defesa por excepção peremptória. A Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, instituiu a arbitragem necessária para os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos (artigo 2º)[3]. O artigo 35º nº 1 do CPI preceitua que “ A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial”. Parece haver unanimidade no sentido de que, perante o disposto no artigo 35º nº1 do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisão judicial, a respectiva nulidade ou anulação só podem ser decretadas, com eficácia erga omnes, pelo TPI, ao qual se mostra atribuída, desde a sua criação, uma reserva de competência material exclusiva sobre este tema – não sendo, consequentemente, admissível que o interessado/requerido deduza pedido reconvencional sobre a invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o objecto do processo a esta questão, deixando-a definida com força de caso julgado material[4]. Pelo contrário, a doutrina e a jurisprudência mostram-se divididas quanto à possibilidade de, nesse processo, pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, a título de estrito meio de defesa, como mera excepção peremptória, a referida nulidade da patente, cabendo então ao tribunal arbitral apreciá-la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos efeitos de caso julgado material. O acórdão do STJ de 14.12.2016[5], está assim sumariado: “I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI. II. A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, consequentemente, neste caso, o desvio à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo. III. A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental”. O Tribunal Constitucional, no seu acórdão nº 251/2017 de 24.05.2017[6], pronunciou-se no sentido de “julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35º nº 1 e 101º nº 2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei nº 62/2011, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”. O Tribunal Constitucional entendeu que a interpretação sustentada pelo acórdão do STJ de 14.12.2016 era inconstitucional por prejudicar “de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM”, violando deste modo o artigo 20º da Constituição da República Portuguesa, em conjugação com o artigo 18º nº 2, também da Lei Fundamental. Mais recentemente, o acórdão do STJ de 22.03.2018[7], veio novamente pronunciar-se sobre o assunto, criticando a decisão do Tribunal Constitucional e mantendo a orientação do acórdão do STJ de 14.12.2016, no sentido da incompetência dos tribunais arbitrais para conhecer da excepção de invalidade. Aquele acórdão do STJ de 22.03.2018, mostra-se assim sumariado: (…). III - Tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar da validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico. IV - Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma restritiva e outra mais abrangente, ampliativa, tendo a questão sido apreciada, pela primeira vez, pelo STJ, no Acórdão de 14-12-2016, o qual entendeu ser de seguir a primeira tese uma vez que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da patente implicaria uma indiscutível disfuncionalidade. V - Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em confronto, entende-se, na linha do Acórdão referido em IV, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda que com efeitos inter partes. VI - Com efeito, mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo. VII - Sem embargo da valia da argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional proferido em 24-05-2017 – que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria –, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do STJ referido em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM. A verdadeira questão a decidir é a seguinte: pode ou não o demandado defender-se por excepção, invocando a invalidade da patente perante um tribunal arbitral constituído ao abrigo da Lei nº 62/2011? Retomando a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, ainda mais recentemente foi proferido o acórdão de 14.03.2019[8], que se encontra sumariado nos seguintes termos: “O artigo 4º do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa”. Neste último acórdão, que seguiremos de perto, foi decidido que “os critérios enunciados devem hoje reapreciar-se ou reponderar-se, atendendo à alteração à Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo artigo 4º do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro[9]. O novo nº 3 do artigo 3º da Lei n.º 62/2011 tem a seguinte redacção: “No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes”. Ora o artigo 4º do DL nº 110/2018, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, deve qualificar-se como lei ou como norma interpretativa[10]. O Supremo Tribunal de Justiça tem consistentemente declarado que o critério determinante da qualificação de uma lei como interpretativa depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o primeiro consiste em “a lei [nova] regular um ponto de direito acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência” e o segundo, em “a lei [nova] consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador”[11]. Convocando a formulação do Professor Baptista Machado, dir-se-á que o primeiro requisito está em que a solução do direito anterior, da lei antiga, “seja controvertida ou, pelo menos, incerta”[12] e que o segundo requisito está em que a solução da lei nova se situe dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza, de forma a que “o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei” [13]. Ora a solução para a solução da lei antiga para o problema da competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente era controvertida. Como se diz, designadamente, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018, no processo nº 1053/16.5YRLSB.S1.S1, desenharam-se duas correntes na doutrina e na jurisprudência: a corrente ampliativa, no sentido da competência, e a corrente restritiva, no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente. A solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza. Corresponde à corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à Constituição. O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova - ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária. Face à natureza interpretativa do artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes”. SÍNTESE CONCLUSIVA[14] Face à natureza interpretativa do artigo 4º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, deverá concluir-se que o Tribunal Arbitral é competente para conhecer, por via de excepção, da invalidade (do facto constitutivo) da patente, “com meros efeitos inter partes. III - DECISÃO Atento o exposto, concede-se provimento à revista, revogando-se o acórdão recorrido. Custas pela recorrida. Lisboa, 17 de Outubro de 2018 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) Nuno Manuel Pinto Oliveira Maria dos Prazeres Pizarro Beleza __________ [1] A redacção é a seguinte: “o erro na qualificação do meio processual utilizado pela parte é corrigido oficiosamente pelo juiz, determinando que se sigam os termos processuais adequados”. [2] De 24.05.2017. [3] O DL 110/2018, de 10 de Dezembro, que aprovou o novo Código da Propriedade Intelectual viria, entretanto, a revogar o regime de arbitragem necessária, criando uma nova forma resolução deste tipo de litígios e alterando substancialmente os artigos 2º e 3º da Lei 62/2011. Da exposição de motivos consta, nessa parte, o seguinte: ”Finalmente, reconhecendo que o circunstancialismo que levou à aprovação da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, foi ultrapassado e se mostram reunidas as condições para revisitar esta matéria, opta-se por revogar o regime de arbitragem necessária então criado, deixando às partes a opção entre o recurso a arbitragem voluntária ou ao tribunal judicial competente”. O actual artigo 3º passa a prever, no n.º 3, a possibilidade de ser invocada e reconhecida, no processo arbitral voluntário, a invalidade da patente com meros efeitos inter partes. [4] Cfr António Campinos e Luís Couto Gonçalves, “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2015, 2ª Edição Revista e Actualizada, pág 141 e 142. [5] Procº nº 1248/14.6YRLSB.S1, in www.dgsi.pt/jstj [6] Procº nº 297/16. [7] Procº nº 1053/16.5YRLSB.S1.S1, in www.dgsi.pt/jstj. [8] Procº nº 582/18.0YRLSB.S1 (Nuno Manuel Pinto Oliveira), desta Secção, in www.dgsi.pt/jstj. [9] Entrada em vigor 30 dias após a sua publicação, ou seja, em Janeiro de 2019 — cf. art. 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro. [10] Como que a confirmá-lo está a circunstância de o parecer da Associação Portuguesa de Direito Intelectual referido na nota anterior se pronunciar no sentido de que o projecto de lei fosse alterado “[e]m conformidade com a jurisprudência do Tribunal Constitucional firmada no acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017”. [11] Cf. acórdão do STJ de 9.9.2008, Processo n.º 08P1856, in www.dgsi.pt/jstj. [12] Cfr. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pág. 247. [13] O critério é adoptado, p. ex., nos acórdãos do STJ de 2..11.2010, no processo n.º 7366/03.9TBSTB.E1.S1, de 24.02.2011, no processo n.º 7116/06.8TBMAI.P1.SI, de 15.11.2011, no processo n.º 1633/05.4TBALQ.L1.S1, de 24.01. 2012, no processo n.º 466/06.5TBCBT.G1.S1, de 8.3.2012, no processo n.º 26/09.9PTEVR.E1.S1, ou de 8.2. 2018, no processo n.º 1092/16.6T8LMG.C1.S1, todos alcançáveis em www.dgsi.pt/jstj. [14] De acordo com o citado Acórdão do STJ de 14.03.2019

Sumário

Texto Integral

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

I- RELATÓRIO

AA, Inc intentou acção arbitral necessária contra BB B.V. e CC, tendo formulado os seguintes pedidos:

«(…) deverão as demandadas:

a) Ser condenadas, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, a abster-se de, directamente ou por terceiros, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio activo o Bortezomib identificados no artigo 131º da presente petição, ou, sob esta ou quaisquer outra designação ou marca, qualquer outro medicamento contendo Bortezomib, como única substância activa ou em associação com qualquer outra ou outras substâncias activas, enquanto o CCP 165 se encontrar em vigor, ou seja, até 28 de Abril de 2019 (salvo se a Demandante vier a obter uma prorrogação do CCP 165, caso em que a aqui referida data da caducidade deverá ser prorrogada em conformidade);

b) Ser condenadas, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, a abster-se de, por si ou por terceiros, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio activo o Bortezomib identificados no artigo 131.º da presente Petição Inicial, ou quaisquer outros medicamentos compreendendo éster de manitol do bortezomib liofilizado, enquanto a EP 2 251 344 se encontrar em vigor, ou seja, até 25 de Janeiro de 2022

c) Ser condenadas, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, a abster-se de, por si ou por terceiros, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio ativo o Bortezomib identificados no artigo 131.º da presente Petição Inicial, fabricados de acordo com os processos constantes das patentes EP 1 756 121 e EP 2 377 869, enquanto as mesmas patentes se encontrarem em vigor, ou seja, até 24 de Março de 2025;

d) Ser condenadas, com vista a garantir o exercício dos direitos da Demandante, a não transmitir a terceiros a AIM identificada no artigo 131° da presente petição, até à caducidade dos referidos direitos de patente ora exercidos;

e) Ser condenadas a pagar, nos termos do disposto no artigo 829°-A do Código Civil, uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a € 35.000 por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida nos termos do primeiro, do segundo e do terceiro pedidos acima formulados; e

f) Deverão ainda as demandadas ser condenadas a suportar todos os custos e encargos decorrentes da presente acção arbitral, e ainda a reembolsar a demandante das provisões por honorários dos árbitros e secretário e despesas administrativas, pagas pela demandante em seu nome ou em suprimento da sua falta pelas demandadas, bem como os honorários dos mandatários da demandante e outras despesas que estas tenham tido com o processo» (negrito e sublinhado nossos).

As demandadas BB-BV e CC apresentaram contestação conjunta, defendendo-se por impugnação e deduziram as seguintes excepções:

(i) A não infracção da EP 1756121 ("EP 121") invocando que a característica essencial da invenção reivindicada na EP 121 corresponde à utilização de um solvente de éter que tem baixa miscibilidade com água o que contrasta com o processo de fabrico do composto Bortezomib utilizado para o medicamente genérico, uma vez que este utiliza tetra-hidrofurano ("THF") como solvente, que seria totalmente miscível com água. Donde, invocam que o medicamento genérico Bortezomib não infringe o âmbito de protecção da EP 121 (art. 11.º a 24.º da contestação);

(ii) A não infracção da EP 2377869 ("EP 869") uma vez que - alegam - o processo de fabrico do composto Bortezomib difere do processo reivindicado pela demandante na reivindicação 1 da EP 869, atento o facto de não utilizar o uso ou a formação dos intermediários XXI e XXII. Donde, o medicamento genérico Bortezomib não infringe o âmbito de protecção da EP 869; (art. 25.º a 31.º da contestação)

(iii) A não infracção da EP 2251344 (“EP 344") atenta a sua invalidade pois que não envolve actividade inventiva (art. 32.º a 70.º; art. 71.º a 83.º; art. 84.º a 95.º da contestação).

Requereram ainda a suspensão da instância ao abrigo do artigo 272.º CPC, enquanto o processo de oposição contra a EP 344 estiver pendente no Instituto Europeu de Patentes (art. 78.º a 83.º da contestação).

Na resposta às excepções, apresentada em 16.5.2018, defendeu-se a demandante pugnando pela sua improcedência e pela manutenção dos pedidos formulados na petição inicial.

Alegou, em síntese:

(i) Quanto à EP 121 e EP 869, que as demandadas não juntam aos autos a documentação requerida pela demandante nem - tão-pouco - cumprem o ónus de alegação relativamente à infracção, atenta a omissão quanto a estas duas patentes (artº 6° a 22° da resposta às excepções);

(ii) No tocante à invalidade da EP 344, sustentam que o tribunal não tem competência para aferir da alegada invalidade, nos termos do disposto no artº 35º do CPI. Mais invocam que os argumentos relativos à falta de inventividade da EP 344 não são procedentes, designadamente porque se verifica a existência de actividade inventiva (artº 23º a 181º da resposta às excepções);

(iii) O pedido de suspensão da instância seria improcedente em virtude da não aplicação do artº 272º do CPC (artº 182º a 241º da resposta às excepções), causando ainda grave prejuízo para a posição da demandante, tendo em conta, também, que se discutem outras patentes.

No despacho saneador, proferido em 19.07.2018, o Tribunal Arbitral indeferiu a requerida extinção da instância relativamente à demandada BB B.V. e pronunciou-se no sentido da sua competência para conhecer da excepção da invalidade da EP 344.

A demandante apelou e a Relação, por acórdão de 07.02.2019, decidiu nos seguintes termos:

“acordam em julgar procedente a apelação, revogando, em consequência, o acórdão saneador recorrido, no segmento em que determinou a competência do Tribunal Arbitral constituído para dirimir o litígio entre a demandante AA, Inc. e as Demandadas BB - B.V. e CC para apreciar a validade da patente EP 2251344, e substituindo-o pela decisão de incompetência para o conhecimento da referida excepção.

As demandadas interpuseram recurso de revista excepcional, invocando o disposto no artigo 672º nº 1 alíneas a), b) e c) do Código de Processo Civil, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES:

A. O valor da causa foi fixado pela recorrida na sua petição inicial em € 30.000,01, ou seja, valor superior à alçada do Tribunal da Relação (cf. artigo 44º, n.º 1 da Lei n.º 62/2013 de 26 de agosto - Lei da Organização do Sistema Judiciário, doravante LOSJ).

B. O acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa ao julgar totalmente procedente a pretensão das recorrentes, é desfavorável às recorrentes em valor superior à metade da alçada desse Tribunal (cf. artigo 629º, n.º 1 do CPC).

C. O legislador não afastou a sindicância do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação por via do recurso de revista excepcional nos termos previstos na lei processual civil, nos casos especiais ali contemplados, tal como decorre do artigo 59º nº 8 da Lei da Arbitragem Voluntária (LAV).

D. Estando preenchidos os requisitos para a revista excepcional, previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 672º do CPC, o mesmo deverá ser admitido em conformidade.

E. As recorrentes não podem conformar-se com o acórdão recorrido, pois enferma de um manifesto erro de interpretação da lei aplicável ao caso, em particular dos artigos 35º, n.º 1, 4º, n.º 2 do CPI e 8º, n.º 3 do Código Civil.

F. Em Portugal não só a jurisprudência arbitral, como a jurisprudência do Tribunal da Relação, Supremo Tribunal de Justiça e, inclusivamente, Tribunal Constitucional, tem sido dissonante quanto à interpretação do artigo 35º do CPI, 4º, n.º 2 do CPI, 8º, n.º 3 do Código Civil e o seu confronto com o disposto nos artigos 91º do CPC e artigo 20º, n.º 4 da CRP.

G. É possível inferir que inexiste clareza interpretativa quanto ao teor da norma contida no artigo 35º do CPI, 4º, n.º 2 do CPI e 8º, n.º 3 do Código Civil em particular no seu confronto com o disposto nos artigos 91º do CPC e 20º, n.º 4 da CRP, tornando-se os resultados da sua aplicação evidentemente imprevisíveis.

H. A incerteza do âmbito de aplicação é susceptível de negar aos demandados um direito pleno a uma defesa, como ocorreu nos presentes autos.

I. É essencial fixar critérios orientadores para a boa aplicação do Direito, de modo a garantir uma certa previsibilidade jurídica para as partes.

J. Está em causa uma questão cuja apreciação, pela relevância jurídica, é necessária para uma melhor aplicação do direito, em concreto: O Tribunal Arbitral tem competência para a título incidental – por via da invocação de uma excepção – apreciar se a patente europeia EP251344 é válida e oponível às recorrentes?

K. A decisão recorrida perfilha uma interpretação diametralmente oposta àquela que consta do acórdão proferido pela mesma Relação no processo nº 1356/13.0YRLSB.L1-7, e já transitado em julgado, entre outros.

L. Até à presente data, não foi proferido acórdão de uniformização de jurisprudência referente à questão de direito acima descrita.

M. A Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, veio criar um verdadeiro regime alternativo composição dos litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos, os quais passaram a ficar sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada.

N. O regime do artigo 35º do CPI apenas atribui competência exclusiva aos tribunais judiciais quando o que se pretende é obter a declaração de nulidade ou a anulação do direito de propriedade industrial, com efeito erga omnes.

O. O artigo 35º do CPI não impede a apreciação da nulidade com efeitos incidenter tantum, ou a título de excepção e com efeitos exclusivamente inter partes.

P. No processo arbitral sub judice não foi requerido ao Tribunal Arbitral que revogasse o direito de propriedade industrial ou que declarasse a nulidade desse direito com efeitos erga omnes.

Q. As recorrentes limitaram-se a contestar que a substância activa contida nos seus medicamentos violasse a EP251344 sendo esta patente, por conseguinte, inoponível às recorrentes.

R. A Lei n.º 62/2011 impôs a submissão destes litígios a arbitragem necessária, sem estabelecer qualquer limitação dos meios de defesa do demandado, os quais, nessa medida, são os mesmos que poderiam ser invocados perante o tribunal judicial.

S. A “igualdade de armas” a maior especialização e rapidez é o que caracteriza um sistema de arbitragem alternativo aos tribunais judiciais de primeira instância.

T. De acordo com a Proposta de Lei nº 13/XII, a intenção do legislador foi consagrar um mero sistema alternativo de arbitragem em relação aos tribunais de primeira instância, com recurso para o Tribunal da Relação.

U. O sistema de arbitragem necessária só pode ser considerado um verdadeiro sistema alternativo em relação aos tribunais de primeira instância caso sejam assegurados ao demandado os mesmos meios de defesa de que o réu dispõe junto do Tribunal do Estado.

V. A sujeição de um litígio à arbitragem necessária não pode implicar uma restrição dos direitos de defesa constitucionalmente consagrados!

W. A interpretação do artigo 35º do CPI como constituindo um impedimento à dedução de defesa por excepção com fundamento na invalidade do direito de propriedade industrial no âmbito da arbitragem necessária ao abrigo da Lei nº 62/2011 constitui uma violação grave e deliberada do princípio constitucional do processo justo e equitativo, em violação dos nºs 1 e 4 do artº 20º da CRP.

X. A presunção prevista no artigo 4º nº 2 do CPI (a que alude o despacho recorrido), relativa aos requisitos da concessão do direito de propriedade industrial, é uma mera presunção juris tantum, o que permite ao demandado fazer a prova do contrário. Só assim se garante uma justa composição do litígio.

Y. O acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva corresponde, a uma garantia basilar de protecção dos restantes direitos fundamentais, pela via judiciária, constituindo, por isso, um alicerce estruturante do estado de direito democrático.

Z. Nos presentes autos, o princípio de acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva deverá ser apreciado na sua vertente de garantia de um processo equitativo porquanto assume uma das dimensões em que a tutela jurisdicional efectiva foi violada pela interpretação da Lei n.º 62/2011 pelo Tribunal Arbitral.

AA. Tal princípio constitui, deste modo, uma garantia de equilíbrio e de igualdade de armas entre os litigantes, assegurando a possibilidade de exercerem influência efectiva no desenvolvimento do processo, que se pretende que conduza a uma decisão materialmente justa do litígio.

BB. O direito das recorrentes a uma defesa efectiva é violado quando o tribunal arbitral se limita a confirmar a existência do direito de propriedade industrial formalmente em vigor e a sancionar uma alegada infracção desse direito, sem que se possa discutir se aquele direito preenche os requisitos mínimos de concessão!

CC. A restrição dos meios de defesa impede que os factos alegados por uma das partes como sendo causa de pedir sejam impugnados pela outra parte, em manifesto prejuízo do princípio da igualdade.

DD. A questão jurídica nos presentes autos já foi apreciada pelo Tribunal Constitucional o qual já determinou que a pretensão do tribunal recorrido conduz necessariamente a uma interpretação da Lei n.º 62/2011 que é inconstitucional.

EE. O Tribunal Constitucional proferiu acórdão (Processo n.º 297/16 – 1ª secção -Acórdão Nº 251/2017, de 24 de maio de 2017) no qual decidiu “Julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35.º, n.º 1, e 101.º, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”

FF. O fundamento do tribunal recorrido de que importa proteger interesse público na protecção do direito de propriedade industrial, é totalmente incompatível com uma restrição ao direito constitucionalmente protegido da defesa condigna.

GG. O direito comparado mostra que, também em Portugal, deve ser admitido que, no âmbito de uma acção arbitral necessária instituída nos termos da Lei n.º 62/2011, o Demandado possa, por via de excepção, invocar a nulidade do direito de propriedade industrial como meio de defesa.

HH. Os efeitos relativos de uma decisão no âmbito de processo judicial em que a invalidade do direito de propriedade industrial seja arguida pela ré é entre nós pacificamente aceite, sem que resultem “patentes relativamente oponíveis”.

II. O artigo 104º do Código de Propriedade Industrial determina de forma expressa que os direitos decorrentes de um direito de propriedade industrial podem ser inoponíveis, pelo que não existe qualquer fundamento que impeça o tribunal de conhecer, a título incidental, a validade desse direito de propriedade industrial no âmbito de uma acção intentada com fundamento na alegada infracção desse direito.

JJ. O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa fez uma incorrecta interpretação do disposto nos artigos 35º CPI, 4º, n.º 2 CPI, 91º CPC e artigo 20º, n.º 4 da CRP, devendo ser revogado em conformidade.

KK. A interpretação do tribunal recorrido no sentido de que a norma interpretativa do artigo 2º da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro e artigos 35º, n.º 1, 4º, n.º 2 do CPI, 8º, n.º 3 do Código Civil, ao estabelecer que em arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei n.º 62/2011 de 12 de Dezembro, o tribunal arbitral carece de competência para apreciar a questão da validade do CCP, ou seja, não pode apreciar a defesa, por excepção, deduzida pela Demandada, é inconstitucional por violação do direito a uma defesa estatuído no artigo 20º da C.R.P.

Terminam, pedindo que seja revogado o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação, mantendo o despacho interlocutório do Tribunal Arbitral no qual este assumiu a sua competência para apreciar a excepção invocada pelas recorrentes sobre a invalidade da patente EP2251344.

A parte contrária contra-alegou, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES:

1. O presente recurso vem interposto pelas recorrentes do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, de 7 de Fevereiro de 2019, que revogou o acórdão saneador proferido pelo Tribunal Arbitral, na parte em que este se declarou competente para apreciar e decidir da validade ou invalidade da EP 2 251 344, na sequência da invocação da excepção de invalidade invocada pelas Recorrentes.

2. O presente recurso de revista excepcional é inadmissível, visto que não estão verificados os pressupostos do n.º 1 do artigo 672.º do CPC, nomeadamente a existência de dupla conforme.

3. Ainda que assim não se entendesse, nunca estaria devidamente demonstrada a verificação da alínea a) do n.º 1 do artigo 672.º do CPC, na medida em que a recorrentes apenas se limitaram a referir que havia controvérsia jurisprudencial e doutrinária relativamente à questão em apreço.

4. Por outro lado, também não explicou por que se verificava uma contradição de julgados (artigo 672.º, n.º 1, alínea c) do CPC), invocando tão-só um acórdão que supostamente contraria a decisão recorrida – sendo que os excertos transcritos pelas recorrentes nas suas alegações não correspondem sequer à decisão recorrida.

5. Relativamente ao mérito do presente recurso, a questão sub judice reside em saber se, em geral, deve um tribunal arbitral ser considerado competente para poder apreciar e conhecer, em geral, da validade de uma patente.

6. A EP 2 251 344, cuja validade foi questionada pelas ora recorrentes, é da titularidade do Governo dos Estados Unidos da América, representado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, e licenciada em território português à ora Recorrida, tendo sido pedida em 25 de ganeiro de 2002 no IEP, e concedida em 30 de Março de 2016, pelo que vigorará até 25 de Janeiro de 2022, nos termos do artigo 63.º, n.º 1 da Convenção da Patente Europeia. A tradução da Patente foi apresentada perante o INPI em 21 de Abril de 2016 e publicada no BPI em 28 de Abril de 2016 (BPI n.º 82/2016, de 2016.04.28), tornando-se assim esta válida e oponível em Portugal, nos termos do artigo 79.º do CPI.

7. Um dos princípios basilares que preside à protecção da propriedade industrial encontra-se plasmado no artigo 4.º, n.º 2 do CPI, que estabelece que a concessão de direitos de propriedade industrial implica a presunção jurídica (“juris tantum”) dos requisitos da sua concessão.

8. O único meio facultado pelo CPI para a elisão da presunção de validade de um título de propriedade industrial é a acção de nulidade ou de anulação, a intentar pelo Ministério Público ou por qualquer interessado, junto de um tribunal judicial, conforme resulta claramente do artigo 35.º, n.ºs 1 e 2 do CPI.

9. Foi intenção do legislador estabelecer uma reserva de justiça estadual e a concentrar num único tribunal especializado o contencioso sobre a validade de direitos de propriedade industrial, tornando, deste modo, inarbitrável pelo Tribunal Arbitral qualquer pretensão atinente à apreciação e conhecimento dos fundamentos de invalidade de um direito de propriedade industrial.

10. Em primeiro lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se, desde logo, com a natureza dos direitos em causa, pois a declaração de invalidade, com meros efeitos inter partes, redundaria, na prática, na invalidação subjectivamente parcial da patente, a qual passaria assim a ser inválida apenas em relação às Recorrentes, continuando a ser válida e oponível contra todos os outros interessados.

11. A declaração de invalidade nestas circunstâncias destruiria a natureza de direito absoluto do direito de patente, oponível erga omnes, sem que nada na lei autorize tal destruição.

12. Em segundo lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se com a solenidade associada ao procedimento administrativo de concessão de direitos de propriedade industrial, pois encontram-se adstritos a averbamento e inscrição no título todos e quaisquer factos que limitem, modifiquem ou extingam esses direitos.

13. Este procedimento assegura especiais cautelas e garantias de legalidade, sendo, pois, apenas natural que a certificação legal de um título pela entidade administrativa competente implique a presunção da respectiva validade – e que tal presunção apenas possa ser afastada por via de uma acção que ofereça iguais garantias de legalidade e especialidade.

14. Em terceiro lugar, a inarbitrabilidade da invalidade dos direitos de propriedade industrial por tribunais arbitrais prende-se com razões de lealdade da concorrência e transparência de mercado, visto que levaria à criação de distorções à igualdade concorrencial, beneficiando injustificadamente uns agentes económicos em detrimento de outros

15. Resulta evidente da análise das circunstâncias do caso concreto que a ideia das recorrentes com a dedução da excepção de invalidade da EP 2 251 344 é tentar obter, de forma célere, uma decisão que lhes confira uma (injustificada) vantagem competitiva que só seria (e/ou deveria ser) possível alcançar através de uma acção de nulidade ou de anulação desta patente.

16. A aceitação da apreciação da excepção de invalidade da EP 2 251 344 em acções arbitrais (ou só em algumas) poderia levar à prolação de decisões totalmente contraditórias relativamente à mesma.

17. Desde modo se conclui que, em razão de todo o exposto, não é sindicável pelo Tribunal Arbitral, ainda que em sede de excepção, a matéria da alegada invalidade da EP 2 251 344

18. As alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, à Lei 62/2011, nomeadamente a nova redacção do artigo 3.º, n.º 3, em nada afectam este juízo.

19. Enquanto a discussão se centrou anteriormente na constitucionalidade da conjugação dos artigos 35.º, n.º 1, e 101.º do Código da Propriedade Industrial, a tónica será agora colocada na constitucionalidade do artigo 3.º, n.º 3 da Lei n.º 62/2011.

20. De resto, na mais recente decisão deste STJ (de 22 de março de 2019) sobre esta matéria, este Venerando Tribunal entendeu igualmente que o novo art.º 3.º n.º 3 da Lei n.º 62/2011 não se aplica às arbitragens que tenham sido iniciadas antes da entrada em vigor do novo diploma.

21. A posição sufragada pelo Tribunal da Relação de Lisboa quanto à matéria da competência dos tribunais arbitrais está em consonância com largo entendimento jurisprudencial, em concreto pelo tribunal ad quem, o Supremo Tribunal de Justiça – o qual já se pronunciou sobre esta matéria, e neste sentido, em pelo menos quatro ocasiões.

22. As recorrentes socorreram-se do entendimento do Tribunal Constitucional que se pronunciou sobre a constitucionalidade da denegação da competência dos tribunais arbitrais para decidirem sobre a validade de uma patente, com efeitos inter partes, muito embora tal acórdão não tenha força obrigatória geral.

23. A norma constitucional que se considerava violada era o artigo 20.º n.º 4 da CRP, em particular, a específica dimensão do direito à tutela jurisdicional efectiva designada por “proibição da indefesa”.

24. Sucede que o TC só apreciou a problemática da violação do processo equitativo do ponto de vista do direito de defesa dos demandados nas acções arbitrais, centrada na questão da proporcionalidade da solução jurisprudencial em análise.

25. Porém, os efeitos – constitucionais – emergentes da solução encontrada pelo TC em resposta a essa problemática para os demandantes titulares de patentes foram totalmente desconsiderados.

26. Para fundamentar a conclusão de que “a norma objecto do presente julgamento [se] revela excessiva porquanto prejudica de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM”, o TC baseia-se nas seguintes premissas: (i) a instauração de uma acção de invalidação de uma patente dificilmente terá qualquer influência na resolução do litígio pendente na acção arbitral, considerando o artigo 36.º do CPI e as normas processuais comuns relativas à suspensão da instância, previstas no artigo 272.º e seguintes do Código de Processo Civil; e (ii) o requerente/titular de AIM pode não ter um interesse na declaração de invalidade da patente através de uma acção de anulação com efeitos erga omnes, visto que tal beneficiaria todos os terceiros concorrentes do titular da patente e não apenas o seu interesse económico.

27. Não apenas as premissas que fundamentaram o entendimento do tribunal são erradas, o que comprometeu a exactidão do juízo de inconstitucionalidade que proferiu, como a ponderação exigida pelo artigo 18.º, n.º 2 da CRP só foi feita a metade.

28. Se um direito de patente for declarado nulo depois da decisão arbitral, é evidente que tal facto permite modificar ou inutilizar a força de caso julgado conferida à decisão arbitral condenatória da demandada a partir da data dessa declaração de nulidade.

29. A inviabilidade de alegar a invalidade da patente, em resultado das regras de competência material do TPI, não implica qualquer perda do direito de defesa da demandada, apenas alterando os termos em que a satisfação de tal direito pode ocorrer.

30. Quanto à suspensão da instância, a circunstância de a demandada numa acção de infracção de patente possa ver o seu pedido de suspensão da instância recusado ao abrigo do artigo 272.º, n.º 2 do Código de Processo Civil não pode fundamentar sem mais o juízo de inconstitucionalidade oferecido, até porque o próprio decretamento da suspensão da instância tem necessariamente de obedecer a certos requisitos positivos e negativos. O artigo 272.º, n.º 2 do CPC é, ele mesmo, uma manifestação adjectiva do princípio da proporcionalidade.

31. Ao contrário do sindicado pelo TC, o direito de defesa das sociedades demandadas nas acções arbitrais não fica em nada limitada, nem tão-pouco aniquilado, pelo facto de a acção de nulidade que têm de propor (caso queiram ver anulado o direito de patente contra si invocado) ter efeitos erga omnes.

32. Esse seu potencial interesse – que não passa disso mesmo, ou seja, de um interesse e que não é constitucionalmente protegido – nada tem que ver com o direito de defesa cuja eventual restrição estava sob escrutínio.

33. E ainda que esse interesse pudesse pesar na ponderação de interesses que cabia ao TC fazer nos termos do artigo 18.º, n.º 2 da CRP, ele jamais poderia prevalecer sobre o direito de patente das sociedades demandantes, esse sim, um direito fundamental constitucionalmente protegido.

34. O interesse constitucionalmente protegido que estaria em confronto com o direito de defesa do demandado seria, nas palavras do TC, a protecção da “natureza do direito de patente, enquanto oponível erga omnes” e o “interesse de assegurar a competência exclusiva de determinado tribunal para apreciar a matéria”, mas escapou ao TC a circunstância de que o que esses interesses visam proteger é o próprio direito de patente.

35. O direito constitucionalmente protegido que a solução em análise visa salvaguardar é o conteúdo essencial do direito de patente, directamente protegido pela CRP por força do artigo 42.º ou do artigo 62.º.

36. O TC, no seu Acórdão, não cuidou de ver o que acontece ao direito de patente do respectivo titular caso se admita a defesa por excepção baseada da nulidade da patente.

37. E ponto de partida essencial desta análise que não foi feita é a de que o direito de patente (é um direito temporário ou efémero.

38. Admitir-se a defesa por excepção em acções arbitrais comportará consequências negativas inadmissíveis para este direito fundamental dos titulares de patentes – inadmissíveis porque verdadeiramente irreversíveis.

39. Significa isto que esta interpretação veio admitir uma solução que legitima a violação do conteúdo essencial de um direito enquadrável na categoria dos direitos, liberdades e garantias, por força do artigo 42.º da CRP (ou, pelo menos, de um direito com natureza a eles análoga, por força do artigo 62.º da Constituição), sendo pois materialmente inconstitucional por colidir com o artigo 18.º, nºs 2 e 3 da CRP.

40. Uma empresa que pretenda colocar o seu medicamento genérico no mercado já soube, em momento muito anterior à propositura da acção arbitral, que o medicamento em causa está protegido por uma ou mais patentes, e pretendendo obter a invalidação da patente que o protege, tem à sua disposição variados meios de a impugnar, alguns dos quais inclusivamente preventivos.

41. Nada justifica – muito menos um interesse de um requerente da AIM – que, tendo o titular da patente logrado ultrapassar de forma triunfante esses obstáculos, veja o seu direito fundamental aniquilado para salvaguarda de uma mera restrição do direito de defesa dos demandados.

42. Em suma, uma interpretação dos artigos 35.º, n.º 1 do CPC e 2.º da Lei n.º 62/2011 segundo a qual é admissível a declaração de nulidade de uma patente por um tribunal arbitral com efeitos inter partes importa a diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial do direito fundamental de propriedade industrial das titulares de patentes de forma desproporcional, sendo materialmente inconstitucional por violação dos artigos 42.º, 62.º e 18.º, nºs 2 e 3 da CRP, e representando uma solução, em violação do artigo 13.º da Lei Fundamental.

Termina, pedindo que não deve o presente recurso de revista excepcional ser admitido, atenta a sua manifesta inadmissibilidade e, ainda que assim não se entenda, deve o mesmo ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

A Formação a que alude o artigo 672º nº 3 do Código de Processo Civil, por acórdão de 19.06.2019, por inexistência de dupla conforme, afastou a sua própria competência e ordenou a distribuição dos autos nos termos gerais.

II- FUNDAMENTAÇÃO

A) Fundamentação de facto

O acórdão da Relação, constatando que a questão a decidir é somente de direito, considerou relevantes para a sua apreciação os elementos constantes do iter processual descritos no relatório.

B) Fundamentação de direito

A questão jurídica que nos compete apreciar, à luz das conclusões da minuta recursória, consiste em saber se o Tribunal Arbitral, constituído ao abrigo da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem competência material para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente.

Todavia, há que ponderar a questão prévia respeitante à admissibilidade do recurso.

O recurso de revista excepcional interposto pela recorrente, como já se referiu, foi rejeitado pela Formação a que alude o artigo 672º nº 3 do CPC.

O artigo 3º nº 7 da Lei nº 62/2011 preceitua que “da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal da Relação competente, com efeito meramente devolutivo”.

Daqui decorre que não é admissível recurso de revista, nos termos gerais.

Contudo, essa regra de irrecorribilidade é excepcionada se invocada alguma das situações elencadas no artigo 629º nº 2, do CPC, nomeadamente a violação das regras de competência em razão da matéria.

No requerimento de interposição de recurso, as demandadas não anunciaram a intenção de recorrer nos termos gerais, nem convocaram o disposto no artigo 629º nº 2 alª a) – violação das regras de competência em razão da matéria.

Todavia, ao longo das alegações e conclusões manifestaram sobejamente que o recurso se destinava a resolver a questão controvertida, supra enunciada – competência material do Tribunal Arbitral para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente.

Assim, nos termos do nº 3[1] do artigo 193º do CPC, não havendo lugar à revista excepcional por não se preencher o requisito da “dupla conforme”, o recurso terá lugar como revista normal, reconduzível à previsão da alínea a) do nº 2 do artigo 629º, justamente porque consagra uma das hipóteses em que o recurso é sempre admissível.

Resolvida a questão prévia da admissibilidade do recurso, importa analisar a questão principal que consiste em saber se o Tribunal Arbitral tem competência material para conhecer, por via de excepção, da invalidade da patente.

Findos os articulados, o Tribunal Arbitral procedeu ao saneamento do processo e pronunciou-se no sentido da sua competência para conhecer da excepção da invalidade da patente europeia (EP 344).

Tal decisão assentou na seguinte fundamentação:

“A competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade dos direitos de propriedade industrial invocados é matéria que se mantém controversa, mesmo após a decisão do Tribunal Constitucional, no Acórdão nº 251/2017[2] (MARIA DE FÁTIMA MATAMOUROS), Proc. n.º 297/16.

Em causa está, fundamentalmente, o sentido e alcance do art. 35.º/1 CPI (DL n.º 36/2003, de 05-mar.), nos termos do qual «a declaração de nulidade ou a anulação [das patentes, in casu] só podem resultar de decisão judicial». A redacção do art. 35.º/1 mantém-se inalterada desde a aprovação do CPI (2003): as alterações introduzidas pela Lei n.º 16/2008, de 01-abr. e pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25-jul. não modificaram o n.º 1 do preceito.

Ainda antes da entrada em vigor da Lei n.º 62/2011, nos termos da qual este Tribunal se encontra constituído, foi colocada a questão de saber se o art. 35.º/1 CPI consagrava uma reserva de competência dos tribunais judiciais para conhecer da invalidade das patentes.

A Doutrina dividiu-se. (…).

Tão pouco existe consenso na jurisprudência (…).

Como vimos, o art. 35.º/1 CPI não sofreu qualquer modificação com a entrada em vigor da Lei n.º 62/2011. Tão pouco este diploma confere aos tribunais arbitrais constituídos ao seu abrigo competência para conhecer da nulidade ou anulabilidade das patentes, a título principal.

A regra é, portanto, clara: a invalidade das patentes - enquanto objeto principal do pedido - não está sujeita a arbitragem (necessária ou voluntária).

A dúvida coloca-se, portanto, não quanto à competência do tribunal arbitral para conhecer da invalidade a título principal, mas sim para conhecer da invalidade, quando arguida pelo demandado na sua defesa, enquanto excepção peremptória.

Não obstante a incerteza, os termos em que a discussão tem sido colocada na jurisprudência apontam para a necessidade de eleger uma das seguintes orientações:

(i) Julgar os tribunais arbitrais constituídos ao abrigo da Lei n.º 62/2011, competentes para conhecer a excepção peremptória de invalidade, com eficácia inter partes; ou

(ii) Julgar os tribunais arbitrais incompetentes para conhecer a excepção peremptória de invalidade, sendo o direito constitucional à defesa, previsto no art. 20.º CRP, assegurado mediante a suspensão da instância arbitral, até decisão da invalidade proferida por outro tribunal (nomeadamente, pelo TPI, nos termos do art. 111.º/1 c) Lei da Organização do Sistema Judiciário - Lei n.º 62/2013, de 26-ago.).

(…).

Assim, não existe qualquer contradição entre a natureza absoluta do direito apreciado em juízo e o seu reconhecimento inter partes (ou seja, entre a natureza absoluta do direito e a eficácia relativa do caso julgado).

O carácter absoluto do direito titulado por uma PE não colide, portanto, com a eficácia relativa da procedência, em juízo, da excepção da sua invalidade. Neste ponto, nada de particular oferece este contencioso que seja substancialmente diverso do que sucede aquando da invocação, em juízo, da mesma excepção quanto a outro qualquer direito absoluto.

Temos, portanto, que a verdadeira questão a decidir é a seguinte: pode ou não o demandado defender-se por excepção, invocando a invalidade da patente, perante um tribunal arbitral constituído ao abrigo da Lei n.º 62/2011?

A resposta não é simples. Tão pouco é previsível que a intervenção legislativa correspondente à Proposta de Lei n.° 132/XII venha dirimir a questão. Numa leitura perfunctória do projecto legislativo, nem as alterações introduzidas na Lei n.° 62/2011 nem o novo CPI tomam partido claro sobre as teses em confronto.

O argumento segundo o qual a eventual decisão no sentido da invalidade (incidental) da patente pode traduzir-se, materialmente, na possibilidade do titular da AIM introduzir licitamente o medicamento em causa no mercado mesmo que a PE nunca venha a ser declarada nula ou anulada, a título principal, é, de facto, ponderoso.

Com efeito, tal possibilidade aproxima os efeitos materiais da decisão daquela posição de vantagens adveniente da titularidade de uma licença: a PE manter-se oponível a todos excepto aqueles concretos sujeitos abrangidos pelo caso julgado. Contudo, esta circunstância não é materialmente distinta da que resulta de uma má decisão de mérito. Isto é: da decisão que entenda não haver violação da PE quando, de facto, a introdução do medicamento a violar. Também neste caso - em que está em causa o mérito da causa e não a decisão da excepção de invalidade - o efeito produzido na ordem jurídica é semelhante ao apontado.

Aquele tribunal (judicial ou arbitral) que, no exercício da sua jurisdição, é chamado a decidir sobre a violação de certo direito de propriedade industrial não pode deixar de ser competente para conhecer da excepção de invalidade do direito alegado, enquanto meio de defesa deduzido no processo. A pronúncia sobre tal excepção tem, naturalmente, por âmbito de vinculação aquele que é próprio do caso julgado que se vier a formar.

Outra decisão, levaria a concluir que para se defender nos autos em que se discute a infracção de uma patente, a demandada teria que intentar uma acção autónoma, a correr noutra instância, de anulação ou declaração de nulidade da patente em causa. A suspensão da instância até à decisão da invalidade, sugerida pelo STJ, coloca em perigo o próprio modelo de decisão dos litígios em presença, promovido pela Lei n.º 62/2011.

Decidindo: o Tribunal, por maioria, julga-se competente para conhecer da excepção de invalidade deduzida pelas Demandadas”.

Importa agora apreciar a questão de mérito que constitui o objecto da revista: será admissível, no âmbito do procedimento decorrente perante o tribunal arbitral necessário, previsto no artigo 2º da Lei 62/11, suscitar-se, a título de mera excepção peremptória, a questão da nulidade da patente do medicamento, cabendo a esse tribunal arbitral competência para se pronunciar incidentalmente sobre a matéria da excepção, ficando os efeitos da decisão proferida restringidos apenas ao processo (eficácia inter partes)?

O acórdão recorrido, revogando a decisão do tribunal arbitral necessário, entendeu que não assiste competência a esse tribunal para conhecer da questão da invalidade da patente deduzida pelas demandadas por via de defesa por excepção peremptória.

A Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, instituiu a arbitragem necessária para os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência e medicamentos genéricos (artigo 2º)[3].

O artigo 35º nº 1 do CPI preceitua que “ A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial”.

Parece haver unanimidade no sentido de que, perante o disposto no artigo 35º nº1 do CPI, ao exigir que a invalidade da patente registada resulte de decisão judicial, a respectiva nulidade ou anulação só podem ser decretadas, com eficácia erga omnes, pelo TPI, ao qual se mostra atribuída, desde a sua criação, uma reserva de competência material exclusiva sobre este tema – não sendo, consequentemente, admissível que o interessado/requerido deduza pedido reconvencional sobre a invocada matéria da nulidade da patente, em termos de alargar o objecto do processo a esta questão, deixando-a definida com força de caso julgado material[4].

Pelo contrário, a doutrina e a jurisprudência mostram-se divididas quanto à possibilidade de, nesse processo, pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, a título de estrito meio de defesa, como mera excepção peremptória, a referida nulidade da patente, cabendo então ao tribunal arbitral apreciá-la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos efeitos de caso julgado material.

O acórdão do STJ de 14.12.2016[5], está assim sumariado:

“I. O tribunal arbitral necessário previsto na Lei 62/2011 é incompetente para apreciar, ainda que por via da dedução de mera excepção peremptória, cujos efeitos ficariam circunscritos ao processo, a questão da nulidade da patente do medicamento em causa, por tal matéria estar reservada à competência exclusiva do TPI.

II. A inviabilidade de o R. suscitar incidentalmente, naquele processo, a excepção peremptória de nulidade do direito patenteado configura-se como proporcional e adequada, radicando, em última análise, na natureza da relação controvertida, no carácter constitutivo do acto de reconhecimento dos direitos de propriedade industrial e nas razões de interesse público e de congruência do sistema que levaram a reservar o conhecimento de tais vícios apenas ao TPI – não implicando, consequentemente, neste caso, o desvio à regra constante do nº 1 do art. 91º do CPC qualquer violação do direito de defesa, da regra do contraditório ou do princípio do processo equitativo.

III. A necessidade de desencadear, pelo interessado que despoletou o pedido de AIM do medicamento genérico e pretenda questionar a validade da patente, há muito registada, que obsta à pretendida introdução no mercado, da pertinente acção de nulidade da patente, conjugada com a possibilidade de requerer e obter a suspensão da instância arbitral até que tal acção seja julgada, constituem meios procedimentais – alternativos à dedução perante o tribunal arbitral da excepção de nulidade da dita patente – que não envolvem onerosidade excessiva para o interessado e permitem satisfazer, em termos adequados, o seu direito a questionar a validade da patente que obsta à comercialização por ele pretendida – o que naturalmente afasta a violação do preceituado no art. 20º da Lei Fundamental”.

O Tribunal Constitucional, no seu acórdão nº 251/2017 de 24.05.2017[6], pronunciou-se no sentido de “julgar inconstitucional a norma interpretativamente extraível do artigo 2º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro e artigos 35º nº 1 e 101º nº 2 do Código da Propriedade Industrial, ao estabelecer que, em sede de arbitragem necessária instaurada ao abrigo da Lei nº 62/2011, a parte não se pode defender, por excepção, mediante invocação da invalidade de patente, com meros efeitos inter partes”.

O Tribunal Constitucional entendeu que a interpretação sustentada pelo acórdão do STJ de 14.12.2016 era inconstitucional por prejudicar “de modo desproporcionado o direito à defesa do requerente de AIM”, violando deste modo o artigo 20º da Constituição da República Portuguesa, em conjugação com o artigo 18º nº 2, também da Lei Fundamental.

Mais recentemente, o acórdão do STJ de 22.03.2018[7], veio novamente pronunciar-se sobre o assunto, criticando a decisão do Tribunal Constitucional e mantendo a orientação do acórdão do STJ de 14.12.2016, no sentido da incompetência dos tribunais arbitrais para conhecer da excepção de invalidade.

Aquele acórdão do STJ de 22.03.2018, mostra-se assim sumariado:

(…).

III- Tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar da validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico.

IV- Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma restritiva e outra mais abrangente, ampliativa, tendo a questão sido apreciada, pela primeira vez, pelo STJ, no Acórdão de 14-12-2016, o qual entendeu ser de seguir a primeira tese uma vez que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da patente implicaria uma indiscutível disfuncionalidade.

V- Sem prejuízo da valia de cada uma das teses em confronto, entende-se, na linha do Acórdão referido em IV, que a tese que melhor se adequa aos fins e aos interesses em confronto, segundo os elementos de interpretação da lei que devem prevalecer (art. 9.º do CC), será a que sustenta a inadmissibilidade do conhecimento pelo tribunal arbitral necessário da validade da patente em termos meramente incidentais, por via de excepção, ainda que com efeitos inter partes.

VI- Com efeito, mantêm-se válidas as razões pelas quais o Supremo Tribunal sustentou que, havendo unanimidade no sentido do art. 35.º, n.º 1, do CPI atribuir uma reserva de competência material exclusiva ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) relativamente à declaração de nulidade ou de anulação da patente, com eficácia erga omnes, a melhor solução será a de negar a competência do tribunal arbitral necessário para formular esse juízo de validade ou de invalidade, ainda que invocada como mera excepção peremptória e com efeitos limitados ao processo.

VII- Sem embargo da valia da argumentação constante do Acórdão do Tribunal Constitucional proferido em 24-05-2017 – que concluiu pela inconstitucionalidade da interpretação normativa que impede o conhecimento, por via incidental, da validade ou invalidade da patente pelo tribunal arbitral, até agora a única decisão proferida sobre tal matéria –, entendemos que a solução preconizada, como decorre da fundamentação expressa no Acórdão do STJ referido em IV, que acolhemos, não restringe de forma desproporcionada o direito de defesa do titular de AIM, porquanto, a possibilidade de interposição de uma acção de declaração de nulidade ou anulação se apresenta como um meio alternativo eficaz para suprir a necessidade de defesa do requerente de AIM.

A verdadeira questão a decidir é a seguinte: pode ou não o demandado defender-se por excepção, invocando a invalidade da patente perante um tribunal arbitral constituído ao abrigo da Lei nº 62/2011?

Retomando a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, ainda mais recentemente foi proferido o acórdão de 14.03.2019[8], que se encontra sumariado nos seguintes termos:

“O artigo 4º do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, tem natureza interpretativa”.

Neste último acórdão, que seguiremos de perto, foi decidido que “os critérios enunciados devem hoje reapreciar-se ou reponderar-se, atendendo à alteração à Lei nº 62/2011, de 12 de Dezembro, pelo artigo 4º do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro[9].

O novo nº 3 do artigo 3º da Lei n.º 62/2011 tem a seguinte redacção:

“No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes”.

Ora o artigo 4º do DL nº 110/2018, na parte em que adita o novo nº 3 ao artigo 3º da Lei nº 62/2011, deve qualificar-se como lei ou como norma interpretativa[10].

O Supremo Tribunal de Justiça tem consistentemente declarado que o critério determinante da qualificação de uma lei como interpretativa depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: o primeiro consiste em “a lei [nova] regular um ponto de direito acerca do qual se levantam dúvidas e controvérsias na doutrina e jurisprudência” e o segundo, em “a lei [nova] consagrar uma solução que a jurisprudência pudesse tirar do texto da lei anterior, sem intervenção do legislador”[11]. Convocando a formulação do Professor Baptista Machado, dir-se-á que o primeiro requisito está em que a solução do direito anterior, da lei antiga, “seja controvertida ou, pelo menos, incerta”[12] e que o segundo requisito está em que a solução da lei nova se situe dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza, de forma a que “o julgador ou o intérprete a ela poderiam chegar sem ultrapassar os limites normalmente impostos à interpretação e aplicação da lei” [13].

Ora a solução para a solução da lei antiga para o problema da competência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente era controvertida.

Como se diz, designadamente, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Março de 2018, no processo nº 1053/16.5YRLSB.S1.S1, desenharam-se duas correntes na doutrina e na jurisprudência: a corrente ampliativa, no sentido da competência, e a corrente restritiva, no sentido da incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da invalidade (do facto constitutivo) da patente.

A solução da lei nova — competência do Tribunal Arbitral para conhecer a invalidade (do facto constitutivo) da patente, como meros efeitos inter partes — situa-se dentro dos quadros da controvérsia ou da incerteza. Corresponde à corrente ampliativa; consagra uma solução a que o intérprete poderia chegar, sem ultrapassar os limites impostos à interpretação — sem ultrapassar, designadamente, os limites impostos a uma interpretação conforme à Constituição.

O raciocínio poderá ser reforçado pela circunstância de a competência do tribunal arbitral para conhecer a questão da invalidade ser mais justificada em face da lei antiga que em face da lei nova - ser mais justificada em face da lei antiga, em que a arbitragem era necessária, que em face da lei nova, em que a arbitragem deixa de ser necessária e passa a ser (só) voluntária.

SÍNTESE CONCLUSIVA[14]

III- DECISÃO

Atento o exposto, concede-se provimento à revista, revogando-se o acórdão recorrido.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 17 de Outubro de 2018

Ilídio Sacarrão Martins (Relator)

Nuno Manuel Pinto Oliveira

Maria dos Prazeres Pizarro Beleza

[1] A redacção é a seguinte: “o erro na qualificação do meio processual utilizado pela parte é corrigido oficiosamente pelo juiz, determinando que se sigam os termos processuais adequados”.

[2] De 24.05.2017.

[3] O DL 110/2018, de 10 de Dezembro, que aprovou o novo Código da Propriedade Intelectual viria, entretanto, a revogar o regime de arbitragem necessária, criando uma nova forma resolução deste tipo de litígios e alterando substancialmente os artigos 2º e 3º da Lei 62/2011. Da exposição de motivos consta, nessa parte, o seguinte: ”Finalmente, reconhecendo que o circunstancialismo que levou à aprovação da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, que criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos de propriedade industrial quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, foi ultrapassado e se mostram reunidas as condições para revisitar esta matéria, opta-se por revogar o regime de arbitragem necessária então criado, deixando às partes a opção entre o recurso a arbitragem voluntária ou ao tribunal judicial competente”. O actual artigo 3º passa a prever, no n.º 3, a possibilidade de ser invocada e reconhecida, no processo arbitral voluntário, a invalidade da patente com meros efeitos inter partes.

[4] Cfr António Campinos e Luís Couto Gonçalves, “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2015, 2ª Edição Revista e Actualizada, pág 141 e 142.

[5] Procº nº 1248/14.6YRLSB.S1, in www.dgsi.pt/jstj

[6] Procº nº 297/16.

[7] Procº nº 1053/16.5YRLSB.S1.S1, in www.dgsi.pt/jstj.

[8] Procº nº 582/18.0YRLSB.S1 (Nuno Manuel Pinto Oliveira), desta Secção, in www.dgsi.pt/jstj.

[9] Entrada em vigor 30 dias após a sua publicação, ou seja, em Janeiro de 2019 — cf. art. 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro.

[10] Como que a confirmá-lo está a circunstância de o parecer da Associação Portuguesa de Direito Intelectual referido na nota anterior se pronunciar no sentido de que o projecto de lei fosse alterado “[e]m conformidade com a jurisprudência do Tribunal Constitucional firmada no acórdão n.º 251/2017, de 24 de Maio de 2017”.

[11] Cf. acórdão do STJ de 9.9.2008, Processo n.º 08P1856, in www.dgsi.pt/jstj.

[12] Cfr. João Baptista Machado, Introdução ao direito e ao discurso legitimador, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pág. 247.

[13] O critério é adoptado, p. ex., nos acórdãos do STJ de 2..11.2010, no processo n.º 7366/03.9TBSTB.E1.S1, de 24.02.2011, no processo n.º 7116/06.8TBMAI.P1.SI, de 15.11.2011, no processo n.º 1633/05.4TBALQ.L1.S1, de 24.01. 2012, no processo n.º 466/06.5TBCBT.G1.S1, de 8.3.2012, no processo n.º 26/09.9PTEVR.E1.S1, ou de 8.2. 2018, no processo n.º 1092/16.6T8LMG.C1.S1, todos alcançáveis em www.dgsi.pt/jstj.

[14] De acordo com o citado Acórdão do STJ de 14.03.2019

Referências Legais

Legislação Nacional

~
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (CPI): - ARTIGOS 4.º E 35.º, N.º 1.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC): - ARTIGOS 629.º, N.º 2, ALÍNEA A) E 672.º, N.º 3.
LITÍGIOS EMERGENTES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA/GENÉRICOS, APROVADO PELA LEI N.º 62/2011, DE 12 DE DEZEMBRO: - ARTIGO 3.º, N.º 3.

Jurisprudência Nacional

ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
- DE 14-12-2016, PROCESSO N.º 1248/14.6YRLSB.S1;
- DE 22-03-2018, PROCESSO N.º 1053/16.5YRLSB.S1.S1;
- DE 14-03-2019, PROCESSO N.º 582/18.0YRLSB.S1, TODOS IN WWW.DGSI.PT.
-*-
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
- ACÓRDÃO N.º 251/2017, DE 24-05-2017, PROCESSO N.º 297/16.

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I- RELATÓRIO

III- DECISÃO

Referências Legais

Legislação Nacional

Jurisprudência Nacional