conclusões (reprodução integral)
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que manteve o despacho que concedeu o registo à marca nacional n.º 722118 PROPER HOTELS PORTUGAL, requerido por PROPER HOTELS – PORTUGAL, LDA.
B. Ao contrário do entendimento expresso na douta sentença apelada, a marca em
causa constitui uma imitação da marca da Apelante, ou seja, registo de marca da União Europeia n.º 018912455 [image].
C. A prioridade do registo de marca da Apelante não é matéria controvertida, assim como não o é a identidade entre os serviços assinalados pelas marcas em confronto na classe 43, destinando-se ambas a identificar, em geral, serviços de hotéis, alojamento temporário e serviços de fornecimento de alimentos e bebidas.
D. A análise comparativa das marcas em confronto foi efectuada tendo por base o entendimento de que as três expressões que compõem a marca requerida PROPER HOTELS PORTUGAL têm todas a mesma importância e capacidade distintiva no sinal.
E. Apesar da premissa que determina que se tome em consideração o elemento dominante de cada marca, ao seu núcleo essencial, o tribunal a quo concluiu que nenhum dos elementos da marca requerida PROPER HOTELS PORTUGAL tem mais preponderância que os outros sendo a marca no seu conjunto distinta da marca anterior [image], pelo que não haverá risco de confusão.
F. No entanto, de acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes, embora o conjunto das marcas seja importante na comparação, devem ter-se como irrelevantes os elementos genéricos e descritivos, devendo a análise comparativa ser feita tendo como base o elemento distintivo e dominante das marcas.
G. Destinando-se a marca registanda a assinalar exactamente os mesmos serviços de alojamento temporário e de fornecimento de alimentos e bebidas que a marca anterior da Apelante, é certo que as expressões HOTELS e PORTUGAL remetem apenas para tais serviços – HOTELS informa que se trata de serviços hoteleiros e serviços relacionados – bem como para o país onde serão prestados – em PORTUGAL.
H. As expressões HOTELS e PORTUGAL são destituídas de capacidade distintiva, porquanto genéricas ou de uso comum, pelo que os consumidores irão fazer recair a sua atenção sobre a palavra PROPER a qual compõe também a marca anterior da Apelante.
I. A eventual concessão da marca aqui impugnada permitirá a presença, no mesmo mercado, de dois hotéis em nome de entidades distintas, um com o nome [image] e o outro com o nome PROPER HOTELS PORTUGAL.
J. O único elemento verbal da marca anterior da Apelante PROPER está integralmente reproduzido na marca requerida PROPER HOTELS PORTUGAL, sendo ainda o primeiro elemento a surgir nesta, tanto a nível gráfico como fonético.
K. A palavra PROPER é o elemento distintivo da marca anterior resumindo-se a componente figurativa a uma simples estilização da letra na qual a palavra PROPER é imediatamente apreendida e percebida pelos consumidores.
L. A marca tem como função essencial distinguir produtos e serviços de uma entidade e atribuir-lhe uma origem comercial.
M. O registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusive relativamente aos produtos e serviços que a mesma identifica e, reproduzindo a marca da Apelada a marca anterior cujo exclusivo pertence à Apelante – PROPER – e destinando-se esta a identificar os mesmos serviços, estamos perante uma óbvia imitação de marca.
N. Não se aceita, assim, o entendimento do Tribunal a quo de que “os segundo e terceiro vocábulo pelo que sugerem, são mais facilmente apreensíveis” uma vez que estes vocábulos HOTELS e PORTUGAL não são aptos a identificar produtos e serviços dado o seu carácter descritivo e genérico para serviços de hotelaria/alojamento temporário e fornecimento de bebidas e alimentos prestados em Portugal.
O. A marca requerida PROPER HOTELS PORTUGAL é composta por três palavras separadas entre si, sendo possível separar o elemento distintivo PROPER das restantes expressões sem capacidade distintiva – HOTELS e PORTUGAL.
P. De acordo com a doutrina e jurisprudência assentes, a comparação das marcas deve pautar-se pelo critério da irrelevância, no conjunto da apreciação das marcas, das suas componentes genéricas ou descritivas sendo que, nas marcas complexas, se deve privilegiar, sempre que possível, o elemento dominante.
Q. Pelo que não é verdade o entendimento na sentença impugnada de que “nenhuma das expressões assume preponderância, visto que nenhuma se encontra destacada” uma vez que a expressão PROPER na marca da Apelada é a única expressão com capacidade distintiva.
R. Sendo irrelevantes as expressões genéricas e descritivas – HOTELS e PORTUGAL – o que fica para a comparação é a expressão PROPER, único elemento da marca anterior, estando assim perante um caso evidente de imitação de marca.
S. Como se refere no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 24 de Fevereiro de 2022 no processo n.º 52/20.2YHLSB.L1-PICRS, disponível em www.dgsi.pt) “Também devem ser considerados irrelevantes no conjunto, as componentes genéricas ou descritivas, pois esses, como supra se referiu, não têm carácter distintivo, nem são passiveis de apropriação exclusiva”.
T. Além disso, como está também assente na doutrina e jurisprudência nesta matéria e aqui se resume nas palavras de Coutinho de Abreu, B.F.D.U.C., vol . LXXIII, 1997, pág. 145, em estudo sobre as Marcas: «(...) o risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como risco de associação. Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e produto). Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relação de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos)».
U. Assim, perante a marca PROPER HOTELS PORTUGAL, os consumidores, que já conhecem os hotéis PROPER da Apelante, serão levados a acreditar que aquela é uma marca da Apelante para distinguir um novo hotel em Portugal ou que se trata de uma marca em parceria ou colaboração com esta.
V. Recordando ainda que, para que se afirme a imitação de marca anterior, a semelhança entre as marcas em comparação deve ser tal que induza “facilmente o consumidor em erro ou confusão” sendo que “Esta possibilidade de erro fácil não deve ser apreciada partindo do pressuposto de que o consumidor tem na sua frente os símbolos das duas marcas para os confrontar” (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15 de Dezembro de 1979, in B.M.J. nº 284, pág. 242).
W. A comparação das marcas deve assim ser levada a cabo assumindo que o consumidor médio não tem as duas à frente para as confrontar pelo que identifica uma através da memória que tem da outra sendo o elemento distintivo das marcas o factor determinante para se avaliar as semelhanças e risco de confusão, devendo ser desconsiderados os elementos descritivos e genéricos.
X. O consumidor médio, ao confrontar-se com a marca PROPER HOTELS PORTUGAL para serviços de alojamento/hotéis e serviços relacionados, vai recordar-se dos hotéis PROPER da Apelante, que já conhece, uma vez que, desconsiderando os elementos HOTELS e PORTUGAL, vai identificar a expressão PROPER como elemento distintivo daquela, que mais não é do que uma reprodução do único elemento da marca anterior – PROPER / [image].
Y. Assim, uma marca com as características da marca n.º 722118 PROPER HOTELS PORTUGAL - destinada a assinalar “alojamento temporário; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de alojamento temporário; serviços de alojamento temporário”, na classe 43 - é susceptível de se confundir com a PROPER / [image] que assinala serviços idênticos na mesma classe.
Z. Ainda que, por hipótese meramente académica, não existisse o risco de o consumidor tomar um sinal pelo/s outro/s, existiria sempre risco de associação com a marca anteriormente registada uma vez que o elemento distintivo é o mesmo – PROPER – e se destinam a identificar serviços exactamente iguais.
AA. Ao contrário do entendimento do Tribunal a quo, que atribui a mesma importância, no sinal, a todos os elementos que compõem a marca requerida, sabemos que não é isto que acontece quando os consumidores se encontram perante uma marca que contém um elemento distintivo de outra que já conhecem, sendo os restantes elementos meramente descritivos e claramente indicativos dos serviços em causa e do local onde estes serão praticados, uma vez que o elemento que fica na memória é o tal elemento distintivo.
BB. Ou seja, um consumidor a quem é recomendado o hotel PROPER em Portugal da Apelante, ao ser confrontado com o PROPER HOTELS PORTUGAL da Apelada, pensará, obviamente que se trata da mesma entidade e do hote que lhe foi recomendado.
CC. Acresce que a marca requerida não tem qualquer elemento não-verbal que pudesse servir como uma âncora distintiva e, assim, auxiliar a destrinça.
DD. Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Novembro de 2024 no processo 202/21.6YHLSB.L1.S1, em www.dgsi.pt “quanto mais forte (arbitrária) for a marca anterior – quanto mais importante for o carater distintivo da marca anterior – maior será o risco de confusão e maior a exigência que deve colocar-se na “novidade relativa” da “nova marca”.
EE. Pelo que, perante a marca da Apelante composta unicamente pela expressão [image], sendo esta original, forte e consequentemente distintiva deverá concluir-se que a marca requerida PROPER HOTELS PORTUGAL é extremamente semelhante àquela o que irá certamente originar, em consequência, um grande risco de confusão ou associação.
FF. A utilização da marca em causa provocará inevitável confusão, sendo o público consumidor levado a pensar que esse sinal está relacionado consigo e com os seus serviços, ou que o seu uso foi autorizado por si, o que não é, de todo, o caso.
GG. A coexistência com a marca registanda não deixará de causar evidentes prejuízos à Apelante pois permitirá à Apelada beneficiar injustamente do crédito e renome desta, das suas marcas e dos seus produtos, bem como das variadas atuações que aquela vem promovendo ao longo dos anos nas suas atividades comerciais, com as quais conseguiu o reconhecimento e apreço dos consumidores pelos seus produtos.
HH. Esta situação configura, também a prática de atos de concorrência desleal que são suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue, nos termos da alínea a) do nº 1, do art. 311.º do CPI.
II. Encontrando-se claramente demonstrada a grave violação que resultaria se fosse concedido o registo de uma marca que ofende os mais elementares princípios da novidade e da leal e sã concorrência.
JJ. A sociedade Apelante Proper Hospitality, LLC., explora diversos hotéis nos EUA com o nome PROPER, há já longos anos, tendo também as suas marcas registadas nos EUA, na União Europeia, Canadá, China, Itália, México e Espanha, tanto para o termo verbal PROPER como para a sua versão estilizada [image].
KK. O uso pela Apelante do termo PROPER para hotéis, seja na versão nominativa ou mista ([image]), já vem de há vários anos datando os registos nos EUU de 2013.
LL. O surgimento de uma nova cadeia de hotéis que reproduz exatamente o mesmo termo PROPER irá certamente criar confusão, que inclui a possibilidade de associação, no consumidor.
MM. A Apelante é ainda titular em Portugal do registo de marca nacional N.º 733576 PROPER RESIDENCES, que designa serviços das Classes 35ª e 36ª, relacionados com gestão de apartamentos, condomínios e imóveis.
NN. A Apelante usa os termos PROPER e PROPER RESIDENCES em Portugal e na União Europeia há já longos anos com reconhecimento dos consumidores, o qual será posto em causa pela coexistência de um outro HOTEL PROPER em PORTUGAL.
OO. O consumidor português ou da União Europeia que conheça os hotéis PROPER, ao ser confrontado com um novo hotel PROPER em Portugal será seguramente levado a pensar que este tem a mesma origem comercial!
- 5.O recurso termina com o seguinte pedido: “Termos em que deve a presente apelação ser julgada procedente, revogando-se em consequência a douta sentença apelada, e recusado o registo da marca n.º 722118 PROPER HOTELS PORTUGAL”.
- 6.A Recorrida respondeu ao recurso pugnando, em suma, pela respetiva improcedência e consequente manutenção do decidido.
- 7.Em sede do presente recurso de apelação, foi cumprido o disposto nos artigos 657.º, n.º 2 e 659.º, do Código de Processo Civil.
II. Questões a decidir
i. A marca controversa constitui uma “imitação” da alegada marca prioritária?
ii. Com o registo da marca concedido à Recorrida, esta poderá praticar atos de concorrência desleal, independentemente de intenção, o que também deveria ter conduzido à recusa do respetivo registo?
