436/15.2YHLSB.L1-2 - Tribunal da Relação de Lisboa

Os pareceres que a lei processual admite, nos termos do art. 426.º do CPC, são elaborados por advogados professores ou técnicos, e deverão assentar sobre a matéria de facto fixada no próprio processo. Pelo que não podem ser consideradas pareceres, para esse efeito, decisões judiciais proferidas noutros processos, com base em matéria de facto diferente, ao menos parcialmente.

Propendemos a acompanhar a decisão recorrida quando reconheceu eficácia distintiva bastante ao sinal “MASTEROPTICAS”, mesmo quando confrontado com os sinais “MULTIOPTICAS” da recorrente. Essa distinção continua a ser adequadamente assegurada pelos elementos relevantes dos dois sinais em confronto, “MASTER”, versus “MULTI”, que se afiguram dificilmente confundíveis, mesmo que escritos em letra e cores semelhantes. Para mais, devendo ser considerado que a notoriedade de que goza o nome da recorrente lhe confere maior eficácia distintiva. E não devendo ser atribuído relevo à expressão “OPTICAS”, que é expressão da atividade exercida em todos os estabelecimentos de ótica, não identificando particularmente qualquer estabelecimento ou rede de estabelecimentos

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa

A, Unipessoal, Lda., com sede em Lisboa, requereu, ao abrigo do disposto no artigo 338-I.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), procedimento cautelar contra M. Unipessoal, Lda. e outro, identificados nos autos, pedindo que os mesmos fossem condenados a:

a) Cessar imediatamente a utilização da expressão “MASTEROPTICAS”, por qualquer meio, nomeadamente em tabuletas, letreiros, toldos, pinturas em montras e viaturas, embalagens, rotulagens de produtos, estojos e caixas, lápis e esferográficas, documentos comerciais, publicidade e na internet.

b) Retirar das suas lojas todos os suportes em que esteja aposta a expressão “MASTEROPTICAS”, abstendo-se de os utilizar ou facultar a terceiro a sua utilização, incluindo a estatueta decorativa com a figura de um optometrista.

c) Não usar o nome de estabelecimento “Master Ópticas” com as cores azul e amarelo ou de qualquer outro modo que seja confundível com os sinais “MULTIOPTICAS”.

d) Não utilizar a indicação de registo de marca com o nome de estabelecimento “Master Ópticas”.

e) Retirar do sítio da internet “masteropticas.pt” e dos perfis de facebook “Ópticas Masteropticas” e “Manuel Pombinho”, e de quaisquer outras páginas na internet, as fotografias reproduzidas no art. 24º deste requerimento inicial ou outras semelhantes e absterem-se de as publicar em qualquer outro sítio da Internet.

f) Pagar uma sanção pecuniária compulsória, a dividir em partes iguais entre a Requerente e o Estado, no valor diário de €200,00 por cada dia posterior ao trânsito em julgado da decisão da presente providência, em que os Requeridos não cumprirem alguma das providências a que forem condenados.

Pediu ainda a inversão do contencioso.

Alegou, em síntese:

É titular do registo da marca nacional nº 240646 “MULTIOPTICAS”, pedido em 22/04/1987 e concedido em 22/07/1991, para assinalar “serviços óticos” (classe 42);

É titular do registo de logótipo nº 15262 “MULTIOPTICAS”, pedido ao INPI em 24/08/1989 e concedido em 22/07/1991;

É titular do registo da insígnia de estabelecimento nº 13619 “

”, pedido ao INPI em 19/02/2002 e concedido em 09/04/2003, com a reivindicação de cores seguinte: «expressão “MULTIOPTICAS” em amarelo e branco; óculos em amarelo e elemento figurativo em azul com tracejado em amarelo e branco»

É titular do registo de marca nacional nº 360017

, pedido ao INPI em 13/11/2001 e concedido em 16/09/2003, para assinalar “aparelhos e instrumentos óticos; artigos de oculista, armação de óculos, óculos (ótica), lentes de óculos; aparelhos e instrumentos auditivos (classe 9ª) e “serviços óticos”;

Os sinais distintivos “MULTIOPTICAS” distinguem uma cadeia de estabelecimentos de ótica, com mais de duas décadas de atividade.

A MULTIOPTICAS é conhecida do grande público consumidor pela presença das suas lojas em todo o território nacional e em razão dos prémios e elevados investimentos em publicidade, comunicação e marketing;

A requerente e a requerida celebraram um acordo de franquia em 04/09/1990, tendo sido concedido à requerida a utilização da marca, nome e insígnia de estabelecimento “MULTIOPTICAS” nas suas lojas em Sines e Vila Real de Santo António;

Em 01/03/1991 celebraram outro acordo de franquia, semelhante ao anterior;

Em 30/01/1998 a requerida enviou à requerente carta a dizer não pretender continuar no grupo Multiópticas;

Na vigência dos contratos a requerida usou nas suas lojas o nome e insígnia da MULTIÓPTICAS, bem como suportes distintivos e decorativos, publicitários e promocionais com esse nome,

Em 12/02/1998 a requerida apresentou ao INPI o pedido de registo de nome de estabelecimento nº 42070 “Multióculos”, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 2-1998, de 29/05/1998;

Em 16/03/1998 a requerida pediu ao INPI a alteração desse nome de estabelecimento para “Master Ópticas”, e o novo pedido de registo foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 3-1998 de 30/06/1998;

Esse pedido de registo veio a ser concedido, por Acórdão da Relação de Lisboa em 19/02/2002;

Os requeridos dedicam-se à exploração de estabelecimentos de ótica que designam por “MASTEROPTICAS”, localizados em Sines, Santiago do Cacém, Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo;

O tipo de letra utilizado na expressão “MASTEROPTICAS”, é aproximado do que é utilizado na insígnia n.º 13.619 e na marca nacional n.º 360.017, da Requerente.

E as letras são de cor amarela, apostas em fundo de cor azul.

Nas lojas “MASTEROPTICAS” em Vila Nova de Mil Fontes e Cercal do Alentejo são utilizadas figuras decorativas com a figura ilustrando um optometrista.

Estas figuras são usadas como elementos decorativos em algumas lojas da rede “MULTIOPTICAS” e foram fornecidas à Requerida quando a mesma era franqueada desta rede.

A requerida utiliza a expressão “A visão em 1º lugar” associada à expressão “MASTEROPTICAS”.

A requerente usa a expressão “Nº1 em serviços ópticos” associada à expressão “MULTIOPTICAS”.

Em suma, os requeridos estão a usar a expressão “MASTEROPTICAS”, diferente do nome registado “Master Ópticas”, com os mesmos elementos decorativos que caracterizam os sinais da requerente, de forma a causar uma impressão de conjunto que induza os consumidores a estabelecer uma associação, que não existe, entre as suas lojas e as lojas da rede “MULTIOPTICAS”.

Para desse modo beneficiarem do crédito e da reputação da rede “MULTIOPTICAS”.

A requerida deduziu oposição, alegando, em suma:

Os factos 1 a 14 são verdadeiros, assim como os 16º a 24º.

Nunca teve estabelecimento em Via Real de Santo António.

Embora a grafia e as cores usadas apresentem algumas semelhanças, as expressões em confronto não são suscetíveis de confusão, aliás como foi decidido pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

A estatueta a que a requerente se reporta não está protegida por qualquer registo, podendo ser livremente usada.

A associação das expressões usadas - “A visão em 1º lugar” e “Nº1 em serviços ópticos”, não tem sentido, pois a da requerida visa atribuir importância à visão e a da requerente visa preocupação com a sua posição no mercado.

Os requeridos têm presença exclusiva em Santiago do Cacém, Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo, localidades onde não há lojas da requerente.

Em Sines, onde os requeridos têm presença e nome de mercado desde 1976, só há cerca de dois anos se instalou uma loja Multiópticas, esta sim, pretendendo fazer concorrência desleal aos requeridos, instalando-se nas proximidades da sua loja.

Conclui pela improcedência da providência cautelar.

Proferidas as provas oferecidas foi proferida decisão onde o procedimento cautelar foi julgado improcedente, com a absolvição dos requeridos do pedido.

Inconformada, a requerente apelou do assim decidido, tendo apresentado alegações rematadas por extensas conclusões, onde suscita a apreciação das seguintes questões:

- Em sede de matéria de facto:

O ponto 3 do elenco da matéria de facto deverá ser alterado, reproduzindo o que foi alegado no art. 4.º do requerimento inicial, que foi documentado e admitido pela requerida, passando a ter a seguinte redação:

«3- A Requerente é titular do registo de insígnia de estabelecimento n.º 13.619,

o qual foi pedido em 19/02/2002 e concedido em 09/04/2003, com a reivindicação de cores seguinte: «expressão “MULTIOPTICAS” em amarelo e branco; óculos em amarelo e elemento figurativo em azul com tracejado em amarelo e branco.»

Deverão ser aditados os seguintes factos, alegados nos art. 19.º e 32.º a 34.º do requerimento inicial, parcialmente documentados e também aceites pelos requeridos.

1- Nas lojas “MASTEROPTICAS” em Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo são utilizadas estatuetas decorativas, com a figura ilustrando um optometrista – Doc. n.º 30.

2- Essas estatuetas são usadas como elementos decorativos, que são colocados no exterior de algumas lojas da rede “MULTIOPTICAS” – Docs. n.ºs 34 e 35 (na pág. 2, a loja franqueada “MULTIOPTICAS PITA”, em Setúbal); Doc. n.º 36 (notícia publicada no jornal “O Templário”, de 15/06/2009, com o título “Roubaram o boneco da Multiópticas”).

3- As estatuetas que são usadas pela Requerida nas suas lojas, foram-lhe fornecidas pela MULTIÓPTICAS DE GESTÃO, S.A., quando era franqueada da rede “MULTIOPTICAS”.

- Em sede de direito, deverá concluir-se que os sinais de identificação e de decoração usados nos estabelecimentos da recorrida, no seu conjunto, são suscetíveis de induzir os consumidores a estabelecer uma associação, que é inexistente, entre esses estabelecimentos e a rede “MULTIOPTICAS”, dando origem a atos de concorrência desleal.

Com as suas alegações, a recorrente juntou documentos.

A apelada contra-alegou, opondo que a recorrente não cumpriu o ónus de concisão das conclusões, pelo que deveria ser convidada a sintetizá-las.

Defendeu, no mais, a improcedência do recurso.

Sendo o objeto dos recursos delimitado, em regra, pelas respetivas conclusões, ressalvadas as questões que sejam do conhecimento oficioso do tribunal, no presente recurso está em causa a apreciação das questões já acima identificadas, para onde agora se remete.

Preliminarmente, importa e verificar se a recorrente deve ser convidada a aperfeiçoar as conclusões e se devem ser admitidos os documentos juntos pela recorrente.

Vejamos:

I- O aperfeiçoamento das conclusões

Como se viu, a apelada defende que a recorrente não cumpriu o ónus de concisão das conclusões, pelo que deveria ser convidada a sintetizá-las.

O que justificou nos seguintes termos que, por comodidade, se reproduzem:

«A Recorrente formula 55 conclusões, ao longo de 13 páginas, reproduzindo em igual extensão e detalhe as alegações, ressalvado o introdutório onde se reproduz o essencial da decisão impugnada.

Estabelece o art. 639º do C.P.C. um ónus de concisão, determinando que o recorrente deve concluir, de forma sintética, com os fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão, devendo ser convidado a sintetizá-las se não cumprir esse ónus.

No caso dos autos, as conclusões formuladas constituem reprodução de quanto se alegou, não cumprindo o referido ónus de síntese e concisão, pelo que deve a Recorrente ser convidada a sintetizar essas conclusões com a cominação prevista no segmento final do nº 3 do art. 639º do C.P.C.»

Muito brevemente, reconhece-se alguma razão à apelada em relação a este ponto. A extensão das conclusões, desenvolvendo-se por treze páginas, é certamente excessiva quando confrontada com a extensão do texto das alegações, que ocupa cerca de vinte páginas, respeitando as restantes 10 a relatório, incluindo a matéria de facto fixada na decisão recorrida.

E as conclusões formuladas contêm, mais do que o enunciado das questões a resolver, uma versão, apenas mais reduzida, do texto das alegações, repetindo toda, ou quase toda, a argumentação ali aduzida.

O que não é o objetivo das conclusões.

Em todo o caso, essa questão mostra-se relativamente ultrapassada a partir do momento em que as questões a resolver já acima foram identificadas, entendendo-se que não se justifica o sugerido convite à reformulação das conclusões.

Havendo que passar à apreciação do objeto do recurso.

II- Os documentos juntos com o recurso

A recorrente requereu a junção aos autos de três documentos, constituídos por cópias de decisões judiciais proferidas em processo que instaurou contra a titular da marca “MAXIOPTICAS”, considerando que essa junção se tornou necessária em virtude do julgamento proferido em 1.ª instância, por ali ter sido julgado provado, sem ter sido alegado por qualquer das partes, que:

24- Nos autos nº 64/12.4TYLSB, que correram termos neste tribunal, por decisão também do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida em 12/03/2015, foi confirmada a sentença da 1ª instância que, por sua vez, tinha confirmado a decisão do INPI de concessão do registo da marca nº 48 394 “MAXIOPTICAS”, por entender que não existia confundibilidade dos nomes.

Considerando a recorrente que as referidas decisões judiciais, pela sua doutrina, equivalem substancialmente a pareceres de jurisconsultos.

Também muito brevemente, julga-se que esta junção de documentos não pode ser considerada fundada.

De facto, não procede a alegação de que a junção se tornou necessária em virtude do julgamento proferido em 1.ª instância, por ali ter julgado provada matéria de facto não alegada. Posto que a junção dos documentos não visa questionar o facto que, assim, foi julgado provado. Parecendo, antes, visar a ampliação dessa matéria de facto às situações que foram objeto de apreciação e de decisão nas sentenças cuja junção foi requerida.

E os pareceres que a lei processual admite, nos termos do art. 426.º do CPC, são elaborados por advogados professores ou técnicos, e deverão assentar sobre a matéria de facto fixada no próprio processo. Pelo que não podem ser consideradas pareceres, para esse efeito, decisões judiciais proferidas noutros processos, com base em matéria de facto diferente, ao menos parcialmente.

Nem se vê como é que o facto de, na decisão recorrida, ter sido julgado provado um facto não alegado poderia justificar a junção de pareceres jurídicos que em nada contendem com esse facto. Antes contendem com outros factos, julgados provados nessas decisões judiciais, que não podem ser aqui atendidos por não terem sido oportunamente alegados.

Os referidos documentos não podem, pois, ser admitidos, devendo ser desentranhados e apensos por linha.

III- A matéria de facto

Nos termos já referidos, a recorrente pretende que:

O ponto 3 do elenco da matéria de facto deve ser alterado, reproduzindo o que foi alegado no art. 4.º do requerimento inicial, que foi documentado e admitido pela requerida, passando a ter a seguinte redação:

«3- A Requerente é titular do registo de insígnia de estabelecimento n.º 13.619,

o qual foi pedido em 19/02/2002 e concedido em 09/04/2003, com a reivindicação de cores seguinte: «expressão “MULTIOPTICAS” em amarelo e branco; óculos em amarelo e elemento figurativo em azul com tracejado em amarelo e branco.»

E que devem ser aditados os seguintes factos, alegados nos art. 19.º e 32.º a 34.º do requerimento inicial, parcialmente documentados e também aceites pelos requeridos.

1- Nas lojas “MASTEROPTICAS” em Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo são utilizadas estatuetas decorativas, com a figura ilustrando um optometrista – Doc. n.º 30.

2- Essas estatuetas são usadas como elementos decorativos, que são colocados no exterior de algumas lojas da rede “MULTIOPTICAS” – Docs. n.ºs 34 e 35 (na pág. 2, a loja franqueada “MULTIOPTICAS PITA”, em Setúbal); Doc. n.º 36 (notícia publicada no jornal “O Templário”, de 15/06/2009, com o título “Roubaram o boneco da Multiópticas”).

3- As estatuetas que são usadas pela Requerida nas suas lojas, foram-lhe fornecidas pela MULTIÓPTICAS DE GESTÃO, S.A., quando era franqueada da rede “MULTIOPTICAS”.

Também sem necessidade de maiores considerações, julga-se que assiste razão à recorrente nesta parte. Os factos em causa foram efetivamente alegados, estão em parte documentados, foram aceites pela ora recorrida, e relevam para a decisão a proferir.

Devem, pois, ser aditados à matéria de facto indiciariamente provada.

A matéria de facto a considerar é, pois, a seguinte:

1- A Recorrente é titular do logótipo nº 15.262 “MULTIÓPTICAS”, concedido em 22/07/1991.

2- A recorrente é titular da marca nacional nº 240.646 “MULTIOPTICAS”, pedida em 22/04/1987 e concedida em 22/07/1991, destinada a assinalar “serviços óticos” na classe 42ª da Classificação Internacional de Nice.

3- A Requerente é titular do registo de insígnia de estabelecimento n.º 13.619,

o qual foi pedido em 19/02/2002 e concedido em 09/04/2003, com a reivindicação de cores seguinte: «expressão “MULTIOPTICAS” em amarelo e branco; óculos em amarelo e elemento figurativo em azul com tracejado em amarelo e branco.»

4- A Requerente é titular da marca nacional nº 360.017, com o seguinte sinal

, pedida em 13/11/2001 e concedida a 16/09/2003 para assinalar “aparelhos e instrumentos óticos; artigos de oculista; armação de óculos; óculos (ótica); lentes de óculos; aparelhos e instrumentos auditivos” (classe 9) e “serviços óticos” (classe 44).

5- Em 12/02/1998 a Requerida apresentou ao INPI o pedido de registo de nome de estabelecimento nº 42.070 “Multióculos”;

6- Em 16/03/1998 pediu ao INPI alteração desse nome para “MASTER ÓPTICAS”;

7- Contra a concessão desse registo pronunciou-se a ora Requerente.

8- Por Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19/02/2002, já transitado em julgado, foi o pedido de registo de nome de estabelecimento concedido à Requerida.

9- Os sinais distintivos “MULTIOPTICAS” distinguem uma cadeia de estabelecimentos de ótica, com mais de duas décadas de atividade, sendo presentemente constituída por 186 lojas, das quais 94 são da própria Requerente e 92 de franqueados pela Requerente.

10- A “MULTIOPTICAS” é conhecida do grande público consumidor pela presença das suas lojas em todo o território nacional e em razão dos prémios e dos elevados investimentos em publicidade, comunicação e marketing que faz regularmente, desde há vários anos.

11- No estudo de mercado intitulado «GrandVision – Global Brand Monitor», realizado pela empresa “Synovate”, no período de Janeiro a Junho de 2011, apurou-se que o sinal “MULTIÓPTICAS” já então era conhecido (“Total awareness”) por 97% dos inquiridos.

12- No mesmo estudo de mercado apurou-se que a “MULTIÓPTICAS” liderava todos os indicadores de conhecimento público e notoriedade (“Total awareness”, “Consideration”, “Visit” e “Purchase”) quando comparada com outros concorrentes do ramo de comércio óptico – “Grand Optical”, “Optivisão”, “Instituto Óptico”, “Vision Lab”, “Óptica Jumbo/Auchan”, “Óptica Well’s (Sonae)”, “Açain Afflelou” e “Independent optician”.

13- Nas lojas da Requerente e dos seus franqueados são usados elementos identificadores comuns, que permitem ao consumidor, em qualquer ponto do país, reconhecer facilmente uma loja “MultiÓpticas”, como por exemplo, serem grafadas num certo tipo de letras, com inclinação para a direita e em cor amarela, sobre um fundo de cor azul.

14- A Requerida é uma sociedade unipessoal por quotas e o Requerido é o seu sócio único e gerente.

15- O objeto social da requerida consiste no «Comércio a retalho de materiais de fotografia, cinema e de instrumentos de ótica, ótica, optometria, contactologia, naturopatia e comércio de produtos naturais, fitoterápicos, homeopáticos, produtos farmacêuticos, médicos, cosméticos e de higiene; importação e exportação».

16- Requerente e Requerida (então denominada MANUEL ANTÓNIO SOUSA POMBINHO, LDA) celebraram o “Acordo de Franquia”, em 04/09/1990, que foi subscrito pelo Requerido, em representação da Requerida – Doc. n.º 24.

17- Esse contrato teve por objeto, nomeadamente, a concessão à Requerida de autorização de utilização da marca, do nome e da insígnia de estabelecimento “MULTIÓPTICAS”, nas suas lojas em Sines e Vila Real de Santo António – cf. artigos “Primeiro”, ponto 1 e “Segundo” do “Acordo de Franquia”.

18- Em 01/03/1991, a MULTIÓPTICAS DE GESTÃO, S.A. e a sociedade “CENTRO OCULISTA DE MANUEL ANTÓNIO SOUSA POMBINHO, LDA” (anterior firma da Requerida), celebraram um segundo “Acordo de Franquia”, subscrito pelo Requerido em representação da franqueada, contrato esse que era semelhante ao acima referido, nomeadamente no referente ao direito de utilização da marca, do nome e da insígnia “MULTIÓPTICAS”, agora nas lojas da Requerida em Sines, Vila Nova de Milfontes e Odemira – Doc. n.º 25, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

19- Em 30/01/1998, o Requerido (na qualidade de sócio-gerente da sociedade Requerida) enviou ao Diretor de Franquia da Requerente uma carta informando que «(...) não pretendo continuar no Grupo Multiopticas a partir desta data» – Doc. n.º 26.

20- Durante a vigência desses contratos (entre 04/09/1990 e 30/01/1998), a Requerida distinguiu as suas lojas com o nome e a insígnia de estabelecimento “MULTIÓPTICAS”, e fez uso da marca “MULTIÓPTICAS”.

21- Na vigência dos referidos contratos de franquia, a Requerida utilizou nas suas lojas suportes distintivos e decorativos, publicitários e promocionais com o nome e a insígnia de estabelecimento “MULTIÓPTICAS”, que lhe foram fornecidos pela MULTIÓPTICAS DE GESTÃO, S.A. (por exemplo, esferográficas, sacos para óculos e estatuetas decorativas com a figura de um optometrista) e vendeu produtos e prestou serviços com a marca “MULTIÓPTICAS”.

22- A Requerida apresenta nas suas lojas as decorações exteriores representadas pelas seguintes imagens:

SINES:

SANTIAGO DO CACÉM:

VILA NOVA DE MILFONTES:

CERCAL DO ALENTEJO:

22- A - Nas lojas “MASTEROPTICAS” em Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo são utilizadas estatuetas decorativas, com a figura ilustrando um optometrista – Doc. n.º 30.

22- B - Essas estatuetas são usadas como elementos decorativos, que são colocados no exterior de algumas lojas da rede “MULTIOPTICAS” – Docs. n.ºs 34 e 35 (na pág. 2, a loja franqueada “MULTIOPTICAS PITA”, em Setúbal); Doc. n.º 36 (notícia publicada no jornal “O Templário”, de 15/06/2009, com o título “Roubaram o boneco da Multiópticas”).

22- C - As estatuetas que são usadas pela Requerida nas suas lojas, foram-lhe fornecidas pela MULTIÓPTICAS DE GESTÃO, S.A., quando era franqueada da rede “MULTIOPTICAS”.

23- Por Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19/02/2002 foi concedido o registo do nome de estabelecimento “Master Ópticas” à requerida, tendo-se entendido não existir confundibilidade deste nome com o da requerente.

24- Nos autos nº 64/12.4TYLSB, que correram termos neste tribunal, por decisão também do Tribunal da Relação de Lisboa, proferida em 12/03/2015, foi confirmada a sentença da 1ª instância que, por sua vez, tinha confirmado a decisão do INPI de concessão do registo da marca nº 48 394 “MAXIOPTICAS”, por entender que não existia confundibilidade dos nomes.

25- O estabelecimento de ótica dos requeridos situado em Sines, encontra-se ali há mais de 28 anos.

26- Os utentes do estabelecimento dirigem-se ali por ser o estabelecimento do Sr. Pombinho, no qual depositam toda a confiança.

27- O estabelecimento da requerente “Multiópticas” foi ali instalar-se há cerca de dois anos e muito próximo do dos requeridos.

Factos não provados:

a) Que a requerida pretenda praticar atos de concorrência desleal.

b) Que a requerida use a expressão Master Ópticas unificada para confundir o consumidor

O Direito:

Nos termos já referidos, nesta sede, está em causa saber se os sinais de identificação e de decoração usados nos estabelecimentos da recorrida, no seu conjunto, são suscetíveis de induzir os consumidores a estabelecer uma associação, que é inexistente, entre esses estabelecimentos e a rede “MULTIOPTICAS”, dando origem a atos de concorrência desleal.

A recorrente começa por referir que a decisão recorrida se limitou a fazer o confronto entre o sinal “MASTER ÓPTICAS” da recorrida e o sinal “MULTIOPTICAS”, da recorrente, quando o que está em causa é a forma concreta como sinal “MASTER ÓPTICAS” está a ser usado, em conjugação com outros elementos de decoração, nos estabelecimentos da recorrida, em termos que a recorrente considera serem suscetíveis de induzir os consumidores a estabelecer uma associação, que não existe, entre esses estabelecimentos e a rede de estabelecimentos “MULTIOPTICAS”.

Neste ponto, é um facto que a decisão recorrida assentou a sua fundamentação no confronto dos sinais “MASTER ÓPTICAS” da recorrida e “MULTIOPTICAS”, da recorrente, tendo desvalorizado, por descritivo, o elemento comum “ÓPTICAS”, e considerado que os elementos “MASTER” e “MULTI”, asseguravam a eficácia distintiva dos dois sinais.

Em todo o caso, no relatório da decisão recorrida, foi reproduzido o essencial da petição inicial, o mesmo se verificando na identificação da matéria de facto provada, em termos que não deixam dúvidas de que a questão dos autos foi devidamente compreendida na decisão.

E, já em sede conclusiva, a decisão recorrida teve em vista as muitas semelhanças que a recorrente alegou existirem entre as suas marcas e o nome do estabelecimento da recorrida, encontrando-se esta a usar tal nome, Master Ópticas, registado com dois vocábulos, unificado com o mesmo tipo de letra para confundir o consumidor.

Assim, julga-se que a decisão recorrida não se limitou a estabelecer o confronto entre os dois sinais nominativos, embora tenha centrado a sua atenção nesse confronto, tendo concluído que as diferenças asseguradas pelos elementos “MASTER” e “MULTI”, eram suficientes para prevenir a confusão, ou a associação entre os dois sinais, prevalecendo sobre as semelhanças existentes entre eles.

Sendo esta, no fundo, a questão a resolver nos presentes autos. Saber se os elementos “MASTER” e “MULTI” não asseguram a eficácia distintiva dos dois sinais em confronto, perante as semelhanças que foram invocadas, quanto à forma como a recorrida vem identificando, e também decorando, os seus estabelecimentos, visto também o facto de a ora recorrida já ter sido uma franqueada da rede “MULTIOPTICAS”.

Vejamos, acompanhando, as conclusões da recorrente:

6. A Requerida celebrou um contrato de franquia com a Requerente, em 1990 e cessou esse contrato em 30/01/1998 (factos provados 16 e 19) e em 12/02/1998 pediu o registo do nome de estabelecimento “MULTIÓCULOS”, que alterou para “MASTER ÓPTICAS” em 16/03/1998 (factos provados 5 e 6).

7. Menos de 2 meses volvidos sobre a cessação do contrato de franquia, os Requeridos não se limitaram a exercer o direito de substituir o nome “MULTIÓPTICAS” pelo nome “MASTER ÓPTICAS”, mas, diversamente, passaram a utilizar nos seus estabelecimentos uma decoração exterior, uma imagem que, no conjunto dos seus elementos, induz os consumidores que passam à sua porta a crerem que são estabelecimentos da cadeia nacional “MULTIÓPTICAS”.

8. Os Requeridos deixaram de pertencer à cadeia “MULTIÓPTICAS”, mas, logo de seguida, adoptaram uma tal decoração exterior que associa os seus estabelecimentos à rede nacional “MULTIÓPTICAS”.

(…)

42. Por outro lado, na douta sentença recorrida não se atribui nenhuma relevância ao facto de a Requerida ter sido uma franqueada da rede “MULTIÓPTICAS” – inclusivamente na cidade de Sines –, pelo que, nesse período, os estabelecimentos dos Requeridos eram também estabelecimentos “MULTIÓPICAS”.

Neste conjunto de conclusões, a recorrente invoca, como potenciador de confusão dos estabelecimentos da recorrida como estabelecimentos da rede “MULTIÓPTICAS”, o facto de os recorridos terem integrado aquela rede entre 04-09-1990 e 30-01-1998, período em que, nos termos que constam do ponto n.º 21 do elenco da matéria de facto, a ora recorrida utilizou nas suas lojas suportes distintivos e decorativos, publicitários e promocionais com o nome e a insígnia de estabelecimento “MULTIÓPTICAS”, que lhe foram fornecidos pela MULTIÓPTICAS DE GESTÃO, S.A. (por exemplo, esferográficas, sacos para óculos e estatuetas decorativas com a figura de um optometrista) e vendeu produtos e prestou serviços com a marca “MULTIÓPTICAS”.

Ora, sendo certo que a decisão recorrida não chegou a expressar qualquer tipo de consideração em relação a este ponto, julga-se que o argumento não é especialmente relevante. De facto, essa integração de estabelecimentos da recorrida na rede “MULTIÓPTICAS”, já cessou em Janeiro de 1998, sendo pouco plausível que exista memória dessa situação. Para além de que essa integração das lojas atuais, apenas abrangeu, no primeiro contrato, a loja de Vila Real de Santo António, que já não existe, e a de Sines, que já existia antes e que continua a ser preferencialmente procurada pela confiança depositada no requerido Manual António Pombinho. E, no segundo contrato a mesma loja de Sines e as lojas de Odemira, que também já não existe, e de Vila Nova de Mil Fontes, em relação à qual não existe maior informação.

Não se vê, assim, que possa fundadamente considerar-se que perdure na memória dos potenciais clientes destas lojas a memória do período em que as lojas de Sines e de Vila Nova de Mil Fontes foram lojas “MULTIÓPTICAS”.

Prosseguem as conclusões:

9. Pese embora o Tribunal a quo tenha dado como não provado «Que a requerida use a expressão Master Ópticas unificada para confundir o consumidor», subentende-se daí que «a requerida us(a) a expressão Master Ópticas unificada».

10. O nome de estabelecimento n.º 42.070, “Master Ópticas”, é constituído por dois vocábulos separados (e não unificados) e grafados com as letras “M” e “Ó” em maiúsculas e as restantes em letras minúsculas, e não é esse nome que os Requeridos estão a usar, mas um diferente.

11. Conforme se alegou no artigo 38.º a 51.º do R.I., a Requerente opõe-se à confusão e ao risco de associação que são causados pelo uso alterado do nome “Master Ópticas”, ao qual são adicionados elementos gráficos, figurativos (incluindo cores), visuais e decorativos, que caracterizam os sinais distintivos “MULTIÓPTICAS”. 12. Os Requeridos estão a usar o nome “MASTEROPTICAS”, nas fachadas das suas lojas – como se fosse uma única expressão – e redigem-na sem o acento agudo na letra “O”, diferentemente do nome que está registado.

13. Por outro lado, enquanto o nome “Master Ópticas” está registado com dois vocábulos, cada um deles iniciado por uma letra maiúscula, está a ser usado com todas as letras em maiúsculas, e com as letras “M” e “O” numa dimensão relativa maior que as restantes.

14. O nome que os Requeridos estão a usar é, por um lado, gráfica, fonética e visualmente muito diferente do que está registado, e, por outro, apresenta semelhanças gráficas maiores com os sinais anteriormente registados da Requerente do que o nome registado “Master Ópticas”:

MASTEROPTICAS

MULTIOPTICAS

15. Analisando as imagens dos estabelecimentos dos Requeridos que são reproduzidas no facto provado 22, constata-se que utilizam tabuletas com a expressão “MASTEROPTICAS”, do modo seguinte:

- as expressões “MASTER” e “OPTICAS” são unidas, formando uma única expressão;

- essas expressões são redigidas em letras maiúsculas;

- as letras “M” e “O” têm uma dimensão maior que as restantes letras.

16. O tipo de letra que a Requerida utiliza na grafia da expressão “MASTEROPTICAS” (vd. as referidas imagens) é aproximado do utilizado na insígnia n.º 13.619 e na marca nacional n.º 360.017, da Requerente:

17. O tipo de letra que é utilizado pela Requerida na expressão “MASTEROPTICAS” tem inclinação para a direita, o que também ocorre nos sinais distintivos “MULTIOPTICAS”, da Requerente.

18. A expressão “MASTEROPTICAS” que é utilizada pela Requerida nas tabuletas, montras de lojas e noutros suportes, é apresentada em letras de cor amarela, e é aposta sobre um fundo de cor azul – isso, quando a cor azul é a dominante na decoração exterior das lojas da Requerida, o que também acontece nas lojas da Requerente.

19. Os Requeridos utilizam a expressão “A Visão em 1.º Lugar”, associada à expressão “MASTEROPTICAS” e a Requerente (e os seus franqueados) utiliza(m) a expressão “N.º 1 EM SERVIÇOS ÓPTICOS”, associada à expressão “MULTIOPTICAS”, da marca nacional n.º 360.017.

20. Embora aquele “slogan” seja diferente e não confundível, em si mesmo, com o da Requerente, a sua utilização, no conjunto em que se integra, é mais um elemento a contribuir, até pelo seu posicionamento (vd. imagens do estabelecimento em Vila Nova de Milfontes) para uma imagem de conjunto que é claramente confundível com a marca da Requerente.

21. Os Requeridos estão a utilizar uma distribuição de cores que é igual à que caracteriza os sinais anteriormente registados da Requerente (e que corresponde à reivindicação de cores da sua insígnia de estabelecimento n.º 13.619): letras em cor amarela, sobre fundo azul.

Neste conjunto de conclusões a recorrente procede a um exame dos sinais em confronto, descrevendo, em termos que se afiguram corretos, os elementos de aproximação existentes entre eles. Elementos que, assim, se consideram verificados.

Mas daí não resulta que a recorrida esteja a usar um nome de estabelecimento diferente do que tem registado, mas apenas que alterou a grafia do nome registado, que continua a ser constituído pelas mesmas duas palavras, apenas justapostas e sem acento.

Procedimento que, nos termos do art. 261.º, n.º 4 do Código da Propriedade Industrial, é aceitável, salvo se ofender direitos de terceiro. O que passa por saber se as alterações assim introduzidas retiraram eficácia distintiva ao nome registado.

Prosseguindo, concorda-se que existem diferenças gráficas e visuais entre o nome registado e o nome que está a ser usado. No registo consta “Master Ópticas”, e o nome que está a ser usado é, aproximadamente, “MASTEROPTICAS”, com palavras justapostas, sem o acento na letra “O”, e com todas as letras maiúsculas, sendo as inicias de cada palavra de tamanho superior às demais.

Mas não se identificam diferenças fonéticas, parecendo antes que o nome registado e o nome em uso se pronunciam da mesma forma.

Também se reconhece que o nome “MASTEROPTICAS”, apresenta maiores semelhanças gráficas com o nome “MULTIOPTICAS” da recorrente, do que o nome registado “Master Ópticas”. Em especial quando integrado na insígnia de estabelecimento n.º 13.619,

, e na marca nacional nº 360.017, com o seguinte sinal

E, embora não tenham sido visualizadas imagens coloridas de estabelecimentos “MULTIÓPTICAS”, idênticas às juntas no art. 24 da petição inicial, para confirmar a semelhança das cores usadas, na composição dos sinais em confronto, está razoavelmente adquirido nos autos que as cores são as mesmas, e de tonalidades semelhantes, estando as da recorrente especificadas no registo.

Por fim, também está assente que a marca da recorrente surge acompanhada da expressão “N.º 1 EM SERVIÇOS ÓPTICOS” e que o nome usado pela recorrida nos seus estabelecimentos é acompanhado da expressão “A visão em 1º lugar”.

De tudo resultando que o nome “MASTEROPTICAS”, que os requeridos estão a usar na identificação dos seus estabelecimentos, apresenta maiores semelhanças gráficas com os sinais anteriormente registados da requerente do que o simples nome registado “Master Ópticas”.

Estando em causa saber se essas semelhanças, maiores ou menores, quando vistas no seu conjunto, são suscetíveis de induzir os potenciais clientes a estabelecer uma associação, que não existe, entre os estabelecimentos dos requeridos e a rede “MULTIÓPTICAS”.

A resposta a esta questão não será inequívoca, sabendo-se que já não foi pacífica a decisão que concedeu o registo “Master Ópticas”. Embora tenha sido pacífica a decisão, muito mais recente, que concedeu o registo da marca “MAXIOPTICAS”.

Tudo visto, propendemos a acompanhar a decisão recorrida quando reconheceu eficácia distintiva bastante ao sinal “MASTEROPTICAS”, mesmo quando confrontado com os sinais “MULTIOPTICAS” da recorrente. Essa distinção continua a ser adequadamente assegurada pelos elementos relevantes dos dois sinais em confronto, “MASTER”, versus “MULTI”, que se afiguram dificilmente confundíveis, mesmo que escritos em letra e cores semelhantes. Para mais, devendo ser considerado que a notoriedade de que goza o nome da recorrente lhe confere maior eficácia distintiva. E não devendo ser atribuído relevo à expressão “OPTICAS”, que é expressão da atividade exercida em todos os estabelecimentos de ótica, não identificando particularmente qualquer estabelecimento ou rede de estabelecimentos.

Nas conclusões seguintes, (22 a 26) a recorrente suscita a alteração da decisão sobre matéria de facto, nos termos já acima apreciados, prosseguindo:

27. Sendo as referidas estatuetas de um optometrista utilizadas nos estabelecimentos da rede da Requerente, para captar potencial clientela (cuja atenção é atraída pela natureza caricatural e comicidade do “boneco”), constituem um dos elementos decorativos distintivo dos estabelecimentos da rede “MULTIÓPTICAS”.

28. Os Requeridos admitiram que essas estatuetas lhes foram fornecidas pela Requerente, no âmbito da franquia que lhes autorizava a utilização dos sinais distintivos da rede de estabelecimentos “MULTIÓPTICAS” e dos elementos decorativos diferenciadores desses estabelecimentos.

29. Só pode ser tomado como acto de confusão (mais um) com os estabelecimentos da Requerente (acto de concorrência desleal, nos termos previstos no art.º 317.º, n.º 1, al. a) do CPI), a continuação da utilização das mesmas estatuetas pelos Requeridos, depois da cessação do contrato de franquia que a justificara.

Nesta conclusões está em causa saber se a utilização, em estabelecimentos da recorrida, de uma estatueta, representando a figura de um optometrista, que é utilizada, em algumas lojas da rede “MULTIÓPTICAS”, é mais um elemento de confusão com os estabelecimentos da recorrente.

A este propósito, foram aditados os seguintes factos, à matéria de facto assente:

22- A - Nas lojas “MASTEROPTICAS” em Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo são utilizadas estatuetas decorativas, com a figura ilustrando um optometrista – Doc. n.º 30.

22- B - Essas estatuetas são usadas como elementos decorativos, que são colocados no exterior de algumas lojas da rede “MULTIOPTICAS” – Docs. n.ºs 34 e 35 (na pág. 2, a loja franqueada “MULTIOPTICAS PITA”, em Setúbal); Doc. n.º 36 (notícia publicada no jornal “O Templário”, de 15/06/2009, com o título “Roubaram o boneco da Multiópticas”).

22- C - As estatuetas que são usadas pela Requerida nas suas lojas, foram-lhe fornecidas pela MULTIÓPTICAS DE GESTÃO, S.A., quando era franqueada da rede “MULTIOPTICAS”.

Considerando esta factualidade, também não se reconhece razão à recorrente neste ponto. Uma vez que não pode ser considerado assente, sequer indiciariamente, que os potenciais clientes de estabelecimentos de ótica identifiquem a referida estatueta como pertencente à rede “MULTIÓPTICAS” ou como elemento decorativo dos estabelecimentos desta rede. O simples facto de a estatueta ser encontrada em algumas lojas da rede “MULTIÓPTICAS”, não é bastante para levar os potenciais clientes a concluir que se trata de uma estatueta exclusiva da rede, posto que, ao menos aparentemente, a mesma não apresenta qualquer sinal de pertença à rede “MULTIÓPTICAS”, e, em si mesma, será plausivelmente associada a estabelecimentos de ótica, mas não particularmente a qualquer estabelecimento, ou rede de estabelecimentos.

Julga-se, assim, que a utilização da referida estatueta em lojas da requerida não induz a estabelecer associação entre estas lojas e a rede de lojas “MULTIÓPTICAS”.

Nas conclusões seguintes (30 a 33), a recorrente reafirma a suscetibilidade de confusão entre os seus sinais privativos e o nome alterado da recorrida, associado aos demais elementos decorativos dos estabelecimentos desta, questão já acima apreciada, não se identificando razões ou argumentos diferentes.

Nas conclusões 34 a 37, foi justificada a junção de documentos com o recurso, questão também já apreciada.

Nas restantes conclusões (38 a 55), para além de enunciar a sua pretensão, e de a justificar processualmente, a recorrente retoma a questão da confusão entre os sinais de identificação dos estabelecimentos da recorrida e os sinais privativos da recorrente, agora numa perspetiva de concorrência desleal.

Ora, tendo-se reconhecido que o sinal “MASTEROPTICAS” da recorrida, mesmo nos termos em que está a ser usado, confere eficácia distintiva bastante, mesmo quando confrontado com os sinais “MULTIOPTICAS” da recorrente, não pode ser considerada uma possibilidade relevante de confusão entre os sinais em confronto, que pudesse dar origem a que os estabelecimentos da recorrida pudessem ser confundidos com estabelecimentos da recorrente e beneficiar, por essa via, do crédito desta.

Concluindo-se, assim, que a decisão recorrida deve ser mantida, improcedendo o recurso.

Termos em que acordam em:

Não admitir nos autos os documentos, que foram juntos com as alegações de recurso, que serão desentranhados e apensos por linha.

Julgar improcedente a apelação, mantendo a decisão recorrida.

Custas pela apelante.

Lisboa, 28-04-2016

(Farinha Alves)

(Tibério Silva)

(Ezagüy Martins