327/12.9YHLSB.L1-1 - Tribunal da Relação de Lisboa

SUMÁRIO:

É de recusar o registo de uma marca/modelo nacional que apresenta semelhanças tais com modelo anterior já registado, de tal forma que o mais recente não se possa considerar como tendo singularidade e as semelhanças possam suscitar actos de concorrência desleal na comercialização deste novo produto.

(Sumário do relator)

Acordam do Tribunal da Relação de Lisboa:

Relatório

O Tribunal da Propriedade Intelectual, 1º Juízo, confirmou o despacho do Diretor de Marcas do INPI que indeferiu parcialmente o pedido de registo do desenho ou modelo nacional nº (...), requerido por RP, A & I Lda (requerentes, recorrentes).

Recorreram, pedindo que se determine ao INPI aquele registo, e subsidiariamente invocando nulidades. Não foram admitidas, por tardias, as contra-alegações de S.R., S.A.

Foram dispensados os vistos.

Cumpre decidir se a sentença enferma ou não das nulidades invocadas, e em caso negativo se o desenho ou modelo nacional nº (...) é ou não inteiramente original.

Fundamentos

Factos

O Tribunal recorrido deu como provados os seguintes factos:

1. Por despacho de 22 de Junho de 2012, o Ex.mo Senhor Director do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Directivo, publicado no Boletim da Propriedade Industrial a 28 de Junho de 2012, recusou parcialmente o registo do desenho ou modelo nacional nº (...), pedido a 21 de Outubro de 2011.

2. O registo do mencionado modelo, com a epígrafe “recuperadores de calor” foi recusado para assinalar o seguinte produto — classe 23-03 da classificação internacional de Locano: «equipamento para aquecimento, aquecedores para exterior».

3. Tem a seguinte configuração que se dá aqui por integralmente reproduzida:

(…)

4. Em data anterior à do pedido de registo desse desenho/modelo, encontrava-se já registado o desenho/modelo nacional nº (...), com a epígrafe “recuperador de calor a água para aquecimento central”, destinado a assinalar o seguinte produto — classe 23-03 da classificação internacional de Locano: «equipamento para aquecimento», pertencente a S.R., S.A., tendo a seguinte configuração, que se dá aqui por integralmente reproduzida:

(…)

5. A recusa, proferida após a apresentação de oposição à concessão do registo pela titular a que se alude em 4), fundamentou-se em, não obstante se entender que o desenho/modelo a que se alude em 1) não padecer de falta de novidade, não possuir carácter singular por reporte ao desenho/modelo a que se alude em 4), havendo perigo de gerar confusão do consumidor em geral.

Análise jurídica

Considerações do Tribunal recorrido

O Tribunal a quo fundamentou-se, em resumo, nas seguintes considerações.

Quanto às nulidades invocadas:

(Neste recurso) “só há lugar a dois articulados, seguindo-se a prolação de despacho final – e não de saneador ou saneador-sentença como o recorrente alude –, o que vale dizer que não há lugar à inquirição de testemunhas ou qualquer outra diligência probatória”.

(O recorrente vem ainda alegar que o modelo (...) não é o que consta do nº 3 dos factos provados). “No entanto é esse o desenho modelo que consta do sítio do INPI, ao qual, por razões técnicas informáticas, se copiou para os factos provados e que consta do processo administrativo”.

Quanto à questão de mérito:

No caso concreto, os desenhos/modelos em confronto consistem em recuperadores de calor de linhas rectilíneas, em forma de paralelepípedo. Daqui resulta que a impressão global que o desenho ou modelo registando suscita no utilizador informado — quando confrontado com os seus aspectos não técnicos e visíveis — não difere da impressão global causada a esse utilizador pelo desenho ou modelo da recorrida, donde existe fundamento para o seu registo ser recusado.

A referida impressão global não é abalada pelas diferenças existentes entre os dois modelos invocadas pelos recorrentes, que passam despercebidas ao consumidor se não tiver os dois desenhos/modelos lado a lado.

Por fim, uma vez que o desenho ou modelo que a recorrente pretende registar coincide, na impressão global que causa ao utilizador informado, com a causada pelo desenho ou modelo da recorrida, existe o risco de a recorrente praticar actos de concorrência desleal — artigo 317 do Código da Propriedade Industrial.

Verifica-se, pois, in casu, uma situação legal para recusar o registo do desenho ou modelo da recorrente.

Conclusões dos recorrentes

A isto, opõem os recorrentes as seguintes conclusões:

a) A douta sentença padece de nulidades decorrentes da falta de fundamentação de facto, ambiguidade e obscuridade e ainda por omissão de pronúncia nos termos da fundamentação que antecede e se dá aqui por integralmente reproduzida – nulidades nos termos do art. 615, nº 1, alíneas b), c) e d) do CPC em vigor;

b) Consequentemente, deve ser ordenada a baixa dos autos para suprimento das insuficiências de fundamentação, ao abrigo do disposto do art.º 712, nº 5 do CPC revogado, art. 662 do actual CPC;

c) Ao prescindir de audiência prévia, sem qualquer justificação, o Tribunal a quo violou o disposto nos artigos 591 e 593 do CPC;

d) O despacho saneador sentença é nulo porquanto, o estado do processo não permitia conhecer imediatamente o mérito da causa, sem a realização das diligências de instrução do processo e audiência final, o que viola o artigo 595, nº 1, alínea b) do CPC;

e) O M.mo Juiz “a quo” sustentou, e bem, que nestes autos, importa analisar e saber se, face ao desenho(s)/modelo(s) prioritário(s), o desenho/modelo nacional no (...) é ou não provido de carácter singular, não estando o Tribunal vinculado a argumentos, mas tão-só à apreciação dessa questão jurídica.

f) O modelo (...) não é o que consta do nº 3 dos factos dados como assentes, por erro do digno Juiz “a quo” pelo que se justifica a baixa dos autos para suprimento do erro, devendo ser declarado nulo o douto despacho saneador sentença, sendo nulos todos os actos processuais subsequentes, prosseguindo os autos com a elaboração de base instrutória e julgamento.

Ainda assim,

g) O M.mo Juiz “a quo” declara na parte final da sua douta fundamentação:

“No caso concreto, os desenhos/modelos em confronto consistem em recuperadores de calor de linhas rectílineas, em forma de paralelepípedo. Daqui resulta que a impressão global que o desenho ou modelo registando suscita no utilizador informado – quando confrontado com os seus aspectos não técnicos e visíveis – não difere da impressão global causada a esse utilizador pelo desenho ou modelo da recorrida donde existe fundamento para o seu registo ser recusado.”

“No caso concreto, os desenhos/modelos em confronto consistem em recuperadores de calor de linhas rectílineas, em forma de paralelepípedo. Daqui resulta que a impressão global que o desenho ou modelo registando suscita no utilizador informado – quando confrontado com os seus aspectos não técnicos e visíveis – não difere da impressão global causada a esse utilizador pelo desenho ou modelo da recorrida donde existe fundamento para o seu registo ser recusado.”

h) Confrontando os desenhos reproduzidos na matéria de facto sob os nos 3 e 4, a impressão que os desenhos causam no utilizador informado difere em absoluto pelo que se verifica erro de julgamento.

É que,

A definição de desenhos ou modelos consta do art. 173 do C. P. I. (e art. 3º, al. a) do Regulamento (CE) nº 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários), o qual tem a seguinte redacção:

“O desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação”

j) Para a definição legal de desenho ou modelo optou-se pela “aparência da totalidade ou de parte, de um produto – cfr. António Campinos e Luis Couto Gonçalves,

k) Em conformidade com a definição que antecede, o desenho ou modelo industrial protege a forma geométrica ou ornamental, factor de crucial importância pois a aparência/estética dos produtos é, cada vez, mais um elemento basilar do processo decisório conducente á aquisição.

l) O mesmo é imposto ao requisito da novidade, por expressa referência ao estado da arte (à semelhança das patentes), por outro, é imposto ao carácter singular quanto á análise de confundibilidade (à semelhança de marcas).

m) No caso em apreço, o requisito da novidade foi assumido desde logo pelo INPI e confirmado na douta decisão judicial. Não foi, porém, reconhecido o carácter singular sem que sejam apontadas ao desenho ou modelo características ou elementos de confundibilidade.

n) Resulta das normas dos arts. 177 e 178 do C.P.I. que os modelos industriais deverão obedecer a dois princípios basilares e essenciais do direito da propriedade industrial – novidade e singularidade;

o) O art. 178 do CPI estipula que o desenho ou modelo industrial apenas possui carácter singular se “(...) a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido ou de registo da prioridade reivindicada”., devendo ainda ser tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo.

p) Nas palavras de Denis Cohen “é indiferente que todas as características do modelo (desenho), tomadas individualmente, sejam já conhecidas. Mesmo neste caso, o desenho ou modelo pode apresentar carácter singular: será suficiente que essas diferentes características tenham sido combinadas, dispostas ou agenciadas entre elas de maneira que não tenha sido feita até então.

q) Ora, basta atentar na configuração dos desenhos com os nºs 3 e 4 da matéria de facto, para, se mais, notar diferenças nas linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da suas ornamentação” que tornam os dois modelos inconfundíveis quer no utilizador informado quer em qualquer utilizador.

r) A única característica em comum reside na frente rectangular mas, as linhas, a forma, a textura, os materiais aplicados, a foram como são ornamentados, um e outro, distinguem-se perfeitamente.

s) O Tribunal “a quo” utilizou a definição de utilizador informado nos conceitos propostos pelo Dr. António Campinos e Luís Couto Gonçalves: “O utilizador informado deve ser alguém conhecedor do sector de actividade em causa, em particular da tipologia de produtos onde o desenho ou modelo está incorporado. O seu nível de conhecimento em relação ao sector deve ser superior ao do consumidor médio, mas claramente inferior ao do criador que desenvolveu o desenho ou modelo”. Bárbara Quintela, acrescenta: “(...) utilizador que já tem conhecimento sobre a aparência do produto em causa, embora não ao nível de sabedoria que caracteriza um especialista.

t) Concordamos com esta definição que o Tribunal “a quo” também perfilha. Todavia, a conclusão a que chegou é totalmente inapropriada. Vejamos,

u) Sustenta o digno Tribunal “a quo” “No caso concreto, os desenhos/modelos em confronto consistem em recuperadores de calor de linhas rectilíneas, em forma de paralelepípedo”. Assim,

v) O digno Tribunal “a quo” teve apenas em conta o facto de os modelos serem de linhas rectilineas e em forma de paralelepípedo. Ora,

w) Seguidamente, a douta sentença consagra que “a referida impressão global não é abalada pelas diferenças existentes entre os dois modelos invocadas pelos recorrentes, que passam despercebidas ao consumidor se não tiver os dois desenhos/modelos lado a lado.” Ora,

x) Reconhece o M.mo juiz ”a quo” que os ora Recorrentes invocaram inúmeras diferenças entre os dois modelos e são essas diferenças que conferem aos dois modelos carácter singular e não permite confusões em qualquer consumidos e, muito menos, num utilizador informado.

y) O seu aspeto exterior, revelável à vista, na douta expressão do Tribunal da quo” revela dois modelos diferentes, de linhas rectilíneas mas de dimensão e apresentação diferentes, arestas diferentes tamanhos diferentes, acabamentos diferentes, áreas diferentes, tudo diferente bastando atentar no configuração que consta dos pontos 3. e 4. dos autos.

z) No douto despacho saneador, o M.mo Juiz “a quo” fixou os factos com base, unicamente, na prova documental, nomeadamente nos desenhos dos dois modelos em confronto e ignorou nessa fixação dos factos, toda a alegação das partes especificando os modelos pelo que não foi produzida prova documental quanto aos referidos e invocados factos.

aa) Lavrado o despacho saneador, fixados os factos pela forma descrita, resultou que a matéria de facto descrita é manifestamente insuficiente para uma decisão justa e adequada. E,

bb) Os Recorrentes invocaram factos mais que suficientes que a provarem-se, conforme pediu, conduziam a uma decisão completa oposta à que foi consagrada.

cc) Em suma, as caraterísticas do modelo JADE 700 dos Recorrentes reveladas nos desenhos transcritos nos pontos 3. e 4.da matéria de facto revelam o carácter singular dos desenhos/modelo dos autores, ora Recorrentes;

dd) Na p.i. os autores alegram diferenças entre os desenhos/modelo em comparação que o digno Tribunal “a quo” decidiu ignorar sem todavia os especificar;

ee) O Tribunal “a quo” tinha de proceder à organização da base instrutória e submeter os factos controvertidos a prova.

ff) Não o tendo feito verifica-se a nulidade da douta sentença por preterição de um acto processual funda-mental tanto mais que a teoria da aparência confere ao desenho/modelo dos Recorrentes diferenças que o singularizam.

Não há lugar a instrução

Como observa o tribunal recorrido, na tramitação especial destes processos na 1ª instância não há normalmente lugar a despacho saneador, diligências de instrução ou audiência final. De facto, deste tipo de decisões administrativas, há recurso de plena jurisdição para o tribunal da propriedade intelectual – art. 40.1 da CPI. Ouvida a parte contrária e o INPI, o tribunal profere decisão final, começando pelo saneamento da causa e decide do mérito com base na matéria constante do processo administrativo do INPI, que deverá conter todos os elementos necessários à decisão; e se não os contiver devolve o processo à autoridade administrativa, para os esclarecimentos que forem necessários – arts. 43-44 do CPI. Não há uma fase prévia de saneador nem de instrução. Não há organização de base instrutória: segue-se logo para a decisão final.

Mas desta decisão final, há recurso para a Relação, onde podem ser suscitados todos os meios de defesa do recorrente – art. 46 do CPI.

Improcede assim esta alegada nulidade.

É preciso corrigir o facto provado nº 3

Na sentença recorrida, a 1ª instância deu como provado fazer parte do desenho/modelo em causa o produto com a configuração reproduzida no facto 3 (fig. 2.1).

Embora a 1ª instância observe que se limitou a retirar a figura do sítio do INPI, consultando o processo administrativo a fls. 7, verifica-se que esta fig. 2.1 se refere ao produto nº 2 da requerente.

Mas não é o produto nº 2 que suscita parecer negativo ao INPI. Para o INPI, há aí diferenças “do ponto de vista da aparência” (fls.8 do processo administrativo).

Onde o parecer vê semelhanças é entre o produto nº 1 da requerente e os modelos (...) e (...) da S.R., S.A.: barras horizontais e configuração com manípulo de caraterísticas idênticas (fls. 6).

Segundo o parecer, o produto nº 1 tem novidade, mas não apresenta caráter singular, verificando- -se a possibilidade de concorrência desleal.

Torna-se assim necessário retificar o erro de escrita constante do facto provado 3., que passa a ser do seguinte teor:

3. Produto nº 1 do DOM (do desenho/modelo nº (...) do requerente) tem a seguinte configuração constante do processo administrativo, e que aqui se reproduz:

(…)

Com esta rectificação, improcede a segunda nulidade invocada e esta Relação julga provados os factos acima referidos.

Face a esta matéria provada, o recurso é improcedente

Feita aquela retificação do erro de desenho e do teor do facto 3, falece razão à objeção da recorrente, constante das suas conclusões h) e seguintes.

De facto, verifica-se que falta a este produto nº 1 referido neste novo facto 3 o requisito da singularidade, conforme resulta do art. 178 do CPI, e conforme nota o tribunal recorrido, na esteira do parecer do INPI, com que concordamos inteiramente. Esta falta de singularidade resulta, conforme refere o despacho do INPI (fls. 6), do seguinte:

- ambos os produtos têm barras horizontais lisas, com aros de remate com a mesma configuração e linhas;

- e as portas de ambos os produtos apresentam a mesma configuração, com um manípulo de abertura com careaterísticas idênticas.

Pelo que a impressão global suscitada no utilizador informado não difere da impressão global suscitada pelos referidos modelos (...) e (...) da S.R., S.A.. E estas semelhanças seriam suscetíveis de levar a atos de concorrência desleal, na medida em que o consumidor poderia confundir aquele e estes produtos, devido à impressão global causada pelos mesmos.

Ou seja, pelos motivos expostos, o recurso é improcedente.

A sentença deverá ser mantida, na parte em que confirma a recusa de registo do acima referido produto nº 1 da recorrente, o desenho/modelo nº (...).

Em suma:

É de recusar o registo de uma marca/modelo nacional que apresenta semelhanças tais com modelo anterior já registado, de tal forma que o mais recente não se possa considerar como tendo singularidade e as semelhanças possam suscitar actos de concorrência desleal na comercialização deste novo produto.

Decisão

Assim, e pelo exposto, acordamos em julgar improcedente o recurso.

Custas pela recorrente.

Processado e revisto.

Lisboa, 2015.02.10

João Ramos de Sousa

Manuel Ribeiro Marques

Pedro Brighton