108/16.0YHLSB.L1-2 - Tribunal da Relação de Lisboa

- A patente de invenção define-se como um título concedido pelo Estado ou por uma Organização internacional, em nome de um Estado, que atribui ou confere ao seu titular um exclusivo direito de exploração da invenção em equação ;

- o direito privativo reconhecido ao inventor requerente tem como contrapartida a revelação dos meios operacionais de execução e as características da sua invenção, passando aquele a deter um direito exclusivo de propriedade, que tem por objecto os conhecimentos técnicos ;

- a natureza ou qualidade da pessoa que deve proceder à apreciação do requisito da actividade inventiva, nos termos do nº. 2, do artº. 55º, do Cód. da Propriedade Industrial, em relação à qual a invenção não deva ser evidente, é aquele que possui conhecimentos normais e médios da técnica em causa, ou seja, não deve ser uma pessoa com uma capacidade distinta ou acima da média, com uma especial sapiência, pois, neste caso a actividade inventiva será apreciada segundo um critério muito rigoroso ;

- e, caso contrário, se essa pessoa for alguém que desconhece tudo da técnica em causa, a actividade inventiva será apreciada de maneira muito mais liberal, visto que para ela nada será evidente, pelo que o legal conceito de perito na especialidade reporta-se a um praticante comum, conhecedor do que é o conhecimento geral comum na área técnica em questão, com acesso ao que está disponível no estado da técnica ;

- para que a invenção seja protegida como coisa em sentido jurídico é necessário ou exigível que esta seja legalmente possível, lícita e preencha os requisitos de patenteabilidade, ou seja, a novidade, a actividade inventiva (originalidade) e a susceptibilidade de aplicação industrial ;

- a aferição do requisito ou pressuposto de patenteabilidade de actividade inventiva não é concretizada ou efectuada pelas diferenças entre a invenção patenteanda e o “estado da técnica mais próximo”, mas antes pela adopção da doutrina da abordagem problema-solução, carecendo a invenção de actividade inventiva se o perito na especialidade, partindo do problema e do estado da técnica mais próximo, chegar de forma óbvia á invenção.

ACORDAM os JUÍZES DESEMBARGADORES da 2ª SECÇÃO da RELAÇÃO de LISBOA o seguinte [1]:

I- RELATÓRIO

1- ANTÓNIO, Requerente no processo de pedido de registo da patente de invenção nacional nº. 107110, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, interpôs, nos termos dos artigos 39º e segs. do Cód. da Propriedade Industrial, recurso da decisão proferida, em 18/01/2016, pela Directora de Marcas e Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que recusou o pedido, alegando, em súmula, o seguinte:

- não se verificam os fundamentos invocados para a recusa da patente ;

- respondeu sempre às notificações recebidas do INPI, apresentando os seus argumentos quanto aos requisitos de patenteabilidade previstos no CPI e aos aspectos formais do pedido ;

- nunca foi notificado nos termos e para os efeitos do disposto no n.º6 do art. 68.º do CPI, com indicação dos concretos pontos ainda em dúvida, tendo dessa forma sido violado o seu direito de audiência prévia constitucionalmente consagrado, com a consequente nulidade da decisão recorrida ;

- a técnica do INPI que procedeu ao exame da patente não é um perito da especialidade, conforme previsto no art. 55.º do CPI ;

- pelo que a fundamentação da decisão recorrida foi elaborada em violação ao disposto naquela norma, revelando-se insuficiente ;

- o que equivale a falta de fundamentação, geradora de anulabilidade da decisão proferida ;

- o pedido de patente de invenção nacional n.º 107110 obedece aos critérios de patenteabilidade previstos no art. 55.º do CPI.

Conclui pela procedência do recurso interposto e, consequentemente, deve ser revogada a decisão de recusa do pedido de patente nacional nº. 107110, substituindo a mesma por decisão de concessão da patente.

2- Nos termos do artº. 43º, nº. 1, do Cód. da Propriedade Industrial, foi remetido aos presentes autos, constando por apenso – cf., termo de apensação de fls. 78 -, o Processo Administrativo que correu termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº. 107110.

3- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial veio apresentar resposta ao recurso interposto, conforme fls. 39 a 47, sustentando a decisão objecto de recurso e juntando documentos de várias comunicações mantidas com o Recorrente.

4- Conforme despacho de fls. 98, datado de 12/07/2016, foi indeferida a audição de dois técnicos indicados pelo Recorrente, concedendo-se-lhe prazo para juntar aos autos parecer ou pareceres técnicos, o que o Recorrente veio fazer a fls. 100 vº a 102.

5- Notificado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial de tal Parecer, veio apresentar resposta a fls. 104 a 108.

Conclui, pugnando pela “manutenção do indeferimento do pedido da patente nacional nº. 107110, não se vislumbrando (….) que se possam subscrever as conclusões constantes do «Relatório dos Peritos Electrotécnicos» que o recorrente juntou aos autos”.

6- Em 28/06/2017, foi proferida SENTENÇA, que concluiu com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, tudo visto e ponderado, julgo improcedente o presente recurso interposto António, e não revogo o despacho de 18.01.2016 da Directora da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial pelo qual foi recusado o seu pedido de patente de invenção nacional n.º 107110.

Custas pelo Recorrente.

Registe e notifique – cf., fls. 112 a 122.

7- Inconformado com o decidido, o Requerente interpôs recurso de apelação, em 18/09/2017, por referência à decisão prolatada.

Apresentou, em conformidade, o Recorrente as seguintes CONCLUSÕES:

“1) Decorre do teor dos artigos 10º e 10º-A, entre outros do CPI, que os actos praticados no âmbito do procedimento de patente e as comunicações entre o interessado e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial podem ser remetidos por correio ou por transmissão electrónica de dados.

2) Conforme resultou da factualidade provada, na sequência das notificações recebidas nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 68º do CPI, o recorrente remeteu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por correio, as respectivas respostas, dirigidas à Presidente do Conselho Directivo - a quem cabe a direcção do procedimento, órgão competente para a decisão final (artigo 55º do Código de Procedimento Administrativo).

3) As respostas não foram acompanhadas de qualquer taxa porquanto as respostas às notificações não continham qualquer alteração ao pedido nem qualquer documento a ser junto ao procedimento.

4) Assim sendo, contrariamente ao decidido pelo M.mo Juiz a quo, o recorrente respondeu à notificação remetida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos e para os efeitos previstos no artigo 68º n.º 5 do CPI.

5) E assim sendo, o fundamento invocado na decisão da recusa, de falta de resposta à notificação remetida nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 68º n.º 5 do C.P.I., nos termos do disposto no n.º 9 do mesmo artigo, não se verifica.

6) Ao decidir de forma diversa, a sentença recorrida viola o disposto nos artigos 10º, 10º-A, 68º, entre outros do CPI.

7) A falta de resposta e resposta insuficiente à notificação feita nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 68º n.º 5 do CPI são situações distintas e com consequências legais diversas, previstas nos n.ºs 8 e 9 do artigo 68º do CPI.

8) Seguindo o raciocínio do M.mo Juiz a quo, no sentido de que o recorrente, notificado nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 68º n.º 5 do CPI, apesar de remeter “as cartas” à Presidente do Conselho Directivo, não dá resposta às concretas objecções apontadas, a consequência não deveria ser a da recusa do pedido nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 68º do CPI mas sim a notificação do recorrente nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 68º n.º 6 do C.P.I

9) Não tendo o recorrente sido notificado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial nos termos e para os efeitos do n.º 8 do artigo 68º do C.P.I., violou-se o direito à audiência prévia e o princípio da legalidade –, tendo como consequência a nulidade da decisão de que se recorre.

10) Ao decidir julgar improcedente a violação do direito à audiência prévia, o M.mo Juiz a quo fez errada interpretação do artigo 68º do CPI, bem como violou o direito à audiência prévia e o princípio da legalidade.

11) Conforme decorre do teor do artigo 55º do CPI, o exame de invenção deve ser elaborado por um perito da especialidade, sob pena de violação de lei.

12) No caso em apreço, o examinador do processo foi a Drª R…. O…., licenciada em Engenharia de gestão tecnológica, especialização em tecnologia de construção de máquinas, que exerce funções de examinador de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial desde 17 de setembro de 2007.

13) O teor do relatório de exame de invenção é em todo equivalente ao teor do relatório de pesquisa, elaborado pelo examinador Dr. F…. D…., licenciado em engenharia mecânica, tendo exercido funções de examinador de patentes entre 14-11-2011 e 13-11-2014.

14) Visando o pedido de patente de invenção nacional n.º 107110 proteger um “processo e dispositivo de corte anti-inundação”, que se refere a um sistema para prevenção de inundações em habitações ou estabelecimentos comerciais, formado por uma válvula e um conjunto controlador/actuador que corta a água quando se verificam determinadas condições, deveriam os examinadores ter formação na especialidade de engenharia electrónica.

15) Na verdade, não sendo da especialidade de engenharia electrónica, não podem os peritos em causa emitir um parecer quanto aos requisitos da patenteabilidade e designadamente opinar quanto à sua novidade e à actividade inventiva – para o que necessitam ser peritos da especialidade, conforme expressamente se prevê no artigo 55º do C.P.I

16) Ao julgar improcedente este fundamento invocado pelo recorrente, o M.mo Juiz a quo violou o disposto no artigo 55º do C.P.I

17) Contrariamente ao decidido pelo M.mo Juiz a quo, entende o recorrente que não se verifica o segundo fundamento de recusa do pedido de patente porquanto se verificam os requisitos de patenteabilidade previstos no artigo 55º do CPI.

18) Em relação ao estado da técnica mais próximo, foi referenciada no exame de invenção a Patente JPH1026243A.

19) Embora estas patentes tenham um elemento em comum - ambas utilizam aparelhos e componentes já inventados - têm funções e finalidades diferentes.

20) A patente JPH1026243A apenas diz respeito a uma torneira automática, não corta outros circuitos de água, nem se auto-encerra em caso de avaria. Não é esse o seu propósito, ao contrário da patente recusada, cujo propósito é prevenir inundações e fugas de água, evitando consumos desnecessários.

21) Distinguem-se ainda quanto à forma de gestão das suas componentes (válvula de corte no seu conjunto), residindo nesse aspecto a actividade inventiva e a inovação da patente em análise. No sistema do recorrente não é necessário nenhum sensor de raios infravermelhos, nem é necessária a intervenção humana para pôr o dispositivo em funcionamento.

22) Além disso, o sistema da torneira implica uma electroválvula para fechar a corrente de água, enquanto no sistema do recorrente o fecho é providenciado através duma válvula mecânica, que é um passador, sendo que o motor uma vez accionado fecha a válvula mecanicamente.

23) Quando comparado o sistema inventado com os existentes de corte de água em situação de inundação, a diferença criativa está em que os sistemas tradicionais existentes, todos eles, pressupõem um equipamento próprio para o efeito, que usa uma cisterna no pavimento, munida de sensores de água, que accionam um sistema de rádio, o qual liga a uma centralina, que por sua vez determina o accionamento duma electroválvula. Este sistema obriga a uma instalação de raiz e ao uso duma electroválvula e dum sistema de rádio.

24) Na solução do recorrente, o aparelho é introduzido na canalização, após o contador da água, e é accionado pela simples passagem de água durante um período de tempo pré-determinado, por um comando mecânico do motor que fecha a válvula. O que faz accionar o corte não é a presença de água num sensor, mas sim o período de tempo (pré-determinado) em que ocorre uma corrente contínua de água, sem interrupção.

25) Na verdade, não existe nenhum módulo que faça a gestão destes aparelhos e componentes sem precisar de corrente eléctrica ou alteração da tubagem. O sistema criado é totalmente autónomo. 26) Acresce ainda que o sistema não necessita de instalação de raiz, podendo ser aplicado a qualquer instalação já existente. Pode ser aplicado no mesmo espaço destinado ao contador da água e à válvula de corte geral da água.

27) Esta invenção vai além do normal progresso da tecnologia, ou seja, o que se deduz simples e logicamente da técnica anterior, não sendo algo evidente.

28) Posto isto, o pedido de patente de invenção nacional n.º 107110 obedece aos critérios de patenteabilidade previstos no artigo 55º do C.P.I

29) Ao decidir de forma diversa, o M.º Juiz a quo violou o disposto no artigo 55º do CPI”.

Conclui no sentido do recurso merecer provimento e, consequentemente, ser a sentença revogada, substituindo-se a mesma por decisão de concessão da patente.

8- O recurso foi admitido por despacho de fls. 142, datado de 25/09/2017.

9- Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar, valorar, ajuizar e decidir.

II- ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Prescrevem os nºs. 1 e 2, do artº. 639º do Cód. de Processo Civil, estatuindo acerca do ónus de alegar e formular conclusões, que:

“1- o recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão.

2- Versando o recurso sobre matéria de direito, as conclusões devem indicar:

a) As normas jurídicas violadas ;

b) O sentido com que, no entender do recorrente, as normas que constituem fundamento jurídico da decisão deviam ter sido interpretadas e aplicadas ;

c) Invocando-se erro na determinação da norma aplicável, a norma jurídica que, no entendimento do recorrente, devia ter sido aplicada”.

Por sua vez, na esteira do prescrito no nº. 4 do artº. 635º do mesmo diploma, o qual dispõe que “nas conclusões da alegação, pode o recorrente restringir, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso”, é pelas conclusões da alegação do Recorrente Apelante que se define o objecto e se delimita o âmbito do recurso, sem prejuízo das questões de que o tribunal ad quem possa ou deva conhecer oficiosamente, apenas estando este tribunal adstrito à apreciação das questões suscitadas que sejam relevantes para conhecimento do objecto do recurso.

Pelo que, na ponderação do objecto do recurso interposto pelo Recorrente/Requerente, delimitado pelo teor das conclusões expostas, a apreciação a efectuar na presente sede consubstancia-se em aferir se deve ser proferida decisão de concessão da patente nacional nº. 107110 ao Requerente, nos termos em que esta foi requerida ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O que implica, in casu, no essencial, a análise das seguintes questões:

1) Da propriedade industrial e da patente ;

2) Dos requisitos, critérios ou pressupostos de patenteabilidade ;

3) Do iter procedimental para a concessão ou recusa das patentes.

III- FUNDAMENTAÇÃO

A- FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO

Na sentença apelada foram considerados provados os seguintes factos:

“1- Em 9.08.2013 António submeteu ao INPI o pedido de patente de invenção nacional a que foi atribuído o n.º 107110, e que tem por epígrafe “Sistema de corte anti-inundação”, dando-se aqui por integralmente reproduzido o teor daquele pedido, junto a fls. 15 a 36 do processo administrativo apenso;

2- Com data de 10.09.2013 foi expedida uma notificação do INPI ao requerente informando-o de que o pedido de patente de invenção apresentado não cumpre com as exigências legais constantes do art. 65.º do CPI e /ou formais constantes do despacho n.º 28670/2008 do Presidente do CD do INPI, e de que deveria até ao dia 11.11.2013 proceder á regularização dos aspectos mencionados – cfr. fls. 37 a 39 do processo administrativo apenso, cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

3- Em 29.10.2013 o recorrente respondeu requerendo a alteração de elementos essenciais do pedido, juntando o pedido cuja cópia consta de fls. 42 a 62 do processo administrativo apenso, cujo teor integral aqui se dá por reproduzido, sob a epígrafe “Processo e dispositivo de corte anti-inundação”;

4- Com data de 26.11.2013 pelo técnico superior do INPI, F…. D…., foi elaborado o “relatório de pesquisa de Portugal” e a opinião escrita que constam de fls. 68 a 74 do processo administrativo apenso e cujo teor integral aqui se dá por reproduzido e de que designadamente consta:

“(…) Tendo em consideração as situações acima identificadas de falta de clareza, apenas foram examinadas quanto ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade as reivindicações 1-3 e 9-11.

Novidade (art. 55.º, número 1):

Reivindicação 1 e dependentes:

Considera-se D1 como representante do estado da técnica mais próximo da matéria da reivindicação 1. D1 revela (referências ao documento citado entre parêntesis):

- Dispositivo adequado para corte anti-inundação (resumo) que compreende:

- uma válvula de corte geral de água (6),

- uma bateria de acumuladores (10) adequada para alimentação da válvula de corte geral de água (resumo),

- um hidrogerador (5) que gera energia sempre que haja consumo de água através de uma turbina e fornece energia à bateria de acumuladores (resumo),

- um temporizador (9),

- um sistema de rearme (resumo).

E D1 não se revelam as seguintes características técnicas:

- o hidrogerador é de corrente alterna.

A reivindicação 1 e suas dependentes gozam de novidade. Reivindicação 9:

Considera-se D1 como representante do estado da técnica mais próximo da matéria da reivindicação 9. D1 revela (referências ao documento citado entre parêntesis):

- o temporizador, após um período predeterminado, controlado através da geração de corrente pelo hidrogerador, emite um sinal de fecho de válvula de corte geral de água (resumo).

Todas as características técnicas da reivindicação 9 estão presentes em D1, logo, esta não goza de novidade.

Actividade inventiva (art. 55.º, número 2):

Reivindicação 1:

As características técnicas presentes na reivindicação 1 e ausentes de D1 (ver novidade) originam o seguinte efeito técnico:

- autonomia eléctrica do dispositivo;

O documento D1 fornece o efeito técnico presente na invenção pelo que o problema técnico objectivo a resolver consiste em:

- como alterar D1 de modo a atingir o mesmo efeito, mas de forma alternativa;

No entanto, é sabido, do conhecimento geral comum para esta área técnica, que os geradores eléctricos podem produzir corrente continua ou alterna. O uso de corrente continua ou alterna, e consequentemente o tipo de gerador escolhido, depende de considerações específicas do projecto em causa, que fazem parte das actividades do perito da especialidade. Recorrente a este conhecimento, o perito em dispositivos de prevenção de inundações poderia e alteraria a D1 de modo a alcançar o âmbito da solução aqui reivindicada. Assim, a reivindicação não implica actividade inventiva.

Reivindicação 9:

Como determinado anteriormente, a reivindicação 9 não goza de novidade e como tal não implica actividade inventiva.

Reivindicações 2-3 e 10-11: As reivindicações dependentes 2-3 e 10-11 reivindicam meras opções de projecto, não alterando o problema técnico objectivo já determinado, pelo que se mantém a objecção quanto á actividade inventiva para as reivindicações 1 e 9 e ao conjunto das mesmas com estas reivindicações.

Aplicação industrial (art. 55.º, número 3):

A invenção é susceptível de aplicação industrial por o seu objecto poder ser fabricado na indústria de dispositivos de prevenção de inundações.”

5- O pedido de patente de invenção foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º27/2015 de 9.02.2015.

6- Em 6.10.2015 foi elaborado pela técnica superior do INPI R… O…. o “Relatório de exame do pedido de patente de invenção nacional n.º 107110” que consta de fls. 81 a 87 do processo administrativo apenso e cujo teor integral aqui se dá por reproduzido, e de que designadamente consta,

“Fundamentação

Feita uma pesquisa suplementar ao estado da técnica, o documento encontrado na fase de relatório preliminar continua a ser relevante, por isto se mantenha as objecções anteriormente levantadas.”

reproduzindo o que já constava da opinião escrita referida em 4. e concluindo:

“Exame

Na sequência do exame ao presente pedido de patente, sou de parecer que:

Há objecções a concessão do pedido por:

Carecer de actividade inventiva

Não preencher os requisitos estabelecidos nos artigos 52.º, 53.º, 61.º, 62.º, 63.º, 118.º, 119.º 124.º ou 125.º do CPI.”

7. Com data de 6.10.2015 foi expedida uma notificação do INPI ao recorrente, que este recebeu, informando-o de que “o pedido de patente apresentado em 9.08.2013 e publicado no BPI n.º 27/2015 de 9.02.2015 não cumpre os requisitos de patenteabilidade referidos no art. 55.º (e/ou artigo(s) 62.º/61.º) do Código da Propriedade Industrial.

Para a sua regularização deverá: REIVINDICAÇÕES

- alterar as reivindicações de acordo com o relatório de exame anexo.

Assim, de acordo com o disposto no n.º5 do artigo 68.º do Código da Propriedade Industrial, deverá no prazo de 2 (dois) meses a contar da data desta notificação, proceder á regularização dos aspectos mencionados.

O incumprimento desta notificação no prazo estabelecido implica a recusa do respectivo pedido, nos termos do artigo 24.º, com referência ao n.º 9 do artigo 68.º do Código da Propriedade Industrial.

A resposta á presente notificação e respectivo pagamento poderão ser efectuados electronicamente, através dos serviços do Portal www.inpi.pt (sendo necessária a utilização de certificado digital) ou através da apresentação, presencial ou via postal, do formulário PatMut. – 3 e do respectivo meio de pagamento, no valor de €26,30 (se o acto for praticado por via electrónica) ou de €52,04 (se o acto for praticado via presencial/postal) ….

Sendo necessário algum esclarecimento adicional, poderá contactar-me pelo telefone (...) ou pelo e-mail (…). Informa-se, no entanto, de que os documentos enviados via e-mail não são considerados resposta a notificação, mas apenas os que forem submetidos pelo procedimento electrónico acima referido ou então apresentados directamente junto do INPI acompanhados do formulário PatMut. – 3, quer pessoalmente, quer por correio”;

8- Com data de 14.01.2016 foi elaborado, pela técnica superior do INPI R…… O…., o seguinte parecer (“Fundamentação do Parecer de Recusa do pedido de patente de invenção nacional n.º 107110”):

1. O presente pedido de PATENTE DE INVENÇÃO NACIONAL, de acordo com os elementos apresentados na data do pedido, 2013.08.09, visa proteger um “PROCESSO E DISPOSITIVO DE CORTE ANTI-INUNDAÇÃO”.

2. Realizado o exame da invenção prescrito pelo n.º 2 do art. 68.º do Código da Propriedade Industrial, foi o requerente notificado em 2015.10.06, nos termos do n.º5 do art. 68.º do CPI, pela notificação de referência DMP/01/2015/527499, devido ao incumprimento dos critérios de patenteabilidade de acordo com o art. 55.º, nomeadamente a falta de actividade inventiva.

3. Contactou-se telefonicamente o requerente a 2015.11.11 no sentido de relembrar o prazo limite para a resposta a notificação e de dar apoio no esclarecimento das correcções necessárias indicadas na notificação supracitada.

4. A esta notificação não foi apresentada qualquer resposta.

5. Face aos factos expostos, sou de opinião de que o presente pedido de patente de invenção nacional, deva ser recusado nos termos do artigo 24.º com referência ao n.º8 do artigo 68.º e nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 73.º do CPI.” – Cfr. fls. 9 do processo administrativo apenso;

9- Por despacho de 18.01.2016 da Directora da Direcção de Marcas e Patentes do INPI foi recusado o pedido de patente formulado pelo recorrente, “nos termos do artigo 24.º, com referência ao n.º9 do artigo 68.º” e “nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 73.º” de acordo com o “Relatório de Exame em anexo” – Cfr. fls. 8 do processo administrativo apenso;

10- Com data de 29.10.2015 o Recorrente enviou à Presidente do Conselho Directivo do INPI a carta cuja cópia consta de fls. 48 e 49 dos autos (doc. 1 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

11- Com data de 16.11.2015 pelo Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente foi enviada ao Recorrente a carta cuja cópia consta de fls. 51 a 53 dos autos (doc. 2 da resposta do INPI);

12- Com data de 20.11.2015 o Recorrente enviou à Presidente do Conselho Directivo do INPI a carta cuja cópia consta de fls. 54 a 57 dos autos (doc. 3 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

13- Com data de 26.11.2015 pelo Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente foi enviada ao Recorrente a carta cuja cópia consta de fls. 61 dos autos (doc. 4 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

14- Com data de 1.12.2015 o Recorrente enviou à Presidente do Conselho Directivo do INPI a carta cuja cópia consta de fls. 62 dos autos (doc. 5 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

15- Com data de 7.12.2015 pelo Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente foi enviada ao Recorrente a carta cuja cópia consta de fls. 63 dos autos (doc. 6 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

16- Com data de 11.12.2015 o Recorrente enviou à Presidente do Conselho Directivo do INPI a carta cuja cópia consta de fls. 64 dos autos (doc. 7 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

17- Com data de 16.12.2015 pelo Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente foi enviada ao Recorrente a carta cuja cópia consta de fls. 65 dos autos (doc. 8 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

18- Com data de 4.01.2016 o Recorrente enviou à Presidente do Conselho Directivo do INPI a carta cuja cópia consta de fls. 69 dos autos (doc. 9 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido;

19- Com data de 11.03.2016 por um Vogal do Conselho Directivo do INPI foi enviada ao Recorrente a carta cuja cópia consta de fls. 72 a 76 dos autos (doc. 10 da resposta do INPI), cujo teor integral aqui se dá por reproduzido.

20- Dá-se aqui por integralmente reproduzido o teor do documento junto a fls. 89 a 93, referente á patente JP H1026243A, que contém as seguintes reivindicações:

“1. An automatic faucet comprising a power generator which is rotated by a water flow flowing in a flow path and generates electric power, characterized in that a secondary battery for storing the electricity generated by the generator is provided, and in order to self-charge the secondary battery An automatic faucet characterized in that it automatically flows water in the road to rotate the generator.

2. An automatic faucet according to claim 1, wherein water is allowed to flow automatically into said flow passage periodically via a timer.

3. The automatic faucet according to claim 1 or 2, wherein when automatically flowing water into the flow path, the self-charging state is indicated by sound or light” .

B- FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO

- Da propriedade industrial e da patente

Definindo a função da propriedade industrial, prescreve o artº. 1º do Cód. da Propriedade Industrial [2] desempenhar aquela “a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza”.

Como uma emanação da propriedade intelectual, a qual é definida como “criações do espírito humano, concebidas pela imaginação e pela capacidade criativa do homem, apoiadas no conhecimento e nos investimentos em recursos humanos e materiais”, a propriedade industrial “compreende as invenções, as marcas, os desenhos e modelos industriais, os nomes e insígnias de estabelecimento, os logótipos, as denominações de origem, as indicações geográficas e a repressão da concorrência desleal”.

A função da propriedade industrial é, deste modo, “relativa ao conjunto de pessoas que vivem em comunidade ; é uma função relativa à sociedade e, portanto, uma função social”. E, sendo os direitos de propriedade industrial direitos de clientela, estes “caracterizam-se por uma exclusividade, um monopólio. Constituem, a par dos direitos pessoais e reais, uma terceira categoria de direitos.

Diferem dos direitos pessoais porque são oponíveis a todos:

A patente pode, com efeito, impedir quem quer que seja de fabricar o produto protegido ou a utilização do processo coberto pela patente” [3] .

A protecção das criações, em virtude da competitividade tecnológica, “em virtude de tratar de invenções, criações, desenvolvimento de tecnologia” traduz-se em “controlar os modernos meios de produção. Controlar a tecnologia e os meios de produção é sobretudo ter poder” [4].

Deste modo, tudo se inicia com as invenções, que são, em geral, “o resultado da investigação técnica ou científica, realizada por pessoas singulares ou colectivas, incluindo nestas os organismos de investigação, públicos ou privados”.

As invenções constituem, assim, “uma das bases da inovação, a qual consiste em fazer coisas diferentes ou fazer as mesmas coisas de outra maneira”, pelo que as “bases da inovação são a criatividade e a capacidade inventiva, apoiadas no conhecimento”, passando a invenção a inovação “quando se introduz, no mercado, um novo produto, ou uma nova qualidade do produto, com o qual os consumidores ainda não estão familiarizados” [5].

Ou, por outras palavras, “a invenção surge como um ensinamento para uma acção planeada, com a utilização das forças da natureza susceptíveis de serem dominadas, para a obtenção de um resultado causal previsível” [6]

Ora, a forma de proteger tal inovação opera-se através da patente, legalmente definida no artº. 51º nos seguintes termos:

“1- Podem ser objecto de patente as invenções novas, implicando actividade inventiva, se forem susceptíveis de aplicação industrial, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica, ou que contenha matéria biológica, ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica.

2- Podem obter-se patentes para quaisquer invenções, quer se trate de produtos ou processos, em todos os domínios da tecnologia, desde que essas invenções respeitem o que se estabelece no número anterior.

3- Podem igualmente ser objecto de patente os processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos.

4- A protecção de uma invenção que respeite as condições estabelecidas no n.º 1 pode ser feita, por opção do requerente, a título de patente ou de modelo de utilidade.

5- A mesma invenção pode ser objecto, simultânea ou sucessivamente, de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade.

6- A apresentação sucessiva de pedidos mencionada no número anterior apenas pode ser admitida no período de um ano a contar da data da apresentação do primeiro pedido.

7- Nos casos previstos no n.º 5, o modelo de utilidade caduca após a concessão de uma patente relativa à mesma invenção”.

Patente define-se, assim, como “um título jurídico que pode ser concedido a qualquer invenção de natureza técnica, desde que seja nova, envolva uma atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial. Uma patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de fabricar, utilizar ou vender a invenção sem a sua autorização. O sistema de patentes incentiva as empresas a fazer os investimentos necessários na inovação e encoraja os cidadãos e as empresas a consagrar recursos à investigação e ao desenvolvimento”.

Em termos europeus, “as invenções técnicas podem ser protegidas por patentes nacionais concedidas pelas autoridades competentes nacionais, ou por patentes europeias concedidas a nível central pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP), o ramo executivo da Organização Europeia de Patentes, que conta atualmente com 38 Estados contratantes” [7], ainda que presentemente a União Europeia não seja membro desta organização.

Todavia, “após anos de discussões entre os Estados-Membros, o Parlamento e o Conselho aprovaram, em 2012, a base jurídica de uma patente europeia com efeito unitário («patente unitária»)”, obtendo-se, assim, um acordo internacional entre os Estados-Membros para a criação de uma jurisdição única e especializada em patentes.

A patente de invenção define-se, assim, como “um título concedido pelo Estado ou por uma Organização internacional, em nome de um Estado, que confere ao seu titular um direito exclusivo de exploração da invenção de que é objecto”.

Decorre que ao “inventor que traz à Sociedade um novo produto ou um novo processo, é reconhecido, a seu pedido, um direito privativo, em contrapartida da revelação das características e meios de execução da sua invenção”, analisando-se tal direito exclusivo “como um direito de propriedade que incide sobre os conhecimentos técnicos”.

Pelo que, na doutrina moderna, a patente de invenção configura-se como “um contrato estabelecido entre o Estado e o inventor, segundo o qual o inventor se compromete a dar a conhecer a sua invenção em proveito da Sociedade e o Estado, em contrapartida, se compromete a atribuir-lhe, durante um certo tempo, um direito exclusivo da sua invenção”.

Sendo que, do ponto de vista económico, “os direitos de propriedade industrial integram os activos intangíveis ou direitos de propriedade incorpórea das empresas, os quais, no quadro da nova economia, apoiada no conhecimento, adquiriram uma importância superior aos activos físicos ou tangíveis, aos direitos de propriedade corpórea” [8] [9].

A patente protege, assim, “o seu titular contra a reprodução e comercialização da invenção patenteada, por terceiros, bem como, a comercialização, por estes, de uma invenção na qual foi introduzida elementos novos que constituem equivalentes de um ou alguns elementos da invenção patenteada, cuja função e o resultado final alcançado é essencialmente idêntico” [10] [11].

Em guisa conclusória, podem assim ser objecto de patente “as invenções, quer se trate de produtos ou de processos, em todos os domínios da tecnologia, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica ou que contenha matéria biológica ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica, desde que essas invenções:

a. Sejam novas ;

b. Impliquem actividade inventiva ;

c. Sejam susceptíveis de aplicação industrial” [12],

encontrando-se as limitações quanto ao objecto e quanto à patente legalmente configuradas nos artigos 52º e 53º.

Deste modo, “para ser patenteável , o mesmo é dizer, para que a invenção seja protegida como coisa em sentido jurídico, é necessário que esta seja legalmente possível, lícita e preencha os requisitos de patenteabilidade, ou seja, a novidade, a actividade inventiva (originalidade) e a susceptibilidade de aplicação industrial” [13].

Ou, conforme aduz aresto desta Relação datado de 01/10/2009 [14] , a invenção tem que apresentar as seguintes características fundamentais:

“a. O carácter inventivo, já que as leis sobre patentes visam proteger a criação que não possa ser obtida como consequência normal e lógica dos conhecimentos ou do estado das técnica em determinado momento, o que significa que a invenção deve ultrapassar a técnica industrial corrente ou a capacidade ou faculdades normais de um perito médio na matéria;

b. A novidade, já que a invenção para ser patenteável não pode estar compreendida no estado da técnica. Esta compreende, segundo LUÍS M. COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal, 2ª ed. 82, a descrição, utilização ou qualquer outro meio de divulgação, clara e inequívoca, de uma invenção que represente, substancialmente, a mesma solução para o mesmo problema técnico.

AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, O Objecto da Invenção, Coimbra Editora, 1970, 16, defendia que a novidade não poderia considerar-se como um requisito autónomo da invenção, mas como uma parte de um todo que é o carácter inventivo, pois para que a invenção possua carácter inventivo, necessário se torna que possua novidade. A verdade é que, a invenção terá de ser uma criação do seu autor, não podendo constituir a repetição de uma criação alheia.

c. O carácter industrial ou a aplicação industrial, visto que a invenção terá de servir de base a uma indústria, entendida na sua acepção mais ampla, ligada ao conceito de produção, independentemente, no entanto, do seu valor comercial ou económico”.

- Dos requisitos, critérios ou pressupostos de patenteabilidade

Os requisitos da patenteabilidade, já supra enunciados, encontram-se legalmente tipificados no artº. 55º, o qual consigna que:

“1- Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica.

2- Considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.

3- Considera-se que uma invenção é susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura” (sublinhado nosso).

Deste modo, nas palavras de Carlos Olavo [15], são quatro os requisitos cumulativamente exigíveis para a concessão de uma patente, nomeadamente:

“a) que se trate de uma invenção;

b) que essa invenção seja nova;

c) que implique actividade inventiva;

d) que seja susceptível de aplicação industrial (artigo 55.º, do CPIndustrial)”.

Apreciemos, singularmente, dois dos requisitos, ora em controvérsia e apreciação na apelação interposta.

O conceito de novidade alicerça-se numa definição negativa, ou seja, o que não está compreendido no estado da técnica.

Esta, por sua vez, é tipificada no artº. 56º, no sentido do estado da técnica ser “constituído por tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio.

2- É igualmente considerado como compreendido no estado da técnica o conteúdo dos pedidos de patentes e de modelos de utilidade requeridos em data anterior à do pedido de patente, para produzir efeitos em Portugal e ainda não publicados”.

Deste modo, para a propriedade industrial, a novidade deve “ser considerada objetivamente, ou seja, só é considerado novo aquilo que não está compreendido no estado da técnica”, pelo que inovador “é aquele produto que não se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente.

Destarte, a difusão de informação a respeito da invenção ou modelo de utilidade, em qualquer parte do mundo, torna inválido pedido de patente. Por exemplo, comercializar uma invenção antes de promover seu registro é divulgá-la correndo o risco de se perder a possibilidade de exploração económica” [16] [17].

Relativamente ao conceito de actividade inventiva, a sua implicação ou a não evidência “aprecia-se em relação ao estado da técnica”, pelo que trata-se, consequentemente, “de comparar a invenção com o estado da técnica, conforme se definiu anteriormente em relação ao critério da novidade”. Decorre, assim, que “o estado da técnica considerado para a apreciação da actividade inventiva é o mesmo que se tem em conta para a apreciação da novidade da invenção” [18].

O requisito em apreciação – da actividade inventiva -, “foi inserido para dar cumprimento aos princípios estabelecidos pela Convenção de Paris, que é o tratado mais antigo que está em vigor, datando do ano de 1883” [19].

Por sua vez, o critério da evidência deve traduzir o:

• “que não vai mais além que o progresso normal da tecnologia;

• que segue simplesmente o percurso lógico do desenvolvimento do estado da técnica.

• que não implica exercício de nenhuma habilidade acrescida mais, do que aquela que é esperada de qualquer pessoa” [20].

Deste modo, equacionando-se que cada invenção é uma solução para um problema técnico, deve-se:

1. “Determinar o Estado da Técnica mais Próximo (CPA) ;

2. Baseado neste CPA, estabelecer o problema técnico objectivo (OTP) ;

3. Considerar se a invenção reivindicada, partindo do CPA e tendo em conta o OTP, seria óbvia para um perito na matéria” [21] [22].

A natureza ou qualidade da pessoa que deve proceder a tal apreciação, ou seja, em relação à qual a invenção não deva ser evidente, legalmente qualificada como perito na especialidade, era referenciada na Convenção de Munique sobre a Patente Europeia como o “homme du métier”, que originou aquela definição legal na ordem jurídica interna.

Deste modo, “se essa pessoa for um sábio, é evidente que a actividade inventiva será apreciada segundo um critério muito rigoroso ; ao contrário, se essa pessoa for alguém que desconhece tudo da técnica em causa, a actividade inventiva será apreciada de maneira muito mais liberal, visto que para ela nada será evidente.

Assim, o perito na especialidade ou o técnico da especialidade em relação ao qual se deve apreciar a actividade inventiva é aquele que possui os conhecimentos normais e médios da técnica em causa” (sublinhado nosso) [23].

Donde decorre que o conceito de perito na especialidade deve reportar-se a “um praticante comum, conhecedor do que é o conhecimento geral comum na área técnica em questão”, que “tem acesso a tudo o que está disponível no estado da técnica” e que “tem as capacidades normais para a realização de trabalho de rotina, mas não tem capacidade inventiva”, sendo que “em certas áreas técnicas o perito pode ser idealizado como uma equipa, em vez de uma só pessoa” [24].

Resulta assim que, “além do requisito da novidade, exige a lei que a invenção produza “um efeito inovador tal que mesmo um perito na matéria a tenha como inovadora face ao estado da técnica”, pois que, mesmo que o invento seja novo, poderá ele “comportar ou não uma actividade inventiva”, não existindo neste caso a inovação quando “seja obviamente decorrente do estado da técnica, isto é, se um perito na especialidade deduzir logicamente o efeito inovador da tecnologia conhecida”, efeito inovador só existiram, “se um perito da especialidade, na posse de toda a informação constitutiva do estado actual da técnica respectiva, não deduzir obviamente dele a inovação que se pretende ver reconhecida com a invenção” [25].

Ou seja, existirá actividade inventiva “quando a criação não possa ser obtida como consequência normal e lógica dos conhecimentos ou do estado da técnica no momento a considerar, o que significa que a invenção deve ultrapassar a técnica industrial corrente ou a capacidade ou faculdades de um perito na matéria, isto é, que um perito não seja capaz de chegar, de uma maneira evidente, a um mesmo resultado, no momento da solicitação da concessão (significando-se assim que não haverá actividade inventiva quando a invenção não vai além do programa normal da técnica e que mais não é que o resultado óbvio, manifesto e lógico do estado da técnica, ao tempo do pedido)”[26].

Pelo que, acrescenta o mesmo autor, “o ponto essencial, é determinar se o perito, em condições normais, teria chegado àquela solução e não já apreciar se ele podia chegar a essa solução (o chamado critério would/could approach)–apresentado o problema, considerado o estado da técnica e analisada a solução técnica proposta, apreciar-se-á até que ponto a solução apresentada se distancia suficientemente do estado da técnica e não estaria ao alcance de um perito na especialidade (de acordo com o referido critério)” [27]

- Do iter procedimental para a concessão ou recusa das patentes

No processo de patente, a forma do pedido vem exposta no artº. 61º, enunciando o normativo seguinte – 62º -, acerca dos documentos a apresentar, nos seguintes termos:

“1- Ao requerimento devem juntar-se, redigidos em língua portuguesa, os seguintes elementos:

a) Reivindicações do que é considerado novo e que caracteriza a invenção;

b) Descrição do objecto da invenção;

c) Desenhos necessários à perfeita compreensão da descrição;

d) Resumo da invenção.

2- Os elementos referidos no número anterior devem respeitar os requisitos formais fixados por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

3- As reivindicações definem o objecto da protecção requerida, devendo ser claras, concisas, correctamente redigidas, baseando-se na descrição e contendo, quando apropriado:

a) Um preâmbulo que mencione o objecto da invenção e as características técnicas necessárias à definição dos elementos reivindicados, mas que, combinados entre si, fazem parte do estado da técnica;

b) Uma parte caracterizante, precedida da expressão «caracterizado por» e expondo as características técnicas que, em ligação com as características indicadas na alínea anterior, definem a extensão da protecção solicitada.

4- A descrição deve indicar, de maneira breve e clara, sem reservas nem omissões, tudo o que constitui o objecto da invenção, contendo uma explicação pormenorizada de, pelo menos, um modo de realização da invenção, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria a possa executar.

5- Os desenhos devem ser constituídos por figuras em número estritamente necessário à compreensão da invenção.

6- O resumo da invenção, a publicar no Boletim da Propriedade Industrial:

a) Consiste numa breve exposição do que é referido na descrição, reivindicações e desenhos e não deve conter, de preferência, mais de 150 palavras;

b) Serve, exclusivamente, para fins de informação técnica e não será tomado em consideração para qualquer outra finalidade, designadamente para determinar a extensão da protecção requerida.

7- Os elementos previstos nos números anteriores podem ser apresentados em língua inglesa, notificando-se o requerente, nos termos do artigo 65.º, para apresentar uma tradução para a língua portuguesa” (sublinhado nosso).

Prevendo acerca do exame quanto à forma e quanto às limitações, aduz o artº. 65º que:

“1- Apresentado o pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é feito exame, quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objecto ou à patente, no prazo de um mês, para verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 52.º, 53.º e 61.º a 63.º

2- Caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial verifique que existem no pedido irregularidades de carácter formal ou que existem limitações quanto ao objecto ou à patente, o requerente é notificado para corrigi-las no prazo de dois meses.

3- Se o não fizer no prazo estabelecido, o pedido é recusado e publicado o respectivo despacho no Boletim da Propriedade Industrial, não havendo, neste caso, lugar à publicação prevista no artigo 66.º” (sublinhado nosso).

A realização do exame e relatório de pesquisa ao estado da técnica encontra-se previsto no artº. 65º-A, o qual prescreve que:

“1- Depois de efectuado o exame previsto no artigo anterior é realizada uma pesquisa ao estado da técnica, com base em todos os elementos constantes do processo, de modo a avaliar os requisitos de novidade e actividade inventiva.

2- O relatório de pesquisa, que não tem um carácter vinculativo, é imediatamente enviado ao requerente” (sublinhado nosso).

E, após a publicação do pedido de patente no Boletim da Propriedade Industrial, prevista no artº. 66º, prevê o artº. 68º acerca do exame da invenção, consignando que:

1- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial promove o exame da invenção, considerando todos os elementos constantes do processo.

2- Findo o prazo para oposição, sem que tenha sido apresentada reclamação, faz-se relatório do exame no prazo de um mês.

3- Havendo oposição, o relatório é elaborado no prazo de um mês a contar da apresentação da última peça processual a que se refere o artigo 17.º

4- Se, do exame, se concluir que a patente pode ser concedida, é publicado o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

5- Se, do exame, se concluir que a patente não pode ser concedida, o relatório, acompanhado de cópia de todos os elementos nele citados, é enviado ao requerente com notificação para, no prazo de dois meses, responder às observações feitas.

6- Se, após a resposta do requerente, se verificar que subsistem objecções à concessão da patente, faz-se nova notificação para, no prazo de um mês, serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida.

7- Quando, da resposta do requerente, se verificar que a patente pode ser concedida, é publicado o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

8- Se a resposta às notificações não for considerada suficiente, é publicado o aviso de recusa ou de concessão parcial, de harmonia com o relatório do exame.

9- Se o requerente não responder à notificação a patente é recusada, publicando-se o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial” (sublinhado nosso).

O artº. 24º, por sua vez, prevê acerca dos fundamentos gerais de recusa, aduzindo como fundamento previsto na alínea c), do nº. 1, “a inobservância de formalidades ou procedimentos imprescindíveis para a concessão do direito”, enquanto que o artº. 73º, ajuizando acerca dos motivos de recusa, prescreve que:

1- Para além do que se dispõe no artigo 24.º, a patente é recusada quando:

a) A invenção carecer de novidade, actividade inventiva ou não for susceptível de aplicação industrial;

b) O seu objecto se incluir na previsão dos artigos 52.º ou 53.º;

c) A epígrafe ou o título dado à invenção abranger objecto diferente, ou houver divergência entre a descrição e desenhos;

d) O seu objecto não for descrito de maneira que permita a execução da invenção por qualquer pessoa competente na matéria;

e) For considerada desenho ou modelo pela sua descrição e reivindicações;

f) Houver infracção ao disposto nos artigos 58.º ou 59.º;

g) Tenha por objecto uma invenção para a qual tenha sido concedida, ao mesmo inventor ou com o seu consentimento, uma patente europeia válida em Portugal.

2- No caso previsto na alínea f) do número anterior, em vez da recusa da patente pode ser concedida a transmissão total ou parcial a favor do interessado, se este a tiver pedido.

3- Constitui ainda motivo de recusa o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção” (sublinhado nosso).

O procedimento exposto, tal como “o exemplo do sistema europeu de patentes e das legislações da grande maioria dos Estados industrializados mostra que as patentes concedidas após um exame de fundo especializado gozam de um crédito muito superior, quer para o titular do direito, quer para a Sociedade abrangida pela respectiva eficácia”.

Importa todavia ressalvar que “o organismo encarregado da atribuição dos referidos direitos [em Portugal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial] deve desempenhar as suas funções com um sentido de serviço público, colocando as suas potencialidades de pesquisa e estudo do estado da técnica ao serviço dos respectivos utentes, nomeadamente dos requerentes de patentes” [28].

A protecção confere aos titulares:

ü “o direito exclusivo de explorar a invenção durante um tempo limitado (10/20 anos a contar da data do pedido) no território onde foi solicitada a sua protecção;

ü o direito de impedir que terceiros fabriquem ou utilizem a sua invenção, sem o seu consentimento;

ü o direito de opor-se a todos os actos que constituam violação da sua patente ou modelo de utilidade”.

Bem como as obrigações de:

ü “divulgar a invenção, publicando-a;

ü suportar os custos de manutenção do direito, fazendo o pagamento das taxas anuais” [29].

Acresce que o âmbito da protecção da patente é definido e determinado pelo conteúdo das reivindicações, estatuindo os nºs. 1 e 2, do artº. 97º, de forma expressa e nessa conformidade, que

“1- O âmbito da protecção conferida pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar.

2- Se o objecto da patente disser respeito a um processo, os direitos conferidos por essa patente abrangem os produtos obtidos directamente pelo processo patenteado”.

As reivindicações configuram-se como proposições linguísticas, as quais caracterizam, clara e sucintamente, os elementos de natureza técnica constitutivos da própria solução (técnica) em que se exprime o invento que o titular do direito à patente pretende proteger [30], que se podem configurar como reivindicações de produto ou reivindicações de processo [31].

Apontando uma dupla finalidade às Reivindicações, acrescenta Giuliana Gattac [32] que a primeira função encontra-se directamente relacionada “aos critérios de patenteabilidade e versa sobre a questão de saber se o pedido apresentado preenche todos os requisitos necessários.

A segunda função, para nós a mais relevante, surge após a publicação. Está directamente relacionada a delimitação da extensão do âmbito de proteção, conferida ao titular da patente, em cada um dos pedidos em concreto. Consequentemente define os parâmetros da infração de uma patente e ainda o valor comercial da respectiva invenção patenteada.

Para uma correta determinação do âmbito de proteção é fundamental analisarmos a reivindicação que acompanha o pedido de patente (artigos 62º e 63º CPI e 75º e ss CPE), a peça mais importante do pedido, delimita o objeto da proteção, tanto nas patentes de produto (aparelho, máquina, dispositivo ou substância) quanto nas patentes de processo (processo, método ou uso) ou, ainda, invenção de produto e processo.

As reivindicações traçam o escopo jurídico da exclusividade, delimitando o âmbito de proteção da ideia inventiva industrial, a substância da invenção, (art. 97,I CPI) frente ao comportamento de terceiros que venham a utilizar ou comercializar a invenção reivindicada”.

Deste modo, as Reivindicações devem ser consideradas como “o «núcleo duro» da patente, através das quais o inventor/ requerente, após a exposição da solução técnica para qual pretende que lhe seja concedido a exclusividade, delimita, dentro do texto da exposição, a parte específica para a qual pretende o privilégio”, pelo que “o âmbito da proteção conferido pela patente resulta fundamentalmente do que foi definido e identificado nas reivindicações, com o auxílio da descrição e dos desenhos, os quais são utilizados para a sua correta interpretação. As reivindicações são a medida da inovação e consequentemente a medida da proteção.

Podemos concluir que as reivindicações estão para o âmbito de proteção de patentes assim como o pedido deduzido na petição inicial está para um processo judicial” [33].

Na sua elaboração exige-se, em conformidade, a presença de uma “narração clara”, de uma “descrição concisa devidamente apoiada na descrição” e o “respeito pelo princípio da unidade da invenção”, devendo ser redigida “de modo que possibilite a identificação do propósito da solução oferecida (por exemplo, “máquina de fazer tal “coisa”), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do que é reivindicado como novo (“caracterizado por”) e posteriormente, a descrição mais exata possível do bem reivindicado”.

Pelo que a “informação contida deve ser suficiente e pormenorizada, sem reservas nem omissões, para que um perito na matéria possa reproduzir a invenção, sem que para isso seja necessário o exercício de atividade inventiva ou um esforço razoável, tanto no caso de uma invenção química, como de uma invenção mecânica, informática ou biotecnológica (art. 62, 4 CPI)” [34].

Revertendo o enquadramento supra exposto ao caso concreto, analisemos.

Alega o Apelante que atento o teor, entre outros, dos artigos 10º e 10º-A, do CPI, os actos praticados no âmbito do procedimento de patente e as comunicações entre o interessado e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial podem ser remetidos por correio ou por transmissão electrónica de dados, o que aconteceu na sequência das notificações recebidas nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 68º do CPI, tendo o Recorrente remetido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por correio, as respectivas respostas, dirigidas à Presidente do Conselho Directivo - a quem cabe a direcção do procedimento, órgão competente para a decisão final (artigo 55º do Código de Procedimento Administrativo).

Deste modo, contrariamente ao decidido pelo M.mo Juiz a quo, o recorrente respondeu à notificação remetida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos e para os efeitos previstos no artigo 68º n.º 5 do CPI, pelo que o fundamento invocado na decisão da recusa, de falta de resposta à notificação remetida, nos termos do disposto no n.º 9 do mesmo artigo, não se verifica.

Donde, conclui, ao decidir de forma diversa, a sentença recorrida viola o disposto nos artigos 10º, 10º-A, 68º, entre outros do CPI – cf., pontos 1) a 6) das conclusões recursórias.

Acerca da presente questão, a decisão apelada referenciou o seguinte:

“Nos termos do disposto no 68.º do CPI o Instituto Nacional da Propriedade Industrial promove o exame da invenção, considerando todos os elementos constantes do processo, depois da publicação do pedido no BPI (art. 66.º) e decorrido o prazo para reclamação (art. 17.º).

Se do exame se concluir que a patente não pode ser concedida, o relatório, acompanhado de cópia de todos os elementos nele citados, é enviado ao requerente com notificação para, no prazo de dois meses, responder às observações (n.º5 do art. 68.º).

Se o requerente não responder à notificação a patente é recusada, publicando-se o respectivo aviso no BPI (n.º 9).

Alega o Recorrente que respondeu à notificação que lhe foi feita nos termos do n.º 5 do art. 68.º.

Ora o que resulta da matéria de facto é que, notificado nos termos que consta do ponto 6. – com a expressa advertência de que a falta de resposta teria como consequência a recusa da patente, bem como de como deveria proceder para apresentar a sua resposta e efectuar o pagamento devido (electronicamente, através dos serviços do Portal www.inpi.pt utilizando um certificado digital, ou através da apresentação, presencial ou via postal, do formulário PatMut. – 3 e do respectivo meio de pagamento - o Recorrente limitou-se a enviar uma carta simples dirigida à Presidente do Instituto anexando uma “resposta ao relatório de pesquisa” na qual não responde ás concretas observações feitas pelo examinador.

As observações em causa eram as seguintes:

- no aspecto formal - a reivindicação 2 não termina em ponto final;

- clareza das reivindicações – a reivindicação 3, apresentada como sendo dependente da reivindicação 2, apresenta uma alternativa às características técnicas apresentadas na reivindicação 2 pelo que não inclui todas as características técnicas daquela. O que consubstancia uma falta de clareza na dependência entre as duas reivindicações;

- categoria das reivindicações – apesar de as reivindicações 4 e 5 serem apresentadas na categoria de dispositivo, todas as características técnicas reivindicadas são etapas de método; a reivindicação 8 está na categoria de sistema, sendo apresentada como dependente das reivindicações 1 a 7, na categoria de dispositivo; a reivindicação 9, na categoria de processo, repete todas as características técnicas da reivindicação 1, na categoria de entidade, do que resulta falta de concisão e de clareza;

- objectivos a atingir – a reivindicação 6 apresenta apenas um conjunto de objectivos a atingir e não as características técnicas que os permitem alcançar, do que resulta falta de clareza do âmbito de protecção.

- definição por referência a uso ou a outra entidade - as reivindicações 7 e 8 padece de falta de clareza quanto ao âmbito de protecção requerido, se se resume ao dispositivo de corte anti-inundação ou á sua combinação com uma instalação incluindo o contador.

- características opcionais – as características técnicas que seguem expressões do tipo “como por exemplo” são consideradas como inteiramente opcionais, não definindo âmbito de protecção, não sendo por isso consideradas na análise da patenteabilidade.

- requisitos de patenteabilidade (e já só as reivindicações 1-3 e 9-11) – a reivindicação 9 carece de novidade, por todas as características técnicas estarem presentes em D1 (JPH1026243 A), considerado como representante do estado da técnica mais próximo; assim como carece de actividade inventiva; a reivindicação 1 não implica actividade inventiva porquanto o perito em dispositivos de prevenção de inundações, recorrendo ao conhecimento geral comum para esta área técnica, alteraria D1 de modo a alcançar o âmbito da solução aqui reivindicada; as reivindicações dependentes 2-3 e 10-11 carecem de actividade inventiva, reivindicando meras opções de projecto sem alterar o problema técnico objectivo já determinado.

Em resposta à carta do recorrente, em 16.11.2015 o Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente reiterou que no prazo de dois meses a contar da data da notificação do relatório de exame deveria apresentar resposta às observações (objecções à concessão do pedido); informou sobre o que podia (/devia) conter essa resposta e as duas vias pelas quais o podia (/devia) fazer; informando ainda que “outros argumentos, como vantagens competitivas ou comerciais, ou existência de vários tipos de bibliografia sobre propriedade Industrial, ou aspectos históricos”, numa espécie de resumo da argumentação apresentada pelo recorrente na carta dirigida à Presidente, “não são considerados para avaliação da patenteabilidade de um pedido de patente”.

Em resposta, o Recorrente dirigiu outra carta simples à Presidente do Conselho Directivo do INPI, em que persiste em não responder às concretas observações do examinador, juntando “algumas páginas que tirei da internet sobre quem inventou a roda, o alternador e de algumas marcas de material sanitário.”

Por carta de 26.11.2015 foi novamente advertido pelo Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente de que “para que haja uma continuidade do processo e de acordo com o disposto no n.º5 do artigo 68.º do Código da Propriedade Industrial deverá, no prazo de dois meses, a contar da data da notificação (2015.10.06) acima mencionada, ser apresentada uma resposta à notificação (6.12.2015). Será este, portanto, o próximo passa a tomar. Também de acordo com o seu n.º9, se o requerente não responder à notificação, o pedido de patente é recusado.”

Novamente por carta simples dirigida à Presidente, e pela última vez antes de decorrido o prazo de dois meses para a resposta às observações do examinador no relatório de exame, o recorrente tece algumas considerações continuando a não responder àquelas observações.

Não respondeu no procedimento administrativo, pela forma e com o pagamento da taxa previstos, nem pelas cartas que enviou a Presidente do CD. A resposta prevista no CPI é referente às observações do examinador da patente no “exame de fundo”, que não uma troca de correspondência com o Instituto. E, sublinhe-se, as “notificações” do INPI a que o Recorrente alude não são mais do que resposta (e pelo Departamento de apoio ao cliente) às suas cartas á Presidente.

Pelo que, por referência ao n.º9 do art. 68.º e nos termos do art. 24.º, n.º1 al. c) do CPI, a patente foi recusada”.

Ora, refira-se, desde já, não se descortinar como censurar, nesta parte, a sentença apelada.

Efectivamente, resulta claro da troca de correspondência exposta nos factos 10 a 19, que o Recorrente não pretendeu responder ao procedimento administrativo em curso, nomeadamente no que concerne à pronúncia que poderia efectuar às observações feitas e que concluíam pela não concessão da patente requerida. Faculdade que lhe havia sido transmitida, nos quadros do nº. 5, do artº. 68º do CPI.

Ora, o que o Requerente fez em tais comunicações, apesar dos constantes avisos que lhe eram comunicados, em cumprimento (reconheça-se, mesmo exaustivo) do dever de cooperação, foi, para além de questionar o cumprimento dos prazos previstos para o processo administrativo, dirigir-se à Presidente do Conselho Directivo da entidade publica efectuando considerações e apreciações que em nada traduziram resposta às observações feitas no relatório do exame da invenção.

E, nem se diga, por apelo aos artigos 10º e 10º-A, que tal forma de prática dos actos estava legitimada, questão que nem sequer assume relevância no presente contexto, pois o ora Apelante, desde logo, e como bem se decidiu, nenhuma pronúncia apresentou relativamente àquelas observações, independentemente da forma. A qual consideramos, reconheçamo-lo com clareza, inadequada e insusceptível de merecer a devida ponderação pelo Instituto respectivo.

Por outro lado, e contrariamente ao aduzido pelo Apelante, não ocorreram várias notificações nos termos e para os efeitos do nº. 5 do artº. 68º, mas apenas uma única (como se impunha), devidamente exposta no facto 7., sendo que a menção a tal notificação constante da posterior troca de comunicações, tal como referido na sentença apelada, mais não se traduziu do que a resposta, por parte do Departamento de Apoio ao Cliente, às cartas enviadas pelo Requerente à Presidente do Instituto, nas quais se aproveitava para relembrar o prazo em curso para apresentação da resposta/pronúncia, inclusive com concreta indicação do seu início e termo final.

Pelo que, sem outras delongas, a decisão só poderia ser a de considerar-se a ausência de qualquer resposta à notificação efectuada, conducente, nos quadros do nº. 9 do artº. 68º e alín. c), do nº. 1, do artº. 24º, à recusa da patente requerida.

Donde, nesta parte, improcedem, concludentemente, as alegações recursórias.

Invoca, ainda, o Apelante ser diferenciada a situação de falta de resposta e resposta insuficiente à notificação feita nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 68º n.º 5 do CPI, com distintas consequências legais, previstas nos n.ºs 8 e 9 do artigo 68º do CPI

O que determina que in casu a consequência não devesse ser a da recusa do pedido nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 68º do CPI mas sim a notificação do recorrente nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 68º n.º 6 do C.P.I

Acrescenta que não o recorrente sido notificado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial nos termos e para os efeitos do n.º 8 do artigo 68º do C.P.I., violou-se o direito à audiência prévia e o princípio da legalidade –, tendo como consequência a nulidade da decisão de que se recorre, assim se efectuando uma errada interpretação do artigo 68º do CPI, com violação do direito à audiência prévia e o princípio da legalidade - cf., pontos 7) a 10) das conclusões recursórias.

Não se vislumbra qualquer pertinência no aduzido pelo Apelante, antes se afigurando existir alguma confusão no teor do exposto.

Considerando-se ter existido ausência de resposta à notificação efectuada nos termos e para os efeitos do nº. 5, do artº. 68º, inexiste qualquer justificação para se aplicar o prescrito no nº. 6 do mesmo normativo, previsto para as situações em que existe resposta, mas subsistem as objecções à concessão da patente, justificando a produção de nova notificação para, em suplementar prazo de um mês, serem esclarecidos os pontos ainda em dúvida.

Pelo que decorre, com clareza, ter inexistido qualquer violação do invocado direito à audiência prévia, ou do princípio da legalidade, sendo que a invocação da omissão de uma pretensa notificação enunciada no nº. 8 do mesmo normativo só pode tratar-se de lapso manifesto, pois este nenhuma notificação prevê, antes se reportando á publicação do aviso de recusa ou de parcial concessão.

Donde, no reconhecer da inexistência de acerto do juízo de apelo, também neste segmento se conclui pela improcedência do presente recurso.

Sob as Conclusões 11) a 16) aduz o Apelante o seguinte:

Conforme decorre do teor do artigo 55º do CPI, o exame de invenção deve ser elaborado por um perito da especialidade, sob pena de violação de lei, sendo que o autor do exame de invenção e o autor do exame de pesquisa, sendo estes equivalentes, foram produzidos por licenciada em Engenharia de gestão tecnológica e especialista em tecnologia de construção de máquinas, e por licenciado em engenharia mecânica, desempenhando ambos, à data, funções de examinadores de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial .

Pelo que, visando o pedido de patente de invenção nacional n.º 107110 proteger um “processo e dispositivo de corte anti-inundação”, que se refere a um sistema para prevenção de inundações em habitações ou estabelecimentos comerciais, formado por uma válvula e um conjunto controlador/actuador que corta a água quando se verificam determinadas condições, deveriam os examinadores ter formação na especialidade de engenharia electrónica.

Pois, não tendo formação em tal especialidade, não podem os peritos em causa emitir um parecer quanto aos requisitos da patenteabilidade e designadamente opinar quanto à sua novidade e à actividade inventiva – para o que necessitam ser peritos da especialidade, conforme expressamente se prevê no artigo 55º do C.P.I.. -, tendo assim o Tribunal a quo violado o disposto em tal normativo.

Sob o presente ponto que constava como argumentação do recurso interposto da decisão administrativa, ajuizou o Tribunal a quo nos seguintes termos:

“Quanto ás habilitações dos técnicos envolvidos, o Recorrente nada invoca em concreto – para além de que não são da especialidade de engenharia electrotécnica – que nos permita apreciar a sua conclusão.

Nos termos do art. 55.º do CPI – norma violada, na tese do Recorrente e que tem por epígrafe “requisitos de patenteabilidade” – considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.

Não ocorre qualquer violação de lei pelo facto de o examinador da patente no procedimento referente ao pedido da sua concessão não ser o “perito na especialidade” a que alude o artigo.

O perito na especialidade a que alude o artigo é uma pessoa fictícia, definido nas Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part C- Chapter IV, 11.3) como um praticante comum, familiarizado com o conhecimento geral do seu campo técnico específico, o qual tem acesso a todo o estado da técnica anterior e tem os meios normais e capacidade para executar o trabalho de rotina e experimentação.

Na opinião de Luís Couto Gonçalves (Manual de Direito Industrial, 5.º ed., 2014, p. 65/66), “o perito na especialidade pode ser um especialista ou, em certa tipologia de invenções mais complicadas uma equipa de especialistas (…). Perito não significa um especialista acima da média, brilhante ou excepcionalmente talentoso, mas um técnico médio, normalmente informado, competente e experimentado”.

Mas este perito na especialidade não se refere ao examinador da patente requerida – no caso com competência na área técnica da engenharia mecânica, segundo informou o INPI - nem o artigo contém qualquer previsão expressa a respeito (levado o argumento do Recorrente ao limite, um Juiz não poderia apreciar a actividade inventiva de uma patente nos processos em que esse requisito seja posto em causa, por, naturalmente, não ser um “perito na especialidade”).

O art. 55.º do CPI não prevê qualquer formalidade, e menos essencial, que tenha sido violada. O perito na especialidade ali previsto é a pessoa ou equipa que se ficciona (com determinadas competências) para aferir se a invenção resulta ou não de uma maneira evidente do estado da técnica e se portanto, implica ou não actividade inventiva.

Improcedem pois os argumentos expendidos pelo Recorrente quanto ao primeiro fundamento de recusa da patente. A conclusão a retirar é a de que o recurso não pode preceder e a patente ser concedida”.

Ora, conforme decorre da decisão apelada, e da fundamentação jurídica supra exposta, a natureza ou qualidade da pessoa que deve proceder a tal apreciação, ou seja, em relação à qual a invenção não deva ser evidente, é aquele que possui conhecimentos normais e médios da técnica em causa, ou seja, não deve ser uma pessoa com uma capacidade distinta ou acima da média, com uma especial sapiência, pois, neste caso, conforme se aduziu, a actividade inventiva será apreciada segundo um critério muito rigoroso.

E, caso contrário, se essa pessoa for alguém que desconhece tudo da técnica em causa, a actividade inventiva será apreciada de maneira muito mais liberal, visto que para ela nada será evidente, pelo que o legal conceito de perito na especialidade reporta-se a um praticante comum, conhecedor do que é o conhecimento geral comum na área técnica em questão, com acesso ao que está disponível no estado da técnica.

Ora, analisando-se a formação dos aludidos examinadores, que tiveram intervenção quer na elaboração do relatório de pesquisa ao estado da técnica, quer, fundamentalmente, na elaboração do relatório de exame da invenção, previsto no artº. 68º do CPI, não se vislumbra que o critério legal tenha sido postergado ou violado, ou seja, que a aferição se a invenção resulta ou não de uma maneira evidente do estado da técnica e se, por consequência, implica ou não actividade inventiva, feito constar no relatório de exame da invenção, tenha sido produzido de forma legalmente viciada ou legalmente proibida.

Pelo que, conclui-se e consigna-se, também por referência ao presente segmento recursório, o juízo é de improcedência da presente apelação.

Por fim, no âmbito das Conclusões de recurso, aduz, ainda, o Apelante o seguinte:

Contrariamente ao decidido pelo M.mo Juiz a quo, verificam-se os requisitos de patenteabilidade previstos no artigo 55º do CPI, pois embora as patentes (a reportada ao estado da técnica mais próximo e a recusada) tenham um elemento em comum - ambas utilizam aparelhos e componentes já inventados - têm funções e finalidades diferentes.

Assim, a patente JPH1026243A apenas diz respeito a uma torneira automática, não corta outros circuitos de água, nem se auto-encerra em caso de avaria. Não é esse o seu propósito, ao contrário da patente recusada, cujo propósito é prevenir inundações e fugas de água, evitando consumos desnecessários.

Distinguem-se ainda quanto à forma de gestão das suas componentes (válvula de corte no seu conjunto), residindo nesse aspecto a actividade inventiva e a inovação da patente em análise. No sistema do Recorrente não é necessário nenhum sensor de raios infravermelhos, nem é necessária a intervenção humana para pôr o dispositivo em funcionamento.

Além disso, o sistema da torneira implica uma electroválvula para fechar a corrente de água, enquanto no sistema do recorrente o fecho é providenciado através duma válvula mecânica, que é um passador, sendo que o motor uma vez accionado fecha a válvula mecanicamente.

Quando comparado o sistema inventado com os existentes de corte de água em situação de inundação, a diferença criativa está em que os sistemas tradicionais existentes, todos eles, pressupõem um equipamento próprio para o efeito, que usa uma cisterna no pavimento, munida de sensores de água, que accionam um sistema de rádio, o qual liga a uma centralina, que por sua vez determina o accionamento duma electroválvula. Este sistema obriga a uma instalação de raiz e ao uso duma electroválvula e dum sistema de rádio.

Na solução do Recorrente, o aparelho é introduzido na canalização, após o contador da água, e é accionado pela simples passagem de água durante um período de tempo pré-determinado, por um comando mecânico do motor que fecha a válvula. O que faz accionar o corte não é a presença de água num sensor, mas sim o período de tempo (pré-determinado) em que ocorre uma corrente contínua de água, sem interrupção.

Na verdade, não existe nenhum módulo que faça a gestão destes aparelhos e componentes sem precisar de corrente eléctrica ou alteração da tubagem. O sistema criado é totalmente autónomo.

Ademais, o sistema não necessita de instalação de raiz, podendo ser aplicado a qualquer instalação já existente, no mesmo espaço destinado ao contador da água e à válvula de corte geral da água.

Esta invenção vai, assim, além do normal progresso da tecnologia, ou seja, o que se deduz simples e logicamente da técnica anterior, não sendo algo evidente, pelo que o presente pedido de patente de invenção nacional n.º 107110 obedece aos critérios de patenteabilidade previstos no artigo 55º do C.P.I

Após enunciar as Reivindicações em apreciação, a sentença apelada consignou o seguinte:

“A patente foi igualmente recusada com fundamento no art. 73.º, n.º1 al. a) do CPI, que dispõe que a patente é recusada quando a invenção carecer de novidade, actividade inventiva ou não for susceptível de aplicação industrial.

De acordo com os n.ºs 1 e 2 do art. 55.º do CPI uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica e considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica. “Aos olhos de um especialista na matéria ela tem que demonstrar um contributo, um passo inventivo face á demais informação e acervo científico e tecnológico que constitui o estado da técnica.” – António Campinos e Luís Couto Gonçalves, “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2015, 2ª ed., p. 189.

Do Relatório de exame consta que, devido á falta de clareza das restantes, apenas foram examinadas quanto ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade as reivindicações 1-3 e 9-11.

E que quanto á reivindicação 1 e suas dependentes (2 e 3) foi considerado que existia novidade mas não actividade inventiva; e quanto á reivindicação 9 e suas dependentes (10 e 11) que não gozam de novidade e como tal de actividade inventiva.

Vejamos porquê.

Reivindicação1: Dispositivo de corte anti-inundação caracterizado por compreender

- uma válvula de corte geral de água,

- uma bateria de acumuladores (13) para alimentação da válvula de corte geral de água, - um hidrogerador (6) de corrente alterna que gera energia sempre que haja consumo de água através de uma turbina e fornece energia à bateria de acumuladores (13),

- um temporizador (36) e

- um sistema de rearme.

Foi considerada como gozando de novidade – em relação ao estado da técnica, tendo sido considerado “estado da técnica mais próximo” a patente JP H1026243, identificada no relatório como D1 – por conter uma característica técnica que não era revelada em D1: o facto de o hidrogerador ser de corrente alterna.

Passando á análise da actividade inventiva, foi considerado que essa característica origina como efeito técnico a autonomia eléctrica do gerador.

Efeito esse já fornecido pela D1, pelo que o problema técnico a resolver que foi identificado para aferir da verificação do requisito consiste em alterar D1 de modo a atingir o mesmo efeito, mas de forma alternativa.

Recorrendo ao conhecimento geral comum do perito na especialidade, foi considerado que era do seu conhecimento que os geradores eléctricos podem produzir corrente contínua ou alterna, dependendo o uso de corrente contínua ou alterna (e consequentemente o tipo de gerador escolhido) das considerações específicas do projecto em causa, que fazem parte das actividades do perito da especialidade.

E que, recorrendo a este conhecimento, o perito em dispositivos de prevenção de inundações poderia e alteraria D1 de modo a alcançar o âmbito da solução reivindicada.

Concluindo assim que a reivindicação 1 apesar de ter novidade não implica actividade inventiva.

Na petição de recurso o Recorrente nada alega em concreto sobre esta conclusão do examinador. Admite a propósito que a circunstância de um ser de corrente alterna e outro de corrente contínua não representa nenhuma novidade inventiva. Refere apenas como diferença o facto de o sistema da D1 implicar sempre uma acção humana para pôr o dispositivo em funcionamento, ao contrário da sua invenção.

Ora, a actividade inventiva como requisito de patenteabilidade não é aferida pelas diferenças entre a invenção que se pretende patentear e o “estado da técnica”. O Instituto Europeu de Patentes desenvolveu uma prática que desembocou na doutrina da abordagem problema-solução (problem-solution-approach) a qual, não sendo a única possível para aferir a actividade inventiva, é a que se apresenta mais clara, objectiva e minimizadora da chamada análise ex post facto – neste sentido, António Campinos e Luís Couto Gonçalves, “Código da Propriedade Industrial Anotado”, 2015, 2ª ed., p. 189.

Essa abordagem distingue três etapas:

1ª determinar do estado da técnica mais próximo da invenção (closest prior art);

2ª estabelecer o problema objectivo;

3ª avaliar em medida o estado da técnica mais próximo fornece indicações para resolver o problema.

A invenção carece de actividade inventiva se o perito na especialidade, partindo do problema e do estado da técnica mais próximo, chegar de forma óbvia á invenção. E no caso foi a conclusão do examinador da patente, de que o recorrente foi notificado para responder. O que não fez, afigurando-se correcta aquela conclusão.

A falta de actividade inventiva da reivindicação 1 e das suas dependentes conduzem á conclusão de que a patente não pode ser concedida, devendo também por esse motivo o recurso improceder.

Sem prejuízo, passemos á reivindicação 9:

Processo de corte anti-inundação, caracterizado por utilizar um dispositivo de corte anti-inundação que compreende, uma válvula de corte geral de água, uma bateria de acumuladores (13) para alimentação da válvula de corte geral de água, um hidrogerador (6) de corrente alterna que gera energia sempre que haja consumo de água através de uma turbina e fornece energia à bateria de acumuladores (13), um temporizador (36) e um sistema de rearme, sendo que o referido temporizador (36), após um período predeterminado, controlado através da geração de corrente pelo hidrogerador, emite um sinal de fecho da válvula de corte geral de água.

Como apontado pelo examinador, trata-se á partida da reivindicação de um processo (“de corte anti-inundação”); cuja característica é utilizar afinal o dispositivo de corte de inundação que consta da reivindicação 1 (há uma repetição injustificada que contraria a clareza e concisão que uma reivindicação deve ter – sendo que concluímos já que a reivindicação 1 apresenta falta de actividade inventiva); em que o temporizador, após um período determinado, controlado através da geração de corrente pelo hidrogerador, emite um sinal de fecho da válvula de corte geral de água.

Foi considerado que todas as características técnicas desta reivindicação já estavam presentes em D1, logo não goza da novidade e, como tal, tão pouco de actividade inventiva.

O Recorrente alega que a patente de invenção recusada se distingue da JP H1026243A quanto ao propósito ou finalidade e ainda quanto á forma de gestão das suas componentes:

- A patente JP H1026243A apenas diz respeito a uma torneira automática, que não corta outros circuitos de água nem se auto-encerra em caso de avaria.

- O sistema de torneira da patente JP H1026243A implica sempre uma acção humana, ao contrário do sistema que inventou;

O Recorrente desenvolve mais argumentos, mas não directamente sobre a JP H1026243A e sim sobre “o sistema de torneira” e sobre a diferença da sua invenção em relação aos “sistemas existentes de corte de água em situação de inundação” para apreciação do que os autos não contêm elementos.

A JP H1026243A - que foi considerada o elemento do estado da técnica mais próximo, ponto de partida mais promissor para um desenvolvimento óbvio na direcção da invenção - contém as seguintes 3 reivindicações:

1. An automatic faucet comprising a power generator which is rotated by a water flow flowing in a flow path and generates electric power, characterized in that a secondary battery for storing the electricity generated by the generator is provided, and in order to self-charge the secondary battery An automatic faucet characterized in that it automatically flows water in the road to rotate the generator.

(o que poderá ser traduzido em língua portuguesa para: uma torneira automática que compreende um gerador que é feito rodar pelo fluxo da água de forma a gerar energia eléctrica, caracterizado por dispor de uma segunda bateria para armazenar energia produzida pelo gerador e de modo a autocarregar a segunda bateria. Uma torneira automática caracterizada por automaticamente fazer fluir a água para activar o gerador.) 2. An automatic faucet according to claim 1, wherein water is allowed to flow automatically into said flow passage periodically via a timer.

(uma torneira automática de acordo com a reivindicação 1, segundo a qual é permitida a passagem da água automaticamente e de forma periódica por via de um temporizador.)

3. The automatic faucet according to claim 1 or 2, wherein when automatically flowing water into the flow path, the self-charging state is indicated by sound or light.

(a torneira automática de acordo com a reivindicação 1 ou 2, em que quando a água flui automaticamente para seguir o seu curso, o estado de auto carregamento é indicado por som ou por luz.)

A falta de clareza da reivindicação 9 da patente do Recorrente - não suprida com a resposta do Recorrente, que não apresentou - impossibilitam uma apreciação cabal do que sejam as “características técnicas” da reivindicação 9 presentes em D1 que conduziram á conclusão do examinador sobre a falta de novidade (v. g. se englobam a emissão do sinal de fecho da válvula de corte geral de água). Sendo que, como vimos acima, o dispositivo de corte anti-inundação que caracteriza o processo reivindicado, carece de actividade inventiva, o que sempre impediria a concessão desta patente”.

O aduzido na sentença apelada, fundado no teor da prova produzida e feita consignar, mostra-se claramente assertivo e fundado, pelo que se corrobora e reitera, dispensando quaisquer acrescidas clarificações.

Ainda assim, acrescente-se e reitere-se:

· relativamente á Reivindicação 1 (e suas dependentes 2 e 3), reconheceu-se gozar a mesma de novidade, em virtude de conter uma característica técnica que não era revelada em D1 (a patente D1, correspondente ao “estado da técnica mais próximo”), traduzida no facto do hidrogerador ser de corrente alterna ;

· todavia, apesar de se reconhecer o preenchimento do requisito da novidade, concluiu-se não preencher a mesma o requisito de actividade inventiva ;

· tal conclusão feita constar no relatório de exame de invenção, elaborado nos termos do artº. 68º, não foi devidamente contraditada, com alegação factual e concreta, na impugnação da decisão administrativa ;

· pois, para além do Recorrente admitir que a circunstância de um ser de corrente alterna e outro de corrente contínua não representa nenhuma novidade inventiva, aduz apenas como diferença o facto de o sistema da D1 implicar sempre uma acção humana para pôr o dispositivo em funcionamento, ao contrário da invenção recusada ;

· Todavia, a aferição do requisito ou pressuposto de patenteabilidade de actividade inventiva não é concretizada ou efectuada pelas diferenças entre a invenção patenteanda e o “estado da técnica mais próximo”, mas antes pela adopção da doutrina da abordagem problema-solução ;

· Carecendo a invenção de actividade inventiva se o perito na especialidade, partindo do problema e do estado da técnica mais próximo, chegar de forma óbvia á invenção ;

· Situação e conclusão a que chegou o examinador da patente, no relatório de exame efectuado, explicitando-a e fundando-a, sobre o qual o ora Recorrente não apresentou pronúncia ou resposta ;

· Nem que, nesta sede, o Recorrente logrou inverter, pois, permita-se-nos afirmar, parte do teor das alegações ora produzidas, eventualmente com maior pertinência e certamente com maior acuidade, poderiam ter sido apresentadas nos termos previstos no nº. 5 do artº. 68º. O que não foi feito ;

· Pelo que, o não preenchimento de tal requisito ou pressuposto de patenteabilidade, só poderá conduzir à confirmação do juízo de recusa de concessão da patente ;

· No que concerne à Reivindicação 9 (e suas dependentes 10 e 11), sendo aparentemente a reivindicação de um processo (de corte anti-inundação), foi considerado que todas as características técnicas feitas constar já estavam presentes em D1, pelo que, desde logo, não se preenchia o requisito de patenteabilidade da novidade ;

· E, assim sendo, tão pouco gozaria a mesma do requisito de actividade inventiva ;

· Juízo que, fruto da pouca clareza que qualquer Reivindicação deve evitar, e que a esta onera, pois não foi objecto do devido suprimento por parte do Recorrente, atenta a sua ausência de resposta à notificação efectuada, impossibilitaram a aferição e apreciação correcta e cabal do que sejam as “características técnicas” daquela Reivindicação 9, presentes em D1, que conduziram á conclusão do examinador sobre a falta de novidade ;

· Ademais, e por outro lado, sendo o dispositivo de corte anti-inundação a caracterizar o processo reivindicado (a presente Reivindicação, conforme já aduzimos, reporta-se a um processo), e carecendo este de actividade inventiva, tal sempre impediria, para além da omissão de preenchimento do requisito da novidade, a concessão desta patente.

Donde, sem ulteriores delongas, se decide pela total improcedência da presente apelação, mantendo-se a sentença apelada - por bem decidida - nos seus precisos termos – juízo de não revogação do despacho de 18/01/2016 da Directora da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo qual foi recusado o pedido de patente de Invenção Nacional nº. 107110.

Nos quadros do artº. 527º, nºs. 1 e 2, do Cód. de Processo Civil, tendo o Apelante decaído no presente recurso, incumbe-lhe o pagamento das respectivas custas.

IV. DECISÃO

Destarte e por todo o exposto, acordam os Juízes desta 2ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa em:

a) Julgar totalmente improcedente o recurso de apelação interposto pelo Requerente/Apelante ANTÓNIO ;

b) Em consequência, manter, nos seus precisos termos, a sentença recorrida/apelada ;

c) Nos quadros do artº. 527º, nºs. 1 e 2, do Cód. de Processo Civil, tendo O Apelante decaído no presente recurso, incumbe-lhe o pagamento das respectivas custas.

Lisboa, 28 de Junho de 2018

Arlindo Crua - Relator

António Moreira – 1º Adjunto

Lúcia Sousa – 2ª Adjunta (Presidente)

[1] A presente decisão é elaborada conforme a grafia anterior ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, salvaguardando-se, nas transcrições efectuadas, a grafia do texto original.

[2] Aprovado pelo artº. 1º do DL nº. 36/2003, de 05/03, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 318/2007, de 26/09, DL n.º 360/2007, de 02/11, Lei n.º 16/2008, de 01/04, DL n.º 143/2008, de 25/07, Lei n.º 52/2008, de 28/08, Lei n.º 46/2011, de 24/06 e Lei n.º 83/2017, de 18/08.

Todas as referências legais infra, salvo expressa menção em contrário, reportam-se ao presente diploma.

[3] José Mota Maia, Propriedade Industrial, Vol. I, Almedina, 2003, pág. 13, 15, 17 e 18.

[4] Assim, Marcos António Pires de Moraes, Propriedade Industrial: Marcas e Patentes, Disciplina de Direito Comercial (à luz da Lei Brasileira), consultável em www.piresdemoraes.com .

[5] José Mota Maia, ob. cit., pág. 19.

[6] Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 2ª ed. pags. 56 e 57.

[7] Propriedade Intelectual, Industrial e Comercial, Fichas Técnicas sobre a União Europeia, 2018.

[8] José Mota Maia, ob. cit., pág. 51 e 52.

[9] Nas palavras de Marcos António Pires de Morais – ob. cit. -, “patente é um título provisório de propriedade concedido pelo Estado ao(s) inventor(es), ou àqueles que tenham direito derivado do mesmo, como o fito de exclusão de terceiros de atos relativos à proteção, tais como venda, comercialização, fabricação”.

[10] Giuliana Borges Assumpção Gattac, A Doutrina dos Equivalentes em Direito da Propriedade Industrial, RIDB, Ano 2 (2013), nº. 14, pág. 16853, disponível em https://www.cidp.pt .

[11] Refere-se no douto Acórdão do STJ de 27/01/2010 – Relator: Oliveira Rocha, Processo nº. 598/08.5TBCBR.C1.S1, in www.dgsi.pt – que “a patente é um direito privativo da propriedade industrial que visa proteger uma invenção, ou seja, vem dar resposta a um problema técnico, assim se distinguindo a invenção protegida pela patente da simples descoberta”.

[12] José Mota Maia, ob. cit., pág. 53.

[13] Cf., o douto aresto desta Relação de 01/10/2014, Relatora: Teresa Prazeres Pais, Processo nº. 85/13.0YHLSB.L1-8, in www.dgsi.pt .

[14] Relatora: Ondina Carmo Alves, Processo nº. 904/04.1TYLSB.L1-2, in www.dgsi.pt .

[15] Propriedade Industrial, Volume I, pág. 18.

[16] Marcos António Pires de Morais, ob. cit

[17] Ainda que se tenha que considerar o prazo gracioso de 6 meses, previsto no artº. 57º, por referência à Convenção Relativa às Exposições Internacionais.

[18] José Mota Maia, ob. cit., pág. 58 e 59.

[19] Marcos António Pires de Morais, ob. cit

[20] Joana Eugénio, Examinadora de Patentes, Aula de Mestrado, Faculdade de Direito, 22/10/2009, disponível em www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/ct_MA_8793.ppt .

[21] Idem, pág. 19.

[22] Conforme sumariado no douto aresto desta Relação de 12/02/2008 – Relator: Tomé Gomes, Processo nº. 9676/2007-7, in www.dgsi.pt -, “uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica, considerando-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.

O estado da técnica define-se como tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio”.

[23] José Mota Maia, ob. cit., pág. 60.

[24] Joana Eugénio, ob. cit., pág. 18.

[25] Assim, o douto Acórdão da RP de 17/12/2014 – Relator: Manuel Domingos Fernandes, Processo nº. 1874/10.2TBPFR.P1, in www.dgsi.pt -, citando Pupo Correia, Direito Comercial, Direito da Empresa, 10ª edição revista e actualizada, 2007, p. 327.

[26] Luís M. Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal, 2ª edição revista e aumentada, pág. 85 e 86.

[27] Idem, pág. 87.

[28] José Mota Maia, ob. cit., pág. 72.

[29] Joana Eugénio, ob. cit., pág. 29.

[30] Cf., Remédio Marques, O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a Importância das Reivindicações – Algumas Notas, “O Direito”, ano 139º, 2007, pág. 869.

[31] Sumariou-se no douto aresto da RP de 11/03/2013 – Relator: Augusto de Carvalho, Processo nº. 809/1999.P1, in www.dgsi.pt -, que “o âmbito da protecção conferida pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações interpretadas pelas respectivas descrições e desenhos, e não por elementos técnicos objecto de divulgação e utilização posterior”.

[32] Ob. cit., pág. 16854.

[33] Idem, pág. 16855 e 16856.

[34] Ibidem, pág. 16856 a 16858.