6593/2007-6 - Tribunal da Relação de Lisboa

1- A insígnia é um sinal distintivo de um estabelecimento comercial, destinado a distingui-lo dos demais, sendo assim oponível ao registo da insígnia a existência de marca de que aquela seja reprodução ou imitação.

2- Se nem as marcas da Autora nem a insígnia da Ré têm um elemento prevalente e se nem o elemento nominativo nem o elemento figurativo são suficientemente impressivos ou fantasiosos não se torna possível fazer a comparação apenas através de qualquer um desses elementos.

3- Por sua vez, não havendo semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, não se pode concluir que da insígnia da Ré fazem parte os elementos constitutivos das marcas da Autora, pelo que não há fundamento para anular o registo da insígnia da Ré.

G. F.

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:

1.

GESFOR [...] e OUTRA, [...], intentaram a presente acção declarativa de condenação, sob a forma de processo ordinário, contra COMPANHIA DAS SANDES [...], pedindo a anulação do registo da insígnia n.º 11.170 propriedade da Ré.

Alegam ser a 1ª Autora titular do registo das marcas internacionais n.º 596.186 e 606.675 e das marcas nacionais 303.489 e 303.490, todas caracterizadas pela expressão “PANS & COMPANY” e por um desenho que constitui uma criação protegida por direitos de autor que a 2ª Autora autorizou a 1ª a registar, vindo, não obstante, a Ré a registar uma insígnia que tem um aspecto figurativo muito semelhante às marcas e desenho das Autoras, pelo que os consumidores a tomam pelas marcas e desenhos das Autoras, criando-se situações de erro ou confusão fácil.

A Ré contestou, arguindo as excepções do erro na forma do processo e da caducidade e alegando desconhecer os factos respeitantes à existência de uma criação artística e contestando que haja entre os sinais a semelhança que as Autoras pretendem existir.

As Autoras replicaram, pugnando pela improcedência das excepções invocadas pela Ré.

Em sede de despacho saneador foram julgadas improcedentes as excepções arguidas.

Inconformada com a improcedência da excepção da caducidade, apelou a Ré, formulando as seguintes conclusões:

1ª Nos termos do CPI, o titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver ignorado o uso de uma marca registada posterior, durante um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior;

2ª A Ré, ora apelante, alegando factos demonstrativos de que as Autoras toleraram o uso da insígnia da Ré cujo registo pretendem ver anulado, por mais de cinco anos, deduziu a excepção de caducidade do direito de anulação por elas invocado;

3ª A decisão recorrida considerou inaplicáveis por analogia ao registo de insígnia as disposições relativas às marcas, fazendo-o com referência ao artigo 214º, n.º 5, mas tendo também sem dúvida em vista o artigo 215º, n.º 1, por ter estas normas por excepcionais.

4ª Elas não são, porém, excepcionais:

5ª O preceito do artigo 215º, n.º 1, contém um princípio que, expresso apenas para o caso de confronto entre duas marcas, pode e deve estender-se ao confronto entre quaisquer outros sinais distintos do comércio, incluindo, pois, a insígnia;

6ª Admitindo a lei a preclusão por tolerância do direito de pedir a anulação relativamente a marcas (que são os mais importantes sinais distintivos do comércio), por maioria de razão o deve admitir relativamente a outros sinais distintivos;

7ª Ao considerar inaplicável ao registo de insígnia o disposto no artigo 215º, n. os 1 e 2 do CPI, a decisão recorrida interpretou e aplicou mal o disposto nos artigos 10º e 11º do Código Civil e nos artigos 214º, n.º 5 e 211º, n. os 1 e 2 do CPI, que devem ser interpretados e aplicados nos termos ora propugnados.

8ª Deverá, em consequência, ser revogada, com as legais consequências.

As Autoras contra – alegaram, defendendo a bondade da decisão recorrida.

Realizou-se audiência de discussão e julgamento, tendo sido proferida decisão da matéria de facto e, seguidamente, a sentença, julgando-se a acção improcedente por não provada e, consequentemente, foi a Ré absolvida do pedido.

Inconformadas, recorreram as Autoras, formulando as seguintes conclusões:

1ª O registo das marcas internacionais n. os 596.186 e 606.675, ambas “PANS & COMPANY”, foi requerido, respectivamente, em 4/02/1993 e 6/09/1993, sendo concedido por despachos de 16/02/1994 e 27/09/1994;

2ª Sendo, por conseguinte, prioritárias, relativamente à insígnia n.º 11.170, cujo registo foi requerido apenas em 15/09/1994.

3ª Os produtos e serviços assinalados pelas marcas referidas em 1) são os mesmos que são vendidos e efectuados no estabelecimento a que se refere a insígnia referida em 2);

4ª Sendo que os sinais são gráfica, figurativa e conceptualmente semelhantes entre si, gerando no público situações de erro ou confusão fácil, bem como associação indevida, conforme, aliás, ficou demonstrado em estudo de mercado;

5ª De facto, existem semelhanças conceptuais e gráficas entre os dois sinais que a tal levam;

6ª Usa-se a técnica de identificar um produto “pans” / “sandes” e, acima da palavra, o mesmo desenho, concebido da mesma forma estilizada;

7ª Usa-se a mesma expressão por extenso e abreviada “companhia”/”c. ª”;

8ª O elemento figurativo, apresentado com uma configuração própria: uma baguete em contorno manual com traços grossos e finos, com os respectivos sulcos apresentados de forma muito pronunciada, vê essa mesma configuração repetida na insígnia em causa.

9ª Pelo que, sem prejuízo de repetir o conceito subjacente às marcas da Apelante, a concreta configuração do desenho que constitui a parte característica das mesmas foi também repetido.

10ª Pelo que, ao recusar a anulação da insígnia, violou a douta sentença, por desaplicação, o disposto nos artigos 167º, n.º 1, 193º e 231º, n.º 1, alínea f) do CPI de 1995;

11ª As Autoras juntaram aos autos documento autêntico, lavrado em 11/05/1994 – quatro meses antes do pedido de registo da insígnia n.º 11.170 ter sido feito – pelo qual WAINE WILLIS ROSEMIN se declarou autor da obra de design que constitui o desenho da baguete incluído nas marcas das Autoras.

12ª E invocaram o direito de autor decorrente de tal obra e a respectiva violação consubstanciada no registo da insígnia n.º 11.170;

13ª A Apelada não contraditou os factos invocados pelas Autoras e nem sequer alegou qualquer facto relativo ao modo como a insígnia que registou foi concebida;

14ª Pelo que, tendo as Autoras invocado factos constitutivos do seu direito e não tendo a Ré contraditado os mesmos, não pode afirmar-se que o documento em causa não é suficiente para a prova da autoria e da cessão.

15ª Pelo que, ao decidir como decidiu, violou a douta sentença recorrida o disposto nos artigos 2º, n.º 1, alínea g), 9º, 14º, 12º e 64º do CDADC bem como os artigos 231º, n.º 1, alínea e) e 189º, n.º 1, alínea h) do CPI de 1995.

É agora a Ré que contra – alega, defendendo a bondade da sentença.

2.

Factos provados:

1ª A 1ª Autora é titular do registo das seguintes marcas internacionais:

a) - 596.186 “PANS & COMPANY”, pedido em 4 de Fevereiro de 1993 e concedido em Portugal por despacho de 16 de Fevereiro de 1994 para assinalar serviços da classe 35ª: "Services d'aide à l'organisation et la conduite des affaires, en particulier services relatifs aux affaires de franchise; services d'étude de marché et d'information statistique; services de relations publiques et d'engagement de personnel" e por despacho de 24 de Maio de 1996 para assinalar serviços da classe 42ª: "Services de restauration" (doc. fls. 251);

b) - 606.675 “PANS & COMPANY”, pedido em 6 de Setembro de 1993 e concedido em Portugal por despacho de 27 de Setembro de 1994, destinada a assinalar produtos e serviços das classes 30ª: "café, the, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succedanes du café; farines et preparations faites de cereales, pain, patisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de melasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutatarde; vinaigre, sauces (a l'exception des sauces à salade); epices; glace à refraichir", 35ª: " Services d'aide à l'organisation et la conduite des affaires, en particulier concernant de marché et d'information statistique; services de relations publiques et d'engagement de personnel" e 42ª: "Services de restauration" (doc. fls. 158 a 161 e 262);

2ª A marca referida em 1-a) é composta pela expressão "PANS & COMPANY", impressas em letra de imprensa maiúscula, surgindo a palavra "PANS" impressa em tamanho maior por cima da expressão "& COMPANY" e pelo desenho representativo da parte de cima de uma baguete, aposto sobre a palavra "PANS", tudo dentro de um quadro cuja linha inferior é composta por três filas de quadrados pretos e brancos, alternados (doc. fls. 251).

3ª A marca referida em 1-b) é composta pela expressão "PANS & COMPANY", impressas em letra de imprensa maiúscula de cor preta, surgindo a palavra "PANS" impressa em tamanho maior por cima da expressão "& COMPANY" e pelo desenho representativo da parte de cima de uma baguete de cor vermelha, aposto sobre a palavra "PANS", tudo dentro de um quadro amarelo cuja linha inferior é composta por três filas de quadrados pretos e brancos, alternados (doc. fls. 262).

4ª A 1ª Autora é titular do registo das seguintes marcas nacionais:

a) - 303.489 “PÂES & COMPANY”, pedido em 21 de Setembro de 1994 e concedido por despacho de 8 de Setembro de 1995, destinada a assinalar serviços da classe 35ª: "Serviços de ajuda na organização e exploração de negócios, especialmente em negócios em regime de “franchising” (doc. fls. 254);

b) - 303.490 “PÂES & COMPANY”, pedido em 21 de Setembro de 1994 e concedido por despacho de 8 de Setembro de 1995, destinada a assinalar serviços da classe 42ª: “Serviços de restaurante, pizzaria, cafetaria e bar” (doc. fls. 256);

5ª As marcas referidas em 4) são compostas pela expressão "PÂES & COMPANY", impressas em letra de imprensa maiúscula de cor preta, surgindo a palavra "PÂES" impressa em tamanho maior por cima da expressão "& COMPANY" e pelo desenho representativo da parte de cima de uma baguete de cor vermelha, aposto sobre a palavra "PÂES", tudo dentro de um quadro amarelo cuja linha inferior é composta por três filas de quadrados pretos e brancos, alternados (doc. fls. 254 e 256).

6ª Em 15 de Setembro de 1994 a Ré requereu o registo da insígnia nº 11.170 "C.ª DAS SANDES" para assinalar um estabelecimento relacionado com "sandes, produtos de hotelaria e similares" (doc. fls. 231).

7ª A insígnia referida em 6) é composta pelo desenho de uma baguete por baixo da qual está impressa em letra maiúscula de imprensa a expressão "Cª DAS SANDES" (doc. fls. 231).

8ª O registo da insígnia foi deferido por despacho de 14 de Outubro de 1996 (doc. fls. 231).

9ª As Autoras usam as marcas referidas em 1) e 4) em vários estabelecimentos comerciais existentes em Portugal nos quais são comercializadas sobretudo sanduíches.

10ª A Ré usa a insígnia referida em 5) num estabelecimento de restauração sito no Centro Comercial Monumental, em Lisboa, no qual também se comercializam sanduíches.

11ª O desenhador gráfico Wayne-Wilis Rosemin declarou que o elemento figurativo das marcas descritas em 1) e 4) foi por si concebido.

12ª Wayne-Wilis Rosemin declarou que a concepção do elemento figurativo referido em 1) ocorreu em Novembro de 1991.

13ª Wayne-Wilis Rosemin declarou que trabalhava, na altura, para a sociedade Adisson España, AS.

14ª Wayne-Wilis Rosemin declarou que a 2ª Autora lhe solicitou a concepção do referido elemento figurativo, a quem declarou ter cedido, por venda, os direitos de exploração do referido desenho em todo o mundo.

15ª Wayne-Wilis Rosemin declarou ter cedido à 2ª Autora a sua utilização total e parcial para todo o tipo de suportes ou meios de comunicação.

16ª Wayne-Wilis Rosemin declarou poder a 2ª Autora registar o aludido desenho como marca.

17ª Wayne-Wilis Rosemin declarou poder a 2ª Autora ceder todos os direitos respeitantes ao desenho a outras pessoas.

3.

A Ré apelou do despacho saneador que, conhecendo da excepção peremptória da caducidade por si invocada, a julgou improcedente, razão por que, conhecendo embora a decisão do mérito da causa mas não tendo posto termo ao processo, o recurso apenas subiu a final com o recurso da sentença (artigo 695º).

Entretanto, porque a sentença foi favorável às pretensões da Ré, é óbvio que o recurso do saneador só revestirá interesse para esta, se a sentença for revogada. Donde, começaremos por apreciar a apelação interposta pelas Autoras.

3.1.

Pretendem estas a revogação da sentença recorrida e anulação do registo da insígnia n.º 11.170 e isto porque, em seu entender, as marcas internacionais da 1ª Autora e a insígnia da Ré são gráfica, figurativa e conceptualmente semelhantes entre si, gerando no público situações de erro ou confusão fácil bem como associação indevida para além de que o elemento figurativo que compõe as marcas das Autoras está protegido por direitos de autor.

Sendo o objecto do recurso delimitado pelas conclusões das apelantes, são portanto duas as questões suscitadas:

a) – Se existe entre as marcas da 1ª Autora e a insígnia da Ré semelhança gráfica, figurativa ou fonética que gere situações de erro ou confusão fácil ou perigo de associação;

b) – Se o elemento figurativo que compõe as marcas das Autoras está protegido por direitos de autor.

3.1.1.

A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço, tal como se infere do artigo 224º Código Propriedade Industrial (1), correspondente ao artigo 167º do CPI de 1995.

Assim, “a marca serve, antes de mais, para identificar os produtos ou serviços em si mesmos, distinguindo-os dos demais seus congéneres.

Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice de qualidade e de prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indispensável. Retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou tenha a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada”(2).

De forma mais simplificada entende Jorge Coutinho de Abreu que “as marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos e afins”(3).

A este sinal distintivo têm sido atribuídas pela doutrina variadíssimas funções, como salienta Pedro Sousa e Silva (4) mas que podem resumir-se, na prática, a três: função distintiva, de sugestão (angariar clientela) e de garantia(5).

“A protecção dispensada ao titular de uma marca destina-se, pois, a assegurar-lhe o exclusivo de uso de um sinal que lhe permita distinguir os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, por forma a proporcionar ao consumidor uma indicação sobre a proveniência dos mesmos, que o orientará em escolhas futuras”(6). Ou seja, estão aqui presentes dois interesses: “o do empresário, em delimitar a sua posição no mercado frente a outros competidores; e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da prestação adquirida”(7).

É nisto que se traduz o princípio da novidade e da especialidade.

Assim, a marca é dirigida à individualização e diferenciação de mercadorias ou produtos, pelo que, enquanto sinal distintivo destes, não deve confundir-se com outra marca anteriormente adoptada para um mesmo ou semelhante produto.

Só através desta protecção que confere ao respectivo titular o exclusivo do seu uso, dentro do âmbito em que a lei lhe reconhece eficácia, permite ao sinal distintivo do comércio, como é a marca, desempenhar aquelas funções individualizadoras e traduzir-se num útil instrumento de defesa do próprio estabelecimento comercial(8).

Têm pois as marcas de ser novas, distintas ou inconfundíveis mas tal novidade apenas tem de afirmar-se no âmbito de produtos idênticos ou afins, vigorando aqui igualmente o princípio da especialidade sem o qual ela deixaria de desempenhar a sua função distintiva para se transformar em elemento de confusão.

Assim, a eficácia da marca como sinal distintivo, implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações.

Nesse sentido, o artigo 224º, n.º 1, do CPI confere a quem tenha registado marca o direito à sua propriedade e ao seu exclusivo.

Tais direitos são garantidos pela proibição do registo de marca que reproduza ou imite marca registada (artigo 258º). E são também garantidos pela proibição do registo os nomes de estabelecimento, insígnias e logótipos que contenham elementos constitutivos da marca, para produtos que se vendam no estabelecimento a que se pretende dar o nome ou insígnia (artigo 285º, n.º 1, alínea g).

A insígnia é um sinal distintivo de um estabelecimento comercial, destinado a distingui-lo dos demais.

Assim, é oponível ao registo de insígnia a existência de marca de que aquela seja reprodução ou imitação.

Os requisitos da imitação encontram-se vertidos no artigo 245º e são os seguintes:

a) - Ter a marca oposta prioridade registral;

b) - Sejam ambas destinadas a assinalar os mesmos produtos ou produtos manifestamente afins;

c) - Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda, a segunda, um risco de associação com a primeira, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

O objectivo destas normas é, pois, o de evitar que no mercado surjam e existam marcas que, pela sua semelhança, se possam confundir e confundir os consumidores.

Estão, pois, em causa critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráficas, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos) e subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).

Em face deste juízo de factores, o juízo de confundibilidade entre duas marcas não pode ser formulado em abstracto, mas sim verificado em concreto.

Para o presente caso o que interessa, face à delimitação do objecto do recurso, é a limitação imposta à Apelada, tendo em conta que o «registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante em produtos ou serviços idênticos, ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor».

Como se referiu, se a marca for uma usurpação de uma marca registada anteriormente, referida a produtos ou serviços semelhantes ou afins, não pode ser registada. A usurpação pode consistir numa reprodução (cópia integral) ou numa imitação (confundível) da marca registada anteriormente.

In casu, discutindo-se se as marcas internacionais da 1ª Autora e a insígnia da Ré, em questão, serão confundíveis, interessa analisar o conceito de imitação, que nos é dado pelo n.º1 do artigo 245º, e cuja verificação pressupõe a cumulação dos requisitos acima anunciados, uma vez que, atenta a delimitação do recurso, apenas nos interessa apurar, neste momento, se da insígnia da Ré fazem parte os elementos constitutivos das marcas da 1ª Autora, verificados que se encontram os dois primeiros requisitos ((cfr. alínea c) do n.º 1 do artigo 245 CPI). Para fazer tal análise, não podemos deixar de ter em mente alguns pressupostos.

Assim, desde logo, para fazer esta apreciação não há que confrontar directamente os sinais. Tal como se comparássemos duas marcas entre si, a imitação (e é dela que se trata quando se diz que da insígnia não podem fazer parte os elementos constitutivos da marca) existirá quando, tendo-se à vista apenas o sinal a constituir, se deva concluir que ele é susceptível de ser tomado por outra de que se tenha conhecimento.

Como adverte Ferrer Correia, para se aferir da imitação não há que confrontar directamente as duas marcas. A imitação existirá quando, tendo-se à vista a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. “Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquele que retinha na memória”(9).

Segundo Pinto Coelho, é preciso considerar que o público em geral não está a pensar na existência ou não de imitação: liga um produto que lhe agradou a certa marca de que conserva uma ideia mais ou menos precisa, devendo, por isso, evitar-se que um outro comerciante adopte uma marca que, ao olhar distraído do público, possa apresentar-se como sendo a que ele busca.

No mesmo sentido diz Bédarride, citado por Pupo Correia, “a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente”(10).

O juízo a fazer há-de ter em atenção o consumidor médio do produto ou produtos em questão, ou seja, há-de considerar o estrato populacional a que primordialmente o produto ou serviço se destina.

“No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão. Se, por exemplo, se trata de um produto consumido em regra, por pessoas de certo grau de cultura, a confusão de marcas com alguns elementos comuns não será fácil como nos casos em que determinado produto se destine de preferência a camadas sociais de cultura rudimentar”(11).

Na análise a realizar há ainda que considerar que estamos perante sinais mistos já que, para além de elementos verbais escritos incluem também elementos de natureza desenhística/figurativa. Assim, para apurar da semelhança, há que atender não só aos aspectos gráfico e fonético mas também à forma, isto é, terá de proceder-se a uma avaliação global, tendo em consideração se o elemento prevalente é o nominativo ou o figurativo.

Com efeito, estando em confronto, de um lado, duas marcas e, de outro, uma insígnia, igualmente nominativas e figurativas, sempre teriam as mesmas, conforme ensina o Prof. Ferrer Correia(12), de ser consideradas globalmente, com sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes – sobre os elementos que se afiguram mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenham função acessória de mero pormenor). Uma marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com marca mais antiga.

Reportando-nos ao caso concreto, defendem as recorrentes que, ao contrário do decidido, existem semelhanças conceptuais e gráficas entre os dois sinais que a tal levam, com o fundamento de que se usa a técnica de identificar um produto “pans” / “sandes” e acima da palavra o mesmo desenho, concebido da mesma forma estilizada e de que se usa a mesma expressão por extenso e abreviada “companhia”/“c. ª”. Acrescentam ainda que o elemento figurativo, apresentado com uma configuração própria, - uma baguete em contorno manual com traços grossos e finos, com os respectivos sulcos apresentados de forma muito pronunciada, - vê essa mesma configuração repetida na insígnia em causa, pelo que, sem prejuízo de repetir o conceito subjacente às marcas das Apelantes, a concreta configuração do desenho que constitui a parte característica das mesmas foi também repetido.

Na verdade, tendo em conta a factualidade apurada, verifica-se que a marca nº 596.186 é composta pela expressão "PANS & COMPANY", impressa em letra de imprensa maiúscula, surgindo a palavra "PANS" impressa em tamanho maior por cima da expressão "& COMPANY" e pelo desenho representativo da parte de cima de uma baguete, aposto sobre a palavra "PANS", tudo dentro de um quadro cuja linha inferior é composta por três filas de quadrados pretos e brancos, alternados.

A marca nº 606.675 é composta pela expressão "PANS & COMPANY", impressas em letra de imprensa maiúscula de cor preta, surgindo a palavra "PANS" impressa em tamanho maior por cima da expressão "& COMPANY" e pelo desenho representativo da parte de cima de uma baguete de cor vermelha, aposto sobre a palavra "PANS", tudo dentro de um quadro amarelo cuja linha inferior é composta por três filas de quadrados pretos e brancos, alternados.

A insígnia da requerida, por sua vez, é composta pelo desenho de uma baguete por baixo da qual está impressa em letra maiúscula de imprensa a expressão "C. ª DAS SANDES".

E, com base nestes factos, considerou a sentença, e em nosso entender muito bem, que nem as marcas da 1ª Autora nem a insígnia da Ré têm um elemento prevalente, ou seja, nenhum dos elementos que compõem os sinais se destaca do todo, sendo, pois, impossível fazer a comparação apenas através do elemento nominativo ou apenas através do elemento figurativo. Porque nenhum dos elementos é suficientemente impressivo ou fantasioso, nenhum se pode considerar acessório.

O desenho de uma baguete é, por si só, insusceptível de apropriação. Uma baguete é um tipo de pão específico, de origem francesa, e o seu desenho é livre, isto é, não pode ser monopólio de ninguém. Havendo um sinal que contenha o desenho da baguete, o seu titular não pode impedir que outrem o registe também desde que, do conjunto dos elementos que compõem o sinal registando, resulte a necessária diferença entre os sinais.

Acresce que o desenho que faz parte das marcas da 1ª Autora corresponde à parte de cima de uma baguete enquanto a insígnia reproduz o desenho de uma baguete completa. Ora, para além do facto de a 1ª Autora não ter o monopólio sobre o desenho "baguete", o certo é que o desenho da insígnia é bastante diferente do desenho que compõe as marcas. Mais acresce que, – e indo ao encontro do que as apelantes referem quanto aos elementos figurativos de um cavalo na marca Ferrari ou de uma concha na marca Shell, - contendo a marca das Autoras uma baguete estilizada, tal não contende com a insígnia da Ré que representa de forma desenhada semelhante à real a aludida espécie de pão.

Assim, ambos são evocativos de uma baguete, isso é indiscutível, mas a sua semelhança fica por aqui.

No que toca aos elementos nominativos, temos por um lado "PANS & COMPANY" e por outro "C. ª DAS SANDES". Ora a expressão “PANS” é uma palavra castelhana que sugere o pão sem qualquer acompanhamento, associando-se mais facilmente a um estabelecimento de padaria do que a um estabelecimento de cafetaria, pastelaria ou venda de sandes.

Por seu turno, a expressão sandes é tipicamente portuguesa, constituindo, como considera a Apelada, uma corruptela do termo sanduíches, por seu turno derivado do termo inglês sandwiches e que não é utilizado em qualquer outra língua.

Mas ainda que se considere que ambos os elementos nominativos são evocativos da mesma ideia (uma sanduíche), também não há dúvida que a única semelhança entre os elementos nominativos é a sua afinidade ideográfica, já que fonética e graficamente não há qualquer ponto de contacto entre os sinais: escrevem-se de maneia distinta, a mancha gráfica é distinta e têm uma fonética totalmente distinta.

Ora, se os elementos isoladamente considerados são perfeitamente distintos, os elementos analisados numa perspectiva de conjunto são inegavelmente distintos, mais a mais porque as marcas da 1ª Autora têm ainda outros elementos figurativos que assumem algum relevo pelas cores utilizadas e pela imagem forte que o "xadrez" transmite.

Acresce ainda que, devendo abstrair-se das palavras ou elementos de natureza descritiva ou de uso genérico, e limitando-se a apreciação à parte restante, importaria realçar, desde logo, no caso sub judice, que as autoras nunca poderiam gozar do exclusivo de utilização do vocábulo “Companhia”, o qual entra na composição das marcas em apreço, mas é usual na linguagem corrente.

Na verdade, a expressão “C. ª” consiste na abreviatura da palavra “Companhia”, sendo uma expressão de uso conhecida susceptível de caracterizar qualquer serviço ou produto e que na linguagem corrente é usada para referir empresas, associações ou sociedades.

Por isso, o elemento “Companhia” referido não tem eficácia distintiva. É um elemento genérico, não gozando as Autoras do exclusivo da sua utilização.

Daqui resulta que, ao contrário do alegado pelas Autoras, não há possibilidade de confusão fácil entre as suas marcas e a insígnia da Ré. Enquanto as marcas da 1ª Autora têm uma capacidade individualizadora própria, que lhes é dada pela marca no seu todo, não podendo em caso algum subalternizar-se o elemento nominativo, a insígnia da Ré tem uma capacidade distintiva própria, sendo de tal forma diferente das marcas da 1ª Autora que não há possibilidade de ocorrer qualquer confusão entre ambas.

De facto, o consumidor, ao ver as marcas, não vai pensar no estabelecimento da Ré nem associá-las ao mesmo, assim como ao entrar no estabelecimento da Ré não vai pensar nas marcas da 1ª Autora ou julgar que o estabelecimento é propriedade desta. Os sinais podem perfeitamente coexistir no mercado: o consumidor associa ambos à mesma realidade, porque ambos são evocativos dos mesmos produtos, mas não os confunde uma vez que eles são perfeitamente distintos.

Não havendo, pois, semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas, não se pode concluir que da insígnia da Ré fazem parte os elementos constitutivos das marcas da Autora. Não há, pois, fundamento para anular o registo da insígnia da Ré nos termos do art. 285º, nº 1, al. g).

3.1.2.

Quanto à segunda questão: a pretendida violação de direitos de autor.

Atendendo à factualidade considerada provada, as Autoras não demonstraram ser titulares dos alegados direitos.

Os documentos juntos aos autos não comprovam a invocada titularidade, apenas demonstram que o desenhador gráfico Wayne - Wilis Rosemin declarou perante um notário espanhol que o elemento figurativo das marcas descritas em 1) e 4) foi por si concebido, em Novembro de 1991. Mais declarou que trabalhava, na altura, para a sociedade Adisson España, AS e que a 2ª Autora lhe solicitou a concepção do referido elemento figurativo, a quem declarou ter cedido, por venda, os direitos de exploração do referido desenho em todo o mundo. Mais declarou ter cedido à 2ª Autora a sua utilização total e parcial para todo o tipo de suportes ou meios de comunicação e poder a dita Autora registar o aludido desenho como marca e ceder todos os direitos respeitantes ao desenho a outras pessoas (cfr. quesitos 1º a 8º).

Daqui não se pode concluir que o elemento figurativo que integra os sinais da 1ª Autora esteja protegido por ser uma criação protegida pelo regime dos direitos de autor, resulta evidente que não pode a insígnia da Ré ser anulada com este fundamento.

Mas ainda que de modo diferente tivesse sido decidida a matéria de facto vertida nas respostas aos aludidos quesitos, e sobre tal assunto não se pode pronunciar a Relação porque as Apelantes não recorrem da decisão sobre a matéria de facto, a óbvia inexistência de semelhança entre os elementos figurativos alegadamente protegidos por direitos de autor e a insígnia da Ré, levariam a que tal fundamento da acção e do recurso decaísse inevitavelmente.

Pelos motivos expostos, “considerando que a insígnia da Ré não é composta pelos elementos constitutivos das marcas da 1ª Autora, por um lado, e não tendo ficado provado que o elemento figurativo das marcas está protegido como criação intelectual, por outro, não pode a presente acção proceder”.

E não procedendo a acção, torna-se desnecessária a apreciação do recurso da Ré.

4.

Pelo exposto, julgando-se improcedente apelação, confirma-se a douta sentença recorrida.

Custas pelas Autoras.

Lisboa, 18 de Outubro de 2007.

Manuel F. Granja da Fonseca

Fernando Pereira Rodrigues

Fernanda Isabel Pereira

1- Código a que se referem todas as normas infra citadas sem outra indicação.

2- Miguel Pupo Correia, Direito Comercial, 6ª edição, pp. 330.

3- Curso de Direito Comercial, I, Almedina, 1998, pp. 313.

4- In Direito Comunitário e Propriedade Industrial, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, pp. 48-49.

5- Cfr. Oliveira Ascensão, Direito Comercial – Direito Industrial, II, 1988, pp. 141 e 142.

6- Pedro Sousa e Silva, ob. Citada, pp. 55.

7- Pedro Portellano Diez, La Imitacion ene l Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995, pp. 264.

8- Cfr. Ferrer Correia, Lições, I, pp. 253 e ss.

9- Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, 1994, pp. 188.

10- In Direito Comercial, 6ª edição, p. 340.

11- Ferrer Correia, ob. citada.

12- Lições de Direito Comercial, 1973, 329/332.