518/08.7TYVNG.P1 - Tribunal da Relação do Porto

I- A firma individualiza o comerciante; o nome e a insígnia do estabelecimento individualizam o estabelecimento e a marca individualiza o produto.

II- Tais sinais distintivos têm, para serem dotados de eficácia, de respeitar o princípio da novidade, sendo a firma adoptada por cada sociedade completamente distinta das já registadas no nosso pais, de forma a evitarem qualquer tipo de confusão.

APELAÇÃO Nº 518/08.7TYVNG

5ª SECÇÃO

I

Acordam no Tribunal da Relação do Porto:

B………., LDA., sociedade por quotas, com sede na Rua ………., nº …, ………., concelho de Vila Nova de Gala, veio instaurar contra C………., solteiro, maior, residente na ………., n° …., ….-… ………., concelho de Vila Nova de Gaia, procedimento cautelar previsto no art° 338º- I, a. b) do CPI., concluindo dever ser a presente providência julgada provada e procedente, devendo ser decretada a presente providência e, em consequência, proferida decisão ordenando que o Requerido C………. se abstenha de usar o nome e logótipo “Automóveis Com Classe” no exercício da sua actividade comercial de venda de veículos automóveis; o Requerido C………. retire do seu stand de automóveis todos os placares publicitários, bem como outros sinais, de onde conste aquele nome; o Requerido C………. seja proibido de usar aquele mesmo nome em quaisquer folhetos publicitários, sítios da Internet, anúncios em jornais, bem como em todas as situações similares de promoção do seu stand junto do público.

O requerido foi citado e veio deduzir oposição infirmando os fundamentos de facto que justifiquem a demanda.

Procedeu-se a produção de prova, tendo sido proferida decisão que julgou improcedente a providência cautelar.

Inconformada com tal decisão, veio a requerente recorrer, concluindo do seguinte modo as suas alegações de recurso:

A) Vem o presente recurso do douto despacho que decidiu julgar improcedente a providência cautelar requerida pela Requerente, aqui Recorrente, contra o Requerido, aqui Recorrido.

B) Ora, salvo o devido respeito por melhor opinião, entende a Recorrente que carece de razão o Meritíssimo Tribunal “a quo” ao decidir como decidiu.

C) Assim, o objecto do presente recurso prende-se com a questão de apreciar se o nome e logótipo “Automóveis Com Classe”, usado pelo Recorrido no exercício da sua actividade comercial de venda de veículos automóveis, se confunde com o nome e logótipo usados e registados a favor da Recorrente “B……. Com Classe Car Automóveis”.

D) Ao contrário da Recorrente, o Recorrido usa um nome e um logótipo que nunca esteve nem está registado pela autoridade competente nesta matéria, a Direcção de Marcas e Patentes do INPI.

E) Em 15 de Janeiro de 2008, o Recorrido fez um pedido de registo do nome “Automóveis Com Classe”.

F) Em Fevereiro do mesmo ano a Recorrente opôs-se a este pedido, alegando que o nome proposto era confundível com a sua marca e logótipo de devidamente registados.

G) Sucede que, a 30 de Outubro de 2008, o INPI proferiu o despacho de recusa junto pela Recorrente na última sessão de julgamento.

H) Despacho esse, a que o Meritíssimo Tribunal “a quo” se refere a fls.178, não tirando no entanto a inevitável consequência jurídica deste mesmo despacho.

I) O mesmo é categórico em indeferir o registo de nome e logótipo “Automóveis Com Classe” requerido pelo Recorrido, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n° 1 do artigo 304°- I do Código da Propriedade Industrial.

J) O INPI indeferiu este pedido de registo invocando, nomeadamente, que do confronto entre o sinal requerido (pelo ora Recorrido) e o logótipo e a marca prioritariamente registada a favor da ora Recorrente, ressalta uma forte semelhança gráfica, fonética e conceptual, que dificilmente permitirá a sua destrinça.

K) Tal semelhança, conclui o dito despacho, resulta do destaque que a designação “Com Classe” assume nos sinais em apreço, podendo causar enganos ao consumidor medianamente experimentado e originar facilmente que o público os associe, indevidamente, à mesma entidade empresarial.

L) Pelo que, salvo o devido respeito, o Recorrido não pode usar o nome e logótipo “Automóveis Com Classe”, por ser confundível com o nome e logótipo usados pela Recorrente.

M) Na douta decisão de que se recorre, é dito que o despacho supra citado não teve qualquer influência na decisão proferida nesta providência cautelar.

N) É indiscutível que está vedado pelo INPI ao Recorrido o uso do nome e logótipo “Automóveis Com Classe”, enquanto não for registado.

O) Ao decidir desta forma, violou o Meritíssimo Tribunal “a quo” o disposto nas disposições insertas nos artigos 338°-I, 245° e 304°-N, todos do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei no 36/2003 de 5 de Março.

P) Pelo que, nos termos do disposto nestas mesmas disposições legais, aquele Tribunal deveria ter decretado a providência cautelar requerida, baseando-se, precisamente no já citado despacho de recusa proferido pelo INPI.

A final requer que seja dado provimento ao recurso e, por via disso revogada a decisão em crise, sendo substituída por outra que contemple as conclusões atrás aduzidas, tudo com as legais consequências.

Não houve contra-alegações.

II

É a seguinte a factualidade dada por assente pela 1ª Instância:

1. A Requerente é uma sociedade por quotas, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia, e que tem por objecto o comércio de veículos automóveis e motociclos; manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos; comércio de peças e acessórios para veículos automóveis e motociclos; actividade comissionista na intermediação em negócios de veículos automóveis e motociclos; actividade comissionista na intermediação de crédito financeiro. - Doc. nº 1.

2. Em 16 de Março de 2007, a Requerente requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registo de marca nacional e de logótipo, nos termos constantes do documento que aqui se junta. -

3. Em 30 de Novembro de 2007, aquele Instituto emitiu os títulos de registo de marca nacional e de logótipo nos exactos termos requeridos pela Requerente. — Doc. n° 3 e 4.

4. Pelo que, a Requerente tem registados a seu favor a marca e logótipo, de que é titular, denominados “B………. Com Classe Car – Automóveis”.

5. O Requerido dedica-se ao comércio de veículos automóveis, possuindo um stand sito na ………., n° …., em ………., concelho de Vila Nova de Gaia.

6. Em finais de 2007, a Requerente constatou que o Requerido vinha usando como nome do seu estabelecimento comercial a denominação “Automóveis Com Classe”, usando igualmente tal denominação como logótipo.

7. No Stand do requerido existem vários placards publicitários de onde consta aquele nome e logótipo.

8. Desde, pelo menos, Janeiro de 2008 que o requerido vem tentando registar junto o INPI o nome do estabelecimento comercial “Automóveis com classe”.

9. Em 20.02.2008 a requerente opôs-se ao pedido supra referido.

10. Ambos se dedicam ao comércio de veículos automóveis;

11. Ambos estão sedeados na zona de Vila Nova de Gaia, sendo a requerente na freguesia de ………. e o requerido em ……… .

12. Requerente e requerido acordaram em este colocar no stand daquela à consignação veículos automóveis, durante o ano de 2006 até meados de 2007.

13. O requerido, actualmente, usa a denominação “Automóveis Com Classe”.

14. Em 01.02.2007 o Requerido arrendou um Stand para exposição para venda dos veículos automóveis.

15. As instalações foram arrendadas pelo Requerido e, ali foi instalada uma linha telefónica para realização e recepção de chamadas que servia simultaneamente para receber e enviar faxes.

16. Este Stand situa-se na ………., n° …. da freguesia de ………., passou a ter aquela linha telefónica e de fax independente do Stand da Requerente, ou seja, passou a usar o número de telefone: ……… para receber e efectuar chamadas e, ao mesmo tempo, para receber e enviar faxes.

III

O objecto dos recursos é balizado pelas conclusões das alegações dos recorrentes, não podendo este Tribunal conhecer das matérias não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento oficioso (artºs 684º nº 3 e 690º nº 1 e 3 do CPC).

É a seguinte a questão a decidir:

A sentença recorrida ao julgar improcedente a providência fez uma incorrecta apreciação dos factos e do direito, pois que o nome e logótipo “Automóveis Com Classe”, usado pelo Recorrido no exercício da sua actividade comercial de venda de veículos automóveis, se confunde com o nome e logótipo usados e registados a favor da Recorrente “B………. Com Classe Car Automóveis”?

Importa referir que a legislação aplicável ao caso em análise é o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº36/2003 de 5 de Março, actualmente em vigor.

O artº 1º Código de Propriedade Industrial estatui que a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.

Nos termos do artº 18º, n.º 1 do Código Comercial, todo o comerciante deve adoptar uma firma, quer se trate de comerciante em nome individual, quer se trate de uma sociedade mercantil.

Dispõe o artº 10º, n.º 3, do CSC que a firma de sociedade constituida por denominação particular não pode ser idêntica à firma registada por outra sociedade ou por tal forma semelhante que possa induzir em erro.

Estabelece também o art. 33.º do Decreto-lei n.º 129/98 de 13.05 (Registo Nacional de Pessoas Colectivas), que:

“Princípio da novidade

1- As firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusão de elementos utilizados por outras já registadas, ou com designações de instituições notoriamente conhecidas.

2- Os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou proximidade das suas actividades e o âmbito territorial destas.

(…)

5- Nos juízos a que se refere o n.º 2 deve ainda ser considerada a existência de marcas e logótipos já concedidos que sejam de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.”

O nome do estabelecimento serve para designar e tornar conhecido um estabelecimento.

Enquanto a firma individualiza o comerciante e é obrigatória, o nome do estabelecimento individualiza o estabelecimento e é facultativo. Enquanto a firma é o nome por que o comerciante se torna conhecido no exercício do seu comércio, e corresponde ao nome civil que ele usa nas suas relações particulares, o nome de estabelecimento é a designação por que se torna conhecido o estabelecimento e que costuma inscrever-se nas tabuletas, fachadas, montras, papéis de correspondência e propaganda, etc.

O direito ao uso exclusivo do nome de estabelecimento é garantido através do registo, que deve fazer-se no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O exclusivo do nome do estabelecimento, atribuído pelo registo a determinada pessoa significa que não pode outrem usar nome que seja sua reprodução ou imitação, isto é que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor.

A insígnia, do mesmo modo que o nome serve para individualizar o estabelecimento e torná-lo conhecido.

Considera-se insígnia do estabelecimento qualquer sinal externo composto de figuras ou desenhos, simples ou combinados com palavras, contanto que no conjunto sobreleve a forma ou a configuração específica, como elemento distintivo e característico. Tal como o direito ao nome, o direito ao uso exclusivo da insígnia é garantido através do registo.

Em suma, a firma individualiza o comerciante; o nome e a insígnia do estabelecimento individualizam o estabelecimento e a marca individualiza o produto.

Estamos perante sinais distintivos do comércio que permitem a uma empresa conquistar e fidelizar a sua clientela.

Ora, estes sinais distintivos têm, para serem dotados de eficácia, de respeitar o principio da novidade, o qual significa que a firma adoptada por cada sociedade deve ser completamente distinta das já registadas no nosso país, por forma a evitarem qualquer tipo de confusão.

Deve ainda ser considerada e respeitada a existência de nomes de estabelecimentos de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais.

Haverá susceptibilidade de confusão ou erro sempre que se verifique uma situação em que um sinal seja tomado por outro, o que implica que uma sociedade seja tomada por outra.

Haverá também susceptibilidade de confusão ou erro quando o público possa considerar que há identidade entre as realidades que os sinais visam distinguir ou que existe uma relação entre essas realidades - por exemplo, a existência e uma relação de grupo entre duas sociedades, quando tal relação não exista – podendo, assim, haver um beneficio do prestigio e crédito de uma por outra.

Firmas, denominações ou insígnias completamente distintas são, pois, firmas, denominações ou insígnias que não são idênticas, nem por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão.

Para haver essa semelhança necessário é que o sinal tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outro já registado que induza facilmente em erro ou confusão o público, não podendo este distinguir os dois senão depois de exame atento ou confronto.

A comparação que define a semelhança verifica-se, pois, entre um sinal e a memória que se possa ter de outro.

É que o cidadão médio – que não é um técnico do sector - quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento.

A comparação que entre eles pode fazer não é, assim, simultânea, mas sucessiva - nesse sentido vide Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo: 09B0554, de 25-03-2009, in www.jstj/pt.

Na apreciação do risco de confusão há que ter em atenção a força distintiva dos sinais em causa, pois os sinais fortes estão, por natureza, especialmente vocacionados para perdurarem na memória do público.

Há que ter em conta também que os sinais distintivos devem ser contemplados numa visão de conjunto, sendo irrelevantes os respectivos elementos não distintivos.

Para haver imitação não é necessária a semelhança entre todos os elementos do sinal.

O que conta sobretudo é a impressão de conjunto, pois é ela que sensibiliza o público.

Desta forma, podem os vários elementos do sinal serem diferentes e no entanto, considerados em conjunto, induzirem em erro ou confusão.

Pode até haver apenas um elemento comum entre os sinais, mas esse elemento ser de tal forma predominante que dê lugar a confusão.

Quando existe o mesmo elemento preponderante, os sinais não só não são completamente distintos, como são completamente idênticos.

Ora, voltando ao caso concreto em apreço e com todo o respeito pelo entendimento contrário, não temos dúvidas em afirmar que a firma-denominação “Automóveis Com Classe”, se confunde com o nome e logótipo usados e registados prioritariamente a favor da Recorrente “B………. Com Classe Car Automóveis”.

É evidente a identidade gráfica e fonética existente entre as denominações no que respeita ao sinal mais forte, ou seja, COM CLASSE AUTOMÓVEIS

Na memória de um cidadão médio esse sinal, existente em ambas as denominações, não se distingue.

Por outro lado a actividade exercida pela apelante e pelo apelado respeitam ambas ao sector da venda de automóveis, pelo que são actividades afins, sendo por isso acrescido o risco de confusão entre elas.

Sucede ainda que ambas se desenvolvem no mesmo concelho de Vila Nova de Gaia, o que dificulta a diferenciação entre os respectivos estabelecimentos por parte de um cidadão médio.

A clientela é a mesma na actividade de compra e venda de viaturas.

Por isso, a impressão de conjunto que se retira do conteúdo global das denominações em confronto cria confusão entre elas.

Assim e sem necessidade de mais considerações, entendemos ser de deferir a providência cautelar pretendida.

IV

Nesta conformidade, acorda-se em julgar procedente a apelação e, assim, em revogar a decisão recorrida, ordenando-se que:

- O Requerido C……… se abstenha de usar o nome e logótipo “Automóveis Com Classe” no exercício da sua actividade comercial de venda de veículos automóveis; que retire do seu stand de automóveis todos os placares publicitários, bem como outros sinais, de onde conste aquele nome, ficando proibido de usar aquele mesmo nome em quaisquer folhetos publicitários, sítios da Internet, anúncios em jornais, bem como em todas as situações similares de promoção do seu stand junto do público.

Custas pelo apelado.

Porto, 25 de Maio de 2009

Anabela Figueiredo Luna de Carvalho

Maria de Deus Simão da Cruz Silva Damasceno Correia

Maria Adelaide de Jesus Domingos