893/1995.L1-2 - Tribunal da Relação de Lisboa

1. A concessão de uma patente tendo por objecto um produto confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar esse produto, podendo impedir que um terceiro pratique actos através dos quais se concretiza a exploração do produto, opondo-se à sua fabricação ou venda qualquer que seja o processo empregado por esse terceiro de obtenção do produto. Trata-se da aplicação da doutrina da protecção absoluta das patentes de produto. Por seu turno, a concessão de uma patente de processo confere ao seu titular um direito exclusivo de explorar o invento, que neste caso consiste no processo protegido, não podendo um terceiro produzir, vender ou de qualquer forma comercializar o produto obtido através do processo patenteado, podendo, no entanto, esse terceiro, produzir o produto desde que o faça por processo diferente daquele que é objecto de patente. É esta última a situação que ocorre com os produtos farmacêuticos em que a patente de processo apenas atribui a tais produtos um monopólio relativo, já que os mesmos podem ser obtidos por um processo diferente do patenteado.

2. Se uma patente tiver por objecto um processo de fabrico de um produto novo, o mesmo produto fabricado por um terceiro será, salvo prova em contrário, considerado como fabricado pelo processo patenteado.

3. São pressupostos desta inversão do ónus de prova prevista no CPI: a) A titularidade de patente de processo de fabrico de um produto; b) A novidade deste à data do pedido de concessão da patente; c) A sua obtenção por aquele processo; d) A identidade daquele produto com o posterior.

4. A denominada “doutrina dos equivalentes” que, no essencial, visa qualificar o grau de evidência ou de originalidade da invenção, é susceptível de ser aplicada sempre que ocorre identidade do efeito técnico, evidência dos meios modificados e semelhança da solução técnica encontrada.

5. Deve considerar-se verificada a infracção do direito de patente por equivalância sempre que: a) A invenção patentada e a invenção questionada se situarem no âmbito do mesmo problema técnico; b) Ambas apresentarem uma solução idêntica e os elementos modificados estiverem ao alcance de um perito na especialidade, a partir da interpretação lógica e objectivista do conteúdo das reivindicações da invenção protegida, de acordo com a orientação hermenêutica do artigo 1º do Protocolo interpretativo do artigo 69º da Convenção Europeia da Patente.

(Sumário da Relatora)

ACORDAM OS JUÍZES DA 2ª SECÇÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

I. RELATÓRIO

H. .., S.A., intentou contra C..., S.A., acção declarativa com processo ordinário, através da qual pede a condenação da ré a não produzir, nem comercializar, nem por à venda, nem armazenar o princípio activo doxiciclina, quer em hidrato, quer em base monohidrato, destruindo todo o produto que tenha em armazém, bem como a pagar-lhe a quantia de Esc. 175.958.486$00, por danos patrimoniais, acrescido de outros danos que se venham a apurar, e Esc. 100.000.000$00, por danos não patrimoniais.

Fundamentou, a autora, no essencial, esta sua pretensão na circunstância de ter desenvolvido e patenteado o processo de fabrico do aludido produto, em 1981, tendo a ré produzido e comercializado o mesmo, atingindo tais vendas o valor de Esc. 175.958.486$00.

Citada, a ré veio contestar, alegando que o produto em questão foi desenvolvido e patenteado nos Estados Unidos da América, em 13 de Maio de 1959, tendo a autora patenteado apenas alguns métodos de produção do produto. Mais invoca terem caducado as patentes em causa, sendo inválido qualquer licenciamento concedido à autora, por ser nulo o respectivo contrato, e ter prescrito o direito à indemnização invocada.

A autora respondeu sustentando o alegado na petição inicial.

Foi proferido despacho saneador, no qual se julgaram improcedentes as excepções de caducidade das patentes, de prescrição e de nulidade do contrato de licenciamento. Deste despacho interpôs a ré recurso, que foi recebido como apelação, com subida a final, tendo sido suscitadas no recurso as questões atinentes á nulidade da patente nº ...; á caducidade das patentes nºs ..., ... e ..., á prescrição do direito a uma eventual indemnização por parte da autora e á nulidade do contrato de licenciamento.

Após elaboração da especificação e questionário, procedeu-se a julgamento, tendo sido proferida decisão sobre a matéria de facto provada. As partes apresentaram alegações escritas sobre o aspecto jurídico da causa, após o que o Tribunal a quo proferiu decisão, em 30.04.2007, julgando a acção procedente por provada e condenou a ré a não produzir, nem comercializar, nem pôr à venda, nem armazenar o princípio activo doxiciclina, quer em hidrato, quer em base monohidrato, destruindo todo o produto que tenha em armazém, bem como a pagar à autora a quantia que se vier a liquidar, resultante do lucro por si obtido com a comercialização de tais produtos, bem como o montante de € 100.000,00, pelos danos não patrimoniais sofridos pela autora, aqueles acrescidos de juros desde a data da citação e estes acrescidos de juros desde a data da prolação da decisão.

Inconformada com o assim decidido, a ré interpôs recurso de apelação, relativamente à sentença prolatada.

O Tribunal da Relação de Lisboa, apreciando a apelação incidente sobre o despacho saneador, decidiu, considerando:

a) não verificada a nulidade da patente ..., visto que a mesma foi relegada para a decisão final;

b) verificada a caducidade das patentes em 09.11.1996, 18.12.1995 e 07.03.1998;

c) não verificada a nulidade de contrato de licenciamento e,

d) quanto ao suscitado pedido de prescrição do direito de indemnização, entendeu o acórdão que os factos alegados e que se encontravam impugnados teriam de ser levados à Base Instrutória e sobre eles produzir prova, não se podendo, por isso, decidir se ocorreu ou não a prescrição do direito.

E, face ao assim decidido, considerou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa não ser possível conhecer do recurso de apelação incidente sobre o mérito da causa, determinando a anulação da decisão e a elaboração da BI sobre os factos controvertidos relevantes para a invocada excepção de prescrição do direito de indemnização do pedido da autora.

Em obediência ao determinado por este Tribunal da Relação de Lisboa, o tribunal a quo aditou os pontos 26º e 27º à base instrutória, eliminando dos factos assentes a alínea Q).

Realizou-se novo julgamento, limitado à matéria dos novos quesitos aditados, após o que foi proferida decisão, datada de 05.12.2008, restringindo-a à questão da prescrição do direito de indemnização peticionado pela autora, tendo-se julgado tal excepção da prescrição do direito à indemnização da autora parcialmente procedente, declarando-se, consequentemente, prescrito o direito da autora à indemnização pelas exportações de doxiciclina efectuadas pela ré para o Irão, em 26.05.89 e 29.12.89.

Esclareceu ainda o Tribunal a quo nesta sentença recorrida, que a solução ali determinada não se confundia com a decisão, datada de 30.04.2007, que ainda se encontrava sob recurso, e que havia condenado a ré a pagar indemnização em quantia a liquidar posteriormente, sendo que a ré apenas poderia propor-se provar as quantidades exportadas pela ré em 1995.

Inconformada com o assim decidido, veio a ré interpor novo recurso de apelação.

São as seguintes as CONCLUSÕES da ré/recorrente:

i) O Acórdão de fls. 1628 a 1653 anulou a decisão de 30 de Março de 2007.

ii) O Tribunal a quo deveria ter conhecido, na sentença ora recorrida, de todas as questões que devesse apreciar em consequência da anulação da sentença anterior, e não apenas da questão respeitante à excepção da prescrição.

iii) A Douta sentença recorrida deveria ter-se pronunciado (i) sobre o efeito da caducidade das patentes no pedido, (ii) sobre os pressupostos da inversão do ónus da prova previsto no nº 3 do artigo 93º do Código da Propriedade Industrial de 1995 em relação a cada uma das Patentes de Processo nºs ..., ... e ..., (iii) sobre se o processo pelo qual a Ré, ora Apelante, produziu a doxiciclina, violou ou não o direito de exclusivo das patentes de processo nº ..., nº ... e nº ..., e (iv) se os factos considerados provados consubstanciam ou não danos ou prejuízos de ordem moral imputados à Ré, ora Apelante.

iv) Não se pronunciou. É por isso nula a sentença ora recorrida, nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 668º do Código de Processo Civil.

v) A Douta sentença recorrida entende que a decisão ora proferida não contende com a decisão proferida a 30 de Março de 2007 e que esta última se encontra ainda pendente de recurso.

vi) Por facilidade de formulação das conclusões, as referências que adiante se fazem à sentença de 30 de Março de 2007 devem ser extensivas à Douta Sentença ora recorrida.

vii) À data da sentença, todas as patentes em causa nestes autos, e em particular as patentes de processo nº ..., nº ... e nº ..., há muito haviam caducado;

viii) Não havendo direito de exclusivo a considerar à data da sentença, nunca poderia a Sentença de 30 de Março de 2007 condenar a Ré ora Apelante a não produzir, comercializar ou armazenar, para o futuro, a doxiciclina.

ix) Ao decidir como decidiu, violou a Douta Sentença Recorrida os artigos 37º nº 1 alínea a) e 99º do Código da Propriedade Industrial de 2003.

x) Não se provaram os pressupostos da inversão do ónus da prova previsto no nº 3 do artigo 93º do Código da Propriedade Industrial de 1995 (ou do artigo 98º do actual Código) em relação à Patente de Processo nº ..., porque a Autora não provou a novidade do produto resultante do processo de fabrico protegido pela Patente ... e por se ter provado que a doxiciclina foi inventada posteriormente à data do pedido da patente ... e como tal desconhecida do inventor da patente ... (cfr. respostas aos quesitos 19º, 23º e 21º).

xi) Não se verificam os pressupostos da inversão do ónus da prova previsto no nº 3 do artigo 93º do Código da Propriedade Industrial de 1995 (ou do artigo 98º do actual Código) em relação às Patentes de Processo nº ... e nº ..., pois à data do pedido de cada uma das referidas patentes (respectivamente 12 de Fevereiro de 1968 e 31 de Janeiro de 1974) já a doxiciclina há muito se encontrava no estado da técnica (cfr. resposta ao quesito 19º).

xii) Ao atribuir ao Autor a presunção legal de que a ora Apelante teria fabricado o produto doxiciclina pelos processos patenteados a Douta Sentença violou, entre outros, o nº 3 do artigo 93º do Código da Propriedade Industrial de 1995 ou do artigo 98º do actual Código.

xiii) A Autora não provou que o produto produzido tivesse sido fabricado pela Ré segundo os processos reivindicados nas patentes nº ..., nº .. e nº ..., conforme resulta das respostas dadas aos quesitos 13 e 20 e transcritos nas alíneas CC e GG da Sentença de 30 de Março de 2007 e sob os nºs 25º e 29 da Sentença recorrida.

xiv) Ao desconsiderar o ónus da prova que impedia sobre a Autora, a Douta Sentença violou o artigo 342º do Código Civil.

xv) O processo pelo qual a Ré, ora Apelante, produziu a dioxiciclina é distinto do processo protegido pelas patentes da Autora e não viola o direito de exclusivo das patentes de processo nº ..., nº ... e nº ..., conforme se conclui das respostas dadas aos quesitos 1º a 5º, 20, 23º e 24º, das afirmações do Perito do Tribunal a fls, 765 e 774 e dos Pareceres juntos aos autos e em particular do Parecer do Prof. Johnstone.

xvi) Mesmo que por hipótese se conclua que a Apelante violou os direitos de exclusivo da Autora, ora Apelada, - o que não se concede - não resultaram provados factos que consubstanciassem danos ou prejuízos de ordem moral imputados à Ré, ora Apelante, e muito menos que permitissem um juízo de equidade pela quantia de € 100.000,00.

Pede, por isso, a apelante, que seja revogada a sentença de 1ª Instância e proferido Acórdão que absolva do pedido a apelante.

Respondeu a recorrida defendendo a manutenção do decidido e formulando as seguintes CONCLUSÕES:

i) O Tribunal a quo interpretou – e bem – o Acórdão da Relação de Lisboa, de 17 de Janeiro de 2008, no sentido de que teria apenas sido determinado o julgamento de matéria controvertida quanto à prescrição do direito de indemnização, não se pronunciando, pois, sobre a restante matéria controvertida, objecto da Apelação da sentença de 30 de Abril de 2007.

ii) Muito embora se acompanhe e compreenda o raciocínio jurídico da Apelada na interpretação que fez do Acórdão de 17 de Janeiro de 2008, é também possível compreender a interpretação operada pelo Tribunal a quo.

iii) O presente recurso foi interposto ad cautelam, o que, aliás, é dito pela própria Apelante ao invocar a nulidade da sentença ora recorrida por cautela de patrocínio.

iv) Este recurso acaba por assentar no pressuposto de que a decisão do Tribunal a quo teria, “implicitamente”, mantido a decisão anteriormente proferida.

v) Ora, também por razões de cautela de patrocínio, resta à Apelada acompanhar aquele pressuposto, pugnando, também nesta Apelação, pelo acerto da decisão recorrida e, consequentemente, da decisão anteriormente proferida em 1ª instância (sentença de 30 de Abril de 2007).

vi) Para que a livre apreciação da prova pelo Tribunal de 1ª instância possa ser sindicada, o recorrente deve impugnar a decisão de facto, pelo que, não o tendo feito, inexiste matéria concreta que permita abalar a livre apreciação da prova pelo Tribunal a quo.

vii) À data da sentença as patentes n.º ..., n.º ... e n.º ..., invocadas pela Apelada, haviam já caducado, sendo que a condenação da Apelante no primeiro pedido da petição inicial, para o futuro, dever-se-á a um “menor rigor” no julgamento, actual, desse pedido, quiçá pelo facto de a douta sentença ter sido proferida volvidos mais de 12 anos após a interposição da acção.

viii) Em todo o caso, esse aspecto revela-se como inconsequente, porquanto revela apenas a infracção dos direitos de patente sub judice, pela Apelante, que ocorreu durante a sua plena validade e oponibilidade a terceiros; e, naturalmente, com as devidas consequências no plano indemnizatório, quer ao nível dos danos patrimoniais, quer ao nível dos danos não patrimoniais (ou morais), o que o Tribunal a quo julgou irrepreensivelmente.

ix) O acervo factual provado permitia ao Meritíssimo Juiz a quo aplicar a regra da inversão do ónus da prova, acervo esse enquadrado na globalidade do pleito.

x) A Apelante não logrou provar que utilizou um processo para a produção do 6,12-hemicetal da 11a-cloro-5-oxitetraciclina (na preparação da doxiciclina) diferente - ou não equivalente - dos que se encontravam protegidos através das patentes de invenção n.ºs ... e ..., pelo que é irrepreensível a douta sentença recorrida ao sustentar que “Não só a ré não ilidiu aquela presunção, como antes se provou que obteve os produtos em questão utilizando os processos patenteados pela autora – veja-se a matéria provada sob F. a J., T. a Z., FF. e GG.”.

xi) À data do pedido da patente n.º ..., a 11a-cloro-oxitetraciclina, e em particular o 6,12-hemicetal da 11a-cloro-oxitetraciclina, não se encontravam no estado da técnica visto que, antes do pedido dessa patente, a 11a-cloro-oxitetraciclina, e em particular o seu 6,12-hemicetal, não tinham sido divulgados dentro ou fora do País, de modo a poderem ser conhecidos e explorados por peritos na especialidade (utilizando a terminologia legal do art. 51.º do Código da Propriedade Industrial de 1995 - art. 56.º do actual Código).

xii) Foi, assim, feita prova cabal da novidade da 11a-cloro-oxitetraciclina, e em particular o seu 6,12-hemicetal, resultante da patente de processo n.º

xiii) A questão da novidade do produto obtido pela patente de processo n.º ... é completamente distinta da questão da invenção da doxiciclina (resposta ao quesito 19.º “a doxiciclina foi inventada em 1960”), porquanto o produto obtido com o processo protegido pela patente n.º ... não é a doxiciclina (como, de resto, ficou provado na resposta ao quesito 21º), sendo que, só mais tarde se veio a verificar a utilidade dessa patente para a obtenção da doxiciclina.

xiv) O que estava em causa nos autos era saber se a Apelante infringiu o objecto da patente n.º ... (que não é a doxiciclina), mas um específico processo de obtenção do composto 11a-cloro-oxitetraciclina, e em particular o seu 6,12-hemicetal, composto este cuja novidade foi, aliás, reconhecida por todos: peritos e testemunhas, tanto da Autora como da Ré;

xv) Por outras palavras, ficou demonstrado nos autos que, em 19 de Maio de 1959 (data do pedido de patente n.º ...), a 11a-cloro-oxitetraciclina, e em particular o seu 6,12-hemicetal – QUE NÃO É A DOXICICLINA – não se encontravam no estado da técnica, tratando-se, assim, de um produto novo.

xvi) Resulta, pois, como inconsequente a argumentação da Apelante, ao enfatizar o facto provado de que “a doxiciclina foi inventada em 1960”, uma vez que o mesmo é irrelevante para aquilatar da novidade do produto obtido através da patente de processo n.º

xvii) E, estando provada a novidade da 11a-cloro-oxitetraciclina, e em particular o seu 6,12-hemicetal, restava considerar que, a própria Apelante, confessou produzir o 6,12-hemicetal da 11a-cloro-5-oxitetraciclina como intermediário, utilizando para o efeito o processo de fabrico descrito na patente n.º ..., sendo que tal circunstância se presume, ao abrigo da inversão do ónus da prova, porque o 6,12-hemicetal da 11a-cloro-5-oxitetraciclina era, à data do pedido da patente n.º ..., um produto novo.

xviii) É, assim, indiferente ao funcionamento da presunção em causa, o facto do processo descrito na patente n.º ... não dizer respeito à síntese de doxiciclina ou o facto da doxiciclina ter sido inventada posteriormente.

xix) Pelo que, incumbiria à Apelante a demonstração de que o processo de fabrico, por si utilizado, do 6,12-hemicetal da 11a-cloro-5-oxitetraciclina, para a obtenção da doxiciclina, não corresponde ao processo protegido pela patente n.º ..., quer por não ser a ele idêntico, quer por não ser equivalente, o que aquela não logrou provar.

xx) A presunção estabelecida por força da inversão do ónus da prova não constitui uma presunção simples ou de experiência, baseada em juízos correntes de probabilidade, nos princípios da lógica ou nos próprios dados da intuição humana; Ela constitui uma atribuição legal de um verdadeiro direito ao titular de uma patente de processo de fabrico de produto novo, baseada nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, e que visa compensá-lo das dificuldades, por vezes intransponíveis, de prova da utilização do processo protegido por parte dos infractores da patente.

xxi) A presunção em causa coloca, assim, o titular da patente na situação especial de não ter de provar que o processo usado pelo infractor da patente é, na verdade, o processo protegido pela mesma, colocando na entidade que produz (ou comercializa) o produto final desse processo o ónus de provar que o processo por ele usado não é o mesmo ou equivalente ao protegido.

xxii) Assim, ao contrário do que a Apelante conclui, a douta sentença do Tribunal a quo, ao atribuir à Apelada a presunção legal de que a Apelante fabricou o produto doxiciclina pelos processos patenteados, não violou o n.º 3 do artigo 98.º do Código da Propriedade Industrial de 1995 (artigo 98.º do actual Código), antes aplicando o preceito legal ao caso sub judice, com inteira justiça e pertinência (e lançando, com acerto, mão à jurisprudência superior – Ac. do S.T.J. com o n.º convencional JSTTS000 www.dgsi.pt – que sufraga a posição da Apelada).

xxiii) Consequentemente, não era à Apelada que incumbia a prova de que o produto produzido tivesse sido fabricado pela Apelante segundo os processos reivindicados nas patentes n.º ..., n.º ... e n.º

xxiv) Mesmo considerando que a Apelante efectua a cloração da oxitetraciclina com um halogéneo na presença de uma base inorgânica e em presença de água, com resultados à escala industrial, é inevitável concluir-se que este processo é quimicamente equivalente ao que se encontra protegido pela patente n.º ..., da Apelada.

xxv) Pelo que, o processo pelo qual a Ré, ora Apelante, produziu a doxiciclina viola o direito de exclusivo das patentes de processo n.º ..., n.º ... e n.º

xxvi) O titular de uma patente pode apelar à doutrina da equivalência dos meios contra o produtor de um dispositivo ou de um processo que realize substancialmente a mesma função, substancialmente do mesmo modo e produza substancialmente o mesmo resultado que a invenção reivindicada na patente anterior.

xxvii) De acordo com as teorias desenvolvidas acerca da doutrina da equivalência, e no seu entendimento mais geralmente aceite, o meio ou o processo protegido pela patente cobre todos os meios ou processos equivalentes, que envolvam os elementos essenciais, ou as características significa­tivas, ou o objecto principal, desse meio ou processo patenteado que, por conseguinte, constituam o «coração da invenção».

xxviii) O âmbito de protecção de uma patente não se confina, pois, à literalida­de das suas reivindicações, mas abarca também todas as soluções técnicas para o problema que a patente trata de resolver e que, embora não estejam concretamente reivindicadas, possam considerar­-se equivalentes à solução técnica especificamente reclamada pela patente em questão.

xxix) Nesse âmbito, cumpria saber se as bases orgânica e inorgânica cumprem a mesma função nos processos de cloração da oxitetraciclina, o que foi claramente demonstrado, porquanto ambas são meios equivalentes para atingir um mesmo fim, o qual consiste apenas em ajustar o pH do meio a uma gama adequada à realização da reacção de cloração.

xxx) O facto de se afirmar na patente n.º ... que na presença de água se obtém principalmente 11a-halo-tetraciclina e na sua ausência o 6,12-hemicetal da 11a-halo-tetraciclina, não significa que a água não é quimicamente inerte.

xxxi) A cloração, quer na presença, quer na ausência de água, leva sempre à cloração da posição 11a, independentemente do facto de se poderem formar dois compostos distintos – 11a-cloro-oxitetraciclina e 6,12-hemicetal da 11a-cloro-oxitetraciclina – que estão em equilíbrio em solução.

xxxii) Na fundamentação da resposta à matéria de facto, pode ler-se que “(...) apenas ficou claro que neste passo de obtenção da doxiciclina – o quarto passo químico - é usado um catalisador que inclui, entre outras substâncias, o ródio, desconhecendo-se qual a importância exacta do mesmo na reacção”, sendo que a Apelante não apresentou qualquer prova inequívoca e credível sobre a utilização do referido processo à escala industrial.

xxxiii) Assim, o processo utilizado pela Apelante estava coberto pela patente n.º ..., pelo que a sua utilização na produção de doxiciclina constitui uma violação desse direito privativo.

xxxiv) Razões porque, pela presunção da infracção, resultante da inversão do ónus da prova ou mesmo pela equivalência dos processos utilizados, a conclusão inevitável é a de que a Apelante infringiu os direitos de patentes da Apelada.

xxxv) Provadas as infracções aos direitos de patente da Apelada, devia considerar-se, como a douta sentença considerou, o pedido indemnizatório formulado, ao abrigo do mecanismo da responsabilidade civil (art. 483.º e seguintes do Código Civil).

xxxvi) Aparte os danos patrimoniais – a apurar em liquidação de execução de sentença – a simples prova de que “a produção e venda de doxiciclina produzida com o processo inventado pela Autora afecta o seu prestígio” (resposta ao quesito 17º) conjugada, obviamente, com a prova de que a foi a Ré/Apelante que infringiu os direitos que protegem esse processo, era mais do que suficiente – e foi – para o acertadíssimo juízo e decisão do Tribunal a quo sobre o pedido indemnizatório por referência aos danos não patrimoniais (nomeadamente, a afectação do prestígio da Apelada), ao abrigo da equidade.

xxxvii) Em face de tudo quanto antecede, conclui-se que a douta sentença recorrida não violou o artigo 98.º do Código da Propriedade Industrial (n.º 3 do art. 93.º do C.P.I. de 1995), nem o artigo 342.º do Código Civil, pelo que não merece qualquer censura.

xxxviii) Nestes termos, e sempre com o mui douto suprimento de V. Exas., deve ser negado provimento ao recurso, confirmando-se a douta sentença do Tribunal a quo, que manteve a sentença do mesmo Tribunal, de 30 de Abril de 2007, com o que farão V. Exas. a costumada JUSTIÇA

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

II. ÂMBITO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Importa ter em consideração que, de acordo com o disposto nos artigos 684º, nº 3 e 690º, nº 1 do Código de Processo Civil, é pelas conclusões da alegação da recorrente que se define o objecto e se delimita o âmbito do recurso, sem prejuízo das questões de que o tribunal ad quem possa ou deva conhecer oficiosamente, apenas estando este tribunal adstrito à apreciação das questões suscitadas que sejam relevantes para conhecimento do objecto do recurso.

Assim, e face ao teor das conclusões formuladas, a solução a alcançar pressupõe a análise das seguintes questões:

i) NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA DATADA DE 05.12.2008, NOS TERMOS DA ALÍNEAS B) e D) DO N.º 1 DO ART.º 668º DO CPC:

ii) A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A SENTENÇA RECORRIDA DATADA DE 05.12.2008 COM A SENTENÇA DATADA DE 30.04.2007, EM FACE DO DECIDIDO NO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA DE 17.01.2008;

iii) DO ÂMBITO DE PROTECÇÃO DAS PATENTES DE INVENÇÃO;

iv) DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PATENTE DE FABRICO DA TITULARIDADE DA RECORRIDA E A PROBLEMÁTICA DA INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA

E, demonstrada que seja a violação dos direitos exclusivos da autora, importa apurar

v) DA VERIFICAÇÃO DOS DANOS OU PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL OU PATRIMONIAL SOFRIDOS PELA AUTORA.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A- OS FACTOS

Foram dados como provados nas sentenças proferidas em 30.04.20070 e em 5.12.2008, tendo em consideração o decidido no Acórdão deste Tribunal da Relação de Lisboa de 17.01.2008, os seguintes factos:

1. A autora e a ré são sociedades industriais que se dedicam à investigação e preparação de produtos para a indústria farmacêutica (A ).

2. Ambas dispõem de laboratórios onde trabalham técnicos na investigação e estudo de novos fármacos ( B ).

3. Ambas depositam no INPI os seus pedidos de patente relativos a alguns dos processos de obtenção dos produtos que obtêm do referido em 2º ( C ).

4. A doxiciclina é um antibiótico de largo espectro activo contra bactérias patogénicas e vírus, sendo ainda um agente preventivo e curativo da malária ( D ).

5. A autora prepara a doxiciclina a partir de oxitetraciclina através de quatro passos químicos ( E ).

6. Os passos químicos ou reacções referidas em 5º são os seguintes: a cloração da oxitetraciclina (o cloro é um membro dos halogéneos); a desidratação da oxitetraciclina clorada com um ácido forte fornecendo metaciclina clorada ou clorometaciclina; a descloração da clorometaciclina fornecendo metaciclina; e a hidrogenação catalítica da metaciclina fornecendo doxiciclina juntamente com o epímero 6-b e isolamento da doxiciclina, quer sob a forma de ácido sulfosalicílico, quer sob a forma de paratolueno-sulfonato ( F ).

7. A autora detém os certificados de patente de invenção do INPI nºs 36099, 49123, 61271, 74303 e adição, 76601 e adição, 77210, 78334, 79774, 9133 e licenças de exploração das patentes nºs 49123, 61271, conforme documentos de fls. 42 a 229 e 276 a 277 ( G ).

8. A autora e a Pfizer Inc. outorgaram, em 30 de Março de 1993,o acordo cuja cópia se encontra a fls. 230 a 248, mediante o qual a segunda concede à primeira uma licença para fabricar, ter fabricado, utilizar e/ou vender o objecto coberto pelas reivindicações das patentes com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1980 ( H ).

9. No anexo A do acordo referido em 8º, estão identificadas as patentes com os nºs 49123 e 61271, conforme fls. 247 ( I ).

10. Todas as patentes em questão descrevem o processo de fabrico do antibiótico doxiciclina ( J ).

11. A ré também produz o antibiótico doxiciclina ( L ).

12. A autora enviou à ré a carta datada de 16 de Junho de 1987, que esta recebeu, na qual a informa que é detentora das patentes que cobrem o respectivo processo de fabrico designadamente no tocante à “halogenação da oxitetraciclina” e “hidrogenação homogénea com catalizador de Wil Kinson” conforme fls. 252 ( M ).

13. A ré respondeu por fax datado de 17 de Setembro de 1997, dizendo que o seu advogado lhe tinha dito que a patente da Pfizer tinha caducado e logo não havia qualquer contencioso entre as empresas, conforme fls. 253 ( N ).

14. A autora enviou à ré uma segunda carta, datada de 30 de Junho de 1993, informando a segunda de que era a titular da patente relativa à “halogenação da oxitetraciclina 2, que era a primeira etapa essencial para a produção da doxiciclina”, conforme fls. 254 ( P ).

15. A autora informou a ré, em 30 de Junho de 1993 que teve conhecimento que a ré continuava a fornecer laboratórios no Irão com doxiciclina “fabricada na C...”; a autora obteve o licenciamento das patentes portuguesas nºs 49123 e 61271 da Pfizer Inc, anexando a essa mesma carta duas certidões do INPI dos respectivos registos, a ré ofereceu o fornecimento de 2250 Kilos/actividade aos laboratórios Razak no Irão e a autora pediu à ré para desistir deste fornecimento devido aos direitos legais da autora, conforme fls. 262 e 263 ( Q ).

16. A autora enviou à ré e esta recebeu o fax, de 20/8/87, junto a fls. 254, no qual consta, em síntese “… veio ao nosso conhecimento que V. Exas. tomam parte em concursos internacionais para fornecimento de doxiciclina a granel. Nestas condições pedimos a V. Exas. que nos confirmem se estão efectivamente a produzir ou não doxiciclina a granel.” ( S ).

17. A autora enviou à ré e esta recebeu a carta datada de 29/3/1990, na qual consta, em síntese: “… chegou ao nosso conhecimento que no final do ano transacto, V. Exas. facturaram e subsequentemente forneceram doxiciclina hiclato à firma Razak Labborik, Teerão, Irão, numa quantidade superior a 4.000 Kilos.

18. Pedimos a V.Exas. que nos confirmem se o produto foi fabricado em Portugal ou representa meramente uma reexportação de doxiciclina, fabricada fora do país…”(T).

19. Na obtenção do intermediário oxitetraciclina halogenada (leia-se 11-a-halo 6,12 hemicetalo de oxitetraciclina) a ré efectuou o seguinte processo:

- reacção da tetraciclina com um lado halogéneo em presença de uma base inorgânica e em presença de água;

- desta reacção obtém-se 11 a-cloro–6,12 hemicetalo da oxitetraciclina;

- desta reacção obtém-se um rendimento próximo dos 90% ( 1º ).

20. Do intermediário 11a-cloro-6,12 hemicetalo da oxitetraciclina obtém-se sucessivamente a clorometaciclina e a metaciclina ( 2º ).

21. Após a obtenção do intermediário metaciclina, a ré procede à sua hidrogenação na presença de um catalizador que compreende um complexo de um metal de transição, cobre, cobalto e níquel e vestígios de ródio ( 3º ).

22. Deste processo hidrogenação resulta o produto final alfa-6-deoxi-5- hidroxitetraciclina (doxiciclina), com alto rendimento e praticamente isento do beta epímero ( 4º ).

23. Na patente nº 36.099 está previsto o processo de fabrico de halogenação das tetraciclinas em presença de uma base orgânica pelo qual, quando a água esta presente na mistura de reacção, se obtêm 11a–halo–tretraciclinas, e quando o meio é isento de água se obtém 11a–halo-6,12 hemicetais das tetraciclinas (oxitetraciclina halogenada) ( 5º ).

24. Entre 1989 e 1995, a ré vendeu ao Irão, por preço não apurado, quantidades não apuradas de doxiciclina, que produziu entre 1987 e 1995 ( 6º e 7º ).

25. O valor do custo base de produção da doxiciclina, monohidrato e hiclato, foi de, pelo menos, 24.009$53/Kg., em 1989 e 19.177$87/kg., em 1994 ( 12º ).

26. Entre 26 de Maio de 1989 e Junho de 1995 a ré vendeu quantidades não apuradas de doxiciclina por preço não apurado ( 13º ).

27. A autora deixou de auferir quantia não apurada ( 15º ).

28. A autora é reconhecida como titular dos processos descritos nas patentes de que é detentora pelos laboratórios internacionais tais como a Pfizer e American Cyanamid ( 16º ).

29. A venda da doxiciclina produzida com o processo inventado pela autora, afecta o seu prestígio ( 17º ).

30. Para fabricar a doxiciclina a ré utilizou os passos descritos supra de 18º a 21º ( 20º ).

31. As reivindicações da patente 36099 descrevem um processo de obtenção da 11a–halo–12-hemicetal das tetraciclinas em presença de uma base orgânica (22º ).

32. A doxiciclina foi inventada em 1960 ( 19º ).

33. Em Março de 1990, a autora foi informada que a ré havia fornecido, no ano anterior, a um laboratório de Teerão (Irão) doxiciclina em quantidade superior a 4.000Kgs. ( 26º ).

34. Depois de 30/06/94, a autora conseguiu obter documentos referentes a algumas exportações de doxiciclina da ré para o Irão em Fevereiro de 1995, em 05/05/95 e em Junho de 1995 ( 27º ).

Cumpre, antes de mais, esclarecer que no caso vertente a prova produzida em audiência foi gravada, pelo que sempre poderia este Tribunal da Relação proceder à reapreciação da prova, caso a apelante assim o tivesse requerido e observados os específicos ónus de impugnação da decisão proferida sobre a matéria de facto, legalmente exigidos pelo artigo 690º-A, do Código de Processo Civil, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24-8.

Refere a este propósito, Carlos F. O. Lopes do Rego, Comentários ao Código de Processo Civil, Almedina, 465, que o ónus imposto ao recorrente que impugna a decisão proferida sobre a matéria de facto se traduz do seguinte modo:

a) Na necessidade de circunscrever ou delimitar o âmbito de recurso, indicando claramente qual a parcela ou segmento – o ponto ou pontos da matéria de facto – da decisão proferida que considera viciada por erro de julgamento;

b) No ónus de fundamentar, em termos concludentes, as razões porque discorda do decidido, indicando ou concretizando quais os meios probatórios (constantes de auto ou documento incorporado no processo ou de registo ou gravação nele realizada) que implicavam decisão diversa da tomada pelo tribunal, quanto aos pontos da matéria de facto impugnados pelo recorrente.

A exigência legal implica, consequentemente, a indicação, pelo recorrente, de forma precisa, clara e determinada, dos concretos pontos de facto em que diverge da apreciação do tribunal de 1ª instância. E, implica ainda a fundamentação dessa sua divergência com expressa referência às provas produzidas, i.e., indicando os pontos concretos de prova eventualmente desconsiderados, bem como a indicação dos pontos

da gravação com referência ao que ficou expresso na acta da audiência de discussão e julgamento.

Não se colhe da alegação apresentada que a apelante haja impugnado expressamente a decisão, na parte que incidiu sobre a matéria de facto, não tendo sido, em suma, observada a mencionada exigência legal, não referenciando o apelante, expressa e detalhadamente, qualquer desacordo, mediante a indicação dos pontos de facto que, eventualmente, impunham decisão diversa.

Por se entender que a apelante não impugnou, expressamente, a decisão da matéria de facto, olvidando os específicos ónus de impugnação impostos pelo citado artigo 690º-A do CPC, impedido está este Tribunal da Relação de Lisboa de reponderar a prova produzida em que assentou a decisão impugnada, razão pela qual haverá que considerar que a decisão sobre a matéria de facto terá de permanecer inalterável.

B- O DIREITO

i) NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA DATADA DE 05.12.2008, NOS TERMOS DA ALÍNEA D) DO N.º 1 DO ART.º 668º DO CPC

A sentença, como acto jurisdicional, pode atentar contra as regras próprias da sua elaboração e estruturação ou contra o conteúdo e limites do poder à sombra da qual é decretada, e então torna-se passível de nulidade, nos termos do artigo 668º do Código de Processo Civil.

A este respeito, estipula-se no aludido artigo 668º do CPC, sob a epígrafe de “Causas de nulidade da sentença”, que:

“1- É nula a sentença:

a) Quando não contenha a assinatura do juiz;

b) Quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão;

c) Quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão;

d) Quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento;

e) Quando condene em quantidade superior ou em objecto diverso do pedido.....”

Segundo J. Castro Mendes, Direito Processual Civil, II vol., 793 a 811, os vícios de que podem enfermar as decisões judiciais reconduzem-se a cinco tipos:

a) Vícios de essência que, atingindo a sentença nas suas qualidades essenciais, a privam até da aparência de acto judicial, e dão lugar à sua inexistência jurídica;

b) Vícios de formação, que se prendem com os vícios como o do erro e o da coacção;

c) Vícios de conteúdo, vícios na própria decisão em si, nos fundamentos, na decisão, ou nos raciocínios lógicos que os ligam, aqui se incluindo a falta de clareza; o erro material e o erro judicial;

d) Vícios de forma, sujeitos ao regime das nulidades de processo nos termos dos artigos 201º e seguintes do CPC;

e) Vício de limites, consistentes numa decisão, porventura formalmente regular, contendo só afirmações exactas e verdadeiras, não contém o que deveria conter ou contém mais do que devia.

A recorrente imputa à sentença a nulidade decorrente da alínea d) do citado normativo, a qual se reconduz a um vício de conteúdo.

Dispõe, com efeito, o artigo 668º, n.º 1, alínea d) do CPC que “ é nula a sentença (...) quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento ”.

Tal significa que o tribunal deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras. E, é tendo em consideração o disposto no artigo 660.º, n.º 2 CPC que se terá de aferir da nulidade prevista na citada alínea d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC.

Como esclarece M. TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil”, Lex, 1997, 220 e 221, está em causa “o corolário do princípio da disponibilidade objectiva (art. 264.º, n.º 1 e 664.º 2.ª parte) o que significa que o tribunal deve examinar toda a matéria de facto alegada pelas partes e analisar todos os pedidos formulados por elas, com excepção apenas das matérias ou pedidos que forem juridicamente irrelevantes ou cuja apreciação se tornar inútil pelo enquadramento jurídico escolhido ou pela resposta fornecida a outras questões “.

As questões a que alude a alínea em apreciação são, com bem esclarece A. VARELA, RLJ, Ano 122.º, pág. 112, “(...) todas as pretensões processuais formuladas pelas partes que requerem decisão do juiz, bem como os pressupostos processuais de ordem geral e os pressupostos específicos de qualquer acto (processual) especial, quando realmente debatidos entre as partes …”.

Salienta J. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, V, 143, que não pode confundir-se as questões que os litigantes submetem à apreciação e decisão do tribunal com as considerações, os argumentos, os pressupostos em que a parte funda a sua posição nas questões a apreciar.

Daí que as questões suscitadas pelas partes e que justificam a pronúncia do Tribunal terão de ser determinadas pelo binómio causa de pedir-pedido.

Como sustenta igualmente M. TEIXEIRA DE SOUSA, ob. cit., 220/221 “... O tribunal não tem de se pronunciar sobre todas as considerações, razões ou argumentos apresentados pelas partes, desde que não deixe de apreciar os problemas fundamentais e necessários à decisão da causa. (...) Verifica-se, pelo contrário, uma omissão de pronúncia e a consequente nulidade [art. 668.º, n.º 1, al. d) 1.ª parte] se na sentença, contrariando o disposto no art. 659.º, n.º 2, o tribunal não discriminar os factos que considera provados (...) ou se abstiver de apreciar a procedência da acção com fundamento numa das causas de pedir invocadas pelo autor. (...).

Se o autor alegar vários objectos concorrentes ou o réu invocar vários fundamentos de improcedência da acção, o tribunal não tem de apreciar todos esses objectos ou fundamentos se qualquer deles puder basear uma decisão favorável à parte que os invocou. (...)

Em contrapartida, o tribunal não pode proferir uma decisão desfavorável à parte sem apreciar todos os objectos e fundamentos por ela alegados, dado que a acção ou a excepção só pode ser julgada improcedente se nenhum dos objectos ou dos fundamentos puder proceder”.

Sobre os limites da sentença esclarece MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 298, que a sentença deve manter-se no âmbito da acção (pedido, lato sensu), identificada através dos sujeitos, do objecto e da causa de pedir: artigo 661º. O thema decidendum é a acção assim configurada”.

Mas, como se alerta no Ac. do STJ de 06.05.04 (P. 04B1409), acessível na Internet, no sítio www. dgsi. pt, “ (...) terá o julgador que identificar, caso a caso, quais as questões que lhe foram postas e que deverá decidir. .... E se, eventualmente, o juiz, ao decidir das questões suscitadas, tem por assentes factos controvertidos ou vice-versa, qualifica juridicamente mal uma determinada questão, aplica uma lei inapropriada ou interpreta mal a lei que devia aplicar, haverá erro de julgamento, mas não nulidade por omissão de pronúncia ”.

Ora, na caso vertente, o que apelante invoca foi que a decisão recorrida deveria ter conhecido todas as questões que foram invocadas no recurso interposto do despacho saneador e que foram apreciadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa datado de 17 de Janeiro de 2008.

Em face do que antes ficou dito, a situação em apreço não é susceptível de ser enquadrada na alínea d) do nº 1 do artigo 668º do CPC, importando antes apurar se há erro de julgamento, no que concerne à forma como o Tribunal a quo interpretou o decidido no aludido acórdão deste Tribunal da Relação de Lisboa, o que se apurará em momento subsequente.

O alegado vício de conteúdo a que se refere o artigo 668º, n.º 1, alínea d) do Código do Processo Civil, não se verifica na sentença recorrida, como a sua leitura evidencia, pelo que improcede o alegado a este propósito nas Conclusões da apelante.

ii) A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A SENTENÇA RECORRIDA DATADA DE 05.12.2008 COM A SENTENÇA DATADA DE 30.04.2007, EM FACE DO DECIDIDO NO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA DE 17.01.2008.

Considera a apelante que o Tribunal a quo deveria ter conhecido na sentença recorrida de todas as questões suscitadas no recurso interposto do despacho saneador e não apenas da questão respeitante à excepção de prescrição.

Entendeu, por seu turno, o Exmo. Juiz do Tribunal a quo que a decisão proferida em 30 de Março de 2007 ainda se encontrava pendente de recurso, e que, portanto, apenas haveria que conhecer da questão anulada parcialmente pelo Tribunal da Relação quando apreciou o primeiro recurso interposto do despacho saneador, já que este Tribunal da Relação não chegou a conhecer do segundo recurso de apelação incidente sobre a questão de mérito.

Com efeito, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 17 de Janeiro de 2008, teria, em princípio, de apreciar duas apelações. Uma, incidente sobre o despacho saneador, cujo recurso foi recebido com subida diferida, e outra, incidente sobre o concreto mérito da causa.

Iniciou o acórdão deste Tribunal da Relação, datado de 17.01.2008, constante de fls. 1628 a 1633, a sua apreciação - como cumpria – sobre a apelação incidente sobre o despacho saneador, e nele o Tribunal de recurso descriminou, a fls. 12, as sub-questões a apreciar:

i. nulidade da patente 36.099;

ii. caducidade de todas as patentes;

iii. prescrição do direito de indemnização;

iv. nulidade do contrato de licenciamento.

E, conforme de infere do teor do aludido acórdão, todas essas questões foram apreciadas parcial e separadamente, determinando-se:

i) (…) Não se verificar a nulidade da patente 36099 (v. ponto 1.1. a fls. 13 do acórdão);

ii) (…) A patente 36099 e a patente 61271 vigoraram até 09.11.1996 e 07.03.1998, respectivamente, e a patente 49123 vigorou até 18.12.1995, caindo no domínio público a partir desse data, concluindo, por isso, que, na data do despacho saneador as duas primeiras não se encontravam caducas e a última estava caduca (v. ponto 1.2 a fls. 13 a 21 do acórdão)

iii) (…) Os factos constantes do artigo 61º da petição inicial foram impugnados no artigo 61º da contestação e como tal não podia sem mais dar-se como assente esta matéria. Como matéria controvertida deveria ser incluída na B.I. para em sede de julgamento ser objecto de prova. (…) Esta matéria está controvertida e como tal sobre ela devem ser seleccionados os factos e feita a respectiva prova, para se decidir a excepção da prescrição do direito de indemnização da autora. Assim, procede a pretensão do recorrente, nesta parte e tal matéria controvertida tem de ser seleccionada e levada à BI, com a consequente produção de prova (v. ponto 3, a fls. 21 a 24 do acórdão)

iv) (…) Não se verifica a nulidade do contrato de financiamento, em face do que se expôs e dos documentos juntos aos autos (v. ponto 4, a fls. 24 e 25 do acórdão).

Considerando o que se menciona na parte final do acórdão, a fls. 26, tem de se entender como verdadeira parte decisória quando se afirma:

“EM SUMA,

Verificou-se a caducidade das patente em 09.11.1996, 18.12.1995 E 7.03.1998;

Procede a pretensão da apelante no que se reporta ao pedido de prescrição do direito de indemnização. Os factos que foram alegados sobre a prescrição

do direito de indenmização que se encontram impugnados têm de ser levados à B.I. e consequentemente sobre eles produzir prova, não se podendo decidir se correu ou não a prescrição do direito neste momento.

Decidiu-se, então,

“anular a decisão e ordenar que seja elaborada a BI sobre os factos controvertidos relevante para a invocada prescrição do direito de indemnização do pedido da autora”.

Face à evidente análise seccionada e autonomizada das questões controvertidas a decidir, considera-se que razão assiste ao Tribunal a quo quando entendeu que apenas teria de analisar a questão que no recurso incidente sobre o despacho saneador anulou a decisão atinente à improcedência da excepção de prescrição do direito de indemnização peticionado pela autora/apelada.

Em resultado do teor do citado Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 17.01.2008, o Tribunal a quo interpretou – e bem - o que decorre do aludido acórdão, no sentido de que ali foi julgado procedente o 1º recurso de apelação, mas apenas no que concerne à prescrição do direito de indemnização da autora e que tão somente se decidiu anular a decisão de 1ª instância, nessa parte, ou seja, na parte em que se pronunciara quanto à improcedência da excepção de prescrição do direito de indemnização da autora. Daí o acórdão ter considerado que não era possível conhecer, nesse momento, da 2ª apelação, incidente sobre o efectivo mérito da causa.

Está é, de resto, a interpretação que melhor se coaduna com todo o texto do acórdão, razão pela qual o Tribunal a quo apenas apreciou a parte da decisão anulada, sob pena de estar a violar o caso julgado decorrente do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que, de resto, não foi alvo de qualquer pedido de esclarecimento, por parte, quer da recorrente, quer da recorrida.

Entende-se, assim, que o Acórdão deste Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 17 de Janeiro de 2008, na parte em que decidiu das questões relativas á nulidade da patente 36.099, á caducidade das patentes e á nulidade do contrato de licenciamento se mostra transitado em julgado.

E, decidida que está a questão que subsistiu – relativa à excepção de prescrição do direito de indemnização invocado pela autora na acção – o que foi efectuado através da decisão recorrida, datada de 05.12.2008, nada impede que se aprecie o recurso apresentado pela recorrente.

Tal recurso engloba também, necessariamente, a decisão proferida sobre o mérito da causa, datada de 30.04.2007, tanto mais que na sentença, datada de 05.12.2008, se procedeu à compatibilização do decidido quanto à prescrição do direito da autora à indemnização pelas exportações de doxiciclina, efectuadas pela ré para o Irão, em 26.05.89 e 29.12.90, com a decisão decorrente da sentença sobre o mérito da causa datada de 30.04.2007, que condenou a ré a pagar á autora indemnização em quantia a liquidar posteriormente, consignando-se expressamente que a condenação em quantia a liquidar ulteriormente se teria de circunscrever às quantidades de doxiciclina exportadas pela ré em 1995, o que pressupõe, obviamente, que manteve, no mais, a primitiva decisão.

Aliás, as próprias partes, nas alegações e contra-alegações agora apresentadas renovaram expressamente tudo o que haviam invocado aquando do primitivo recurso, tornando extensivas as alegações e contra-alegações, quer à sentença de 05.12.2008, quer à sentença de 30.04.2007.

Improcede, pois, o que consta do nº 1 a 5 das Conclusões das alegações de recurso da apelante.

Importa, então, analisar as restantes questões controvertidas a resolver e que se reconduzem, ao cabo e ao resto, aos fundamentos de mérito do recurso.

iii) DO ÂMBITO DE PROTECÇÃO DAS PATENTES DE INVENÇÃO

Como é sabido, as invenções são regra técnicas destinadas a solucionar problemas técnicos ou a determinar uma nova via de solução tecnicamente mais perfeita ou economicamente mais eficiente.

Para que uma invenção possa ser objecto de patente necessário será que essa invenção apresente as seguintes características fundamentais:

a. O carácter inventivo, já que as leis sobre patentes visam proteger a criação que não possa ser obtida como consequência normal e lógica dos conhecimentos ou do estado das técnica em determinado momento, o que significa que a invenção deve ultrapassar a técnica industrial corrente ou a capacidade ou faculdades normais de um perito médio na matéria;

b. A novidade, já que a invenção para ser patenteável não pode estar compreendida no estado da técnica. Esta compreende, segundo LUÍS M. COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal, 2ª ed. 82, a descrição, utilização ou qualquer outro meio de divulgação, clara e inequívoca, de uma invenção que represente, substancialmente, a mesma solução para o mesmo problema técnico AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, O Objecto da Invenção, Coimbra Editora, 1970, 16, defendia que a novidade não poderia considerar-se como um requisito autónomo da invenção, mas como uma parte de um todo que é o carácter inventivo, pois para que a invenção possua carácter inventivo, necessário se torna que possua novidade.

A verdade é que, a invenção terá de ser uma criação do seu autor, não podendo constituir a repetição de uma criação alheia.

c. O carácter industrial ou a aplicação industrial, visto que a invenção terá de servir de base a uma indústria, entendida na sua acepção mais ampla, ligado ao conceito de produção, independentemente, no entanto, do seu valor comercial ou económico.

Acresce aos supra mencionados requisitos principais de patenteabilidade, outros requisitos suplementares, tais como a suficiência da descrição e o carácter técnico da invenção.

A descrição da invenção é feita na memória descritiva que compreende o título, a descrição propriamente dita e as reivindicações e são estas que definem o alcance e o âmbito da patente, aí devendo o inventor indicar o que considera novo e, finalmente, o resumo da invenção.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial o âmbito de protecção de uma invenção é determinado pelas reivindicações, que definem o alcance da sua protecção (artigo 14º, nº 3 CPI /40 ou artigo 58º, alínea a) do CPI/95), devendo indicar-se na primeira das reivindicações, e de forma clara, o objecto da invenção.

Como esclarece J. P. REMÉDIO MARQUES, O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do invento e a importância das reivindicações – Algumas notas, “O Direito”, ano 139º, 2007, 869, as reivindicações, são proposições linguísticas, as quais caracterizam, clara e sucintamente, os elementos de natureza técnica constitutivos da própria solução (técnica) em que se exprime o invento que o titular do direito à patente pretende proteger.

Mas, para além das patentes de invenção de produtos novos, “reivindicações de produto” são também patenteáveis a criação ou a realização de um novo meio ou processo, ou aplicação nova de meios ou de processos semelhantes para se obter um produto comercializável ou resultado industrial.

As “reivindicações de processo” incidem, portanto, sobre actividades ou acções providas de varias etapas ou estádios ou sobre um método ou procedimento de utilização.

E, estes novos meios ou processos devem, pois, permitir obter um resultado industrial – físico, químico ou mecânico.

Todavia, no que concerne à indústria química e farmacêutica, o regime decorrente do Código da Propriedade Industrial de 1940 – Decreto-Lei nº 30 679, de 24 de Agosto de 1940 - comporta algumas especificidades.

Com efeito, decorre do disposto no artigo 5º do CPI/40 que não podem ser objecto de invenção os produtos da indústria química nem os preparados farmacêuticos, muito embora possam ser patenteados os processos da sua obtenção e os aparelhos ou sistemas do seu fabrico.

Mas, após a entrada em vigor, no ordenamento português, da Convenção Sobre a Patente Europeia, em 1 de Janeiro de 1992, passou a ser possível designar o Estado Português como ordenamento para onde, no domínio de um pedido de patente europeia, se pode pedir a tutela de invenções de produtos químicos e farmacêuticos.

O impedimento de outorga de patentes nacionais relativas a tais invenções de produtos químicos e farmacêuticos apenas foi alterado com a entrada em vigor do Código da Propriedade Industrial de 1995 – Decreto-Lei nº 16/95, de 23 de Agosto – que ocorreu em 1 de Junho de 1995, nos termos do artigo 48º, nº 2 do aludido diploma.

De resto, com a adesão de Portugal ao Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio (O.M.C.), sempre se poderá defender a aplicação no território nacional do Acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados com o Comércio que faz parte daquele como Anexo I.C.), ambos aprovados pela Comissão Europeia, na sua qualidade de parte contratante, por Decisão do Conselho 94/800CE, de 22 de Dezembro.

Acresce que o Acordo que criou a Organização Mundial do Comércio e respectivos anexos, decisões e declarações ministeriais e o Acto Final que consagra os resultados das negociações comerciais multilateriais do Uruguay Round, assinados em Marraquexe em 15 de Abril de 1994, foram aprovados pela Resolução da Assembleia da República nº 82-B/94 e ratificados por Decreto do Presidente da República nº 82-B/94, DR, I-A nº 298/94 de 27.12.94.

O Acordo TRIPS protege, no nº 1 do seu artigo 27º, as invenções em qualquer domínio da tecnologia, quer se trate de produtos ou processos, sendo certo que, por força do artigo 65º, nº 1 do Acordo TRIPS, os Estados contratantes ficam obrigados a aplicar as suas disposições a partir de 1 de Janeiro de 1996, sendo tal acordo de aplicação directa pelos Tribunais Nacionais dos Estados Membros da Comunidade Europeia, como tem sido jurisprudência firmada do Tribunal de Justiça das Comunidades, integrando o direito interno português - v. neste sentido, e a título meramente exemplificativo, Ac. STJ de 26.01.2006, acessível na Internet, no sítio www.dgsi.pt.

Ora, a concessão da patente tendo por objecto um produto confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar esse produto, podendo impedir que um terceiro pratique actos através dos quais se concretiza a exploração do produto, opondo-se à sua fabricação ou venda qualquer que seja o processo empregado por esse terceiro de obtenção do produto. Trata-se da aplicação da doutrina da protecção absoluta das patentes de produto.

Por seu turno, a patente de processo confere ao seu titular um direito exclusivo de explorar o invento, que neste caso consiste no processo protegido, não podendo um terceiro produzir, vender ou de qualquer forma comercializar o produto obtido através do processo patenteado, podendo, no entanto, o terceiro, produzir o produto desde que o faça por processo diferente daquele que é objecto de patente.

E, é esta a situação que ocorre com os produtos farmacêuticos em que a patente de processo apenas atribui a tais produtos um monopólio relativo, já que os mesmos podem ser obtidos por um processo diferente do patenteado. Como refere AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, ob. cit., 105, se assim se não entendesse a protecção da patente de processo seria idêntica à protecção da patente de produto.

No caso dos produtos químicos ou farmacêuticos, estando em causa uma patente de processo, o que importa apreciar é, na verdade, se um determinado produto obtido é novo, no sentido de ter sido produzido por um processo diferente do patenteado.

Nas invenções de processo de substâncias ou compostos químicos ou farmacêuticos a ideia inventiva industrial manifesta-se, como elucida J. P. REMÉDIO MARQUES, Medicamentos versus Patentes, Coimbra Editora, 273, na manipulação (combinação, justaposição, uso) das forças e dos elemntos químicos (produtos) preexistentes na natureza. Essa manipulação tanto pode desembocar na obtenção ou na fabricação de um produto como um outro resultado. Todavia, o que é patenteável e objecto necessário de reivindicação (…) é apenas o acervo de etapas, fases ou actividades e não o resultado industrial.

E, refere ainda o citado autor que os meios, materiais da ideia inventiva nas invenções de processos químicos e farmacêuticos são precisamente aquelas fases, etapas ou ciclos (de misturar e de fazer reagir substâncias químicas inorgânicas ou matérias biológicas em determinadas condições químicas. Executadas através de actividades humanas precipuamente enformadas por regras técnicas.

Na verdade, no processo de obtenção de uma composição química ou farmacêutica geralmente o inventor faz reagir a substância activa (nova ou conhecida) com outras substâncias activas conhecidas ou com substâncias auxiliares.

Como defende AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, ob. cit., 114-115, a novidade da invenção reside no processo de preparação da substância activa, consistindo a novidade do processo na escolha dos meios de reacção. E, sendo a substância activa nova, a novidade do processo consistirá na escolha dos meios de reacção na qual entra a substância activa nova. Daí a necessidade de ser reivindicado o processo de preparação da composição química ou farmacêutica para que o mesmo possa ficar protegido, visto que, como acima ficou dito, são as reivindicações que definem o âmbito e o alcance da patente, já que as reivindicações de processo recaem sobre uma actividade, um método ou um procedimento de utilização – v. tb. neste sentido Ac. R. L. de 14.12.2004, acessível no supracitado sítio da Internet.

No caso vertente, e por forma a precisar a influência da sucessão de leis no tempo sobre o objecto da protecção das patentes em causa das quais a autora/recorrida detém certificados e licenças de exploração, importa atender às datas em que as mesmas foram pedidas e concedidas, com menção expressa do título que sintetiza o objecto da invenção:

§ Patente de Invenção 36099 – processo de halogenação das tetraciclinas - pedido efectuado em 19.05.59 e concedida protecção em 09.11.81 (fls. 43)

§ Patente de Invenção 49123 – aperfeiçoamento do processo de preparação de alfa 6-deoxitetraciclinas – pedido efectuado em 12.02.68 e concedida protecção em 18.12.80 (fls. 56)

§ Patente de Invenção 61271 – processo para a redução catalítica homogénea de 6-Metilenotetraciclinas – pedido efectuado em 31.01.74 e concedida protecção em 07.03.83 (fls. 76);

§ Patente de Invenção 74303 – processo de preparação de novos catalizadores contendo ródio e sua aplicação – pedido efectuado em 19.01.82 e concedida protecção em 08.08.83 (fls. 107);

§ Patente de Invenção 74303 (adição) – processo de preparação de novos catalizadores contendo ródio de hidrogenação e sua aplicação – pedido efectuado em 25.03.87 e concedida protecção em 12.02.90 (fls. 121);

§ Patente de Invenção 76061 – processo de preparação de catalizadores de ródio e sua aplicação – pedido efectuado em 30.12.82 e concedida protecção em 22.10.85 (fls. 138);

§ Patente de Invenção 76061 (adição) – processo de preparação de novos catalizadores de ródio de hidrogenação e sua aplicação – pedido efectuado em 25.03.87 e concedida protecção em 12.02.90 (fls. 155);

§ Patente de Invenção 77210 – novo processo para a preparação de x-6-deoxitetraciclinas – pedido efectuado em 17.08.83 e concedida protecção em 15.06.90 (fls. 172);

§ Patente de Invenção 78334 – novo processo para a preparação de alfa 6-deoxitetraciclinas – pedido efectuado em 29.03.84 e concedida protecção em 15.06.90 (fls. 189);

§ Patente de Invenção 79774 – novo processo para a preparação de catalizadores de ródio e sua aplicação – pedido efectuado em 28.12.84 e concedida protecção em 15.12.90 (fls. 205);

§ Patente de Invenção 91333 - processo para a preparação de um complexo de ródio – pedido efectuado em 31.07.89 (fls. 222);

§ Patente de Invenção 49.123 – aperfeiçoamento do processo de preparação de alfa-6-deoxitétraciclinas – pedido efectuado em 12.02.68 e concedida protecção em 18.12.80 (fls. 276);

§ Patente de Invenção 61271 – processo para a redução catalítica homogénea de 6-Metilenotetraciclinas – pedido efectuado em 31.01.74 e concedida protecção em 07.05.83 (fls. 277).

Verifica-se, assim, que todas as patentes de invenção foram pedidas e concedidas antes da entrada em vigor do CPI de 1995 e da data de aplicação efectiva do Acordo TRIPS a Portugal. E, por isso, todas elas se referem a patentes de processo, pois como antes ficou dito, o parágrafo 3 do artigo 5º do CPI de 1940 impedia a patenteabilidade das invenções respeitantes a produtos químicos e farmacêuticos, apenas autorizando, no parágrafo 4º do aludido artigo 5º, a protecção das invenções materializadas em processo de obter tais produtos ou preparados.

Estão, pois, em causa patentes de processo, o que é aceite pelas partes, sendo certo que, como esclarece J. P. REMÉDIO MARQUES, Medicamentos versus Patentes, Coimbra Editora, 263 e ss., sempre se poderá questionar se, ocorrendo patentes inválidas à luz do então CPI por se tratarem de efectivas patentes de produto químico e farmacêutico dissimuladas sob o nomen de patentes de processo químico as mesmas serão susceptíveis de sanação ou convalidação por aplicação do Acordo TRIPS ao nosso país.

Ora, conforme ficou provado, a autora prepara a doxiciclina, que é um antibiótico de largo espectro activo contra bactérias patogénicas e vírus, sendo ainda um agente preventivo e curativo da malária - – v. Nºs 4 a 6 dos Fundamentos de Facto.

Este produto farmacêutico é preparado pela autora através de quatro passos químicos:

i) a cloração da oxitetraciclina (o cloro é um membro dos halogéneos);

ii) a desidratação da oxitetraciclina clorada com um ácido forte fornecendo metaciclina;

iii) a hidrogenação catalítica da metaciclina fornecendo doxiciclina juntamente com o epímero 6-b

iv) o isolamento da doxiciclina quer sob a forma de ácido sulfosalicílico quer sob a forma de paratoleano-sulfurato.

- v. Nº 6 dos Fundamentos de Facto.

Ficou também provado que a autora detém os certificados de patentes de invenção e licenças de exploração das patentes supra identificadas e que estas descrevem o processo de fabrico do antibiótico doxiciclina – v. Nº 7 a 10 dos Fundamentos de Facto.

Acresce que igualmente se provou que a ré também produz o antibiótico doxiciclina – v. Nº 7 a 10 dos Fundamentos de Facto.

E, será que a ré violou o exclusivo direito da autora conferido pelos processos patenteados.

Vejamos, através da abordagem da problemática do ónus de prova.

iv) DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PATENTE DE INVENÇÃO DA TITULARIDADE DA RECORRIDA E A PROBLEMÁTICA DA INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA

Como já defendia AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, ob. cit., pg. 114 e ss., ainda no âmbito do CPI de 1940, estando em causa uma patente de processo, a lei permite que se proteja não só o processo de obtenção do composto químico ou farmacêutico, mas também o processo de obtenção da composição (…) o inventor verá protegido não só o processo de preparação do composto novo, mas também o processo de preparação da composição química ou farmacêutica, isto é, o processo de preparação do produto a comercializar.

E, se o titular da patente tem protegido o processo de obtenção da composição química ou farmacêutica, bastar-lhe-á provar que o terceiro fabrica ou obtém essa composição por um processo que viola a patente. Não tem, portanto, que provar que o próprio composto ou substância química ou farmacêutica é fabricada por terceiros por um processo que viola a patente. E, exemplificando a situação refere: Um inventor é titular

duma patente para o processo de obtenção da substância activa X (nova) da formula Y. Reivindica e obtém também protecção para o processo de preparação da composição química ou farmacêutica a qual é preparada misturando a substância activa com diluentes e/ou agentes tensio-activos. Desde que o terceiro prepare a composição, misturando a mesma substância activa com diluentes e/ou

agentes tensio-activos, o titular da patente prova que há violação da mesma (…) O terceiro para se defender terá de provar que obtém a substância activa por um processo diferente daquele por que o titular da patente a obtém, visto que não tem qualquer outro meio de provar que não violou a patente.

Estabelece, por seu turno, o artigo 34º, nº 1, do Acordo TRIPS que para efeitos dos processos civis relativamente à infracção dos direitos do titular referidos no nº 1, alínea b), do artigo 28º, no caso de o objecto de uma patente ser um processo de obtenção de um produto, as autoridades judiciais serão competentes para ordenar ao requerido que prove que o processo de obtenção de um produto idêntico é diferente do processo patenteado.

Prevê-se ainda no aludido Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados Com o Comércio – TRIPS - que os Membros estabelecerão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular da patente, na falta da prova em contrário, será considerado como tendo sido obtido pelo processo patenteado, verificada que seja uma das seguintes circunstancias:

a) ser novo o produto obtido pelo processo patenteado;

b) existir forte probabilidade de o produto idêntico ter sido obtido por esse processo e o titular da patente não tiver podido determinar, através de esforços razoáveis nesse sentido, qual o processo efectivamente utilizado.

Expressa, por outro lado, o nº 2 do artigo 34º do citado Acordo, a liberdade de qualquer Membro poder estabelecer que o ónus da prova indicado no nº 1 incumbirá ao alegado infractor apenas no caso de se encontrar preenchida a condição referida na alínea a) ou apenas no caso de se encontrar preenchida a condição referida na alínea b), ambas do nº 1 do mesmo artigo.

Decorre do nº 1 do artigo 41º que os Membros velarão por que a sua legislação preveja processos de aplicação efectiva conforme especificado na presente parte de modo a permitir uma acção eficaz contra qualquer acto de infracção dos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelo Acordo (…).

O nº 2 do artigo 97º do actual Código da Propriedade Industrial - Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março – dispõe que se o objecto da patente disser respeito a um processo, os direitos por ela conferidos abrangem os produtos directamente obtidos pelo processo patenteado.

E, estabelece, por seu turno, o artigo 98º que, se uma patente tiver por objecto um processo de fabrico de um produto novo, o mesmo produto fabricado por um terceiro será, salvo prova em contrário, considerado como fabricado pelo processo patenteado.

Trata-se de um normativo idêntico ao que constava no artigo 93º do Código da Propriedade Industrial de 1995 e no § 1º do artigo 6º do Código da Propriedade Industrial de 1940, introduzido neste diploma pelo Decreto-Lei nº 40/87, de 27 de Janeiro, mas que já antes havia existido no nosso ordenamento jurídico, por força do artigo 3º do Decreto-Lei nº 176/80, de 30 de Maio, normativo entretanto revogado pelo Decreto-Lei nº 295/83, de 21 de Junho.

São pressupostos desta inversão do ónus de prova:

i) A titularidade de patente de processo de fabrico de um produto;

ii) A novidade deste à data o pedido de concessão da patente;

iii) A sua obtenção por aquele processo;

iv) A identidade daquele produto com o posterior.

Como esclarece LUÍS M COUTO GONÇALVES, ob. cit., 112, o alargamento de protecção da patente de processo visa evitar que o titular da patente fique indefeso a importações do mesmo produto e, por isso, não se exige ao titular da patente o ónus da prova diabólica de que o terceiro utilizou o mesmo processo patenteado no fabrico do produto.

Mais refere este autor que a finalidade é libertar o titular de uma tarefa muito difícil, não dizer impossível, de, em tempo útil, reunir provas de que o processo de fabrico do produto é idêntico ou equivalente ao patenteado. Atendendo à reconhecida dificuldade de o titular da patente devassar o espaço empresarial de um eventual contrafactor e de aceder à sua documentação técnica e recolher matéria probatória percebe-se o interesse e alcance da presunção legal tantum iuris.

Em idêntico sentido decidiu o Ac. STJ de 26.01.2005, acessível no supra mencionado site da Internet (Pº 05B4206), no qual se defendeu que a pessoa accionada com base na violação do titular de patente de processo pode facilmente provar não haver utilizado o processo anteriormente patenteado, e que tal presunção é aplicável ainda que os factos provados revelem a existência de posteriores processos de fabrico do mesmo produto.

Considerando, porém, a dificuldade na determinação do âmbito de protecção da patente generalizou-se a doutrina denominada “doutrina dos equivalentes” que, no essencial, visa qualificar o grau de evidência ou de originalidade da invenção.

Há equivalência se houver identidade do efeito técnico, evidência dos meios modificados e semelhança da solução técnica encontrada.

Esta orientação mereceu apoio na Conferência Diplomática de Revisão da Convenção da Patente Europeia (em vigor em Portugal desde Janeiro de 1992) e foi colhida no artigo 2º do Protocolo interpretativo do artigo 69º (preceito idêntico ao disposto no citado artigo 97º, nº 1 do CPI), no qual se dispõe que: Para efeitos da determinação da extensão da protecção conferida por uma patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas reivindicações.

E, esta doutrina passou a ser vinculativa para qualquer patente obtida pela via europeia de protecção, mas é também aplicada, por razões de igualdade concorrencial e de segurança jurídica, a quaisquer patentes nacionais independentemente da via de protecção adoptada (nacional, europeia ou internacional).

Como salienta LUÍS M. COUTO GONÇALVES, ob. cit., 116-126 verifica-se infracção do direito de patente por equivalância sempre que:

a) A invenção patentada e a invenção questionada se situarem no âmbito do mesmo problema técnico;

b) Ambas apresentarem uma solução idêntica e os elementos modificados (ou variantes) estiverem ao alcance de um perito na especialidade, a partir da interpretação lógica (não estritamente literal) e objectivista (a procura da vontade declarada deve sobrepor-se à procura da vontade do titular da patente do conteúdo das reivindicações da invenção protegida, de acordo com a orientação hermenêutica do artigo 1º do Protocolo interpretativo do artigo 69º da Convenção Europeia da Patente.

Mas, pese embora a equivalência, o âmbito de protecção de uma invenção não deve abranger o equivalente se este foi insusceptível de protecção ou for considerado evidente face ao estado da técnica.

Ora, atento o quadro de facto assente, forçoso é concluir que a autora provou que os processos de halogenação das tetraciclinas (reacção química através da qual a oxitetraciclina é clorada) e o processo para a redução catalítica homogénea de 6-Metilenotetraciclinas (reacção química em que a hidrogenação catalítica da metaciclina resulta na formação de doxiciclina juntamente com o seu epímero 6beta) estão patenteados (Patentes de Invenção 36099 e 61271).

Traduzem-se em processos novos – daí terem sido patenteados, o que constitui presunção jurídica, que não foi elidida, de novidade, realidade e merecimento do invento, conforme se prevê no artigo 6º do CPI de 1949.

Não estavam então tais processos compreendidos no estado da técnica, sendo a cloração da oxitetraciclina, a primeira reacção necessária para a produção da doxiciclina, desta forma se obtendo o composto 11a-cloro-oxitetraciclina (6,12-hemicetal da 11a-cloro-oxitetraciclina) que, à data do pedido da patente 36.099, era um composto novo como, de resto, foi aceite pelo colégio de peritos – v. fls. 771 e 772.

Ademais, o processo de preparação da doxiciclina (alfa6-desoxi-5-hidroxitetraciclina) implica necessariamente o emprego de oxitetraciclina halogenada – v. resposta unânime dos peritos que integraram o colégio de peritos, a fls. 772 – já que o processo de preparação do antibiótico parte obrigatoriamente do aludido composto.

Daqui decorre que goza a autora da presunção de que a ré, ao produzir a substância farmacêutica doxiciclina, o fez através dos processos patenteados, designadamente, utilizando como intermediário na preparação da doxiciclina, o processo especifico de obtenção do composto 11a-cloro-oxitetraciclina, descrito na patente 36099 de que a autora era titular, incumbindo, por isso, à ré, o ónus de elidir tal presunção.

Verifica-se, porém, que a ré não elidiu a presunção legal, demonstrando que, para produzir a aludida substância, e não obstante a doxiciclina haja sido inventada em 1960 – o que é irrelevante para a situação em causa, já que estamos perante a protecção de patentes de processo - utilizou processos diferentes ou não equivalentes aos patenteados.

Ficou, ao invés, apurado que a ré para produzir o aludido princípio activo utilizou o processo de cloração da oxitetraciclina - e que é a primeira reacção necessária para a produção da doxiciclina.

De resto, a ré, para produzir o antibiótico em causa obtém, como intermediário, a substância 6,12-hemicetal da 11a-cloro-5-oxitetraciclina, que se encontrava protegida pela patente de processo 36099.

Igualmente não demonstrou a ré que para a hidrogenação catalítica da metaciclina utilize um processo substancialmente diferente do protegido pela patente 61271 – v. Nºs 6 (última parte) e 20 da Fundamentação de Facto – sendo que a autora gozava de protecção dessa invenção de processo até 07.03.1998 (v. acórdão deste Tribunal da Relação de Lisboa de 17.01.2008).

É certo que, quanto á cloração da oxitetraciclina, ficou provado que a ré a efectua com um halogéneo na presença de uma base inorgânica e em presença de água, diferentemente da autora que o faz na presença de uma base orgânica (patente nº 36099) - v. Nºs 6 (1ª parte), 22 e 30 da Fundamentação de Facto.

Mas, também na memória descritiva da patente nº 36.099 estão contemplados exemplos que englobam a reacção em causa na presença de água – v. fls. 50 e 51.

Por outro lado, em relação ao processo de hidrogenação catalítica de metaciclina, na patente nº 61.271 de que a autora detém licença de exploração, é utilizado o ródio como componente principal do catalizador, enquanto a ré utiliza um composto de um metal de transição, cobre, cobalto, níquel e vestígios de ródio.

Sucede, porém, que atento o que acima ficou dito acerca da infracção do direito de patente por equivalência, sempre se terá de entender que as invenções patenteadas (as da autora/apelada) e as invenções questionadas (as da ré/apelante) se situam no âmbito dos mesmos problemas técnicos, apresentando ambas soluções técnicas idênticas.

A base orgânica ou inorgânica é, ao cabo e ao resto, utilizada com a mesma finalidade, o mesmo sucedendo com os componentes catalíticos.

Produzem ambos os processos os mesmos resultados, realizando ambos substancialmente as mesmas funções e de modo idêntico.

Tem, pois, aqui inteira aplicação a teoria da equivalência dos processos ou dos meios, e a ela haverá que recorrer.

Conclui-se, consequentemente, que a ré utilizou processos equivalentes aos patenteados, logo, violou os direitos de patentes de que a autora/apelada era titular ou detinha licença de exploração e que, conforme consta do acórdão da Relação de Lisboa de 17.01.2008, gozava esta do direito exclusivo de explorar a patente de processo nº 36099 até à data de 09.11.1996 e, no que toca à patente nº 61.271, até 07.03.1998.

Improcede, assim, o invocado nos nºs 10 a 15 das conclusões das alegações da ré/apelante.

E, demonstrada que está a violação dos direitos exclusivos da autora, importa apurar,

v) DA VERIFICAÇÃO DOS DANOS OU PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL OU MORAL SOFRIDOS PELA AUTORA

A autora peticionou na acção, nomeadamente, a condenação da ré em indemnização pelos danos resultantes da violação das patentes.

Decorre do artigo 483º do Código Civil que, «aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação».

É à autora que incumbe alegar e provar os factos constitutivos do seu direito, quer no que toca aos danos de natureza patrimonial, quer aos de natureza não patrimonial.

No que concerne aos danos não patrimoniais, defende RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, O Direito Geral de Personalidade, 594 e ss. que “no que toca aos direitos de personalidade, desde logo ficam excluídos das pessoas colectivas quaisquer direitos especiais de personalidade ou quaisquer bens integrantes do direito geral de personalidade, que sejam inseparáveis da pessoa humana (...). Mas, por força do art. 160º, n.º 1, do CC, há que reconhecer às pessoas colectivas, porquanto titulares de valores e motivações pessoais, alguns dos direitos especiais de personalidade que se ajustem à particular natureza e às específicas características de cada uma de tais pessoas jurídicas, ao seu círculo de actividades, ás suas relações e aos seus interesses dignos de tutela jurídica. É, desde logo, o caso do direito à identidade pessoal, abarcando o direito ao nome e outros sinais jurídicos recognitivos e distintivos. Também a honra, o decoro, o bom-nome e o crédito das pessoas colectivas são objecto de direitos juscivilísticos. As pessoas colectivas têm, analogicamente, um direito a uma esfera de sigilo, compreendendo o sigilo de (...) know–how.”

E, decorre do disposto no artigo 484º, do Código Civil que as pessoas colectivas ilicitamente ofendidas podem exigir indemnização civil, por danos não patrimoniais.

Da factualidade apurada, logrou a autora fazer prova de que a actuação da ré lhe causou danos – v. Nºs 23 a 26 da Fundamentação de Facto.

Provou-se, com efeito, que entre 1989 e 1995, a ré vendeu ao Irão, por preço não apurado, quantidades igualmente não apuradas de doxiciclina, que produziu entre 1987 e 1995, por preço não apurado, sendo o valor do custo base de produção da doxiciclina, monohidrato e hiclato de, pelo menos, 24.009$53/Kg., em 1989 e 19.177$87/kg, em 1994. Mais se provou que a autora deixou de auferir quantia não apurada.

Para que alguém possa ser condenado a pagar a outrem o que se vier a liquidar em momento ulterior, necessário se torna que o julgador tenha perante si duas certezas. Por um lado, que a primeira pessoa tenha causado danos à segunda. Por outro lado, que o montante desses danos não esteja averiguado na acção, desde logo, por não haver elementos para fixar o objecto ou a quantidade.

Da conjugação do nº 3 do artigo 566º do Código Civil com o artigo 661º, nº 2 do C.P.C., não pode o Tribunal fazer uma apreciação equitativa dos danos, enquanto houver a possibilidade de esse valor ser averiguado em execução de sentença - cfr. neste sentido Vaz Serra, RLJ 114º, 288 e Ac. STJ de 6.03.1980, 295º, 369.

Porém, só é possível relegar para momento ulterior a fixação de danos provados na acção, embora a sofrerem uma aclaração ou concretização de pormenores, e não aqueles que não foram dados como provados na acção.

No caso vertente ficou provado que a autora sofreu danos em consequência da conduta da ré, mas não foi possível fixar o quantum desses demonstrados danos.

Relegou a sentença recorrida, incidente sobre o mérito da causa, para momento ulterior essa fixação, o que se confirma, devendo ter-se em atenção o decidido na 2ª sentença (datada de 05.12.2008), circunscrita ao conhecimento da excepção de prescrição, visto que apenas se terá de levar em conta os danos sofridos pela autora balizados dentro do período de tempo durante o qual a ré violou o direito à exclusividade das patentes em causa e cujo direito da autora não se encontra prescrito – exportações de doxiciclina efectuadas pela ré em 1995.

Não foi, consequentemente, possível quantificar os danos sofridos pela autora, pese embora esteja demonstrado que a venda da doxiciclina produzida com o processo inventado pela autora afecta o seu prestígio – v. Nº 28 da Fundamentação de Facto.

Entende-se, porém, que igualmente a liquidação destes danos morais deverá ser relegada para momento ulterior, uma vez que, no caso concreto, atendendo à complexidade da matéria, a sua medida e caracterização depende também da exacta quantificação do dano patrimonial – v. neste sentido Ac. R. L. de 14.12.2004 (Pº 4416/2004-7) acessível no supra citado sítio da Internet.

Com efeito, a ponderação a efectuar para fixação da indemnização por danos morais incidirá agora sobre um reduzido período de duração das exportações efectuadas pela ré para o Irão (o ano de 1995), sendo certo que a afectação do prestígio da autora dependerá também do quantitativo de doxiciclina vendido nesse ano pela ré.

Finalmente, considerando que as patentes em causa, e como decorre do Acórdão deste Tribunal da Relação de Lisboa de 17.01.2008, transitado em julgado - patentes nºs 36.099, 61.271 e 49.123 - caducaram em 09.11.1996, 07.03.1998 e 18.12.1995, respectivamente, a condenação da ré apenas se terá de restringir à eventual não comercialização, colocação à venda ou armazenamento do princípio activo doxiciclina, quer em hidrato, quer em base monohidrato, eventualmente produzido até às datas supra mencionadas, devendo ser destruído todo esse produto até então produzido que, eventualmente, esteja armazenado - embora não pareça crível que tal suceda, atentos os reduzidos prazos de validade do princípio activo em causa e a já longa pendência do processo – sendo certo que nunca se poderia entender que tal condenação se projectaria para o futuro, pelo que nessa parte se revoga – ou antes se esclarece - a sentença recorrida (datada de 30.04.2007).

Em suma e, em face do que acima ficou dito, importa revogar a sentença recorrida (datada de 30.04.2007), na parte que condenou a ré a pagar à autora o montante de € 100.000,00, a título de danos não patrimoniais, substituindo-se por outra decisão, na qual se condena a ré a pagar à autora, quantia a apurar em momento ulterior, quer a título de danos não patrimoniais, quer por danos patrimoniais, limitados ao período de tempo durante o qual a ré violou o direito à exclusividade das patentes de que a autora era titular e cujo direito de indemnização da autora não se encontra prescrito – exportações do citado antibiótico efectuadas pela ré durante o ano de 1995.

Improcede, pois, no mais, o recurso de apelação, mantendo-se a decisão recorrida.

As custas ficarão a cargo de apelante e apelada, na proporção que se fixa em 4/5 e 1/5, respectivamente - artigo 446º, nºs 1 e 2, do Código de Processo Civil.

IV. DECISÃO

Pelo exposto, acordam os Juízes desta 2ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar parcialmente procedente o recurso, revogando-se a decisão recorrida (datada de 30.04.2007) e substituindo-se por outra na qual se condena a ré:

a) A não comercializar, colocar à venda ou armazenar o princípio activo doxiciclina, quer em hidrato, quer em base monohidrato eventualmente produzido até às datas em que as patentes nºs 36.099, 61.271 e 49.123 de que a autora era titular gozaram de protecção (09.11.1996, 07.03.1998 e 18.12.1995), destruindo todo esse produto até então produzido que eventualmente tenha armazenado;

b) A pagar à autora, quantia a apurar em momento ulterior, quer a título de danos não patrimoniais, quer por danos patrimoniais, limitados às exportações do supra referido princípio activo efectuadas pela ré durante o ano de 1995, a que acrescerão os juros de mora nos termos mencionados na decisão recorrida;

Confirma-se, no mais, as decisões recorridas (30.04.2007 e 05.12.2008).

Condenam-se apelante e apelada nas custas, na proporção que se fixa em 4/5 e 1/5, respectivamente.

Lisboa, 17 de Setembro de 2009

Ondina Carmo Alves – Relatora

Ana Paula Boularot

Lúcia Sousa