1288/05.6TYLSB.L1.S1 - Supremo Tribunal de Justiça

I- A repetição de argumentos e conclusões, já tecidos aquando do recurso de apelação, não implica que a revista não deva ser conhecida.

II- A notoriedade da marca não se pode basear em meras considerações de carácter conclusivo e desprovidas de qualquer concretização fáctica, que impossibilitem a respectiva indagação em fase de julgamento.

III- A marca constitui o paradigma dos sinais distintivos do comércio, tendo como função primacial identificar a proveniência de um produto ou serviço relacionando-o, perante os seus destinatários, a uma determinada empresa, servindo para identificar esse produto ou serviço, distinguindo-os dos produzidos ou prestados por uma outra empresa.

IV- Se quer as recorrentes, quer os recorridos utilizam marcas com a expressão comum Niceday, comercializando ou promovendo a comercialização de artigos relacionados com computadores, designadamente hardware e software, bem como artigos fotográficos, há afinidade de produtos e serviços, podendo os consumidores, de forma intuitiva, relacionar os serviços e marcas dos recorridos com os produtos e marcas das recorrentes.

V- Há autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo haver acto de concorrência desleal sem haver violação do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violação daquele direito sem que se registe qualquer acto de concorrência desleal.

VI- A firma Niceday – Sistemas de Informação, Lda., viola o princípio da novidade e exclusividade, sendo susceptível de causar confusão ou erro com as marcas anteriormente registadas caracterizadas pela expressão Niceday.

VII- O nome de domínio (na Internet), à semelhança da marca ou da denominação social de uma sociedade comercial, assume uma função indutiva, comunicando informação e sugestões sobre um certo produto ou serviço, razão pela qual o uso de um domínio, correctamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir lesão da lei da propriedade industrial, nomeadamente no que tange às regras de protecção de marcas e da concorrência desleal.

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

I- Relatório:

AA, S.A. e BB instauraram acção declarativa de condenação, com processo ordinário, contra CC e Niceday – Sistemas de Informação, Lda., pedindo que:

a) se anule o direito da ré à firma Niceday - Sistemas de Informação, Lda., e, em consequência, se ordene o cancelamento da referida firma junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC), da Conservatória do Registo Comercial (CRC) e das entidades que o tribunal entenda necessárias a esse fim;

b) se condene a ré a abster-se de utilizar a sua firma, ou por qualquer forma, a expressão niceday ou qualquer outra confundível com as marcas das autoras;

c) se anule o registo da marca nacional da ré n.° 355.753 NICEDAY;

d) se condene a ré a abster-se de utilizar o seu domínio niceday.pt, ou por qualquer forma, a expressão niceday ou qualquer outra confundível com as marcas das autoras;

e) se ordene a remoção do nome de domínio da ré junto da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).

Para fundamentação do peticionado, as autoras alegaram, em síntese:

- A 1.ª autora é uma sociedade luxemburguesa que se dedica à comercialização de artigos de papelaria, mobiliário de escritório, artigos informáticos e outros, sendo titular das marcas nacionais NICEDAY, n.°s 275.057, 275.058 e 275.059, para assinalar produtos das classes 9.ª, 16.ª e 20.ª, respectivamente, cujos despachos de concessão foram proferidos em 03-06-1993.

- A 2.ª autora é uma sociedade inglesa que se dedica à comercialização dos mesmos produtos e está espalhada por mais de 23 países de todo o mundo, sendo titular da marca nacional NICEDAY PREMIER, n.° 341.539, destinada a assinalar produtos da classe 9.ª, cujo despacho de concessão foi proferido em 31-10-2001, e da marca comunitária NICEDAY EVERYDAY, destinada a assinalar produtos das classes 9.ª, 16.ª e 20.ª, concedida em 19-02-2001.

- No exercício da sua actividade souberam as autoras granjear notoriedade e prestígio pela qualidade dos produtos que comercializam e dos serviços que prestam através das referidas marcas.

- A referida notoriedade tem originado inúmeras situações em que terceiros pretendem adoptar marcas iguais ou confundíveis para beneficiarem do seu prestígio, como é o caso da ré.

- Com efeito, a ré, no ano 2000, apresentou pedido de certificado de admissibilidade de denominação no RNPC, tendo-lhe sido deferido o pedido da firma Niceday - Sistemas de Informação, Lda.

- A adopção pela ré da referida firma viola o princípio da novidade e da exclusividade da firma sendo susceptível de causar confusão ou erro com as marcas das autoras caracterizadas pela expressão NICEDAY.

- O réu é titular da marca nacional NICEDAY, n.° 355.753, destinada a assinalar produtos da classe 35.ª, concedida em 11-11-2003, que reproduz as marcas, anteriores, das autoras, constituindo uma flagrante imitação destas e destinando-se a comercializar produtos afins, existindo risco de associação com as marcas das autoras, sendo o respectivo registo nulo.

- Acrescendo o facto das marcas das autoras deverem ser consideradas como notórias, desfrutando de uma especial protecção.

- O registo da firma pela ré da marca que constitui contrafacção das marcas das autoras e a existência de violação de firma implica concorrência desleal.

- A ré adoptou o nome de domínio niceday.pt, que viola as regras para a composição do domínio “.pt” estabelecidas pela FCCN por não ser claramente distintivo das marcas das autoras, sendo, por isso, ilícita a sua utilização pela ré na internet.

Os réus contestaram – cf. fls. 129 a 158 –, pugnando pela improcedência da acção.

As autoras replicaram – cf. fls. 176 a 180 –, terminando como na petição inicial.

Dispensada a realização de audiência preliminar, foi proferido saneador-sentença, no Tribunal de Comércio de Lisboa, em 07-10-2013, que julgou a acção totalmente improcedente e absolveu os réus dos pedidos – cf. fls. 197 a 208.

Inconformadas, apelaram as autoras, tendo a Relação de Lisboa, por Acórdão de 18-03-2014, decidido manter a decisão recorrida – cfr. fls. 261 a 286.

Manifestando a sua discordância, vieram as autoras interpor recurso de revista, formulando as seguintes conclusões recursivas (sic):

«a) O Tribunal de Comércio de Lisboa no recurso de marca com o n.° 450/06.9TYLSB interposto pelas oras recorrentes no confronto entre as marcas das ora recorrentes e a marca do recorrido “NICEDAY SYSTEMS” decidiu em sentido contrário ao do douto acórdão recorrido.

b) Ora o “thema decidendum” nos presentes autos é semelhante ao dos autos de recurso atrás referido, tendo aí sido aplicada a lei num sentido que entra em contradição com o do acórdão recorrido.

c) Com efeito, a sentença referida considerando o tipo de produtos em causa constatou que são vendidos e consumidos nos mesmos locais – lojas de informática e papelarias – coincidindo, portanto, os circuitos e meios de distribuição, e que existe manifesta relação de acessoriedade ou complementaridade, podendo frequentemente ser prestados em simultâneo ao mesmo cliente, concluindo pelo manifesto elo de afinidade.

d) O acórdão recorrido entendeu, perante os mesmos produtos e serviços que não existe semelhança ou afinidade.

e) Assim o presente recurso de revista deve ser admitido pois está em causa uma questão que deve ser esclarecida sob pena de existirem na ordem jurídica decisões diferentes sobre situações idênticas pelo facto de terem sido apreciadas por Tribunais ou juízes diferentes (art.° 721.º-A do CPC).

f) Entendem ainda as Recorrentes que se verifica no acórdão recorrido uma errada aplicação da lei do processo (art. 722.º, 1, alínea b) do CPC) e/ou uma omissão de pronúncia sobre a questão da notoriedade das marcas das Recorrentes, violando-se assim o art. 668.º, n° 1, alínea d) do CPC (art. 722°, 1, alínea c)).

g) Com efeito, o acórdão recorrido limita-se a dizer que o alegado pelas Recorrentes nesta questão é meramente conclusivo, quer porque nenhuma prova foi indicada sobre esta matéria, quer documental quer testemunhal.

h) Esta matéria – apreciação da notoriedade da marca – no entendimento das recorrentes deveria ter sido objecto de prova, por constituir matéria de facto controvertido necessitada de prova, designadamente em sede de audiência de discussão e julgamento.

i) Com efeito, a produção de prova da notoriedade da marca tem de ser realizada como qualquer outro facto controvertido, apurando-se mediante prova documental, testemunhal ou outra se a marca em questão e no caso concreto é, ou não, conhecida pelo público e se as características que as titulares da marca mencionam correspondem, ou não, à realidade, etc

j) Ora as recorrentes alegaram que os produtos que as suas marcas assinalam são (i) muito conhecidos peio público consumidor que tem dos mesmos uma imagem de (ii) qualidade e (iii) confiança, estando as marcas da Recorrente fortemente divulgadas em diversos países (iv), nomeadamente em Portugal (v).

I) Ora a alegação de tais factos, porque factos que permitem aferir da notoriedade da marca é matéria relevante para o exame e decisão da causa, pelo que devem considerar-se como factos necessitados de prova.

m) Todavia, no processo em causa não teve lugar a fase de instrução do processo, tal como está estabelecida nos artigos 512.° 513.° e segts do CPC.

Com efeito, as Recorrentes não tiveram oportunidade de vir apresentar prova testemunhal ou documental, ao abrigo dos artigos 512.° e 523.° do CPC.

n) Foi feita pois uma errada aplicação da lei do processo no caso em apreço, ao decidir-se pela não realização da fase de instrução do processo, coarctando as Recorrentes o direito de produzirem prova sobre a notoriedade das marcas de que são titulares.

o) Pode ainda entender-se que existe materialmente uma omissão de pronúncia dos tribunais anteriores quanto à questão da notoriedade das marcas das recorrentes, questão esta de importância fundamental na boa decisão da causa.

p) Com efeito, a questão de saber se as marcas são notórias tem influência decisiva na apreciação das várias questões em apreço, designadamente quanto à protecção das marcas em confronto, na análise da questão da concorrência desleal bem como na apreciação das regras que regulamentam o registo do nome de domínio em Portugal.

q) Deveria pois o Tribunal a quo ter decidido no sentido da necessidade da realização da audiência de discussão e julgamento para discussão de facto sobre esta matéria e ter-se pronunciado de direito sobre a mesma. Ao não o fazer violou os arts. 512.°, 513.° e 515.°, 523.° do CPC bem como o art. 668.°, 1 d) do mesmo diploma legal.

r) Nos termos do Art. 34.° do C.P.I. poderá ser anulado o registo de uma marca se, nomeadamente, o direito não pertencer ao Requerente ou tiver havido, na concessão, preterição dos direitos de terceiro, fundados em prioridade ou outro título legal.

s) Dispõe ainda o art. 266.° n.° 1 do C.P.I.:

1. Para além do que se dispõe no art. 34.°, o registo da marca é anulável:

a) Quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos artigos 239.° a 242.°;

t) O art. 239.°, alínea m) do CPI actual, dispõe que será recusado o registo das marcas que contenham a reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

u) As Recorrentes são titulares das marcas nacionais n° 275 057 ”NICEDAY” para produtos da classe 9.ª, n° 275 058 “NICEDAY” para produtos da classe 16.ª, n.° 275 059 “NICEDAY” para produtos da classe 20.ª e n° 341 539 “NICEDAY premier” para produtos da classe 9.ª e 16.ª e da marca comunitária n.° 1.381.821 caracterizada pela expressão “NICEDAY EVERYDAY”, para produtos da classe 9.ª, 16.ª e 20.ª. Os despachos de concessão das marcas nacionais foram proferidos pelo I.N.P.I. em 3/6/1993 (NICEDAY) e 31/10/2001 (NICEDAY premier); o registo da marca comunitária foi obtido em 19/02/2001.

v) O Recorrido é titular da marca nacional n.° 355.753 “NICEDAY”, concedida por despacho de 11/11/2003 pelo Director da Direcção de Marcas do INPI.

x) No que toca aos produtos a que os sinais se reportam, estes são afins. Com efeito, para se aferir da semelhança entre os produtos ou serviços interessa apurar se os mesmos, sendo concorrenciais, têm a mesma utilidade e fim ou são complementares. Para além deste factor há um outro a ter em conta que é o da origem do produto, ou seja, se os produtos em causa podem atribuir-se à mesma origem ou fonte produtiva.

z) Devem considerar-se ainda afins os produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade tal que permita, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores (cfr. Acórdão do STJ de 12-10-1999, alcançável via internet em www.dqsi.pt). Não restam dúvidas pois que, no caso sub judice, no que concerne à afinidade dos produtos assinalados pelas marcas em confronto já que estão em causa produtos alimentares, ou seja, produtos que podem ter a mesma finalidade, os mesmos circuitos comerciais e destinam-se ou podem destinar-se ao mesmo tipo de consumidor.

aa) Os Recorridos promovem a venda, através da internet, entre outros, de artigos relacionados com computadores e fotografia, publicitando na internet os seguintes serviços: serviços de informática, hosting, webdesign, hardware, softwares e fotografia digital, câmaras fotográficas digitais e projector de vídeo (cfr. doc. 8). Ora, as Recorrentes vendem os seus produtos das marcas “Niceday” igualmente, embora não exclusivamente, através da internet. Ou seja, Recorrentes e Recorridos utilizam os mesmos canais de distribuição –internet – para promoção e venda dos seus serviços e artigos.

bb) E tais serviços e artigos são parcialmente comuns e afins pois quer as Recorrentes quer os Recorridos comercializam artigos relacionados com computadores, designadamente hardware e software bem como artigos fotográficos. O consumidor que se depare com os serviços dos Recorridos publicitados na internet poderá relacioná-los com os produtos e marcas das Recorrentes, pois acede aos mesmos através da mesma expressão – NICEDAY.

cc) Assim qualquer consumidor que utilize os serviços assinalados pela marca do Recorrido e adquire os produtos “promovidos” pelo Recorrido, pensará certamente ou poderá pensar estar a contratar com a titular das marcas das Recorrentes. Nada impedindo que a empresa que comercializa produtos da classe 9.ª, 16.ª e 20.ª preste serviço de promoção desses ou de outros serviços assinalados com a marca NICEDAY. Só que no caso em questão tais serviços não serão prestados pela mesma entidade.

dd) Estabelece-se assim uma manifesta afinidade uma vez que entre os serviços a prestar e os produtos protegidos pelas Recorrentes há uma clara complementariedade a acessoriedade. Sendo os canais de distribuição comuns, existindo igualmente uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. A coexistência das marcas em confronto no mercado pode pois induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor, podendo este ainda associar - risco de associação - as marcas das Recorrentes à dos Recorridos, estando embora perante produtos e serviços de diferente origem.

ee) Devia pois a sentença recorrida ter concluído pela afinidade entre os produtos em causa (Art.° 245 ° do CPI).

ff) Relativamente aos sinais em confronto julgam as ora Recorrentes que pode considerar-se que, no caso “subjudice”, eles são por tal forma semelhantes que podem induzir em erro ou confusão o consumidor.

gg) A comparação entre os sinais em causa igualmente não levanta quaisquer dúvidas. Com efeito, se compararmos as marcas em questão:

Das Recorrentes / do Recorrido

NICEDAY / NICEDAY

NICEDAY Premier

NICEDAY everyday

hh) Verifica-se que as expressões que caracterizam as marcas são iguais - NICEDAY - não existindo qualquer elemento diferenciador entre as mesmas no primeiro caso acima indicado.

ii) Na verdade, as marcas em confronto são idênticas quer fonética quer graficamente.

jj) O consumidor ao deparar-se com a marca do Recorrido irá inevitavelmente associá-la às das Recorrentes, havendo ainda o perigo de confusão ou erro fácil entre as marcas em questão. Na verdade não pode deixar de reconhecer-se a existência de um risco de confusão entre as marcas em confronto, quer na primeira das modalidades supra referidas quer na segunda dessas modalidades.

II) Tendo em conta o que fica referido parece-nos evidente a possibilidade de confusão pois a identidade entre as marcas em causa cria no público erro ou confusão sobre a proveniência dos produtos que, por associação de ideias, os consumidores podem associar ser a mesma - Cft. Ac. do S.T.J., de 01.06.69, em B.MJ.,189, Pag. 298 a 303.

mm) E, sem dúvida, que o consumidor quando confrontado com a marca do recorrida, tendo na memória as marcas da recorrente, terá a tendência para tomar uma pela outra pois não é capaz de distinguir, de memória, as duas marcas. Há pois um forte risco de associação entre as marcas em confronto podendo o público atribui-los à mesma origem. Tendo em conta o que atrás foi referido não pode deixar de considerar-se a possibilidade de confusão fácil entre as marcas em confronto.

nn) Existe, assim, claramente uma situação concorrencial indutora de confusão quanto ao sinal distintivo aposto nos produtos em causa que visam satisfazer necessidades fortemente complementares, com o risco acrescido de, sendo as marcas da recorrente tidas por notoriamente conhecidas, o público consumidor ser levado a associar os artigos lançados pela Recorrida ao titular daquela (recorrente), com o inerente esvaziamento do seu poder sugestivo.

oo) Com efeito, as marcas registadas das recorrentes devem ser considerada notórias pelo seu especial poder sugestivo e pelo conhecimento que dela tem o público consumidor, de acordo com o disposto no art. 241.° do C.P.I

pp) Tais marcas devem disfrutar, na opinião da mais moderna doutrina, de uma especial protecção que ultrapasse o quadro dos produtos e serviços a que se destinam - Cft. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Noções Fundamentais, em C.J., Ano VII, Tomo 2, Pág. 251.

qq) Igualmente o art. 6.º Bis da Convenção de Paris permite a recusa ou anulação do registo e a proibição do uso de marca reproduzida, imitada ou traduzida de outra notoriamente conhecida como sendo de pessoa admitida a beneficiar da Convenção e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes.

rr) Afirma o Prof. Pinto Coelho, acerca do problema da marca notoriamente conhecida, que a opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo de produtores ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; isto é, basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que na linguagem dos especialistas se usa designar por «meios interessados».

ss) Ora, os produtos assinalados pelas marcas das recorrentes são muito apreciados pelo público consumidor que tem dos mesmos uma imagem de qualidade e prestígio, estando as marcas da Recorrente fortemente divulgadas em diversos países, nomeadamente em Portugal.

tt) Esta matéria – apreciação da notoriedade da marca – no entendimento das Recorrentes deveria ter sido objecto de prova, por constituir matéria de facto controvertida necessitada de prova, designadamente em sede de audiência de discussão e julgamento, e não como fez o acórdão recorrido ao decidir, saltando toda a fase de instrução do processo, que as marcas das recorrentes não são notórias.

uu) Deveria pois o Tribunal ter realizado audiência de discussão e julgamento para apreciação desta questão. Ao não o fazer violou os arts 513.° e 515.° do CPC (actuais artigos 410.° e 412.° do CPC) bem como o art. 668.º, n° 1, alínea d).

vv) Deveria ainda ter sido anulado o registo à marca do recorrido com os fundamentos acima indicados e, igualmente, com fundamento no art. 25.°, n.° 1, alínea d) do CPI aprovado pelo DL n.° 36/2003, de 5 de Março, que refere ser fundamento de recusa do registo o reconhecimento de o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que tal concorrência desleal é possível, independentemente da intenção do titular.

xx) Acresce que o registo pelo Recorrido da marca que constitui contrafacção total das marcas registadas da Recorrente implica, nos termos do art. 317.° do CPI, concorrência desleal pois é contrária às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica. Devia pois a sentença recorrida ter anulado o registo da marca n.° 355.753, violando, ao não o fazer, o disposto no Artigo 317.°, n.° 1 do CPI.

zz) Dispõe o Art. 10.°, n.° 3 do Código das Sociedades Comerciais que a firma de sociedade constituída por denominação particular não pode ser idêntica à firma registada por outra sociedade ou por tal forma semelhante que possa induzir em erro.

aaa) Dispõe igualmente o Art. 5.º, n.° 3 do Código da Propriedade Industrial que os registos de marca, denominações de origem, nomes e insígnias de estabelecimento, constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis e cujos pedidos de constituição sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo.

bbb) Por seu lado, dispõe o Art. 33.°, n.° 2 do Decreto-Lei n.° 129/98, de 13 de Maio, no que respeita ao princípio da novidade das firmas e denominações, que os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou proximidade das suas actividades e o âmbito territorial destas.

ccc) Dispõe ainda o Art. 33.°, n.° 5 do supra citado diploma que os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro, devem ter em conta, não só os elementos referidos no n° 2 do mesmo artigo, mas também a existência de marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a titularidade desses sinais distintivos.

ddd) Atente-se ainda que a natureza da firma-denominação não é influenciada pelos aditamentos que se lhe fizerem e, nomeadamente, as indicações genéricas referentes ao tipo de actividade exercida. - Cft. Oliveira Ascenção, Direito Comercial II, Direito Industrial, Lisboa 1987, Pags. 88 e segts.

eee) O que interessa, na verdade, é o núcleo da firma, ou seja, os elementos individualizadores ou as siglas - Cft. Oliveira Ascenção, Idem, Ibidem.Deve, pois, a firma-denominação obedecer aos princípios de verdade, novidade e exclusividade.

fff) Em tal análise há que realçar o facto de o elemento preponderante, ou núcleo da referida firma e marcas ser exclusivamente a expressão "Niceday". Resulta evidente, de tal análise, a existência de semelhança entre tais elementos, de tal forma e em grau que impedem que se considere a firma "Niceday" claramente distinta das marcas "Niceday".

ggg) O juízo sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro, supra referido pelo Prof. Pinto Coelho, aplica-se igualmente, por força do disposto no art. 33.°, n.° 5 do Decreto-Lei n.° 129/98, de 13 de Maio, à diferenciação entre firmas e títulos de propriedade industrial, designadamente marcas.

hhh) É, pois, evidente que a adopção pela Ré da firma “Niceday -Sistemas de Informação Lda.” viola o princípio da novidade e exclusividade da firma sendo susceptível de causar confusão ou erro com as marcas das Autoras caracterizadas pela expressão "Niceday".

iii) Nos termos do Art. 35.°, n.° 4 do D.L. n.° 129/98, de 13 de Maio, o direito à exclusividade de firma ou denominação está sujeito à possibilidade de declaração de nulidade, anulação ou revogação por sentença judicial. O acima referido significa pois que deve ser anulado o direito da Recorrida à firma “Niceday-Sistemas de Informação Lda.” por violar o disposto no Art. 10.°, n.° 3 do C.S.C., no Art. 33.°, n.ºs 1, 2 e 5 do Decreto-Lei n.° 129/98, de 13 de Maio e no Art. 4.º, n.° 4 do CPI.

jjj) Os Recorridos adoptaram o nome de domínio "niceday.pt". Em Portugal, à data, a Fundação para a Computação Cientifica Nacional (FCCN) estabeleceu um conjunto de regras para regulamentar o registo dos nomes de domínio em Portugal, designadamente para a composição do nome do domínio ".pt" (cfr. doc. 11).

lll) De acordo com as regras para a composição do nome do domínio ".pt" estabelecidas pela FCCN o nome do domínio não pode corresponder a nomes que induzem em erro ou confusão sobre a sua titularidade, designadamente por coincidirem com marcas notórias ou de grande prestígio pertencentes a outrem. Actualmente a FCCN é denominada de Associação DNS:PT e o Registo de Nomes de Domínio sob .PT obedece a regras jurídicas, técnicas e administrativas constantes de Regulamento próprio com Depósito legal n.° 340473/12.

mmm) Importa assim, mais uma vez, apurar se a adopção pelos Recorridos do nome de domínio “niceday.pt” viola tais regras quando as marcas das recorrentes acima referidas são anteriores à existência da Recorrida e ao registo do domínio em causa e são muito conhecidas pelo publico interessado.

nnn) Ora, o consumidor que se depare com o domínio “niceday” dos Recorridos e que tenha na memória as marcas das Recorrentes, pensará com certeza, dada a semelhança fonética, gráfica e ideográfica que ambos pertencem à mesma entidade ou entidade associada.

ooo) Tanto mais que o acesso aos "sites" quer da Recorrida quer da Segunda Autora é ou pode ser o mesmo - introduzir no motor de busca do portal "sapo" a palavra "niceday". Acresce que a navegação na Internet dilui a questão do espaço geográfico, permitindo um acesso global e "aterritorial" da informação.

ppp) Com efeito, o utilizador da Internet que quiser pesquisar a existência de alguma representação ou entidade associada da Autora ou qualquer outra informação sobre os produtos e serviços da Autora em Portugal depara-se, desde logo, com o domínio da Ré. Resulta, assim, evidente de tal análise a existência de semelhança entre as marcas e o nome de domínio dos Recorridos, de tal forma e em grau, que impedem que se considere o nome de domínio da Ré claramente distinto das marcas das Autoras.

qqq) Pelo que a adopção pelos recorridos do nome de domínio "niceday.pt" viola as regras para a composição de um domínio "pt" sendo susceptível de causar confusão ou erro com as marcas das Autoras. Estamos assim perante uma utilização ilícita pela Ré na Internet das marcas das Apelantes.

rrr) É evidente pois que a utilização pela Ré do nome de domínio niceday.pt constitui contrafacção das marcas registadas das Apelantes e a existência de violação de firma implicam, nos termos do Art. 317°, a existência de concorrência desleal.

sss) Na verdade, o que pretende a lei é uma "concorrência leal", pelo que a conduta da Recorrida integra uma concorrência desleal (cfr. Acórdão do S.T.J. de 18/05/95 supra citado). Mostram-se, assim, violadas as regras estabelecidas pela FCCN para a composição do nome de domínio bem como os arts. 239.°, 241.° e 317.° do C.P.I., pelo que deveria ter sido recusado o nome de domínio da Recorrida com os fundamentos acima mencionados».

Os réus, recorridos, não contra-alegaram.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

II- Fundamentos:

De facto:

A matéria de facto a atender é a seguinte:

1) A 1.ª autora tem registadas as seguintes marcas:

· Marca nacional n.° 275.057 Niceday, destinada a assinalar produtos da classe 9.ª, designadamente aparelhos eléctricos e electrónicos para utilização em escritórios; máquinas calculadoras e aritméticas; equipamentos de processamento de dados e computadores; aparelhos e máquinas de copiar; aparelhos de projecção e telas para projecção; aparelhos de telefone; teleimpressoras; aparelhos para gravação áudio e/ou vídeo e gravação; aparelhos e instrumentos para utilização com os artigos acima; partes e acessórios para os mesmos; suportes de dados; incluindo discos e disquetes para programas de computador e meios para gravação ou suporte de pré-gravação e/ou vídeo; telas para fotografia (cf. o documento de fls. 31, que se reproduz).

· Marca nacional n.° 275.058 Niceday, destinada a assinalar produtos da classe 16.ª, designadamente papel, cartolina e artigos feitos nestes materiais; impressos, materiais para encadernação, artigos de papelaria; adesivos para papelaria e usos domésticos; materiais para artistas; pincéis para pintar; máquinas de escrever e artigos de escritório; materiais didácticos e de ensino; materiais para embalagem; cartas de jogar; caracteres de impressão e clichés (cf. o documento de fls. 32, que se reproduz).

· Marca nacional n.° 275.059 Niceday, destinada a assinalar produtos da classe 20.ª, designadamente mobiliário para escritório, partes e acessórios para os mesmos; recipientes de plástico; painéis e suportes para exposições, prateleiras (cf. o documento de fls. 33, que se reproduz).

2) Os despachos de concessão das referidas marcas à 1.ª Autora foram proferidos pelo INPI em 03-06-1993 (cf. os mesmos documentos).

3) A 2.ª autora é titular da marca nacional n.° 341.539 Niceday Premier, destinada a assinalar os seguintes produtos:

· Da classe 9.ª – computadores; hardware, programas de computador; acessórios de computador; CD-ROMs; estações de trabalho; aparelhos de impressão; materiais de armazenamento de dados em forma electrónica e magnética; aparelhos de processamento de dados; aparelhos de realização de imagens; aparelhos para o registo e reprodução de vídeos; telecopiadores; aparelhos de projecção; aparelhos de televisão e vídeo; aparelhos e instrumentos fotográficos; filmes; máquinas de ditar; aparelhos telefónicos; aparelhos de segurança para computadores; alarmes; caixas adaptadas para transportar computadores ou armazenar discos; arrumação para discos; coberturas adaptadas para computadores; ratos; tapetes para ratos com descanso para pulso; filtros de ecrã; aparelhos de limpeza para computadores e periféricos de computadores; aparelhos eléctricos e electrónicos; cabos; calculadoras e máquinas de calcular; máquinas e aparelhos de copiar; pilhas; lupas; termómetros; partes e acessórios para os referidos produtos;

· Da classe 16.ª: papelaria, fitas para impressão; folhas de plásticos transparentes; etiquetas; separadores; pasta de papel e fólios; adesivos (matérias colantes), suportes; suporte para leitura de folhas; quadros para afixar avisos, máquinas ligação, crachás feitos de papel ou de cartão; etiquetadoras para uso no escritório; livros; instrumentos de escrita; canetas; lápis; cortadores para uso no escritório; papel; papel de seda; papel de cozinha e papel higiénico, papel de carta; envelopes; postais; blocos de notas e livros de anotações; réguas, produtos de impressão e publicações impressas; calendários, diários; rótulos para prendas e etiquetas; livros de endereços; artigos de escritório, partes e guarnições para os mesmos; agrafadores e agrafes; produtos de impressão; materiais para artistas; organisers de uso pessoal; materiais para embrulho e embalagem (cf. o documento de fls. 34 e 35, que se reproduz).

4) O despacho de concessão da referida marca nacional foi proferido pelo INPI em 31-10-2001 (cf. o mesmo documento).

5) A 2.ª autora é ainda titular da marca comunitária n.° 1.381.821, Niceday Everyday, concedida em 19-02-2001, destinada a assinalar produtos das classes 9.ª, 16.ª e 20.ª (cfr. o documento de fls. 36 a 50, que se reproduz).

6) A ré apresentou pedido de certificado de admissibilidade de denominação no RNPC em 2000, tendo-lhe sido deferido o pedido da firma Niceday - Sistemas de Informação, Lda

7) O réu é titular da marca nacional n.° 355.753 Niceday, destinada a assinalar serviços de promoção de vendas a terceiros através da internet, da classe 35.ª (cfr. o documento de fls. 51 a 54).

8) O despacho de concessão da referida marca nacional foi proferido pelo INPI em 11-11-2003 (cfr. o mesmo documento).

9) Os réus promovem a venda, através da internet, entre outros, de artigos relacionados com computadores e fotografia.

10) A ré publicita na internet os seguintes serviços: serviços de informática, hosting, webdesign, hardware, softwares e fotografia digital, câmaras fotográficas digitais e projector de vídeo.

11) A ré adoptou o nome de domínio niceday.pt.

De direito:

Demarcado o objecto do recurso pelas conclusões das alegações das autoras, ora recorrentes (artigos 635.º, n.º 4, do Novo Código de Processo Civil) e não se colocando qualquer questão de conhecimento oficioso, importa apreciar as questões que se seguem:

1. Nulidade do acórdão recorrido, por errada aplicação da lei do processo e/ou omissão de pronúncia sobre a questão da notoriedade das marcas das recorrentes (conclusões f a q).

2. Notoriedade da marca e necessidade de ampliação da matéria de facto (conclusões oo a uu).

3. Avaliação das marcas: afinidade de produtos e confundibilidade das marcas (conclusões r a ee e ff a nn).

4. Concorrência desleal e análise da firma da recorrida (conclusões vv a iii).

5. Nome de domínio (conclusões jjj a qqq).

Previamente à análise das concretas questões concitadas na revista, importa efectuar uma necessária alusão à circunstância das alegações e conclusões de recurso apresentadas junto deste Supremo Tribunal, de forma ostensiva, reiterarem tudo aquilo que já constava do recurso de apelação (exceptuando as conclusões f a q).

Ao Supremo Tribunal de Justiça apenas incumbe zelar pela aplicação do direito aos factos e não controlar a matéria de facto estabelecida pelas instâncias: é às instâncias que pertence fixar a matéria de facto, cabendo ao Supremo aplicar definitivamente o regime jurídico que julgue adequado àqueles factos[1], estabilizados no tribunal recorrido – artigo 682.º, n.º 1, do NCPC –, não lhe competindo censurar o julgamento daquela matéria fora dos apertados limites legais delimitados pelo artigo 674.º, n.º 3, do NCPC, que se reporta às situações limite de violação das regras de direito probatório material/prova vinculada.

As recorrentes insistem, nas alegações e conclusões desta revista, em repristinar tudo aquilo que já foi discutido e analisado no âmbito do recurso de apelação, sendo essa insistência bem perceptível na circunstância de repetirem e, inclusive, transcreverem, em grande medida, nalguns casos ipsis verbis, o teor substancial das conclusões recursivas que já foram vertidas na apelação – cf., a este propósito, as conclusões r, s, t, u, v, x, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj, ll, mm, nn, oo, pp, qq, rr, ss, tt, uu, vv, xx, zz, aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, lll, mmm, nnn, ooo, ppp, qqq, rrr e sss, da revista – cf. fls. 320 a 333 –, que, em substância, são puras e simples repetições das conclusões a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, k, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj, ll, mm, nn, oo, pp, qq, rr, ss, tt, uu, vv e xx, da apelação – cf. fls. 236 a 248.

Tem-se questionado se a mera reprodução das alegações e conclusões formuladas, aquando do recurso para o Tribunal da Relação, em sede de recurso de revista pode conduzir a uma apreciação mais sucinta do objecto do recurso e/ou a uma remissão para a decisão de que se recorre.

A percepção de grande parte da jurisprudência deste Supremo Tribunal é que a circunstância de o recorrente incorrer em repetição de argumentos e conclusões, já tecidos no recurso de apelação, não obsta ao conhecimento do recurso de revista. Pode, nessa eventualidade, de repetição do teor argumentativo e das conclusões das alegações anteriores contra o acórdão da Relação, sem nada se alterar ou de novo acrescentar, o Supremo Tribunal de Justiça decidir nos termos do disposto no artigo 663.º, n.º 5, aplicável ex vi do artigo 679.º do NCPC, limitando-se à parte decisória, precedida de fundamentação sumária.[2]

Propendemos a considerar, na mesma linha, que não é por essa razão que as alegações e conclusões deixam de corresponder à enunciação dos fundamentos de discordância das recorrentes relativamente às questões dirimidas na Relação, de cuja solução continuam a discordar, pelo que se tem de considerar que se trata, ainda assim, de meio legítimo de pugnar pela alteração da solução vertida no acórdão recorrido, que lhes continua a ser desfavorável.

Não estando em sintonia com a solução vertida no aresto recorrido, não nos cingiremos a tal fundamentação sumária, salvo em relação aos pontos concretos em que existe convergência de posições.

Importa, pois, conhecer das questões recursivas enunciadas.

1. Nulidade do acórdão recorrido, por errada aplicação da lei do processo e/ou omissão de pronúncia sobre a questão da notoriedade das marcas das recorrentes (conclusões f a q)).

As recorrentes - reportando-se, ainda, aos normativos plasmados dos artigos 722.º, n.º 1, al. b), e 668.º, n.º 1, al. d), do Código de Processo Civil revogado - espraiam-se ao longo de 12 conclusões sobre o pretenso cometimento de uma nulidade na decisão do acórdão sindicado, ao mesmo tempo que aludem à errada aplicação da lei do processo [“(…) verifica(-se) no acórdão recorrido uma errada aplicação da lei do processo (art. 722.º, 1, alínea b) do CPC) e/ou uma omissão de pronúncia sobre a questão da notoriedade das marcas das Recorrentes, violando-se assim o art. 668.º, n° 1, alínea d) do CPC (art. 722.°, 1, alínea c)”].

As nulidades da decisão judicial estão hoje previstas no artigo 615.º do Novo Código de Processo Civil, sancionando-se na primeira parte do seu n.º 1, al. d) as situações em que o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar.

As recorrentes referem, a este respeito, o seguinte:

“Pode (…) entender-se que existe materialmente uma omissão de pronúncia dos tribunais anteriores quanto à questão da notoriedade das marcas das recorrentes, questão esta de importância fundamental na boa decisão da causa.

Com efeito, a questão de saber se as marcas são notórias tem influência decisiva na apreciação das várias questões em apreço, designadamente quanto à protecção das marcas em confronto, na análise da questão da concorrência desleal, bem como na apreciação das regras que regulamentam o registo do nome de domínio em Portugal.

Deveria pois o Tribunal «a quo» ter decidido no sentido da necessidade da realização da audiência de discussão e julgamento para discussão de facto sobre esta matéria e ter-se pronunciado de direito sobre a mesma. Ao não o fazer violou os artigos 512.°, 513.° e 515.°, 523.° do CPC bem como o artigo 668.°, 1, d) do mesmo diploma legal.” (conclusões o a q)).

Não lhes assiste, porém, razão.

O conceito de questões, a que se refere o artigo 608.º, n.º 2, do Novo Código de Processo Civil, relaciona-se, inexoravelmente, com a definição do âmbito do caso julgado, dele se excluindo as questões prévias ou prejudiciais ao conhecimento do mérito, bem como os raciocínios, argumentos, razões, considerações, pressupostos ou fundamentos produzidos pelas partes, para a defesa dos seus pontos de vista, que não integram, isoladamente, matéria de decisão jurisdicional.

Do art. 615.º, n.º 1, al. d), do Novo Código de Processo Civil, na parte pertinente, descortina-se que é nula a decisão judicial quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar, nulidade esta que tem de ser conferida com a parte inicial do artigo 608.º, n.º 2: daqui se retira que o juiz deve solucionar todas as questões que as partes tenham sujeitado ao seu julgamento, exceptuadas aquelas cuja resolução fique prejudicada pela decisão referente a outras (ou aquelas de que deva conhecer oficiosamente).

A omissão de pronúncia é uma nulidade frequentemente agitada em sede recursiva, e tem a sua génese na confusão que se estabelece, amiúde, entre questões a apreciar e as razões ou argumentos aduzidos pelas partes.

Na verdade, importa acautelar que o juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação e aplicação das regras de direito (artigo 5.º, n.º 3, do NCPC) e, como tal, os argumentos, motivos ou razões jurídicas não vinculam o tribunal. Assim, quando tal se imponha, o tribunal pode – e deve – julgar as questões que constituem o objecto do processo com base em razões jurídicas diversas das invocadas pelas partes, e, do mesmo modo, não está adstrito a esgotar a análise de todos os argumentos, mas, apenas, a explicar e considerar as questões que devam ser conhecidas, ponderando os argumentos na medida do necessário e suficiente.

Pois bem, contrariamente ao que as recorrentes sustentam, o Acórdão recorrido pronunciou-se detalhadamente sobre as questões que lhe foram aportadas e o facto de as recorrentes divergirem do ali deliberado não se confunde com uma suposta nulidade por omissão de pronúncia.

Na sequência do decidido na 1.ª Instância – em que se entendeu, desde logo, inexistirem elementos suficientes no processo que permitissem qualificar as marcas das autoras como notórias, no cotejo com a noção vertida no art. 241.º, n.º 1, do CPI –, a Relação, depois de se deter, desenvolvidamente, sobre a questão da interpretação doutrinal e jurisprudencial do art. 241.º do CPI, consignou: “(…) face à conclusão supra de que em causa não estão produtos e serviços idênticos ou afins, tanto basta para afastar a aplicação do regime da marca notória.

Sempre se dirá, contudo, que as marcas das AA. não poderiam ser consideradas notórias, porque nenhuma factualidade consta da factualidade provada que permita assim concluir, não estando em causa, «in casu», facto notório (art. 514.º) que não careça de ser demonstrado.

Sobre a questão do ónus da prova sobre o carácter notório da marca, cfr., entre outros, o Ac. da RL de 29.04.2003, P. 2149/2003-3 (…), in www.dgsi.pt.”.

É evidente que, contrariamente ao defendido pelas recorrentes, a Relação, bem ou mal não releva neste momento, apreciou, como lhe era solicitado, as questões pertinentes relativas à notoriedade das marcas das autoras, concluindo, na senda da 1.ª Instância, não se estar perante uma situação de marca notória.

As recorrentes estabelecem, assim, confusão entre uma suposta nulidade decisória, que se não verifica, e o erro de julgamento, que nada tem a ver com as invalidades da decisão.

2. Notoriedade da marca e necessidade de ampliação da matéria de facto (conclusões oo a uu).

As recorrentes insistem que as suas marcas registadas são notórias e beneficiam de uma especial protecção, que ultrapassa o quadro dos produtos e serviços a que se destinam, defendendo, outrossim, que deveria o Tribunal recorrido ter ordenado a realização de julgamento, uma vez que estava em causa matéria de facto controvertida necessitada de prova.

A causa de pedir, recorda-se, é o acto ou facto jurídico de que procede a pretensão do autor, isto é, o facto jurídico que constitui o fundamento legal do benefício ou do direito objecto do pedido, traduzindo-se num acto ou facto concreto, num acontecimento da vida real, e não um facto descrito abstractamente na lei.[3]

O que interessa é averiguar, nesta circunstância, se o tribunal a quo, ao decidir do mérito da causa, respeitou a causa de pedir, ao não determinar a elaboração de qualquer base instrutória, ou se, pelo contrário, não só não a honrou, como ainda cerceou o princípio do contraditório processual.

Têm de se considerar, neste momento, os preceitos processuais legais que vigoravam à data da prolação da decisão da 1.ª Instância, e que constavam do Código de Processo Civil na versão anterior ao DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto.

De harmonia com o estabelecido no artigo 511.º, n.º 1 deste código, o juiz, ao fixar a base instrutória, selecciona a matéria de facto relevante para a decisão da causa, segundo as várias soluções plausíveis da questão de direito, que deva considerar-se controvertida. A base instrutória deve possibilitar a discussão ampla da matéria de facto, de modo a que seja possível encontrar para o caso a solução de direito que decida com justiça. Assim, a base instrutória não deve condicionar a discussão a uma única solução da questão de direito (que afinal pode nem ser a adequada), mas a outras que se mostrem legalmente plausíveis.

Ao caso em apreço é aplicável o Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 05-03, na versão anterior à introduzida pelo DL n.º 143/2008, de 25-07.

A marca, de acordo com o estatuído na parte final do n.º 1 do art. 222.º do CPI serve para “distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” – trata-se da denominada função distintiva da marca.[4]

As marcas notórias – cuja origem da protecção se deve ao disposto no art. 6.º bis da Convenção da União de Paris (CUP)[5] –, são as que adquiriram um tal renome que se tornaram geralmente conhecidas por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto ou serviço, e como tal reconhecidas, em termos de, por vezes, se confundirem com o próprio produto ou serviço ao qual são destinadas.[6]

O legislador nacional, desde o CPI de 1940 – art. 95.º –, depois no CPI de 1995 – art. 190.º –, e na actualidade no CPI de 2003 – art. 241.º – que contempla e protege as marcas notórias (as quais se distinguem das marcas de prestígio – art. 242.º do CPI de 2003[7]).

Entre a perspectiva tradicional, segundo a qual a marca notória deve ser protegida no quadro do princípio da especialidade, e a óptica moderna, segundo a qual a marca notória pode ser protegida, em certas circunstâncias, para além desse princípio, o CPI de 2003, no n.º 1 do art. 241.º, continua a limitar a marca notória pelo princípio da especialidade – “É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória”.

Para Luís Couto Gonçalves, “a marca notoriamente conhecida é entendida como conhecida de uma grande parte do público consumidor, como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço”.[8]

Este autor desenvolve, seguidamente, que se o produto ou serviço for de grande consumo, a marca deve ser conhecida do grande público; se se tratar de um produto ou serviço de consumo específico, a marca deve ser conhecida da grande parte do público interessado nesse produto ou serviço; acresce que a marca notoriamente conhecida – que pode ser nacional ou estrangeira – deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção, embora não careça de nele ser usada de modo efectivo; por fim, a marca notoriamente conhecida não precisa de estar registada no país de origem, ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca.[9]

A lei portuguesa acolheu a distinção entre marca notória e marca de prestígio (cf., v.g., os arts. 241.º e 242.º do CPI de 2003), considerando que esta, pela sua especial notoriedade, merece uma protecção reforçada, que ultrapassa o princípio da especialidade, na linha da Directiva n.º 89/104/CE – que harmoniza as legislações dos Estados-Membros europeus em matéria de marcas –, e que veio alargar a protecção das marcas de prestígio, em termos que exorbitam o princípio da especialidade.[10]

Às recorrentes competia alegar a facticidade integradora do conceito de notoriedade da marca, cujo sentido acabou de se evidenciar.

Porém, como bem se frisou no aresto sob recurso, ao contrário do alegado pelas apelantes, não deveria o tribunal recorrido ter realizado julgamento para apurar factualidade controvertida porque o alegado pelas AA. (nomeadamente nos arts. 8.º, 9.º e 65.º do requerimento inicial e que se referem a esta questão) é manifestamente conclusivo.

No caso, a orientação jurídica que veio a ser adoptada na decisão de mérito quer na sentença da 1.ª Instância, quer no Acórdão recorrido, não implicava a necessidade de selecção de factos controvertidos para ulterior discussão da causa e nenhuma das questões solucionadas extravasou qualquer das soluções jurídicas propostas nos articulados, antes se moveu estritamente dentro do seu âmbito.

E a dispensa da audiência preliminar, consentida pelo disposto no artigo 508º-B nº 1 do citado compêndio adjectivo, em nada prejudicou o exercício do princípio do contraditório, visto que a matéria submetida à decisão de mérito foi amplamente debatida pelas partes nos seus articulados.

As autoras/recorrentes afirmam agora (conclusão j) que alegaram que os produtos que as suas marcas assinalam são (i) muito conhecidos pelo público consumidor que tem dos mesmos uma imagem de (ii) qualidade e (iii) confiança, estando as marcas da Recorrente fortemente divulgadas em diversos países (iv), nomeadamente em Portugal (v) (sic), e reiteram que aquela matéria deveria ter sido submetida à fase de instrução do processo, por se tratar de factos necessitados de prova.

Tal não decorre, contudo, da exegese atenta e ponderada da petição inicial.

Na verdade, da leitura dos arts. 8.º, 9.º, 65.º e 83.º daquela peça processual, pretensamente atinentes à notoriedade da marca, verifica-se que as autoras apenas e tão só alegaram:

- “No exercício da actividade souberam as autoras granjear notoriedade e prestígio, pela qualidade dos produtos que comercializam e dos serviços prestados, através das marcas acima referidas” (art. 8.º);

- “A notoriedade das marcas das autoras tem originado inúmeras situações em que terceiros pretendem adoptar firmas e marcas iguais ou confundíveis com as suas para, através da confusão que se estabelece, beneficiarem do seu prestígio” (art. 9.º);

- “(…) as marcas registadas das autoras devem ser consideradas como notórias pelo seu especial poder sugestivo e pelo conhecimento que dela tem o público consumidor” (art. 65.º);

- “(…) as marcas das autoras acima referidas são anteriores à existência da ré e (…) são muito conhecidas pelo público interessado” (art. 83.º).

Na sua alegação as autoras socorreram-se de meras considerações de carácter conclusivo e desprovidas de qualquer concretização fáctica passível de integrar uma eventual base instrutória.

Na perspectiva da decisão final era inútil o prosseguimento do processo até à fase de julgamento, com prévia elaboração da base instrutória, por não ter sido alegada, na sede própria, qualquer matéria que pudesse constituir base factual suficiente para suportar uma decisão confirmativa da suposta notoriedade das marcas das autoras.

Destarte, ao contrário do propugnado pelas recorrentes, não nos deparamos com uma situação em que as instâncias deviam ter determinado julgamento para apurar factualidade controvertida.

Improcede, pois, esta questão da revista.

3. Avaliação das marcas: afinidade de produtos e confundibilidade das marcas (conclusões r a ee e ff a nn).

As instâncias julgaram improcedente a pretensão das autoras de anulação da marca nacional de que é titular o réu, tendo concluído que não existe qualquer afinidade entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas em confronto, pelo que inexiste risco de confusão quanto à titularidade das marcas registadas.

As recorrentes, continuam a insurgir-se contra o assim decidido, defendendo que os produtos a que os sinais se reportam são afins, porquanto podem ter a mesma finalidade, os mesmos circuitos comerciais e destinam-se ou podem destinar-se ao mesmo tipo de consumidor, sendo os canais de distribuição idênticos, existindo uma procura conjunta para satisfação de idênticas necessidades, existindo uma forte complementaridade entre as actividades e os produtos assinalados pelas marcas em confronto, já que visam satisfazer a mesma ordem de necessidades, pelo que a coexistência dessas marcas no mercado pode induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor.

Vejamos.

A marca é um sinal sensível aposto em (ou acompanhando) produtos ou serviços para os distinguir dos produtos ou serviços idênticos ou similares dos concorrentes.[11] Constitui o paradigma dos sinais distintivos do comércio[12] tendo como função primacial identificar a proveniência de um produto ou serviço relacionando-o, perante os seus destinatários, a uma determinada empresa[13], servindo para identificar esse produto ou serviço, distinguindo-os dos produzidos ou prestados por uma outra empresa.

Do art. 1.º do CPI de 2003 deflui que a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos sobre diversos processos técnicos de produção. Especificamente, o título de registo de uma marca obtém-se após um procedimento administrativo formalizado, regulado pelas normas especiais dos arts. 233.º a 246.º e pelas normas gerais dos arts. 9.º a 30.º, todas do CPI.

Em diversos sistemas jurídicos europeus, o direito à marca adquire-se, por norma, através do registo, o qual reveste eficácia constitutiva. Tais sistemas são denominados de registration based: esta solução funda-se essencialmente em considerações de certeza e segurança jurídica.[14]

A lei portuguesa consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas: a propriedade de uma marca adquire-se através do registo no INPI, o qual confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que ela se destina, conforme resulta do art. 224.º, n.º 1, do CPI.[15]

O direito à marca é, consequentemente, em face do ordenamento jurídico português, um direito que decorre do registo de um dado sinal distintivo, inexistindo direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado. O bem imaterial que é objecto do direito à marca apenas se reconduz, em termos directos e imediatos, ao seu titular desde que tal conste do registo. Trata-se da aplicação do princípio geral segundo o qual os direitos privativos da propriedade industrial estão sujeitos a um sistema de registo constitutivo ou atributivo.[16]

Segundo o art. 222.° do CPI, na constituição da marca vigora o princípio da liberdade, podendo a mesma ser constituída “por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica”, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Por seu turno, deflui do art. 239.°, al. m), do CPI, que o registo da marca deverá ser recusado se esta contiver, em todos ou alguns dos seus elementos, “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada” – princípio da novidade da marca.

Ou seja, o ordenamento jurídico proscreve a marca que seja reprodução ou imitação de marca anteriormente registada, mas exige que haja afinidade de produtos ou serviços.

Com efeito, para se estar em face de reprodução ou imitação de marca – escreve Carlos Olavo – “é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins; é o chamado princípio da especialidade das marcas”. E, prossegue: A afinidade entre produtos ou serviços afere-se em face do próprio objecto do direito à marca, que é o de distinguir a respectiva origem empresarial. Para que haja possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços. Desta sorte, a doutrina tem considerado que o público atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos. No juízo sobre a afinidade de produtos e serviços é irrelevante o número do reportório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integra.[17]

O art. 245.° do CPI, onde se escalpelizam os conceitos de imitação e usurpação, acolhe aqueles princípios, tipificando três requisitos de imitação: 1.º a prioridade da marca imitada; 2.º a identidade ou a afinidade dos produtos ou serviços; e, 3.º a semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra da marca posterior com a marca anteriormente registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor.

Couto Gonçalves, ao analisar o requisito da afinidade de produtos ou serviços, desenvolve: Do que se trata não é de distinguir económica ou, sequer, de um modo juridicamente abrangente produtos ou serviços, mas, apenas, o de distinguir produtos e serviços no âmbito do direito de marcas. Para além do critério da finalidade e utilidade dos produtos e serviços a doutrina refere ainda o critério da natureza (estrutura e características) dos produtos e serviços e o critério dos circuitos e hábitos de distribuição dos produtos e serviços. O grau de importância de cada um destes critérios é difícil de estabelecer aprioristicamente. É óbvio que quando todos os critérios puderem concorrer num caso concreto o conceito de afinidade sai claramente reforçado. O facto de os produtos ou serviços confrontados se destinarem à mesma finalidade e à satisfação da mesma utilidade, terem a mesma natureza e serem distribuídos, vendidos ou prestados através dos mesmos circuitos de comercialização, de modo simultâneo, indicia, com maior margem de segurança, a existência de afinidade. Nos casos em que não concorram, simultaneamente, todos os factores de apreciação de afinidade haverá que ponderar cuidadosamente o peso relativo de cada um e não perder de vista o risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços marcados de forma igual ou semelhante. Há casos em que o risco de afinidade aumenta. Referimo-nos aos casos em que possa mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou, mesmo, entre produtos e serviços.[18]

Correspondentemente, o art. 258.° do CPI prescreve que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar, um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor”.

Fala-se, outrossim, em princípio da especialidade, segundo o qual a marca deverá distinguir-se das já existentes para produtos ou serviços do mesmo género e espécie, ou seja, “o exclusivo uso de uma marca apenas é reconhecido ao respectivo titular no que respeita àqueles produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina”.[19]

Como se resumiu no Acórdão do STJ, de 24-04-2012, a marca desempenha, fundamentalmente, uma função distintiva, constituindo um sinal do comércio que serve para diferenciar produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.[20] Por outro lado, na linha do Acórdão do STJ, de 28-09-2010, a imitação entre marcas só existe quando a imitada e a imitante digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produtos ou serviços semelhantes ou afins, devendo efectuar-se a apreciação de uma eventual imitação, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os seus diversos pormenores, considerados, isolada e separadamente, do que pelas semelhanças do conjunto dos elementos que a constituem.[21]

Analisemos, pois, se existe afinidade entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas em confronto, recordando a factualidade atinente e relevante:

No que ora relva, a 1.ª autora é, além do mais, titular da marca nacional n.° 275.057 Niceday, destinada a assinalar produtos da classe 9.ª, designadamente, aparelhos eléctricos e electrónicos para utilização em escritórios; máquinas calculadoras e aritméticas; equipamentos de processamento de dados e computadores; aparelhos e máquinas de copiar; aparelhos de projecção e telas para projecção; aparelhos de telefone; teleimpressoras; aparelhos para gravação áudio e/ou vídeo e gravação; aparelhos e instrumentos para utilização com os artigos acima; partes e acessórios para os mesmos; suportes de dados; incluindo discos e disquetes para programas de computador e meios para gravação ou suporte de pré-gravação e/ou vídeo; telas para fotografia.

A 2.ª autora é titular da marca nacional n.° 341.539 Niceday Premier, destinada a assinalar, entre outros, produtos da classe 9.ª (computadores; hardware, programas de computador; acessórios de computador; CD-ROMs; estações de trabalho; aparelhos de impressão; materiais de armazenamento de dados em forma electrónica e magnética; aparelhos de processamento de dados; aparelhos de realização de imagens; aparelhos para o registo e reprodução de vídeos; telecopiadores; aparelhos de projecção; aparelhos de televisão e vídeo; aparelhos e instrumentos fotográficos; filmes; máquinas de ditar; aparelhos telefónicos; aparelhos de segurança para computadores; alarmes; caixas adaptadas para transportar computadores ou armazenar discos; arrumação para discos; coberturas adaptadas para computadores; ratos; tapetes para ratos com descanso para pulso; filtros de ecrã; aparelhos de limpeza para computadores e periféricos de computadores; aparelhos eléctricos e electrónicos cabos; calculadoras e máquinas de calcular; máquinas e aparelhos de copiar; pilhas; lupas; termómetros; partes e acessórios para os referidos produtos), e da marca comunitária n.° 1.381.821, Niceday Everyday, destinada a assinalar produtos das classes 9.ª, 16.ª, e 20.ª.

A marca nacional n.° 355.753 Niceday, de que o réu é titular, destina-se a assinalar serviços de promoção de vendas a terceiros através da internet, da classe 35.ª.

Os réus promovem a venda, através da internet, entre outros, de artigos relacionados com computadores e fotografia.

A ré publicita na internet os seguintes serviços: serviços de informática, hosting, webdesign, hardware, softwares e fotografia digital, câmaras fotográficas digitais e projector de vídeo.

Em face desta factualidade, o Tribunal da Relação, considerou, na senda da 1.ª Instância, que:

- Os produtos assinalados pelas marcas das autoras e os serviços assinalados pela marca do réu não têm a mesma finalidade, nem os mesmos circuitos comerciais, nem se destinam ao mesmo tipo de consumidor, não existindo complementaridade entre eles.

- Ainda que os produtos e os serviços em causa possam ser comercializados e publicitados através da internet, tal factor não pode ser, hoje, determinante, face à crescente expansão do mundo cibernético e inequívoca relevância como meio de comunicação, venda e promoção.

- As autoras dedicam-se à venda de produtos de papelaria, artigos informáticos e mobiliário de escritório, destinando-se as suas marcas a assinalar os referidos produtos. Os réus dedicam-se à promoção da venda, através da internet, entre outros, de artigos relacionados com computadores e fotografia, publicitando serviços de informática, hosting, webdesign, hardware, softwares e fotografia digital, câmaras fotográficas digitais e projector vídeo, destinando-se a sua marca a assinalar os referidos serviços de promoção de vendas.

- As actividades das autoras e dos réus, bem como os respectivos produtos e serviços, não têm a mesma finalidade, e não se podem considerar complementares, uma vez que a utilidade dos serviços dos réus está para além da utilidade dos produtos das autoras, sendo a sua natureza distinta.

- As marcas das autoras assinalam produtos, nomeadamente produtos de informática, como hardware e software, para venda. A marca do réu assinala a promoção de vendas a terceiros através da internet de serviços informáticos, sendo que, dos anunciados, apenas os relativos a hardware, software e artigos fotográficos seriam comuns aos vendidos pelas autoras e que as respectivas marcas assinalam.

- Os produtos vendidos pelas autoras e os serviços prestados pelos réus não se situam no mesmo mercado relevante, não existindo qualquer concorrência entre autoras e réus, nem potenciando uma procura conjunta, ou mesmo alternativa.

Assim, o consumidor a que se destinam não é o mesmo, estando em causa um consumidor especializado, mais informado, que não fará confusão entre os produtos e serviços em causa, nem associará as empresas que estão subjacentes às referidas actividades.

Não se acolhe este entendimento.

Em primeiro lugar, como acima se elencou, há que frisar que a 1.ª autora (AA) é titular de três marcas nacionais Niceday, com os n.ºs 275.057, 275.058 e 275.059, referentes a produtos das classes 9.ª, 16.ª e 20.ª, respectivamente; e que a 2.ª autora (BB) é titular da marca nacional n.º 341.539 Niceday Premier e da marca comunitária n.º 1.381.821 Niceday Everyday, referentes a produtos das classes 9.ª e 16.ª, e das classes 9.ª, 16.ª e 20.ª, respectivamente.

Ora, é evidente, a comparação a estabelecer entre as marcas tem de ser efectuada atendendo à especificidade de se estarem a comparar um total de 6 marcas, não sendo método idóneo para aferir da afinidade dos produtos e serviços, a que se reportam as marcas em confronto, uma comparação “em bloco” e indistinta de todo o universo de marcas.

Pois bem, efectuando esse tipo de abordagem, constata-se, com meridiana clareza, que há uma notória e evidente afinidade entre os produtos que constituem o universo da marca nacional n.º 275.057 Niceday, da 1.ª autora, e parte dos produtos que constituem o objecto da marca nacional n.º 341.539 Niceday Premier, da 2.ª autora, e os serviços assinalados pela marca nacional n.º 355.753 Niceday, do réu.

Com efeito, sendo a 1.ª autora titular da marca nacional n.º 275.057 Niceday, em que se incluem, entre outros, os seguintes produtos da classe 9.ª: equipamentos de processamento de dados e computadores; aparelhos de projecção e telas para projecção; aparelhos para gravação áudio e/ou vídeo e gravação; aparelhos e instrumentos para utilização com os artigos acima; partes e acessórios para os mesmos; suportes de dados; incluindo discos e disquetes para programas de computador e meios para gravação ou suporte de pré-gravação e/ou vídeo; telas para fotografia; e a 2.ª autora detentora da marca nacional n.º 341.539 Niceday Premier em que se incluem, entre outros, os seguintes produtos da classe 9.ª: computadores; hardware, programas de computador; acessórios de computador; CD-ROMs; estações de trabalho; materiais de armazenamento de dados em forma electrónica e magnética; aparelhos de processamento de dados; aparelhos de realização de imagens; aparelhos para o registo e reprodução de vídeos; aparelhos de projecção; aparelhos de televisão e vídeo; aparelhos e instrumentos fotográficos; filmes; aparelhos de segurança para computadores; caixas adaptadas para transportar computadores ou armazenar discos; arrumação para discos; coberturas adaptadas para computadores; ratos; tapetes para ratos com descanso para pulso; filtros de ecrã; aparelhos de limpeza para computadores e periféricos de computadores; aparelhos eléctricos e electrónicos; cabos; partes e acessórios para os referidos produtos; é tautológico que esses produtos são afins dos serviços prestados pelos réus de promoção da venda, através da internet, de, entre outros, produtos relacionados com computadores e fotografia, publicitando a ré, entre outros, serviços de informática, hardware, software, fotografia digital, câmaras fotográficas digitais e projector de vídeo.

Ou seja, há um grau de semelhança e proximidade entre os produtos e serviços supra enumerados que permite, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores.

Na verdade, quer as recorrentes, quer os recorridos comercializam ou promovem a comercialização de artigos relacionados com computadores, designadamente hardware e software, bem como artigos fotográficos, pelo que os consumidores que se deparem com os serviços dos recorridos, publicitados na internet, poderão, de forma intuitiva, relacioná-los com os produtos e marcas das recorrentes antes indicadas, uma vez que acederão a ambos através da expressão comum Niceday.

Há, por conseguinte, uma evidente relação de acessoriedade ou complementaridade entre aqueles produtos e serviços, sendo certo que os circuitos comerciais são sensivelmente os mesmos.

Quanto à similitude dos sinais, acolhem-se as considerações tecidas no Acórdão recorrido, para o qual se remete.

Conclui-se, assim, contrariamente ao vaticinado pelas instâncias, mormente pelo tribunal recorrido, que existe semelhança e afinidade entre os produtos e serviços constantes da marca nacional n.º 275.057 Niceday, da 1.ª autora, da marca nacional n.º 341.539 Niceday Premier, da 2.ª autora, e da marca nacional n.º 355.753 Niceday, do réu, razão pela qual se deve considerar procedente este ponto recursivo, no que tange ao preenchimento dos requisitos vertidos no art. 245.º, referente à imitação/usurpação de marca, com a consequente anulação da marca da ré, nos termos conjugados dos arts. 266.º, n.º 1, al. a), e 239.º, al. m), do CPI.

4. Concorrência desleal e análise da firma da ré/recorrida (conclusões vv a iii).

As recorrentes consideram, ainda, por um lado, que deveria ter sido anulado o registo da marca da recorrida, com fundamento nos arts. 24.º, n.º 1, al. d), e 317.º do CPI – concorrência desleal –, devendo, por outro lado, ser anulada a firma da ré, Niceday – Sistemas de Informação, Lda., por violar o disposto nos arts. 10.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais (CSC), 33.º, n.ºs 1, 2 e 5, do DL n.º 129/98, de 13-05, e no art. 4.º, n.º 4, do CPI.

O tribunal recorrido, como se viu, não seguiu tal orientação.

Dispõe o art. 24.°, n.° 1, do CPI, que “são fundamentos gerais de recusa (…) d) o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível independentemente da sua intenção”. O art. 317.° do CPI estatui que configura concorrência desleal “todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade, nomeadamente: a) os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue (...)”.

Numa economia de mercado, aberta e livre, as regras da concorrência visam preservar, precisamente, o funcionamento desse mercado, no qual as modificações da oferta e da procura se reflictam nos preços, a produção e venda não sejam artificialmente limitadas e a liberdade de escolha dos fornecedores, compradores e consumidores não sejam postas em causa.

A noção de concorrência desleal é dada através de uma definição geral, seguida de uma enumeração exemplificativa de actos desleais: a cláusula geral, de carácter valorativo, e não taxativa, torna a apreciação da deslealdade do acto dependente da sensibilidade do julgador, propiciando a criação de algumas zonas nebulosas, mas tem vantagens, pela maleabilidade que permite e a consequente possibilidade de adequar o conceito de concorrência desleal às várias situações que, em cada momento e sector de actividade, se considerem contrárias às normas e usos honestos.

De acordo com essa noção constituem pressupostos da concorrência desleal: (i) a prática de um acto de concorrência; (ii) contrário às normas e usos honestos; (iii) de qualquer ramo de actividade económica.

Detalhemos, sumariamente, estes três pressupostos[22]:

(i) A concorrência é um tipo de comportamento: diferentes agentes económicos competem pela realização de planos e interesses individuais que, nalguma medida, não são compatíveis. O acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado; em sentido económico, pressupõe a existência de regras de livre iniciativa económica, bem como a existência de uma pluralidade de agentes económicos e de um público consumidor com liberdade de escolha. O que interessa saber é se a actividade de um agente económico atinge ou não a actividade de outro, através da disputa da mesma clientela: inequivocamente, há um acto de concorrência, na sua máxima expressão, quando dois concorrentes, de modo actual e efectivo, produzem ou comercializam um produto ou prestam serviços idênticos, com simultaneidade e no mesmo domínio territorial relevante.

(ii) A deslealdade afere-se pela violação autónoma de normas sociais de conduta e não por violação de normas legais (ainda que possa haver actos desleais que também sejam ilegais). As normas de comportamento são regras constantes dos códigos de boa conduta, elaborados, com crescente frequência, por diversas associações profissionais. Por sua vez, os usos honestos são padrões sociais de conduta de carácter extra-jurídico, correspondentes a práticas sociais, nem sempre uniformes, pois podem variar consoante o sector de actividade considerado.

(iii) De qualquer ramo de actividade económica. É defensável a aplicabilidade do regime da concorrência desleal às profissões liberais, não só pelo manifesto carácter económico dessas actividades, como porque, não o fazendo, se isentariam, injustificadamente, alguns desses profissionais de responsabilidades a que estão sujeitos os demais agentes económicos.

A concorrência desleal traduz, em síntese, os actos repudiados pela consciência normal dos comerciantes, por contrários aos usos honestos do comércio, que sejam susceptíveis de causar prejuízo à empresa de um competidor pela usurpação, ainda que parcial, da sua clientela, com vista à criação e expansão, directa ou indirecta, de uma clientela própria. Deve clarificar-se, porém, que existe autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial: assim, pode haver acto de concorrência desleal sem haver violação do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violação daquele direito sem que se registe qualquer acto de concorrência desleal.[23]

Não se encontra, pois, a repressão da concorrência desleal subordinada necessariamente à existência de um direito privativo violado. Trata-se de institutos distintos na medida em que através dos direitos privativos da propriedade industrial se procura proteger uma utilização exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto, através da repressão da concorrência desleal, se pretende estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes económicos.[24]

Há então que indagar se a conduta dos recorridos é susceptível de configurar uma situação de concorrência desleal.

Revertendo ao caso sub judice, para que existisse um acto desleal de confusão entre os produtos e serviços das autoras e dos réus não bastava a confusão entre sinais distintivos: seria necessário que à usurpação do sinal se juntasse ainda, por exemplo, a confusão objectiva dos produtos e serviços, a relação de concorrência e a contraditoriedade de normas ou usos honestos comerciais.

Ora, salvo o devido respeito pela posição expressa pelas recorrentes, não foram alegados factos minimamente suficientes e concretizadores que permitam concluir pela verificação de tais actos de concorrência desleal, improcedendo, neste ponto, o recurso (sem prejuízo, todavia, da questão atinente ao nome de domínio).

Passemos, então, à questão da firma da 2.ª ré.

Sustentam as recorrentes que a firma Niceday – Sistemas de Informação, Lda., viola o princípio da novidade e exclusividade, sendo susceptível de causar confusão ou erro com as suas marcas caracterizadas pela expressão Niceday, devendo ser anulada por violar o disposto nos arts. 10.º, n.º 3, do CSC, 33.º, n.ºs 1, 2 e 5, do DL n.º 129/98, de 13-05, e no art. 4.º, n.º 4, do CPI.

Conforme se exarou no Acórdão do STJ, de 22-04-2004: “A firma é essencialmente o nome sob o qual os empresários exercem a sua actividade, por via da qual são individualizados no mercado. O regime da denominação ou firma é essencialmente envolvido pelos princípios da verdade, da novidade e do exclusivismo, ou seja, ela deve, por um lado, dar a conhecer a espécie de empresário ou o tipo de sociedade a que respeita e, por outro, que cada uma se distinga da de outrem, sob o desiderato de individualizar o empresário no exercício da sua actividade”.[25]

A emissão do certificado de admissibilidade de firma, é um procedimento legal que se encontra previsto nos arts. 45.º e segs. do DL n.º 129/98, de 13-05 – Regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC).

Após o registo definitivo, o titular beneficia, em princípio, do direito ao uso exclusivo da denominação por si escolhida – arts. 3.º, 35.º, n.º 1, e 36.º, n.º 3, al. a), do RNPC.

O regime da firma deve ser perspectivado, essencialmente, pelos princípios da verdade e do exclusivismo, ou seja, ela deve, por um lado, dar a conhecer a espécie de empresário ou o tipo de sociedade a que respeita e, por outro, que cada uma se distinga da de outrem, sob o desiderato de individualizar o empresário no exercício da sua actividade.

Por seu turno, a lei do RNPC estabelece, por um lado, que as firmas e denominações devem ser distintas e não susceptíveis de confusão ou erro com as registadas ou licenciadas no mesmo âmbito de exclusividade, mesmo quando a lei permita a inclusão de elementos utilizados por outras já registadas, ou com designações de instituições notoriamente conhecidas – art. 33.º, n.º 1 (princípio da novidade)

Os juízos sobre a distinção e a não susceptibilidade de confusão ou erro devem ter em conta o tipo de pessoa, o seu domicílio ou sede, a afinidade ou proximidade das suas actividades e o âmbito territorial destas, a existência de marcas ou logótipos já concedidos de tal forma semelhantes que possam induzir em erro a titularidade desses sinais distintivos – art. 33.º, n.ºs 2 e 5, do RNPC.

Relacionado com este último preceito está o art. 4.º, n.º 4, do CPI, que preceitua que os registos de marca constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis se os pedidos de autorização ou de alteração forem posteriores aos pedidos de registo.

Parafraseando Carlos Olavo: Para que os sinais distintivos alheios sejam relevantes no juízo sobre a admissibilidade das firmas, a lei impõe dois requisitos. Os sinais distintivos devem ser semelhantes, isto é, não serem passíveis de distinção pelo consumidor médio senão depois de exame atento ou confronto. Além disso, é também necessário que a semelhança seja tal que possa induzir o público em erro sobre a titularidade dos sinais distintivos em causa. (…). O direito à marca só impede que a correspondente expressão seja adoptada como marca por outrem se se destinar ao mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, isto é, quando exista afinidade entre um e outro, como decorre dos artigos 239.°, alínea m), e 245.°, n.° 1, alínea b). Por isso, o direito à marca só impede a admissibilidade de determinada firma quando entre a actividade que a sociedade se propõe e os produtos ou serviços a que a marca se reporta haja alguma afinidade.[26]

Deste modo, a singeleza de comparação das marcas registadas das autoras com a firma adoptada pela 2.ª ré, permite concluir pela fácil confundibilidade e susceptibilidade de erro de qualquer consumidor médio, atendendo ao escopo social e à área de actuação comercial das sociedades comerciais em confronto, o que nos leva a concluir que ocorre, in casu, violação do estatuído nos arts. 10.º, n.º 3, do CSC, 33.º, n.ºs 1, 2 e 5, do DL n.º 129/98, de 13-05, e no art. 4.º, n.º 4, do CPI, com a consequente anulação do direito da 2.ª ré a utilizar a firma Niceday – Sistemas de Informação, Lda

Procede, portanto, a questão de recurso em apreço.

5. Nome de domínio (conclusões jjj a qqq).

As recorrentes pedem, a finalizar, que a revista seja julgada procedente e que seja anulado o direito da ré ao nome de domínio “niceday.pt”, reafirmando a violação das regras para a composição do nome de domínio .pt, porquanto de acordo com as regras estabelecidas pela FCCN, o nome do domínio não pode corresponder a nomes que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, designadamente por coincidirem com marcas notórias ou de grande prestígio pertencentes a outrem.

Vejamos.

Segundo o art. 9.º das regras correspondentes ao “Regulamento de Registo de Domínios.PT”, da FCCN (Depósito Legal n.º 311422/10)[27], o nome de domínio não pode, além do mais, “corresponder a nomes que induzam em erro ou confusão sobre a sua titularidade, nomeadamente por coincidirem com marcas notórias ou de prestígio pertencentes a outrem” (al. c)).

No Acórdão recorrido considerou-se que pelo facto das marcas das recorrentes não constituírem marcas notórias (muito menos de prestígio), não se verifica tal proibição.

Discorda-se dessa interpretação.

Os nomes de domínio das empresas suscitam o problema da interferência com os próprios sinais distintivos da empresa, porquanto muitos nomes de domínio coincidem com marcas ou outros sinais distintivos, ou apresentam elementos de semelhança não desprezável. O primeiro problema a decidir reconduz-se, pois, à qualificação jurídica dos domínios (na Internet) e à individualização das respectivas regras jurídicas aplicáveis, a fim de solucionar os conflitos decorrentes da interferência a que acima se fez alusão.

Como explica Joel Timóteo Ramos Pereira, o nome de domínio “constitui o nome indicativo do lugar da Internet de onde um Website pode ser acedido, uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e códigos que encaminham informações entre utilizadores do sistema. Compõe-se de um nome escolhido pelo interessado (subdomínio) e de sufixo (domínio) exigido pelo órgão técnico do registo, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede electrónica”.[28]

Insofismavelmente, o domínio/ site, pela capacidade de identificar o utilizador de determinado “ponto” da Web, assume a característica e função de verdadeiro e próprio sinal distintivo que pode suscitar problemas no plano da tutela da propriedade intelectual e industrial, podendo verificar-se casos de confusão com sinais distintivos de outras empresas, mesmo que não estejam presentes na Internet.

Não se pode, pois, considerar que o nome de domínio tem por única função consentir a qualquer “navegador” da Internet juntar-se a determinada página da Web, traduzindo um mero meio técnico-operativo, sem qualquer relevo no que tange a eventual violação de marcas de empresas, sua denominação ou outro qualquer sinal distintivo. O valor e a função comercial do domínio está, desde logo, presente na sua capacidade de cativar o consumidor da rede – de um ponto de vista económico-comercial – orientando-o, de forma deliberada, para os produtos e serviços da empresa que se socorrem desse domínio.

E a particular importância do nome do domínio, coincidente com sinais distintivos, está presente no facto de permitir ao consumidor médio individualizar o endereço de uma empresa, sem conhecê-la a priori, através de um sistema de pesquisa simples e quase intuitiva.

Nessa medida o nome de domínio (na Internet), à semelhança da marca ou da denominação social de uma sociedade comercial, assume uma função indutiva, dado que, através de uma série de associações mentais, comunica informação e sugestões sobre um certo produto ou serviço.

O registo de domínios/sites - em termos de estrita utilização do espaço virtual “ocupado” pela Internet – tem-se regido pelo princípio, meramente cronológico, first come first served: sempre que alguém pretende o registo de um domínio pode obtê-lo desde que não exista coincidência com outro domínio já registado.

Porém, o uso de um domínio, correctamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir lesão do direito ao nome, ou da lei da propriedade industrial, nomeadamente no que tange às regras da protecção de marcas e da concorrência desleal. E assim sendo, não obstante ter sido obtido o registo do domínio segundo as regras do sistema que regula a Internet, tal não significa que o mesmo esteja subtraído às normas jurídicas vigentes e cuja eficácia se estende, também, àquele espaço virtual.

Regressando ao nosso caso, é inequívoco que há uma patente e indiscutível confundibilidade do endereço do site utilizado pelos réus – niceday.pt – com as marcas das autoras, todas elas utilizando a expressão niceday.

Por outro lado, a confusão gerada pelo endereço Internet usado pela 2.ª ré é potenciadora de desvios da clientela das autoras, quer pelos ramos de actividade que elas efectivamente desenvolvem, quer pela zona geográfica em que o fazem.

Como se analisou supra, acto de concorrência é aquele que é susceptível, no desenvolvimento de uma actividade económica, de prejudicar outro agente económico que, por sua vez, exerce também uma actividade económica determinada, consubstanciando-se esse prejuízo num desvio de clientela própria em benefício de um concorrente. Quando tal acto é praticado em termos contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade, dá-se um acto de concorrência desleal.[29]

Recorde-se que a concorrência desleal abrange todo o acto ou omissão, não conforme aos princípios da honestidade e da boa-fé em comércio, susceptível de causar prejuízo à empresa de um concorrente pela usurpação total ou parcial da sua clientela. Especificamente os actos de confusão encontram-se referidos na al. a) do art. 317.º do CPI, traduzindo um tipo de actuação que tem por fim provocar no espírito do público consumidor a confusão entre um determinado empresário, seu estabelecimento, produtos, serviços ou crédito. O critério para aferir essa confusão há-de radicar no consumidor médio, no seu comportamento face a uma dada actuação.

Destarte, em face do exposto, os réus devem proceder à retirada do nome de domínio niceday.pt., promovendo, para o efeito, as diligências necessárias junto das entidades competentes – com efeito, considera-se que não há base legal permissiva que possibilite a este tribunal estar a ordenar à FCCN (ou à entidade que a substituiu) aquela remoção.

Impõe-se, assim, a revogação do Acórdão recorrido e a procedência parcial da revista.

Concluindo:

- A repetição de argumentos e conclusões, já tecidos aquando do recurso de apelação, não implica que a revista não deva ser conhecida.

- A notoriedade da marca não se pode basear em meras considerações de carácter conclusivo e desprovidas de qualquer concretização fáctica, que impossibilitem a respectiva indagação em fase de julgamento.

- A marca constitui o paradigma dos sinais distintivos do comércio, tendo como função primacial identificar a proveniência de um produto ou serviço relacionando-o, perante os seus destinatários, a uma determinada empresa, servindo para identificar esse produto ou serviço, distinguindo-os dos produzidos ou prestados por uma outra empresa.

- Se quer as recorrentes, quer os recorridos utilizam marcas com a expressão comum Niceday, comercializando ou promovendo a comercialização de artigos relacionados com computadores, designadamente hardware e software, bem como artigos fotográficos, há afinidade dos produtos e serviços, podendo os consumidores, de forma intuitiva, relacionar os serviços e marca dos recorridos com os produtos e marcas das recorrentes.

- Há autonomia entre a concorrência desleal e a violação dos direitos privativos da propriedade industrial, podendo haver acto de concorrência desleal sem haver violação do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violação daquele direito sem que se registe qualquer acto de concorrência desleal.

- A firma Niceday – Sistemas de Informação, Lda., viola o princípio da novidade e exclusividade, sendo susceptível de causar confusão ou erro com as marcas anteriormente registadas caracterizadas pela expressão Niceday.

- O nome de domínio (na Internet), à semelhança da marca ou da denominação social de uma sociedade comercial, assume uma função indutiva, comunicando informação e sugestões sobre um certo produto ou serviço, razão pela qual o uso de um domínio, correctamente atribuído do ponto de vista técnico, pode traduzir lesão da lei da propriedade industrial, nomeadamente no que tange às regras da protecção de marcas e da concorrência desleal.

III. Decisão:

Nestes termos, e em conformidade com o exposto, concede-se parcialmente a revista e, consequentemente:

1. Declara-se a anulação do direito da ré à firma Niceday - Sistemas de Informação, Lda., ordenando-se o cancelamento dessa firma junto do RNPC e da CRC;

2. Declara-se a anulação do registo da marca nacional da ré n.° 355.753 NICEDAY;

3. Condena-se a ré a abster-se de utilizar o seu domínio niceday.pt.

No mais, mantém-se a decisão recorrida.

Custas a cargo das recorrentes e dos recorridos, na proporção do respectivo decaimento, que se fixa em 10% para as recorrentes e 90% para os recorridos (artigo 527.º, n.ºs. 1 e 2, do Novo Código de Processo Civil).

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2015

Fernanda Isabel Pereira (Relatora)

Pires da Rosa

Maria dos Prazeres Beleza (com voto vencido)

Declaração de voto:

Vencida, pois votei no sentido da confirmação do acórdão recorrido, pelas razões expostas na sentença e confirmadas no recurso de apelação, para as quais remeto. Resumem-se, no essencial, à circunstância de me parecer que não existe afinidade relevante (no sentido da al. b) do nº 1 do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial) entre os produtos identificados com as marcas da titularidade das autoras, que os comercializam, e o serviço prestado pela ré, de promoção de vendas a terceiros através da internet.

[1] O STJ, que se distingue constitucionalmente dos tribunais de instância – cf. arts. 209.º, n.º 1, al. a), e 210.º da Constituição –, só conhece de questões de direito – cf. art. 33.º da Lei n.º 52/2008, de 28-08, e, actualmente, art. 46.º da Lei de Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26-08.

[2] Cf., neste sentido, os Acórdãos do STJ, de 22-06-2006, Proc. n.º 06B1346; de 08-05-2008, Proc. n.º 08B638; e de 08-01-2009, Proc. n.º 07B3943 –acessíveis em http://www.dgsi.pt/jstj, à semelhança dos demais que se citarem neste aresto sem referência adicional.

[3] Afirma Lebre de Freitas, A Acção Declarativa Comum, 2000, pág. 39: “A causa de pedir exerce a função individualizadora do pedido para efeito da conformação do objecto do processo”.

[4] Miguel Moura e Silva, Direito da Concorrência (Uma introdução jurisprudencial), 2008, pág. 480: “As marcas são sinais distintivos utilizados numa actividade económica”.

[5] A CUP de 1883 (Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20-03-1883), que acolhe os princípios fundamentais em que, ainda hoje, assenta o sistema de protecção internacional da propriedade industrial, foi revista, por último, através do Acto de Estocolmo, de 14-07-1967, aprovado para ratificação pelo Decreto n.º 22/75, de 22-01.

[6] Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Volume I, 2.ª edição, 2005, pág. 97.

[7] A marca de grande prestígio é aquela que goza de elevado grau de notoriedade junto do público; é a marca célebre ou famosa.

Como se decidiu no Acórdão do STJ de 13-07-2010. Proc. n.º 3/05.9TYLSB.P1.S1, “cotejando os regimes jurídicos da marca notória e da marca de prestígio avulta o facto de a marca notória estar sujeita ao princípio da especialidade, como resulta do fundamento da recusa de registo da marca ter como fundamento a «aplicação a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou, se dessa aplicação for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória». Sendo a marca de prestígio aquele princípio não se aplica, o uso da marca é absolutamente proibido”.

[8] Direito de Marcas, 2.ª edição revista e actualizada, 2003, pág. 146.

[9] Op. cit., págs. 147/148.

[10] A este respeito, cf. Silva Carvalho, Direito de Marcas, 2004, págs. 351-361. O autor clarifica que “a determinação da questão de saber se a marca é notória ou não, tem de ser decidida, em face de cada caso, pelos julgadores” (pág. 357).

[11] Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, pág. 333.

[12] Outros sinais distintivos do comércio são a firma, o nome e insígnia do estabelecimento e o logótipo.

[13] Nogueira Serens, Colectânea de Jurisprudência, Ano XVI, 1991, Tomo IV, págs. 59 e segs

[14] Dário Moura Vicente, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, 2008, pág. 64.

[15] No sistema português, a propriedade da marca não resulta do seu uso, mas sim do seu registo, de tal forma que prevalecerá o direito de quem primeiro registou a marca e não daquele que primeiro a usou: a utilização de um sinal distintivo/marca sem que haja sido efectuado o competente registo não confere qualquer direito à marca, mas apenas um simples direito de prioridade para requerer o registo.

[16] O direito à marca é, pois, um direito sobre um bem imaterial, tendo por conteúdo a exploração económica exclusiva do sinal que constitui a marca, cuja titularidade é atribuída através das regras do registo, podendo o seu titular exigir de terceiro que não só se abstenha de continuar a utilizar indevidamente a marca registada, como a reposição no estado anterior à ofensa, através de indemnização reparadora.

[17] Op. cit., págs. 96/97. O referido autor clarifica: “A diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes, dado que a classificação por produtos ou serviços de acordo com a tabela anexa ao Código da Propriedade Industrial visa tão somente facilitar o processo de registo de marcas, e não restringir, por qualquer forma, os direitos dos titulares das marcas”.

[18] Op. cit., págs. 133-135.

[19] Pedro Sousa e Silva, O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Excepção: As Marcas de Grande Prestígio, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58, 1998, pág. 393.

[20] Proc. n.º 424/05.7TYVNG.P1.S1.

[21] Proc. n.º 235/05.0TYLSB.L1.S1.

[22] Seguem-se, de perto, as obras de Jorge Patrício Paúl, Concorrência Desleal e Direito do Consumidor, ROA, Ano 65, 2005, págs. 89-108; Luís Couto Gonçalves, Concorrência Desleal, “Estudos em Homenagem do Prof. Dr. António Marques dos Santos”, Volume I, 2005, págs. 1025-1051; e de Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal: As Grandes Opções, “Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais”, Volume I, 2007, págs. 119-138.

[23] Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, 1994, págs. 32 e segs

[24] Carlos Olavo, Concorrência Desleal e Direito Industrial, “Concorrência Desleal”, 1997, pág. 64.

[25] Proc. n.º 04B1363.

[26] Op. cit., págs. 227/228.

[27] Subsequentemente substituídas pelas regras da Associação DNS [A Associação DNS.PT foi formalmente criada no dia 09-05-2013 e sucedeu à Fundação para a Computação Científica Nacional, FCCN nos direitos e obrigações até então por esta prosseguidos no âmbito da delegação efectuada pela IANA – Internet Assigned Numbers Authority a 30-06-1988, (RFC 1032, 1033, 1034 e 1591) e, em particular, na responsabilidade pela gestão, registo e manutenção de domínios sob o TLD (Top Level Domain) .pt, domínio de topo correspondente a Portugal, conforme resultou de decisão legislativa inserta no DL n.º 55/2013, de 17-04]. Presentemente, o registo de nomes de domínio pt obedece às regras jurídicas, técnicas e administrativas constantes das Regras de Registo de Nomes de Domínio de .pt com o depósito legal n.º 376640/14, e cuja vigência teve início em 16-06-2014.

[28] Direito da Internet e Comércio Electrónico, 2001, pág. 197.

[29] Carlos Olavo, Propriedade Intelectual, 1997, pág. 147.