6/12.7YHLSB.L1-1 - Tribunal da Relação de Lisboa

1. O juízo sobre a confusão entre duas marcas deve ser objectivo, relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente considerados do que as semelhanças que resultem do conjunto dos elementos componentes.

2. Entre a marca nominativa “MR…” e a marca mista “M...”, existe alguma semelhança gráfica, visual e fonética, não suscitando o elemento gráfico (imagem de uma raia) desta última marca qualquer significado concreto relativamente aos produtos a que se reporta.

3, Ponderando a semelhança de produtos (da classe 34) e o grau de similitude entre as marcas, conclui-se que relativamente a tais produtos existe um risco de confundibilidade para o consumidor médio entre as duas marcas.

4. Já relativamente aos produtos da classe 30 não se verifica essa confusão, por os mesmos possuírem natureza e características diversas dos da marca prioritária, não se destinando a satisfazer necessidades similares, não sendo complementares ou subsidiários uns dos outros.

(Sumário do Relator)

Acordam na 1ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:

1. M...&..., S.A., interpôs recurso do despacho do Sr. Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (no uso de subdelegação de competências do Conselho Directivo), proferido dia …/…/2012, que concedeu o registo da marca nacional nº … “M” (mista), na sequência de pedido apresentado pela S…, LDA.

Alegou, em síntese, que é titular da marca comunitária n.º … “MR…”, registada anteriormente, que assinala os seguintes produtos: “Tabaco; artigos para fumadores; fósforos” (classe 34); que a marca “M...” assinala os seguintes produtos:”tabaco, cigarros, charutos, artigos para fumadores, isqueiros, fósforos, papel para cigarros” (classe 34); e que esta marca constitui uma imitação da marca “MR…”.

Citada a parte contrária, nos termos do disposto no art. 44º do Código da Propriedade Industrial, veio S…, LDA contestar, pedindo a confirmação do despacho recorrido.

Alegou que a marca “M...” destina-se a proteger produtos das classes 30 e 34, pelo que, não estando em causa a classe 30, nunca poderia ser deferido na totalidade o pedido do recorrente; que a marca da recorrida é mista, ao passo que a da recorrente é uma marca que se traduz, unicamente, pela componente nominativa; que não existe susceptibilidade de confusão entre as duas marcas.

Após foi proferida decisão pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, na qual se negou provimento ao recurso.

Entendeu-se, além do mais, na sentença recorrida que:

“(…) do confronto entre os dois sinais “M...” e “MR…”, e tendo em conta que a marca pertencente à recorrida tem também um elemento figurativo disposto por cima da palavra “M...”, constata-se, desde logo, não haver qualquer risco de confusão entre ambas, uma vez que não há semelhança a nível da grafia, da fonética e até quanto à figuração, que não impedirá a sua distinção, pelo público consumidor a que se destinam.

É certo que existem nas duas marcas algumas letras em comum, mas o que deve ser apreciado é a marca na totalidade do seu conjunto, pois na verdade, as duas pronunciam-se e redigem-se de maneira diferente, possuindo distintividade bastante, permitindo ao consumidor optar por aquela que efectivamente pretende.

Assim, e pese embora as duas marcas se destinarem a produtos incluídos na mesma classe (34), entendemos não haver qualquer risco de confusão por na apreciação global das mesmas, não encontrarmos semelhanças.

Os sinais, tal como concluiu o INPI, não são confundíveis”.

Inconformada, veio M...&..., S.A. interpor o presente recurso de apelação, cujas alegações terminou com a formulação das seguintes conclusões:

a) A Recorrente é titular do registo da marca comunitária n.2 … "MR…", para assinalar "Tabaco; artigos para fumadores; fósforos" (classe 34);

b) A decisão de concessão do registo da marca nacional n.2 … para assinalar `"tabaco, cigarros, charutos, artigos para fumadores, isqueiros, fósforos, papel para cigarros" (classe 34) consubstancia, claramente, uma ofensa aos direitos de marca da Recorrente;

c) Com efeito, o registo da marca comunitária n.9 … "MR…" goza de prioridade em relação ao registo da marca nacional n.9 …;

d) As marcas em litígio destinam-se a assinalar produtos idênticos e outros afins;

e) Os requisitos da alínea c) do artigo 245.º do CPI não têm uma natureza cumulativa, mas antes exemplificativa, ou seja, o que a lei exige é que se verifique, pelo menos, um tipo de semelhança que induza o consumidor em erro ou confusão;

f) A marca nacional n.º … é, não obstante a sua composição mista, indubitavelmente caracterizada pela expressão "M...";

g) Não restam dúvidas de que, entre a marca da Recorrente e a marca nacional nº …, se estabelece inevitável confusão do ponto de vista gráfico e fonético;

h) O facto de os produtos assinalados pelas marcas serem, na sua maioria, exactamente os mesmos, aumenta o risco de confusão entre os sinais, o qual, pela extrema semelhança, do ponto de vista gráfico e fonético, é já bastante elevado;

i) A marca da Recorrida constitui, por conseguinte, manifesta imitação da marca da Recorrente, razão pela qual o seu registo deveria ter sido recusado nos termos dos arts. 239.º, n.º 1, alínea a) e 245.º do CPI;

j) Acresce que, o eventual uso no mercado da marca nacional n.º … geraria certamente situações de concorrência desleal, mesmo independentemente das intenções da Recorrida, pelo que o registo da marca em apreço deveria, também, ter sido recusado nos termos do disposto nos arts. 239.º, n.º 1, alínea e) e 317.º, n.º 1, alínea a) do CPI;

k) Em face do exposto, o despacho recorrido violou o disposto nos arts. 239.º, n.2 1, alíneas a) e e), 245.º e 317.º, n.º 1, alínea a) do CPI, pelo que deve ser revogado.

Termina pedindo seja revogado a sentença impugnada e o despacho do Exmo. Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, proferido em … de 2012, por violação do disposto nos arts. 239.º, n.º 1, alíneas a) e e), 245.º e 317.º, n.º 1, alínea a) do Código da Propriedade Industrial, sendo substituída por decisão que recuse o registo da marca nacional n.º ….

A apelada apresentou contra-alegações, nas quais formulou as seguintes conclusões:

1. A marca nacional n° … da Apelada respeita todos os normativos legais aplicáveis, merecendo a protecção que lhe foi concedida.

2. O tribunal a quo decidiu justa e adequadamente. ao julgar improcedente o recurso da ora Apelante.

3. A marca da Apelada é uma marca com capacidade e eficácia distintiva, pois o seu conjunto gráfico, fonético, visual e conceptual é diferenciador da composição singular, exclusivamente nominativa da marca da Apelante, -MR….

4. Juridicamente, uma das funções da marca é a de identificar a origem e proveniência dos produtos, como pertencentes a uma determinada empresa. Neste caso, cada uma das marcas identifica e diferencia as empresas titulares.

5. Com efeito, para que se possa considerar haver imitação de marca, é necessário que se reúnam cumulativamente três requisitos, sendo eles, a prioridade registral, facto que não se discute, a identidade ou afinidade manifesta entre os produtos, só relevante, no caso sub júdice, relativamente aos produtos inseridos na classe 34, e semelhança tal no aspecto gráfico, fonético, visual ou outro, entre as marcas, que seja adequada a induzir facilmente em erro ou confissão o consumidor. É este último o único aspecto controvertido e que. na modesta convicção da Apelada, não se verifica preenchido no caso em análise.

6. No caso concreto, o objecto do recurso deve ter-se por limitado à classe 34, na medida em que a afinidade dos produtos só se pode colocar relativamente a esta, já que em relação à classe 30, não restam dúvidas quanto à sua não afinidade, pela própria natureza dos produtos.

7. Com eleito, da análise quanto aos produtos inseridos na classe 30, conclui-se que os mesmos não são concorrentes no mercado, pois ao cumprir finalidades distintas, faz desencadear diferentes opções por parte do consumidor.

8. A marca da Apelada, quanto ao aspecto gráfico, fonético, visual e conceptual, não se confunde com a marca da Apelante, pois, para além da diferente composição gráfica, a marca da Apelada é composta por uni elemento nominativo e um elemento figurativo, consequentemente, são globalmente distintas.

9. O elemento figurativo que caracteriza a marca da Recorrente é distintivo e estilizado e o elemento nominativo está escrito com letra igualmente estilizada, permitindo ao consumidor urna clara distinção das marcas.

10. No caso concreto, é relevante, ainda, o elemento conceptual de cada uma das marcas em confronto, pois até se dá o caso de as expressões que as caracterizam, terem significado na língua portuguesa: MR… (pensamento). M..., cobertor ou determinada espécie de raia.

11. Tratando-se de marca nacional, é um facto relevante na análise comparativa das marcas, pois na memória do consumidor sempre ficará registada a associação com o respectivo significado, que é inconfundível, tanto mais quanto, o elemento figurativo da marca da Apelada reforça o significado da sua marca: a imagem de uma monta.

12. A marca da Apelada tem absoluta eficácia distintiva, pois constitui um sinal apto a fazer distinguir os seus produtos dos produtos da Apelante.

13. A marca vale pelo seu conjunto global.

14. Na visão de conjunto, são evidentes as diferenças que se registam no plano gráfico. Fonético, visual e não menos importante, conceptual, pelo que o consumidor não irá tomar uma pela outra.

15. Os sinais em confronto, não têm tal semelhança gráfica ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou tão pouco que compreenda um risco de associação, não sendo tão pouco necessário o exame atento ou confronto para as distinguir.

16. Consequentemente_ não existe o risco da prática de actos de concorrência desleal, subjectiva e/ou objectivamente.

17. Com a concessão do registo da marca nacional n° … …

não foram violados os preceitos dos art°s 239 n" 1, a) e e), 245º e 317º, n.º, devendo por isso ser mantido o despacho recorrido e bem assim a sentença apelada, que em nada merece censura.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

II. Na decisão recorrida foi dada como provada a seguinte matéria de facto:

1- Por despacho de …/12, o Sr. Director da Direcção de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por subdelegação de competências do Conselho de Administração, deferiu o pedido de registo de marca nacional nº , “M...” pedido em …/11.

2- Tal sinal pertencente à recorrida é misto, composto pela palavra “M...” tendo no plano superior da palavra um desenho figurativo de uma M... não reivindicou cores.

3- A recorrente é titular da marca comunitária “MR…”com o nº …, cujo registo se encontra efectuado desde ….06 e que se destina a assinalar os produtos “tabaco; artigos para fumadores; fósforos” pertencentes à classe 34.

4- A marca nacional nº … destina-se a assinalar os produtos “tabaco, cigarros, charutos, artigos para fumadores, isqueiros, fósforos, papel para cigarros”pertencentes à classe 34.

Para além desta factualidade, resulta do pedido de registo, que a marca nacional n.º … se destina também a assinalar produtos da classe 30: café, chá, açúcar, chocolate, sucedâneos do café e do chocolate; pastelaria e confeitaria, bebidas à base de cacau e de chocolate, pastilhas (confeitaria), pastilhas elásticas e rebuçados.

Considera-se, pois, também provado este facto.

II. Nos termos dos art.ºs 684º, nº3, e 685º-A, nº1, do C.P.Civil, o objecto do recurso acha-se delimitado pelas conclusões do recorrente, sem prejuízo do disposto na última parte do n.º 2 do art.º 660º do mesmo Código.

Assim, as questões a decidir resumem-se em apurar:

- se a marca mista “M…” constitui uma imitação da marca “MR…”;

- se o recurso tem por objecto o registo da marca M... quanto aos produtos da classe 30;

- se o registo da marca nacional M... traduz uma situação de concorrência desleal.

III. Da questão de direito:

Do objecto do recurso:

Nas contra-alegações a apelada sustentou que não constitui objecto do recurso os produtos da classe 30, por a apelante não ter impugnado a decisão de registo da marca (mista) nacional n.º … “M...”, no que tange aos produtos dessa classe, mas tão só aos da classe 34.

Pese embora nas conclusões de recurso a apelante não aluda especificamente aos produtos da classe 30, a mesma sustenta que:

g. Não restam dúvidas de que, entre a marca da Recorrente e a marca nacional n.9 …, se estabelece inevitável confusão do ponto de vista gráfico e fonético;

h. O facto de os produtos assinalados pelas marcas serem, na sua maioria, exactamente os mesmos, aumenta o risco de confusão entre os sinais, o qual, pela extrema semelhança, do ponto de vista gráfico e fonético, é já bastante elevado;

j. A marca da Recorrida constitui, por conseguinte, manifesta imitação da marca da Recorrente, razão pela qual o seu registo deveria ter sido recusado nos termos dos arts. 239.º, n.º 1, alínea a) e 245.º do CPI.

E a final peticionou a revogação da sentença impugnada e do despacho que concedeu o registo da marca nacional n.º …, sem distinção do tipo de produtos.

Assim sendo, o objecto do recurso incide sobre a decisão de registo da marca mista em apreço relativamente a todos os produtos abrangidos por esta.

Da imitação da marca Mr...:

A questão suscitada na apelação consiste em saber se a marca comunitária “M...” constitui uma imitação da marca nacional “MR…”.

Estatui o art. 9º, n.º 1, als. a) e b) do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26/02/2009, que a marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo, ficando o seu titular habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

- a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;

- b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.

O direito de marcas comunitário não substitui, porém, os direitos de marcas dos Estados-Membros, continuando as marcas nacionais a ser necessárias às empresas que não pretendam que as suas marcas sejam protegidas à escala comunitária.

Ora, prescreve o art. 239º, n.º 1, al. a) do CPI que constitui fundamento de recusa do registo de marca a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com marca registada.

E no art. 245º, n.º 1, estabelece-se que a marca se considera imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

E prescreve o n.º 2 que:

Para efeitos da al. b) do n.º 1:

a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe de Nice podem não ser considerados afins;

b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe de Nice podem ser considerados afins.

A marca é, pois, um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los, não só para assegurar clientela, como para proteger o consumidor do risco de confusão.

Este risco compreende o risco de associação com a marca anterior, como deriva do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26/02/2009 (arts. 8º, n.º 1, al. b) e 9º, n.º 1, al. b)).

Pode dizer-se que uma marca é imitação de outra adaptada para o mesmo produto ou para produtos semelhantes quando, postas em confronto, elas se confundem, e quando, tendo-se à vista apenas uma delas, se deve concluir que é susceptível de ser tomada, pelo consumidor médio, por outra de que ele tenha conhecimento.

O padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas – cfr. neste sentido o Ac STJ de 13/07/2010, relatado pelo Cons. Fonseca Ramos, acessível in www.dgsi.pt/stj.

A imitação não implica necessariamente igualdade total, podendo ser parcial e pressupondo então a existência simultânea de elementos diferentes e de elementos comuns, impondo-se, nessa situação, verificar se os elementos diferentes possibilitam, ou não, que a marca possua, no seu conjunto, capacidade ou eficácia distintiva.

O juízo deve ser objectivo relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente considerados do que as semelhanças que resultem do conjunto dos elementos componentes.

A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança dos produtos ou serviços designados – cfr. Américo da Silva Carvalho, Direito de Marcas, pag. 131.

A facilidade de apreensão da justeza destes princípios gerais contrapõe-se à complexidade das questões em que se traduz a sua aplicação ao caso concreto.

Pese embora a dificuldade da tarefa, passemos à apreciação dessas questões.

Postas em confronto as marcas, aqui em questão, verifica-se que a marca comunitária “Mr...” é uma marca nominativa e que a marca nacional “M...” é uma marca mista: combina elementos nominativos (a palavra M...) e gráficos (imagem de uma raia).

Como se observa na sentença recorrida, as duas palavras têm significados diferentes.

Certo é que existem algumas coincidências entre a marca “MR…” e a marca “M...”, pois que do ponto de vista gráfico são compostas por uma única palavra e as mesmas letras, contendo, porém, a palavra Mr... mais a consoante “R”, estando as primeiras 4 letras dispostas pela mesma ordem (M…).

Do ponto de vista visual e fonético, existe igualmente alguma semelhança, pois que ambas as palavras são compostas de duas sílabas, sendo a sílaba tónica – a 1ª da marca - igual (M…).

Pronunciando oral e mentalmente as duas palavras, verifica-se que o som se nos afigura semelhante.

Constituindo a marca M... uma marca mista, coloca-se desde logo a questão de saber qual o elemento que prevalece, ou seja, qual o elemento com maior intensidade distintiva e mais capaz de se impor à apreciação dos consumidores.

Ora, no caso, o elemento gráfico (imagem de uma raia) apresenta-se de forma pouco impressiva, não suscitando qualquer significado concreto relativamente aos produtos a que se reporta (tabaco, cigarros, charutos, artigos para fumadores, isqueiros, fósforos, papel para cigarros, café, chá, açúcar, chocolate, sucedâneos do café e do chocolate; pastelaria e confeitaria, bebidas à base de cacau e de chocolate, pastilhas (confeitaria), pastilhas elásticas e rebuçados), não conferindo uma particular capacidade distintiva, pelo que se impõe ao consumidor o elemento nominativo (M...). Aquele elemento gráfico não faz criar na memória do consumidor o nome do produto ou uma das suas qualidades ou função.

Por outro lado, os produtos da classe 34 da marca nacional nº … são alguns iguais e outros idênticos aos produtos da marca comunitária “MR…”com o nº ….

Assim, ponderando a semelhança de produtos (os da classe 34) e o grau de similitude entre as marcas, que supra se deixou expresso, conclui-se que relativamente a tais produtos, existe um risco de confundibilidade para o consumidor médio entre as duas marcas.

Procede, por isso, nesta parte, a apelação, impondo-se a revogação da sentença recorrida e, consequentemente, da decisão de …/12, do Sr. Director da Direcção de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que deferiu o pedido de registo de marca nacional nº …, “M...”, peticionado em …/11, relativamente aos produtos da classe 34.

Quanto aos produtos da classe 30:

A marca comunitária “MR…”com o nº …, cujo registo se encontra efectuado desde ….06 destina-se a assinalar os produtos “tabaco; artigos para fumadores; fósforos” pertencentes à classe 34.

Para além dos produtos da classe 34, a marca nacional nº …, “M...” destina-se ainda a assinalar os produtos da classe 30: café, chá, açúcar, chocolate, sucedâneos do café e do chocolate; pastelaria e confeitaria, bebidas à base de cacau e de chocolate, pastilhas (confeitaria), pastilhas elásticas e rebuçados.

Será que se trata de produtos semelhantes ou afins dos produtos assinalados pela marca comunitária Mr...?

Produtos ou serviços semelhantes são os que o público pode atribuir à mesma empresa (origem), havendo que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. Os factores que devem ser retidos para apreciar se os produtos são ou não semelhantes são por uma parte a natureza e o destino do objecto e doutra parte as modalidades de utilização, os locais de fabrico, de venda e os circuitos comerciais. Produtos afins são produtos concorrenciais no mercado por terem a mesma finalidade ou utilidade, ou são complementares ou subsidiários – cfr. Américo da Silva Carvalho, ob. cit. pags. 67, 73 e 74.

Ora, os produtos da classe 34 em causa possuem natureza e características diversas dos da classe 30 e não são concorrenciais, pois que se destinam a satisfazer diferentes necessidades, não sendo complementares ou subsidiários uns dos outros.

Pese embora os produtos da classe 34 possam ser vendidos ao público consumidor no local onde são comercializados os da classe 30, como acontece com tantos outros no mercado, a exiguidade dos factos apurados não permite concluir que o público-consumidor possa ser levado a supor que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou eventualmente de empresas economicamente ligadas.

Assim, a dissemelhança entre os produtos afasta o risco de confusão entre a marca comunitária Mr... e os produtos da classe 30 da marca nacional “M...”.

Não ocorre igualmente uma situação de concorrência desleal.

Efectivamente, a apelante e a apelada não disputam a mesma clientela quanto aos produtos da classe 30, inexistindo, por isso, o perigo de dano, ou seja, a idoneidade de através do registo da marca nacional M..., quanto aos produtos da classe 30, serem provocados danos à apelante e/ou a terceiros – vide art. 317, n.º 1, al. a), do CPI.

Deste modo, improcede, nesta parte (quanto aos produtos da classe 30), o recurso interposto nos autos.

Sumário:

(…)

IV. Decisão:

Pelo acima exposto, julga-se a apelação parcialmente procedente, revogando-se, em parte, a sentença recorrida e, em decorrência de tal, a decisão de …/12, do Sr. Director da Direcção de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que deferiu o pedido de registo de marca nacional nº …, “M...”, relativamente aos produtos da classe 34, mantendo-se aquele registo relativamente aos produtos da classe 30;

Custas pela apelante e apelada, na proporção de 1/3 e 2/3, respectivamente;

Notifique.

Lisboa, 5 de Março de 2013

Manuel Ribeiro Marques - Relator

Pedro Brighton - 1º Adjunto

Teresa Sousa Henriques – 2ª Adjunta