1874/2003-6 - Tribunal da Relação de Lisboa

A marca tem por função primordial distinguir o produto ou serviço a que se aplica, visando estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste. O sinal escolhido deve ser dotado de eficácia distintiva, isto é, deve ser idóneo para distinguir a origem dos produtos ou serviços a que se destina, pois só dessa forma satisfaz a função identificadora que está subjacente ao conceito de marca. Por traduzir um conjunto nominativo genérico, constituído por palavras de uso corrente no ramo de comércio onde se insere, não tem eficácia distintiva a marca “AUCTIONTRADECOM”, sendo insusceptível de apropriação individualizada.

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa. 1. Por despacho de 3.10.2001 do Director do Departamento de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi recusado o registo da marca nacional nº 345.550 “AUCTIONTRADECOM”, requerido pela PT Prime – Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S. A., para produtos/serviços das Classes 9ª “Equipamento de Telecomunicações e Software”, 35ª “Serviços Avançados de Comércio Electrónico, Publicidade” e 38ª “Serviços de Telecomunicações, relacionados com os serviços avançados de comércio electrónico” com fundamento em que essa marca era “caracterizada por elementos que não possuem capacidade distintiva e não são de apropriação exclusiva da requerente nos termos da alínea b) do nº1 do art.166º do CPI”. Desse despacho recorreu a requerente para o Tribunal de Comércio de Lisboa, invocando que, contrariamente ao decidido, a marca registanda não pode ser vista como resultante da decomposição das palavras “auction” e “trade”, mas sim como resultante da junção da palavra “Auction” à marca “TRADECOM”, de que a PT PRIME é titular desde 24.11.2000, destinada a assinalar também produtos e serviços das classes 9ª, 35ª, e 38ª. A Marca “TRADECOM” revela capacidade distintiva perante o consumidor em geral, não se percebendo como a junção da palavra auction (leilão) lhe retira essa capacidade. Invocou ainda que “AUCTIONTRADECOM” para assinalar equipamentos de comunicações, publicidade, comércio electrónico e telecomunicações é uma expressão de fantasia apta a distinguir os serviços de uma empresa dos de outras e que respeita princípio da novidade da marca. Alegou ainda que a existência da denominação social “TRADECOM, SGPS, S.A.” e da marca “TRADECOM” revelam uma estratégia empresarial de expansão da actividade negocial, de molde a que os agentes económicos e o consumidor identifiquem rapidamente a origem empresarial dos produtos e da prestação de serviços – identificação clara das marcas, perante o mercado, com o consumidor. Terminou pedindo a revogação do despacho recorrido e a concessão da protecção à marca pedida. Junto o respectivo processo administrativo foi, em 12.11.2002, negado provimento ao recurso, basicamente por se entender que o carácter genérico e descritivo da expressão escolhida para marca não apresentava capacidade distintiva suficiente, atentando contra o princípio definido pelo art. 165º do CPI. 2. Desta decisão apelou a PT Prime – Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, S. A., formulando na alegação, em síntese, as seguintes conclusões: A questão de mérito que a decisão recorrida levanta, é a de saber se o sinal AUCTIONTRADECOM reúne as características impostas pela Lei para poder ser considerado como marca registada. A marca destina-se a assinalar nas classes 9, 35 e 38 - produtos e serviços pertencentes à área das telecomunicações. O sinal AUCTIONTRADECOM, é representado por uma expressão única, em língua inglesa. Procedendo à sua decomposição e tentativa de tradução lógica temos, (auction (leilão) trade (comércio) com (eventual forma sincopada de comércio ou telecomunicações). Esta tradução parcelar, que acaba por ser ficcionada, uma vez que a expressão é una e sem significado próprio, não fundamenta a falta de distintividade, pois estar-se-ia a ignorar, de forma liminar, a perspectiva global da composição da marca. Estar-se-ia ainda a ignorar, a caracterização dos produtos e serviços a visar pela marca, pressuposto fundamental para se aferir da sua capacidade distintiva. A atitude do consumidor médio português, não será a do imediato reconhecimento da tradução da palavra trade e muito menos da palavra auction. O processo de reconhecimento será antes a de um sinal global que se destina a marcar determinado serviço e/ou produto, sem desmultiplicar o seu potencial significado. Acresce que, a PT PRIME, é titular, desde 24 de Novembro de 2000, da marca nacional n° 345 333 "TRADECOM", destinada a assinalar produtos e serviços das classes 9, 35 e 38, ou seja, os mesmos que os da marca registanda, facto relevante, na medida em que representa um direito legalmente constituído na sua esfera jurídica, que tem provado ser apto a distinguir os produtos e serviços que assinala. Assim, a marca registanda é representada pelo núcleo de uma marca já existente e conhecida do público em geral no mercado das telecomunicações - "TRADECOM"- a que se adicionou a expressão AUCTION. Nada indicia que, pelo facto de se acrescentar a palavra auction, deixe de ter, no seu conjunto, capacidade distintiva, ou que assuma, por isso, características descritivas. Face aos produtos que AUCTIONTRADECOM pretende assinalar - equipamentos de telecomunicações e software -, constata-se que não se pode estabelecer uma relação intrínseca entre estes e a marca, pois não designa por si própria, a espécie dos produtos ou serviços por ela assinalados, o que significa que a marca não é, quer em relação aos produtos, quer em relação aos serviços, genérica ou descritiva, sendo, no seu conjunto, uma expressão de fantasia. A marca registanda não é constituída exclusivamente por sinais tidos como descritivos, tanto que, para além de reproduzir a marca TRADECOM, é composta por outros elementos agrupados de forma inovadora, o que, como se verifica no caso em análise, lhe confere eficácia distintiva, sem contudo ser enganosa. Antes reflecte na sua composição o justo equilíbrio entre a capacidade distintiva do sinal e o princípio da verdade da marca. Acresce que, a sociedade gestora de participações sociais, entre as quais está a PT PRIME, é identificada pela denominação social "TRADECOM, SGPS, S.A.", o que revela que também foi entendimento do RNPC, que a expressão tradecom é apropriável e adequada a identificar o exercício de actividades económicas comerciais. A existência prévia dos sinais TRADECOM, quer enquanto denominação social, quer enquanto marca, revelam claramente uma estratégia empresarial de expansão da actividade negocial, de molde a que os agentes económicos e o consumidor, identifiquem rapidamente a marca. Com a concessão do registo da marca nacional n° 345 550 AUCTIONTRADECOM, não são violados os invocados preceitos dos arts 166 n° 1 b) e art° 188 n° 1 b) do CPI, o mesmo é dizer que não se verificam os motivos absolutos de recusa de registo de marca. Não devem, por isso, proceder os fundamentos expressos na sentença porque aqueles estão focalizados unicamente nos elementos componentes da marca e não no seu conjunto. Foram violados os art° 165º, 166 n° 1 b), 188 n° 1 b) e art° 189 n° 1,al. l), todos do CPI. Terminou pedindo a revogação da decisão recorrida, bem como o despacho do Director de Serviços de Marcas do INPI, determinando-se a protecção da marca nacional em causa. 3. Vistas as conclusões da alegação da apelante que, como se sabe delimitam o objecto do recurso, a questão a apreciar traduz-se apenas em saber se a marca em causa – AUCTIONTRADECOM – reúne ou não os requisitos legalmente impostos para poder merecer a protecção como marca nacional. Como é sabido a marca tem por função primordial distinguir o produto ou serviço a que se aplica visando “estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste (CARLOS OLAVO, C. J., 1987, tomo 2, p.21). No que respeita à composição da marca, estatui o art. 165º nº 1 do C. da Propriedade Industrial (CPI) que “ a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” . E acrescenta o nº 2 que “a marca pode igualmente ser constituída por frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, independentemente do direito de autor, desde que possuam caracter distintivo ”. Decorre deste preceito que, na composição da marca, vigora o princípio da liberdade, já que quem pretender obter o registo de determinado sinal como marca, pode, em princípio e com as limitações que a seguir se referirão, compor esse sinal como quiser, recorrendo a expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, a desenhos ou à combinação desses elementos. Há, todavia, limites de ordem intrínseca – respeitantes aos próprios sinais em si mesmo considerados e à susceptibilidade que tenham de constituir uma marca – e de ordem extrínseca – respeitantes aos sinais confrontados com situações anteriores, como é o caso da existência de marcas anteriormente registadas para produtos ou serviços idênticos ou afins (autor e obra citados, p.23). Para o caso em apreciação importa realçar apenas os ditos limites intrínsecos , derivados basicamente do preceituado nos artigos 166º nº1 do CPI, e particularmente os derivados da sua alínea b), onde se estabelece que não servem como marcas, entre outros “Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos ”. Do segmento normativo transcrito, bem como do disposto na alínea a) do mesmo preceito, deriva a exigência de que o sinal escolhido seja dotado, daquilo a que a doutrina chama de “ eficácia distintiva ”, isto é, que seja idóneo para distinguir a origem dos produtos ou serviços a que se destina, pois só dessa forma se satisfaz a função identificadora que está subjacente ao conceito de marca. Todavia, visando a requerente com a marca pedida “AUCTIONTRADECOM” identificar equipamentos de telecomunicações e software, pese embora a mesma constituir um único elemento nominativo, inglês, porque é essa precisamente a língua privilegiada na utilização dos equipamentos de software, a marca em causa tem como destinatários consumidores que dominam essa língua, pelo menos a nível técnico, e a expressão proposta será sempre vista como resultando da justaposição dos elementos auction (leilões), trade (comércio, negócio) e com , ou seja, acaba por se traduzir apenas num conjunto nominativo genérico , constituído por palavras de uso corrente no ramo de comércio onde se insere, indispensáveis à identificação do produto e das suas funções, inadequado para distinguir os produtos e serviços da recorrente dos de outras empresas do ramo e, consequentemente, insusceptível de apropriação individualizada. É certo que as objecções atrás referidas são inteiramente aplicáveis à marca TRADECOM, de cujo registo beneficia a ora recorrente e à denominação social da SGPS do grupo. Só que, não sendo o acto de concessão daquela marca ou da denominação social que ora estão em causa, não releva, em termos de abalar as razões invocadas, a circunstância de tal não ter sido tido na devida conta anteriormente quer pelo INPI quer pelo RNPC. Improcede, pelo exposto e sem necessidade de maiores considerações, o núcleo central da argumentação da recorrente, merecendo confirmação a decisão recorrida. 4. Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida. Custas pela recorrente. Lisboa, 8 de Maio de 2003 Maria Manuela Gomes Olindo Geraldes Fátima Galante