Quem foi o relator do acórdão 320/17.5YHLSB.L2.S1?

O relator foi Ilídio Sacarrão Martins, no Supremo Tribunal de Justiça.

Quando foi proferido o acórdão 320/17.5YHLSB.L2.S1?

O acórdão foi proferido em 12 de novembro de 2020.

320/17.5YHLSB.L2.S1

Sumário

I - Os requisitos previstos no art. 245.º, n.º 1, do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos. II - A função primordial da marca consiste em distinguir entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor. III - A imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente. IV - Não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal. V - A má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro. VI - Não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.

Texto

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça I - RELATÓRIO Jofebar S.A. e Unlimited Perspective, S.A. intentaram acção declarativa com processo comum, contra AA e Ecosteel, SA pedindo que: a) Seja declarado nulo ou anulado o registo da marca nacional nº 523562 “OTIMAH”. b) Os RR sejam condenados a abster-se de usar, nas formas em que o têm vindo a fazer ou por quaisquer outras em tudo semelhantes, a expressão OTIMAH, como marca para os produtos e serviços para os quais ela se encontra actualmente registada ou para produtos e serviços afins ou similares, c) Devendo tal proibição ser absoluta e independente da adição ou da alteração de quaisquer elementos nominativos, gráficos, de “lettering” ou outros, que não modifiquem a sua identidade distintiva e afastem o risco de confusão ou associação. d) Os RR serem condenados a absterem-se, em geral, da prática de quaisquer actos que sejam susceptíveis de gerar confusão ou associação entre os seus produtos e serviços e os produtos e serviços das autoras, bem como entre as respectivas empresas. e) Proceder ao pagamento solidário da sanção pecuniária compulsória em que foram condenados no âmbito do procedimento cautelar apenso, atenta a violação da proibição do uso da marca OTIMAH a partir de 10 de Março de 2016 e até à comprovação da integral cessação do uso comercial da sua “variante” não registada e sem carácter distintivo “OTIIMA”. f) Proceder ao pagamento solidário de uma sanção pecuniária compulsória, de valor não inferior a €1.000,00 por cada dia de infracção, destinada a assegurar a execução da sentença que vier a ser proferida nos presentes autos. Alegaram em síntese, que o 1º réu foi administrador das AA. A segunda autora é titular de uma marca nº 576019 Suíça caracterizada pela expressão “PANORAMAH!”; a primeira A. é titular da marca da EU nº 6916555 caracterizada pela expressão “PANORAMAH!”. Estas marcas têm sido usadas com o acrescento de uma pequena bandeira da Suíça, integrada no ponto do sinal de exclamação. O primeiro R. registou uma marca nacional nº 523562 com a expressão “OTIMAH!”. A segunda R. comercializa os produtos com esta marca. A A. vinha a desenvolver um projecto e produto que passou a ser identificado como janela “OPTIMAH!; era intenção registar futuramente esta expressão como marca resultante desse projecto. O R. conhecia o projecto e essa intenção de registo. Tentando associar ambas as marcas e induzir confusão no consumidor entre elas, os RR. apresentam produtos da A. nas suas divulgações, sem mencionarem a sua marca. Os réus contestaram, alegando, em síntese, que o 1º R. pediu o registo da marca nº 523562 OTIMAH! em 27/12/2013, quando o projecto já não existia. A A. tem hoje um único produto de excelência da marca PANORAMAH!. Nenhuma das marcas em causa se destina a assinalar caixilhos e janelas correntes e banais que se comprem em armazéns ou grandes superfícies, pelo que nem sequer há risco de confusão nos pontos de venda. Os profissionais qualificados (arquitectos e engenheiros civis) sabem quais são os produtos e as marcas existentes. A semelhança dos produtos é natural, pois trata-se de caixilharias minimalistas, com escassos elementos estéticos diferenciadores; é legitimo que o R. aluda ao seu passado pessoal e profissional, designadamente à sua intervenção na Casa da Música do Porto e ao facto de ter sido o criador do sistema PANORAMAH!, assim como ao facto de ter sido fundador e administrador da Jofebar. Não desobedeceu à ordem cautelar, pois alterou a marca OTIMAH! Pela OTIIMA much more Than a Window. Concluem pela improcedência da acção. Foi proferida sentença em 27.06.2018 que julgou procedente a acção e, em consequência: a) Anulou o registo da marca nacional n.º 523562. b) Condenou os réus a se abster de usar ou comercializar, por si ou por interposta pessoa, os produtos e serviços da classes 6, 19 e 37 enunciados nos factos 8 e 9 supra, ou outros idênticos, sob a marca ou outra qualquer susceptível de gerar confusão ou poder ser associada a OTIMAH!, devendo estas obrigações serem cumpridas no prazo de 30 dias a contar da notificação desta sentença. c) Condenou os réus a pagar uma sanção pecuniária compulsória no montante de €1.000,00 (mil euros), por cada dia de incumprimento da proibição imposta em b). Os réus interpuseram recurso e a Relação, por acórdão de 07.02.2019, ordenou a repetição do julgamento para conhecimento da matéria dos artigos 38 a 43, 49 a 52, 55 a 59, 64 a 76 e 97 a 106 da contestação. Após novo julgamento, em 10.07.2019, foi proferida decisão em tudo idêntica à anterior. Os réus interpuseram novo recurso e a Relação, por acórdão de 27.02.2020, julgou procedente o recurso, revogando a sentença recorrida, substituindo-a por outra que absolveu os réus dos pedidos. Não se conformando com tal acórdão, os autores recorreram de revista, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES: A) Salvo o devido respeito, o tribunal ad quem fez um errado enquadramento dos factos dados como provados e não fez uma correcta e infundada aplicação das normas jurídicas aqui aplicáveis. B) A presente ação tem como fundamento a invalidade do registo da marca nacional n.º 523562 OTIMAH! não só porque tal registo foi solicitado de má-fé, em concorrência desleal, ou em abuso do direito por parte do réu AA, mas também porque tal registo é susceptível de provocar risco de confusão ou risco de associação com a mesma marca, produtos, serviços ou empresas das autoras. C) Ficou provado que o primeiro réu, requerente e titular do registo da marca nº 523562 OTIMAH!, exerceu, até 31 de Março de 2013, vários cargos de gerência e administração das empresas autoras e só saiu efetivamente da Jofebar (primeira autora) escassos 7 meses antes de requerer o registo da marca ora impugnada (27/12/2013) a seu favor. D) Ficou igualmente provado que este réu participou activamente na criação e desenvolvimento do símbolo original “OPTIMAH!” que Autora pretendia registar como marca para produtos e que este sinal foi profusamente divulgado internamente no âmbito das empresas das Autoras. E) Ficou, também, demonstrado que o réu AA, depois de registar a marca a seu favor, fez uma ampla divulgação publicitária dessa mesma marca para produtos e serviços vendidos e prestados pela JOFEBAR, utilizando, sem autorização, fotos e imagens de obras realizadas ou fornecidas pelas autoras e múltiplas referências à sua marca “Panoramah!”, com a consequência do estabelecimento de uma associação objectiva com as autoras e com o aproveitamento da sua reputação, conhecimento e prestígio no mercado (má-fé objectiva). F) Este réu aproveitou-se do conhecimento privilegiado de que a JOFEBAR ainda não tinha registado a seu favor a referida marca original e, com manifesta má-fé subjectiva, apropriou-se para si dos direitos de exclusivo sobre um símbolo, facilmente associável à marca “Panoramah!”, que bem sabia não lhe pertencer. G) Violando, assim, entre outros, o disposto no artº 33º, nº 1 a) CPI 2018 e no artº 34º, nº 1 a) CPI 2003). H) E actuando em clara concorrência desleal, fundamento de anulabilidade do respectivo registo de marca, nos termos do artº 239º, nº 1 e), ex vi artº 266º, nº 1, do CPI 2003, aplicável à data dos factos. I) Mesmo que assistisse algum “direito” ao primeiro réu – o que não se concede –, sempre a sua actuação de claro aproveitamento configuraria um comportamento abusivo nos termos e com os efeitos previstos no artº 334º do Código Civil. J) Por outro lado, importa realçar que o facto das autoras terem (como foi dado como provado) abandonado o “projecto” (sic!) em que se inseria o produto a que a marca “OPTIMAH!” se destinava e onde o referido “projecto” foi buscar o seu nome, não nos permite concluir que os réus tenham logrado provar que as autoras perdeu o interesse ou “abandonaram” a sua marca “OPTIMAH!” para todos e quaisquer produtos ou serviços da sua produção ou produtos vindouros. K) A marca “OTIMAH!”, conquanto utilizada por terceiro não autorizado pela autora JOFEBAR, para o mesmo tipo de produtos ou para produtos afins ou similares, é apta a criar um risco de confusão e/ou um risco de associação no mercado com a marca comunitária anteriormente registada sob o n.º 6916555 “PANORAMAH!” da primeira autora. L) O acórdão recorrido se, por um lado, dá como provado que os engenheiros e arquitectos, pessoas especializadas, são quem faz a prescrição dos produtos assinalados pelas marcas em confronto, por outro lado conclui que, afinal, estes mesmos engenheiros e arquitectos são, eles próprios, os consumidores desses produtos. M) Mas, como é evidente, são os donos das obras, quer elas sejam grandes edifícios ou pequenas vivendas que os adquirem e consomem. Não os arquitectos ou engenheiros, que simplesmente os prescrevem ou recomendam, como fazem, p. ex., os médicos em relação aos medicamentos. Os prescritores de um produto ou serviço não se podem confundir, por definição, com os consumidores a quem aqueles prescrevem esses produtos ou serviços. A existirem, são necessariamente pessoas diferentes. N) Tomando em consideração os produtos para os quais as marcas são utilizadas, é importante referir que o risco de confusão ou de associação tem de atender aos produtos e serviços que constam dos respectivos registos e devem ser analisados numa perspectiva actual e potencial. O) É há muito pacífico na doutrina e na jurisprudência que, mesmo quando existe um prescritor e o produto prescrito é tão específico e especializado, o critério para aferir do risco de confusão ou de associação em matéria de marcas é o do consumidor médio do produto ou serviço marcado, que, no caso mais “radical” que se conhece, o dos medicamentos, é o critério do paciente médio que toma o medicamento em causa. Não o critério do médico que o receita! P) A criativa e peculiar marca OPTIMAH! ou OTIMAH!, quando usada por terceiros concorrentes das autoras, suscita inevitavelmente no mercado um risco de confusão com a marca PANORAMAH! da autora ou, no mínimo, um risco de associação com dita marca, ou com os produtos e as empresas de ambas as autoras, o que não é desejável nem permitido, entre outros, pelos art.ºs 239º ex vi artº 266º, nº 1, e 317º, nº 1 a) do CPI 2003 (hoje, artºs 232º, nº 1 a) e b), ex vi artº 260º, nº 1 e 311º, nº 1 a) do CPI 2018), bem como pelos artºs 8º e 60º do Regulamento (UE) 2017/1001, de 14.06.2017, correspondentes aos artºs 8º e 53º do Regulamento (CE) nº 207/2009, de 26.02.2009, directamente aplicáveis ao caso dos autos. Q) Considerando a oferta do mesmo tipo de produtos pelas autoras e pelos réus, o facto de ambos utilizarem os símbolos em causa no seu comércio, isto é, as autoras a marca “PANORAMAH!” e a ré a marca “OTIMAH!”, facilmente se concluirá pela séria possibilidade de confusão aos olhos de um consumidor médio desses produtos (e até dos seus eventuais prescritores mais atentos). R) Assim, deverá revogar-se a decisão adotada pelo Tribunal da Relação, mantendo-se integralmente a decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual que julgou procedente o pedido de anulação do registo da marca nacional nº 523562 “OTIMAH!” do Primeiro réu, por este sinal ser confundível com as marcas utilizadas pelas autoras. Termina, pedindo que deverá ser revogada a decisão recorrida, devendo ser considerados procedentes todos os pedidos formulados pelas autoras na petição inicial. A parte contrária contra-alegou pugnando pela improcedência da revista e pela confirmação do acórdão da Relação. Colhidos os vistos, cumpre decidir. II - FUNDAMENTAÇÃO A) Fundamentação de facto Mostram-se provados os seguintes factos: 1. A primeira A., Jofebar, foi constituída em 1987 e dedica-se à actividade de serralharia civil, tornearia, ferraria e afins. 2. Até 2006, a primeira A. era uma sociedade por quotas, sob a firma “Serralharia Jofebar, Lda”. 3. Tendo-se, nessa altura, transformado em sociedade anónima, sob a actual firma “Jofebar, SA”. 4. A segunda A., onde a primeira A. possui uma participação de 80% do capital social, foi criada em 2008, está sediada na Suíça, em …, Genebra, e dedica-se à compra, venda, comercialização, principalmente de sistemas de portas e janelas, estruturas metálicas e/ou fachadas, bem como quaisquer outros materiais de construção. 5. O primeiro R. foi … da Serralharia Jofebar, Lda, entre …-09-1994 e 25-06-2006; accionista da Jofebar, S.A., entre …-05-2006 e até, pelo menos 31-05-2013; e ainda Presidente … desta sociedade, entre …-06-2006 e …-03-2013; foi também, … da Unlimited Perspective, S.A., entre …-03-2008 e …-03-2013 onde ocupou o cargo de Presidente …, entre …-03-2008 e …-03-2013. 6. A segunda R. é uma sociedade por quotas, constituída em 2013, dedicando-se à actividade de concepção, fabrico, montagem de todo o tipo de construção em alumínio e vidro, serralharias e caixilharia de aço e outros que sejam trabalhos de metalomecânica. 7. A segunda R. tem como administrador o primeiro R., com uma quota de 100% do seu capital social. 8. A segunda A. é titular da marca suíça n.º 576019, cujo pedido de registo foi apresentado junto do Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, em 15 de Maio de 2008, tendo sido concedido em 29 de agosto de 2008, para assinalar os seguintes produtos e serviços: “Class 6: Cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; goods of common metal not included in other classes; metallic building materials including Windows, doors, skylights, roller shutters, swing shutters, accessories and components for the aforesaid products included in this class; door handles, fastenings. Class 19: Non-metallic building materials including Windows, doors, skylights, roller shutters, swing shutters, accessories and components for the aforesaid products including in this class; coating for façades. Class 37: Construction services, repair services; installation services; installation of doors, windows; skylights, roller shutters, swing shutters, accessories and components for the aforesaid products.” 9. E é titular da marca comunitária n.º 6916555, cujo pedido de registo foi apresentado junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno, em 16 de Maio de 2008, tendo sido concedido em 21 de Junho de 2009, para assinalar os seguintes produtos e serviços: “6: Materiais de construção metálicos incluindo janelas, portas, clarabóias, persianas, portadas, acessórios e componentes para estes produtos incluídos nesta classe; puxadores de portas e fechos. 19: Materiais de construção não metálicos incluindo janelas, portas, clarabóias, persianas, portadas, acessórios e componentes para estes produtos não incluídos noutras classes; revestimento de fachadas”, sendo actualmente da titularidade da 1ª A. conforme resulta do site oficial da OHIM: https://oami.europa.eu., consultado em 11/06/2018. E, ambas têm a seguinte configuração e com a reivindicação das cores vermelho (Pantone 032CVC) e preto/cinzento (Pantone 432CVC) [[IMG:0]] 10. Não obstante a marca acima referida se encontrar registada desta forma, a mesma tem sido por várias vezes usada pelas AA. com uma pequena bandeira suíça integrada no ponto do sinal de exclamação e com o símbolo ®, conforme segue: PANORAMAH! ®. 11. O primeiro R. é titular do registo da marca nacional n.º 523562, OTIMAH!,cujo pedido de registo foi apresentado junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 27 de Dezembro de 2013, tendo sido concedido em 26 de Março de 2014, para assinalar os seguintes produtos e serviços: “Classe 06: alumínio; caixilhos de janelas metálicos; ferragens de janelas; janelas metálicas; manivelas de metal para janelas; portas de janelas metálicas; armações de portas metálicas [caixilhos]; caixilhos de estufas metálicos; caixilhos de janelas metálicos; caixilhos metálicos para construção; postigos (caixilhos) metálicos; portas de janelas metálicas; portas metálicas; materiais de construção metálicos. Classe 19: materiais de construção não metálicos; armações, caixilhos e estruturas de janelas, feitos em madeira; caixilhos [chassis] de janelas [não metálicos]; caixilhos de janelas com revestimento de alumínio; janelas não metálicas; portas de janelas não metálicas; persianas interiores não metálicas para janelas; portas não metálicas; portas de janelas não metálicas; caixilhos de portas [não metálicos]; armações de portas não metálicas; painéis de portas não metálicos; vidros para a construção [vidraças]; vidro para vidraças [com excepção do vidro para vidros de veículos]; vidro isolante [construção]; vidro de construção; vidro armado; vidraças [vidro de construção]. Classe 37: construção; colocação de vidro em conservatórios, janelas, portas e estufas; colocação e reparação de caixilhos de janelas; colocação de vidro isolante em conservatórios, janelas, portas e estufas; fornecimento de informações relativas aos serviços de limpeza de janelas; instalação de portas e janelas; instalação, manutenção e reparação de aparelhos automáticos para abertura e fecho de janelas semicirculares; instalação, manutenção e reparação de aparelhos automáticos para abrir e fechar janelas; instalação, manutenção e reparação de aparelhos automáticos para abrir e fechar janelas, janelas semicirculares, clarabóias e abas de ventilação; instalação, manutenção e reparação de aparelhos mecanicamente operado para abrir e fechar janelas, janelas semicirculares, clarabóias e abas de ventilação; instalação, manutenção e reparação de aparelhos operados mecanicamente operado para abrir e fechar janelas; instalação, manutenção e reparação de aparelhos operados mecanicamente para abrir e fechar janelas semicirculares; instalação de portas e janelas; colocação e reparação de caixilhos de portas.” 12. A segunda R. comercializa os seus produtos e presta os seus serviços, utilizando, para o efeito esta marca referida em 11. 13. A primeira A. explora comercialmente a referida marca PANORAMAH!. 14. Também a segunda A. se dedica à comercialização dos referidos produtos com a marca PANORAMAH!. 15. Actualmente, o principal vector gerador de negócios para as AA centra-se na exploração do mercado das caixilharias/janelas, através da utilização da marca PANORAMAH!. 16. Trata-se de janelas de aparência estética minimalista, procurando diminuir a percepção visual dos caixilhos e aumentar o plano de vidro, maximizando-se, assim, a transparência e vista para o exterior. 17. As AA. contam com vários projectos no seu portefólio, como sejam casas, apartamentos, escritórios, edifícios públicos, incluindo a Casa da Música, no Porto. 18. Os quais são referidos em revistas internacionais de arquitetura: Arquitectura Viva, AV Monografias, Casabella, El Croquis, On Diseño, Espaces Contemporains, GA Japan e Wallpaper. 19. As AA. dão, ainda, a conhecer a marca nos seus catálogos, nas fachadas dos seus estabelecimentos comerciais, nas suas carrinhas comerciais, bem como no site Web da Primeira Requerente (http://www.jofebar.com/client/skins/default.asp?idioma=1), no site Web desta marca (http://panoramah.com/) e no Facebook (https://www.facebook.com/panoramah.ch?fref=ts). 20. A “Jofebar”, S.A. elaborou um novo projecto que passou a ser identificado como “OPTIMAH!”, que consiste num sistema de fachada estrutural, ou seja, a uma fachada constituída apenas por janelas inteiras. 21. O qual teve como ponto de partida um projecto para o Edifício Jade, em Lisboa, com início em 2015 – aditamento – Cfr acórdão recorrido a fls 542. 22. Tal projecto, dentro da Jofebar, SA., foi designado por “OPTIMAH!”. 23. O produto que se designaria “OPTIMAH!” das AA., e de acordo com o jornal da “PANORAMAH!”, publicado em Julho de 2010, veio propor uma nova solução para o problema da ventilação dos edifícios de fachada contemporânea, criando um edifício que respira. 24. Inovando e optimizando soluções anteriores das AA. 25. O projecto deu origem a um protótipo, testado internamente na “Jofebar”, S.A., e externamente no laboratório “ITECONS – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção”. 26. Projecto este que acarretou, para as AA., custos de desenvolvimento. 27. Ainda com vista a implementar o dito produto “OPTIMAH!”, e para o desenvolvimento de outros projectos, as AA. contrataram, em 2009, a empresa Argentina Estúdio Marshall & Associado, especializada em soluções de fachada, para realizar o desenvolvimento da janela “OPTIMAH!”, tendo para tal pago o valor de €36.000,00. 28. E, em 2011, solicitaram a opinião de uma empresa suíça, igualmente especializada em soluções de fachada, “Félix Constructions”, S.A., a qual enviou um perito a Portugal. 29. A construção do edifício que justificava este tipo de produto inovador ficou parada, não tendo chegado a existir qualquer projecto edificado no qual haja sido aplicado o referido produto. 30. O próprio edifício Jade não passa, ainda hoje, de um mero projecto. 31. O desenvolvimento do produto das AA. foi suspenso. 32. Por esta razão e porque o registo das marcas caduca ao fim de 5 anos, as AA. não registaram, de imediato, a seu favor, a marca “OPTIMAH!” em Portugal e na Europa, o que implicaria custos. Não obstante, foram dados os primeiros passos tendentes à realização deste registo. 33. Internamente, o produto foi, desde o início, designado sempre como projecto “OPTIMAH!”, marca que as AA. pretendiam desenvolver. 34. Designação essa reconhecida por todos os envolvidos directamente no projecto no seio das sociedades AA. 35. Nos e-mails trocados na altura entre colaboradores da empresa “Jofebar”, S.A. escreveu-se, nomeadamente, o seguinte: E-mail de 04-08-2011, de BB para CC e DD, com conhecimento a EE (responsável pelo departamento de Investigação e Desenvolvimento): “…Foi criada uma nova referência (…) para o perfil simples da capa central dupla da serie Optimah.”; E-mail de 21-12-2011, de EE para FF: “Em anexo segue o pormenor da capa central dupla (da série OptimAH!) com as capas centrais normais da janela PanoramAH!”; E-mail de 06-04-2012 de EE para GG, HH e II, com conhecimento a JJ: “Abaixo, envio morada para entrega do protótipo da janela de guilhotina de fachada (OptimAH!)”; E-mail de 10-04-2012, de EE para GG: “Como combinado, em anexo, envio-lhe os desenhos dos pormenores do protótipo da janela OptimAH!, que irá ser ensaiada no ITeCons”; E-mail de 10-04-2012, de EE para KK, com conhecimento a LL: “Em anexo, envio os desenhos do protótipo da janela OptimAH!, que será ensaiada.”; E-mail de 12-04-2012, de EE para KK: “Como solicitado, em anexo, envio os desenhos do protótipo da janela Optimah!; E-mail de 19-04-2012, de EE para GG: “Conforme falado ontem, envio e-mail para relembrar que será necessário ir buscar a janela guilhotina OptimAH! ao laboratório ITeCons”; E-mail de 04-05-2012, de EE para KK, com conhecimento a LL: “Conforme solicitado, em anexo, envio desenho da janela guilhotina Optimah! (…)”; E-mail de 14-11-2012, de EE para CC, com conhecimento a MM: “Abaixo seguem as referências do perfil simples da capa central dupla (da série OptimAH!)”; E-mail de 03-01-2013, de EE para NN, com conhecimento a OO: “Este perfil pertence à série OptimAH!, mas tem vindo a ser usado na série PanoramAH! 36. No jornal da “PANORAMAH!”, de Agosto de 2013, na sua página 6, refere-se um produto “OPTIMAH!”, referindo-se a uma porta de alta segurança. 37. Existiu a intenção de proceder ao registo da marca “OPTIMAH!” a favor da primeira A., logo que o produto a que essa marca se destinava estivesse pronto para ser lançado no mercado, tendo, a propósito sido trocados os seguintes emails: E-mail de 05-05-2011, do colaborador das requerentes, PP, para QQ (administrador e diretor geral da Unlimited Perspective desde a sua fundação, em 2008, até 30-04-2012 e acionista da Unlimited Perspective, com 20% do capital social), com conhecimento a RR (administrador da Jofebar, SA, responsável pelo departamento financeiro) e ao Primeiro Requerido: «On doit registrer le nom “Optimah!” au INPI»; E-mail de 23-08-2011, de SS, em nome da A.G. DA CUNHA FERREIRA, LDA., Patents and Trademarks, Marcas e Patentes, para a Primeira Requerente: «(…) enviamos em anexo as facturas pro-forma relativas aos pedidos de registo a arca ”optimAH!” a nível comunitário, na Suíça e na Índia para podermos dar o devido andamento aos referidos pedidos de registo.»; E-mail de 26-03-2012, do colaborador das Requerentes, PP, para o Primeiro Requerido, na altura, ainda colaborador das Requerentes: «É necessário tomar uma decisão sobre a marca OptimAH! A continuação do registo tem custos importantes (…) e acho que devíamos ponderar se vale a pena investir na marca.”. 38. As AA. encontram-se actualmente quase em condições de dar por concluído o desenvolvimento do produto “OPTIMAH!” – suprimido – Cfr acórdão da Relação a fls 541. 39. Existe agora um projecto de grande dimensão, em que se propõe uma utilização de uma janela guilhotina adequada ao projecto “OPTIMAH!” -suprimido – Cfr acórdão da Relação a fls 541. 40. O primeiro R. acompanhou de muito perto todo o processo de desenvolvimento do produto e da marca “OPTIMAH!” da Jofebar, S.A., acima referidos, para o qual contribuiu activamente na qualidade de accionista e presidente do Conselho de Administração da mesma, na altura. 41. Nos últimos anos, os sócios da Jofebar, S.A. desentenderam-se, tendo o 1º R. saído da Jofebar por volta de Maio de 2013 e esta pagou-lhe €2.500.000,00 pela participação de 50% que detinha, através da sua holding Taxus, SGPS, SA, no capital da 1ª A. e na Victrocsa Portugal, SA., e tendo renunciado ao cargo de administrador. 42. O R prosseguiu a sua actividade empresarial no mesmo ramo das AA., designadamente através da “Ecosteel” Lda., da qual a 1ªA. foi sócia fundadora e tinha sido criada para ser complementar da Jofebar na área dos vidros. 43. A “Ecosteel”, Lda., tem como objecto social a concepção, fabrico e montagem de todo o tipo de construções de alumínio e vidro, serralharias e caixilharias de aço e outros que sejam trabalhos de metalomecânica. 44. Nos sites: http://www.edilportale.com/aziende/otimah!_582472.html e em http://www.archilovers.com/teams/582472/otimah.html#references encontrava-se indicado a morada da segunda A. (ch. philibert-de-sauvage, 37, 1219 Châtelaine). 45. Bem como o e-mail pessoal do R. 46. Após o registo da marca “OTIMAH!” pelo primeiro R., os RR desencadearam uma campanha publicitária e comercial com a marca “OTIMAH!”. 47. A edição de Outubro/Novembro de 2014 da revista francesa Artravel, inclui um artigo sobre a “OTIMAH!” (“Otimah – Une fenêtre sur le monde – Loin des cadres traditionnels, AA imagine la fenêtre de demain en tirant le meilleur des technologies d’aujourd’hui”), e incluindo fotografias com janelas “PANORAMAH!”. 48. Foram enviados à Primeira Requerente, os seguintes emails, ente o mais, com a seguinte redação: E-mail de 29-01-2015, de TT, da Sisteec / Plygemwindows (…), para UU, ex-colaborador da Jofebar, S.A. que, entretanto, foi para a Ecosteel, Lda., tendo tal e-mail, todavia, sido enviado para o seu endereço de e-mail na Jofebar, S.A. : “(…) I’m sending you The pictures of OTIMAH you saw at the Show”. E-mail de 27-03-2015, de TT para UU, tendo esse e-mail sido enviado tanto para o seu endereço electrónico na Ecosteel, como para o e-mail da Jofebar: “Hola UU (…) hoy hable com Mark. Primero quiere saber como vas con el sistema OTIMAH para las pruebas. / También platicamos sobre la feria AIA que será en mayo, ya no pusimos de acuerdo para vernos allá y platicar mas sobre las oportunidades para OTIMAH en Estados Unidos y Canadá.”. 49. A “Jofebar” S.A. é, uma empresa conhecida e reputada no mercado deste tipo de produtos. 50. Num e-mail de 24-11-2014, enviado por UU, para Arq. VV, escreve-se o seguinte: «Me dirijo a usted por intermedio del Arq. XX con quien ya ententé trabajar cuando estaba en Jofebar con las anteriores carpinterias de anoramah pero por razione de precio no llegamos a concretar nada. / Ahora estoy en otra empresa con mi socio que hay salido de Jofebar y tengo un nuevo producto, se llama OTIMAH! y es la evolución del sistema Panoramah (…). Mi intención es promover este producto en Chile y me gostaria saber se está interesado en colaborar de alguna manera con nosotros pués podriamos hacer una parceria con una empresa local para hacer el montaje y así bajar costes finales del producto. / Aprovecho la oportunidad para enviarle un pequeño catalogo del producto OTIMAH! y algunas fotos de una obra que estamos a punto de terminar com estas carpinterias.». 51. Num catálogo referido como sendo da “OTIMAH!” utilizado no mercado francês, pode-se ler: «(…) créateur du système PANORAMAH! (2008), AA développe et présente cette année sur le marché la marque et le nouveau système OTIMAH!». 52. Nesse mesmo catálogo, consta: «Fondateur et dirigeant de la compagnie JOFEBAR, depuis plus de 25 ans, AA se demarque par son esprit pionnier et visionnaire». 53. No catálogo primavera/verão 2015 da referente à “OTIMAH!” (“Otimah! exclusivement 01, spring & summer 2015”): «C’est surtout notre intervention sur la Maison de la Musique de Porto qui nous a apporté une notoriété dans le monde de la métallerie. (…) Le point d’orgue de tous ces travaux a été d’allier aluminium et verre dans cette architecture futuriste. (…) C’est la création d’un vitrage de 38mm (devenu aujourd’hui le standard de la menuiserie) qui a motivé le développement de Panoramah! (…) C’est grâce à toutes ces expériences que j’ai eu, tous ces projets dans lesquels j’ai été associé, que j’ai naturellement voulu créer une nouvelle évolution produit. (…) Ce produit a été crée pour répondre aux exigences toujours plus grandes des architectes. Aujourd’hui, le produit OTIMAH! reprend et combine le meilleur de la menuiserie minimaliste pour allier esthétique, technologie, sécurité et confort. (…) avec OTIMAH!, la menuiserie est totalement intégrée dans le bâti, ce qui permet d’obtenir un affleurement du cadre au ras du sol et de toute la périphérie de la baie. Cette menuiserie minimaliste offre une continuité parfaite entre intérieur et extérieur.». 54. No mencionado catálogo primavera/verão 2015 “OTIMAH!” (“Otimah! exclusivement 01, spring & summer 2015”) é utilizada na sua capa, a foto de uma obra da primeira Requerente no Museu de Foz Côa. 55. Neste catálogo, escreve-se sobre um novo tipo de janela designado “Otimah! Spin”. 56. No referido catálogo “Otimah!” utilizado em França, estão inseridas várias fotos. 57. No catálogo referente à “Otimah!” usado em Espanha, na sua página 2, existe uma fotografia. 58. No site http://www.otimah.com/, no separador “System”, em “Opening Systems”, são utlizadas fotos de obras. 59. Na revista A. MAG, o 1º R. faz reportagem às obras Panoramah, sem fazer menção à marca. 60. Na 2ª parte da revista faz menção aos produtos OPTIMAH! 61. No dia 22 de Abril de 2015 a 2ª A. deu entrada no INPI a um pedido de registo da marca nacional n.º 546385 OPTIMA!, para as classes 6, 19 e 37 da Classificação de Nice. 62. Por decisão deste Tribunal datada de 11/02/2016 os RR foram proibidos de usar a marca OPTIMA! nas suas actividades comerciais ou industriais bem como em publicidade ou divulgação da mesma de qualquer tipo. 63. Foram ainda condenados a pagar por cada dia de violação da proibição imposta, após o decurso de 90 dias da data da prolação da sentença, €500,00. 64. Tal decisão foi confirmada por Acórdão da Relação de Lisboa. 65. A 19/02/2016 o 1º R. pediu ao INPI o registo da marca nº 560596 OTIIMA much more than a window”, a qual se encontra em estudo. 66. Os RR publicaram um vídeo em que descrevem a transformação da palavra OTIMAH! em OTIIMA, através da queda do H e da bandeira suíça agregada à base do ponto de exclamação e a transformação desse ponto em I, que se desloca para junto do outro I’’ – nova redacção dada pelo acórdão da Relação – Fls 543. 67. A Ecosteel foi criada em Janeiro de 2013 e tinha 3 sócios: Jofebar, New Concept e Metaloviana. 68. Em Dezembro de 2013 a Jofebar saiu do capital da Ecosteel. 69. O R. era o gerente da Ecosteel antes e após a saída da Jofebar do capital social. 70. Após saída da Jofebar, houve manutenção dos contratos entre A. e R. 71. Em 2014 A. e R. tinham em parceria as obras do Terminal de Cruzeiros de Leixões – APDL, e do Edificio La Rioja II – Aransa, no Porto, sendo a Ecosteel a subempreiteira da Jofebar, a quem tinham sido adjudicadas ambas as obras. 72. As obras terminaram em Junho de 2014. 73. A obra do edifício Ribamar foi adjudicado à Ecosteel e esta subcontratou a Jofebar para proceder à empreitada das caixilharias minimalistas. 74. A Jofebar apenas fez o andar modelo e saiu da obra. 75.Nessa sequência a Ecosteel viu-se na necessidade de começar a produzir caixilharias minimalistas, tendo-o feito para a obra em curso. 76. Os caixilhos das marcas Panoramah! e Optimah! destinam-se a serem colocados em edifícios e casas. 77. Os caixilhos Panoramah! e Optimah! são adquiridos ao fabricante. 78. São os engenheiros e os arquitectos quem geralmente prescrevem a aplicação deste tipo de caixilharia. Factos aditados pelo acórdão da Relação – fls 542. 79. «No prefácio do livro “BUILDING VIEWS Jofebar/ PanoramAH!”, editado por Carlos Machado e Moura e publicado em 2017 pelo “Circo de Ideias” (cópia com tradução anexa à contestação, como doc. nº 1) — afirma-se o seguinte (na p. 19): “Concentração num único produto Ao longo da sua história, a Jofebar focou-se na criação de uma família de produtos complementares, diversificando e multiplicando a sua gama em várias áreas de negócio e em diversas marcas de sistemas de caixilharia. Estes incluem o desenvolvimento da OptimAH!, uma solução de fachada de guilhotina desenvolvida em conjunto com um especialista em fachadas, que é o primeiro produto criado pela Jofebar com um gabinete externo. Contudo, a experiência de anos recentes levou a empresa a combater esta dispersão e concentrar toda a sua atenção num único produto de excelência. Em consequência, o desenvolvimento da marca PanoramAH! representa hoje o núcleo do desenvolvimento da empresa, o qual é complementado pela dedicação a uma série de actividades culturais”. «Esta obra foi patrocinada pela JOFEBAR, constando da respectiva ficha técnica que a mesma é co-titular dos respectivos direitos de autor, que a coordenação e revisão de provas foram efectuadas por um seu alto responsável (a testemunha ZZ), sendo que o prefácio do livro foi escrito pelo seu presidente do Conselho de Administração, AAA. (art. 76)». 80. Pelo menos em finais de 2012, o projecto OPTIMAH! foi definitivamente abandonado pelos responsáveis da JOFEBAR. 81. Quando, em 27.12.2013, o 1.º Réu pediu o registo da marca n.º 5523562 aquele projecto OPTIMAH! já não existia. 82. As marcas dos AA. e dos RR. não se destinam a assinalar um tipo de caixilhos e de janelas correntes ou banais, que se compram em armazéns ou grandes superfícies, não havendo lugar à sua venda a retalho; 83. Os produtos a que as mesmas visam assinalar são produtos sofisticados, feitos por encomenda, mediante prescrição de profissionais qualificados, normalmente arquitectos ou engenheiros civis, profissionais que sabem quais são os produtos e as marcas existentes no mercado e como distingui-los. 84. Tais produtos são comprados, por regra, directamente ao fabricante. B) Fundamentação de direito A questão colocada e que este tribunal deve decidir, nos termos dos artigos 663º nº 2, 608º nº 2, 635º nº 4 e 639º nºs 1 e 2 do novo Código de Processo Civil, tendo em atenção os factos provados de acordo com as alterações e os aditamento constantes do acórdão da Relação de Lisboa, consiste em saber se existe confundibilidade da marca nacional dos réus, OTIMAH nº 532562, registada em 26.03.2014, com a marca comunitária PANORAMAH registada pela primeira autora em 21.06.2009, sob o nº 6916555. Cumpre decidir. A marca da titularidade das autoras tem registo anterior e há afinidade de produtos entre as marcas em confronto. A marca PANORAMAH assinala produtos das classes 6 e 19 (facto provado nº 9) e a marca OTIMAH assinala produtos das classes 6, 19 e 17 (facto provado nº11). A questão que importa decidir consiste em saber se a marca dos réus OTIMAH, atendendo às características dos sinais em conflito, são imitação da marca da autora PANORAMAH e que, por isso mesmo, induz o consumidor em erro ou confusão, ou indevida associação entre a marca das autoras, anteriormente registadas. Vejamos os normativos aplicáveis no âmbito do Código da Propriedade Industrial (CPI) de 2003[1], em vigor à data da entrada da petição inicial em juízo (05.08.2017). Artº 258º (Direitos conferidos pelo registo) O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor. O artº 245º (Conceito de imitação ou de usurpação) preceitua o seguinte: 1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. 2 - Para os efeitos da alínea b) do nº 1: a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins; b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins. 3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada. A marca, segundo estipula o artigo 222º nº 1 do CPI, “ pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor. Ora, segundo o critério de apreciação sintetizado pelo Acórdão do STJ de 17.5.1960, in BPI, n° 10/1960, pág. 1610: " Aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas. Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro". “Sendo a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar‑se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender‑se, não a reproduz perfeitamente, limita‑se a imitá‑la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação"[2]. A primeira conclusão a retirar dos preceitos legais acima é a de que a marca tem de ser nova. Essa novidade não implica que seja inédita. A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, isto é, que o sinal não esteja a ser empregue como marca na mesma actividade. São dois, portanto, os requisitos que excluem a novidade da marca: um dos quais se reporta aos sinais em confronto e o outro aos produtos ou serviços a que se destinam. No que toca ao primeiro dos requisitos indicados, exige a lei que os sinais em confronto sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor. Se os sinais em confronto são idênticos, não se suscitam dificuldades práticas no que toca à aplicação da lei. Dificuldades surgem já quando haja que definir se, no confronto entre dois sinais, existe, ou não, semelhança susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado. O Código actual (como o anterior) dá-nos a definição de imitação. Segundo essa definição, para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto. A comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro. É que o consumidor médio quase nunca se defronta com dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva. Se os dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam, ao passo que, quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam. Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se á comparação entre marcas. Daí que a imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente. Daí também que, quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia. De acordo com o artº 245º do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto. Esse consumidor é o consumidor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado. Para definir o consumidor médio, importa ter em conta entre outros factores, o produto ou produtos em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados. Há que cotejar as marcas em causa, à luz dos critérios expostos. No caso dos autos não há dúvidas quanto à anterioridade ou prioridade da marca da autora. Autoras e rés, perante a similitude do negócio desenvolvido, concorrem no mercado de construção, (materiais metálicos e não metálicos). Como diz a Relação, em notável síntese e com acerto no caso em apreço, ambos os sinais em confronto são mistos, ou seja, compostos por elementos verbais ou nominativos e elementos gráficos ou desenhísticos. O ponto de encontro entre os referidos sinais é que todos contêm a expressão "MAH!", sendo a reprodução sonora e visual igual em ambos os sinais nesta parte. É certo que a marca das autoras contem ainda a expressão "unlimited perspectives”, mas estas expressões não têm qualquer impacto no conjunto do sinal, não só pela sua absoluta falta de destaque no sinal como por ser uma frase completamente descritiva e publicitária. Com efeito, qualquer consumidor que se refira à marca referirá apenas "PANORAMAH!" e nunca a parte descritiva da marca. O mesmo se diga da circunstância da marca dos réus ter uma pequeníssima bandeira da suíça, que quase passa completamente despercebida, uma vez que tal apenas poderá indiciar que existe alguma qualquer ligação da marca com aquele país. Há afinidade na circunstância de em ambas as marcas se utilizar um ponto de exclamação e terminarem com 2 letras vermelhas. Diferem, no entanto, e desde logo na parte verbal: realmente enquanto a marca das autoras tem o radical PANORA o radical do sinal das rés é OTI. Por outro lado, há pequenas diferenças de estilo das letras utilizadas, mas insignificantes. O que sobretudo releva no conjunto da marca é a primeira parte da palavra que a compõe, é o radical e não o afixo. Por isso, não há qualquer risco de associação entre as marcas até porque dirigidas a consumidores especializados os quais não é verosímil, desde que informados e atentos, como se exige a qualquer profissional competente, que tomem uma marca por outra ou confundam os produtos que assinalam. Por conseguinte, podemos concluir que o uso pelos réus da expressão OTIMAH no mercado da construção civil não provoca risco de confusão junto do consumidor, nem viola a função da marca nas suas três vertentes: (i) função distintiva; (ii) função publicitária; e (iii) a (substancial) função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, aquela que permite ao consumidor, confiadamente, associar um determinado produto a uma determinada origem empresarial, através da marca que aquele ostenta. Quanto à alegada concorrência desleal, não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal. Podemos, assim, concluir que a marca das autoras (PANORAMAH!), não foi imitada pela marca dos réus (OTIMAH), mantendo-se decidido no acórdão da Relação. ** Quanto à má-fé assacada aos réus, alegam as autoras e recorrentes que o réu José Maria Ferreira se aproveitou do conhecimento privilegiado de que a autora Jofebar ainda não tinha registado a seu favor a marca original “OPTIMAH!” e, com manifesta má fé, apropriou-se para si dos direitos de exclusivo sobre um símbolo, facilmente associável à marca “PANORAMAH!”, que bem sabia não lhe pertencer. Cumpre decidir. Nos termos do nº 4 do artigo 266º do Código da Propriedade Industrial de 2003, “as acções de anulação devem ser propostas no prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do direito de pedir a anulação da marca registada de má fé que é imprescritível”. Segundo Luís Couto Gonçalves[3], a má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando “o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro”. E como sublinha Carlos Olavo[4], não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado. A marca original “OPTIMAH!” era um projecto da autora Jofebar, SA que nunca passou disso mesmo, um projecto que foi suspenso, definitivamente abandonado em finais de 2012 pelos responsáveis da autora Jofebar e nunca registado a favor da autora (Cfr factos provados nº 31, 32 e 80). Mais se provou que, quando, em 27.12.2013, o 1º réu pediu o registo da marca nº 5523562, aquele projecto “OPTIMAH!” já não existia. Podemos já concluir que não existe qualquer má fé subjectiva que possa ser assacada aos réus. Efectivamente, uma vez que neste caso não existiu qualquer uso da marca em data anterior à do pedido de registo da marca nº 523562, “OTIMAH!”, apresentado em 27.12.2013 e concedida em 26.03.2014 (Facto provado nº 11), nunca poderia aquela marca ser invocada para demonstrar a má-fé do requerente do registo desta. E a circunstância de as autoras terem conjecturado, no passado, usar e proteger a marca OPTIMAH, sem o terem feito, não constituía fundamento de eventual anulação da marca nº 523562, não se mostrando relevante para os efeitos pretendidos pelas recorrentes. Nestes termos, improcedem as conclusões das alegações das recorrentes. SUMÁRIO (i) - Os requisitos previstos no artigo 245º nº 1 do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos. (ii) - A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor. (iii) - A imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente. (iv) - Não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal. (v) - A má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro. (vi) - Não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado. III - DECISÃO Atento o exposto, nega-se provimento à revista e confirma-se o acórdão recorrido. Custas pelas recorrentes. Lisboa, 12.11.2020 Ilídio Sacarrão Martins (Relator) Nuno Manuel Pinto Oliveira Ferreira Lopes __________ [1] DL nº 36/2003, de 5 de Março, posteriormente revogado pelo artigo 14º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro. [2] Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, pág. 396. [3] Manual de Direito Industrial, 5ª ed., 2014, pág. 316. [4] Propriedade Industrial, vol I, p. 121.

Sumário

I- Os requisitos previstos no art. 245.º, n.º 1, do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos.

II- A função primordial da marca consiste em distinguir entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor.

III- A imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente.

IV- Não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal.

V- A má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro.

VI- Não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.

Texto Integral

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

I- RELATÓRIO

Jofebar S.A. e Unlimited Perspective, S.A. intentaram acção declarativa com processo comum, contra AA e Ecosteel, SA pedindo que:

a) Seja declarado nulo ou anulado o registo da marca nacional nº 523562 “OTIMAH”.

b) Os RR sejam condenados a abster-se de usar, nas formas em que o têm vindo a fazer ou por quaisquer outras em tudo semelhantes, a expressão OTIMAH, como marca para os produtos e serviços para os quais ela se encontra actualmente registada ou para produtos e serviços afins ou similares,

c) Devendo tal proibição ser absoluta e independente da adição ou da alteração de quaisquer elementos nominativos, gráficos, de “lettering” ou outros, que não modifiquem a sua identidade distintiva e afastem o risco de confusão ou associação.

d) Os RR serem condenados a absterem-se, em geral, da prática de quaisquer actos que sejam susceptíveis de gerar confusão ou associação entre os seus produtos e serviços e os produtos e serviços das autoras, bem como entre as respectivas empresas.

e) Proceder ao pagamento solidário da sanção pecuniária compulsória em que foram condenados no âmbito do procedimento cautelar apenso, atenta a violação da proibição do uso da marca OTIMAH a partir de 10 de Março de 2016 e até à comprovação da integral cessação do uso comercial da sua “variante” não registada e sem carácter distintivo “OTIIMA”.

f) Proceder ao pagamento solidário de uma sanção pecuniária compulsória, de valor não inferior a €1.000,00 por cada dia de infracção, destinada a assegurar a execução da sentença que vier a ser proferida nos presentes autos.

Alegaram em síntese, que o 1º réu foi administrador das AA. A segunda autora é titular de uma marca nº 576019 Suíça caracterizada pela expressão “PANORAMAH!”; a primeira A. é titular da marca da EU nº 6916555 caracterizada pela expressão “PANORAMAH!”. Estas marcas têm sido usadas com o acrescento de uma pequena bandeira da Suíça, integrada no ponto do sinal de exclamação. O primeiro R. registou uma marca nacional nº 523562 com a expressão “OTIMAH!”. A segunda R. comercializa os produtos com esta marca. A A. vinha a desenvolver um projecto e produto que passou a ser identificado como janela “OPTIMAH!; era intenção registar futuramente esta expressão como marca resultante desse projecto. O R. conhecia o projecto e essa intenção de registo. Tentando associar ambas as marcas e induzir confusão no consumidor entre elas, os RR. apresentam produtos da A. nas suas divulgações, sem mencionarem a sua marca.

Os réus contestaram, alegando, em síntese, que o 1º R. pediu o registo da marca nº 523562 OTIMAH! em 27/12/2013, quando o projecto já não existia. A A. tem hoje um único produto de excelência da marca PANORAMAH!. Nenhuma das marcas em causa se destina a assinalar caixilhos e janelas correntes e banais que se comprem em armazéns ou grandes superfícies, pelo que nem sequer há risco de confusão nos pontos de venda. Os profissionais qualificados (arquitectos e engenheiros civis) sabem quais são os produtos e as marcas existentes. A semelhança dos produtos é natural, pois trata-se de caixilharias minimalistas, com escassos elementos estéticos diferenciadores; é legitimo que o R. aluda ao seu passado pessoal e profissional, designadamente à sua intervenção na Casa da Música do Porto e ao facto de ter sido o criador do sistema PANORAMAH!, assim como ao facto de ter sido fundador e administrador da Jofebar.

Não desobedeceu à ordem cautelar, pois alterou a marca OTIMAH! Pela OTIIMA much more Than a Window.

Concluem pela improcedência da acção.

Foi proferida sentença em 27.06.2018 que julgou procedente a acção e, em consequência:

a) Anulou o registo da marca nacional n.º 523562.

b) Condenou os réus a se abster de usar ou comercializar, por si ou por interposta pessoa, os produtos e serviços da classes 6, 19 e 37 enunciados nos factos 8 e 9 supra, ou outros idênticos, sob a marca ou outra qualquer susceptível de gerar confusão ou poder ser associada a OTIMAH!, devendo estas obrigações serem cumpridas no prazo de 30 dias a contar da notificação desta sentença.

c) Condenou os réus a pagar uma sanção pecuniária compulsória no montante de €1.000,00 (mil euros), por cada dia de incumprimento da proibição imposta em b).

Os réus interpuseram recurso e a Relação, por acórdão de 07.02.2019, ordenou a repetição do julgamento para conhecimento da matéria dos artigos 38 a 43, 49 a 52, 55 a 59, 64 a 76 e 97 a 106 da contestação.

Após novo julgamento, em 10.07.2019, foi proferida decisão em tudo idêntica à anterior.

Os réus interpuseram novo recurso e a Relação, por acórdão de 27.02.2020, julgou procedente o recurso, revogando a sentença recorrida, substituindo-a por outra que absolveu os réus dos pedidos.

Não se conformando com tal acórdão, os autores recorreram de revista, tendo formulado as seguintes CONCLUSÕES:

A) Salvo o devido respeito, o tribunal ad quem fez um errado enquadramento dos factos dados como provados e não fez uma correcta e infundada aplicação das normas jurídicas aqui aplicáveis.

B) A presente ação tem como fundamento a invalidade do registo da marca nacional n.º 523562 OTIMAH! não só porque tal registo foi solicitado de má-fé, em concorrência desleal, ou em abuso do direito por parte do réu AA, mas também porque tal registo é susceptível de provocar risco de confusão ou risco de associação com a mesma marca, produtos, serviços ou empresas das autoras.

C) Ficou provado que o primeiro réu, requerente e titular do registo da marca nº 523562 OTIMAH!, exerceu, até 31 de Março de 2013, vários cargos de gerência e administração das empresas autoras e só saiu efetivamente da Jofebar (primeira autora) escassos 7 meses antes de requerer o registo da marca ora impugnada (27/12/2013) a seu favor.

D) Ficou igualmente provado que este réu participou activamente na criação e desenvolvimento do símbolo original “OPTIMAH!” que Autora pretendia registar como marca para produtos e que este sinal foi profusamente divulgado internamente no âmbito das empresas das Autoras.

E) Ficou, também, demonstrado que o réu AA, depois de registar a marca a seu favor, fez uma ampla divulgação publicitária dessa mesma marca para produtos e serviços vendidos e prestados pela JOFEBAR, utilizando, sem autorização, fotos e imagens de obras realizadas ou fornecidas pelas autoras e múltiplas referências à sua marca “Panoramah!”, com a consequência do estabelecimento de uma associação objectiva com as autoras e com o aproveitamento da sua reputação, conhecimento e prestígio no mercado (má-fé objectiva).

F) Este réu aproveitou-se do conhecimento privilegiado de que a JOFEBAR ainda não tinha registado a seu favor a referida marca original e, com manifesta má-fé subjectiva, apropriou-se para si dos direitos de exclusivo sobre um símbolo, facilmente associável à marca “Panoramah!”, que bem sabia não lhe pertencer.

G) Violando, assim, entre outros, o disposto no artº 33º, nº 1 a) CPI 2018 e no

artº 34º, nº 1 a) CPI 2003).

H) E actuando em clara concorrência desleal, fundamento de anulabilidade do respectivo registo de marca, nos termos do artº 239º, nº 1 e), ex vi artº 266º, nº 1, do CPI 2003, aplicável à data dos factos.

I) Mesmo que assistisse algum “direito” ao primeiro réu – o que não se concede –, sempre a sua actuação de claro aproveitamento configuraria um comportamento abusivo nos termos e com os efeitos previstos no artº 334º do Código Civil.

J) Por outro lado, importa realçar que o facto das autoras terem (como foi dado como provado) abandonado o “projecto” (sic!) em que se inseria o produto a que a marca “OPTIMAH!” se destinava e onde o referido “projecto” foi buscar o seu nome, não nos permite concluir que os réus tenham logrado provar que as autoras perdeu o interesse ou “abandonaram” a sua marca “OPTIMAH!” para todos e quaisquer produtos ou serviços da sua produção ou produtos vindouros.

K) A marca “OTIMAH!”, conquanto utilizada por terceiro não autorizado pela autora JOFEBAR, para o mesmo tipo de produtos ou para produtos afins ou similares, é apta a criar um risco de confusão e/ou um risco de associação no mercado com a marca comunitária anteriormente registada sob o n.º 6916555 “PANORAMAH!” da primeira autora.

L) O acórdão recorrido se, por um lado, dá como provado que os engenheiros e arquitectos, pessoas especializadas, são quem faz a prescrição dos produtos assinalados pelas marcas em confronto, por outro lado conclui que, afinal, estes mesmos engenheiros e arquitectos são, eles próprios, os consumidores desses produtos.

M) Mas, como é evidente, são os donos das obras, quer elas sejam grandes edifícios ou pequenas vivendas que os adquirem e consomem. Não os arquitectos ou engenheiros, que simplesmente os prescrevem ou recomendam, como fazem, p. ex., os médicos em relação aos medicamentos. Os prescritores de um produto ou serviço não se podem confundir, por definição, com os consumidores a quem aqueles prescrevem esses produtos ou serviços.

A existirem, são necessariamente pessoas diferentes.

N) Tomando em consideração os produtos para os quais as marcas são utilizadas, é importante referir que o risco de confusão ou de associação tem de atender aos produtos e serviços que constam dos respectivos registos e devem ser analisados numa perspectiva actual e potencial.

O) É há muito pacífico na doutrina e na jurisprudência que, mesmo quando existe um prescritor e o produto prescrito é tão específico e especializado, o critério para aferir do risco de confusão ou de associação em matéria de marcas é o do consumidor médio do produto ou serviço marcado, que, no caso mais “radical” que se conhece, o dos medicamentos, é o critério do paciente médio que toma o medicamento em causa. Não o critério do médico que o receita!

P) A criativa e peculiar marca OPTIMAH! ou OTIMAH!, quando usada por terceiros concorrentes das autoras, suscita inevitavelmente no mercado um risco de confusão com a marca PANORAMAH! da autora ou, no mínimo, um risco de associação com dita marca, ou com os produtos e as empresas de ambas as autoras, o que não é desejável nem permitido, entre outros, pelos art.ºs 239º ex vi artº 266º, nº 1, e 317º, nº 1 a) do CPI 2003 (hoje, artºs 232º, nº 1 a) e b), ex vi artº 260º, nº 1 e 311º, nº 1 a) do CPI 2018), bem como pelos artºs 8º e 60º do Regulamento (UE) 2017/1001, de 14.06.2017, correspondentes aos artºs 8º e 53º do Regulamento (CE) nº 207/2009, de 26.02.2009, directamente aplicáveis ao caso dos autos.

Q) Considerando a oferta do mesmo tipo de produtos pelas autoras e pelos réus, o facto de ambos utilizarem os símbolos em causa no seu comércio, isto é, as autoras a marca “PANORAMAH!” e a ré a marca “OTIMAH!”, facilmente se concluirá pela séria possibilidade de confusão aos olhos de um consumidor médio desses produtos (e até dos seus eventuais prescritores mais atentos).

R) Assim, deverá revogar-se a decisão adotada pelo Tribunal da Relação, mantendo-se integralmente a decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual que julgou procedente o pedido de anulação do registo da marca nacional nº 523562 “OTIMAH!” do Primeiro réu, por este sinal ser confundível com as marcas utilizadas pelas autoras.

Termina, pedindo que deverá ser revogada a decisão recorrida, devendo ser considerados procedentes todos os pedidos formulados pelas autoras na petição inicial.

A parte contrária contra-alegou pugnando pela improcedência da revista e pela confirmação do acórdão da Relação.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

II- FUNDAMENTAÇÃO

A) Fundamentação de facto

Mostram-se provados os seguintes factos:

1. A primeira A., Jofebar, foi constituída em 1987 e dedica-se à actividade de serralharia civil, tornearia, ferraria e afins.

2. Até 2006, a primeira A. era uma sociedade por quotas, sob a firma “Serralharia Jofebar, Lda”.

3. Tendo-se, nessa altura, transformado em sociedade anónima, sob a actual firma “Jofebar, SA”.

4. A segunda A., onde a primeira A. possui uma participação de 80% do capital social, foi criada em 2008, está sediada na Suíça, em …, Genebra, e dedica-se à compra, venda, comercialização, principalmente de sistemas de portas e janelas, estruturas metálicas e/ou fachadas, bem como quaisquer outros materiais de construção.

5. O primeiro R. foi … da Serralharia Jofebar, Lda, entre …-09-1994 e 25-06-2006; accionista da Jofebar, S.A., entre …-05-2006 e até, pelo menos 31-05-2013; e ainda Presidente … desta sociedade, entre …-06-2006 e …-03-2013; foi também, … da Unlimited Perspective, S.A., entre …-03-2008 e …-03-2013 onde ocupou o cargo de Presidente …, entre …-03-2008 e …-03-2013.

6. A segunda R. é uma sociedade por quotas, constituída em 2013, dedicando-se à actividade de concepção, fabrico, montagem de todo o tipo de construção em alumínio e vidro, serralharias e caixilharia de aço e outros que sejam trabalhos de metalomecânica.

7. A segunda R. tem como administrador o primeiro R., com uma quota de 100% do seu capital social.

8. A segunda A. é titular da marca suíça n.º 576019, cujo pedido de registo foi apresentado junto do Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, em 15 de Maio de 2008, tendo sido concedido em 29 de agosto de 2008, para assinalar os seguintes produtos e serviços: “Class 6: Cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; goods of common metal not included in other classes; metallic building materials including Windows, doors, skylights, roller shutters, swing shutters, accessories and components for the aforesaid products included in this class; door handles, fastenings. Class 19: Non-metallic building materials including Windows, doors, skylights, roller shutters, swing shutters, accessories and components for the aforesaid products including in this class; coating for façades. Class 37: Construction services, repair services; installation services; installation of doors, windows; skylights, roller shutters, swing shutters, accessories and components for the aforesaid products.”

9. E é titular da marca comunitária n.º 6916555, cujo pedido de registo foi apresentado junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno, em 16 de Maio de 2008, tendo sido concedido em 21 de Junho de 2009, para assinalar os seguintes produtos e serviços: “6: Materiais de construção metálicos incluindo janelas, portas, clarabóias, persianas, portadas, acessórios e componentes para estes produtos incluídos nesta classe; puxadores de portas e fechos. 19: Materiais de construção não metálicos incluindo janelas, portas, clarabóias, persianas, portadas, acessórios e componentes para estes produtos não incluídos noutras classes; revestimento de fachadas”, sendo actualmente da titularidade da 1ª A. conforme resulta do site oficial da OHIM: https://oami.europa.eu., consultado em 11/06/2018. E, ambas têm a seguinte configuração e com a reivindicação das cores vermelho (Pantone 032CVC) e preto/cinzento (Pantone 432CVC)

10. Não obstante a marca acima referida se encontrar registada desta forma, a mesma tem sido por várias vezes usada pelas AA. com uma pequena bandeira suíça integrada no ponto do sinal de exclamação e com o símbolo ®, conforme segue: PANORAMAH! ®.

11. O primeiro R. é titular do registo da marca nacional n.º 523562, OTIMAH!,cujo pedido de registo foi apresentado junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 27 de Dezembro de 2013, tendo sido concedido em 26 de Março de 2014, para assinalar os seguintes produtos e serviços: “Classe 06: alumínio; caixilhos de janelas metálicos; ferragens de janelas; janelas metálicas; manivelas de metal para janelas; portas de janelas metálicas; armações de portas metálicas [caixilhos]; caixilhos de estufas metálicos; caixilhos de janelas metálicos; caixilhos metálicos para construção; postigos (caixilhos) metálicos; portas de janelas metálicas; portas metálicas; materiais de construção metálicos. Classe 19: materiais de construção não metálicos; armações, caixilhos e estruturas de janelas, feitos em madeira; caixilhos [chassis] de janelas [não metálicos]; caixilhos de janelas com revestimento de alumínio; janelas não metálicas; portas de janelas não metálicas; persianas interiores não metálicas para janelas; portas não metálicas; portas de janelas não metálicas; caixilhos de portas [não metálicos]; armações de portas não metálicas; painéis de portas não metálicos; vidros para a construção [vidraças]; vidro para vidraças [com excepção do vidro para vidros de veículos]; vidro isolante [construção]; vidro de construção; vidro armado; vidraças [vidro de construção]. Classe 37: construção; colocação de vidro em conservatórios, janelas, portas e estufas; colocação e reparação de caixilhos de janelas; colocação de vidro isolante em conservatórios, janelas, portas e estufas; fornecimento de informações relativas aos serviços de limpeza de janelas; instalação de portas e janelas; instalação, manutenção e reparação de aparelhos automáticos para abertura e fecho de janelas semicirculares; instalação, manutenção e reparação de aparelhos automáticos para abrir e fechar janelas; instalação, manutenção e reparação de aparelhos automáticos para abrir e fechar janelas, janelas semicirculares, clarabóias e abas de ventilação; instalação, manutenção e reparação de aparelhos mecanicamente operado para abrir e fechar janelas, janelas semicirculares, clarabóias e abas de ventilação; instalação, manutenção e reparação de aparelhos operados mecanicamente operado para abrir e fechar janelas; instalação, manutenção e reparação de aparelhos operados mecanicamente para abrir e fechar janelas semicirculares; instalação de portas e janelas; colocação e reparação de caixilhos de portas.”

12. A segunda R. comercializa os seus produtos e presta os seus serviços, utilizando, para o efeito esta marca referida em 11.

13. A primeira A. explora comercialmente a referida marca PANORAMAH!.

14. Também a segunda A. se dedica à comercialização dos referidos produtos com a marca PANORAMAH!.

15. Actualmente, o principal vector gerador de negócios para as AA centra-se na exploração do mercado das caixilharias/janelas, através da utilização da marca PANORAMAH!.

16. Trata-se de janelas de aparência estética minimalista, procurando diminuir a percepção visual dos caixilhos e aumentar o plano de vidro, maximizando-se, assim, a transparência e vista para o exterior.

17. As AA. contam com vários projectos no seu portefólio, como sejam casas, apartamentos, escritórios, edifícios públicos, incluindo a Casa da Música, no Porto.

18. Os quais são referidos em revistas internacionais de arquitetura: Arquitectura Viva, AV Monografias, Casabella, El Croquis, On Diseño, Espaces Contemporains, GA Japan e Wallpaper.

19. As AA. dão, ainda, a conhecer a marca nos seus catálogos, nas fachadas dos seus estabelecimentos comerciais, nas suas carrinhas comerciais, bem como no site Web da Primeira Requerente (http://www.jofebar.com/client/skins/default.asp?idioma=1), no site Web desta marca (http://panoramah.com/) e no Facebook (https://www.facebook.com/panoramah.ch?fref=ts).

20. A “Jofebar”, S.A. elaborou um novo projecto que passou a ser identificado como “OPTIMAH!”, que consiste num sistema de fachada estrutural, ou seja, a uma fachada constituída apenas por janelas inteiras.

21. O qual teve como ponto de partida um projecto para o Edifício Jade, em Lisboa, com início em 2015 – aditamento – Cfr acórdão recorrido a fls 542.

22. Tal projecto, dentro da Jofebar, SA., foi designado por “OPTIMAH!”.

23. O produto que se designaria “OPTIMAH!” das AA., e de acordo com o jornal da “PANORAMAH!”, publicado em Julho de 2010, veio propor uma nova solução para o problema da ventilação dos edifícios de fachada contemporânea, criando um edifício que respira.

24. Inovando e optimizando soluções anteriores das AA.

25. O projecto deu origem a um protótipo, testado internamente na “Jofebar”, S.A., e externamente no laboratório “ITECONS – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção”.

26. Projecto este que acarretou, para as AA., custos de desenvolvimento.

27. Ainda com vista a implementar o dito produto “OPTIMAH!”, e para o desenvolvimento de outros projectos, as AA. contrataram, em 2009, a empresa Argentina Estúdio Marshall & Associado, especializada em soluções de fachada, para realizar o desenvolvimento da janela “OPTIMAH!”, tendo para tal pago o valor de €36.000,00.

28. E, em 2011, solicitaram a opinião de uma empresa suíça, igualmente especializada em soluções de fachada, “Félix Constructions”, S.A., a qual enviou um perito a Portugal.

29. A construção do edifício que justificava este tipo de produto inovador ficou parada, não tendo chegado a existir qualquer projecto edificado no qual haja sido aplicado o referido produto.

30. O próprio edifício Jade não passa, ainda hoje, de um mero projecto.

31. O desenvolvimento do produto das AA. foi suspenso.

32. Por esta razão e porque o registo das marcas caduca ao fim de 5 anos, as AA. não registaram, de imediato, a seu favor, a marca “OPTIMAH!” em Portugal e na Europa, o que implicaria custos. Não obstante, foram dados os primeiros passos tendentes à realização deste registo.

33. Internamente, o produto foi, desde o início, designado sempre como projecto “OPTIMAH!”, marca que as AA. pretendiam desenvolver.

34. Designação essa reconhecida por todos os envolvidos directamente no projecto no seio das sociedades AA.

35. Nos e-mails trocados na altura entre colaboradores da empresa “Jofebar”, S.A. escreveu-se, nomeadamente, o seguinte: E-mail de 04-08-2011, de BB para CC e DD, com conhecimento a EE (responsável pelo departamento de Investigação e Desenvolvimento): “…Foi criada uma nova referência (…) para o perfil simples da capa central dupla da serie Optimah.”; E-mail de 21-12-2011, de EE para FF: “Em anexo segue o pormenor da capa central dupla (da série OptimAH!) com as capas centrais normais da janela PanoramAH!”; E-mail de 06-04-2012 de EE para GG, HH e II, com conhecimento a JJ: “Abaixo, envio morada para entrega do protótipo da janela de guilhotina de fachada (OptimAH!)”; E-mail de 10-04-2012, de EE para GG: “Como combinado, em anexo, envio-lhe os desenhos dos pormenores do protótipo da janela OptimAH!, que irá ser ensaiada no ITeCons”; E-mail de 10-04-2012, de EE para KK, com conhecimento a LL: “Em anexo, envio os desenhos do protótipo da janela OptimAH!, que será ensaiada.”; E-mail de 12-04-2012, de EE para KK: “Como solicitado, em anexo, envio os desenhos do protótipo da janela Optimah!; E-mail de 19-04-2012, de EE para GG: “Conforme falado ontem, envio e-mail para relembrar que será necessário ir buscar a janela guilhotina OptimAH! ao laboratório ITeCons”; E-mail de 04-05-2012, de EE para KK, com conhecimento a LL: “Conforme solicitado, em anexo, envio desenho da janela guilhotina Optimah! (…)”; E-mail de 14-11-2012, de EE para CC, com conhecimento a MM: “Abaixo seguem as referências do perfil simples da capa central dupla (da série OptimAH!)”; E-mail de 03-01-2013, de EE para NN, com conhecimento a OO: “Este perfil pertence à série OptimAH!, mas tem vindo a ser usado na série PanoramAH!

36. No jornal da “PANORAMAH!”, de Agosto de 2013, na sua página 6, refere-se um produto “OPTIMAH!”, referindo-se a uma porta de alta segurança.

37. Existiu a intenção de proceder ao registo da marca “OPTIMAH!” a favor da primeira A., logo que o produto a que essa marca se destinava estivesse pronto para ser lançado no mercado, tendo, a propósito sido trocados os seguintes emails: E-mail de 05-05-2011, do colaborador das requerentes, PP, para QQ (administrador e diretor geral da Unlimited Perspective desde a sua fundação, em 2008, até 30-04-2012 e acionista da Unlimited Perspective, com 20% do capital social), com conhecimento a RR (administrador da Jofebar, SA, responsável pelo departamento financeiro) e ao Primeiro Requerido: «On doit registrer le nom “Optimah!” au INPI»; E-mail de 23-08-2011, de SS, em nome da A.G. DA CUNHA FERREIRA, LDA., Patents and Trademarks, Marcas e Patentes, para a Primeira Requerente: «(…) enviamos em anexo as facturas pro-forma relativas aos pedidos de registo a arca ”optimAH!” a nível comunitário, na Suíça e na Índia para podermos dar o devido andamento aos referidos pedidos de registo.»; E-mail de 26-03-2012, do colaborador das Requerentes, PP, para o Primeiro Requerido, na altura, ainda colaborador das Requerentes: «É necessário tomar uma decisão sobre a marca OptimAH! A continuação do registo tem custos importantes (…) e acho que devíamos ponderar se vale a pena investir na marca.”.

38. As AA. encontram-se actualmente quase em condições de dar por concluído o desenvolvimento do produto “OPTIMAH!” – suprimido – Cfr acórdão da Relação a fls 541.

39. Existe agora um projecto de grande dimensão, em que se propõe uma utilização de uma janela guilhotina adequada ao projecto “OPTIMAH!” -suprimido – Cfr acórdão da Relação a fls 541.

40. O primeiro R. acompanhou de muito perto todo o processo de desenvolvimento do produto e da marca “OPTIMAH!” da Jofebar, S.A., acima referidos, para o qual contribuiu activamente na qualidade de accionista e presidente do Conselho de Administração da mesma, na altura.

41. Nos últimos anos, os sócios da Jofebar, S.A. desentenderam-se, tendo o 1º R. saído da Jofebar por volta de Maio de 2013 e esta pagou-lhe €2.500.000,00 pela participação de 50% que detinha, através da sua holding Taxus, SGPS, SA, no capital da 1ª A. e na Victrocsa Portugal, SA., e tendo renunciado ao cargo de administrador.

42. O R prosseguiu a sua actividade empresarial no mesmo ramo das AA., designadamente através da “Ecosteel” Lda., da qual a 1ªA. foi sócia fundadora e tinha sido criada para ser complementar da Jofebar na área dos vidros.

43. A “Ecosteel”, Lda., tem como objecto social a concepção, fabrico e montagem de todo o tipo de construções de alumínio e vidro, serralharias e caixilharias de aço e outros que sejam trabalhos de metalomecânica.

44. Nos sites: http://www.edilportale.com/aziende/otimah!_582472.html e em http://www.archilovers.com/teams/582472/otimah.html#references encontrava-se indicado a morada da segunda A. (ch. philibert-de-sauvage, 37, 1219 Châtelaine).

45. Bem como o e-mail pessoal do R.

46. Após o registo da marca “OTIMAH!” pelo primeiro R., os RR desencadearam uma campanha publicitária e comercial com a marca “OTIMAH!”.

47. A edição de Outubro/Novembro de 2014 da revista francesa Artravel, inclui um artigo sobre a “OTIMAH!” (“Otimah – Une fenêtre sur le monde – Loin des cadres traditionnels, AA imagine la fenêtre de demain en tirant le meilleur des technologies d’aujourd’hui”), e incluindo fotografias com janelas “PANORAMAH!”.

48. Foram enviados à Primeira Requerente, os seguintes emails, ente o mais, com a seguinte redação: E-mail de 29-01-2015, de TT, da Sisteec / Plygemwindows (…), para UU, ex-colaborador da Jofebar, S.A. que, entretanto, foi para a Ecosteel, Lda., tendo tal e-mail, todavia, sido enviado para o seu endereço de e-mail na Jofebar, S.A. : “(…) I’m sending you The pictures of OTIMAH you saw at the Show”. E-mail de 27-03-2015, de TT para UU, tendo esse e-mail sido enviado tanto para o seu endereço electrónico na Ecosteel, como para o e-mail da Jofebar: “Hola UU (…) hoy hable com Mark. Primero quiere saber como vas con el sistema OTIMAH para las pruebas. / También platicamos sobre la feria AIA que será en mayo, ya no pusimos de acuerdo para vernos allá y platicar mas sobre las oportunidades para OTIMAH en Estados Unidos y Canadá.”.

49. A “Jofebar” S.A. é, uma empresa conhecida e reputada no mercado deste tipo de produtos.

50. Num e-mail de 24-11-2014, enviado por UU, para Arq. VV, escreve-se o seguinte: «Me dirijo a usted por intermedio del Arq. XX con quien ya ententé trabajar cuando estaba en Jofebar con las anteriores carpinterias de anoramah pero por razione de precio no llegamos a concretar nada. / Ahora estoy en otra empresa con mi socio que hay salido de Jofebar y tengo un nuevo producto, se llama OTIMAH! y es la evolución del sistema Panoramah (…). Mi intención es promover este producto en Chile y me gostaria saber se está interesado en colaborar de alguna manera con nosotros pués podriamos hacer una parceria con una empresa local para hacer el montaje y así bajar costes finales del producto. / Aprovecho la oportunidad para enviarle un pequeño catalogo del producto OTIMAH! y algunas fotos de una obra que estamos a punto de terminar com estas carpinterias.».

51. Num catálogo referido como sendo da “OTIMAH!” utilizado no mercado francês, pode-se ler: «(…) créateur du système PANORAMAH! (2008), AA développe et présente cette année sur le marché la marque et le nouveau système OTIMAH!».

52. Nesse mesmo catálogo, consta: «Fondateur et dirigeant de la compagnie JOFEBAR, depuis plus de 25 ans, AA se demarque par son esprit pionnier et visionnaire».

53. No catálogo primavera/verão 2015 da referente à “OTIMAH!” (“Otimah! exclusivement 01, spring & summer 2015”): «C’est surtout notre intervention sur la Maison de la Musique de Porto qui nous a apporté une notoriété dans le monde de la métallerie. (…) Le point d’orgue de tous ces travaux a été d’allier aluminium et verre dans cette architecture futuriste. (…) C’est la création d’un vitrage de 38mm (devenu aujourd’hui le standard de la menuiserie) qui a motivé le développement de Panoramah! (…) C’est grâce à toutes ces expériences que j’ai eu, tous ces projets dans lesquels j’ai été associé, que j’ai naturellement voulu créer une nouvelle évolution produit. (…) Ce produit a été crée pour répondre aux exigences toujours plus grandes des architectes. Aujourd’hui, le produit OTIMAH! reprend et combine le meilleur de la menuiserie minimaliste pour allier esthétique, technologie, sécurité et confort. (…) avec OTIMAH!, la menuiserie est totalement intégrée dans le bâti, ce qui permet d’obtenir un affleurement du cadre au ras du sol et de toute la périphérie de la baie. Cette menuiserie minimaliste offre une continuité parfaite entre intérieur et extérieur.».

54. No mencionado catálogo primavera/verão 2015 “OTIMAH!” (“Otimah! exclusivement 01, spring & summer 2015”) é utilizada na sua capa, a foto de uma obra da primeira Requerente no Museu de Foz Côa.

55. Neste catálogo, escreve-se sobre um novo tipo de janela designado “Otimah! Spin”.

56. No referido catálogo “Otimah!” utilizado em França, estão inseridas várias fotos.

57. No catálogo referente à “Otimah!” usado em Espanha, na sua página 2, existe uma fotografia.

58. No site http://www.otimah.com/, no separador “System”, em “Opening Systems”, são utlizadas fotos de obras.

59. Na revista A. MAG, o 1º R. faz reportagem às obras Panoramah, sem fazer menção à marca.

60. Na 2ª parte da revista faz menção aos produtos OPTIMAH!

61. No dia 22 de Abril de 2015 a 2ª A. deu entrada no INPI a um pedido de registo da marca nacional n.º 546385 OPTIMA!, para as classes 6, 19 e 37 da Classificação de Nice.

62. Por decisão deste Tribunal datada de 11/02/2016 os RR foram proibidos de usar a marca OPTIMA! nas suas actividades comerciais ou industriais bem como em publicidade ou divulgação da mesma de qualquer tipo.

63. Foram ainda condenados a pagar por cada dia de violação da proibição imposta, após o decurso de 90 dias da data da prolação da sentença, €500,00.

64. Tal decisão foi confirmada por Acórdão da Relação de Lisboa.

65. A 19/02/2016 o 1º R. pediu ao INPI o registo da marca nº 560596 OTIIMA much more than a window”, a qual se encontra em estudo.

66. Os RR publicaram um vídeo em que descrevem a transformação da palavra OTIMAH! em OTIIMA, através da queda do H e da bandeira suíça agregada à base do ponto de exclamação e a transformação desse ponto em I, que se desloca para junto do outro I’’ – nova redacção dada pelo acórdão da Relação – Fls 543.

67. A Ecosteel foi criada em Janeiro de 2013 e tinha 3 sócios: Jofebar, New

Concept e Metaloviana.

68. Em Dezembro de 2013 a Jofebar saiu do capital da Ecosteel.

69. O R. era o gerente da Ecosteel antes e após a saída da Jofebar do capital social.

70. Após saída da Jofebar, houve manutenção dos contratos entre A. e R.

71. Em 2014 A. e R. tinham em parceria as obras do Terminal de Cruzeiros de Leixões – APDL, e do Edificio La Rioja II – Aransa, no Porto, sendo a Ecosteel a subempreiteira da Jofebar, a quem tinham sido adjudicadas ambas as obras.

72. As obras terminaram em Junho de 2014.

73. A obra do edifício Ribamar foi adjudicado à Ecosteel e esta subcontratou a Jofebar para proceder à empreitada das caixilharias minimalistas.

74. A Jofebar apenas fez o andar modelo e saiu da obra.

75. Nessa sequência a Ecosteel viu-se na necessidade de começar a produzir caixilharias minimalistas, tendo-o feito para a obra em curso.

76. Os caixilhos das marcas Panoramah! e Optimah! destinam-se a serem colocados em edifícios e casas.

77. Os caixilhos Panoramah! e Optimah! são adquiridos ao fabricante.

78. São os engenheiros e os arquitectos quem geralmente prescrevem a aplicação deste tipo de caixilharia.

Factos aditados pelo acórdão da Relação – fls 542.

79. «No prefácio do livro “BUILDING VIEWS Jofebar/ PanoramAH!”, editado por Carlos Machado e Moura e publicado em 2017 pelo “Circo de Ideias” (cópia com tradução anexa à contestação, como doc. nº 1) — afirma-se o seguinte (na p. 19):

“Concentração num único produto Ao longo da sua história, a Jofebar focou-se na criação de uma família de produtos complementares, diversificando e multiplicando a sua gama em várias áreas de negócio e em diversas marcas de sistemas de caixilharia. Estes incluem o desenvolvimento da OptimAH!, uma solução de fachada de guilhotina desenvolvida em conjunto com um especialista em fachadas, que é o primeiro produto criado pela Jofebar com um gabinete externo. Contudo, a experiência de anos recentes levou a empresa a combater esta dispersão e concentrar toda a sua atenção num único produto de excelência. Em consequência, o desenvolvimento da marca PanoramAH! representa hoje o núcleo do desenvolvimento da empresa, o qual é complementado pela dedicação a uma série de actividades culturais”.

«Esta obra foi patrocinada pela JOFEBAR, constando da respectiva ficha técnica que a mesma é co-titular dos respectivos direitos de autor, que a coordenação e revisão de provas foram efectuadas por um seu alto responsável (a testemunha ZZ), sendo que o prefácio do livro foi escrito pelo seu presidente do Conselho de Administração, AAA. (art. 76)».

80. Pelo menos em finais de 2012, o projecto OPTIMAH! foi definitivamente abandonado pelos responsáveis da JOFEBAR.

81. Quando, em 27.12.2013, o 1.º Réu pediu o registo da marca n.º 5523562 aquele projecto OPTIMAH! já não existia.

82. As marcas dos AA. e dos RR. não se destinam a assinalar um tipo de caixilhos e de janelas correntes ou banais, que se compram em armazéns ou grandes superfícies, não havendo lugar à sua venda a retalho;

83. Os produtos a que as mesmas visam assinalar são produtos sofisticados, feitos por encomenda, mediante prescrição de profissionais qualificados, normalmente arquitectos ou engenheiros civis, profissionais que sabem quais são os produtos e as marcas existentes no mercado e como distingui-los.

84. Tais produtos são comprados, por regra, directamente ao fabricante.

B) Fundamentação de direito

A questão colocada e que este tribunal deve decidir, nos termos dos artigos 663º nº 2, 608º nº 2, 635º nº 4 e 639º nºs 1 e 2 do novo Código de Processo Civil, tendo em atenção os factos provados de acordo com as alterações e os aditamento constantes do acórdão da Relação de Lisboa, consiste em saber se existe confundibilidade da marca nacional dos réus, OTIMAH nº 532562, registada em 26.03.2014, com a marca comunitária PANORAMAH registada pela primeira autora em 21.06.2009, sob o nº 6916555.

Cumpre decidir.

A marca da titularidade das autoras tem registo anterior e há afinidade de produtos entre as marcas em confronto.

A marca PANORAMAH assinala produtos das classes 6 e 19 (facto provado nº 9) e a marca OTIMAH assinala produtos das classes 6, 19 e 17 (facto provado nº11).

A questão que importa decidir consiste em saber se a marca dos réus OTIMAH, atendendo às características dos sinais em conflito, são imitação da marca da autora PANORAMAH e que, por isso mesmo, induz o consumidor em erro ou confusão, ou indevida associação entre a marca das autoras, anteriormente registadas.

Vejamos os normativos aplicáveis no âmbito do Código da Propriedade Industrial (CPI) de 2003[1], em vigor à data da entrada da petição inicial em juízo (05.08.2017).

Artº 258º (Direitos conferidos pelo registo)

O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.

O artº 245º (Conceito de imitação ou de usurpação) preceitua o seguinte:

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2- Para os efeitos da alínea b) do nº 1:

a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;

b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.

3- Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

A marca, segundo estipula o artigo 222º nº 1 do CPI, “ pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor.

Ora, segundo o critério de apreciação sintetizado pelo Acórdão do STJ de 17.5.1960, in BPI, n° 10/1960, pág. 1610:

"Aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas. Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro".

“Sendo a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar‑se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender‑se, não a reproduz perfeitamente, limita‑se a imitá‑la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação"[2].

A primeira conclusão a retirar dos preceitos legais acima é a de que a marca tem de ser nova. Essa novidade não implica que seja inédita. A novidade da marca significa que esta não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, isto é, que o sinal não esteja a ser empregue como marca na mesma actividade.

São dois, portanto, os requisitos que excluem a novidade da marca: um dos quais se reporta aos sinais em confronto e o outro aos produtos ou serviços a que se destinam.

No que toca ao primeiro dos requisitos indicados, exige a lei que os sinais em confronto sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor.

Se os sinais em confronto são idênticos, não se suscitam dificuldades práticas no que toca à aplicação da lei.

Dificuldades surgem já quando haja que definir se, no confronto entre dois sinais, existe, ou não, semelhança susceptível de induzir em erro ou confusão no mercado.

O Código actual (como o anterior) dá-nos a definição de imitação.

Segundo essa definição, para haver imitação, a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

A comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro. É que o consumidor médio quase nunca se defronta com dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva.

Se os dois sinais são comparados um perante o outro, são as diferenças que ressaltam, ao passo que, quando dois sinais são vistos sucessivamente, é a memória do primeiro que existe quando o segundo aparece, pelo que nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam.

Por isso, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se á comparação entre marcas.

Daí que a imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente.

Daí também que, quanto às marcas nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar seja o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia.

De acordo com o artº 245º do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor, em termos de este só poder distinguir os sinais depois de exame atento ou confronto.

Esse consumidor é o consumidor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado.

Para definir o consumidor médio, importa ter em conta entre outros factores, o produto ou produtos em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados.

Há que cotejar as marcas em causa, à luz dos critérios expostos.

No caso dos autos não há dúvidas quanto à anterioridade ou prioridade da marca da autora.

Autoras e rés, perante a similitude do negócio desenvolvido, concorrem no mercado de construção, (materiais metálicos e não metálicos).

Como diz a Relação, em notável síntese e com acerto no caso em apreço, ambos os sinais em confronto são mistos, ou seja, compostos por elementos verbais ou nominativos e elementos gráficos ou desenhísticos. O ponto de encontro entre os referidos sinais é que todos contêm a expressão "MAH!", sendo a reprodução sonora e visual igual em ambos os sinais nesta parte.

É certo que a marca das autoras contem ainda a expressão "unlimited perspectives”, mas estas expressões não têm qualquer impacto no conjunto do sinal, não só pela sua absoluta falta de destaque no sinal como por ser uma frase completamente descritiva e publicitária.

Com efeito, qualquer consumidor que se refira à marca referirá apenas "PANORAMAH!" e nunca a parte descritiva da marca. O mesmo se diga da circunstância da marca dos réus ter uma pequeníssima bandeira da suíça, que quase passa completamente despercebida, uma vez que tal apenas poderá indiciar que existe alguma qualquer ligação da marca com aquele país.

Há afinidade na circunstância de em ambas as marcas se utilizar um ponto de exclamação e terminarem com 2 letras vermelhas.

Diferem, no entanto, e desde logo na parte verbal: realmente enquanto a marca das autoras tem o radical PANORA o radical do sinal das rés é OTI. Por outro lado, há pequenas diferenças de estilo das letras utilizadas, mas insignificantes.

O que sobretudo releva no conjunto da marca é a primeira parte da palavra que a compõe, é o radical e não o afixo.

Por isso, não há qualquer risco de associação entre as marcas até porque dirigidas a consumidores especializados os quais não é verosímil, desde que informados e atentos, como se exige a qualquer profissional competente, que tomem uma marca por outra ou confundam os produtos que assinalam.

Por conseguinte, podemos concluir que o uso pelos réus da expressão OTIMAH no mercado da construção civil não provoca risco de confusão junto do consumidor, nem viola a função da marca nas suas três vertentes: (i) função distintiva; (ii) função publicitária; e (iii) a (substancial) função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, aquela que permite ao consumidor, confiadamente, associar um determinado produto a uma determinada origem empresarial, através da marca que aquele ostenta.

Quanto à alegada concorrência desleal, não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal.

Podemos, assim, concluir que a marca das autoras (PANORAMAH!), não foi imitada pela marca dos réus (OTIMAH), mantendo-se decidido no acórdão da Relação.

Quanto à má-fé assacada aos réus, alegam as autoras e recorrentes que o réu José Maria Ferreira se aproveitou do conhecimento privilegiado de que a autora Jofebar ainda não tinha registado a seu favor a marca original “OPTIMAH!” e, com manifesta má fé, apropriou-se para si dos direitos de exclusivo sobre um símbolo, facilmente associável à marca “PANORAMAH!”, que bem sabia não lhe pertencer.

Cumpre decidir.

Nos termos do nº 4 do artigo 266º do Código da Propriedade Industrial de 2003, “as acções de anulação devem ser propostas no prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do direito de pedir a anulação da marca registada de má fé que é imprescritível”.

Segundo Luís Couto Gonçalves[3], a má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando “o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro”.

E como sublinha Carlos Olavo[4], não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.

A marca original “OPTIMAH!” era um projecto da autora Jofebar, SA que nunca passou disso mesmo, um projecto que foi suspenso, definitivamente abandonado em finais de 2012 pelos responsáveis da autora Jofebar e nunca registado a favor da autora (Cfr factos provados nº 31, 32 e 80).

Mais se provou que, quando, em 27.12.2013, o 1º réu pediu o registo da marca nº 5523562, aquele projecto “OPTIMAH!” já não existia.

Podemos já concluir que não existe qualquer má fé subjectiva que possa ser assacada aos réus.

Efectivamente, uma vez que neste caso não existiu qualquer uso da marca em data anterior à do pedido de registo da marca nº 523562, “OTIMAH!”, apresentado em 27.12.2013 e concedida em 26.03.2014 (Facto provado nº 11), nunca poderia aquela marca ser invocada para demonstrar a má-fé do requerente do registo desta.

E a circunstância de as autoras terem conjecturado, no passado, usar e proteger a marca OPTIMAH, sem o terem feito, não constituía fundamento de eventual anulação da marca nº 523562, não se mostrando relevante para os efeitos pretendidos pelas recorrentes.

Nestes termos, improcedem as conclusões das alegações das recorrentes.

SUMÁRIO

(i) - Os requisitos previstos no artigo 245º nº 1 do CPI (conceito de imitação ou de usurpação) são cumulativos.

(ii) - A função primordial da marca consiste em distinguir, entre produtos ou serviços ou entre as empresas que os produzem. É a consagração do princípio da especialidade: a marca deve ter eficácia distintiva de qualquer outra já existente ou adoptada por qualquer outro comerciante ou industrial destinada ao seu produto ou serviço, em ordem a evitar a confusão do consumidor.

(iii) - A imitação deva ser aferida pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente.

(iv) - Não se tendo provado, não só a possibilidade de confusão entre as marcas, mas também a existência efectiva de confusão nos consumidores sobre as mesmas, não existe concorrência desleal.

(v) - A má fé que torna imprescritível o direito de pedir a anulação de um registo de marca deve ser encarada no sentido de “má fé subjectiva”, que existe quando o titular, no momento do registo, tiver consciência de estar a violar de forma ilícita e prejudicial um direito de terceiro.

(vi) - Não haverá direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.

III- DECISÃO

Atento o exposto, nega-se provimento à revista e confirma-se o acórdão recorrido.

Custas pelas recorrentes.

Lisboa, 12.11.2020

Ilídio Sacarrão Martins (Relator)

Nuno Manuel Pinto Oliveira

Ferreira Lopes

[1] DL nº 36/2003, de 5 de Março, posteriormente revogado pelo artigo 14º do DL nº 110/2018, de 10 de Dezembro.

[2] Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, pág. 396.

[3] Manual de Direito Industrial, 5ª ed., 2014, pág. 316.

[4] Propriedade Industrial, vol I, p. 121.

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Texto Integral

I- RELATÓRIO

II- FUNDAMENTAÇÃO