364/23.8YHLSB.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

- A omissão de pronúncia não se verifica quando não se rebatem todos os argumentos apresentados, nomedamente baseados num aresto, mas, tão só, quando não se conhece das concretas controvérsias centrais a dirimir, no caso, considerar se o sinal registando é suscetível de gerar confusão ou associação;

- Um sinal nominativo composto por uma marca anterior e pela denominação social do terceiro que o pretende registar é suscetível de gerar risco de confusão, quando o sinal anterior não se diluir no novo, em termos de imagem de conjunto, mantendo assim autonomia relativamente à restante parte do sinal novo;

- O risco de confusão não se verifica na medida em que existem elementos diversos de maior impacto ao nível da «visão» e da «audição» que, em termos globais, originam uma significativa diferença entre as marcas, suscetíveis de transmitir uma impressão diversa que, mesmo um consumidor médio normalmente distraído em relação aos pormenores, afasta a possibilidade de associação da marca da Recorrente com a marca da Recorrida;

- O reconhecimento de uma marca de prestígio, só por isso, não basta para se concluir pelo risco sério de diluição, degradação ou parasitismo, para se poder recusar o registo de marca posterior;

- Depende, também, da prova de factos de que se possa inferir que, do uso da marca ulterior, resulte um aproveitamento desse valor distintivo e prestígio ou reputação, ou o possa afetar.

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

I- Relatório

Joseph Phelps Vineyards LLC intentou recurso, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de 24 de agosto de 2023, que deferiu o pedido de registo da marca nacional n.º 699159 “Quinta da Formigosa Insignio”, pedindo que o mesmo fosse recusado.

Cumprido o disposto no artigo 42.º do Código da Propriedade Industrial, o INPI remeteu o processo administrativo.

O Tribunal da Propriedade Intelectual proferiu a seguinte decisão:

“Nos termos e pelos fundamentos expostos, julga-se improcedente, por não provado, o presente recurso judicial e, em consequência, mantém-se o despacho recorrido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 24/08/2023, que concedeu o registo da marca nacional n.º 699159 QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO à Recorrida (…)”

Inconformada com tal decisão, veio a Recorrente Joseph Phelps Vineyards LLC interpor recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões:

“A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que manteve o despacho do INPI que concedeu o registo marca nacional n.º 699159 QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO.

B) Ao contrário do entendimento expresso na douta sentença apelada, a marca em causa constitui uma imitação da marca da União Europeia n.º 3412293 INSIGNIA, em nome da Apelante.

C) No entender da Apelante, a sentença recorrida é nula por força do artigo 615.º, n.º 1, al .d) do Código de Processo Civil e a matéria de facto está incompleta quanto a factos que relevam para a apreciação do mérito da causa uma vez que se omitiu, nesta, o facto de ter existido outro pedido de registo de marca pedido pelo mesmo requerente:

- Pedido de registo de marca nacional n.º 695090 INSIGNIO, para produtos da classe 33, apresentado em 10-11-2022.

D) Este facto foi alegado pela ora Apelante no n.º 55 da petição inicial de recurso em 1.ª Instância, pelo que se requer que o mesmo seja aditado à matéria dada como assente.

E) A prioridade do registo da marca da Apelante não é matéria controvertida, assim como não o é a identidade e afinidade entre os produtos assinalados pelas duas marcas na classe 33.

F) Porém, contrariamente ao decidido na douta sentença a quo, a semelhança existente entre os sinais em confronto é susceptível de induzir os consumidores em erro, confusão ou associação.

G) Na verdade, a Apelante considera que é relativamente cristalino admitir, num juízo de prognose, que uma marca com as características da marca n.º 699159 QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO- destinada a distinguir vários tipos de bebidas alcoólicas e vinhos na classe 33 - é susceptível de gerar confusão ou associação com a marca anterior – INSIGNIA - de que é titular (também na classe 33) e que a sua proteção e consequente uso propiciará, ademais, actos de verdadeira concorrência desleal.

H) Ainda que, por hipótese, não existisse o risco de o consumidor tomar um sinal pelo outro, ainda assim, existiria sempre risco de associação com a marca anteriormente registada.

I) Pela confrontação acima verifica-se que as marcas apresentam semelhanças gráficas, fonéticas e conceptuais susceptíveis de gerar erro ou confusão junto dos consumidores, ao contrário do que foi decidido na douta sentença recorrida.

J) Com efeito, a expressão que lhe antecede - “QUINTA DA FORMIGOSA” - é a denominação social da requerente.

K) Perante isto, os consumidores irão fazer recair a sua atenção sobre a palavra INSIGNIO.

L) Sendo esta a única expressão distintiva que fica para comparação das marcas em confronto.

M) Na decisão recorrida procedeu-se a um exame comparativo das marcas quando é certo que, em regra, os consumidores não têm as marcas lado a lado para poderem fazer um exame comparativo, pelo que devia ter visto as marcas sucessivamente e não colocando-as lado a lado, porquanto é a memória da primeira que existe quando a segunda aparece, e, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam.

N) Com efeito, perante a nova marca, os consumidores irão acreditar que se trata de uma nova gama de vinhos produzidos pela empresa proprietária da marca INSIGNIA, associando a nova marca QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO à marca INSIGNIA que já conheciam.

O) Através da análise acima deverá concluir-se que a marca em causa imita a marca da ora Recorrente, gerando um risco de confusão com a mesma, de tal forma que, só após exame atento ou confronto poderá o consumidor médio eventualmente distingui-los

P) A este respeito, escreve-se na sentença recorrida:

“E é verdade que a última das palavras que compõem o sinal registando é semelhante à palavra que compõe o sinal da marca prioritária (diferindo apenas na última letra). Porém, todo o sinal nominativo da marca é, em conjunto, salvo o devido respeito, mais do que suficiente para permitir um distanciamento entre sinais.”

Q) Salvo o devido respeito, a conclusão acima padece de vários problemas:

R) Desde logo diferenças no novo pedido de marca que se cinjam apenas à adição da denominação social da requerente não bastarão para que se afaste o risco de confusão.

S) Chocaria o senso comum, admitir-se a reprodução de qualquer outra marca registada quando assim combinada com uma simples justaposição com uma marca anterior, por exemplo, QUINTADAFORMIGOSAADIDAS, QUINTADAFORMIGOSANIKE, QUINTADAFORMIGOSA SUPERBOCK, etc., etc

T) É precisamente esta a situação da decisão "THOMSON LIFE/LIFE" (C-120/04), do Tribunal de Justiça da União Europeia e da qual o Tribunal recorrido, salvo melhor opinião, deveria ter-se pronunciado dado a analogia dos casos.

U) Discutiu-se neste caso novas marcas que são compostas pela justaposição de uma denominação social da outra parte a uma marca anterior já registada (com um carácter distintivo normal).

V) De acordo com esta decisão, para produtos ou serviços idênticos, pode existir um risco de confusão entre essas marcas compostas por uma denominação social e uma marca registada anteriormente e com um carácter distintivo normal.

W) Ora, o Tribunal a quo com a presente decisão abre portas à possibilidade de um terceiro registar uma marca contendo uma marca anterior, adicionado apenas outra expressão inicial (como por exemplo, a denominação social) – contrariamente à linha orientadora seguida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

X) Tendo em conta o exposto, verifica-se que o tribunal a quo não teve presente que, no seu dia-a-dia e na hora da decisão, o consumidor não se encontra, habitualmente, perante os dois sinais em simultâneo, não podendo, assim, compará-los lado a lado e ponto por ponto.

Y) Em suma, a reprodução da palavra INSIGNIO/A que é a única com capacidade distintiva na marca registanda, determinará um risco de confusão e associação com a marca anterior da Apelante, encontrando-se preenchidos os pressupostos do conceito jurídico de imitação.

Z) A marca INSIGNIA da Apelante goza de um reconhecimento e distintividade acrescidas, em termos de notoriedade e prestígio na União Europeia, mais provável é que o público tome erroneamente um novo sinal semelhante por aquele ou uma sua variante.

AA) A visibilidade de que goza a Reclamante, assegura-lhe um lugar de destaque no panorama internacional vitivinícola.

BB) Conforme jurisprudência nacional e comunitária dominante: a notoriedade da marca tem impacto na análise do juízo de aferição do risco de confusão entre marcas.

CC) O facto de uma marca ser notória tem como efeito perdurar na memória do consumidor, o que por sua vez agrava o risco de confusão.

DD) O regime das marcas de prestígio protege essas marcas contra uma redução da sua qualidade distintiva por uma marca semelhante posterior, mesmo que essa marca identifique produtos ou serviços não semelhantes (o que não é o causa das marcas em confronto nestes autos).

EE) Este fenómeno é conhecido por “diluição por ofuscamento”, ou seja, o carácter exclusivo da marca “dilui-se” porque é “ofuscado” pela entrada no mercado de marcas semelhantes e o seu resultado é a marca com prestígio deixar de ser capaz de estabelecer no espírito do público uma associação imediata com os produtos que abrange.

FF) Consequentemente, a aptidão da marca INSIGNIA para identificar os produtos para os quais foi registada e é utilizada pelo seu titular ficaria enfraquecida, na medida que os consumidores dos produtos para os quais esta prestigiada marca está protegida e graças aos quais adquiriu a sua reputação e notoriedade teriam mais dificuldade em estabelecer uma associação imediata entre a marca e o titular que construiu o seu prestigio e notoriedade que, para esses consumidores, a marca passaria a ter outras associações – em vez da única associação que tivera até então.

GG) Devida à notoriedade e reputação das marcas INSIGNIA os consumidores ao visualizarem esta expressão associam necessariamente à Apelante e às suas marcas.

HH) De tal modo, que qualquer outro sinal distintivo que contenha a mesma marca INSIGNIa/o e que se destine bebidas alcoólicas, nomeadamente vinho, faz presumir necessariamente uma associação entre os titulares.

II) Por estas razões, o consumidor médio irá, por regra, considerar os produtos identificados QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO têm a mesma origem empresarial que os produtos identificados com a marca INSIGNIA.

JJ) Dada a notoriedade e prestígio da marca INSIGNIA, o consumidor médio facilmente acreditará que uma marca tão semelhante como QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO é uma variação da marca da Apelante.

KK) Nesta situação, o consumidor será levado a crer que os vinhos assinalados pela marca Apelada são comercializados pela própria Apelante ou por uma entidade economicamente associada a esta.

LL) É precisamente esta evocação que irá permitir à Requerente usufruir da reputação da marca INSIGNIA, cujo prestígio deriva da ligação feita pelos consumidores entre esta marca e um nível excecional de satisfação, o qual traduz-se numa especial atração pelos seus produtos que pode ser facilmente transferida para outros que evoquem essa marca e as suas reputadas qualidades.

MM) Em face do exposto, considera-se que a marca registanda poria em causa não só o prestígio e a distintividade da marca da Reclamante, como permitiria ainda o aproveitamento ilícito da sua reputação, nos termos do artigo 235.º do CPI.

NN) É assim bastante provável que o consumidor médio tome a marca QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO pela marca INSIGNIA da Recorrente, baseando-se na memória imperfeita que guarda destas marcas, sem que as tenha à sua frente e lado-a-lado (como aliás é usual no dia-a-dia), consumando-se o risco de confusão entre as marcas em confronto.

OO) O surgimento de pedidos de registo de marca que, ainda que não totalmente idênticos a INSIGNIA, mas que apresentam uma grande proximidade visual e fonética – como é o caso de INSIGNIO/INSINIO e, por fim, QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO -, mais não é do que uma tentativa de aproveitamento do embalo do sucesso, do investimento económico expressivo e de publicidade da Recorrente, desviando e baralhando o consumidor.

PP) O consumidor médio, conhecendo a marca INSIGNIA, não poderá deixar de incorrer em confusão ou associação entre as marcas e a sua origem respectiva.

QQ) Atentas as semelhanças entre as marcas em causa, e ao contrário do que se afirma na sentença recorrida, é plausível que o consumidor as confunda ou associe.

RR) Em suma, tendo em conta a distintividade da expressão INSIGNIA da marca da Apelante e, em consequência, as semelhanças estre as marcas em confronto que não permitirão ao consumidor distingui-la, será previsível a ocorrência de risco de confusão ou associação errónea.

SS) Assim, perante dois sinais que contém a mesma expressão distintiva INSIGNIA/INSIGNIO, destinados a identificar o mesmo tipo de produtos, deverá reconhecer-se que há a possibilidade de concorrência desleal, ainda que sem intenção do Apelado (cfr. 304º-I, n.º 1, al. e) do CPI).

TT) Encontrando-se, nestas condições, claramente demonstrada a grave violação que resultaria se fosse concedido o registo de uma marca que ofende os mais elementares princípios da novidade e da leal e sã concorrência.

UU) A tudo o que ficou dito acresce que o uso e registo da marca nacional registanda poderia originar, também, independentemente da vontade do Apelado, e ao contrário do que entendeu o Tribunal Recorrido, situações de concorrência desleal, pela confusão que sempre se propiciaria entre os seus produtos e os produtos da Recorrente.

VV) Tanto mais que, conforme acima se demonstrou, a marca INSIGNIA é uma marca notória e de prestígio, portanto uma marca que é uma referência reconhecida no mercado e já granjeou uma ampla imagem positiva, sendo, portanto, apetecível, para os concorrentes, oferecerem no mercado produtos que têm nomes muito similares.”

Tendo concluído que:

“Termos em que deve a presente apelação ser julgada procedente, revogando-se em consequência a douta sentença apelada, e recusado o registo da marca n.º 699159 QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO.”

Quinta da Formigosa – Imobiliários, SA não respondeu ao recurso.

Os autos foram à conferência.

II- Questões a decidir

O objeto do recurso é balizado pelas conclusões do apelante, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, sendo o julgador livre na interpretação e aplicação do direito, conforme resulta dos artigos 5.º, n.º 3, 635.º, n.ºs 3 e 4, 639.º, n.º 1, e 608.º, todos do CPC.

Assim, importa, no caso, apreciar e decidir:

- se a sentença proferida pelo Tribunal a quo não se pronunciou sobre a decisão “THOMSOM LIFE/LIFE” (C-120/04), do Tribunal de Justiça da União Europeia, e, em caso afirmativo, se aquela padece de nulidade;

- se deve ser aditado à matéria de facto provada que, a 10 de novembro de 2022, a Recorrida efetuou pedido de registo da marca nacional n.º 695090 INSIGNIO, para produtos da classe 33 de Nice;

- se deve ser recusado o registo da marca n.º 699159 “QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO”, da Recorrida.

II- Fundamentação

A- Factos provados

A decisão recorrida declarou como provados os seguintes factos:

1. A Recorrida deduziu pedido de registo em 27/01/2023 da marca nacional n.º 699159 QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO para assinalar produtos/serviços da classe 33: bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); vinho; vinhos; vinho de uvas, o que foi concedido em 24/08/2023.

2. A Recorrente é titular da marca da UE n.º 3412293 INSIGNIA, registada em 27/01/2005 para assinalar produtos da classe 33: vinhos.

3. Por decisão proferida em 29/06/2023, foi recusado o registo da marca nacional n.º 697941 INSINIO pedido pela ora Recorrida, cfr. decisão junta como doc. 7 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

4. A Recorrente já figurou nas seguintes publicações:

- Publicação na revista “Forbes”, datada de 14 de Março de 2019, “Wines of the Week: Joseph Phelps Insignia and La Clarté de Haut – Brion”, cfr. doc. 8 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação de James Suckling, datada de 18 de Dezembro de 2018, “Top 100 American Wines of 2018”, cfr. doc. 9 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação na revista “Wine Enthusiast Magazine”, de 1 de Dezembro de 2017, “Joseph Phelps 2014 Insignia Estate Grown Red”, cfr. doc. 10 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação na revista “Wine Enthusiast Magazine”, de Dezembro de 2018, “The Collector´s issue”, cfr. doc. 11 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação na revista “International Wine Report” de Maio de 2019, “Joseph Phelps, Proprietary Red, Napa Valley “Insignia” 2016, cfr. doc. 12 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

B- Factos não apurados

A decisão recorrida não os declarou.

III- Do mérito do recurso

Como referido supra, os presentes autos reportam-se a um pedido de registo de marca nacional, no caso, o n.º 699159, cujo regime legal se mostra previsto no Código de Propriedade Industrial (CPI).

Vejamos as questões suscitadas.

Da nulidade (omissão de pronúncia).

A Recorrente, nas suas alegações de recurso, reportando-se à decisão "THOMSON LIFE/LIFE" (C-120/04), do Tribunal de Justiça da União Europeia, que havia invocado no recurso interposto do INPI, refere que “devia o Tribunal ter-se pronunciado em concreto sobre o acolhimento (ou não) da decisão em causa, e não o tendo feito, a sentença recorrida encontra-se ferida de nulidade nos termos da al. d) do 615.º do C.P.C.”

Vejamos.

Dispõe o artigo 608.º do CPC, sob a epígrafe “Questões a resolver – Ordem do julgamento”, que:

“1- Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 278.º, a sentença conhece, em primeiro lugar, das questões processuais que possam determinar a absolvição da instância, segundo a ordem imposta pela sua precedência lógica.

2- O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.”

Por sua vez, estabelece o artigo 615.º do mesmo diploma legal, sob a epígrafe “Causas de nulidade da sentença”, que:

“1- É nula a sentença quando:

a) Não contenha a assinatura do juiz;

b) Não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão;

c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão ininteligível;

d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento;

e) O juiz condene em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido.

2- A omissão prevista na alínea a) do número anterior é suprida oficiosamente, ou a requerimento de qualquer das partes, enquanto for possível colher a assinatura do juiz que proferiu a sentença, devendo este declarar no processo a data em que apôs a assinatura.

3- Quando a assinatura seja aposta por meios eletrónicos, não há lugar à declaração prevista no número anterior.

4- As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do n.º 1 só podem ser arguidas perante o tribunal que proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário, podendo o recurso, no caso contrário, ter como fundamento qualquer dessas nulidades.”

Importa recordar que as «questões» referidas no número 2 do artigo 608.º, “reportam-se aos pontos fáctico-jurídicos estruturantes da posição das partes, nomeadamente os que se prendem com a causa de pedir, pedido e exceções, não se reconduzindo à argumentação utilizada pelas partes em defesa dos seus pontos de vista fáctico-jurídicos, mas sim às concretas controvérsias centrais a dirimir. Deste modo, não constitui nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, a circunstância de não se apreciar e fazer referência a cada um dos argumentos de facto e de direito que as partes invocaram tendo em vista obter a (im)procedência da ação. Questões e argumentos não se confundem, sendo que o dever de decisão é circunscrito à apreciação daquelas, tanto mais que, com muita frequência, as partes são prolíficas num argumento cuja medida é inversamente proporcional à pertinência das questões” (cfr. Código de Processo Civil Anotado, António Geraldes, Paulo Pimenta e Luís Sousa, Vol. I, pág. 727).

Dito isto, vejamos em que moldes foi suscitada a questão que a Recorrente afirma ter o Tribunal a quo omitido e em que termos este se pronunciou sobre aquela.

A Recorrente alega que “Na decisão recorrida estava em causa a apreciação da validade dos despachos de concessão do INPI atrás referidos, o que pressupunha a análise dos requisitos da imitação de marca previstos no art.º 238.º do CPI, designadamente, da al. c) do n.º 1 desse preceito.

Com efeito, e contrariamente à Douta Sentença, a Apelante considera que o sinal registando é susceptível de gerar confusão ou associação com as marcas anteriores de que é titular e que a sua protecção e consequente uso propiciará, ademais, actos de verdadeira concorrência desleal.

A decisão recorrida limita-se a invocar de forma genérica que “todo o sinal nominativo da marca registanda é, em conjunto, salvo o devido respeito, mais do que suficiente para permitir um distanciamento entre sinais (…). Cremos que os sinais em análise possuem elementos suficientemente fortes para afastar o risco de confusão do consumidor médio, pelo que, numa apreciação global das marcas e da impressão de conjunto, com recurso a todos os seus elementos, entende o Tribunal que inexiste imitação de marcas”.

A este propósito a Apelante mencionou no seu recurso junto do Tribunal Recorrido a decisão "THOMSON LIFE/LIFE" (C-120/04), do Tribunal de Justiça da União Europeia onde se discutiu precisamente o caso em causa neste autos, isto é, novas marcas que são compostas pela justaposição de uma denominação social da outra parte a uma marca anterior já registada (com um carácter distintivo normal).”

Ora, o Tribunal Recorrido deveria ter-se pronunciado concretamente quanto à decisão citada no qual já havia sido analisado o risco de confusão em marcas composta pela justaposição de uma denominação social, fundamentando a razão de considerar a jurisprudência acima indicada como merecedora de acolhimento (ou não).

Não foi o que ocorreu in casu, visto que o Tribunal Recorrido fez tabula rasa ao alegado.

Consequentemente, devia o Tribunal ter-se pronunciado em concreto sobre o acolhimento (ou não) da decisão em causa, e não o tendo feito, a sentença recorrida encontra-se ferida de nulidade nos termos da al. d) do 615.º do C.P.C.”

Compulsada a sentença em crise, resulta, efetivamente, que o Tribunal não se pronunciou diretamente sobre alegada decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Porém, relativamente à questão colocada, a qual seja a de se considerar a existência de imitação do sinal, de forma a aquilatar da recusa do registo da marca n.º 699159, dúvidas não existem que a sentença em crise se pronunciou sobre a mesma.

Aliás, com o devido respeito, julgamos mesmo que a Recorrente admite tal facto, desde logo ao referir que “contrariamente à Douta Sentença, … considera que o sinal registando é suscetível de gerar confusão ou associação …”, ou seja, reconhece que aquela se pronunciou sobre a temática que se coloca nos autos; discorda, porém, do resultado a que a sentença chegou, nomeadamente, por entender que não foram aplicados os ensinamentos do referido aresto do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Dito de outra forma, a Recorrente discorda - legitimamente - da conclusão que a sentença em crise retirou das normas legais aplicáveis, nomeadamente, face aos ensinamentos jurisprudenciais que invocou; circunstância que, manifestamente, não integra a figura da pugnada nulidade, pois que, como a própria reconhece, o Tribunal respondeu à questão da putativa imitação, apesar de não ter rebatido, expressamente, diríamos nós, o alegado argumento jurisprudencial.

Pelo exposto, julgamos improcedente a alegada nulidade.

Da impugnação da decisão de facto.

Estabelece o artigo 640.º do CPC, sob a epígrafe “Ónus a cargo do recorrente que impugna a decisão relativa à matéria de facto”, que:

“1- Quando seja impugnada a decisão sobre a matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente especificar, sob pena de rejeição:

a) Os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados;

b) Os concretos meios probatórios, constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados diversa da recorrida;

c) A decisão que, no seu entender, deve ser proferida sobre as questões de facto impugnadas.

2- No caso previsto na alínea b) do número anterior, observa-se o seguinte:

…

b) Independentemente dos poderes de investigação oficiosa do tribunal, incumbe ao recorrido designar os meios de prova que infirmem as conclusões do recorrente e, se os depoimentos tiverem sido gravados, indicar com exatidão as passagens da gravação em que se funda e proceder, querendo, à transcrição dos excertos que considere importantes.

…”.

“Quer isto dizer que recai sobre a parte Recorrente um triplo ónus:

Primeiro: circunscrever ou delimitar o âmbito do recurso, indicando claramente os segmentos da decisão que considera viciados por erro de julgamento;

Segundo: fundamentar, em termos concludentes, as razões da sua discordância, concretizando e apreciando criticamente os meios probatórios constantes dos autos ou da gravação que, no seu entender, impliquem uma decisão diversa;

Terceiro: enunciar qual a decisão que, em seu entender, deve ter lugar relativamente às questões de facto impugnadas.

Ónus tripartido que encontra nos princípios estruturantes da cooperação, da lealdade e boa fé processuais a sua ratio e que visa garantir, em última análise, a seriedade do próprio recurso instaurado, arredando eventuais manobras dilatórias de protelamento do trânsito em julgado da decisão.” (cfr. Cadernos Temáticos De Jurisprudência Cível Da Relação, Impugnação da decisão sobre a matéria de facto, consultável no site do Tribunal da Relação do Porto, Jurisprudência).

Dito isto, vejamos se a Apelante cumpriu o referido ónus.

A Apelante claramente deu cumprimento ao primeiro e terceiro ónus.

Tal decorre das alíneas C) e D) das respetivas conclusões de recurso e que se mostra mais desenvolvido no corpo do recurso (“III – Matéria de facto”).

Efetivamente, identifica a matéria de facto que no seu entender deve ser adicionada “à especificação da matéria de facto dada como assente” e enuncia a redação que deve passar a ter o referido artigo.

Porém, é manifesto que não cumpre o segundo ónus.

Na verdade, em momento algum a Recorrente indicou o(s) meio(s) de prova donde se retira tal conclusão.

Não obstante, em abono da verdade, cumpre referir que compulsado o processo não encontramos documento a atestar a alegação efetuada pela Recorrente.

Finalmente, face ao objeto do recurso, delimitado, pois, pela Recorrente, salvo o devido respeito, não se vê relevância para a decisão da causa.

Isto porque, neste Recurso, a Recorrente não pugna pela existência de má-fé por parte da Recorrida, aquando da apresentação do pedido de registo da marca em discussão nos autos, apesar de o ter feito no âmbito do recurso da decisão do INPI.

Pelo exposto, julgamos improcedente a impugnação da decisão de facto.

Da concessão do registo da marca nacional n.º 699159.

O presente recurso vem interposto da sentença que confirmou o despacho do INPI que deferiu o pedido de registo da marca nacional n.º 699159 “Quinta da Formigosa Insignio”.

A sentença proferida pelo tribunal a quo identifica convenientemente a questão sub judice.

Também, em resumo, qualifica as marcas como nominativas; declara como prioritária a marca da titularidade da Recorrida; atesta que os produtos/ serviços incluídos em ambas as marcas são idênticos ou afins; reconhece a similitude da última palavra que compõe o sinal registando com a palavra que compõe o sinal da marca prioritária “diferindo apenas na última letra”; mas salienta as diferenças ao nível nominativo que, no seu entender, permitem ao consumidor distinguir as marcas sem que exista perigo de confusão; mais salienta que os sinais possuem elementos suficientemente fortes para afastar o risco de confusão do consumidor médio; e conclui que numa apreciação global das marcas e da impressão de conjunto, face aos elementos referidos, inexiste imitação de marcas; conclui ainda que inexistem os requisitos legais para a possibilidade de prática de atos de concorrência desleal.

A Recorrente, por reporte à imitação, refere que a “semelhança existente entre os sinais em confronto é susceptível de induzir os consumidores em erro, confusão ou associação”; “considera que é relativamente cristalino admitir, num juízo de prognose, que uma marca com as características da marca n.º 699159 QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO- destinada a distinguir vários tipos de bebidas alcoólicas e vinhos na classe 33 - é susceptível de gerar confusão ou associação com a marca anterior – INSIGNIA - de que é titular (também na classe 33) e que a sua proteção e consequente uso propiciará, ademais, actos de verdadeira concorrência desleal.”

Mais refere que “Ainda que, por hipótese, não existisse o risco de o consumidor tomar um sinal pelo outro, ainda assim, existiria sempre risco de associação com a marca anteriormente registada” e que “Pela confrontação … verifica-se que as marcas apresentam semelhanças gráficas, fonéticas e conceptuais susceptíveis de gerar erro ou confusão junto dos consumidores, ao contrário do que foi decidido na douta sentença recorrida.”

“Com efeito, a expressão que lhe antecede - “QUINTA DA FORMIGOSA” - é a denominação social da requerente”; “Perante isto, os consumidores irão fazer recair a sua atenção sobre a palavra INSIGNIO”; “Sendo esta a única expressão distintiva que fica para comparação das marcas em confronto.”

Refere ainda que “Na decisão recorrida procedeu-se a um exame comparativo das marcas quando é certo que, em regra, os consumidores não têm as marcas lado a lado para poderem fazer um exame comparativo, pelo que devia ter visto as marcas sucessivamente e não colocando-as lado a lado, porquanto é a memória da primeira que existe quando a segunda aparece, e, nesse momento, apenas as semelhanças ressaltam”; sendo que “perante a nova marca, os consumidores irão acreditar que se trata de uma nova gama de vinhos produzidos pela empresa proprietária da marca INSIGNIA, associando a nova marca QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO à marca INSIGNIA que já conheciam” e que “… deverá concluir-se que a marca em causa imita a marca da ora Recorrente, gerando um risco de confusão com a mesma, de tal forma que, só após exame atento ou confronto poderá o consumidor médio eventualmente distingui-los”.

Finalmente, refere ainda que “A marca INSIGNIA … goza de um reconhecimento e distintividade acrescidas, em termos de notoriedade e prestígio na União Europeia, mais provável é que o público tome erroneamente um novo sinal semelhante por aquele ou uma sua variante”; que “O facto de uma marca ser notória tem como efeito perdurar na memória do consumidor, o que por sua vez agrava o risco de confusão”; Devida à notoriedade e reputação das marcas INSIGNIA os consumidores ao visualizarem esta expressão associam necessariamente à Apelante e às suas marcas”; que “o consumidor médio irá, por regra, considerar os produtos identificados QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO têm a mesma origem empresarial que os produtos identificados com a marca INSIGNIA” pelo que “O surgimento de pedidos de registo de marca que, ainda que não totalmente idênticos a INSIGNIA, mas que apresentam uma grande proximidade visual e fonética – como é o caso de INSIGNIO /INSINIO e, por fim, QUINTA DA FORMIGOSA INSIGNIO -, mais não é do que uma tentativa de aproveitamento do embalo do sucesso, do investimento económico expressivo e de publicidade da Recorrente, desviando e baralhando o consumidor.

Vejamos.

Dispõe o artigo 1º do Código da Propriedade Industrial, sob a epígrafe “Função da propriedade industrial”, que:

“A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.”(o destaque é nosso).

Por sua vez, estabelece o artigo 208.º do CPI, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, sob a epígrafe “Constituição de marca”, que:

“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.” (o destaque é nosso).

Dispõe o artigo 232.º do CPI, sob a epígrafe “Outros fundamentos de recusa”, que:

“1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

…

b) a reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

…

4- Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.

5- O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.” (o destaque é nosso).

Por seu turno, estabelece o artigo 238.º do CPI, sob a epígrafe “Conceito de imitação ou de usurpação”, que:

“1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2- Para os efeitos da alínea b) do n.º 1:

a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;

b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.” (o destaque é nosso)

Resulta, assim, da conjugação dos preceitos legais em análise constituir fundamento de recusa do registo de marca a reprodução, ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, se ambas se destinarem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, quando ambas tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada.

Vejamos então.

Importa ter presente que, como refere o STJ, “a marca é o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, funcionando, de um lado, como identificação de um produto ou serviço proposto ao consumidor e permitindo, por outro, distingui-lo e diferenciá-lo de outros idênticos ou afins.” (Ac. de 12 de julho de 2018, proc. N.º 346/15.3YHLSB.L1.S1, in www.dgsi.pt).

Por sua vez, a respeito das marcas nominativas, o mesmo STJ entendeu “que é pelos sons das palavras e das expressões que estas se fixam na memória (repare-se como as crianças aprendem a falar tentando imitar aquilo que dizem os adultos, sem sequer entender o seu sentido) - deve prestar-se primordial atenção aos fonemas que as compõem (assim, entre outros, o Ac. do STJ de 02-10-2003 ( Ferreira Girão), na revista nº 03B2236 . A apresentação varia. O som fica….”.(Ac. de 9 de junho de 2016, proc. n.º 124/14.7YHLSB.L1.S1, in www.dgsi.pt).

Ainda a respeito das marcas nominativas, o TRL refere que “a marca não será nova quando, em confronto gráfico ou fonético com outra mais antiga, seja de molde a provocar confusão no público consumidor.” (Ac. de 24 de abril de 2021, proc. 571/06.8TYLSB.L1-7, in www.dgsi.pt) e que “Na apreciação global das marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo), e nas mistas a fim de apreciar a possibilidade de erro ou confusão de marcas pelo consumidor (art.° 245/1/c do CPI) deve-se privilegiar sempre o elemento dominante; por outro lado, quanto maior for a notoriedade da marca, maior o risco de confusão com uma marca posterior; II- Na ausência de uma enumeração legal a construção da doutrina e da jurisprudência ao longo do tempo têm vindo a afirmar que o juízo comparativo deve ser objectivo apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento relevando menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente de que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes devendo tomar-se em conta a interligação entre os produtos e os serviços por um lado e por outros os sinais que os diferenciam, a tal impressão de conjunto”(Ac. de 8 de março de 2018, proc. 98/17.2YHLSB.L1, in www.dgsi.pt).

Refere Pedro Sousa e Silva que “A abordagem correcta no exame da confundibilidade das marcas é aquela que - no respeito do princípio da interdependência - coloca, num dos “pratos da balança” os factores de semelhança dos sinais, ao nível fonético, visual e conceptual e, no outro “prato”, os factores de diferenciação desses sinais, podendo a grande semelhança no contexto de um desses níveis ser compensada pela elevada dissemelhança no contexto dos demais.” (in Direito Industrial, 2.ª Ed., pág. 286).

Como referido supra, desde logo porque não foi posto em causa, temos por assente que a marca titulada pela Recorrente é prioritária e que as marcas em análise se destinam a assinalar produtos (vinhos) idênticos ou afins, sendo, no caso, indicados na classe 33 da Classificação Internacional de Nice.

Importa, como bem refere a decisão em crise, referir que estamos perante sinais nominativos, sendo um, o da Recorrida, composto.

Dito isto, reportando-nos aos sinais sub judice, passemos então a considerar os elementos assinalados.

Os elementos nominativos em análise são «Insignia» e «Quinta da Formigosa Insignio».

Entendemos que os vocábulos semelhantes não são de uso comum, como também não é de uso comum o segundo vocábulo da marca registanda; sendo-o, porém, o primeiro vocábulo desta, pois que a palavra «quinta» constitui elemento genérico quando se refira a vinhos.

Mais entendemos que os vocábulos «Insignia» e «Insignio», não sendo absolutamente comuns, são graficamente próximos.

Visualmente, os elementos comuns são semelhantes, seguramente não o são os conjuntos, pois que uma contém uma palavra com oito letras e a outra quatro palavras com o total de 25 letras.

Pelo que a imagem que transmitem os dois sinais é francamente distante.

Em termos fonéticos, comparando os vocábulos comuns, não temos a menor dúvida em referir que são muito próximos, apresentando a mesma sonoridade ou quase.

Porém, no conjunto, ou seja, na soma dos diferentes vocábulos, mesmo admitindo que os dominantes da registanda sejam «Formigosa Insignio», seguramente que a conclusão é diversa.

Aliás, os primeiros vocábulos são absolutamente diversos, sendo que estes, como é comummente aceite, têm maior peso na memória - visual ou auditiva - dos seus destinatários, em particular, quando são compostos por várias palavras.

Finalmente, em termos conceptuais ou semânticos, o vocábulo comum, não sendo muito utilizado na língua portuguesa, significa “atributo; cetro; cruz; distintivo; divisa; estandarte; bandeiras; emblema; venera; hábito; pendão; símbolo; sinal; trofeu” (in Dicionário de Sinónimos da Língua Portuguesa, Tertúlia Edípica, pág. 604), o que, associado ao contexto em que se inserem as marcas (vinhos) é suscetível de transmitir a ideia de os seus produtos têm aquelas caraterísticas/ qualidades/ apetências.

Por sua vez, aquele associado a «Quinta da Formigosa» pode significar que aquelas características são proporcionadas pela mesma.

Dito isto, temos de concordar que as semelhanças existentes são exponencialmente eclipsadas por aquelas diferenças, ou seja, a imagem, a fonética e a conceptual; não sendo, por isso, suscetível de causar no consumidor, medianamente atento, dúvidas quanto à “distinção das marcas”.

Efetivamente, entendemos que estes três últimos elementos de comparação, tendo em consideração o consumidor tipo a que se destinam, assumem maior preponderância que as semelhanças assinaladas, desde logo por serem mais facilmente retidos na memória do consumidor médio de produtos assinalados pelas marcas aqui em análise, porquanto apreendidos pela visão e audição.

Ou seja, temos de concordar que o facto de um vocábulo ser idêntico ou semelhante, suscetível, por isso, de causar dúvidas quanto à “distinção das marcas”, é este manifestamente esbatido pelo que se referiu quanto aos elementos visual, fonético e conceptual.

Circunstância que também se reflete quando temos de considerar a impressão de conjunto produzida pelos seus elementos distintivos.

Na verdade, a referida impressão acaba por ser a “pedra de toque” a que se impõe recorrer para aquilatar da possibilidade de existência, ou não, de erro ou confusão entre marcas, ou mesmo do risco de imputação dos produtos de uma empresa à outra.

Este último risco abrange as situações em que o consumidor, apesar de não confundir os sinais, os imputa à mesma empresa ou supõe que entre as diferentes empresas existam especiais relações jurídicas, económicas ou comerciais.

Porém, invariavelmente, o risco que se pretende evitar é o risco de indução dos consumidores em erro ou confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, uma vez que a marca é um sinal que se destina a distinguir os produtos/serviços de uma determinada empresa dos de outras empresas.

Volvendo a nossa atenção para a impressão de conjunto, o TJUE (C-251/95, SABEL, C-39/97, CANON) decidiu que “a comparação entre sinais deve fazer-se, essencialmente, através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, pois o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo, não procedendo a uma análise das suas diferentes particularidades ou detalhes.” (Ac RL de 20-12-2017, Proc. Nº 271/17.3YHLSB.L1-7, www.dgsi.pt e Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, p. 253).

Acresce ainda a circunstância de habitualmente o consumidor não ser confrontado em simultâneo com as duas marcas para as poder comparar, pelo que, quando se vê confrontado com uma das marcas, tendo reminiscências na memória da outra marca, importa aquilatar se conseguirá, no imediato, distingui-las.

Nessa medida, também se verifica a imitação de uma marca quando “tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.” (cfr. Ac. RL de 24 de junho de 2014, proc. N.º 1021/08.0TYLSB.L1-7, in www.dgsi.pt).

Entendemos, pois, que apesar do elemento comum assinalado às duas marcas, existem elementos diversos de maior impacto ao nível da «visão» e da «audição» que, em termos globais, originam uma significativa diferença entre elas, suscetíveis de transmitir uma impressão diversa que, mesmo um consumidor médio normalmente distraído em relação aos pormenores, afasta a possibilidade de associação da marca da Recorrente com a marca da Recorrida.

Efetivamente, a marca registanda, analisada no seu conjunto, em termos objetivos, é adequada a distinguir os produtos/serviços da Apelada dos produtos/serviços da Apelante, apesar da identidade/afinidade comprovada entre os produtos/serviços que cada uma delas visa assinalar.

Dito de outra forma, os sinais das marcas em análise são suficientemente diversos, em termos de apreciação de conjunto, que possibilitam ao consumidor médio a que se destinam os produtos e ou serviços, mesmo quando na presença de apenas um deles, distingui-los; afastando-se, em consequência, também o risco de associação destas.

Entendemos, pois, que o dito consumidor, perante qualquer uma das marcas em análise, mesmo com a palavra “Insignio/ Insignia”, retenha antes a “Quinta da Formigosa” ou, apenas” “Formigosa” e, assim, não associe os produtos de uma à outra.

Porém, a Recorrente, na defesa da sua posição, ou seja, que existe risco de confusão entre os sinais objeto dos autos, invoca o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia “THOMSON LIFE/LIFE” (C-120/04).

Assinale-se que o citado aresto foi proferido na sequência de pedido de decisão prejudicial, tendo fixado a seguinte jurisprudência: “o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que pode existir um risco de confusão no espírito do público, em caso de identidade de produtos ou de serviços, quando o sinal impugnado é constituído pela justaposição, por um lado, de denominação da empresa do terceiro e, por outro, da marca registada, dotada de poder distintivo normal, e este, sem criar, por si só, a impressão de conjunto do sinal composto, mantém neste último uma posição distinta autónoma.” (destaque nosso).

No entanto, ao contrário do efeito que a Recorrente pretende retirar do citado aresto, entendemos que este, perante um confronto de sinais com as caraterísticas assinaladas, não conclui pela existência de risco de confusão, o que faz, isso sim, é admitir essa hipótese, ou seja, admite que quando o sinal comum, sem criar, por si só, a impressão de conjunto do sinal composto, mantém neste último uma posição distinta autónoma pode dar originar ao risco de confusão.

Dito de outra forma, quando o sinal anterior não se diluir no novo, em termos de imagem de conjunto, mantendo assim autonomia relativamente à restante parte do sinal novo, pode gerar o referido risco de confusão.

Aliás, o citado aresto, na respetiva fundamentação, deixa isso bastante claro, quando refere “a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, atentos os factores relevantes no caso em apreço ….

A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que tem o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., nomeadamente, acórdãos já referidos Sabel, n.º 23, e Lloid Schuhfabrik Meyer, n.º 25, bem como despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido, n.º 29).

No quadro do exame da existência de risco de confusão, a apreciação da semelhança entre duas marcas não consiste em ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e em compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (v. despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido, n.º 32).

Todavia, fora dos casos habituais em que o consumidor médio apreende uma marca como um todo, e não obstante a circunstância de a impressão de conjunto poder ser dominada por um ou vários componentes de uma marca complexa, não está de modo algum excluído que, num caso especial, uma marca anterior, utilizada por um terceiro num sinal composto que compreenda a denominação da empresa desse terceiro, possa conservar uma posição distinta autónoma no sinal composto, sem por isso constituir o seu elemento dominante.

Numa hipótese desta natureza, a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto pode conduzir o público a crer que os produtos ou serviços em causa provêm, no mínimo, de empresas ligadas economicamente, caso em que se deve considerar que existe um risco de confusão.

A constatação da existência de um risco de confusão não pode ser subordinada à condição de a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto ser dominada pela parte deste constituída pela marca anterior.

…

Por conseguinte, deve admitir-se que, para efeitos de constatação de um risco de confusão, basta que, dada a posição distintiva autónoma conservada pela marca anterior, o público atribua igualmente ao titular dessa marca a origem dos produtos ou serviços abrangidos pelo sinal composto.”(destaque nosso)

A respeito do citado aresto, entre outros, julgamos que se justifica chamar à colação as “conclusões do Advogado-Geral”, quer de F.G.Jacobs, apresentadas em 9 de junho de 2005, no processo C-120/04, quer de Paolo Mengozzi, apresentadas em 23 de janeiro de 2014, processo C-591/12 P, nomeadamente quando, reportando-se à sua transposição para o caso que os ocupa, referem que:

(F.G.Jacobs – reportado ao processo Medion)

“A título preliminar, devo dizer que não estou convencido de que uma doutrina específica, que contém um conjunto de regras formais a aplicar automaticamente em certos casos, corresponde sempre, ou necessariamente, a uma abordagem útil para estabelecer a decisão de tomar face a um determinado conflito de marcas. Na minha opinião, os princípios que o Tribunal de Justiça já enunciou nas suas várias decisões sobre as disposições relevantes da diretiva … fornecem um quadro conceptual suficiente para a resolução de tais conflitos.

…

Extraindo o ensinamento destes princípios, pode dizer-se que, num caso como o presente, o órgão jurisdicional nacional deve, na sua apreciação global do risco de confusão, ter em mente que i) quando os produtos a que se destinam as marcas são idênticos, como no caso em apreço, uma menor semelhança entre as marcas poderá dar lugar a um risco de confusão, mas ii) quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior, tanto mais elevado será o risco de confusão, de forma que no caso de LIFE, que é descrita pelo órgão jurisdicional nacional como tendo uma «força distintiva normal», o risco de confusão não poderá ser elevado. O órgão de jurisdição nacional deverá ter em conta que o consumidor médio tende a apreender a marca composta como um todo, em vez de analisar as suas particularidades. … o órgão jurisdicional nacional deve determinar se, efectivamente, a marca e o sinal são suficientemente semelhantes de forma a existir um risco de confusão.

Quanto a esta questão, a apreciação da semelhança pelo órgão jurisdicional nacional deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A fim de apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em questão, o órgão jurisdicional nacional deve determinar o seu grau de semelhança visual, fonética e conceptual e, eventualmente, avaliar a importância que deve ser dada a estes diferentes elementos, tendo em conta a categoria de produtos ou serviços em causa e as condições em que são comercializados.”

…

No presente processo, não se poderá, no meu entender, partir do pressuposto, pelo facto de o Tribunal da Primeira Instância ter considerado que as marcas WESTLIFE e WEST eram semelhantes e podiam ser confundidas no contexto factual que lhe foi submetido, de que as marcas THOMSON LIFE e LIFE são necessariamente semelhantes e podem ser confundidas no caso em apreço, num contexto factual diverso. Conforme anteriormente referido, cabe ao órgão jurisdicional de reenvio aplicar os princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça na sua jurisprudência sobre a directiva em matéria de marcas e determinar se, à luz dos factos que lhe foram presentes, essas duas marcas são semelhantes e podem ser confundidas.” (o destaque é nosso)

(Paolo Mengozzi – reportado ao processo Bimbo Vs UAMI)

“23. Por conseguinte, em nossa opinião, há que procurar fazer uma leitura diferente do acórdão Medion. Para esse efeito é, antes de mais, necessário recordar que essa decisão foi proferida no âmbito de um reenvio prejudicial, em que toda a apreciação dos factos é da exclusiva competência do tribunal de reenvio. Nesse contexto, o Tribunal de Justiça não tomou posição quanto à existência de um risco de confusão naquele caso concreto (conflito entre as marcas THOMSON LIFE e LIFE), mas limitou-se a responder à questão que lhe foi submetida, precisando, com base nas indicações fornecidas pelo órgão jurisdicional nacional, os critérios em que se deve basear a apreciação do risco de confusão. Neste contexto, o acórdão limita-se, no essencial, a afirmar que não se pode excluir, a priori, um risco de confusão entre uma marca anterior utilizada por um terceiro no âmbito de um sinal composto e esse sinal, uma vez que a marca anterior, muito embora não constituía o elemento dominante do sinal composto, conserva nele uma posição suscetível de levar o público em causa a atribuir «igualmente ao titular dessa marca a origem dos produtos ou serviços abrangidos pelo sinal composto».

24. Em termos gerais, e para além das circunstâncias do caso submetido ao Tribunal de Justiça, esta afirmação implica que, no caso de um elemento de um sinal composto, idêntico ou semelhante a uma marca anterior, participar significativamente na criação da imagem desse sinal que o público relevante conserva na memória, sem a dominar, e não obstante a eventual predominância de outro componente do sinal, esse elemento deve ser tomado em consideração para avaliar a semelhança entre o sinal composto e a marca anterior, e entra, portanto, em linha de conta na apreciação do risco de confusão. Nesse sentido, longe de introduzir uma derrogação aos princípios que presidem a essa apreciação, em nosso entender, o referido acórdão procurou sobretudo atenuar o rigor de alguns acórdãos precedentes, em especial as decisões proferidas nos processos Matratzen Concord/Ihmi – Hukla Germany (Matratzen), que podiam ser interpretados como uma aplicação estrita da «Pragetheorie». Essa leitura do acórdão Medion é confirmada pelo acórdão Ihmi/Shaker (40), em que, com o objectivo, explicitado nas conclusões da advogada-geral J. Kokott, para as quais o acórdão remete, de resolver a aparente incoerência entre as referidas decisões e o acórdão Medion, o Tribunal de Justiça precisou que, embora não esteja excluído que a impressão de conjunto produzida por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes, «só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança (entre as duas marcas) pode depender unicamente da componente dominante»(41). Esta precisão foi sistematicamente reproduzida na jurisprudência posterior (42).”

Dito isto, julgamos, pois, que se dúvidas subsistissem, se mostra – superiormente – infirmada a “posição” pugnada pela Recorrente, ou seja, e em resumo, não estamos perante uma situação em que se possa considerar que as outras componentes do sinal – “Quinta da Formigosa” – se possam considerar negligenciáveis, também, certamente, em termos da análise visual, fonética e conceptual, como, aliás, havíamos dissecado, não se verifica aquele risco e, considerando o consumidor médio deste tipo de produtos, em termos da impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes, como também referimos supra, mostra-se reforçada aquela conclusão.

Concluindo, no caso sub judice, como vimos, tal risco mostra-se afastado.

Aliás, também o Tribunal a quo, sem se reportar ao citado aresto, ao examinar os elementos em confronto, em termos de imagem global, afastou essa possibilidade.

Finalmente, impõe-se tomar posição sobre a putativa notoriedade e/ ou prestígio da marca prioritária.

Vejamos.

Dispõe o artigo 234.º do CPI, sob a epígrafe “Marcas notórias”, que:

“1- É recusado o registo de marca que constitua:

a) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos;

b) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços afins, ou a imitação ou tradução, no todo ou em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.

2- Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse.”(o destaque é nosso)

Por sua vez, estabelece o artigo 235.º do mesmo diploma legal, sob a epígrafe “Marcas de prestígio”, que:

“Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.” (o destaque é nosso)

O TRL, no acórdão de 20 de maio de 2024, proferido no âmbito do processo n.º 472/19.0YHLSB.L2, a esse respeito, referiu que: “A marca de prestígio é aquela que tem uma reputação elevada, individualidade e originalidade significativas e surja associada a produtos ou serviços de alta qualidade sendo reconhecida pelos consumidores como símbolo de distinção e excelência (ou, na feliz expressão constante do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22.01.2009, processo n.º 10533/2008-6, in http://www.dgsi.pt, «gozar de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores».

Os objetivos subjacentes a esta tutela muito específica e muito focada são os de impedir a erosão ou diluição de marcas que funcionam como referentes no mercado (relevando mesmo em distintos mercados) salvaguardando o seu valor comercial, designamente na vertente essencial desse valor que é a capacidade de atração do público – vd. neste sentido, as adequadas referências lançadas com mais detalhe por Pedro Sousa e Silva, in Direito Industrial, 2020, Almedina, Coimbra (ebook), pág. 245.”

A decisão em análise, reportada às figuras em análise, certamente em resultado das posições vertidas nos articulados, é parca em factos.

Ainda assim, temos por assente que se trata de uma marca EU, registada em 27/01/2005, para assinalar produtos da classe 33: vinhos e que “A Recorrente já figurou nas seguintes publicações:

- Publicação na revista “Forbes”, datada de 14 de Março de 2019, “Wines of the Week: (…) Insignia and La Clarté de Haut – Brion”, cfr. doc. 8 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação de James Suckling, datada de 18 de Dezembro de 2018, “Top 100 American Wines of 2018”, cfr. doc. 9 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação na revista “Wine Enthusiast Magazine”, de 1 de Dezembro de 2017, “(…) 2014 Insignia Estate Grown Red”, cfr. doc. 10 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação na revista “Wine Enthusiast Magazine”, de Dezembro de 2018, “The Collector´s issue”, cfr. doc. 11 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

- Publicação na revista “International Wine Report” de Maio de 2019, “(…), Proprietary Red, Napa Valley “Insignia” 2016, cfr. doc. 12 com o recurso e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.”

Nessa medida, admitimos que se trate, no âmbito Europeu, de marca com reputação elevada, associada a produtos de alta qualidade, sendo reconhecida pelos consumidores como símbolo de distinção e excelência, ainda que, no âmbito nacional, nada seja referido/provado.

A circunstância de nada se ter apurado quanto ao âmbito nacional, afasta a aplicação do primeiro preceito legal, ou seja, porque a Recorrente não logrou demonstrar a notoriedade em Portugal, não pode pugnar, nesses termos, pela recusa do registo da marca da Recorrida.

Porém, na medida em que se trata de marca da união Europeia, aquele reconhecimento, ou seja, no âmbito Europeu, basta para ser aplicável o regime legal previsto no citado artigo 235.º

Ainda assim, tendo presente a factualidade apurada, não vemos que seja possível, em concreto, considerar que a marca registanda procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou mesmo que a possa prejudicar.

Aliás, conforme foi referido no acórdão deste TRL, de 24 de fevereiro de 2022, proferido no âmbito do processo n.º 170/21.4YHLSB.L1, “o titular da marca de prestígio deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de diluição, degradação ou parasitismo, para que proceda a recusa de registo de marca posterior” (in www.dgsi.pt).

Efetivamente, em termos da atribuição da tutela prevista no artigo 235.º do CPI, Ana Maria Pereira da Silva refere que “… depende do circunstancialismo casuístico e da prova de factos de que se possa inferir num dado momento e contexto que aquele elevado valor simbólico-evocativo inere à marca e que do uso da marca ulterior resulte um aproveitamento desse valor distintivo e prestígio ou reputação, ou o possa afetar. Dada a amplitude da excecionalidade da sua efetividade a atribuição desta tutela conferida às marcas de prestígio deve revestir-se de rigor e exigência” (cfr. in CPI Anotado, Coordenação Luís Couto Gonçalves, Almedina, pág. 939).

Dito isto, temos para nós, na linha da referida exigência, que a Recorrente não logrou demonstrar que a Recorrida, com o uso da marca “Quinta da Formigosa Insignio”, procura tirar partido indevido do caráter distintivo da marca “Insignia”, ou possa prejudica-los.

Da concorrência desleal.

No que diz respeito à última questão, saber se o registo da marca da Recorrida é suscetível de gerar concorrência desleal, importa chamar à colação o disposto no artigo 232.º do CPI.

Estabelece o citado artigo, sob a epígrafe “Outros fundamentos de recusa”, que (n.º 1) “constitui ainda fundamento de recursa do registo de marca” (h) “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.”

A respeito da concorrência desleal importa ainda fazer apelo ao disposto no artigo 311.º do referido diploma legal.

Dispõe o aludido artigo, sob a epígrafe “Concorrência desleal”, que (1) “constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente” (a) “os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.”

No caso, como vimos, não obstante os sinais se reportarem a produtos idênticos ou afins, a verdade é que os mesmos não se revelam suscetíveis de induzir o respetivo consumidor em confusão/ risco de associação, pelo que, inexiste a possibilidade de desvios de clientela.

Efetivamente, entendemos afastado o risco de o consumidor poder comprar produtos de um sinal a pensar que está a comprar ou a pensar que “tem a ver” com o outro sinal.

Finalmente, importa ainda referir que a matéria de facto provada de modo algum permite concluir de forma diversa, ou seja, que o requerente da marca registanda pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.

Por todo o exposto, ao abrigo dos artigos 208.º, 232.º e 238.º, todos do CPI, entendemos que deve ser concedido o registo da marca nacional n.º 699159, mantendo-se a decisão do Tribunal a quo.

IV- Decisão

Pelo exposto, acordam os juízes deste Tribunal da Relação em julgar improcedente o recurso e, mantendo-se a decisão recorrida, conceder o registo da marca nacional n.º 699159 “Quinta da Formigosa Insignio” requerido por Quinta da Formigosa – Imobiliários, SA.

Custas pela Recorrente (artigo 527.º do CPC).

Lisboa, 19 de junho de 2024

Bernardino Tavares

Paulo Abrantes Registo

Eleonora Viegas