12891/11.5T2SNT-D.L1-6 - Tribunal da Relação de Lisboa

1. Encontrando-se pendente um pedido de concessão de patente cujas reivindicações têm por objecto processos de obtenção de um produto, o aditamento de novas reivindicações que têm por objecto o mesmo produto não tem de ser publicado no Boletim de Propriedade Industrial, na medida em que não se verifica alteração da invenção, pelo que a omissão dessa publicação não determina a nulidade da patente.

2. Estabelecendo a lei que a patente caduca com a falta de pagamento das anuidades e que estas devem ser pagas anualmente durante os últimos seis meses de validade do direito, o não pagamento da anuidade da patente até à data do seu aniversário, mas sim até ao final do mês do seu aniversário sem que seja cobrada a sobretaxa devida por atraso, não pode determinar a caducidade da patente, sob pena de violação da obrigação imposta aos órgãos administrativos de actuar de boa fé previsto no artigo 266º nº2 da CRP, por o pagamento ter sido efectuado durante o mês em que terminava a sua validade e o facto de não ser cobrada a legal sobretaxa demonstrar ser essa a interpretação e prática do INPI.

3. Para a procedência da providência cautelar prevista no artigo 338º-I do CPI, basta a alegação e prova sumária da existência do direito pelo titular e da sua violação, que, a verificar-se, dispensa a prova da lesão irreparável ou de difícil reparação.

Acordam na 6ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:

RELATÓRIO.

“P” Ld e Laboratórios “P”, Lda intentaram contra “W” I ..., SA e “G” Farmacêutica, SA providência cautelar ao abrigo dos artigos 338º-I e seguintes do CPI, alegando, em síntese, que as duas requerentes e a “P” Inc pertencem ao grupo “P”, que se dedica à investigação farmacêutica para o desenvolvimento de medicamentos inovadores, pertencendo à “P” as Patentes de Invenção Europeia que protegem os processos para obtenção da substância activa Sildenafil e à “P” Inc a Patente de Invenção Nacional com o nº... com certificado complementar de protecção nº38 e estando as requerentes autorizadas a explorar, em território português, os direitos protegidos pela referida Patente nº ... sobre esta substância, que é o princípio activo dos medicamentos comercializados com o nome V... e R..., destinados ao tratamento, respectivamente, da disfunção eréctil e da hipertensão arterial pulmonar.

Mais alegam que as requeridas fabricam e/ou importam, armazenam e comercializam, em território português, medicamentos genéricos do medicamento de referência V... denominados Sildenafil “W” e Sildenafil “G”, com violação dos direitos de propriedade industrial das requerentes e causando-lhes prejuízos.

Concluíram pedindo a apreensão dos medicamentos genéricos Sildenafil importados, fabricados e armazenados pelas requeridas e os que já se encontrem disponíveis em farmácias, assim como a condenação das requeridas a não fabricar, oferecer, armazenar, introduzir no mercado português, não utilizar, importar ou estar na posse de medicamentos genéricos de Sildenafil para alguns dos mencionados fins, até à caducidade do CCP nº38 ou até ao trânsito e julgado da decisão da acção principal, com a aplicação de uma sanção pecuniária compulsória à taxa diária de 5 000,00 euros para que seja assegurada a efectividade da decisão.

A requerida “W” I ..., SA deduziu oposição invocando a caducidade da patente nº ... nos termos do artigo 37º nº1 b) do actual CPI, por falta de pagamento de taxas, uma vez que a 7ª anuidade foi paga com atraso e sem o pagamento da sobretaxa legal e invocando a nulidade da mesma patente com o fundamento de esta não preencher os requisitos de actividade inventiva exigidos pelos artigos 51º e 55º do CPI, por pertencer à família da patente europeia nº...55, descrita como processo de “preparação de piperazinas para a impotência” e sendo o sildenafil do grupo das piperazinas e invocando também a nulidade da patente, com o fundamento de que a mesma não opera a protecção legal pretendida pelas requerentes, pois foi publicada no Boletim da Propriedade Industrial em Março de 1992 com a epígrafe “processo para a preparação de pirazolopirimidinonas úteis como agentes antiginosos” com seis reivindicações, tendo sido pedido em 1996 que fossem acrescentadas oito novas reivindicações semelhantes às do pedido de patente europeia correspondente, respeitantes a um composto e de composições farmacêuticas que o contém, o que foi concedido pelo INPI mas não foi publicado no BPI, o que viola os artigos 12º, 19º, 23º do CPI de 1940 e do artigo 26º do CPI de 1995 e gera a nulidade da patente nos termos dos artigos 32º nº5 e 32º nº1 b), respectivamente do CPI de 1940 e do CPI de 1995.

Mais alegou que a contestante não está a comercializar o medicamento em causa em Portugal, mas sim em Espanha, onde a respectiva exploração é livre e impugnou os prejuízos invocados pelas requerentes.

Concluiu pedindo o indeferimento da providência cautelar.

Também a requerida “G” Farmacêutica, SA deduziu oposição alegando que os medicamentos Sildenafil “G” foram obtidos mediante processo protegido pela patente de invenção europeia nº ...21 com o nome “processo para preparação do Sildenafil”, a que foi atribuído efeito nacional em Portugal e pertencente à sociedade Krka Tovarna Zsravil, D.D. Novo Mesto, que fornece os medicamentos obtidos através desse processo à requerida, que os comercializa em Portugal, não tendo os mesmos sido obtidos pelo processo protegido pela PT nº ..., a qual, de acordo com a sua epígrafe, apenas concede às requerentes o exclusivo da exploração do Sildenafil se for obtido pelo processo patenteado, mas não do produto Sildenafil em exclusivo, sendo nula a alteração das reivindicações operada pela “P”, uma vez que as reivindicações aditadas são de produto e não de processo, encontrando-se em desconformidade com a sua epígrafe e encontrando-se preteridas formalidades essenciais para a concessão do respectivo direito, com a consequente nulidade da patente nº... e do correspondente certificado complementar de protecção nº38, pelo que as requerentes não são titulares do direito a que se arrogam, para além de não se verificar uma lesão grave e dificilmente reparável.

Concluiu pedindo o indeferimento da providência cautelar.

Houve oposição às excepções por parte das requerentes, que alegaram, no que diz respeito à excepção de caducidade, que a 7ª anuidade da patente foi paga dentro do prazo normalmente praticado pelo INPI, que, por essa razão, não lhes exigiu qualquer sobretaxa.

Foi produzida prova, após o que foi proferida sentença que julgou procedente a providência cautelar e decidiu nos seguintes termos:

1- Determino a apreensão dos medicamentos genéricos Sildenafil importados, fabricados e armazenados pelas requeridas, assim como os que estejam disponíveis em farmácias.

2- Condeno as requeridas a não fabricarem, oferecerem, armazenarem, introduzirem no mercado português, utilizarem, importarem ou possuírem os medicamentos genéricos Sildenafil, para os mencionados fins, enquanto se mantiver a validade do CCP nº38, ou ao trânsito em julgado da acção principal.

3- Condeno as requeridas no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória no valor de 5 000,00 euros por dia, caso incumpram a decisão ora determinada.

Inconformada, a requerida “W” I ..., SA interpôs recurso e alegou, formulando as seguintes conclusões:

a) Na sua oposição, a ora recorrente invocou quer a nulidade da patente, quer a sua caducidade.

b) Com efeito, no ponto I da sua oposição, a ora recorrente invoca a caducidade da patente por falta de pagamento de taxas e, no ponto II, a sua nulidade por falta de actividade inventiva e por o pedido de patente modificado não ter sido publicado no BPI.

c) O Tribunal considerou, como factos relevantes para a decisão da causa que “o pagamento da 7ª anuidade da PT... foi efectuado em 29 de Janeiro de 2003” e que “o pagamento da 7ª anuidade da PT... tivesse que ser efectuado até 15 de Janeiro de 2003”.

d) Ora, se o Tribunal entendeu que os factos mencionados na alínea anterior são relevantes para a discussão em apreço, não poderia deixar de retirar as consequências jurídicas destes, ou seja, teria de apreciar a caducidade (ou não) da patente.

e) A não pronúncia sobre uma questão que deveria ser apreciada tem como consequência a nulidade da sentença, nos termos do art. 668º, nº1, alínea d) do CPC.

f) Por outro lado, a aferição da data em que a 7ª anuidade da PT... deveria ter sido paga é uma questão de direito – uma vez que decorre da leitura e da interpretação da lei – pelo que não poderá considerar-se “provada” ou “não provada”.

g) A PT... caducou por falta de pagamento de taxas, uma vez que o pagamento da 7ª anuidade da PT... foi efectuado em 29 de Janeiro de 2003 quando deveria ter sido efectuado em 15 de Janeiro de 2003, data de aniversário da patente.

h) A caducidade por falta de pagamento de taxas determina a caducidade automática da patente, ou seja, não esta necessita de ser invocada.

i) Só o pagamento da anuidade acrescido da sobretaxa impediria a caducidade do direito, o que não aconteceu.

j) O Tribunal a quo deveria, face à evidente caducidade do direito invocado, que decorre da análise da certidão do INPI, ter indeferido o procedimento cautelar.

k) Em todo o caso, mesmo que o Tribunal a quo considerasse não ter elementos para afirmar, com toda a certeza, que o direito invocado tinha caducado, deveria, face às sérias dúvidas sobre esta caducidade, ter indeferido o procedimento cautelar.

Igualmente inconformada, a requerida “G” Farmacêutica, SA interpôs recurso e alegou, formulando as sentes conclusões:

A- Consta da matéria de facto dada como provada (Pontos 26, 48) que o medicamento “Sildenalfil “G”” pertencente à requerida “G”, segundo informação que consta do seu Folheto Informativo, é fabricado pela sociedade Krka d.d. em Smarjeska cesta 6, 8501, Novo mesto, Eslovénia e é obtido através do processo de preparação do Sildenafil titulado pela patente europeia nº...21, depositada junto do Instituto Europeu de patentes a 21 de Dezembro de 2007.

B- Consta da matéria de facto dada como provada (Ponto 50) que à patente de invenção europeia nº...21 foi atribuído efeito nacional em Portugal por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 20 de Julho de 2011, publicado no Boletim da Propriedade Industrial 27-07-2011.

C- Para fundamentação da decisão do presente procedimento, o Tribunal considerou que (…) Pertence à “P” Inc a Patente de Invenção Nacional que protege a substância activa Sildenafil e que tem o número ... e validade até 16/01/2012 e validade, com o Certificado Complementar de Protecção válido até 21/01/2014 (…) e que (…) As requeridas puseram em causa a titularidade desse direito, com fundamento na nulidade da patente, sem que no entanto tenham pedido ao Tribunal o expresso conhecimento de tal questão. Em qualquer dos casos, o conhecimento da nulidade retiraria às requerentes o reconhecimento de qualquer direito e, consequentemente, a obtenção de provimento neste procedimento cautelar (…) – (sublinhado nosso).

D- Contudo, a apelante, em sede de oposição, pediu ao Tribunal o expresso conhecimento da matéria de direito relativa à nulidade da patente, ainda que em summaria cognitio, num capítulo da oposição designado inclusivamente “-do reconhecimento da nulidade da patente”.

E- Não se pronunciando sobre vários argumentos de direito avançados pela apelante e que põem em causa a validade da patente da requerente, designadamente quanto aos produtos que afirmam estar protegidos pela patente, limitou-se o despacho recorrido em resposta aos mesmos à conclusão que (…) Com a entrada em vigor do Código da Propriedade Industrial de 1995 passou a ser possível patentear produtos farmacêuticos (…) e que o facto de a patente ter sido depositada antes dessa data, em 18 de Junho de 1991 (Ponto 41 dos Factos Provados) e se tenha iniciado como patente de processo e não de produto (…) tem as vicissitudes da evolução legislativa ocorrida (…).

F- O CPI de 1995 não prevê, em nenhum dos seus artigos, quaisquer normas transitórias que disponham sobre a admissibilidade ou não admissibilidade de alterações a pedidos de patente depositados antes de 1 de Junho de 1995 – data da entrada em vigor do Código – e que ainda não estivessem concedidos a essa data. Na ausência dessas disposições transitórias, prescreve o artigo 12º, nº2 do Código Civil que “Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos (…)”, donde se conclui pois que apenas o Código da Propriedade Industrial de 1940 seria aplicável à patente de invenção nacional nº..., porquanto se tratava, pois, das condições de validade das patentes depositadas antes da lei nova – o Código da Propriedade Industrial de 1995.

G- Todas as reivindicações de produto químico ou farmacêutico aditadas à patente das requerentes após o dia 1 de Junho de 1995, durante o procedimento administrativo de patenteabilidade ocorrido junto do Instituto Nacional são nulas, por respeitarem a realidades – invenções de produtos farmacêuticos – insusceptíveis de protecção na data do pedido de patente, ou seja em momento anterior àquela data (1/06/1995) e à luz da lei vigente nesse momento (parágrafo 3 do artigo 5º do CPI de 1940), por força do disposto no parágrafo 2 do art. 32º do mesmo Código, mesmo porque o exame do pedido e/ou a sua concessão tenham tido lugar sob a égide do CPI de 1995 (cf J.P. Remédio Marques M. Nogueira Serens, Direito de Patente: sucessão de leis no tempo e a proibição da outorga de patentes nacionais sobre produtos químicos ou farmacêuticos no domínio do CPI de 1940 – o aditamento de reivindicações de produto químico ou farmacêutico, no quadro do CPI de 1995, nos procedimentos de protecção pendentes na data de adesão à Convenção da Patente Europeia e ao Acordo TRIPS, o Direito, Ano 138º, 2006, V, p. 1040).

H- Prescreve o artigo 120º, nº1, al b) do Código da Propriedade Industrial de 1995 que as patentes são nulas “Quando a epígrafe ou título dado ao invento abranger objecto diferente”. A mesma disposição e consequência jurídica constam também do actual Código da Propriedade Industrial – artigo 113º, alínea c), o que quer dizer que as oito novas reivindicações, acrescentadas em 10 de Dezembro de 1995 (ponto 42 dos Factos Provados), que “passaram a reivindicar a invenção de um composto e de composições farmacêuticas que o contêm, destinados ao tratamento das diversas patologias expressamente indicadas nessas novas reivindicações” (ponto 42 dos Factos Provados) estão em clara desconformidade com o título ou epígrafe da patente. Nesses termos, se as reivindicações são efectivamente de composição ou produto então a PT ... não poderia ter como título “Processo para a preparação de pirazolopirimidonas úteis como agentes antianginosos”, pelo que pelo menos quanto a essas novas reivindicações a patente é nula, como é também nulo o certificado complementar de protecção a ela correspondente.

I- Entre essas formalidades essenciais da al b) do nº1 do artigo 32º do Código da Propriedade Industrial de 1995 consta o disposto no nº7 do art. 11º do mesmo Código que determina que (…) Se, devido a alterações, a invenção, modelo, desenho, marca, nome ou insígnia dever considerar-se sensivelmente diferente do que se publicou inicialmente no Boletim a Propriedade Industrial, esse facto implicará a publicação de novo aviso para reclamações (…). À luz da lei aplicável, e tendo em consideração ainda que nos termos do nº1 do art. 93º do Código da Propriedade Industrial de 1995 (…) O âmbito de protecção conferido pela patente é determinado pelo conteúdo das reivindicações (…), a invenção, quer quanto à forma quer quanto ao seu conteúdo, face à substituição das reivindicações operada, deve considerar-se sensivelmente diferente daquela que se publicou inicialmente no Boletim da Propriedade Industrial. Essa alteração implicava, à luz da lei, uma publicação de novo aviso para reclamações, publicação essa que não aconteceu, conforme consta da matéria de facto dada como Provada (Ponto 45), pelo que pelos motivos e normas acima descritas, a patente da requerente é também nula.

J- Com a prolação do despacho recorrido foi violado o artigo 338º I do Código da Propriedade Industrial, já que para que as providências fossem decretadas era necessário comprovar face aos argumentos de direito deduzidos pelas partes a validade do direito das requerentes para determinar a sua violação, ainda que num juízo indiciário, sendo que o Tribunal não se pronunciou quanto a essa matéria.

L- Da matéria de facto dada como provada não se comprovou a existência de qualquer lesão grave e dificilmente reparável causada pela apelante, mas apenas que a quota de mercado do Sildenafil “G” se situava à volta dos 1% (Ponto 36 dos Factos Provados) e que (…) enquanto isso (…) a quota do mercado do medicamento V... sofreu decréscimo …

As requerentes apresentaram contra-alegações, formulando as seguintes conclusões:

A. Não se verifica a invocada nulidade da sentença por omissão de pronúncia, pois que todas as questões com interesse para a decisão da causa foram objecto da devida apreciação pelo Tribunal a quo.

B. A PT ... caducou por decurso do respectivo prazo de vigência e não anteriormente por falta de pagamento de uma sobretaxa para impedir a caducidade da PT

C. As taxas devidas pela manutenção da PT ... foram tempestivamente pagas, sendo que a aceitação pelo INPI de um pagamento sem sobretaxa não determina a caducidade do direito.

D. Por outro lado, a caducidade só produz efeitos depois de declarada pelo INPI, pelo meio previsto no CPI, o que, no caso sub judice, não ocorreu até à declaração de caducidade por decurso do prazo de vigência da PT

E. O Tribunal a quo concluiu pela violação da PT ... por considerar que esta patente protege o produto Sildenafil, pelo que o facto de o processo utilizado para obtenção do medicamento Sildenafil “G” ser alegadamente o processo protegido por uma patente europeia pertencente à sociedade Krka é absolutamente irrelevante para aferir da violação de uma patente do produto.

F. O Tribunal a quo não deixou de se pronunciar sobre os factos alegados pela recorrente “G” quanto à alegada invalidade da PT ..., tendo, expressamente, decidido pela sua improcedência.

G. Após a entrada em vigor do CPI 1995, legislação a considerar na análise do procedimento de concessão e do conteúdo da patente em causa, a PT ... foi modificada por requerimento de 10 de Dezembro de 1996, tendo sido adicionadas novas reivindicações de produto às iniciais reivindicações de processo apresentadas, de forma a harmonizar este pedido de patente com o correspondente pedido de patente europeia EP 0463756.

H. Mesmo que o CPI 1995 não fosse aplicável à análise da PT ... – o que não se concede – sempre seria de concluir pela possibilidade de alterar a protecção requerida para as patentes que, tal como a PT ..., foram pedidas antes da adesão de Portugal ao Acordo TRIPS (1995) mas concedidas após essa data.

I. No caso da PT ..., não houve qualquer alteração da invenção durante o processo de concessão da patente, já que toda a informação sobre a invenção estava já incluída na descrição, apenas tendo sido alterado o âmbito de protecção da patente, pelo que não era devida a publicação de novo aviso no Boletim da Propriedade Industrial para efeitos de reclamações e da data de prioridade (necessária no caso de alterações substanciais à invenção e não de alterações ao âmbito de protecção da patente).

J. Em qualquer caso, nunca a preterição da publicação do aviso no Boletim da Propriedade Industrial geraria a nulidade da patente, pois que, encontrando-se as causas de nulidade taxativamente previstas nos artigos 32º e 120º do CPI 1995 e estando o INPI vinculado na sua actuação ao respeito pelo princípio da legalidade, a mera preterição de uma formalidade nunca seria, de per se, causa de nulidade de um direito de propriedade industrial.

K. A fundamentação da sentença recorrida é suficiente para concluir, em apreciação perfunctória compatível com a natureza do meio processual em causa, que a requerente tem uma patente válida que lhe confere o inerente direito, determinado pelo conteúdo das reivindicações.

L. Contrariamente ao que alega a recorrente “G”, e uma vez que o Tribunal a quo considerou provada a violação efectiva dos direitos de propriedade industrial através da comercialização dos medicamentos genéricos em causa nestes autos, não é necessário provar a existência de lesão grave e dificilmente reparável.

Foi proferido despacho que indeferiu a arguida nulidade da sentença e admitiu ambos os recursos como apelação, com subida imediata, em separado e com efeito devolutivo.

As questões a decidir são:

I) Nulidade da sentença.

II) Nulidade da patente.

III) Caducidade da patente.

IV) Direito das requerentes à patente e violação do seu direito pelas requeridas.

V) Existência de lesão grave e dificilmente reparável.

FACTOS.

Sãos os seguintes os factos considerados provados e não provados pela sentença recorrida:

A- Do Requerimento Inicial.

1) A Requerente “P” Ld é uma sociedade comercial de Direito inglês cujo objecto consiste no comércio e indústria de produtos químicos e farmacêuticos;

2) A Requerente Laboratórios “P” é uma sociedade comercial por quotas portuguesa cujo objecto consiste no comércio e indústria de produtos químicos e farmacêuticos;

3) O grupo “P”, a que as Requerentes pertencem, é reconhecido pela sua actividade de investigação farmacêutica dedicada ao desenvolvimento de medicamentos inovadores;

4) Pertence à “P” Inc a Patente de Invenção Nacional que protege a substância activa Sildenafil e que tem o número ... e validade até 16/01/2012, com Certificado Complementar de Protecção válido até 21/01/2014;

5) Também as Patentes de Invenção Europeia que protegem processos para obtenção da substância Sildenafil com efeito nacional atribuído n.°s 812845 e 916675, com limite de vigência e validade, respectivamente, até 04.06.2017 e 04.06.2012, pertencem à “P”;

6) As Requerentes estão autorizadas a comercializar em Portugal os medicamentos obtidos com base nas invenções protegidas pela patente PT... nos termos do teor do documento junto a fls. 618 a 625 dos presentes autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido;

7) As reivindicações 1 a 6 da PT ... descrevem processos para obtenção de vários compostos que, à data, não eram conhecidos do estado da técnica;

8) A reivindicação n.° 1 descreve:

Processo para a preparação de um composto de fórmula:

(as várias definições para os grupos RI a R5 são descritas] e seus sais farmaceuticamente aceitáveis, caracterizados por compreender a reacção de um composto de fórmula:

[as várias definições para os grupos RI a R5 são descritas] com um composto de formula:

em que R4 e R5 são como anteriormente definidos e opcionalmente a conversão do produto pretendido num sal farmaceuticamente aceitável;

9) Na reivindicação n.° 6 onde pode ler-se:

Processo de acordo com a reivindicação 5, caracterizado por o referido composto de fórmula (1) ser seleccionado a partir de:

5- [2-aliloxi-5-(4-metiIpiperazinilsulfoniI)íèniI]-l-metil-3-n-propil-K6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- [2-etoxi-5-(piperazinilsulfonil)fenil]-1-metil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- [2-etoxi-5-(4-metiIpiperazinilsulfonil)fenil]-l-metil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- {2-etoxi-5-[4-(2-propil)piperaziniIsulfonil]fenil}-l-metiI-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- {2-etoxi-5-[4-(2-hydroxietil)piperazinilsulfoniI]fenil}-l-metil-3-n-propil-1,6-di-hidro-7H-pirazoIo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

l- metil-5-[5-piperazinilsulfonil)-2-n-propoxifenil]-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirirnidin-7-ona;

e 5-{5-[4-(2-hidroxietil)piperazinilsulfonil]-2-n-propoxifenil}-l-metil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona,

e seus sais farmaceuticamente aceitáveis.”;

10) Nas reivindicações n.° 7 a 12 e n.° 14 são protegidos os diversos compostos de per se, a que correspondem os processos descritos nas primeiras seis reivindicações da patente PT;

11) Assim, a 7.a reivindicação requer protecção para:

1)

Composto caracterizado por apresentar a fórmula:

[as várias definições para os grupos Rl a R5 são descritas] e seus sais farmaceuticamente aceitáveis;

12) Na reivindicação n.° 10 da patente PT ..., encontra-se expressamente reivindicado um “composto de acordo com Reivindicação 9, caracterizado pelo referido composto de fórmula (1) ser seleccionado a partir de:

5- [2-aliIoxi-5-(4-metilpiperazinilsulfonil)fenil]-l-metil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- [2-etoxi-5-(piperazinilsulfonil)fenil]-l-metil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- [2-etoxi-5-(4-metilpiperazinilsuIfonil)fenil]-l-metil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- {2-etoxi-5-[4-(2-propil)piperazinilsulfonil]fenil}-l-metil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

5- {2-etoxi-5-[4-(2-hydroxietil)piperazinilsulfonil]fenil}-l-metil-3-n-propiI-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

l- metiI-5-[5-piperazinilsulfonil)-2-n-propoxifenil]-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona;

e 5-{5-[4-(2-hidroxietil)piperazinilsulfonil]-2-n-propoxifenil}-l-metil-3-n-propil-1.6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona,

e seus sais farmaeeuticamente aceitáveis.":

13) A substância activa denominada Sildenafil, com a fórmula 5-[2- etoxi-5-(4-metilpiperazinilsulfonil)fenil]-lmetil-3-n-propil-l,6-di-hidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona, está expressamente descrita na reivindicação 10 da PT..., conforme resulta do teor de fls. 195 a 419 dos presentes autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido;

14) A substância activa Sildenafil está especialmente indicada como medicamento usado no tratamento da disfunção eréctil e como medicamento utilizado para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar;

15) Esta substância provoca o relaxamento muscular e aumenta o fluxo sanguíneo em áreas específicas do corpo;

16) A Requerente Laboratórios “P”, Lda obteve a autorização de introdução no mercado do medicamento R..., produzido com base na substância activa Sildenafil e comercializado para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar;

17) A Requerente “P” Limited é representante local em Portugal da titular das autorizações de introdução no mercado (AIM’S) do medicamento V...;

18) O medicamento V... é fabricado com base na substância activa Sildenafil;

19) A Requerida “W” solicitou ao Infarmed a concessão de AIMs para um medicamento genérico denominado Sildenafil “W”, AIMs que lhe foram concedidas em 26.06.2009 para as dosagens de 25, 50 e 100 mg;

20) Na titularidade destas AIMs, a Requerida que lhe fossem atribuídos preços de venda ao público (“PVPs") para o medicamento Sildenafil “W”, os quais foram aprovados através dos actos administrativos do Exmo. Senhor Director-Geral da DGAE, patentes no Despacho n.° 422/2010, de 20.05;

21) O medicamento Sildenafil “W” é fabricado, segundo informação que consta do seu Folheto Informativo, cuja cópia se mostra junta a lis. 76 a 80 dos presentes autos e aqui se dá por integralmente reproduzido, pela “W” ... S.A., situada em C/ ..., …, Pol. Ind. …, 00000 … - M…;

22) Sendo armazenado, segundo a informação disponibilizada pela Requerida “W” ao lnfarmed, no Edifício … - expansão da área industrial do…;

23) A Requerida “W” comercializou o medicamento descrito em 1) em território nacional a partir de Fevereiro de 2011;

24) A Requerida “G” solicitou ao lnfarmed que lhe fosse concedidas AIMs para um medicamento genérico denominado Sildenafil “G” para as dosagens de 25, 50 e 100 mg;

25) Na titularidade destas AIMs, a Requerida “G” solicitou à DGAE que lhe fossem atribuídos PVPs para o medicamento Sildenafil “G”, os quais foram aprovados através dos actos administrativos do Exmo. Senhor Director-Geral da DGAE, patentes no Despacho n.° 456/20 IO/DG;

26) O medicamento Sildenafil “G” pertencente à Requerida “G”, segundo a informação que consta do seu Folheto Informativo, é fabricado pela sociedade Krka d.d. em Smarjeska cesta 6,8501, Novo mesto, Eslovénia;

27) Sendo armazenado, segundo a informação disponibilizada pela Requerida “G” ao lnfarmed na Estrada Nacional 249, km 15 - Mem Martins Business Park - ed. 6 - Algueirão 2726-922 Mem Martins; Estrada Nacional n.° 9 - Terrugem - Vila Verde 2711-901 Sintra;

28) Estando à venda em diversos locais do território nacional;

29) Os medicamentos Sildenafil “W” e Sildenafil “G” são produzidos com base na substância activa Sildenafil;

30) As vendas do medicamento V... representaram, no ano de 2007, €5.498.725,00 (3,0%) do volume de negócios da 2.a Requerente, no ano de 2008, €6.019.293,00 (3,2%), no ano de 2009, €5.636.000,00 (3%) e no ano de 2010, €5.477.000,00 (2%) do volume de negócios da 2a Requerente;

31) Os medicamentos genéricos de Sildenafil das Requeridas foram introduzidos no mercado com os seguintes preços:

Descrição da embalagem PVP PVP

Sildenafil “W” Sildenafil “G”

25 mg, Blister 4 unidades 21 21€ 21 21€

25 mg, Blister 8 unidades 38.61 € 38.6 1€

25 mg, Blister 12 unidades 54.71 € 54.71€

50 mg, Blister 4 unidades 25.04 € 25.04 €

50 mg, Blister 8 unidades 45.07€ 45.07€

50 mg. Blister 12 unidades 63.85 € 63.85 €

100 mg, Blister 4 unidades 30 01 € 30 01 €

100 mg, Blister 8 unidades 54.69 € 54.69 €

100 mg, Blister 12 unidades 77.48 € 77.48 €

32) O V... tem os seguintes preços de venda ao público:

Embalagem PVP

25 mg - 4 unidades 32.63 €

50 mg - 4 unidades 38.52 €

50 mg - 8 unidades 69.33 €

100 mg – 4 unidades 46.32 €

33) O facto de os PVPs dos medicamentos genéricos de Sildenafil serem inferiores ao do medicamento de referência V... é um factor de influência na escolha do consumidor;

34) Segundo dados da FIMR - Health Market Research, a quota de mercado alcançada pelo medicamento genérico Sildenafil “W” da 1a Requerida situava-se em Setembro de 2011 à volta dos 2%;

35) E a quota do medicamento Sildenafil “G” situava-se à volta dos 1%;

36) Enquanto isso a quota de mercado do medicamento V... sofreu decréscimo;

37) A comercialização dos outros dois medicamentos genéricos Sildenafil Farmoz e Siltop foi suspensa por decisão judicial;

B- Da Oposição apresentada pela Requerida “W”.

38) O pagamento da 7ª anuidade da PT... foi efectuado em 29 de Janeiro de 2003;

39) Em 18 de Julho de 2011 foi requerido pela Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, SA o averbamento da caducidade da patente nacional ... por falta de pagamento de taxas;

40) E em 18 de Novembro de 2011 a imediata publicação da caducidade de tal patente;

41) A patente PT... foi pedida ao INP1 em 18 de Junho de 1991 e foi publicada no Boletim da Propriedade Industrial n.° 9/91 de 31 de Março de 1992 com a epígrafe “processo para a preparação de pirazolopirimidinonas úteis como agentes antianginosos” e contendo seis reivindicações, cada uma delas referente a um processo para a preparação de um composto com as características indicadas em cada reivindicação;

42) Em 10 de Dezembro de 1996 as Requerentes solicitaram junto do

1NP1 que fossem acrescentadas “novas reivindicações semelhantes

às do pedido de patente europeia correspondente'’'',

43) Essas oito novas reivindicações passaram a reivindicar a invenção

de um composto e de composições farmacêuticas que o contêm,

destinadas ao tratamento das diversas patologias expressamente

indicadas nessas novas reivindicações;

44) Entre elas avulta a reivindicação 13, que reclama a invenção de

“Utilização de um composto de fórmula (I) ou um seu sal

farmaceuticamente aceitável, como reivindicado em qualquer uma

das reivindicações 7 a 10, caracterizado por o referido composto ser

empregue na preparação de um medicamento, particularmente para

o tratamento da angina, hipertensão, falha cardíaca, aterosclerose,

ataques, doença vascular periférica, condições de patência dos

vasos sanguíneos reduzida, asma crónica, bronquite, asma alérgica,

rinite alérgica, glaucoma ou doenças caracterizadas por

perturbações da motilidade intestinal”;

45) As novas reivindicações, descritas em 42) a 44) não foram objecto

de publicação no BPI;

46) A Requerida “W” não se encontra desde Junho de 2011, a

comercializar o medicamento Sildenafil “W” por o preço de venda

ao público do mesmo ter sido suspenso;

47) As vendas do V... em Portugal vêm diminuindo desde o ano de

2008;

C- Da Oposição apresentada pela Requerida “G”.

48) O medicamento denominado “Sildenafil “G”” é obtido através do processo de preparação do Sildenafil titulado pela patente europeia n.° ...21, depositada junto do Instituto Europeu de Patentes a 21 de Dezembro de 2007;

49) A patente de invenção europeia n.° ...21 com o título “Processo para a preparação do Sildenafil” é titulada pela sociedade Krka Tovarna Zsravil, D.D. Novo Mesto, e foi concedida em 13 de Julho de 2011 pelo Instituto Europeu de Patentes, concessão essa publicada no Boletim Europeu de Patentes n.° 2011/28;

50) A patente de invenção europeia n.° ...21 foi atribuído efeito nacional em Portugal por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 20 de Julho de 2011, publicado no Boletim da Propriedade Industrial 27-07-2011;

51) O documento PT ... apresenta um processo de síntese de sildenafil que envolve a substituição eletrofílica do composto 5-(5- sulfonilo-2-etóxifenilo) - l-metilo-3n-propilo-l,6-dihidro-7H- pirazoIo-[4,3-d].pirimidino-7-0na (composto II) com o composto II. neste caso 1-nietilo-piperazina, para dar origem a sildenafil;

52) Nessa patente são apresentados vários processos de síntese para a obtenção do composto II, incluindo, entre outros, a redução de uma carboxiamida e correspondente ciclização e formação do anel de pirimidinona, com o recurso a um ácido prótico ou um ácido de Lewis, neste caso ácido fosfórico, num solvente orgânico;

53) É igualmente proposto na PT ... um outro método de ciclização, que inclui o tratamento com uma base, hidróxido de sódio ou carbonato de potássio, opcionalmente em presença de peróxido de hidrogénio, composto que se decompõe em água por desidratação da carboxamida (composto V como reagente);

54) Ambos os processos reivindicados apresentam o mesmo mecanismo de reacção, envolvendo a ciclização da carboxamida por desidratação (remoção de hidrogénio), em presença de catalizadores dadores de electrões (aceita os H+);

55) Em ambos os casos descritos na patente PT..., o composto IV resultante é sujeito a uma clorosulfonilação na posição ortho do anel fenólico, para originar o composto II, o qual é em seguida reagido com um excesso do composto III para dar origem ao produto final, o composto I. Esta reacção entre o composto II e o composto III tem um rendimento de 88%;

56) A EP 0916675, referida em 5), apresenta um processo de síntese de sildenafil que inclui a redução e correspondente ciclização do anel de pirimidinona com o recurso a um ácido prótico ou um ácido de Lewis, num solvente orgânico em presença de um agente desidratante;

57) Na EP 0916675 o processo de ciclização da carboxamida em primidinona recorre a reagentes que já sofreram a clorosulfonilação na posição ortho do grupo fenólico. No seguimento desta reacção é obtido o composto final, sildenafil. sulfonado e substituído com o grupo piperazinilo, não sendo necessárias conversões adicionais, para além da sua conversão num sal farmacêutico aceitável;

58) A obtenção do composto intermediário é obtida através da reacção amidificação do ácido cartboxilico do composto V com a amina do composto VII;

59) Na patente EP...21 as vias de síntese descritas pela companhia Krka no seu processo de síntese de sildenafil baseiam-se em dois compostos intermediários fundamentais 5-(5-clorosulfonilo-2- etóxifelino)-1 -metilo-3n-propilo-1,6-dihidro-7H-pirazolo-[4,3-d]- pirimidino-7-ona (CVI02), um derivado halogenado do composto usado em PT..., e de 7-cloro-5-(2-etóxi-5-(4-metilopiperazino-l-ilo-sulfonilo)-fenilo)-l-metilo-3-propilo-lH-pirazolo[4,3-d]- pirimidina (CVI07), um derivado halogenado não oxidado na posição 7, do composto usado em EP0916675;

60) O processo de síntese sildenafil representado pela via alternativa de síntese A. a partir da reação de 5-(5-clorosulfonilo-2-etóxifenilo)- l-metilo-3n-propilo-l,6-dihidro-7H-pirazolo-[4,3-d]-pirimidino-7- ona com l-metilo-piperazina, protegido pela patente EP...21B1, parte de um derivado halogenado do composto 5-(5-sulfonilo-2- etóxifelino)-l-metilo-3n-propilo-l,6-dihidro-7H-pirazolo-[4,3-d]-pirimidino-7-ona, recorrendo a uma substituição nucleofílica e não de uma reacção de substituição electrofilica;

61) O processo de síntese de sildenafil representado pela via alternativa de síntese B, igualmente protegido pela patente EP...21, parte de um composto diferente do usado em EP 0916675, sendo a formação de sildenafil obtida através da reacção de hidrólise acídica/alcalina de 7-cloro-5-(2-etóxi-5-(4-metilopiperazino-l-ilo- sulfonilo)-fenilo)-1 -metilo-3-propilo- lH-pirazolo[4,3-d]- pirimidina, e consequentemente conversão em 5-(2-etóxi-5-(4-metilopiperazino-l-ilo-sulfonilo)-fenilo)-l-metilo-3-propilo-lH-pirazolo[4,3-d]-pirimidino-7-ona, o composto final;

62) O processo de síntese de sildenafil protegido na patente EP ...21 inclui a ciclização de um derivado halogenado de carboxiamida para a formação do anel de pirimidina, recorrendo a halogenetos de fósforo, nomeadamente tricloreto de fósforo ou de oxicloreto de fósforo, ácidos de Lewis;

D- Mais se provou:

A Requerida “W” não recolheu os produtos existentes em armazenistas e farmácias na sequência do descrito em 47).

Factos não provados:

Que a Requerida “W” esteja actualmente a fabricar e/ou importar e a comercializar em território português o medicamento Sildenafil “W”;

Que o pagamento da 7ª anuidade da PT... tivesse que ser efectuado até 15 de Janeiro de 2003.

Ao abrigo dos artigos 713º nº2 e 659º nº3 do CPC, considera-se ainda provado o conteúdo do documento apenso que contém a certidão da patente nº..., emitida pelo INPI, da qual consta que:

- A publicação do pedido, formulado em 18 de Junho de 1991, foi feita no BPI de 31/03/92 e a publicação do despacho que a concedeu, de 15/01/1997, foi feita no BPI de 30/04/97, sendo considerado o início de vigência em 15/01/97.

- Está averbada licença de exploração em 15/09/2009 para as ora autoras.

- A 7ª anuidade foi paga em 29/01/2003 sem o pagamento de sobretaxa.

Considera-se também provado:

- o conteúdo do documento 5 junto com a oposição às excepções das requeridas, contendo a regra nº51 do Regulamento de Implementação da Convenção da Patente Europeia, retirado do site do European Patent Office, em www.epo.org, segundo a qual a anuidade da patente deve ser paga até ao último dia do mês do aniversário da patente.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO.

I) Nulidade da sentença.

As duas apelantes invocam a nulidade da sentença por omissão de pronúncia, nos termos do artigo 668º nº1 d) do CPC.

Para tal, a apelante “G” alega que a sentença não se pronunciou sobre a arguição de nulidade da patente por via das alterações que determinaram um conteúdo diferente da respectiva epígrafe e que não foram publicadas no Boletim da Propriedade Industrial.

Por seu lado, a apelante “W” alega que a sentença não se pronunciou sobre a arguição de caducidade da patente por falta de pagamento da sua 7ª anuidade.

Da leitura da sentença, verifica-se que, embora sinteticamente, foi feita pronúncia sobre as referidas nulidades, considerando-se que as mesmas não existem por os invocados factos constituírem as vicissitudes da evolução legislativa e por não ter sido produzida prova que ilidida a presunção da validade do direito patenteado.

Pronunciou-se, pois, o Tribunal sobre a questão, sem prejuízo de a solução aplicada poder ser impugnada e apreciada mais adiante, em sede própria.

Quando à excepção de caducidade, efectivamente a sentença não se pronuncia sobre a questão, pelo que é nula nesta parte.

Todavia e ao abrigo do artigo 715º do CPC, o presente Tribunal da Relação, dispondo dos elementos necessários para o efeito, conhecerá oportunamente desta excepção de caducidade.

II) Nulidade da patente.

A apelante “G” defende que a patente nº... é nula porque, tendo sido alterada em 1996 com o aditamento de novas reivindicações, estas estão em desconformidade com a epígrafe da patente, o que integra a nulidade prevista no artigo 120º nº1 b) do CPC de 1995, para além de se verificar a nulidade do artigo 32º nº1 b) do mesmo código por ter sido omitida a formalidade essencial prevista no artigo 11º nº7, por força do qual, havendo alteração que torne sensivelmente diferente a invenção do que se publicou inicialmente no Boletim da Propriedade Industrial, esse facto implicará a publicação de novo aviso para reclamações.

Vejamos então.

O pedido de patente ao INPI teve lugar em Junho de 1991 (na vigência do CPI de 1940) e a patente foi concedida por despacho de 15/01/97, publicado no BPI de 30/04/97 (na vigência do CPI de 1995).

O pedido inicial, de Junho de 1991, publicado no BPI de 31/03/92, continha seis reivindicações referentes a processo para preparação de um composto com as características indicadas em cada reivindicação.

Tinha, pois, como objecto processos de obtenções de produtos, mas não o produto em si, sendo certo que tal pedido inicial, de 1991, e respectiva publicação ocorreram durante a vigência do CPI de 1940 que, no seu artigo 5º, proibia as patentes de produtos, apenas permitindo patentes de processos de obtenção de produtos.

Com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, o Estado Português ficou vinculado a aderir à Convenção da Patente Europeia (Convenção de Munique de 1973) que, no artigo 52º nº4, contemplava a patenteabilidade de produtos farmacêuticos.

Apesar da adesão de Portugal à Convenção da Patente Europeia em 1/01/92 e de o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados com o Comércio, conhecido por Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), em vigor em Portugal a partir de 1/01/96, prever a possibilidade de alteração do pedido de patente com vista a proteger o produto, não foi alterado o CPI de 1940 nesse sentido e só em 1/06/95, com a entrada em vigor do CPI de 1995 (DL 16/95 de 24/1), foi introduzida no ordenamento jurídico português a norma que passou a autorizar as patentes de produtos, substâncias ou composições farmacêuticas, contida no artigo 48º deste código.

Já no domínio da vigência do CPI de 1995 e ainda na pendência do processo de concessão do pedido de patente, em Dezembro de 1996 as requerentes solicitaram ao INPI que fossem acrescentadas novas oito reivindicações semelhantes ao pedido de patente europeia correspondente, que passaram a reivindicar a invenção de um composto e de composições farmacêuticas que o contém destinadas ao tratamento de diversas patologias.

As novas reivindicações visam a protecção de produtos ou substâncias, diferindo assim das seis primeiras, que tinham por objecto os processos de obtenção dos produtos e deste modo se alterando a patente de processo para uma patente de produto.

À data do pedido de alteração e da concessão da patente – respectivamente nos anos de 1996 e 1997 – estava em vigor o CPI de 1995, que, como já se referiu, permitia as patentes de produto e a alteração do pedido de patente.

Tendo em atenção que a alteração legislativa não visa as condições de validade de qualquer acto, dispondo apenas sobre o âmbito de protecção da patente, rege a segunda parte do nº2 do artigo 12º do CC, sendo aplicável a nova lei às patentes com pedido formulado na vigência da lei antiga, de 1940 (cfr ac STJ 27/01/2010, P. 598/08 em www.dgsi.pt).

Ficou também provado que estas novas reivindicações não foram publicadas no BPI.

O artigo 62º do CPI de 1995, no seu nº1, impunha a publicação do pedido de patente com a transcrição do resumo da invenção e, no seu nº6, concedia protecção provisória ao requerente durante a pendência do pedido; no artigo 11º nº7 impunha a publicação de alterações que determinassem que a invenção se considerasse sensivelmente diferente da que se publicou inicialmente no BPI; no artigo 26º dispunha que qualquer alteração que não afectasse os elementos essenciais e características da patente poderia ser autorizada no mesmo processo, desde que devidamente fundamentada e publicada para efeitos de recurso; cominava o artigo 32º nº1 b) com nulidade, total ou parcial, os títulos de propriedade industrial quando na concessão houvesse preterição de formalidades susceptíveis de pôr em causa o resultado final do processo.

Tem sido solucionada de forma divergente na jurisprudência a questão de saber se omissão de publicação das alterações ao pedido de patente constitui formalidade essencial cuja preterição determina a nulidade da patente.

Assim, nos acórdãos RL 7/07/2009, Proc.898/06 e 29/09/2009, Proc.1006/07, em www.dgsi.pt, foi entendido que a falta de publicação da alteração do pedido na pendência do processo de concessão constitui uma preterição de formalidade essencial geradora da nulidade do artigo 32º nº1 b), sendo aplicável o artigo 26º às situações de pendência de pedido.

Já nos acórdãos RL 11/03/2010, Proc.1220/09 e ac STJ 3/05/2011, Proc. 317/02, bem como o ac STJ 27/01/2010, P. 598/08, acima citado, todos em www.dgsi.pt, foi entendido que a omissão de publicação, nos casos em que ainda está pendente decisão sobre o pedido, não constitui nulidade, aplicando-se o artigo 26º do CPI de 1995 apenas às situações já consolidadas e não aos pedidos pendentes.

Parece-nos ser de optar por este segundo entendimento.

Na verdade, a publicação do pedido de patente é feita através da transcrição do resumo da invenção, o que acontece não só actualmente (artigo 66º nº1 e 62 nº6 do CPI de 2003), como acontecia no CPI de 1995 (artigo 62º nº1 e 58 d) do CPI de 1995) e já no CPI de 1940, desde as alterações introduzidas pelo DL 27/84 de 18/1.

Só é publicado esse resumo, não sendo publicadas as reivindicações, sendo certo que a protecção provisória atribuída ao pedido de patente não é medida pelo resumo, mas sim pelas reivindicações (cfr redacção do artigo 62º nº6 do actual CPI).

Não sendo publicadas as reivindicações, mas sim o resumo do invento, não haverá que publicar novas reivindicações, a não ser que, nos termos do artigo 11º nº7 do CPI de 1995, por causa das alterações, a invenção se deva considerar sensivelmente diferente do que foi publicado inicialmente.

O artigo 26º do CPI de 1995 não é aplicável às alterações do pedido de patente ainda pendentes, mas sim às patentes já concedidas, como resulta da sua redacção, onde menciona “patente” e não “pedido de patente” (cfr neste sentido José Mota Maia, vol. II, em anotação ao artigo 25º do CPI de 2003, que contém disposição semelhante ao artigo 26º do CPIC de 1995).

Aplicável aos pedidos de patente ainda pendentes era o artigo 11º nº7 do CPI de 1995, nos termos supra referidos.

No presente caso, a alteração operada com o aditamento das novas reivindicações veio modificar a patente de processo para patente de produto, ou seja, modificou o âmbito de protecção da patente, em consonância com o permitido quer face à legislação nacional, quer face à legislação internacional; contudo, a invenção não foi alterada, mantendo-se a mesma que determina a obtenção do produto agora já abrangido pela protecção.

Não havia, portanto, necessidade de publicação por imposição do artigo 11º nº7 do CPI, que, como resulta da sua redacção, impõe a publicação de alterações que tornem diferente a “invenção” e não o âmbito de protecção da patente.

Sendo assim, no caso dos autos, a omissão de publicação das oito novas reivindicações, que alteraram a patente de patente de processo para patente de produto, não constitui preterição de formalidade essencial, não se verificando a nulidade da patente prevista no artigo 32º nº1 b) do CPI de 1995 (a que corresponde actualmente o artigo 33º nº1 b) do actual código de 2003).

Quanto à nulidade resultante de a epígrafe dada à invenção abranger objecto diferente, dispõe o artigo 120º nº1 b) do CPI de 1995 – em vigor à data da alteração do pedido da patente e da concessão da mesma – que, além dos casos previstos no artigo 32º, a patente é nula quando a epígrafe dada à invenção abranger objecto diferente (disposição igual ao artigo 113º c) do actual CPI, de 2003).

A patente nº... tem como epígrafe “processo para a preparação de pirazolopirimidinomas úteis como agentes antianginosos”, não contendo, efectivamente, menção do produto, mas sim do processo.

Porém, tal como acima se referiu, a invenção, que é o objecto da protecção, não foi alterada, não deixando de ser a mesma com o facto de o âmbito de protecção do processo de obtenção do produto ter sido alargado para o próprio produto em si.

Não se verifica, portanto a invocada nulidade do artigo 120º nº1 b) do CPI de 1995.

Improcedem, pois, as nulidades invocadas, sendo válida a patente nº

III) Caducidade da patente.

A apelante “W” invoca a caducidade da patente nº..., por falta de pagamento tempestivo da 7ª anuidade.

Dos factos provados da sentença recorrida resulta que a 7ª anuidade da patente foi paga em 29/01/2003, constando nos factos não provados que não se provou que a anuidade deveria ter sido paga até 15/01/2003.

Em Janeiro de 2003 ainda estava em vigor o CPI de 1995, uma vez que o actual CPI foi aprovado pelo DL 33/2003 de 5/3.

O artigo 36º nº1 b) do CPI de 1995 (correspondente ao actual artigo 37º) estabelecia que os direitos de propriedade industrial caducavam por falta de pagamento de taxas, estabelecendo o artigo 280º nº1 c) que as anuidades se pagavam anualmente nos últimos seis meses de validade do direito e o artigo 281º nº1 que as taxas podiam ainda ser pagas com sobretaxa, durante o prazo máximo de 6 meses a contar do termo da sua validade, sob pena de caducidade.

Alega a apelante “W” que a obrigatoriedade de pagamento da anuidade dentro do referido prazo não constitui facto que se possa considerar provado ou não provado, uma vez que decorre da lei, sendo matéria de direito.

Sendo o início da vigência da patente com data de 15/01/97, o seu aniversário ocorreu em 15/01/2003, podendo o referido artigo 280º nº1 interpretar-se no sentido de que a 7ª anuidade deveria ter sido paga até esta ultima data e, à primeira vista, pareceria que a apelante tem razão ao defender que o prazo de pagamento não constitui matéria de facto, uma vez que está fixado na lei.

Acontece que o facto considerado não provado de que “a anuidade deveria ter sido paga até 15/01/2003” constitui a forma como a sentença recorrida respondeu à matéria de facto alegada pelas requerentes em sede de oposição às excepções, no sentido de que o INPI tinha a prática de considerar como prazo limite para o pagamento das anuidades não a data do respectivo aniversário, mas sim o termo do mês do aniversário (como resulta do documento nº5 junto pelas requerentes na oposição às excepções e do facto de não ter sido cobrada pelo INPI a sobretaxa prevista no artigo 281º do CPI) e que, aliás, também é uma interpretação possível do artigo 280º.

O facto não provado de que “a anuidade deveria ter sido paga até 15/01/2003” tem de se interpretar como a prova de que era prática do INPI considerar que a data limite de pagamento da anuidade era a do último dia do mês do aniversário da patente.

Não tendo sido impugnada a resposta à matéria de facto nos termos do artigo 685º-B do CPC, tem de se aceitar esta resposta nos termos em que foi formulada e com o significado acima referido.

Sendo assim, seja qual for a interpretação do disposto no artigo 280º nº1 c) do CPI de 1995, a prática pela administração pública de aceitar o pagamento das anuidades das patentes até ao último dia do mês do aniversário impõe que se considere tempestivas as anuidades que tenham sido pagas dentro deste critério, sob pena de violação do obrigação de adequação do comportamento da administração pública aos princípios da boa fé imposta no artigo 266º nº2 da CRP.

Não logrou, assim, a apelante “W” demonstrar a caducidade do direito das requerentes, como lhe competia, por força do artigo 342º do CC.

IV) Direito de patente das requerentes e violação do seu direito pelas requeridas.

Improcedendo as excepções de nulidade e de caducidade da patente nº..., conclui-se que as requerentes, na qualidade de titulares da respectiva licença de exploração, têm o direito exclusivo de explorar a respectiva invenção no território português (artigo 101º nº1 do CPI).

Com a comercialização do produto objecto desta patente, as requeridas violaram o direito de exploração exclusiva das requerentes.

Perante a validade da totalidade das reivindicações da patente nº..., é irrelevante o facto alegado e provado pela requerida “G” de que obtém o produto em causa mediante um processo diferente, objecto de outra patente.

Tal defesa apenas seria relevante se a patente nº... fosse uma patente de processo e não de produto (se tivessem sido consideradas nulas as reivindicações que alargaram a sua protecção ao produto) pois, nesse caso, a requerida “G” teria logrado fazer a prova que, nos termos do artigo 98º do CPI lhe cabia, de demonstrar que tinha obtido o produto através de um processo diferente do processo da patente nº

Mas, sendo a patente nº... uma patente de produto, o facto de a requerida “G” ter obtido o produto por um processo diverso e protegido por outra patente é indiferente para a protecção concedida pelo artigo 101º nº3 do CPI, na medida em que tal patente tem data posterior à patente explorada pelas requerentes.

Deste modo, estão integrados os requisitos de procedência da providência cautelar prevista no artigo 338º-I do CPI: existência de um direito de exploração da patente por parte das requerentes e existência de violação desse direito por parte das requeridas.

V) Existência de lesão grave ou dificilmente reparável.

A apelante “G” alega que não estão preenchidos todos os requisitos legais para a procedência da providência cautelar porque não ficou provada a existência de lesão grave e dificilmente reparável do direito das requerentes.

O artigo 338º-I nº1 do CPCI estatui que “sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessado, decretar as providências adequadas …”.

Como resulta claramente da redacção deste preceito, as providências são decretadas se houver violação do direito do requerente, ou – alternativa – se houver fundado receio de que seja causada lesão grave e de difícil reparação.

Não são pressupostos cumulativos, pelo que, havendo violação do direito do requerente, não é necessário que se prove a lesão grave e de difícil reparação.

Compreende-se que assim seja, face à natureza da protecção especial que se pretende conferir aos direitos de propriedade industrial: se se pretende atribuir aos titulares dos respectivos direitos uma exploração exclusiva, a mera violação desses direitos já se apresenta como suficiente para merecer a tutela da providência cautelar (cfr neste sentido acs RL 20/10/2011, p.3696/11 e 26/01/2012, P.3021/11, em www.dgsi.pt).

Improcedem, por isso, também nesta parte, as alegações das recorrentes.

DECISÃO.

Pelo exposto, decide-se julgar improcedentes os recursos de ambas as apelantes e confirmar a sentença recorrida.

Custas pelas apelantes.

Lisboa, 14 de Fevereiro de 2013

Maria Teresa Pardal

Carlos Marinho

Anabela Calafate