175/24.3YHLSB.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

SUMÁRIO (da responsabilidade do Relator- artigo 663º, nº7 do C.P.C.) :

I- O tribunal superior tem de guiar-se pelas conclusões da alegação para determinar, com precisão, o objecto do recurso, sendo que não é possível tomar conhecimento de qualquer questão que não esteja contida nas conclusões das alegações, ainda que versada no respectivo corpo.

II- No direito positivo português vigora um sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas: a propriedade da marca adquire-se com o seu registo no INPI, (cfr. artigo 210º, nº1, do CPI).

III- O Regulamento (UE) 2017/1001 tem primazia sobre o direito nacional e é de aplicação directa como resulta do artigo 288.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

IV- De acordo com o esquema de protecção das marcas da União Europeia, que resulta dos artigos 17.º, 123.º n.º 1 e 129.º do Regulamento (UE) 2017/1001, os efeitos das marcas da União Europeia são exclusivamente determinados pelo disposto no Regulamento (UE) 2017/1001, embora a tutela judicial conferida às infracções ou ameaças de infracção a tais marcas, seja a prevista no direito nacional do Estado Membro onde se situa o Tribunal em que é intentada a acção, nomeadamente, dos artigos 34º, 39.º, 259º, 260º, 261º, 263º, 264º, 265º e 266º do CPI. Já o pedido de declaração de nulidade ou o pedido de anulação do registo da marca da União Europeia, terá que ser formulado junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e não junto do INPI, como se nos afigura óbvio, por se tratar de uma marca da União Europeia, não sendo por isso aplicável ao pedido de declaração de nulidade da marca da UE o disposto no artigo 262º do CPI, mas antes o estatuído nos artigos nos artigos 63º a 65º e 70.º e segs. do Regulamento (UE) 2017/1001.

V- Não tendo sido pedida, pelo meio processualmente adequado, a declaração da sua invalidade, a marca da União Europeia registada a favor dos recorridos beneficia da presunção de validade constante do artigo 127º do Regulamento 2017/1001, pelo que tal marca goza da protecção conferida pelo artigo 9º do Regulamento 2017/1001 e pelo artº249º do CPI, [neste sentido, cfr. Acórdão desta Relação de 19/08/2023 (Proc. nº305/22.0YHLSB.L1), publicado no Boletim da Propriedade Industrial, de 02-11-2023, páginas 31 e ss.].

VI- Beneficiando a marca da UE do 2º Réu “AMAZE-FROM AZORES TO YOU”, registada em 25-05-2022, da presunção de validade constante do artigo 127º do Regulamento 2017/1001 e gozando tal marca da protecção conferida pelo artigo 9º do Regulamento 2017/1001 e pelo artº249º do CPI, não pode aquele Réu ser impedido de a utilizar, ou a 1ª Ré, a quem o 2º Réu permite a sua utilização, pelo que improcede necessariamente o pedido formulado pelo Autor, titular da Marca Nacional n.º 552315 AMAZING AZORES, registada em 24 de novembro de 2015, de condenação dos Réus a absterem-se de utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços electrónicos que incluam a e palavra “Amaze”, de condenação dos Réus ao pagamento de indemnização não inferior a 30.000,01€, por uso indevido de marca, bem como por prática abusiva de actos de concorrência desleal, devendo o seu valor ser apurado em sede de execução de sentença para determinar os lucros que os réus auferiram e continuam a auferir com a utilização abusiva da marca e com a prática de concorrência desleal e de condenação dos RR. a titulo de pagamento de sanção pecuniária compulsória na quantia diária de 500€ por cada dia de incumprimento nos termos do disposto no art.º 829-A do C.C.

Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa :

AA… instaurou no Tribunal da Propriedade Intelectual uma acção contra Criações Naturais – Exploração de Nascentes de Águas Quentes, Lda e BB…, na qual pediu:

«a) deve a presente acção ser julgada procedente e, em consequência serem os Réus condenados a absterem-se de utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços electrónicos que incluam palavra “Amaze”,

b) devem os R.R. ser condenados ao pagamento de indemnização não inferior a 30.000,01€, por uso indevido de marca, bem como por prática abusiva de actos de concorrência desleal, devendo o seu valor ser apurado em sede de execução de sentença para determinar os lucros que os réus auferiram e continuam a auferir com a utilização abusiva da marca e com a prática de concorrência desleal;

e

c) devem os R.R ser condenados a título de pagamento de sanção pecuniária compulsória na quantia diária de 500€ por cada dia de incumprimento nos termos do disposto no art.º 829A do C.C.".

Para tanto, alegam que :

Existe anterioridade do registo da Marca Nacional nº 552315 AMAZING AZORES do A., solicitado a 27/08/2015 e concedido a 24/11/2015.

Por seu turno, os R.R. utilizam na sua atividade a marca não registada junto do INPI, “Amaze-From Azores to You”, com o nº 018650660 da EU, operando no mercado regional, conforme resulta de print screens realizados a partir da rede social Facebook, na página oficial do R. e ademais, os R.R. abriram recentemente um estabelecimento comercial, sito ao Largo Vasco Bensaúde, nºs 20 a 26 – 9500-103, Ponta Delgada.

É inequívoca a afinidade entre os produtos e serviços utilizados pela marca nacional registada AMAZING AZORES e pela marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU : a repetição do vocábulo “Azores” é gráfica e foneticamente igual; paralelamente, os vocábulos “Amazing” e “Amaze” partilham o mesmo radical, derivado do verbo “amaze”, de acordo com o Dicionário Collins.

Em face de tais semelhanças gráficas, fonéticas e conceptuais que as aproximam, as marcas AMAZING AZORES e AMAZE-FROM AZORES TO YOU são claramente conflituantes por causarem sério risco de confusão por parte dos consumidores dos produtos/serviços/atividades preconizadas por ambas as entidades; que o Autor já foi abordado e confrontado por diversas vezes com os produtos dos R.R. como se fossem dele.

As duas empresas em apreço estão em concorrência, pois atuam num âmbito local ou regional e a sua distância geográfica promove que ambas disputem a mesma clientela. O mercado geográfico em que operam é manifestamente reduzido, pois presencialmente actuam numa ilha com apenas 744 km2. Tal delimitação potencia uma reduzida procura económica quando comparada com mercados de maior dimensão. Do endereço electrónico dos R., https://amazeazores.com, consta a expressão “amazeazores” De igual modo, o endereço de correio electrónico dos R.R. é [email protected]. Tal expressão é quase idêntica verbal e oralmente à marca Amazing Azores, pois a única alteração é a substituição das letras “ing” da palavra anglicana “amazing” pela letra “e” do também anglicanismo “amaze”.

Os R.R. ao utilizarem o nome Amaze estão a prejudicar gravemente o Autor, criando nos consumidores a expetativa de que se trata da mesma marca.

O A. nunca autorizou formal ou informalmente os R.R. a usarem a sua marca, nem autoriza os R. R. a usarem a sua marca.

Os R.R. mantêm as denominações https://amazeazores.com e [email protected], contrariando a anterioridade do registo do A e causando avultados prejuízos materiais ao A, por prática de concorrência desleal e uso abusivo de marca não registada.

Assim, os R.R. não procederam junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ao registo da marca que pretenderia utilizar de forma a que a mesma fosse um sinal usado no comércio para diferenciar produtos ou serviços.

A Marca Nacional nº 552315 AMAZING AZORES registada com anterioridade (conforme resulta de registo junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) obsta à utilização da marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU.

Tal impedimento ocorre na medida em que a utilização da marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU constitui imitação e concorrência desleal, conforme decorre do preceituado nos arts. 311.º e 330.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, relativamente à marca registada pela A. com anterioridade AMAZING AZORES.

Nos termos do artigo 232.º, nº1, alíneas a), b), c), d) e h) do Código da Propriedade Industrial (CPI), constitui fundamento de recusa do registo da marca.

Verifica-se, pois, que há um risco sério de confusão, conforme determina a alínea c), do nº1, do art. 238.º do CPI, em sentido estrito, porque existe a possibilidade de o público em geral presumir que os produtos e serviços em causa são idênticos ou provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas.

Relativamente à “semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão” prevista na alínea c), nº1, do art. 238.º, do CPI, no que toca ao conceito de imitação, constata-se que ambas as marcas são mistas e graficamente caracterizadas pelo vocábulo “Azores”, bem como pelos vocábulos “Amazing” e “Amaze”.

Tal imitação da marca nacional registada AMAZING AZORES por parte da marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU, evidenciando claros sinais de confusão, promove facilmente a possibilidade de associação dos produtos e serviços da Marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU, aos da marca nacional previamente registada AMAZING AZORES; no caso sub judice, constatamos que a marca ilegitimamente utilizada pelo R. apresenta uma forte proximidade verbal da marca do A. – Amazing Azores.

Ou seja, perante uma marca composta pela expressão “Amazing Azores” o consumidor médio tomará a mesma pelos sinais do A. ou dos R.R. (Amaze (…) Azores), ao fixar-se apenas no elemento verbal enquanto comunica e sem evocar quaisquer outros elementos, verificando-se o risco de confusão acima explorado; sempre teríamos de concluir que se verificaria um risco de confusão em sentido lato, que corresponde ao risco de associação, ao sugerir no espírito do consumidor, determinada conexão em termos de origem empresarial dos produtos e/ou serviços marcados – por exemplo, levando-o a pensar que as marcas pertencem ao mesmo titular ou que há, pelo menos, uma qualquer relação jurídica, económica ou comercial entre os seus titulares; vai sempre existir o risco de considerar que a marca ilegítima “Amaze …Azores” é, por exemplo, uma modificação em relação à marca legítima – Amazing Azores – (por motivos de, por exemplo, modernização de imagem), ou então que todos são sinais de uma família de marcas pertencentes à mesma entidade.

As duas empresas em apreço estão em concorrência, pois actuam num âmbito local ou regional e a sua distância geográfica promove que ambas disputem a mesma clientela. Para além do exposto, evidencia-se que a crescente valorização do comércio electrónico e a globalização dos mercados eliminam ou subvertem o conceito tradicional de espaço físico da concorrência.

Considerando-se o A. lesado pelo R. no âmbito da Concorrência desleal, definida no art. 311.º, nº1, alíneas a) e c) do CPI, razões que levam a concluir, de forma inequívoca, que os R.R. exercem concorrência desleal relativamente ao A., pelo que devem os R.R. ser impedidos de utilizar a marca “Amaze - From Azores to You”, bem como as denominações ou endereços electrónicos que incluam a e palavra “Amaze” (https://amazeazores.com/).

Devidamente citados, os Réus Criações Naturais – Exploração de Nascentes de Águas Quentes, Lda e BB…contestaram.

Começam por arguir a ilegitimidade da Ré Criações Naturais – Exploração de Nascentes de Águas Quentes, Lda

Alegaram ainda que o Réu BB… é o legítimo detentor da Marca da União Europeia: AMAZE – FROM AZORES TO YOU (Registo eletrónico de MUE nº018650660 e que pediu mesmo um esclarecimento à EUIPO – European Union Intelectual Property Office, no sentido de saber se a marca estava salvaguardada em Portugal, se necessitava de algum registo no INPI e se aquando do registo tinham sido analisadas eventuais afinidades/semelhanças com outras marcas, tendo o esclarecimento prestado pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO – European Union Intellectual Property Office), sido claro ao dizer que “Note-se que um pedido ou registo de MUE é válido em toda a União Europeia. O pedido e o registo subsequente estendem-se automaticamente a todos os 27 Estados-Membros da União Europeia, de forma indivisível. Note-se que não é necessário registar uma marca a nível nacional antes de solicitar uma MUE, pois ambas as entidades são independentes uma da outra.”

Igual esclarecimento foi prestado pelo INPI: “informamos que ao dispor de um registo concedido de marca europeia conforme a marca indicada: 018650660, a mesma encontra-se protegida também em Portugal, uma vez que, está protegida em todos os países da União Europeia inclusive Portugal, não sendo necessário efetuar um registo de Marca Nacional no INPI.”

A utilização do “nome Açores (em língua inglesa) associando-o ao elevado nível de qualidade que se propôs conferir aos seus produtos”, cf. alegado pelo A., apresenta-se como uma não questão, pois a palavra “Azores” encontra-se presente em inúmeras designações comerciais e marcas (e muitas delas, não registadas).

E assim os Réus não vêem razão para que a marca nacional registada AMAZING AZORES e a marca, igualmente registada (com o nº 018650660 da UE), AMAZE – FROM AZORES TO YOU, não possam estar e continuar a exercer a sua atividade, de forma legítima (pois os registos das suas Marcas estão salvaguardados, assim como os produtos e serviços em causa).

No que respeita às questões dos vocabulários (“Azores”, “Amazing” e “Amaze”) e das semelhanças gráficas, fonéticas e conceptuais (“AMAZING AZORES” e “AMAZE – FROM AZORES TO YOU”) os Réus não as consideram relevantes, nem que sejam conflituantes, nem que causem sério risco de confusão por parte dos consumidores dos produtos/serviços/atividades preconizadas por ambas as entidades, existindo designações comerciais e/ou marcas, a operar na região, que apresentam vocabulários e semelhanças gráficas, fonéticas e conceptuais muito mais relevantes/críticas perante a marca do A. (AMAZING AZORES), tais como:

- Amazing Azores Properties

- Amazing Island

- Amazing Tours.

No que respeita à utilização dos endereços http://amazezores.com e [email protected], eram endereços livres e que se encontravam disponíveis online (ao alcance de qualquer pessoa/entidade); relativamente ao endereço http://amazezores.com, trata-se de um domínio pago pelo R., primeiramente, para o adquirir e agora, de forma continua, para o utilizar; por sua vez, o endereço de e-mail [email protected], apesar de estar associado a uma conta Gmail/Google, este aquando do registo, estava disponível, o que legitima a sua utilização pelo R., que não considera que a utilização do nome Amaze/Marca AMAZE – FROM AZORES TO YOU esteja a prejudicar o A. (Marca AMAZING AZORES), pois os consumidores conseguem perfeitamente distinguir as marcas, concluindo que a marca AMAZING AZORES não pode obstar à utilização da marca AMAZE – FROM AZORES TO YOU, que não constitui imitação ou concorrência desleal, nem necessita de qualquer autorização do A. para ser utilizada; o seu registo não foi recusado pela EUIPO que analisou todos os parâmetros necessários para a sua legalidade; que, a “Amazing Azores” não pode funcionar como um local, já que não dispõe de uma loja física, nem dispõe dos seus artigos à venda no seu site; os artigos que possuem encontram-se apenas à venda em diversificadas lojas/locais ligados ao turismo (seção “where to buy” do site https://www.amazingazores.pt): NORTH SURGE SURF SHOP; GORREANA TEA FACTORY; AZOREAN GIFT SHOP AIRPORT; AZOREAN GIFT SHOP AVENUE; NORDESTE SOUVENIRS; A ESPANHOLA ART & MAR; que ninguém designa as lojas do R. de “Amazeazores”; que os consumidores, ou fazem referência à marca como “AMAZE – FROM AZORES TO YOU”, ou simplesmente designam as lojas dos RR de “Amaze” ou “Amazé”; que as marcas não partilham bens e serviços da mesma classe da Classificação de Nice : enquanto que a marca do A. compreende bens e serviços da classe 35, a marca do R. compreende bens e serviços das classes 14, 16, 21, 25, 28 e 43, não existindo qualquer concorrência, quanto mais desleal; que a marca do R. encontra-se devidamente registada e salvaguardada para a sua correta utilização (na região/Portugal e em qualquer um dos outros 26 Estados- Membros da União Europeia), pelo que não pode o R. ser impedido, pelo A., de utilizar a marca “AMAZE –FROM AZORES TO YOU”, nem de utilizar a palavra “Amaze”, assim como os endereços eletrónicos (http://amazezores.com e [email protected]); não pode o R. ser condenado no pagamento de qualquer indemnização, nem ao pagamento de quaisquer sanções pecuniárias compulsórias, uma vez que não pratica, nem praticou qualquer concorrência desleal, cf. se demonstrou, concluindo pela improcedência total da presente ação e em consequência ser declarada a legalidade de utilização pelo R. da sua marca.

Realizou-se uma audiência prévia, em que foi proferido despacho saneador em que foi julgada improcedente a excepção dilatória de ilegitimidade passiva e foi fixada à ação o valor de € 60 000,02.

Tendo sido requerida a junção de documentos e a concessão de um prazo para o ilustre mandatário dos réus se pronunciar sobre os mesmos, após o encerramento da audiência prévia e por se entender que perante os factos alegados e as provas juntas, os autos já reuniam todos os elementos necessários para a apreciação do mérito da ação foi proferido, por escrito, despacho saneador-sentença, em que foi decidido julgar improcedente por não provada a presente ação e absolver os Réus dos pedidos contra eles formulados.

Inconformado, o autor recorreu para o presente Tribunal da Relação, recurso que foi admitido, tendo nas alegações que apresentou, formulado as seguintes conclusões :

1. Os presentes autos iniciaram-se com o pedido do Recorrente na condenação da Recorrida em abster-se de utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços eletrónicos que incluam a palavra “Amaze”, para além da sua condenação numa sanção compulsória e ainda no pagamento de uma indemnização não inferior a 30.000,01€, por uso indevido de marca, confusão da mesma e concorrência desleal.

2. Notificada, a Recorrida contestou, pretendendo ver declarada a legalidade de utilização da marca “Amaze – From Azores to You”.

3. Nos termos do artigo 249º, nº1, do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec-Lei 110/2028, de 10 de dezembro, o registo confere ao seu titular o direito a impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se: “a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo; b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;”

4. Daqui decorre que o titular da marca pode accionar qualquer terceiro que use uma marca semelhante ou que seja susceptível de ser confundida com a sua.

5. O tribunal a quo deu como provado que o Recorrente é titular da Marca Nacional n.º 552315 AMAZING AZORES, registada em 24 de novembro de 2015 e requerido o seu registo em junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a 27/08/2015.

6. Deu igualmente como provado que a Marca Nacional nº 552315 AMAZING AZORES, detida pelo Recorrente se destina a assinalar “marketing; agências de publicidade; atividades promocionais e de marketing relacionadas com gestão e administração de negócios comerciais; compra de produtos e serviços para outras empresas; conceção de materiais publicitários; decoração de montras; demonstração de produtos; difusão de material promocional, publicitário e de marketing; difusão de material publicitário e promocional; difusão de publicidade para terceiros através de uma rede eletrónica de comunicações on-line; estudo de mercados; marketing, estudos de mercado e análises de mercado; organização de eventos publicitários; promoção e marketing de produtos e serviços de terceiros através da colocação e distribuição de publicidade; publicidade na internet para terceiros; serviços de fornecimento para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas]; serviços de merchandising; serviços de promoção e de marketing; serviços de publicidade, marketing e anúncios publicitários; serviços de venda a retalho e a grosso de artigos de uso pessoal; serviços de venda a retalho e a grosso de bolsas e malas; serviços de venda a retalho e a grosso de peças de vestuário; serviços de venda a retalho ou a grosso de artigos de desporto; serviços de venda a retalho ou a grosso de artigos de papelaria; serviços de venda a retalho por reembolso postal, de vestuário e acessórios de vestuário; serviços on-line de venda a retalho de produtos cosméticos, produtos de beleza, vestuário e acessórios de moda; serviços publicitários para terceiros”, na classe 35 da Classificação de Nice”.

7. E que a Recorrida utiliza na sua actividade a marca “Amaze-From Azores to You”.

8. Deu, também como provado que o Recorrente e a Requerida:

a. actuam num âmbito local ou regional e a sua distância geográfica promove que ambas disputem a mesma clientela;

b. que o mercado geográfico em que operam é manifestamente reduzido, pois presencialmente actuam numa ilha com apenas 744 km2.

c. que tal delimitação potencia uma reduzida procura económica quando comparada com mercados de maior dimensão

9. Os resultados de pesquisa efectuados no motor de pesquisa Google apresentam o endereço eletrónico da Requerida, https://amazeazores.com , do qual consta a expressão “amazeazores”.

10. O tribunal a quo deu como provado que o endereço de correio electrónico da Recorrida é [email protected].

E que:

11. O Recorrente nunca autorizou nem autoriza a Requerida a usar a sua marca.

12. É inequívoca a afinidade entre os produtos e serviços utilizados pela marca nacional registada AMAZING AZORES e pela marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU.

13. A repetição do vocábulo “Azores” é gráfica e foneticamente igual.

14. Paralelamente, os vocábulos “Amazing” e “Amaze” partilham o mesmo radical, derivado do verbo “amaze”.

15. As marcas AMAZING AZORES e AMAZE-FROM AZORES TO YOU são claramente conflituantes por causarem sério risco de confusão por parte dos consumidores dos produtos/serviços/actividades preconizadas por ambas as entidades.

16. Os resultados de pesquisa efectuados no motor de pesquisa Google apresentam o endereço electrónico dos R., https://amazeazores.com, do qual consta a expressão “amazeazores”.

17. De igual modo, o endereço de correio electrónico da Recorrida é [email protected].

18. Tal expressão inteiramente em língua inglesa é quase idêntica verbal e oralmente à marca Amazing Azores, pois a única alteração é a substituição das letras “ing” da palavra anglicana “amazing” pela letra “e” do também anglicanismo “amaze”.

19. A Recorrida ao utilizar o nome Amaze está a prejudicar gravemente o Recorrente, criando nos consumidores a expectativa de que se trata da mesma marca.

20. O risco de confusão ou erro verifica-se sempre que a semelhança dê origem a que um sinal possa ser tomado por outro, ocorrendo o risco de associação quando o público, em função dessa semelhança, considere que os produtos e serviços a que aquele se destina têm a mesma proveniência ou que entre eles existe uma relação de proveniência.

21. HÁ um risco sério de confusão, conforme determina a alínea c), do nº1, do art.238.º do CPI, em sentido estrito, porque existe a possibilidade de o público em geral presumir que os produtos e serviços em causa são idênticos ou provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas.

22. Relativamente à “semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão” prevista na alínea c), nº1, do art. 238.º, do CPI, no que toca ao conceito de imitação, constata-se que ambas as marcas são mistas e graficamente caracterizadas pelo vocábulo “Azores”, bem como pelos vocábulos “Amazing” e “Amaze”.

23. Tal imitação da marca nacional registada AMAZING AZORES por parte da marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU promove facilmente a possibilidade de associação dos produtos e serviços da Marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU, aos da marca nacional previamente registada AMAZING AZORES.

24. No caso sub judice, constatamos que a marca ilegitimamente utilizada pela Recorrida apresenta uma forte proximidade verbal da marca do Recorrente –Amazing Azores.

25. Ou seja, perante uma marca composta pela expressão “Amazing Azores” o consumidor médio tomará a mesma pelos sinais do Recorrente ou da Recorrida (Amaze (…) Azores), ao fixar-se apenas no elemento verbal enquanto comunica e sem evocar quaisquer outros elementos, verificando-se o risco de confusão acima explorado.

26. Ademais, o acto de concorrência é aquele que é idóneo a atribuir, em termos de clientela, posições vantajosas no mercado.

27. Assim, a concorrência não é susceptível de ser definida em abstracto e só pode ser apreciada em concreto, pois o que interessa saber é se a actividade de um agente económico atinge ou não a actividade de outro, através da disputa da mesma clientela.

28. As duas empresas constantes dos autos em apreço estão em concorrência, pois actuam num âmbito local ou regional e a sua distância geográfica promove que ambas disputem a mesma clientela.

29. O que, no caso concreto se mostra muito evidente em face da denominação adoptada pela Recorrida no endereço electrónico https://amazeazores.com/ e no endereço de correio electrónico [email protected], por comparação com os do Recorrente, pré-existentes àqueles de https://www.amazingazores.pt/ e [email protected].

30. A função essencial da marca é a de indicar a proveniência dos produtos ou serviços para que o consumidor possa orientar a sua escolha, quando confrontado com uma pluralidade de opções.

31. A marca proporciona-lhe, assim, um referencial inequívoco para a aquisição de bens e serviços, a que atribui determinadas qualidades ou características provenientes de uma dada organização empresarial, considerando-se que têm uma única origem todos os produtos que hajam sido fabricados sob o controlo comum de uma mesma entidade.

32. Porquanto, a Recorrida exerce concorrência desleal relativamente ao Recorrente.

33. Pelo que deve a Recorrida ser impedida de utilizar a marca “Amaze - From Azores to You”, bem como as denominações ou endereços electrónicos que incluam a e palavra “Amaze” (https://amazeazores.com/).

34. Conclui-se, pois, que a utilização da marca AMAZE-FROM AZORES TO YOU constitui imitação e concorrência desleal, conforme decorre do preceituado nos arts. 311.º e 330.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, relativamente à marca registada com anterioridade pelo Recorrente – AMAZING AZORES.

Nestes termos, e nos melhores de direito que V. Exas doutamente suprirão, deve a sentença recorrida ser declarada nula e ser revogada e substituída por outra que condene a Ré ora Recorrida:

a) a abster-se de utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços electrónicos que incluam a palavra “Amaze”,

b) ao pagamento de indemnização não inferior a 30.000,01€, por uso indevido de marca, bem como por prática abusiva de actos de concorrência desleal, devendo o seu valor ser apurado em sede de execução de sentença para determinar os lucros que os réus auferiram e continuam a auferir com a utilização abusiva da marca e com a prática de concorrência desleal, com todas as consequências legais.

Os RR. apresentaram contra-alegações, tendo formulado as seguintes conclusões :

A- Nas suas alegações entendeu o recorrente que o Tribunal a quo não poderia ter absolvido os Ré da forma como absolveu e para isso aponta os seguintes argumentos principais:

a) A omissão de pronúncia relativa ao risco de confusão da marca e a consequente concorrência desleal;

b) A falta de aplicação e interpretação das normas legais

B- Salvo melhor opinião, não tem razão o recorrente em nenhum dos seus argumentos. Senão vejamos:

C- O Tribunal a quo deu, em bem como provados, entre outros, os seguintes factos:

17. – O Réu BB… requereu o registo da Marca nº 018650660, co “AMAZE –FROM AZORES TO YOU” em 08/02/2022 tendo sido registada em 25-05-2022.

18. - O R. BB… pediu mesmo um esclarecimento à EUIPO – European Union Intelectual Property Office, no sentido de saber se a marca estava salvaguardada em Portugal, se necessitava de algum registo no INPI e se aquando do registo tinham sido analisadas eventuais afinidades/semelhanças com outras marcas.

19. – Pelo INPI foi prestada a seguinte informação: “INPI: “informamos que ao dispor de um registo concedido de marca europeia conforme a marca indicada: 018650660, a mesma encontra-se protegida também em Portugal, uma vez que, está protegida em todos os países da União Europeia inclusive Portugal, não sendo necessário efetuar um registo de Marca Nacional no INPI.”

D- Como ficou documentalmente demonstrado e dado como provado pelo Tribunal a quo, a marca “Amaze – From Azores to You”, encontra-se registada em nome do 2º Réu, pelo que não pode ser impedido de utilizar a sua marca como pretende o recorrente.

E- Entendendo o recorrente que a marca do 2º Réu era suscetível de induzir em erro ou em confusão o consumidor relativamente à sua marca, deveria ter deduzido atempadamente oposição ao registo junto do EUIPO ou requerido a anulação do registo nos termos dos artigos 262º e 34º do CPI.

F- Dado a marca do 2º Réu encontrar-se devidamente registada e por isso encontrar-se protegida nos termos das disposições conjugadas dos artigos 210º, 249º, 4º e 7º, todos do CPI, não pode este ser impedido de a usar, ou a 1ª Ré, a quem o 1º Réu permite a sua utilização

G- Assim, tendo o Tribunal a quo julgado improcedente o pedido principal formulado pelo recorrente teve de considerar os demais também improcedentes, porque dele dependentes.

H- Não existiu, assim, qualquer omissão de pronúncia, como quer fazer crer o recorrente.

I- O recorrente alega, ainda, que os recorridos não procederam à tentativa de registo da marca “Amaze-From Azores to You”, junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial intencionalmente, uma vez que sabiam que o pedido seria liminarmente rejeitado pelo INPI, nos termos da alínea b), do nº1, do art. 232.º do CPI, por existência clara de imitação.

J- Salvo o devido respeito, não tem razão, mais uma vez, o recorrente.

K- Os recorridos não tinham de efetuar qualquer registo da marca junto do INPI, uma vez que já possuíam o registo de marca europeia.

L- A marca dos recorridos até consta do sistema do INPI, cf. pesquisa que se junta (cit. Doc. 1),

Concluindo que deverá manter-se, na íntegra, a sentença em recurso.

Colhidos os vistos, cumpre apreciar.

O objeto do recurso é balizado pelas conclusões do apelante, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, sendo o julgador livre na interpretação e aplicação do direito, conforme resulta dos artigos 5.º, n.º 3, 635.º, n.ºs 3 e 4, 639.º, n.º 1, e 608.º, todos do CPC.

Com efeito, nos termos do disposto nos artigos 635º, nº4 e 639º, nº1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de atuação do tribunal ad quem, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial [cfr. Abrantes Geraldes, Recursos no Novo Código de Processo Civil, Almedina, 2013, págs. 84-85].

Por isso, nas conclusões deve, assim, o recorrente intrometer as questões ou assuntos que quer ver apreciados e decididos pelo tribunal superior.

Do acabado de referir resultam duas relevantes consequências processuais recursivas :

1ª Ressalvando as questões de conhecimento oficioso, o tribunal de recurso apenas poderá conhecer das questões suscitadas pelo recorrente nas suas conclusões de recurso por só essas integrarem e delimitarem o objecto do recurso;

2ª Os recursos destinam-se a reapreciar questões concretas, de facto ou de direito, que o recorrente considere terem sido mal decididas na sentença recorrida e não para conhecer questões novas, não apreciadas nem discutidas na 1ª instância, sem prejuízo das questões que são de conhecimento oficioso, [cfr. Abrantes Geraldes, Ob. Cit., pág. 87].

Assim, o tribunal superior tem de guiar-se pelas conclusões da alegação para determinar, com precisão, o objeto do recurso; só deve conhecer, pois, das questões ou pontos compreendidos nas conclusões, pouco importando a extensão objetiva que haja sido dada ao recurso, no corpo da alegação, [cfr., entre outros, Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V (reimpressão), Coimbra Editora, 1984, págs. 308 e seguintes e 358 e seguintes; J. Lebre de Freitas e Armindo Ribeiro Mendes, CPC Anotado, Vol. 3º, Coimbra Editora, 2003, pág. 33 e os acórdãos do STJ de 21.10.1993 e 12.01.1995, in CJ-STJ, I, 3, 84 e III, 1, 19, respetivamente], sendo que não é possível tomar conhecimento de qualquer questão que não esteja contida nas conclusões das alegações, ainda que versada no respetivo corpo, [Cf. o citado acórdão do STJ de 12.01.1995].

As conclusões servem assim para delimitar o objeto do recurso (art.º 635º), devendo corresponder à identificação clara e rigorosa daquilo que se pretende obter do tribunal superior, em contraposição com aquilo que foi decidido pelo tribunal a quo, constando normalmente, na sua parte final, se se pretende obter a revogação, a anulação ou a modificação da decisão recorrida.

Ora, pese embora nas suas alegações de recurso o Recorrente tenha expressamente enunciado na sua alínea A) do seu corpo alegatório :

“A- Do Objecto do Recurso

Como já se enunciou no requerimento de interposição de recurso no tribunal a quo, o presente recurso tem por objecto a douta sentença, nas seguintes partes:

- A omissão de pronúncia relativa ao risco de confusão da marca e a consequente concorrência desleal;

- A aplicação e interpretação das normas legais aplicáveis”, e tenha epigrafado o ponto B.1. das suas alegações como “Da omissão de pronúncia sobre o risco de confusão da marca” e o ponto B.4. como B.4. “Da omissão de pronúncia sobre a concorrência desleal”, ao ter omitido completamente tal questão nas suas conclusões do recurso o Recorrente não incluiu tal questão no perímetro delimitador do objeto do presente recurso balizado pelas conclusões por si apresentadas.

E assim, ao ter omitido completamente tal questão das suas conclusões do recurso, não pode o presente tribunal de recurso tomar conhecimento da nulidade da sentença por omissão de pronúncia, por tal questão que não estar contida nas conclusões das alegações do Recorrente.

Destarte, sem prejuízo de não constituir omissão de pronúncia a não apreciação pelo tribunal a quo de questões que considerou terem ficado prejudicadas pela solução dada a outras, não poderá o presente Tribunal de recurso conhecer da nulidade da sentença por omissão de pronúncia, (cfr. artº615º, nº1, al.d), 1ª parte, do CPC) que, aparentemente o recorrente pretenderia invocar perante o tribunal de recurso, mas que por ter omitido completamente tal questão nas suas conclusões de recurso obliterou inelutavelmente tal questão do objecto do presente recurso.

Considerando, deste modo, a delimitação que decorre das conclusões formuladas pelo recorrente, no caso dos autos apenas cumprirá apreciar no presente recurso se, contrariamente ao decidido no despacho saneador-sentença recorrido, há fundamento para condenar a Recorrida em abster-se de utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços eletrónicos que incluam a palavra “Amaze”, para além da sua condenação numa sanção compulsória por cada dia de incumprimento e ainda no pagamento de uma indemnização não inferior a 30.000,01€, por uso indevido de marca e por prática abusiva de actos de concorrência desleal.

Vejamos.

A decisão recorrida declarou como provados os seguintes factos com relevo para a decisão da causa:

1. - O Autor é titular da Marca Nacional n.º 552315 AMAZING AZORES, registada em 24 de novembro de 2015 e requerido o seu registo em junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a 27/08/2015.

2. - O 2º Réu, BB…, surge identificado na página da internet https://amazeazores.com/terms-and-conditions/, como BB…, ENI, como “responsável pela marca Amaze”.

3. – A 1ª Ré, Criações Naturais – Exploração de Nascentes de Águas Quentes Lda, dedica-se à animação turística, comércio a retalho de bijutaria e artesanato, organização de eventos entre outros.

4. - O espaço comercial com a denominação Amaze Ponta Delgada, situado no Largo Vasco Bensaúde, nºs 20 a 26 – 9500-103, encontra-se registado com o NIF 509595073, atribuído à R. Criações Naturais – Exploração de Nascentes de Águas Quentes, Lda.

5. - O Réu BB…, é sócio-gerente da Ré Criações Naturais – Exploração de Nascentes de Águas Quentes, Lda.

6. - A Marca Nacional nº 552315 AMAZING AZORES, detida pelo A. destina-se a assinalar “marketing; agências de publicidade; atividades promocionais e de marketing relacionadas com gestão e administração de negócios comerciais; compra de produtos e serviços para outras empresas; conceção de materiais publicitários; decoração de montras; demonstração de produtos; difusão de material promocional, publicitário e de marketing; difusão de material publicitário e promocional; difusão de publicidade para terceiros através de uma rede eletrónica de comunicações on-line; estudo de mercados; marketing, estudos de mercado e análises de mercado; organização de eventos publicitários; promoção e marketing de produtos e serviços de terceiros através da colocação e distribuição de publicidade; publicidade na internet para terceiros; serviços de fornecimento para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas]; serviços de merchandising; serviços de promoção e de marketing; serviços de publicidade, marketing e anúncios publicitários; serviços de venda a retalho e a grosso de artigos de uso pessoal; serviços de venda a retalho e a grosso de bolsas e malas; serviços de venda a retalho e a grosso de peças de vestuário; serviços de venda a retalho ou a grosso de artigos de desporto; serviços de venda a retalho ou a grosso de artigos de papelaria; serviços de venda a retalho por reembolso postal, de vestuário e acessórios de vestuário; serviços on-line de venda a retalho de produtos cosméticos, produtos de beleza, vestuário e acessórios de moda; serviços publicitários para terceiros”, na classe 35 da Classificação de Nice.

7. - Os R.R. utilizam na sua atividade a marca “Amaze-From Azores to You”.

8. - Os R.R. abriram recentemente um estabelecimento comercial, sito ao Largo Vasco Bensaúde, nºs 20 a 26 – 9500-103, Ponta Delgada.

9. – O A. e os RR. atuam num âmbito local ou regional e a sua distância geográfica promove que ambas disputem a mesma clientela.

10. - O mercado geográfico em que operam é manifestamente reduzido, pois presencialmente atuam numa ilha com apenas 744 km2.

11. - Tal delimitação potencia uma reduzida procura económica quando comparada com mercados de maior dimensão.

12. - Os resultados de pesquisa efectuados no motor de pesquisa Google apresentam o endereço eletrónico dos R., https://amazeazores.com, do qual consta a expressão “amazeazores”.

13. - De igual modo, o endereço de correio electrónico dos R.R. é [email protected].

14. - O A. nunca autorizou nem autoriza os R.R. a usarem a sua marca.

15. - Em 07/09/2023, a mandatária do A. interpelou, através de carta registada com A/R. o R. BB… para o mesmo diligenciar a remoção do nome Amaze Azores das redes sociais e para que deixasse de utilizar a marca “Amaze...Azores”.

16. - Os R.R. mantêm as denominações https://amazeazores.com e amazeazores@gmail.

17. – O Réu BB… requereu o registo da Marca nº 018650660, co “AMAZE – FROM AZORES TO YOU” em 08/02/2022 tendo sido registada em 25-05-2022.

18. - O R. BB… pediu mesmo um esclarecimento à EUIPO – European Union Intelectual Property Office, no sentido de saber se a marca estava salvaguardada em Portugal, se necessitava de algum registo no INPI e se aquando do registo tinham sido analisadas eventuais afinidades/semelhanças com outras marcas.

19. – Pelo INPI foi prestada a seguinte informação: “INPI: “informamos que ao dispor de um registo concedido de marca europeia conforme a marca indicada: 018650660, a mesma encontra-se protegida também em Portugal, uma vez que, está protegida em todos os países da União Europeia inclusive Portugal, não sendo necessário efetuar um registo de Marca Nacional no INPI.”

20. - O R. BB… recebeu a carta do A. tendo respondido através do seu mandatário em 21-09-2023.

A decisão recorrida declarou como não provados os seguintes factos:

A- Que o Autor já tenha sido abordado e confrontado por diversas vezes com os produtos dos R.R. como se fossem dele.

B- Que os R.R. utilizem na sua atividade uma marca não registada .

C- Que os R.R. não tenham procedido junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pelo registo da marca.

No Despacho-saneador sentença recorrido foi decidido julgar improcedente por não provada a presente ação e absolver os Réus dos pedidos contra eles formulados.

Para tanto, o saneador-sentença recorrido apresenta a seguinte fundamentação :

“Fundamentação de Direito:

Com o registo da marca, o seu titular adquire o direito de propriedade e o direito exclusivo de a usar para os produtos e serviços a que se destina, nos termos do artigo 210.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial, doravante CPI, conferindo-lhe o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, a possam usar, no exercício de atividades económicas, ou ainda qualquer sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e a afinidade dos produtos ou serviços, possa originar risco de confusão ou de associação ao público a quem se destina, conforme estipula o artigo 249.º do CPI.

Conforme resulta da factualidade provada o Autor é titular da Marca Nacional n.º 552315 AMAZING AZORES, pelo que, por força do aludido preceito, assiste-lhe o direito de impedir que terceiros, entre os quais o Réu, a use sem a sua autorização.

Sucede, porém, que o Autor não pede que os Réus se abstenham de usar a sua marca Amazing Azores. Pede antes que os Réus se abstenham de «utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços electrónicos que incluam a palavra “Amaze”»

Ora, como ficou documentalmente demonstrado, a marca “Amaze – From Azores to You”, encontra-se registada em nome do 2º Réu, pelo que, também ele encontra proteção na dita norma e por essa via, não pode ser impedido de utilizar a sua marca como pretende o Autor.

É certo que o artigo 232º, nº 1, a alínea b), do CPI, determina que é objeto de recusa o pedido de registo de marca que constitua a reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada, determinando ainda a alínea d) do mesmo preceito, a recusa do registo quando haja reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

Assim, entendendo a Autor que a marca do 2º Réu era suscetível de induzir em erro ou em confusão o consumidor relativamente à sua marca, deveria ter deduzido atempadamente oposição ao registo junto do EUIPO ou requerido a anulação do registo nos termos dos artigos 262º e 34º do CPI.

Dado a marca do 2º Réu encontrar-se devidamente registada e por isso encontrar-se protegida nos termos das disposições conjugadas dos artigos 210º, 249º, 4º e 7º, todos do CPI, não pode este ser impedido de a usar, ou a 1ª Ré, a quem o 1º Réu permite a sua utilização, pelo que necessariamente tem que se julgar improcedente o pedido principal formulado pelo Autor e, consequentemente, os demais, porque dele dependentes.”

Aqui chegados, antes de mais importa atentar a que estão em causa duas marcas registadas : a marca nacional do autor n.º 552315 AMAZING AZORES, registada em 24 de novembro de 2015 e a marca europeia dos Réus nº 018650660, “AMAZE – FROM AZORES TO YOU” registada em 25-05-2022, encontrando-se a mesma protegida também em Portugal, uma vez que, está protegida em todos os países da União Europeia inclusive Portugal, não sendo necessário efetuar um registo de Marca Nacional no INPI.

Ou seja, estamos perante duas marcas registadas, uma marca nacional e uma marca europeia, aquela registada antes desta última, pretendendo o autor que os réus sejam condenados, desde logo, a absterem-se de utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços electrónicos que incluam palavra “Amaze”.

Sendo certo que no direito positivo português vigora um sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas: a propriedade da marca adquire-se com o seu registo no INPI, (cfr. artigo 210º, nº1, do CPI).

No âmbito da revisão do sistema de marcas da União Europeia, considerou-se no REGULAMENTO (UE) 2017/1001 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação) o objectivo de “promover um desenvolvimento harmonioso das atividades económicas em toda a União e uma expansão contínua e equilibrada através da realização e do bom funcionamento de um mercado interno que ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional. A realização de um mercado dessa natureza e o reforço da sua unidade implicam não só a eliminação dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços e a instituição de um regime que assegure não haver falseamento da concorrência, mas também o estabelecimento de condições jurídicas que permitam às empresas adaptar à partida as suas atividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da União. Entre os instrumentos jurídicos de que as empresas deverão dispor para o efeito, são particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a União, sem atender a fronteiras”– cfr. considerando nº 3 do Regulamento.

“Para atingir os objetivos da União acima referidos, parece adequado prever um regime de marcas da União que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas da UE que gozem de proteção uniforme e produzam efeitos em todo o território da União. O princípio do carácter unitário da marca da UE assim definido deverá ser aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento”- cfr. considerando nº 4 do Regulamento.

“A aproximação das legislações nacionais é ineficaz no tocante à supressão do obstáculo da territorialidade dos direitos conferidos aos titulares de marcas pelas legislações dos Estados-Membros. Para permitir às empresas exercerem sem entraves uma atividade económica em todo o mercado interno deverá ser possível efetuar a inscrição no Registo de marcas reguladas por um direito da União único, diretamente aplicável em todos os Estados-Membros”- cfr. considerando nº 5 do Regulamento.

“A experiência adquirida desde a criação do sistema da marca comunitária demonstrou que as empresas da União e de países terceiros aceitaram o sistema, que se tornou um complemento viável e bem-sucedido e uma alternativa à proteção das marcas a nível dos Estados-Membros” - cfr. considerando nº 6 do Regulamento.

“O direito de marcas da União não substitui, porém, os direitos de marcas dos Estados-Membros. Com efeito, não parece justificável obrigar as empresas a depositarem as suas marcas como marcas da EU” - cfr. considerando nº 7 do Regulamento.

“As marcas nacionais continuam a ser necessárias para as empresas que não pretendam que as suas marcas sejam protegidas à escala da União, ou que não possam obter essa proteção embora não existam obstáculos à obtenção da proteção nacional. A decisão de obter a proteção de uma marca unicamente mediante o depósito de uma marca nacional num ou mais Estados-Membros, ou unicamente mediante uma marca da UE, ou através de ambos os procedimentos, deverá ficar ao critério das pessoas que pretendam obter a proteção de uma marca” - cfr. considerando nº 8 do Regulamento- sendo certo que “o direito à marca da UE só poderá ser adquirido por registo e este deverá ser recusado nomeadamente se a marca for desprovida de carácter distintivo, se for ilícita ou se lhe forem oponíveis direitos anteriores” - cfr. considerando nº 9 do Regulamento.

“A proteção conferida pela marca da UE, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A proteção deverá também poder ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. Há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores, nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, deverá constituir uma condição específica da proteção” - cfr. considerando nº 11 do Regulamento.

“A fim de garantir a segurança jurídica e a plena coerência com o princípio da prioridade, segundo o qual uma marca registada anterior tem precedência sobre marcas registadas posteriores, é necessário prever que o respeito dos direitos conferidos por uma marca da UE não deverá prejudicar os direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou de prioridade da marca da UE, nos termos do artigo 16.o, n.o 1, do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, de 15 de abril de 1994” - cfr. considerando nº 12 do Regulamento.

“Os direitos exclusivos conferidos por uma marca da UE não deverão conferir ao titular o direito de proibir a utilização, por terceiros, de sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita, ou seja, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial e comercial. A fim de assegurar condições de igualdade para as designações comerciais e para as marcas da UE em caso de conflito, e atendendo a que às designações comerciais é habitualmente conferida uma proteção ilimitada contra marcas posteriores, deverá considerar-se que tal utilização inclui apenas a utilização do nome pessoal do terceiro. Além disso, deverá permitir-se a utilização de sinais ou indicações descritivos ou não distintivos em geral. Acresce que o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da marca da UE para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como sendo seus. A utilização de uma marca por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca da UE, ou com o seu consentimento, na União deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. A utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, o presente regulamento deverá ser aplicado de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e das liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão”. - cfr. considerando nº 21 do Regulamento.

“A fim de garantir a segurança jurídica e proteger os direitos das marcas adquiridos legitimamente, afigura-se adequado e necessário estabelecer, sem prejuízo do princípio segundo o qual a marca posterior não é oponível à marca anterior, que os titulares de marcas da UE não podem opor-se à utilização de uma marca posterior no caso de esta última ter sido adquirida quando a marca anterior não podia ser invocada contra a marca posterior” - cfr. considerando nº 21 do Regulamento.

“Apenas se justificará proteger as marcas da UE e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas” - cfr. considerando nº 24 do Regulamento.

“O direito de marcas estabelecido pelo presente regulamento requer medidas administrativas de execução a nível da União para todas as marcas. É, por conseguinte, indispensável, embora conservando a estrutura institucional existente na União e o equilíbrio de poderes, prever um Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia («Instituto»), independente no plano técnico e dotado de suficiente autonomia jurídica, administrativa e financeira. Para o efeito, é necessário e adequado que o Instituto tenha a forma de organismo da União, com personalidade jurídica e apto a exercer os poderes que lhe são conferidos pelo presente regulamento, no âmbito do direito da União, e sem prejuízo das competências das instituições da União”- cfr. considerando nº 27 do Regulamento.

“É necessário garantir às partes afetadas pelas decisões do Instituto uma proteção jurídica adaptada à especificidade do direito das marcas. Para o efeito, deverá prever-se que as decisões das diversas instâncias decisórias do Instituto sejam susceptíveis de recurso. Uma Câmara de Recurso do Instituto deverá decidir do recurso. Das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto caberá, por sua vez, recurso para o Tribunal Geral, que é competente para anular e para reformar as decisões impugnadas”- cfr. considerando nº 30 do Regulamento.

“Para assegurar a proteção das marcas da UE, é conveniente que os Estados-Membros designem, tendo em conta o respetivo sistema nacional, um número tão limitado quanto possível de tribunais nacionais de primeira e segunda instância competentes em matéria de infração e de validade das marcas da EU”- cfr. considerando nº 31 do Regulamento.

“É essencial que as decisões sobre a validade e a infração das marcas da UE produzam efeitos em toda a União e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do Instituto e de respeitar o carácter unitário das marcas da UE. Salvo derrogação prevista no presente regulamento, as disposições do Regulamento (UE) n.o 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento (UE) n.o 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO L 351 de 20.12.2012, p. 1) deverão aplicar-se a todas as ações judiciais relativas às marcas da EU” ”- cfr. considerando nº 32 do Regulamento.

“Convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em ações em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca da UE e em marcas nacionais paralelas. Para o efeito, quando as ações forem instauradas no mesmo Estado-Membro, os meios para atingir o objetivo em questão deverão ser extraídos das normas processuais nacionais, que o presente regulamento não prejudica, ao passo que, quando as ações forem instauradas em Estados-Membros diferentes, se justifica recorrer a disposições inspiradas nas normas de litispendência e conexão do Regulamento (UE) n.o 1215/2012”- ”- cfr. considerando nº 33 do Regulamento.

Segundo o sistema instituído pelo Regulamento (CE) nº 40/94, do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, sistema que foi mantido, quer pelo Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, que o consolidou e substituiu, quer pelo Regulamento (UE) nº 2015/2424, quer pelo já referido Regulamento (UE) nº2017/1001 a competência para apreciar pedidos de declaração de invalidade de marcas da EU encontra-se concentrada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia («Instituto»), salvo se a declaração de invalidade tiver sido pedida por via de reconvenção num processo de infracção.

Nessa eventualidade, o tribunal competente para julgar a acção – e que há-de ser um tribunal de marcas da UE, por caber a estes tribunais, exclusivamente, a competência para julgar processos de infracção (al. a) do artigo 124º do Regulamento (CE) nº 2017/1001), vê a sua competência estendida à apreciação do pedido reconvencional de declaração de invalidade.

O regime é, resumidamente, o seguinte:

- A nulidade de uma marca da UE, absoluta (nº 1 do artigo 59º) ou relativa (nº 1 do artigo 60º), só pode ser declarada “na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional num processo de infracção”. Sendo apresentado no Instituto, o processo segue os termos previstos nos artigos 63º a 65º, cabendo recurso para a Câmara de Recurso e, da decisão desta, para o Tribunal Geral (artigos 70.º e segs.);

- Proposto um processo de infracção num tribunal de marca da UE, uma vez que a competência exclusiva para julgar processos de infracção cabe aos tribunais da UE e marca comunitária, nos termos do disposto no artigo 124º, a anulação ou a declaração de nulidade pode ser pedida por via de reconvenção, como resulta do nº 1 do artigo 59º, do nº 1 do artigo 60º, da al. d) do artigo 124º, do nº 1 do artigo 127º, ou do artigo 128º, sendo a competência internacional determinada de acordo com o disposto no artigo 125º;

- Sendo deduzido um pedido reconvencional de declaração de nulidade ou de anulação, num processo de infracção, o tribunal de marca da UE tem de o comunicar ao Instituto (nº 4 do artigo 128º), que procederá à correspondente inscrição no registo. Igualmente tem de comunicar qualquer anulação ou declaração de nulidade transitada em julgado, decidida em reconvenção que julgue (nº 6). Formulado o pedido reconvencional, o tribunal – que o não pode apreciar se já houver decisão do instituto sobre a invalidade, nº 2 –, preenchidos os requisitos previstos, pode sobrestar na sua apreciação e convidar o réu a deduzir o pedido de declaração de nulidade no Instituto, sob pena de a reconvenção ficar sem efeito (nº 7);

- Só se prevêem, assim, duas vias de anulação ou de declaração de nulidade de uma marca da UE : mediante um pedido dirigido ao Instituto ou através de um pedido reconvencional deduzido perante um tribunal de marca da UE, em acções e processos da sua competência; veja-se, em especial, o disposto no nº 1 do artigo 127º, do qual resulta que, se a validade não for contestada por via de reconvenção, o tribunal de marca da UE, no contexto das acções que lhe compete julgar, tem de considerar a marca comunitária como válida.

Como sinteticamente se descreve nas conclusões apresentadas pelo advogado geral no proc. C–235/09, DHL Express France SAS v. Chronopost SA, então por referência ao Regulamento (CE) nº 40/94, “19.(…) o Regulamento (CE) n.° 40/1994 contempla um regime jurídico próprio para a marca comunitária que inclui a criação de um sistema jurisdicional especializado, embora dividido, por assim dizer, em dois níveis. O primeiro arranca, em sede não jurisdicional, do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), cujas decisões são passíveis de recurso para o Tribunal Geral e, eventualmente, o Tribunal de Justiça. A função específica desta jurisdição consiste essencialmente na fiscalização da legalidade das decisões do IHMI relativas ao registo da marca comunitária. O segundo destes níveis reside nos tribunais dos Estados-Membros, incumbindo-lhes conhecer das acções por infracção que podem intentar os titulares de uma marca comunitária. Dito resumidamente, ao passo que o IHMI e os tribunais da União conhecem dos litígios verticais suscitados entre um particular e a administração encarregada da gestão do registo da marca comunitária, os tribunais nacionais assumem plenamente a competência a respeito dos litígios horizontais originados entre particulares. 20. Convém realçar a circunstância de os tribunais nacionais actuarem especificamente como tribunais de marcas comunitárias. Neste quadro, não se trata de os tribunais nacionais desempenharem funções como jurisdição de direito comum da União, algo que já realizam quando aplicam o ordenamento europeu no contexto dos litígios ordinários suscitados na sua jurisdição. A missão do juiz nacional como juiz da marca comunitária é diferente da que desempenha como juiz da União, apesar de, evidentemente, ambas terem pontos comuns. Diversamente do que se verifica no contexto convencional da aplicação jurisdicional do direito da União, um litígio sobre uma marca comunitária converte o tribunal nacional numa jurisdição específica da União, constituída a fim de tutelar os direitos derivados de um título de propriedade específica da União, no quadro de um sistema de competência judiciária da União pelo cujo correcto funcionamento devem zelar os Estados-Membros.”

Ou, como se escreveu, por exemplo, no acórdão do TJUE de 11 de Junho de 2009, proc. C-529/2007, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH., a propósito de uma causa de nulidade absoluta de marca comunitária: “pode ser invocada quer no IHMI quer no âmbito de um pedido reconvencional apresentado numa acção por contrafacção”.

Daqui resulta que não tendo a validade da marca da UE dos Réus sido contestada por meio de um pedido reconvencional de extinção ou de declaração de nulidade, nos termos do disposto no artigo 127º, nº1, do Regulamento 2017/1001 “os tribunais de marcas da UE consideram válida a marca da EU”, sendo certo que o nº2 do aludido artigo 127º esclarece que “a validade de uma marca da UE não pode ser contestada por uma ação declarativa de não– infração”, sendo certo também não se estar perante situação subsumível ao nº3 do mesmo normativo comunitário.

A este propósito, importa sublinhar que o TJUE já teve ocasião de afirmar a diferença entre acções de contrafacção e acções ou pedidos de declaração de nulidade, transpondo para “o contexto das marcas comunitárias” o que, a propósito de desenhos ou modelos comunitários, se dissera no acórdão de 16 de Fevereiro de 2013, Celaya Emparanza v. Galdos Internacional, proc. C-488/10).

A propósito do artigo 54º do Regulamento 207/2009, observou-se que “(…) antes de haver prescrição por tolerância, o titular de uma marca comunitária está habilitado tanto a pedir ao IHMI a declaração de nulidade de uma marca comunitária posterior como a opor-se à sua utilização, através de uma acção por contrafacção, num tribunal de marcas comunitárias” acórdão de 21 de Fevereiro de 2013, proc. C-561/11, Fédération Cynologique Internacionale v. Fédération Canina Internacional de Perros de Pura Raza.

Muito claramente, afirma-se nas conclusões do advogado geral, no mesmo processo: “(…) o artigo 54º do Regulamento… Na realidade, da distinção feita nesse artigo entre o pedido de anulação da marca posterior e a oposição à utilização da mesma pode deduzir-se que o Regulamento nº 207/2009 considera a acção de declaração de nulidade e a acção por contrafacção como duas acções diferentes, não prevendo qualquer relação de prejudicialidade entre as duas. Com efeito, precisamente como em matérias de desenhos e modelos comunitários, também no sector das marcas o Regulamento nº 207/2009 distingue claramente entre os dois tipos de acções, as quais têm objectos, efeitos e finalidades diferentes. Na realidade, por um lado, o artigo 96º do Regulamento nº 207/2009 atribuiu aos tribunais nacionais de marcas comunitárias a competência exclusiva para decidir dos litígios em matéria de contrafacção. Por outro, no que diz respeito aos pedidos de anulação das marcas, o Regulamento nº 207/2009 optou, ao contrário, pela sua tramitação centralizada no IHMI, embora esse princípio, precisamente como em matéria de desenhos e modelos, seja temperado pela possibilidade de os tribunais de marcas conhecerem dos pedidos reconvencionais de nulidade de uma marca comunitária registada, apresentada no âmbito de uma acção de contrafacção“.

Tal Regulamento 2017/1001 foi tido em conta pelo legislador nacional no nosso actual Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL nº110/2018, de 10 de Dezembro.

Aí se refere, a esse propósito, no preâmbulo daquele diploma :

“(…)

A Diretiva de Harmonização de Marcas, a par do Regulamento (UE) n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (adiante designado «Regulamento da Marca da União Europeia»), culminou o processo de reflexão em torno do funcionamento do sistema de marcas na Europa, iniciado em 2008 com a Comunicação da Comissão Europeia «Uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial».

A aprovação destes dois instrumentos legislativos não trouxe uma alteração profunda aos principais modelos em que assenta o registo de marcas nos vários países da União Europeia, mas traduz um esforço muito significativo no sentido de modernizar os vários sistemas existentes e facilitar o acesso à proteção das marcas, promovendo por essa via o empreendedorismo e a competitividade no espaço europeu.

Fazendo parte integrante de um único pacote legislativo, a Diretiva de Harmonização de Marcas e o Regulamento da Marca da União Europeia propõem-se alcançar dois objetivos complementares. Por um lado, criam um quadro legal que visa promover e impulsionar a inovação e o crescimento económico através da oferta de sistemas para o registo de marcas mais eficientes e acessíveis aos cidadãos e às empresas, tanto ao nível da redução de custos, da simplicidade e da rapidez dos procedimentos administrativos, como ao nível da previsibilidade e da segurança jurídica. Por outro lado, mantêm como princípios basilares do quadro legal atualmente vigente a coexistência e a complementaridade entre os regimes de proteção de marcas a nível nacional e a nível da União Europeia, mas assumindo claramente o propósito de reforçar os mecanismos de cooperação, a convergência de práticas e o desenvolvimento de plataformas comuns entre as autoridades nacionais de registo de marcas e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

Em matéria de procedimentos administrativos relativos ao registo de marcas, a Diretiva de Harmonização de Marcas incorpora um conjunto de regras que anteriormente apenas vigoravam para as marcas comunitárias (atualmente designadas «marcas da União Europeia») e que, passando a estar uniformizadas entre os vários Estados-Membros, tornarão por certo mais fácil a atividade transfronteiriça das empresas. Algumas destas regras - que, nalguns casos, têm como referência de boas práticas os procedimentos seguidos pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia e, noutros casos, materializam a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia - vêm simplificar a apresentação do pedido de registo de marca, de que é exemplo a supressão da exigência de entrega de uma representação gráfica do sinal, agora substituída pela exigência de uma representação do sinal que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao titular da marca.

A facilitação do acesso ao registo de marcas e ao exercício da atividade económica sai também reforçada pela previsão de mecanismos administrativos que conferem aos interessados instrumentos simplificados para afastar direitos exclusivos que, por motivos vários, não devam entravar injustificadamente aquela atividade. Refira-se, a este propósito, a introdução da possibilidade de invocação do não uso sério de uma marca para afastar a oposição a um registo ou a consagração, em sede administrativa, de um novo processo para aferir a validade dos registos, competência atualmente reconhecida ao Tribunal da Propriedade Intelectual. Relativamente a este último, a obrigação imposta aos Estados-Membros para que, em benefício dos utilizadores, estabeleçam procedimentos administrativos eficientes e expeditos relativos à apreciação da validade dos registos de marca, representará seguramente um grande desafio, que se estenderá também a outros registos, incluindo os desenhos ou modelos. No que ao âmbito da proteção conferida pelos registos de marca respeita, o presente decreto-lei incorpora as regras que na Diretiva vêm precisar o alcance e as limitações dos poderes atribuídos aos titulares de registos, reforçando também os mecanismos de reação destes contra bens em trânsito suspeitos de violar os seus registos de marca no território da União Europeia. Uma regulamentação mais exaustiva dos poderes conferidos aos titulares dos registos de marca que, no fundo, se traduz num reforço desses poderes para fazer face ao aumento progressivo das atividades ilícitas de infração dos direitos à escala europeia, permitirá não só ultrapassar algumas das incertezas que afetavam negativamente o exercício dos direitos daqueles titulares, como imprimirá ainda maior segurança e previsibilidade à ação de terceiros, que desta forma passam a conhecer melhor os limites de utilização de determinados sinais distintivos. Aproveita-se ainda para clarificar os poderes dos licenciados em ações judiciais em que se alegue a violação de um registo de marca.

(…)”

A propósito da questão que nos ocupa no presente recurso, afigura-se com manifesto interesse destacar o estatuído no artigo 34º (cuja epígrafe é Processos de declaração de nulidade e de anulação), nº2 do CPI onde se estatui que “a declaração de nulidade ou a anulação de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logótipos, de denominações de origem, de indicações geográficas e de recompensas resulta de decisão do INPI, I. P., salvo quando resulte de um pedido reconvencional deduzido no âmbito de uma ação que corra termos no tribunal.”

Nos termos do nº3 do mesmo artigo, “têm legitimidade para intentar as ações judiciais referidas no número anterior o Ministério Público ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 29.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P., e, ainda, o Ministério Público sempre que este atue em representação do Estado ou de ausentes” e nos termos do disposto no nº4 “têm legitimidade para apresentar os pedidos referidos na primeira parte do n.º 2 qualquer interessado, devendo ser citados ou notificados, para além do titular do direito registado, todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 29.º, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INPI, I. P.”

Por sua vez, nos termos do disposto no nº6 desse mesmo normativo “sempre que sejam intentadas as ações judiciais referidas no n.º 1 e na parte final do n.º 2, o tribunal deve comunicar esse facto ao INPI, I. P., se possível por transmissão eletrónica de dados, para efeito do respetivo averbamento”, estatuindo-se no nº7 desse mesmo normativo “as ações judiciais de anulação e os pedidos de anulação apresentados no INPI, I. P., devem ser intentados ou apresentados no prazo de cinco anos a contar do despacho de concessão das patentes, dos modelos de utilidade e dos registos a que respeitam.”

Conforme resulta do nº 2 do artigo 39º do CPI o Tribunal da Propriedade Intelectual é, em Portugal, o tribunal de marca da EU “para os efeitos previstos nos artigos 80.º a 92.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, e nos artigos 123.º a 133.º do Regulamento (UE) n.º 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017”.

Por sua vez, o presente Tribunal da Relação é o tribunal de 2ª instância correspondente (cfr. artigo 45º, nº 2, do mesmo Código).

Por sua vez, o artigo 210º, nº1, do CPI estatui que “o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.”

E nos termos do disposto no artigo 252º do Código da Propriedade Industrial, (cuja epígrafe é acção por infracção) :

“1- O titular de um registo de marca só pode impedir a utilização de um sinal se, na data em que instaure a ação em que alegue a violação da sua marca, o seu direito não for suscetível de caducidade nos termos do n.º 1 do artigo 268.º

2- Caso o registo da marca invocada tenha completado cinco anos na data da instauração da ação, o alegado infrator pode requerer, na contestação, que o titular do registo apresente prova de que a sua marca satisfaz o requisito de uso sério, como previsto nos artigos 267.º e 268.º, ou de que existe um justo motivo para a falta desse uso.

3- O titular de um registo de marca não pode impedir a utilização de uma marca registada posteriormente, em Portugal ou na União Europeia, se se tratar de uma marca da União Europeia, quando esta marca não puder ser declarada nula ou anulada, nos termos, respetivamente, dos n.ºs 3 ou 4 do artigo 260.º, dos n.ºs 1 ou 2 do artigo 261.º e do n.º 4 do artigo 263.º do presente Código ou dos n.ºs 1, 3 ou 4 do artigo 60.º, do n.º 1 ou do n.º 2 do artigo 61.º e do n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento (UE) n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017.

4- Nos casos previstos no número anterior, o titular da marca registada posteriormente não pode opor-se à utilização da marca anterior, mesmo que este direito já não possa ser invocado contra o seu.”

Prevendo-se no artigo 259º os casos de nulidade do registo de marca, no artigo 260º a anulabilidade do registo da marca, estatuindo-se no artigo 261º, cuja epígrafe é “preclusão por tolerância” :

“1- O titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado, durante um período de cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior deixa de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior, ou a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços nos quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.

2- O prazo de cinco anos, previsto no número anterior, conta-se a partir do momento em que o titular teve conhecimento do facto.

3- O titular do registo de marca posterior não pode opor-se ao direito anterior, mesmo que este já não possa ser invocado contra a marca posterior.”

No artigo 262º prevê-se o processo de declaração de nulidade e de anulação junto do INPI, I. P., estatuindo o artigo 263º relativamente à invocação da falta de uso sério de marca em processo de anulação e dispondo o artigo 264º acerca da Renúncia em processo de declaração de nulidade e de anulação, prevendo-se no artigo 265º os efeitos da decisão de nulidade e de anulação pelo INPI.

Por sua vez, dispõe o artigo 266º do CPI acerca do pedido reconvencional de declaração de nulidade e de anulação o seguinte :

“1- Os pedidos de declaração de nulidade ou de anulação de registos de marca deduzidos em reconvenção são decididos pelo tribunal, salvo quando tenham sido apresentados no INPI, I. P., pedidos de declaração de nulidade ou de anulação em momento anterior à dedução do pedido reconvencional, caso em que se suspende a instância até que a decisão sobre o pedido apresentado no Instituto seja definitiva ou tenha havido desistência do pedido.

2- O tribunal indefere o pedido reconvencional de declaração de nulidade ou de anulação sempre que o INPI, I. P., já tiver proferido uma decisão de mérito definitiva entre as mesmas partes, sobre um pedido com o mesmo objeto e a mesma causa de pedir.

3- Sempre que sejam deduzidos os pedidos reconvencionais referidos no n.º 1, o tribunal deve comunicar esse facto ao INPI, I. P., para efeito do respetivo averbamento e do disposto no n.º 4 do artigo 262.º

4- Caso se encontre pendente no INPI, I. P., um pedido de declaração de nulidade ou de anulação anterior ao deduzido em reconvenção, o Instituto informa o tribunal desse facto, na sequência da comunicação referida no número anterior.

5- Deduzido um pedido reconvencional, o tribunal pode suspender a instância a pedido do requerente e após audição das restantes partes, convidando o réu a apresentar no INPI, I. P., no prazo de 10 dias, um pedido de declaração de nulidade ou de anulação.

6- Caso não seja apresentado o pedido de declaração de nulidade ou de anulação referido no número anterior, o pedido reconvencional é considerado retirado.”

Aqui chegados, importa atentar a que o Regulamento (UE) 2017/1001 tem primazia sobre o direito nacional e é de aplicação directa como resulta do artigo 288.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Assim sendo, é ao abrigo desse Regulamento e não do CPI, que este Tribunal apreciará os efeitos conferidos pela marca da União Europeia aqui em causa, tal como prevê o artigo 17.º n.º 1 do aludido Regulamento, embora, como vimos, o legislador nacional aquando da elaboração do actual CPI tenha atentado no disposto em tal Regulamento.

Assim, afigura-se que, de acordo com o esquema de protecção das marcas da União Europeia, que resulta dos artigos 17.º, 123.º n.º 1 e 129.º do Regulamento (UE) 2017/1001, os efeitos das marcas da União Europeia são exclusivamente determinados pelo disposto no Regulamento (UE) 2017/1001 embora a tutela judicial conferida às infracções ou ameaças de infracção a tais marcas, seja a prevista no direito nacional do Estado Membro onde se situa o Tribunal em que é intentada a acção. Neste caso, a tutela judicial é a que resulta, nomeadamente, dos artigos 34º, 39.º, 259º, 260º, 261º, 263º, 264º, 265º e 266º do CPI.

Já o pedido de declaração de nulidade ou o pedido de anulação do registo da marca da União Europeia, terá que ser formulado junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e não junto do INPI, como se nos afigura óbvio, por se tratar de uma marca da União Europeia, não sendo por isso aplicável ao pedido de declaração de nulidade da marca da UE o disposto no artigo 262º do CPI, mas antes o estatuído nos artigos nos artigos 63º a 65º e 70.º e segs. do Regulamento (UE) 2017/1001.

O certo é que, como bem sublinha nesse ponto a decisão recorrida, o Autor, que é titular da Marca Nacional n.º 552315 AMAZING AZORES, não pede que os Réus se abstenham de usar a sua marca Amazing Azores.

Pede antes que os Réus se abstenham de «utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços electrónicos que incluam a palavra “Amaze”» sendo certo que a marca “Amaze – From Azores to You”, encontra-se registada em nome do 2º Réu, e por essa via, não pode ser impedido de utilizar a sua marca como pretende o Autor.

Por outro lado, entendendo a Autor que a marca do 2º Réu era suscetível de induzir em erro ou em confusão o consumidor relativamente à sua marca, deveria ter deduzido atempadamente oposição ao registo junto do EUIPO ou requerido a anulação do registo.

Com efeito, estando em causa uma marca da União Europeia o autor poderia ter apresentado junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia pedido de declaração da nulidade relativa da aludida marca da UE dos réus (cfr. artigo 60º, nº1, do Regulamento (UE) 2017/1001) ou pedido, pelo meio processualmente adequado, a declaração judicial da sua invalidade sendo certo que, nos termos do disposto no artigo 39º, nº2, do CPI o tribunal de propriedade intelectual é competente para os efeitos previstos nos artigos 123.º a 133.º do Regulamento (UE) n.º 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017.

Assim, não tendo sido contestada a validade da marca da UE dos Réus, nos termos do disposto no artigo 127º, nº1, do aludido Regulamento (CE) nº2017/1001 “os tribunais de marcas da UE consideram válida a marca da UE (…)”.

E assim, não tendo sido pedida, pelo meio processualmente adequado, a declaração da sua invalidade, a marca da União Europeia registada a favor dos recorridos beneficia da presunção de validade constante do artigo 127º do Regulamento 2017/1001, pelo que tal marca goza da protecção conferida pelo artigo 9º do Regulamento 2017/1001 e pelo artº249º do CPI, [neste sentido, cfr. Acórdão desta Relação de 19/08/2023 (Proc. nº305/22.0YHLSB.L1), publicado no Boletim da Propriedade Industrial, de 02-11-2023, páginas 31 e ss.].

Com efeito, o registo da marca da União Europeia confere ao seu titular direitos exclusivos, nos termos do artigo 9.º n.º 1 do Regulamento 2017/1001.

Assim sendo, beneficiando a marca da UE do 2º Réu “AMAZE-FROM AZORES TO YOU”, registada em 25-05-2022, da presunção de validade constante do artigo 127º do Regulamento 2017/1001 e gozando tal marca da protecção conferida pelo artigo 9º do Regulamento 2017/1001 e pelo artº249º do CPI, não pode aquele Réu ser impedido de a utilizar, ou a 1ª Ré, a quem o 2º Réu permite a sua utilização, pelo que improcede necessariamente o pedido formulado pelo Autor, titular da Marca Nacional n.º 552315 AMAZING AZORES, registada em 24 de novembro de 2015, de condenação dos Réus a absterem-se de utilizar a marca “Amaze – From Azores to You”, e as denominações ou endereços electrónicos que incluam a e palavra “Amaze”, de condenação dos Réus ao pagamento de indemnização não inferior a 30.000,01€, por uso indevido de marca, bem como por prática abusiva de actos de concorrência desleal, devendo o seu valor ser apurado em sede de execução de sentença para determinar os lucros que os réus auferiram e continuam a auferir com a utilização abusiva da marca e com a prática de concorrência desleal e de condenação dos RR. a titulo de pagamento de sanção pecuniária compulsória na quantia diária de 500€ por cada dia de incumprimento nos termos do disposto no art.º 829-A do C.C.

Assim, improcede totalmente o recurso de apelação, mantendo-se a decisão recorrida do Tribunal a quo, embora com a apontada diversa fundamentação.

Decisão

Pelo exposto, acordam os juízes deste Tribunal da Relação em julgar totalmente improcedente a apelação, confirmando a decisão recorrida.

Custas da apelação pelo Recorrente– artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do CPC.

Lisboa, 15 de outubro de 2025

Rui António N. Ferreira Martins da Rocha

Carlos M. G. Melo Marinho

Alexandre Au-Yong Oliveira