121/24.4YHLSB.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

(elaborado pelo Relator):

I. Deve ser anulado o registo de uma marca que constitui imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

II. O resisto da marca cria confusão com o logótipo prioritário .

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

I. RELATÓRIO:

1. AA recorre da sentença que julgou procedente a ação “com a consequente revogação da decisão recorrida, determinando-se a concessão do registo da marca nacional nº 667038, quanto a todos os serviços requeridos, designadamente os respeitantes às classes 10 e 44.º da Classificação Internacional de Nice.”

Antecedentes, tal como descritos na sentença em recurso:

2. BB, residente na Rua (…), Porto, veio, ao abrigo do disposto no artigo 38.º, al. b), do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor da Direção de Extinção de Direitos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por subdelegação de competências, de 16.01.2024, que deferiu o pedido de anulação do registo da marca nacional n.º 667038, representada pelo seguinte sinal:

sendo este recurso interposto contra:

AA, contribuinte n.º (…), residente na Rua (…), Matosinhos que tem como logótipo:

1. A recorrente alegou, em síntese que

(…).

2. Foi citada a parte contrária que veio responder, concluindo que deverá negar-se provimento ao recurso interposto e, em consequência, manter-se a decisão do INPI, alegando, em síntese que: (…)

3. O Tribunal da Propriedade Intelectual, proferiu a seguinte sentença:

“Pelo exposto e nos sobreditos termos, julgo totalmente procedente o recurso com a consequente revogação da decisão recorrida, determinando-se a concessão do registo da marca nacional nº 667038, quanto a todos os serviços requeridos, designadamente os respeitantes às classes 10 e 44.ºda Classificação Internacional de Nice.

Custas pela recorrida - (artigo 527.º, n.º 2 do Código de Processo Civil).”

Alegações do recorrente

5. Da sentença referida no parágrafo anterior veio a recorrente AA interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo “seja concedido provimento ao presente recurso, pois que revogando a douta decisão impugnada, farão Vossas Excelências a habitual, J U S T I Ç A !.”

6. Apresentou as seguintes conclusões:

I. O recurso é interposto da sentença do Tribunal a quo, pois, salvo o devido respeito, a Apelante entende que aquele decidiu incorretamente, interpretando e aplicando mal as normas que constituem fundamento jurídico da decisão.

II. Por isso, recorre-se da mesma, nos termos do artigo 639º, n.º 2, alínea b) do CPC, porquanto, na verdade, as normas invocadas pela decisão recorrida deveriam ter sido interpretadas e aplicadas no sentido de concluir pela verificação da existência de imitação do logótipo da aqui Apelante e, consequentemente, deviam ter levado à manutenção da anulação do registo da marca, nos termos do disposto no art. 232º, nº 1, alínea d) e 238º n.º 1 alínea c).

III. Efetivamente, e pese embora a sentença recorrida tenha concluído acertadamente pela verificação in casu dos requisitos legais previstos nas alíneas a) e b) do art. 238º do CPI, entendeu, porém, que não se encontra verificado o requisito legal previsto na alínea c) do citado artigo 238º, não tendo procedido a uma interpretação legal das citadas normas de acordo com o primado do direito da União Europeia.

IV. O tribunal a quo efetuou uma análise errada dos sinais por dissecação dos seus elementos e atribuição de preponderância às características figurativas dos mesmos, em detrimento dos elementos nominativos.

V. Apesar fazer uma referência teórica correta do que a doutrina e jurisprudência defendem dever ser a análise comparativa dos sinais em confronto, o processo de comparação dos sinais em confronto efetuado na decisão recorrida contrariou por completo os parâmetros indicados, procedendo a uma análise espartilhada, simultânea e errada dos mesmos.

VI. Com efeito, a impressão de conjunto deve atender à semelhança que resulta desse mesmo conjunto e não aos elementos não comuns depois de dissecados e individualizados daquele conjunto tal como foi efetuado pela sentença recorrida.

VII. É que a comparação de sinais que um consumidor padrão efetua quando se depara com um dos sinais é uma comparação que este faz com apelo à mera lembrança que este retém do sinal prioritário, e que, por ser exatamente uma lembrança – ou seja, porque a comparação nas mais das vezes não é feita com os sinais lado a lado ou simultaneamente, mas sim de forma sucessiva –, é uma lembrança naturalmente imperfeita.

VIII. Dito isto, no entendimento da Apelante, a decisão recorrida falhou claramente na forma como efetuou a comparação dos sinais.

IX. No caso em análise, estamos perante uma imitação de logótipo prioritário, porquanto há prioridade do sinal da Apelante, há identidade e afinidade dos serviços e produtos que os sinais em confronto visam assinalar e existe uma manifesta semelhança entre os sinais.

X. Verificados que já estão os dois primeiros requisitos legais, subsiste a apreciação do requisito da identidade ou semelhança entre os sinais e, neste particular, apesar de os sinais em confronto não serem idênticos em todos os seus componentes, a evidente semelhança entre ambos, aliada à identidade de serviços, potenciam o erro ou risco de confusão do consumidor ou a associação da marca à mesma proveniência do logótipo prioritário.

XI. O elemento distintivo e dominante do logótipo prioritário é DENTADENTE, sendo a outra expressão que o compõe - “medicina dentária” – desprovida de eficácia distintiva, por ser genérica e descrever a atividade exercida pela entidade que distingue.

XII. Conforme é entendimento assente na jurisprudência, os elementos genéricos ou descritivos devem, no confronto dos sinais, ser, em princípio, ignorados, por lhes faltar distintividade, o mesmo devendo considerar-se quanto ao elemento figurativo, pois que, segundo a jurisprudência, quando uma marca (no caso, um logótipo) for composta por elementos nominativos e figurativos, os primeiros deverão, em princípio, ser considerados mais distintivos do que os segundos, pois o consumidor fará mais facilmente referência aos produtos/serviços citando o elemento verbal da marca do que descrevendo o figurativo que contiver.

XIII. Com relação à marca impugnada n.º 667038, é evidente que a expressão distintiva do logótipo prioritário se encontra totalmente contida na expressão que a compõe – DAD DENTE A DENTE –, o que se consubstancia numa identidade parcial que cria, no espírito do consumidor relevante, uma impressão de semelhança.

XIV. Contrariamente ao exposto na decisão recorrida, o facto de a expressão em causa não vir escrita da mesma forma, nem exibida com o mesmo destaque, não assegura a distância de uma face à outra, sendo os sinais, em termos nominativos (DENTADENTE / DAD DENTE A DENTE), gráfica, fonética e conceptualmente confundíveis.

XV. Quanto à expressão “DAD”, mais não é do que a sigla de Dente A Dente, sendo que, não obstante a posição (propositadamente) prevalente de DAD sobre DENTE A DENTE, o consumidor lato sensu não vai deixar de perceber a expressão “Dente a Dente” como o significado de “DAD” que a encima e memorizá-la para efeitos de retenção sinalética, conforme já analisado e referido na jurisprudência.

XVI. Verificada a existência de semelhança grande entre os sinais em confronto há que apurar se existe risco de confusão, apelando a uma avaliação global comparativa entre os sinais, pois como é pacificamente aceite, a existência ou não de risco de confusão depende da apreciação global de vários fatores interdependentes, incluindo, por exemplo: a identidade dos produtos e serviços, a semelhança dos sinais, os elementos distintivos e dominantes dos sinais em situação de conflito e o público relevante.

XVII. O Tribunal de Justiça já estabeleceu o princípio básico segundo o qual a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores de forma que um reduzido grau de semelhança entre os produtos e serviços

designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e inversamente (Acórdão de 29/09/1998, C-39/97, «Canon», n.º 17).

XVIII. Este princípio da interdependência é crucial para a análise do risco de confusão e deve ser aplicado de acordo com o princípio do primado do direito da União Europeia sobre o direito nacional, enquanto princípio estruturante do próprio ordenamento comunitário, devendo os tribunais nacionais ter uma interpretação conforme o direito da União.

XIX. Apesar de os sinais em confronto apresentarem elementos não semelhantes, as diferenças existentes de pormenor e com pouco impacto no sinal como um todo, não são suscetíveis de afastar o risco de confusão, pelo contrário, até podem ser suscetíveis de potenciar esse risco porquanto a marca facilmente pode ser entendida pelo consumidor até como uma nova variante do logótipo prioritário que identifica a entidade titular.

XX. A decisão recorrida é errada e superficial quando concluiu pela inexistência de risco de confusão dos sinais, pois que, na verdade, e como resulta do princípio da interdependência que a sentença recorrida deveria ter tido em conta, quanto maior o grau de identidade dos produtos e serviços, maior a possibilidade de confusão entre os sinais e o risco de associação das respetivas origens empresariais aumenta consideravelmente.

XXI. Ao contrário do entendimento sufragado pelo tribunal a quo, verifica-se que no caso sub judice todos os requisitos legais do conceito de imitação estão preenchidos pelo que se impunha manter-se a decisão do INPI, de anulação da marca nacional n.º 667038, pois existe risco de erro ou confusão do consumidor entre os sinais, na

medida em que ambos dão lugar a uma impressão global de conjunto muito próxima e respeitam a serviços e produtos idênticos.

XXII. Por outro lado, também por existir a mera possibilidade de se verificar concorrência desleal, pelo erro e confusão do consumidor perante os sinais em confronto, se impunha a manutenção da anulação da referida marca, nos termos do disposto na alínea h), n.º 1 do art.º 232º do CPI.

XXIII. Entende, assim, a Apelante que a marca n.º 667038 não possui no seu conjunto eficácia distintiva suficiente para a afastar do logótipo prioritário, não sendo suficientes as dissemelhanças que existem entre os sinais para afastar qualquer possibilidade de confusão ou de associação ou até de aproveitamento parasitário.

7. –A recorrida (…), por sua vez, entende que deve o “recurso ser julgado totalmente improcedente e, consequentemente, ser confirmado a douta sentença recorrida”.

Apresentou as seguintes conclusões:

1. Veio a ora Recorrente apresentar recurso da douta sentença proferida em 25 de setembro de 2024 nos autos à margem referenciados, que julgou totalmente procedente o recurso com a consequente revogação da decisão recorrida, determinando a concessão do registo da marca nacional n.º 667038, quanto a todos os serviços requeridos, designadamente os respeitantes às classes 10 e 44.º da Classificação Internacional de Nice.

2. Entende a Recorrida que a referida decisão não padece de qualquer erro na aplicação da matéria de Direito que impusesse uma solução diversa à decidida na aludida sentença, competindo, assim, a este Tribunal ad quem usar dos seus poderes/deveres (funcionais) de confirmação.

3. Entre o logótipo n.º 27427 e o logótipo da Apelante não há qualquer existência de imitação, pelo que, fez o digno Tribunal a quo uma correta interpretação e aplicação do disposto nos artigos 232.º, número 1, alínea d) e 238.º do Código de Propriedade Industrial.

4. Com efeito, o logótipo “dentadente” e a marca “DAD dente a dente” não são reprodução nem imitação um do outro.

5. Na verdade, a única confusão ou possível imitação surge apenas fantasiada, pois a aqui Recorrente é apenas consumidora dos produtos inseridos na classe 10 da referida Classificação Internacional – do registo do logótipo constava a Classificação de Viena 2.1.972.1.97 que em nada se relaciona com as classes 10 e 44 da Classificação Internacional, assinaladas pela marca, ao passo que efetivamente a Recorrida comercializa esses mesmos produtos, fazendo eles parte do objeto da atividade que desenvolve.

6. Nessa ótica, gera receita pela venda desses produtos e não despesa, como será o caso da Recorrente, que tem de adquirir esses produtos a entidades terceiras para uso próprio de profissionais nas suas instalações.

7. A realidade é que o logótipo e a marca têm funções diferentes: a marca serve para identificar no mercado os produtos ou serviços de uma pessoa singular/coletiva, enquanto o logótipo serve para identificar e diferenciar no mercado a própria entidade (pessoa singular/coletiva) que presta os serviços ou comercializa os produtos.

8. Não há, assim, qualquer suscetibilidade de induzir o consumidor em erro ou confusão!

9. De facto, como elementos verbais dominantes a Recorrente evidencia apenas as expressões “DENTADENTE” e “DENTE A DENTE”, desvalorizando as expressões “MEDICINA DENTÁRIA” e “DAD”, respetivamente, por a primeira alegadamente corresponder à descrição da atividade em causa e a segunda às iniciais da expressão a que diz respeito, sendo, elementos que compõem a marca e dela não podem ser dissociadas.

10. De seguida, assinalou a identidade das expressões foneticamente e graficamente, por fim, cingiu-se a dar como absoluta a imitação da marca e do logótipo no seu todo caraterizante, tentando justificar que o consumidor, no ato da aquisição dos serviços ou dos produtos, muito dificilmente faria o confronto direito entre os sinais e, por esse motivo, ficava na sua memória a expressão “DENTADENTE”, independentemente de esta poder ser redigida como “DENTE A DENTE”.

11. Na verdade, in casu, trata-se de dois sinais mistos – compostos por elementos verbais/nominativos e elementos figurativos – e, muito embora, enquanto as marcas podem ser classificadas como nominativas, figurativas (com ou sem elementos verbais), tridimensionais, sonoras, de cor, de padrão, de posição, de movimento, hologramas, ou outros, não se atribui qualquer qualificação aos logótipos, precisamente por se entender que os logótipos são compostos por palavras, desenhos, letras, números ou uma combinação dos elementos anteriores.

12. Ora, a marca aqui em causa é uma marca figurativa, na medida que se trata de um sinal constituído por palavras, letras, ou outros carateres tipográficos, estilizados, numa formatação não normalizada, sendo lhe atribuída essa qualificação nessa medida.

13. Por sua vez, o logótipo é um tipo de sinal usado no comércio que têm uma função diferente da marca de produtos e serviços, à semelhança das denominações de origem e indicações geográficas, das marcas coletivas e das marcas de certificação ou de garantia, ou ainda das recompensas.

14. Quanto a estes elementos, o termo “a dente” é comum ao logótipo e à marca, embora deva ser apreciado em conjunto com as outras expressões que acompanham cada um dos sinais, no caso do logótipo as expressões “dent” e “MEDICINA DENTÁRIA” e no caso da marca as expressões “DAD” e “DENTE”.

15. Mesmo que, se admitisse que, do ponto de vista conceptual, não se encontrasse diferença entre os sinais ao atentar apenas no significado das expressões “DENTADENTE” e “DENTE A DENTE”, essa semelhança semântica dilui-se se se considerar as outras expressões existentes em cada um dos sinais, pois, é o conjunto que gera distintividade.

16. Desde logo, cumpre assinalar que as diferenças, em termos de grafia, entre o logótipo e a marca, nomeadamente no que toca a espaçamentos e à redação das letras em maiúsculas e minúsculas, pois, enquanto o logótipo é composto por duas expressões: “dentadente” e “MEDICINA DENTÁRIA”, a marca é composta por duas expressões: “DAD” e “DENTE a DENTE”.

17. Contudo, enquanto o logótipo é composto por três palavras, uma redigida em letras minúsculas (“dentadente”) e as outras duas em letra maiúscula (“MEDICINA” e “DENTÁRIA), a marca é composta por uma sigla (“DAD”) e por três palavras (“DENTE”, “a” e, novamente, “DENTE”), sendo que a palavra que as separa é a única redigida em letras minúsculas (“a”).

18. Acresce, que os elementos gráficos são absolutamente diferentes, não sendo possível ao consumidor médio associar a imagem e design do logótipo n.º 27467 com a marca n.º 667038, pois, entre outros, são utilizados traços diferentes, tipos de letra diferentes, cores diferentes, tamanhos de letra diferentes, disposição dos elementos literais diferente e motivos de ilustrativos diferentes, etc

19. Se no logótipo da Recorrente nos deparamos com a representação de um semicírculo, de cor verde, relembrando o símbolo de um sorriso, na marca da recorrente, temos a conexão dos traços de letra com o formato de dentes, entre outros efeitos visuais, tudo elementos que permitem não confundir, ou seja, distinguir, os sinais em discussão.

20. Por outro lado, estas expressões perante a sua diversa sonoridade, permitem também atenuar a identidade fonética decorrente do uso comum das palavras “a dente”, na medida em que a parte coincidente dos elementos nominativos não assume nem é percebida de forma independente na impressão global do logótipo e da marca, sendo os sinais em confronto, no seu todo e face às referidas expressões nominativas (para além das palavras “a dente”), perfeitamente distinguíveis em termos fonéticos.

21. Ao nível visual e gráfico, é patente a diferença, sendo o logótipo composto por uma componente figurativa que pelo desenho e cor (sobressaindo nitidamente o verde em todo o padrão figurativo) lhe confere um aspeto fisionómico bem distinto da marca, acompanhada da expressão “MEDICINA DENTÁRIA”, cujas letras são maiúsculas e em tamanho menor, que, embora sendo descritiva, é um elemento distintivo do sinal no seu conjunto.

22. Enquanto que a marca é encimada pela sigla “DAD”, que assume uma posição dominante relativamente ao elemento nominativo, cujas letras são em tamanho menor do que a expressão “DENTE a DENTE”, a distintividade da marca não se centra na expressão “DENTE a DENTE”, a qual, na proporção do sinal, ocupa cerca de 20% do mesmo enquanto a expressão “DAD” ocupa cerca de 80%.

23. Assim, a semelhança fonética parcial e conceptual é compensada pelas diferenças ao nível gráfico e figurativo dos sinais, tanto mais que no caso das marcas mistas, interessa sobretudo, a impressão de conjunto – Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa de 29.06.2022 (Proc. n.º 320/21.0YHLSB.L1-PICRS).

24. Ao nível visual e gráfico é patente a diferença, sendo o logótipo composto por uma componente figurativa que pelo desenho e cor (sobressaindo nitidamente o verde em todo o padrão figurativo) lhe confere um aspecto fisionómico bem distinto da marca da recorrida,

25. A marca da recorrida assume uma posição dominante relativamente ao elemento nominativo desta, cujas letras são em tamanho menor e sem cor e configuram três palavras ao invés de uma única como sucede no logótipo da recorrida.

26. A expressão “Dentadente” não se lê da mesma forma que as palavras “Dente a dente” e quando surgem escritas,

27. muito menos semelhança fonética apresentam,

28. A memória do consumidor, no caso dos sinais, é visual.

29. Ao olhar para os dois sinais em confronto, aquilo que o consumidor apreende é a expressão “dentadente” que constitui o logótipo de recorrente e a sigla “DAD” que se destaca na marca da recorrida.

30. A parte coincidente dos elementos nominativos não assume, nem é percebida de forma independente na impressão global dos dois sinais em causa (marca e logótipo), sendo os sinais em confronto, no seu todo e face às referidas expressões nominativas, perfeitamente distinguíveis.

31. A semelhança fonética parcial e conceptual é compensada pelas diferenças ao nível gráfico e figurativo dos sinais, tanto mais que no caso das marcas mistas interessa sobretudo a impressão de conjunto.

32. Não se podendo concluir pela existência de risco de confusão ou associação, inexiste fundamento para anulação do registo, nos termos dos artigos 238º e 232º/1 d) do CPI.

33. Isto significa que a intuição sintética da diferença entre os sinais que o consumidor apreende de imediato – quer pela diferença visual e gráfica, quer pela diferença dos demais elementos nominativos para além de possível elemento comum – implica que o mesmo dificilmente associe a marca ao logótipo do apelado, o que afasta o risco de confusão ou associação.

34. Diferente será dizer que a suscetibilidade de induzir o erro ou confusão se afere pela dificuldade do consumidor em proceder no ato da aquisição dos serviços ou dos produtos, ao confronto direto entre os sinais, tal como a titular do logótipo o fez no pedido de anulação.

35. Ademais, o caso apresentado pela ora Recorrente nem sequer retrata uma situação que represente um prejuízo efetivo para a sua atividade empresarial, mas antes para a empresa da recorrente que efetivamente podia ter perdido um cliente.

36. Acresce que, além da exigência de existência de semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, essa semelhança tem de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou compreender um risco de associação com o logótipo anteriormente registado, de forma que o consumidor não os possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

37. Ora, seguindo a mesma linha de pensamento, o elemento distintivo e dominante por excelência da marca é “DAD”, uma vez que que contém uma outra expressão “DENTE a DENTE” que surge num tamanho de letra inferior que convida ao seu descarte percetivo, afigurando-se desprovida de eficácia distintiva por ser genérica, sendo o seu propósito descrever o significado da sigla integrada no elemento distintivo.

38. A verdade é que, no confronto dos dois sinais distintivos do comércio, a cores e com as suas dimensões reais, não há fundamento que possa suscitar ou induzir alguém em confusão, pois, são evidentes, claros e objetivos os traços distintivos entre o logótipo e a marca.

39. No caso do consumidor médio, há que atender ao público alvo de ambas as entidades, pelo que o consumidor, que o sejam de ambas as entidades – tendo subjacente que serão raros os casos, não necessitaram de confrontar os sinais distintivos para facilmente depreender que não se trata da mesma entidade.

40. Numa perspetiva visual e literal não há qualquer risco de associação para o consumidor comum, pois a representação e descrição de cada um dos sinais é evidentemente díspar.

41. Sucede que, tal como já ficou expresso, não ficou comprovado no presente processo, acima de tudo porque não corresponde à verdade, que a marca registada pela Recorrida corresponda a uma imitação ou reprodução do logótipo registado pela Recorrente, situação que é evidente seja para o consumidor médio, seja para o consumidor menos atento, pois não existe qualquer semelhança relevante.

42. Importa ainda referir que, qualquer semelhança em termos fonéticos, não poderá relevar isoladamente para os efeitos pretendidos pela Recorrente, pois é consabido que na língua portuguesa situações de palavras que facilmente se confundem na expressão oral, não podendo tal fator ser absoluto para avaliar a situação em apreço, sob pena de violação do princípio da livre iniciativa económica, previsto na Constituição da República Portuguesa.

43. Face ao exposto, a decisão recorrida não violou qualquer das normas indicadas pela Recorrente, tendo o Tribunal interpretado e aplicado devidamente os normativos 232.º, número 1, alínea d) e 238.º do Código da Propriedade Industrial.

Na sentença recorrida foram considerados os seguintes factos, não impugnados:

5. 1 Em 27.05.2021, a ora recorrente apresentou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. (doravante, INPI) o pedido de registo da marca para assinalar os produtos inseridos na classe 10 e os serviços inseridos na classe 44, ambas da Classificação Internacional de produtos e de serviços do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado (consulta do Boletim da PI)

5. 2 O sinal da marca da recorrente é

5. 3 Ao seu pedido foi atribuído o n.º 667038, o qual foi publicado nas páginas 22 e 23 do Boletim de Propriedade Industrial n.º 113/2021, de 11.06.2021, para apresentação de eventuais reclamações de terceiros interessados, as quais não se verificaram.

5. 4 Em 02.09.2021, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa, tendo o respectivo despacho sido publicado na página 93 do Boletim de Propriedade Industrial n.º 175/2021 de 07.09.2021. (documento n.º 1 junto com a petição inicial).

5. 5 Em 05.05.2023, AA apresentou um pedido de anulação nos termos do disposto no artigo 262.º do Código da Propriedade Industrial, da marca n.º 667038 da titularidade de BB, recorrente nos presentes autos, por considerar que a mesma imita o logótipo n.º 27467, do qual é titular e, consequentemente, susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

5. 6 A recorrida é titular do logótipo n.º 27467, com a componente verbal “DENTADENTE Medicina Dentária”

5. 7 O logótipo da recorrente representa-se

5. 8 O logótipo da Recorrida foi objecto de duas publicações no Boletim da Propriedade Industrial: uma em 17.09.2012 (correspondente ao pedido efectuado em 07.09.2012) e outra em 02.01.2013 (correspondente ao pedido efectuado posteriormente, em 21.12.2012), por alteração dos serviços a prestar e concedido em 16.09.2013 (conforme se verifica logo numa breve análise das fases jurídicas do processo de registo do logótipo n.º 27467, no website do INPI e publicação junta como doc. n.º 1 com contestação)

5. 9 O logótipo da Recorrida foi registado, com o CAE 86230 - Actividades de Medicina Dentária e Odontologia e corresponde a “atividades de medicina dentária e odontologia e clínica de medicina dentária” que são aquelas que estão diretamente relacionadas com a atividade (CAE 86230) do logótipo n.º 27467. (cfr. doc. n.º 1, junto com a contestação).

5. 10 A recorrente comercializa equipamentos de protecção, sejam eles luvas, batas ou máscaras, fazendo eles parte do objecto da actividade que desenvolve e presta “serviços de medicina dentária, assistência dentária, consultas dentárias, serviços de clínicas dentárias e assessoria relacionada com medicina dentária”, pertencentes à classe 44 da Classificação de Nice.

5. 9 Em 16.01.2024, o INPI decidiu pelo deferimento do pedido de anulação da marca nacional n.º 667038 (documentos n.º 5 a 7 juntos com a petição inicial).

Não há factos não provados na sentença recorrida

II. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DO RECURSO:

Como é pacífico, o Tribunal tem de resolver questões e não apreciar argumentos, exceto quanto aos que constituam o núcleo da resolução da questão; e as questões são as que resultam das conclusões das alegações do recorrente. Acresce que este Tribunal de recurso, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, não conhece questões novas, isto é, questões que não tenham sido apreciadas pelo Tribunal recorrido.

Suscita a recorrente uma questão não submetida à apreciação do tribunal de 1ª instância.

Efetivamente, nas suas alegações, juntas aos autos em 1.7.2024, apenas no art. 70.º a ora recorrente alude à eventual violação da concorrência leal e por mera consequência, em termos que não podem ser considerados como uma questão submetida à apreciação do tribunal:

“70. Em face do exposto, considera a Recorrida que deverá ser manter-se, nos seus precisos termos, a decisão de anulação da marca nacional n.º 667038, por existir uma semelhança inequívoca entre os sinais em análise, designadamente por via da reprodução fonética da parte caracterizante dos mesmos, suscetível de criar, objetivamente, num consumidor, ainda que medianamente esclarecido, cuidadoso, perspicaz e atento, o risco de confundibilidade ou de associação entre os sinais em causa, ficando também comprometida a concorrência leal entre as detentoras desses sinais.”

Assim, sem prejuízo de se retirarem as necessárias consequência jurídicas quanto à eventual concorrência desleal, a única questão a decidir é a de apurar se a sentença padece de erro de julgamento ao ter considerado que não ocorre o invocado risco de confusão entre o logótipo da recorrente e a marca registanda da recorrida.

Estão em causa um logótipo:

E uma marca:

Estabelece o art.º 232.º, n. 1, al d), do Código da Propriedade Intelectual que:

“1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

(…)

d) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

(…)”

Por sua vez, o Artigo 260.º, do mesmo diploma, estipula que

“Para além do que se dispõe no artigo 33.º, o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos artigos 232.º a 235.º, excecionando o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 232.º

Está em causa, precisamente, a anulabilidade do registo da marca

Depois de citar a jurisprudência adequada à apreciação dos conceitos de imitação ou confusão, a sentença acaba por concluir que “Não se podendo concluir pela existência de risco de confusão ou associação, inexiste fundamento para anulação do registo, nos termos dos artigos 238º e 232º/1 d) do CPI “ já que, em síntese, “a semelhança fonética parcial e conceptual é compensada pelas diferenças ao nível gráfico e figurativo dos sinais, tanto mais que no caso das marcas mistas interessa sobretudo a impressão de conjunto”.

Especificamente, entende-se na sentença que:

“Dúvidas também não se nos oferecem, embora a recorrente refute isso, de que existe identidade entre os serviços que a recorrente visa assinalar na classe 44 da Classificação Internacional de produtos e de serviços do Acordo de Nice de 1957 e a actividade desenvolvida pela recorrida.

(…)

Os produtos oferecidos pela marca da recorrente inserem-se na Classe 10 e os serviços na Classe 44, da Classificação Internacional de produtos e de serviços do Acordo de Nice de 1957.

Conclui-se assim pela existência de uma relação de identidade entre a marca da recorrente e o logótipo da recorrida, entre os serviços prestados por ambas, Classe 44, no exercício das respectivas actividades, na medida em que pela sua natureza e finalidade satisfazem as mesmas necessidades económicas e partilham o mesmo público alvo e respectivos canais de distribuição.

Igualmente se verifica, sem necessidade de grande esforço de raciocínio, uma íntima relação de afinidade, entre os produtos comercializados pela marca da recorrente e os serviços prestados pela recorrida que se encontra a coberto do logótipo prioritário.”

Perante estes pressupostos, que também entendemos acertados, a sentença procede à apreciação do risco de confusão, ou seja, apurar se os sinais têm “tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”, apresentando a seguinte fundamentação:

Trata-se de dois sinais mistos, ou seja, compostos por elementos verbais/nominativos e elementos figurativos, no primeiro as letras “D” são entrecortadas por dois molares e, no segundo a letra “a” é alongada para a esquerda, figurando um sorriso.

Em ambos surge em posição preponderante um elemento nominativo. No primeiro (marca) a sigla “DAD”, em letras maiúsculas e no segundo (logótipo) a expressão “dentadente”, em letras minúsculas.

Enquanto o sinal da marca apresenta a sigla “DAD” a negrito, o sinal do logótipo apresenta a expressão “dentadente” com elemento de cor verde.

O único elemento em comum que se apreende da visualização destes dois sinais são as palavras “dente a dente” que se lêem e soam da mesma forma, mas não aparecem escritas da mesma maneira, sendo certo que no sinal pertencente ao logótipo estas palavras destacam-se porque constituem o próprio sinal, enquanto no sinal da marca da recorrente e pese embora corresponda ao mesmo som, as palavras não estão escritas da mesma forma, nem exibidas com o mesmo destaque, motivo pelo qual num primeiro momento, a atenção do consumidor se fixará na sigla “DAD”.

É verdade que, do ponto de vista conceptual, não existem diferenças entre os sinais se atentarmos apenas no significado das palavras “dente a dente”, que apelam seguramente a medicina dentária.

Contudo e salvo melhor opinião, esta semelhança semântica dilui-se se considerarmos as outras expressões existentes em cada um dos sinais, sendo o conjunto que gera distintividade, isto é, na marca da recorrente lê-se primeiro “DAD” e depois as apalavras “dente a dente”, no logótipo da recorrida lê-se e expressão “dentadente e depois as palavras“medicina dentária”, em letras bem mais pequenas.

Ao nível visual e gráfico é patente a diferença, sendo o logótipo composto por uma componente figurativa que pelo desenho e cor (sobressaindo nitidamente o verde em todo o padrão figurativo) lhe confere um aspecto fisionómico bem distinto da marca da recorrente, até porque assume uma posição dominante relativamente ao elemento nominativo desta, cujas letras são em tamanho menor e sem cor e configuram três palavras ao invés de uma única como sucede no logótipo da recorrida.

Por outro lado, a expressão “Dentadente” não se lê da mesma forma que as palavras “Dente a dente” e quando surgem escritas, como é o caso, muito menos semelhança fonética apresentam, sendo certo que a memória do consumidor, no caso dos sinais, é visual. Ao olhar para os dois sinais em confronto, aquilo que o consumidor apreende é a expressão “dentadente” que constitui o logótipo de recorrida e a sigla “DAD” que se destaca na marca da recorrente.

Entende-se assim que a parte coincidente dos elementos nominativos não assume, nem é percebida de forma independente na impressão global dos dois sinais em causa (marca e logótipo), sendo os sinais em confronto, no seu todo e face às referidas expressões nominativas, perfeitamente distinguíveis.

Não oferece grandes dúvidas[1], e a sentença aponta-o, que a comparação entre sinais deve fazer-se através da “impressão de conjunto” (intuição sintética) e não por “dissecação de pormenores”.

Para apreciar o grau de semelhança entre os sinais em causa (logótipo e marca), deve-se, igualmente, determinar o seu grau de semelhança gráfica, fonética e conceptual e, sendo caso disso, apreciar a importância a atribuir a esses diferentes elementos, tendo em conta a categoria dos produtos ou serviços abrangidos e as concretas condições em que são comercializados.

Temos como preponderante, e verdadeiramente distintivo de ambos os sinais, a expressão “dente a dente”, presente em ambos os sinais de modo quase idêntico.

No que respeita ao elemento fonético (sonoridade resultante da leitura), o logótipo e a marca apresentam similitude quase absoluta. Apenas através de uma leitura carregada de preciosismos, inexistentes no consumidor tipo, se podem revelar diferenças. Dito de outra forma, só muito dificilmente, os elementos nominativos em presença poderão ser lidos de forma distinta.

“Dentadente” trata-se de um sinal que podemos considerar de forte.

Perante a marca (mista) da recorrida

o que o consumidor reterá é a expressão “dente a dente” encerrando forte risco de confusão com “dentadente”.

O consumidor relevante pensará, sem esforço, estar perante a mesma entidade, eventualmente, pensará que ocorreu uma atualização do logótipo, mas não o identificará como distinto.

Entendemos, pois, que a manutenção do registo da marca

induz facilmente o consumidor em erro ou confusão, pelo que a mesma não pode subsistir, sob pena de desproteção da lealdade da concorrência, que é, como sabemos, o valor protegido pelos interesses em causa (cf. art.º 1.º do Código da Propriedade Intelectual).

III. DECISÃO:

Pelo exposto, damos total provimento ao recurso, revogamos a sentença impugnada e, em consequência, mantemos a decisão do INPI que deferiu ao pedido de anulação da marca nacional n.º 667038

II. Custas pela recorrida.

Cumpra-se o disposto no artigo 34.º, n. 5, do CPI aplicável ex vi art. 46.º do mesmo diploma, após trânsito e baixa dos autos.

Lisboa, 24/2/2025

A. M. Luz Cordeiro

Carlos M. G. de Melo Marinho

Alexandre Au-Yong Oliveira

[1] Cf. por todos o Acórdão do TJUE no processo C-251/95 de 11 de novembro de 1997 caso Sabel BV vs Puma AG Rudolf Dassler Sport, consultável in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0251 “Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas. Com efeito, resulta da redação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da diretiva, nos termos do qual “existe, no espírito do público, um risco de confusão...», que a perceção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades” – 23.