247/19.6YHLSB.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

I- Não se pode confundir objecto social da sociedade com âmbito da marca;

II- O objecto social é, grosso modo, a actividade possível de uma sociedade; o âmbito da marca é o conjunto de produtos ou serviços que ela se propõe assinalar;

III- A análise dos sinais deve ser feita de um modo global e não com recurso à dissecação analítica;

IV- No juízo a fazer acerca da imitação, se deva ter em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que essencialmente, as distinguem por serem os dominantes.

Acordam os juízes que compõem a Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa

I- Relatório

Inconformado com o decidido em 09.12.2019 pelo Tribunal da Propriedade Intelectual no âmbito do processo 247/19.6YHLSB e onde este concedeu provimento ao recurso interposto por “José Peixoto - Materiais de Construção, Lda” e, em consequência, revogou o despacho proferido em 07/05/2019 pelo Ex.mo Senhor Director do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, que indeferiu o pedido de registo da marca nacional n° 611933 “J. PEIXOTO’S”, concedendo, assim, protecção à referida marca apresentou-se a recorrer perante este Tribunal da Relação Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos, S.A. concluindo, após motivações que:

1. O Tribunal a quo, considerou como provado o preenchimento dos requisitos cumulativos de imitação previstos nas alíneas a) e b) do n° 1 do artigo 238° do CPI (antigo artigo 245°);

2. Na opinião da Recorrente o requisito de imitação previsto na alínea c), também se encontra manifestamente preenchido.

3. Como de imediato ressalta à evidência, do confronto dos elementos distintivos do logótipo da Recorrente, e da marca requerenda:

4. se verifica que o perigo de confusão ou risco de associação por parte do consumidor é inevitável, considerando que a marca requerenda reproduz integralmente o elemento distintivo do logótipo da Recorrente, o qual é constituído exclusivamente pela palavra: PEIXOTO.

5. Mesmo contendo o logótipo da Recorrente a palavra “CASA” antecedendo o elemento distintivo “PEIXOTO”, esta não é suficiente dado o seu caracter diminuto e banal, para a distinguir da marca requerenda.

6. E mesmo contendo o logótipo da Recorrente a expressão — “MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO”, esta também não pode ajudar a estabelecer um cunho distintivo face à marca requerenda, tendo em conta o seu carácter totalmente genérico.

7. E não poderá ser o facto, como veio a entender o Tribunal a quo, da marca requerenda conter um “J” e o sinal “’S”, respectivamente a anteceder e a suceder a palavra “PEIXOTO” que lhe vai conferir distintividade face ao direito da Recorrente.

8. Trata-se de elementos diminutos, que passarão totalmente desapercebidos ao consumidor que apenas reterá a palavra “PEIXOTO”.

9. Note-se que a palavra “PEIXOTO” não tem um carácter genérico, descritivo, não sendo também um sinal usualmente utilizado no comércio, para que se possa afirmar que esta destituída de caracter distintivo.

10. Os sinais em cotejo são assim na sua globalidade muito semelhantes, e susceptíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão.

11. Tendo em conta que, assinalam serviços e actividades absolutamente idênticas, o risco de os mesmos serem associados um ao outro, e a uma mesma proveniência empresarial, é exponencial.

12. Ao contrário do que veio a entender o Tribunal a quo, o facto de ambos os sinais serem caracterizados por um apelido: “PEIXOTO”, não confere um direito automático à Recorrida a registá-lo como marca.

13. Pois se assim fosse os apelidos “Ferrari”, ou “Renault” que são bastante comuns em Itália e em França, permitiriam a qualquer pessoa que os tivesse, de registar os mesmos como marcas de automóveis.

14. Ou para não ultrapassar a fronteira nacional, qualquer pessoa de nome Jerónimo Martins, ou Salvador Caetano, poderia registar como marca, para assinalar serviços de grande distribuição, ou comércio de automóveis.

15. A Recorrida não pode assim registar o nome “PEIXOTO” como marca para assinalar serviços idênticos à atividade da Recorrente, considerando que esse nome, é o elemento caracterizador de um sinal distintivo do comércio já registado — o logótipo registado da Recorrente, conferindo a esta, nos termos do artigo 293° do CPI, o direito de propriedade e do exclusivo do logótipo.

16. A titularidade de uma denominação social não confere automaticamente o direito ao registo da marca, se existirem direitos de propriedade industrial registados prioritariamente.

17. Pois se assim fosse, e pela mesma ordem de ideias tendo a sociedade da Recorrente sido constituída e registada em 1985, esta teria um direito prioritário ao nível da denominação social em relação à da Recorrida.

18. Note-se que pelo simples facto da palavra “PEIXOTO” ser um nome próprio, não pode ser considerado por esse motivo um sinal fraco, até porque não se trata de um apelido comum.

19. Não estamos perante nomes como SILVA, ou MARTINS.

20. Existiria espaço, por exemplo, para no comércio, coexistirem sem risco de confusão duas “PAPELARIAS FERNANDES”?

21. Consultando o site da Recorrida em peixotos.pt (ver documento 3, junto à resposta ao recurso para o Tribunal a quo) e da Recorrente em casapeixoto.pt (ver documento 4 junto ao recurso para o Tribunal a quo), poderá verificar-se que ambas as sociedades têm a mesmíssima actividade: a venda de materiais de construção.

22. Tendo em conta que os direitos de propriedade industriam vigoram para todo o território nacional (ver artigos 291° e seguintes do CPI), o argumento da Recorrente e Recorrida terem sedes em localidades diferentes em nada revela para impedir possíveis situações de erro ou confusão.

23. Em 2020, onde todas as empresas estão on line, seja em site próprio, ou nas redes sociais, já não existe a referida impossibilidade de o consumidor confundir uma microempresa de Braga, com outra empresa de maior dimensão de Viana do Castelo, porque a clientela da Recorrida, a referida microempresa, vive apenas nas suas redondezas.

24. Hoje o comércio é global, e convenhamos, sendo Braga e Viana do Castelo distritos contíguos, é muito provável que a clientela até seja a mesma.

25. Seja como for a questão geográfica não é relevante, não só pelo carácter nacional dos direitos de propriedade industrial, mas também, pelo facto de o comércio ser atualmente global, sendo facilmente possível adquirir produtos em Viana do Castelo estando em Faro, ou até fora de Portugal.

26. A Recorrida, não pode assim, registar em seu nome a palavra “PEIXOTO” como marca, para assinalar serviços idênticos à actividade da Recorrente, considerando que esse nome, é o elemento caracterizador de um sinal distintivo do comércio já registado — o logótipo prioritário registado da Recorrida,

27. conferindo a esta, nos termos do artigo 293° do CPI, o direito de propriedade e do exclusivo do logótipo no âmbito da actividade que desenvolve.

28. A marca registanda constitui, por consequência, manifesta imitação do logótipo da Recorrida, de acordo com o disposto nos artigos 232° n° 1, alíneas c) e d).

29. De acordo com o disposto no artigo 232°, n° 1 alínea c) do CPI deve ser recusado o registo da marca que efectue “A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou nos termos da alínea d) que efectue: “A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja a um aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou aíim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão”.

30. Pelo que deverá ser mantido recusado o registo da marca requerenda nos termos das alíneas c) e d) do n° 1 do artigo 232° do CPI.

31. O registo sub judice deve ser mantido recusado, igualmente por força do disposto na alínea h), do n° 1, do artigo 232°, segundo o qual constitui ainda fundamento de recusa de registo de marca “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção.

32. O uso da marca registanda, induzindo os consumidores em erro ou confusão, possibilitaria ainda à Recorrida, mesmo independentemente da sua intenção, criar uma situação de concorrência desleal, nos termos definidos no Artigo 311 n° 1, alínea a), do CPI.

33. Pelo que o registo da marca em apreço deverá manter-se recusado atento o disposto nas alíneas c) e d) do n° 1 do artigo 232° do CPI.

34. Cumpre chamar a este processo a decisão proferida no âmbito do processo 249/19.2YHLSB, proferida pelo 2° Juízo do Tribunal a quo, correspondente, tal como no processo, a um recurso de uma decisão do INPI que também recusou outra marca pedida pela aqui Recorrida — a marca 611934 “PEIXOTO’S”, a qual tal como a presente foi recusada pela referida entidade administrativa.

35. Tratam-se de dois processos que deram entrada no INPI e tiveram decisão simultaneamente, tendo os respetivos recursos para o Tribunal da Propriedade Intelectual dado entrada ao mesmo tempo: um ganhou o número de processo 247/19.6YHLSB (o presente) e o outro o número 249/19.2YHLSB, referente à marca nacional n° 611934.

36. No âmbito do processo n° 249/19.2YHLSB, referente à marca nacional n° 611934 — “PEIXOTO’S”, a decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual, foi totalmente diferente da que foi proferida no âmbito do presente processo.

37. No processo n° 249/19.2YHLSB, o mesmo Tribunal teve um entendimento diverso, quanto aos sinais em cotejo,

38. entendimento esse que foi idêntico à decisão do INPI, e ao defendido pela aqui Recorrente, concluindo pela existência de uma situação de manifesta imitação da marca da Recorrida face ao logotipo da Recorrente.

39. Face ao teor da citada decisão, em que estão em causa sinais quase idênticos, que correspondem a dois pedidos de registo de marca com números sequenciais: 611933 - “J PEIXOTO’S” e 611934 — “PEIXOTO’S”, que deram entrada no INPI em simultâneo pela Recorrida, e tiveram uma decisão de recusa proferida no mesmo dia, pelo referido Instituto,

40. às quais se seguiram dois recursos apresentados, também simultaneamente, pela Recorrida para o Tribunal da Propriedade Intelectual, nada justifica o teor totalmente diverso das decisões no âmbito do mesmo Tribunal.

41. Face ao exposto, deverá o registo da marca n° 611933 - “J PEIXOTO’S” manter-se recusado, tal como aconteceu com a marca n° 611934 - “PEIXOTO’S”, atento o disposto nas alíneas c) e d) do n° 1 do artigo 232° do CPI.

Deverá assim ser revogada a decisão do Tribunal a quo que alterou o despacho do INPI que recusou o registo da marca nacional 611933 - “J PEIXOTO’S” para uma decisão de concessão, substituída por outra que mantenha a decisão de recusa do registo da referida marca.

Ao assim recorrido respondeu, em contra-alegações, José Peixoto, Materiais de Construção Lda., sustentando, em conclusões (por lapso para os Venerandos Desembargadores do Tribunal da Relação de Guimarães), que:

I. A Recorrente com a apresentação das suas alegações juntou, sem qualquer fundamento ou justificação, dois documentos.

II. Os referidos dois documentos juntos pela Recorrente não têm qualquer pertinência ou relevância para a discussão dos presentes autos.

III. A certidão permanente da sociedade Recorrente, além de ser um documento que esteve sempre disponível à Recorrente, podia ter sido junta desde do início dos presentes autos, o que não sucedeu, e a mesma não tem qualquer pertinência ou relevância para o thema decidendum.

IV. Postula o artigo 651.° de Código do Processo Civil o seguinte: “As partes apenas podem juntar documentos às alegações nas situações excepcionais a que se refere o artigo 425.° ou no caso de a junção se ter tornado necessária em virtude do julgamento proferido na 1 .a instância.”

V. Determina o artigo 425.° do Código de Processo Civil o seguinte: “Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento.”

VI. A Recorrente não pode juntar a referida certidão permanente com as suas alegações.

VII. Conforme consta do douto acórdão de 30-04-2019, do Supremo Tribunal de Justiça no âmbito do processo n.° 22946/11.0T2SNT- A.L1.S2 “No que toca à necessidade do documento, os casos admissíveis estão relacionados com a novidade ou imprevisibilidade da decisão, não podendo aceitar-se a junção de documentos quando ela se revele pertinente ab initio, por tais documentos se relacionarem de forma directa e ostensiva com a questão ou as questões suscitadas nos autos desde o primeiro momento.”

VIII. Em face do exposto, o referido documento não poderá ser junto com as alegações, devendo o referido documento ser desentranhado e não ser apreciado enquanto elemento probatório nos termos pretendido pela Recorrente.

IX. A Recorrente vem também juntar como documento n.° 2 às suas alegações, a sentença, não transitada em julgado, do processo n.° 249/19.2YHLSB, que correu termos no 1.° juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual, sendo que a sentença está a ser apreciada em sede de recurso pelos Venerandos Desembargadores.

X. O referido processo não tem qualquer relevância para os presentes autos, pelo que a decisão no âmbito daquele processo não tem qualquer pertinência ou influência para a justa decisão que o Tribunal a quo tomou.

XI. Conforme resulta do douto acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra proferido em 14-11-2014, no âmbito do processo 628/13.9TBGRD.C1 “Da articulação lógica entre o artigo 651º, n° 1 do CPC e os artigos 425° e 423° do mesmo Código resulta que a junção de documentos na fase de recurso, sendo admitida a título excepcional, depende da alegação e da prova pelo interessado nessa junção de uma de duas situações: (1) a impossibilidade de apresentação do documento anteriormente ao recurso; (2) ter o julgamento de primeira instância introduzido na acção um elemento de novidade que torne necessária a consideração de prova documental adicional.”

XII. Reitera-se que, a Recorrente apenas recorre da matéria de direito e não alegou nem fundamentou quaisquer motivos para que seja produzida nova prova, através dos documentos que a mesma pretende que sejam admitidos em sede de alegações

XIII. Acresce ainda que, não compete ao Tribunal de instância superior, in casu, o Douto Tribunal da Relação de Lisboa, apreciar a prova produzida e aquilatar do juízo efetuado em primeira instância,

XIV. A referida sentença, junta como documento n.° 2 com as Alegações da Recorrente é uma mera decisão que apreciou erradamente os factos que foram carreados para os referidos autos, e por isso não é uma novidade ou um elemento que tivesse sido trazido à lide no âmbito dos presentes autos.

XV. Não existe nada que justifique nova produção de prova documental.

XVI. A Recorrente bem sabe que a referida sentença que junta como documento n.° 2, com as suas alegações, foi objecto de recurso, não tendo por tal motivo transitado em julgado, e omite propositadamente tal facto aos Venerandos Desembargadores, querendo com isso subverter e douta sapiência dos Venerandos Desembargadores.

XVII. Os documentos n.° 1 e 2 juntos com as alegações da Recorrente não se enquadram nas situações excecionais a que se refere o artigo 425.° nem a sua junção se tornou necessária em virtude do julgamento proferido na 1ª instância, pelo não devem ser admitidos, devendo os referidos documentos serem desentranhados, não produzindo qualquer efeito probatório.

XVIII. A douta Sentença ora Recorrida não é merecedora de qualquer censura ou reparo, tendo o Tribunal a quo explicitado de forma cabal e irrepreensível as razões de facto e de direito pelos quais julgou o recurso da Recorrida, totalmente procedente.

XIX. A Recorrente, propositadamente, altera e dá uma interpretação totalmente errónea dos argumentos utilizados pelo Tribunal a quo para fundamentar a decisão ora recorrida por forma a induzir em erro os Venerandos Desembargadores numa tentativa vã de fazer crer pela incorrecção da decisão recorrida.

XX. Resulta do disposto da alínea d) do n.° 1 do artigo 232.° Código da Propriedade Industrial na redação dada pelo decreto-lei número 110/2018, de 10 de Dezembro, seguinte: “Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca: A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;”

XXI. O sócio gerente da Recorrida é JS…, sendo que a firma recorrida é denominada pelo nome do mesmo, José Peixoto, Materiais de Construção Lda.,

XXII. O nome do sócio identifica e individualiza a Recorrida que exerce a atividade na sua sede e único estabelecimento, que se situa em Braga, desde 3 de março de 1998

XXIII. A marca “J. Peixoto’s”, pretendida registar pela recorrida, é uma marca “tradicional”, é um sinal que identifica uma firma, cujo rosto é o seu sócio gerente desde do início o Sr. JS…, ou como é comumente conhecido o Sr. P….

XXIV. A marca que a Recorrida pretende registar é de per si distintiva, única, individualizadora dos produtos e serviços que a Recorrida presta.

XXV. A marca que a Recorrida pretende registar é inconfundível, e impossível de ser associada ou confundida com a marca da Recorrente.

XXVI. Não existe qualquer semelhança gráfica, figurativa, fonética, entre a marca da Recorrida e da Recorrente.

XXVII. Não existe qualquer semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra entre a marca da Recorrente “Casa Peixoto - Materiais de Construção”, e a marca pretendida registar pela Recorrida “J.Peixoto’s’ a mesma é inexistente.

XXVIII. O registo da marca “J.Peixoto’s” resulta da inicial do nome próprio e do apelido do empresário da Recorrida, (JS…) e o plural do apelido simboliza o legado que o empresário através da recorrida deixará aos seus filhos.

XXIX. Não existe qualquer identidade entre a marca pretendida pela Recorrida, com Casa Peixoto - Materiais De Construção.

XXX. A marca que a Recorrida pretende registar, é constituída apenas por um vocábulo, (“J.Peixoto’s”) enquanto que a marca da Recorrente é uma composição de cinco vocábulos (“Casa Peixoto - Materiais De Construção”).

XXXI. Ambas as marcas partilham em parte o nome Peixoto, todo o resto da composição de cada uma das marcas em causa é totalmente distinta, o que permite fazer a destrinça entre uma e outra, afastando assim o risco de confusão, sendo certo que a marca pode ser constituída por nomes de pessoas.

XXXII. A marca da Recorrente composta por “Casa Peixoto” com a especificidade de “Materiais de Construção” não tem o mínimo de confundibilidade com a marca pretendida registar pela recorrida.

XXXIII. Além do mais a recorrida tem a sua sede e único estabelecimento, em Braga, local onde exerce em exclusivo a sua atividade enquanto que a Recorrente exerce a sua atividade em todo o território nacional, designadamente através dos seus estabelecimentos sitos em Lisboa, Guimarães, Viana do Castelo, Porto e Braga.

XXXIV. A recorrida exerce em exclusivo a sua atividade no concelho de Braga e a mesma destina-se também em exclusivo ao comércio por grosso de materiais de construção e equipamento sanitário.

XXXV. E muito comum ver nas marcas o nome dos seus proprietários, mais comum ainda se a atividade em causa for na construção cívil, como é o caso das marcas “Teixeira Duarte”, Alves Ribeiro”, “Soares da Costa”, “Mota-Engil”.

XXXVI. Não se entende como é que a recorrida vê o registo da marca “J.Peixoto’s” recusado uma vez que a mesma em confronto com a marca Casa Peixoto - Materiais De Construção, é diametralmente oposta, pois são compostas por vocábulos completamente diferentes, à excepção do nome Peixoto, que mais não é senão um vulgar apelido português (“Casa Peixoto - Materiais De Construção” e “J.Peixoto’s”)

XXXVII. A composição da marca da Recorrente é feita com dizeres que não existem na marca da recorrida e conferem à marca uma diversa sonoridade e pronunciação, permitindo a destrinça entre eles, não havendo entre elas qualquer risco de erro ou aptidão de confusão entre as referidas marcas.

XXXVIII. Pelo exposto, não existe qualquer suscetibilidade de confusão entre as marcas da Recorrida e Recorrente, uma vez que as mesmas são de per si, totalmente distintas, devendo a justa e correta decisão recorrida ser integralmente mantida.

XXXIX. Quanto à impossibilidade de fazer concorrência desleal pelo registo da marca, além do que ficou supra dito os fundamentos invocados pela Recorrente, para indeferir o registo da marca “J.Peixoto’s”, são totalmente infundados desprovidos de qualquer razão.

XL. A Recorrida dedica-se, em exclusivo, com escopo lucrativo ao comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário, enquanto que a Recorrente, tem por objeto comercial o comércio por grosso e a retalho de materiais de construção, ladrilhos e similares, equipamento sanitário, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, artigos para canalizações, aquecimento e eletricidade, madeiras, móveis e artigos para o lar e decoração, eletrodomésticos e artigos para a agricultura e jardinagem, na prestação de serviços direta ou indiretamente conexos com o objeto social, incluindo o transporte de mercadorias, a armazenagem, a instalação e a assistência técnica dos artigos comercializados e na intermediação de crédito a título acessório.

O objeto da sociedade consiste também, a título secundário, na compra, venda e arrendamento de bens imobiliários e na prestação de serviços administrativos e de gestão.

XLI. A atividade que a Recorrida exerce é muito mais especifica, em comparação com a atividade exercida pela Recorrente.

XLII. Apesar das marcas partilharem parcialmente parte do objecto social, que apenas se cinge no comércio por grosso de materiais de construção e equipamento sanitário, certo é que as clientelas de uma e outra são inconfundíveis.

XLIII. Não existe susceptibilidade de confusão, pois quem vai pedir crédito, comprar ou vender imóveis, ou dá-los de arrendamento, pedir a prestação de serviços de gestão de arrendamentos, ou ainda, solicitar a prestação de serviços de transporte ou de reparação de canalizações, colocação de pavimentos, ou até comprar eletrodomésticos, pedindo a sua instalação ou a assistência técnica não irá ser levado ao engano pela recorrida, que apenas se dedica em exclusivo ao comércio por grosso de materiais de construção e equipamento sanitário.

XLIV. Por acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, no âmbito do Processo 481/14.5YHLSB-2, foi determinado o seguinte: “A imitação só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade.”

XLV. Por tal motivo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial registou as marcas (números 350729; 351237; 362069; 395718; 381529; 346873; 358640; 417460; 463148 e 417455) cujo nome é o mesmo em todas, a saber CAVALINHO e para categorias iguais, designadamente as categorias números 18, 25, e 35 de NICE.

XLVI. Não se entende como é que a recorrida vê o registo da marca “J.Peixoto’s” recusado uma vez que a mesma em confronto com a marca Casa Peixoto - Materiais de Construção, é diametralmente opostas, as marcas são distintas, inconfundíveis, impossíveis de serem associadas ou confundidas com a marca da Recorrente, não possuem qualquer semelhança gráfica, figurativa, fonética.

XLVII. E o registo das marcas n.°s 350729, 351237, 362069, 395718, 381529, 346873, 358640, 417460, 463148, 417455, somente com a palavra CAVALINHO, e com as categorias n.°s 18, 25, e 35 de NICE, é possível?!.

XLVIII. Não existe proximidade ou afinidade entre a atividade da recorrida, com a atividade exercida pela firma e marca da recorrida, pois a recorrida dedica-se em exclusivo ao comércio por grosso de materiais de construção e equipamento sanitário, e a actividade da Recorrente é de comércio a retalho, exerce outras actividades relacionadas com a conceção de crédito, compra e venda de imóveis, a nível nacional.

XLIX. Quem está em Lisboa, Porto, Viana do Castelo ou Guimarães, desconhece por completo quem seja a recorrida que apenas e só existe em Braga, e por tal motivo nunca irá associar o nome J.Peixoto’s e quem está em Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Guimarães, ou até mesmo em Braga, nunca vai procurar a recorrida para a concessão de crédito, compra ou venda de casa, gestão de arrendamento.

L. E impossível que exista uma eventual da recorrida para desviar a clientela da Recorrente, pois esta última é uma clientela nacional, espalhada designadamente por Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Guimarães, e é uma clientela que procurará: serviços de arrendamento, compra e venda de imóveis, concessão de crédito e abrange o comercio por grosso e retalhista.

LI. A Recorrida tem uma clientela exclusivamente composta pelo comércio grossista, e por tal motivo o consumidor final nunca irá à recorrida para adquirir qualquer produto, porque a recorrida não vende a este tipo de clientela, razão pela qual não existirá nenhum consumidor nem irá estar na circunstância de ter de examinar ou confrontar a marca da Recorrida com a marca Recorrente.

LII. Atento o exposto, é por demais evidente que os argumentos invocados pela Recorrente deverão improceder por total falta de fundamento.

Nestes Termos,

Devem os documentos n.° 1 e 2 juntos com as alegações da Recorrente serem desentranhados, não produzindo qualquer efeito probatório e deve ser negado provimento ao presente recurso, como é de ELEMENTAR JUSTIÇA!!!

Os autos subiram a esta Relação, foram a vistos e a julgamento.

II- Dos factos provados

Após julgamento em 1ª instância foram dados como provados os seguintes factos os quais, por não impugnados nesta sede recursal, se têm como assentes:

“a) Em 10/10/2018, a recorrente apresentou o pedido de registo da marca n.° 611933 com o seguinte sinal, J.PEIXOTO’S, destinada a assinalar na classe 35 da Classificação Internacional de Nice os seguintes produtos: «35 -serviços de venda a retalho relativos a mobiliário; serviços grossistas relacionados com mobiliário; serviços retalhistas relacionados com mobiliário; serviços de venda a retalho relacionados com materiais de construção; serviços grossistas relacionados com revestimentos de pavimentos; serviços retalhistas relacionados com revestimentos de pavimentos; serviços grossistas relacionados com instalações sanitárias; serviços grossistas relacionados com equipamento sanitário; serviços retalhistas relacionados com equipamento sanitário; serviços retalhistas relacionados com instalações sanitárias; serviços grossistas relacionados com ferragens metálicas; serviços retalhistas relacionados com ferragens metálicas; serviços grossistas relacionados com revestimentos de paredes; serviços retalhistas relacionados com revestimentos de paredes.»

b) Por despacho de 07/05/2019, o Senhor Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Directivo, indeferiu o pedido de registo da referida marca nacional.

c) Tal indeferimento baseou-se no facto de a marca registanda poder ser associada ao sinal prioritário - CASA PEIXOTO - MATERIAIS CONSTRUÇÃO.

d) A recorrente usa a firma “José Peixoto - Materiais de Construção, Lda.”, encontrando-se a mesma registada desde 11/03/1998, sendo sócio e gerente da mesma JS…, e tendo por objecto social «venda por grosso e a retalho de materiais de construção»

e) A recorrida pediu a 08/05/1998 o registo do logótipo CASA PEIXOTO- MATERIAS CONSTRUÇÃO.

f) A recorrida tem a denominação social de ABÍLIO RODRIGUES PEIXOTO & FILHOS SA., a qual também tem por objecto social o comércio por grosso e a retalho de materiais de construção.”

III- Do Direito

Apenas existe uma questão a tratar e ela consiste em saber se a marca registanda (J.Peixoto’s) é imitação da marca prioritária Casa Peixoto – Materiais de Construção, designadamente por ter tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induz facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou por compreender um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Algumas noções prévias, no entanto.

A firma ou denominação social é a forma de identificação da sociedade, encontrando-se sujeita à observância dos princípios da verdade e da novidade, nos termos do artigo 3.º do Regime Jurídico do RNPC - Registo Nacional de Pessoas Colectivas (estabelecido pelo DL n.º 129/98, de 13 de Maio, sucessivamente alterado, pela última vez pela Lei n.º 89/2017 de 21.08).

A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço. A sua função essencial é a distintiva, ou seja, a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cumprindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa e podendo, ainda, contribuir para a promoção dos produtos ou serviços que assinala – neste sentido, Luís Couto Gonçalves, in Direito das Marcas, ps. 17 a 30.

Quanto ao logótipo, dispõe o art. 304.º-A do CPI que este pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente por elementos nominativos, figurativos ou por uma combinação de ambos, devendo ser adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos e podendo ser utilizado, nomeadamente, em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência.

Tendo estas noções presentes, nos termos do artigo 245°, n° 1, do CPI, ‘A marca registada considera-se usurpada ou imitada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) a marca registada tiver prioridade;

b) sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.’

Aceitando-se, como aceitam as partes e se considera na decisão recorrida, que o requisito da primeira alínea se mostra preenchido, ou seja, que há prioridade no registo da marca Casa Peixoto – Materiais de Construção sobre a marca registanda.

A recorrida sustenta que não existe similitude entre as actividades e ou produtos fornecidos pelos titulares das marcas.

Neste circunspecto a sentença recorrida limita-se a afirmar que os serviços e produtos compreendidos na marca são afins.

Dir-se-á que existe muita parcimónia na sentença recorrida quanto à fundamentação deste requisito. No entanto, tal não será alheia a total ausência de razão da recorrida nesta parte.

Na verdade, a recorrida mistura objecto social com âmbito da marca. O objecto social é, grosso modo, a actividade possível de uma sociedade; o âmbito da marca é o conjunto de produtos ou serviços que ela se propõe assinalar. Não é a mesma coisa e não tem de existir coincidência entre ambas.

No caso concreto destes autos a recorrida, José Peixoto Materiais de Construção limitada requereu ao INPI o registo da marca “J.Peixoto’s” para assinalar produtos da classe 35 de Nice, como se pode ver no requerimento que remeteu ao INPI (refª citius 69662) em 10.10.2018 (cabeçalho do pedido infra, facto do conhecimento oficioso deste Tribunal por estar no processo e que não carece de alegação ou prova)

No âmbito deste pedido a José Peixoto – Materiais de Construção Ldª pediu o registo de uma marca para assinalar, na classe 35 de Nice, serviços de venda a retalho relativos a mobiliário; serviços grossistas relacionados com mobiliário; serviços retalhistas relacionados com mobiliário; serviços de venda a retalho relacionados com materiais de construção; serviços grossistas relacionados com revestimentos de pavimentos; serviços retalhistas relacionados com revestimentos de pavimentos; serviços grossistas relacionados com instalações sanitárias; serviços grossistas relacionados com equipamento sanitário; serviços retalhistas relacionados com equipamento sanitário; serviços retalhistas relacionados com instalações sanitárias; serviços grossistas relacionados com ferragens metálicas; serviços retalhistas relacionados com ferragens metálicas; serviços grossistas relacionados com revestimentos de paredes; serviços retalhistas relacionados com revestimentos de paredes.

Já a recorrente, Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos Ldª tem marca registada destinada a assinalar, comercialização de materiais de construção na classe 35 de Nice conforme se alcança do processo do INPI e que faz parte deste processo (imagem infa).

É indubitável (e daí talvez a rapidez da decisão da 1ª instância nesta parte) que existe afinidade de produtos e serviços entre a marca registada e a registanda como decidiu a decisão recorrida. De nada interessa que a recorrida alegue que o seu núcleo de negócio seja o retalho. Ela peticionou o comércio a retalho e a grosso de materiais de construção e comercialização de materiais é o que a marca da recorrente assinala.

Estando preenchidos dois dos três requisitos do artº 245º do CPI, vejamos se o terceiro requisito se mostra preenchido.

Sustentou-se na decisão recorrida, depois de judiciosamente expor os critérios a aplicar, que “No caso, apesar de em ambos os sinais se verificar a existência de um dos nomes dos respectivos proprietários - PEIXOTO -, o certo é que em meu entender todo o resto da composição de cada um dos sinais em causa é totalmente distinta, o que permite fazer a destrinça entre um e outro, afastando assim o risco de confusão, sendo que nos termos do disposto no art. 222°, 1, do CPI, a marca pode ser constituída por nomes de pessoas.”

Mais se considerou que “Embora, como já referido exista em ambos os sinais a palavra ‘Peixoto’, o certo é que ambos não se confinam à mesma. Os restantes dizeres no logótipo da recorrida inexistem na marca da recorrente e apesar de serem palavras descritivos, o certo é que conferem uma diversa sonoridade e pronunciação, permitindo a destrinça entre eles.

Assim, as diferenças fonéticas e gráficas que ressaltam da observação dos sinais no seu conjunto, atendendo ao seu elemento dominante, permitem estabelecer a distinção entre o sinal da recorrida e o da recorrente, afastando deste modo o risco de erro, confusão ou associação e assegurando a função distintiva de cada um deles. Não é o facto de existir uma palavra comum em ambos os sinais, que o consumidor os vai associar. Aliás, a análise dos sinais deve ser feita de um modo global e não com recurso à dissecação analítica, pois é o sinal, como um todo, que fica na memória do consumidor e não as pequenas semelhanças ou dissemelhanças.”

Não podemos deixar de considerar como correctas tais considerações.

De acordo com a jurisprudência da União Europeia, os sinais podem ser considerados similares quando, do ponto de vista do público consumidor, são sinais parcialmente idênticos num ou mais aspectos visuais, fonéticos ou conceptuais - cf. decisões do Tribunal Geral de 26 de Janeiro de 2006, T-317/03, Variant, parágrafo 46, de 8 de Setembro de 2010, T-369/09, Porto Alegre, parágrafo 21 ou ainda a decisão de 2 de Dezembro de 2009, T-434/07, Solvo, parágrafo 31.”

Relativamente ao risco de confusão o Prof. Coutinho de Abreu in “ Boletim da Faculdade de Direito , Vol. LXXIII, 1997 pag. 145, em estudo sobre as Marcas escreve:

“(…) o risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como risco de associação.

Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e produto). Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relação de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos”).

Ora, no caso concreto, não há confusão relevante entre Casa Peixoto – Materiais de Construção e J.Peixoto’s.

Há semelhanças é verdade. Afinal Peixoto é nome de família associado a ambas as marcas mas não se vislumbra o risco do consumidor considerar erroneamente tratarem-se de marcas imputáveis a sujeitos com relação de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos

Assiste razão ao Tribunal a quo quando refere a necessidade de impressão no consumidor da valia global do nome ainda que o mesmo não tenha, todo ele, carácter distintivo.

Este Tribunal já teve o ensejo de o referir.

Temos, amiúde, dito noutras decisões por nós proferidas que existe um nível tolerável de confusão (por todos vide Ac desta Relação de 26.11.2019 e tirado no proc. 185/18.0YHLSB.L1 – PICRS, acessível em www.dgsi.pt), que “Todos os operadores económicos se imitam. Toda a imitação traz alguma confusão. Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade. Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal. É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação de entraves. Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível – ou se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos” ( Oliveira Ascensão in “ Concorrência Desleal “ ed. Março de 2002. Pags. 422/423)

Em relação às marcas existe, pois, um dever de não adoptar denominações, sejam elas de que espécies forem, susceptíveis de confundibilidade pelo consumidor comum.

Acerca do critério para determinar a confundibilidade entre as marcas o Ac. do S.T.J 13/07/2010 Relator – Fonseca Ramos acessível in www.dgsi.pt tirou o seguinte sumário que, aqui, se transcreve: I-A imitação ou confundibilidade entre as marcas pressupõem, um “ confronto” de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado II- Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas III. Daí que, no juízo a fazer acerca da imitação, se deva ter em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que essencialmente, as distinguem por serem os dominantes. IV É assim o critério do consumidor médio, o relevante, para diante dos elementos gráficos, fonéticos ou figurativos (sobretudo nas marcas mistas) de certo produto de uma marca, poder ou não, ter a percepção de que pode confundir essa com aquela outra, ou associá-la a uma já existente, não sendo de exigir que, se tivesse a possibilitar de as confrontar, logo as suas dúvidas pudessem ser dissipadas”.

Como adverte Carlos Olavo in “Propriedade Industrial” 2005, pag. 82- que a apreciação do carácter distintivo da marca deve ter em conta “ por um lado … os produtos e serviços a que se destina “ e por outro , em relação a “percepção que dela tem o público relevante normalmente informado e razoavelmente advertido”

Assim, temos para nós que bem andou o Tribunal a quo ao admitir o registo pedido.

Esgrime ainda a recorrente o argumento da concorrência desleal invocando o disposto no artº 232º nº 1 als. c) e d) do CPI.

Dispõe o preceito:

“1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

(…)

c) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina;

d) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão”

Embora invoque o preceito a recorrente socorre-se de uma outra decisão do Tribunal a quo que decidiu diferentemente em situação também diferente já que as marcas em presença não eram as mesmas. Independentemente do decidido uma decisão de 1ª instância não se impõe perante um Tribunal Superior. Poder-se-á considerar, isso sim, que os argumentos aduzidos têm, de per se, valia.

Mas não é o caso pelas razões aduzidas.

IV- Dispositivo

Por todo o exposto, acordam os juízes que compõem a Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar não provido o recurso interposto e, consequentemente manter a decisão recorrida.

Custas pela recorrente

Notifique.

Acórdão elaborado pelo 1º signatário em processador de texto que o reviu integralmente sendo assinado pelo próprio e pelos Venerandos Juízes Adjuntos

Lisboa e Tribunal da Relação, 2 de Junho de 2020

Rui Miguel de Castro Ferreira Teixeira

Carlos M. G. de Melo Marinho

Ana Isabel Mascarenhas Pessoa