158/23.0YHLSB.L1.S1 - Supremo Tribunal de Justiça

I. As marcas mistas em confronto não são entre si confundíveis quando da apreciação do conjunto dos sinais que as compõem o consumidor médio não se encontre na situação prevista na lei: possa facilmente induzir o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto;

II. Uma marca registada com elementos nominativos que constituem designações genéricas, não goza do direito de impedir o registo de outras marcas que comportem essas mesmas designações, sem estar demonstrado que aquelas adquiriram carácter distintivo da sua marca registada.

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

I. Relatório

1. AA veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Diretor de Marcas do INPI que recusou o registo da marca nacional nº 691295

para a classe 41 da classificação de Nice, pedindo que seja revogado o despacho recorrido e seja admitida a concessão do registo da marca.

Alegou, em síntese, que:

1. Não existe efetiva imitação das marcas nem coincidência nos mercados de atuação - o recorrente atua na zona centro, os recorridos na zona norte do país - como não existe qualquer contrariedade às normas e ou usos honestos.

1. A designação "Colégio Novo de Coimbra", é utilizada com a devida autorização emitida pelo Ministério da Educação, e, portanto, tal designação encontra-se a ser legalmente utilizada.

2. Citadas em 30.05.2023, as Recorridas LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL – COLÉGIO NOVO DA MAIA, SA e LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL – COLÉGIO NOVO DE GAIA, LDA apresentaram resposta ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão de recusa da marca.

3. Por sentença de 19 de Setembro de 2023, a 1ª instância decidiu:

“Termos em que, vistos os princípios e as normas invocadas, se indefere o recurso apresentado, mantendo-se o despacho recorrido que recusou o registo da marca nacional n.º 691295 com o sinal:

”

4. Foi apresentado recurso de apelação, conhecido pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

5. O acórdão do Tribunal da Relação decidiu:

A. “Pelo exposto, negamos provimento ao recurso e, em consequência, mantemos na íntegra a sentença impugnada que manteve a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de recusar o registo da marca nacional nº 691295 com o sinal:

.”

6. O recorrente AA veio interpor recurso de revista para o STJ, que apelidou de revista excepcional, “nos termos do n.º 1 e 3 do art. 45.º do Código da Propriedade Industrial (doravante apenas CPI) e da alínea d) do n.º 2 do art. 629.º e dos artigos 672º, 674.º, 675.º e 676.º a contrario, todos do Código de Processo do Civil, interpor o competente Recurso Excecional de Revista, para o Supremo Tribunal de Justiça, a subir de imediato, nos próprios autos, e com efeito meramente devolutivo”, formulando as seguintes conclusões:

1. Por acórdão proferido nos presentes autos, o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento ao recurso apresentado, concordando com a decisão de primeira instância que decidiu manter o despacho proferido pelo Sr. Diretor de Marcas e Patentes que recusou o registo da marca nacional n.º 691295 .

2. Entendeu o tribunal a quo que, não obstante a fraca distintividade dos vocábulos “Colégio Novo” - que integram o elemento comum da marca registada e da marca a registar -, o mero aditamento da referência à localização do serviço, pelos elementos “o” e “de Coimbra”, não imputam o necessário caráter inovatório e distintivo à marca a registar, podendo criar nos consumidores dúvidas quanto à origem empresarial.

3. Ora, na concreta questão em dissídio, nomeadamente no que concerne à aferição do grau de capacidade distintiva dos elementos comuns das marcas sob comparação, quando nos encontramos perante marcas com pouca distintividade e/ou uso de elementos genéricos, existem diversas interpretações jurisprudenciais das mesmas normas jurídicas, impedindo a existência da segurança e certeza jurídicas necessárias à boa aplicação do direito.

4. No caso concreto, entende o recorrente que o acórdão sub judice, está em clara contradição com o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no processo n.º 49/08.5TYLSB.L1-6, relatado pelo Exmo. Sr. Desembargador Granja da Fonseca, datado de 01/07/2010, disponível in dgsi.pt, doravante designado acórdão fundamento.

5. Porquanto, o acórdão recorrido e o acórdão fundamento decidiram contraditoriamente no domínio da mesma legislação, nomeadamente aplicando o n.º 2 do art. 209.º, as alíneas b) e h) do n.º 1 do artigo 232.º e a alínea c) do n.º 1 do art. 238.º todos no CPI, na atual redação, (correspondendo ao n.º 2 do art. 223.º, alíneas a) e e) do n.º 1 do art. 239.º e alínea c) do n.º 1 do art. 245.º do CPI na redação em vigor à data do acórdão fundamento) e sobre a mesma questão fundamental de direito, como seja o carácter distintivo dos elementos genéricos.

6. Posto isto, entende o recorrente que se verificam os necessários fundamentos de admissibilidade do presente recurso excecional de revista nos termos da alínea d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC, o que expressamente se requer.

7. In casu, e como se poderá constatar as marcas em questão têm como elemento comum os vocábulos “Colégio Novo”:

(imagem não reproduzida)

8. De facto, em termos sumários, entendeu o acórdão recorrido que, não obstante as assinaláveis diferenças na apreciação global das marcas e a fraca distintividade dos vocábulos “Colégio Novo”, a mera utilização do artigo definido “o” e do substantivo “Coimbra”, com a preposição “de” não são suficientes para imputar o necessário caráter de distintividade à marca a registar.

9. Ora, os vocábulos "Colégio Novo" que na sentença fundamentam a existência de semelhança entre as marcas em apreço, mais não são do que vocábulos de uso comum ou designados juridicamente como elementos genéricos, pelo que não podem ser apropriados como marca de um único operador económico.

10. Como tal, em confronto com outras marcas, a sua proteção sempre terá que ser mais residual, não sendo suficiente para se concluir pela existência de semelhança.

11. Sendo essa precisamente a posição tomada no acórdão fundamento, que entendeu os vocábulos “Fun Center” tendo utilização corrente na designação de locais de divertimento ou de atividades com carácter lúdico não poderiam ser uma marca notória privativa da ali recorrente, importando, por isso, na aferição do carácter distintivo da marca, olhar para a marca como um todo.

12. Assim sendo, no caso do acórdão fundamento, tal como no caso dos autos, considerando que a marca a registar acrescenta uma localização, no caso do acórdão fundamento, através da expressão “on cais” (no cais) e no caso sub judice através da expressão “de Coimbra” e considerando que os sinais são figurativamente distintos, não são aptos a gerar risco de confusão no consumidor.

13. Sem prejuízo do exposto, a verdade é que no caso concreto da marca a registar, o tribunal a quo olvidou que para além da localização, o sinal integra também o slogan composto pelos elementos verbais “educação com valores”.

14. Pelo que, mesmo que a utilização dos elementos “o” e “de Coimbra” não fossem suficientemente distintivos, o que manifestamente não se concede, tratando-se de uma marca fraca, como é o caso em apreço nos autos, sempre se defenderá que o slogan integrado em conjunto com a diversidade figurativa, manifestamente impedirá qualquer confusão.

15. Neste sentido, também se pronunciou o Tribunal da Relação de Lisboa, em acórdão proferido em 20/12/2017, relatado pelo Exmo. Sr. Desembargador José Capacete, que defende que "Tratando- se, portanto, duma marca débil ou fraca, constituída por uma expressão integrante da linguagem ou património comum, diversamente do que ocorreria se se tratasse duma marca forte (em que apenas uma diferença relevante poderia afastar o juízo de imitação), uma simples alteração morfológica do nome do produto/serviço ou a mera adição dum elemento figurativo minimamente expressivo pode ser bastante para afastar o juízo de confusão[39]".

16. Posto isto, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 238.º do CPI, a mera utilização dos vocábulos "Colégio Novo", não gera semelhança de marcas, considerando que os referidos vocábulos são manifestamente vulgares na área comercial das recorridas e recorrente e, portanto, não são aptos enquanto critérios de existência de semelhança.

17. Ademais, atentas as dissemelhanças entre as marcas, afigura-se manifestamente improvável que o consumidor médio as possa confundir e/ou pensar que os serviços solicitados têm a mesma proveniência empresarial ou que estão de alguma forma ligados por uma qualquer relação comercial/societária de grupo de empresas.

18. Mas mesmo que assim não fosse – o que não se aceita nem admite - a verdade é que a decisão judicial não pode olvidar que, no âmbito dos serviços de educação, o consumidor médio em apreço também é um consumidor atento e cuidadoso, que pauta as suas escolhas não pela designação do Colégio, mas sim pela localização, pela qualidade dos serviços e, sobretudo, pelo projeto educativo que é apresentado, pelo que não terá qualquer dificuldade em percecionar as diferenças entre as empresas.

19. Posto isto, e verificando-se que, nos termos supra expostos, não existe semelhança entre as marcas, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 238.º do CPI, por aplicação conjugada com o n.º 2 do art. 209.º do mesmo diploma legal, deve ser julgado procedente o recurso apresentado e revogado o

despacho que recusou o registo da marca nacional n.º 691295. .

7. Foram apresentadas contra-alegações, onde se defende que o recurso não deve ser admitido, não estando reunidos os pressupostos da admissibilidade da revista excepcional.

8. Foi proferido despacho a admitir o recurso no Tribunal recorrido, dizendo:

“AA interpõe “Recurso Excecional de Revista, para o Supremo Tribunal de Justiça, a subir de imediato, nos próprios autos, e com efeito meramente devolutivo”.

Assim, tendo sido interposto recurso de revista excecional e inexistindo fundamento de rejeição do mesmo quanto à tempestividade ou legitimidade do recorrente, determino que se remetam os autos ao Supremo Tribunal de Justiça face ao disposto no n.º 3 do art. 672.º do Código de Processo Civil.”

II. Fundamentação

De facto

9. Foram apurados os seguintes factos provados:

1. Em 30/08/2022, o Recorrente pediu o registo da marca nacional nº 691295, com o sinal:

1. O pedido destinava-se a abranger os seguintes produtos da classificação de Nice:

CLASSE 41: educação; educação [ensino].

2. Encontra-se registada desde 16.01.2014 a Marca Nacional nº 524357, com o seguinte sinal:

da titularidade de LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL - COLÉGIO NOVO DA MAIA, S.A., para os seguintes produtos:

CLASSE 41 educação; educação continuada; educação e ensino; educação, ensino e formação; educação, formação, serviços de entretenimento, atividades culturais e desportivas; formação avançada; formação contínua; formação básica e avançada para o desenvolvimento profissional dos recursos humanos; formação e instrução; informação sobre educação; jardins-escola [educação]; organização de atividades educativas.

3. A referida marca foi apresentada a registo em 16.01.2014 e concedida em 21.04.2014.

4. O INPI recusou o registo da marca referida em 1.º, por despacho do Diretor do Instituto, de 09.03.2023.

De Direito

10. Objecto do recurso

O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões do Recurso, não podendo este Tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que sejam de conhecimento oficioso e devendo limitar-se a conhecer das questões e não das razões ou fundamentos que àquelas subjazam, conforme previsto no direito adjetivo civil - arts. 635º n.º 4 e 639º n.º 1, ex vi, art.º 679º, todos do Código de Processo Civil.

De acordo com as conclusões do recorrente o recurso visa a apreciação da confundibilidade das marcas em confronto.

11. Questão prévia – da admissibilidade do recurso

Tendo sido pedido o registo da marca mista com o sinal que se reproduz, por despacho do Director do INPI veio o mesmo a ser recusado:

Houve recurso judicial e o Tribunal de 1ª instância manteve a decisão.

Houve recurso da sentença e o TRP manteve a sentença.

Perante a situação descrita, por força do art.º 45.º, n.º3 do CPI, pode colocar-se a dúvida se há lugar a recurso possível para o STJ.

Tal disposição diz:

Artigo 45.º

Recurso da decisão judicial

1- Da sentença proferida cabe recurso, nos termos da legislação processual civil, para o tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual, sem prejuízo do disposto no n.º 3.

2- As decisões do tribunal de propriedade intelectual que admitam recurso, nos termos previstos no Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE) e nos artigos 80.º a 92.º do Regulamento (CE) n.º 6/2002, do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, e nos artigos 123.º a 133.º do Regulamento (CE) n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, são impugnáveis junto do tribunal da Relação territorialmente competente para a área da sede do tribunal de propriedade intelectual.

3- Do acórdão do tribunal da Relação não cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, sem prejuízo dos casos em que este é sempre admissível.

As situações em que o recurso é sempre admissível são tratadas, no CPC, no art.º 629.º, n.º2.

No âmbito desse norma poder-se-ia pensar na aplicação da alínea d), onde se diz:

1- O recurso ordinário só é admissível quando a causa tenha valor superior à alçada do tribunal de que se recorre e a decisão impugnada seja desfavorável ao recorrente em valor superior a metade da alçada desse tribunal, atendendo-se, em caso de fundada dúvida acerca do valor da sucumbência, somente ao valor da causa.

2- Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso:

a) Com fundamento na violação das regras de competência internacional, das regras de competência em razão da matéria ou da hierarquia, ou na ofensa de caso julgado;

b) Das decisões respeitantes ao valor da causa ou dos incidentes, com o fundamento de que o seu valor excede a alçada do tribunal de que se recorre;

c) Das decisões proferidas, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, contra jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça;

d) Do acórdão da Relação que esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, e do qual não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada do tribunal, salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme.

No presente processo o valor da causa comporta alçada suficiente para poder ser conhecido pelo STJ, não fora a norma do art.º 45.º do CPI a limitar o acesso ao STJ.

Quer isto dizer que o recurso não é possível, na lógica do art.º 629.º, n.º 2, al. d) “por motivo estranho à alçada do tribunal”.

A ser aplicável esta alínea d) ter-se-ia de apresentar um acórdão fundamento onde estivesse espelhada uma contradição de jurisprudência, com a decisão de que se pretende recorrer.

Esse acórdão fundamento teria de ser – de acordo com a lei – um acórdão de um Tribunal da Relação – e foi-o: acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, no processo n.º 49/08.5TYLSB.L1-6, relatado pelo Exmo. Sr. Desembargador Granja da Fonseca, datado de 01/07/2010, disponível in dgsi.pt.

De acordo com o recorrente a questão essencial em que a oposição de julgados se evidencia é relativa à confundibilidade, e relaciona-se com a aplicação das seguintes disposições do CPI/2018, estando em causa requisitos de verificação de imitação da marca, do uso de elementos genéricos e/ou fracos e ainda sobre os fundamentos de recusa de registos da marca.

- Alíneas b) e h) do art. 232.º do CPI;

- Alínea c) do n.º 1 do art. 238.º do CPI;

- N.º 2 do artigo 209.º do CPI.

E tal questão estaria regulada no CPI de 2003, em diferentes artigos (artigos 223.º, 239.º e 245.º do CPI de 2003), mas com o mesmo sentido, o que denotaria estarem preenchidos os requisitos legais relativos à identidade do quadro legal aplicável.

Por isso reproduz as normas em questão, distinguindo os diplomas, e mostrando a equivalência, como se segue:

versão anterior do Código de Propriedade Industrial, dada pelo DL n.º 36/2003, de 05 de marçoversão actual - DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro

Artigo 223.º Excepções

1- Não satisfazem as condições do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo;

b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;

c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

e) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva.

2- Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

3- A pedido do requerente ou do reclamante, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente

Artigo 209.º Exceções

1- Não satisfazem as condições do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo;

b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial ao produto;

c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

2- Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

3- A pedido do requerente ou do reclamante, o INPI, I. P., indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.

Artigo 239.ºOutros fundamentos de recusa

1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

b) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja actividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

c) A infracção de outros direitos de propriedade industrial;

d) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;

e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.

2- Quando invocado em reclamação, constitui também fundamento de recusa:

a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

b) A infracção de direitos de autor;

c) O emprego de referências a determinada propriedade rústica ou urbana que não pertença ao requerente;

d) A infracção do disposto no artigo 226.º

3- No caso previsto na alínea d) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedid

Artigo 232.ºOutros fundamentos de recusa

1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

a) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos;

b) A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;

c) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina;

d) A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

e) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça proteção nos termos do presente Código, de legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de marca ou, sendo o caso, antes da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo posterior;

f) A infração de outros direitos de propriedade industrial;

g) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas;

h) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.

2- Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa:

a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;

b) A infração de direitos de autor;

c) A infração do disposto no artigo 212.º

3- No caso previsto na alínea c) do número anterior, em vez da recusa do registo pode ser concedida a sua transmissão, total ou parcial, a favor do titular, se este a tiver pedido.

4- Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.

5- O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.

Artigo 245.º Conceito de imitação ou de usurpação

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2- Para os efeitos da alínea b) do n.º 1:

a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;

b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.

3- Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

Artigo 238.º Conceito de imitação ou de usurpação

1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

2- Para os efeitos da alínea b) do número anterior:

a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;

b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.

3- Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

Para além de os arestos em confronto terem sido proferidos no âmbito da mesma legislação, crê o recorrente que também versam sobre a mesma questão fundamental de direito: a capacidade distintiva dos elementos comuns das marcas sob comparação, quando nos encontramos perante marcas com pouca distintividade e/ou uso de elementos genéricos: no acórdão recorrido toda a questão jurídica se centra no uso das palavras comuns “Colégio Novo”, enquanto no acórdão fundamento a controvérsia é gerada pelo uso também da expressão comum “Fun Center”.

E considera que as conclusões dos acórdãos são opostas:

“Ambos os acórdãos dissecam sobre os elementos distintivos das marcas fracas, acabando por chegar a uma conclusão diametralmente oposta, porquanto se no acórdão recorrido se conclui que a inexistência de semelhança gráfica e a mera referência ao local de prestação não é suficientemente diferenciadora para obstar à confusão entre os sinais, por sua vez no acórdão fundamento conclui-se que a inexistência de semelhança gráfica e a referência ao local de prestação de atividade, são suficientemente diferenciadores das marcas com sinais de fraca distintividade.

Como tal, sendo certo que as decisões dos tribunais se refletem na vida social dos cidadãos, sendo certo que a matéria do registo de marcas assume cada vez mais uma maior relevância jurídica e social e, sobretudo, atendendo à existência de interpretações jurisprudenciais dispares às mesmas normas jurídicas, que geram incerteza e propiciam a insegurança jurídica, entende o recorrente que se verificam os pressupostos de admissibilidade do pressente recurso excecional de revista, o que expressamente se invoca para todos os devidos e legais efeitos.”

No acórdão fundamento estava em causa saber se havia confundibilidade entre dois sinais distintos, um já registado como marca, e outro cujo pedido fora solicitado.

Os dois sinais integravam-se na categoria de marcas mistas.

E na fundamentação da decisão o tribunal disse, quando ao critério de aferição da confundibilidade:

“Considerou a sentença, no seguimento do que havia sido considerado pelo INPI, e, em nosso entender, bem, que a palavra «funcenter» ou «centro-de-diversão» tem utilização corrente na designação de locais de divertimento ou de actividades com carácter lúdico. Nessa medida, trata-se de um elemento genérico que não deve ser considerado de uso exclusivo de um só agente, conforme resulta do disposto no n.º 2 do artigo 223º do CPI, não podendo, consequentemente, constituir uma marca notória privativa da Recorrente, somente associada a esta, nem detém, nos termos do artigo 241º do CPI a publicidade e notoriedade a nível nacional e comunitário, que pretende.

Além disso, na óptica figurativa, os sinais são totalmente distintos, pois a marca registanda é composta apenas por letras sem fantasia, enquanto nas marcas obstativas as letras servem de legenda a um sugestivo pavilhão emitindo estrelas. Na comparação global, ressaltam por isso tais diferenças, que o consumidor médio dificilmente poderá confundir as respectivas marcas, uma vez que estas apresentam um desenho completamente diferente, podendo conviver lado a lado e não originando uma relação parasitária entre as duas marcas (cfr. Alínea d) do n.º 1 do artigo 24º CPI).

Aliás, “o consumidor médio dos produtos e serviços assinalados é algo selectivo, pautando as suas escolhas mais pela localização, natureza e qualidade, do que pela designação dos serviços ou produtos. Afigura-se, por isso, que, face às diferenças assinaladas não terá dificuldade em dissociar a proveniência empresarial”, tal como considerou a sentença.

Concluindo:

1- Pese embora a prioridade das marcas da recorrente, verifica-se que, do confronto entre o sinal requerido e as marcas prioritariamente registadas, não ressaltam semelhanças susceptíveis de gerar o risco de confusão ou de associação necessário, para que se considere preenchido o conceito jurídico de imitação, apesar da existência de um elemento comum.

2- Aliás, o elemento comum às marcas em confronto (FUNCENTER), não pode ser usado exclusivamente por um só agente do mercado, em virtude de ser de utilização corrente na prestação de serviços.

3- Assim, por a marca registanda no seu conjunto não ser susceptível de confusão ou associação com a marca registada e consequentemente não se mostrar violado o disposto no artigo 239º n.º 1 alínea a) do Código da Propriedade Industrial, deve a sentença recorrida ser confirmada.

5. Pelo exposto, na improcedência da apelação, confirma-se a sentença recorrida, mantendo-se, consequentemente, o despacho do Sr. Director da Direcção de Marcas do INPI, (despacho recorrido) que deferiu o registo de marca nacional nº 402 725 “FUN CENTER ON CAIS”.

Estavam em causa elementos genéricos e a (im)possibilidade de uso exclusivo por um só agente, por força do art.º 223.º, n.º2 do CPI de 2003; o tribunal referiu ainda que essa designação não teria notoriedade a nível nacional e comunitário para lhe ser aplicável o regime do art.º 241.º do CPC de 2003.

Anteriormente havia enquadrado a questão:

“No caso presente, estamos perante marcas mistas, em que coexistem elementos nominativos e gráficas, suscitando-se portanto a questão de saber qual dos elementos deve prevalecer.

“Dada a coexistência de elementos nominativos e gráficos a comparação das marcas mistas com marcas posteriores mistas, nominativas e gráficas, coloca a questão de saber qual dos elementos é prevalente: se o nominativo, se o gráfico. O critério correcto parece ser o de, a priori, não privilegiar nenhum dos elementos e encontrar o elemento com mais intensidade distintiva e mais capaz de se impor à apreciação dos consumidores”[5].

E acrescenta:

“Todavia, o elemento nominativo terá sempre vantagem nos casos em que o elemento gráfico não suscite qualquer significado concreto ou se apresente de uma forma pouca impressiva.

Na hipótese de ser possível encontrar o elemento prevalecente da marca mista passar-se-á ao confronto com a nova marca(...)”.

In casu, o sinal registando contém a expressão «FUNCENTER», elemento comum ao sinal das marcas obstativas.

Na perspectiva nominativa, a parte distintiva é «On Cais», pretendendo significar «centro-de-diversão-no-cais».”

12. Com base nas considerações expostas no ponto anterior, é de admitir o recurso de revista, com base no regime do art.º 629.º, n.º2, al. d) do CPC, não sendo aplicável o regime de revista excepcional.

13. A questão suscitada no recurso consiste em saber se a marca registanda pode ser considerada imitação da marca registada ou suscitar alguma confusão com a mesma, por via das disposições legais do CPI actual – versão 2018.

Para responder a essa questão – evitando a repetição do exposto na sentença e no acórdão recorrido sobre o enquadramento legal e finalidade das marcas, registo e recusa do mesmo – avancemos para a concreta marca que nos é apresentada.

Já a mesma foi qualificada como integrante da categoria de marca mista, o que é comum à marca registada com a qual se impõe fazer o contraponto. Não se suscitam dúvidas sobre o ponto.

Foi também explicitado que, na marca mista, o conjunto do sinal é um todo, sem prejuízo de haver elementos que se destaquem.

Na situação da marca registanda os elementos essenciais são:

- uma figura;

- as palavras: O colégio Novo de Coimbra”

- o conjunto é assim figurado:

Na situação da marca registada – e que tem prioridade e protecção do direito da propriedade industrial por via do registo prioritário – os elementos essenciais são:

- uma figura;

- as palavras: “Colégio Novo”

- o conjunto é assim figurado:

Se atentarmos no conjunto dos sinais em confronto, os mesmos não são confundíveis, porquanto o elemento figurativo é de tal modo diverso que o consumidor médio, não especialmente atento, facilmente se aperceberá das diferenças, quer nas cores, quer da simbologia, quer no conjunto.

Os elementos comuns aos sinais são: Colégio Novo.

Mas poder-se-á dizer que tais palavras são de uso exclusivo do titular da marca registada?

A nosso ver a resposta é negativa.

Colégio é uma palavra que se reporta ao tipo de actividade, não podendo ser de atribuição exclusiva de nenhum titular de marca registada.

Novo é uma palavra sem capacidade distintiva do produto Colégio, enquanto elemento que apenas pode estar associado à oposição a antigo/anterior/velho, e que também não comporta um direito de uso exclusivo.

Estas duas palavras enquadram-se na disposição legal que diz:

Art.º223.º CPI

“2- Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, excepto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.”

Não existem nos autos quaisquer elementos que permitam afirmar que que as palavras “Colégio Novo” da marca registada do recorrido tenham na prática comercial adquirido eficácia distintiva, conforme se verifica pelo confronto com os factos provados nestes autos.

Não há elementos que permitam afirmar que a marca “Colégio Novo” se assumiu como marca notória ou marca de grande prestígio sequer.

A possibilidade de associação da marca registanda com a marca “Colégio Novo” a partir da ideia de que o produto distinguido será mais conhecido a partir do nome do que do conjunto do sinal, levando o consumidor médio a confundir as marcas, também não tem elementos fácticos a suportá-lo e, ainda que o tivesse, suscita-nos dúvidas face à norma indicada – 223.º, n.º2 do CPI – porquanto por essa via se estaria a desvirtuar o seu objectivo e a limitar a actuação dos concorrentes pela apropriação de expressão que a lei pretende que seja de uso generalizado.

Sobre o ponto cf. o ac. do STJ relativo ao processo 422/17.8YHLSB.L1.S1, de 28 de Setembro de 2021, http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1ad092130e0e35f8802587650065223a, onde se lê (estavam em causa a confundibilidade das marcas nacionais n° 493571 DA ESQUINA, n° 447557 TASCA DA ESQUINA, n° 541989 TABERNA DA ESQUINA, n° 549193 PEIXARIA DA ESQUINA, n° 559965 SNACK BAR DA ESQUINA e n° 564027 BALCÃO DA ESQUINA, e da UE n° 9435975 CERVEJARIA DA ESQUINA, n° 10914224 TASCA DA ESQUINA e n° 10553246 DA ESQUINA, face à marca nacional n° 555469 PADARIA DA ESQUINA):

“Em resumo, no conjunto dos sinais em confronto, as diferenças, designadamente gráficas, fonéticas e conceptuais superam largamente a única semelhança resultante da coincidência das palavras “da esquina” nada mais havendo que as aproxime ou relacione, sendo a impressão de conjunto que emana dos sinais em confronto, claramente distinta e como tal facilmente perceptível pelo consumidor medianamente atento. É este homem médio, com o seu tipo de diligência, atenção e discernimento medianos em face da marca e do produto que lhe é destinado que, no caso, cremos não incorre em qualquer confusão, diferenciando objectivamente marcas como peixaria da esquina, taberna da esquina, tasca da esquina ou cervejaria da esquina, daquela que tem como sinais padaria da esquina. E isto por resultar das marcas, com evidência descritiva, a função individualizadora de cada uma delas.

Como reparo, ainda nesta sede de análise da imitação, porque parece resultar das conclusões de recurso que a circunstância de se ter obtido o registo da marca “Da Esquina” imporia que nenhuma outra que tivesse na sua composição essa expressão (para lá de não poder ser registada) determinaria a conclusão automática de se ter por imitação, deixamos apenas indicado que tudo o que se deixou expresso a respeito dos critérios de análise do que se pode entender por imitação exclui uma conclusão dessa natureza, bastando para tanto pensar que, de acordo com tais critérios e sem questionar a admissibilidade de registo de uma tal marca (até porque está registada) à luz do art. 223 do CPI, se em confronto estivesse apenas a marca do réu e essa outra “Da Esquina” seria absoluto o juízo de inexistir qualquer confusão ou imitação. Em sentido lógico uma coisa é um lugar sem expressão distintiva de actividade e outra o que se passa nele e lhe dá sentido significante, seja porque ali se faz e vende pão, ou vende peixe ou se come e bebe.”

As considerações relativas aos mercados potenciais das marcas em confronto afiguram-se não relevantes por qualquer delas, se registada, poder reclamar a sua protecção em todo o território nacional.

Quer isto dizer que se considera que a marca registanda não é imitação da marca já registada, por não se cumprirem as exigências do art.º 245.º do CPC, no que ao n.º1, al. c) se reporta, atenta a falta de semelhança do conjunto “que possa facilmente induzir o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.”

O confronto dos sinais, sem esforço, torna evidente a diferença entre as marcas.

E esta orientação está de acordo com a posição que este STJ sem seguido na decisão desta questão, conforme resulta (com as diferenças que o caso implica) do aresto proferido no recurso de revista do proc. 20/20.9YHLSB.L1.S1, de 06/07/2023 - https://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5cb7f6f90ee231c6802589e5004e7384?OpenDocument, onde se diz:

“O Supremo Tribunal de Justiça tem considerado, constantemente, que deve atender-se a uma dupla semelhança: em primeiro lugar, deve atender-se à semelhança entre os elementos que constituem a marca e, em segundo lugar, à semelhança entre os produtos ou serviços designados pela marca (pelo conjunto dos elementos que constituem a marca) [4].1

31. Entre os critérios relevantes para a decisão sobre a confundibilidade estão o de que “[a] imitação de marca deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca” [5] [6] e o de que, na apreciação da semelhança ou dissemelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, deve ser aplicado o padrão ou standard do consumidor médio [7], i.e., deve considerar-se a perspectiva de um “homem médio com a diligência normal de um consumidor representativo da massa geral do público” [8].”

III. Decisão

Pelos fundamentos expostos:

1. É concedida a revista.

2. Determina-se, ao INPI, que proceda ao registo da marca nacional nº 691295

para a classe 41 da classificação de Nice, revogando-se o despacho que o havia recusado.

Custas pelos recorridas, LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL – COLÉGIO NOVO DA MAIA, SA e LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL – COLÉGIO NOVO DE GAIA, LDA.

Lisboa, 28 de Maio de 2024

Relatora: Fátima Gomes

1ª adjunta: Consª Maria de Deus Correia

2º adjunto: Consº. Nuno Ataíde das Neves

1. [4] Cf. designadamente acórdão do STJ de 12 de Novembro de 2020 — processo n.º 320/17.5YHLSB.L2.S1.

[5] Cf. acórdãos do STJ de 3 de Novembro de 1981 — processo n.º 069396 —, de 31 de Março de 1998 — processo n.º 98A180 —, de 26 de Junho de 2000 — processo n.º 00A1604 —, de 12 de Dezembro de 2002 — processo n.º 02A3030 —, de 18 de Março de 2003 — processo n.º 03A545 —, de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 —, de de 12 de Novembro de 2020 — processo n.º 320/17.5YHLSB.L2.S1 — ou de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1.

[6] Ideia que é de quando em quando expressa através da fórmula “[é] por intuição sintética e não por dissecção analitica que deve proceder-se a comparação das marcas” [cf. acórdãos do STJ de 3 de Novembro de 1981 — processo n.º 069396 — e de 18 de Março de 2003 — processo n.º 03A545].

[7] Cf. acórdãos do STJ de 13 de Maio de 1997 — processo n.º 96A609 —, de 31 de Março de 1998 — processo n.º 98A180 —, de 26 de Junho de 2000 — processo n.º 00A1604 —, de 25 de Março de 2004 — processo n.º 03B3971 —, de 12 de Julho de 2005 — processo n.º 05B2005 —, de 17 de Abril de 2008 — processo n.º 08A375 —, de 20 de Dezembro de 2017 — processo n.º 144/11.3TYLSB.L2.S2 — ou de de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1.

[8] Expressão do acórdão do STJ de 29 de Setembro de 2021 — processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1.