43/08.6TYLSB.L1-1 - Tribunal da Relação de Lisboa

I- A expressão “PORTOBEER Restaurante Cervejaria” apresenta-se mais como nome de estabelecimento do que como insígnia deste, pois trata-se de um sinal nominativo contendo apenas palavras.

II- Na mesma expressão, o vocábulo que desde logo se destaca e que, sozinho, passa a identificar o estabelecimento é o primeiro, pois os restantes são apostos por baixo, em maiúsculas, de tamanho mais reduzido, e têm a função genérica de identificar a espécie de estabelecimento.

III- Tal expressão não apresenta capacidade distintiva suficiente para evitar induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica do produto ou produtos que o estabelecimento se destina a vender, em confronto com aqueles que a denominação de origem PORTO e a marca colectiva ROTA DO VINHO DO PORTO visam comercializar.

IV- O público induzido em erro ou confusão não é o consumidor ideal, atento e entendido ou conhecedor, pois, a protecção que a lei concede é ao consumidor médio, algo apressado e distraído.

V- Este consumidor é aquele que raramente tem a possibilidade de efectuar um exame atento para distinguir a denominação de origem, já protegida, da insígnia que se pretende registar, pelo que existe forte possibilidade de tomar esta última como integrante daquelas denominação e marca colectiva.

Acordam os juízes na 1.ª secção do Tribunal da Relação de Lisboa:

I- Relatório

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P., com sede na Rua dos Camilos, 90, Peso da Régua, veio, ao abrigo do disposto no art. 39.º e segs. do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Director de Marcas e Patentes do I.N.P.I. que deferiu o pedido de registo de insígnia de estabelecimento n.º 14...: PORTOBEER RESTAURANTE CERVEJARIA, apresentado por “A” – INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A

Em síntese, alegou aquele Instituto que em PORTOBEER há uma estreita ligação de proximidade ou afinidade com vinhos, sendo tal insígnia desprovida de eficácia distintiva e indo facilitar a prática de concorrência desleal. Deverá, pois, ser anulado o despacho e ordenado ao INPI o cancelamento do respectivo registo.

Cumprido o disposto no art. 43.º do Código Propriedade Industrial o referido Director remeteu o processo administrativo para apensação.

Citada, a “A” respondeu pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls. 81 e ss.).

Foi proferida sentença a conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido que deferira o pedido de registo da referida insígnia.

Inconformada, apelou a requerente do registo que seguinte concluiu:

a) Está em causa neste recurso a sentença do 4.° Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, que concedeu provimento ao recurso apresentado por I.V.D.P. e, consequentemente, revogou o despacho do I.N.P.I., que concedeu protecção à insígnia n.° 14..., "PORTOBEER RESTAURANTE - CERVEJARIA", pedida pela ora Recorrente;

b) A insígnia n.° 14..., é um sinal misto, constituído, pela designação de fantasia "PORTOBEER", combinada com os vocábulos "RESTAURANTE" e "CERVEJARIA", e por elementos figurativos, bem como por uma reivindicação de cores com o teor seguinte: «A INSÍGNIA É USADA NAS CORES: PALAVRA "PORTO" EM AZUL ESCURO. ELEMENTOS FIGURATIVOS EM DOURADO. EXPRESSÃO "BEER" COM A LETRA "B" EM DOURADO E "EER" EM AZUL ESCURO E PALAVRAS "RESTAURANTE CERVEJARIA" EM AZUL ESCURO»;

c) Essa insígnia é um sinal detentor de capacidade distintiva, como aliás se reconhece na sentença recorrida ao escrever-se «(...) não podemos considerar que o sinal concedido, em causa, não tenha capacidade distintiva, uma vez que da mera observação do mesmo resulta que é um sinal que tem um conjunto distintivo próprio»;

d) Contra a concessão do registo da referida insígnia recorreu o I.V.D.P., invocando a violação dos seus direitos privativos sobre a denominação de origem n.° 4, "PORTO", registo internacional da denominação de origem n.° 682, "PORTO", e da marca mista, colectiva de certificação, n.° 31..., "ROTA DO VINHO DO PORTO";

e) Fora do âmbito dos produtos vinícolas para que estão registadas as referidas denominações de origem "PORTO", o I.V.D.P. não tem legitimidade para reivindicar para si nenhum direito de utilização exclusiva da palavra "PORTO", pois essa pretensão contraria a própria definição legal de denominação de origem, consagrada no n.°s 1 e 2 do art.° 305.° do C.P.I.;

f) Neste quadro legal, é ilegítima a invocação de uma denominação de origem sem tomar em consideração os produtos para que a mesma está registada, assim como é ilegítima a reivindicação de um direito de uso exclusivo sobre uma expressão genérica;

g) Se a denominação de origem "PORTO" não foi registada para assinalar os serviços de restauração e cervejaria que a Recorrente pretende designar com a sua insígnia, foi, precisamente, porque não reuniria os requisitos legais de uma denominação de origem para esse efeito;

h) A protecção legal conferida pela denominação de origem n.° 4, "PORTO", não abrange os referidos serviços;

i) Não existe confusão ou risco de associação da insígnia em causa com os sinais do I.V.D.P. por o único elemento em comum ser a palavra "PORTO", a qual é uma indicação que serve (há séculos!) no comércio para designar a proveniência geográfica de produtos e serviços, sendo também uma indicação que se tornou usual na

j) Tratando-se de um simples elemento genérico, previsto nas ais. c) e d) do n.° 1 do art.° 223.° do C.P.I., é ilegítima a reivindicação de um direito absoluto de exclusivo sobre a mesma, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo;

k) O I.V.D.P. pretende uma inadmissível apropriação absoluta da palavra "PORTO", alheando-se de que ela tem vários significados e utilizações, muito para além do âmbito de especialidade dos vinhos;

1) O vocábulo "PORTO" não tem apenas um, mas sim vários significados, desde lugar reentrante na costa do mar ou junto à foz de um rio, onde os navios podem fundear, até à designação toponímica da cidade do Porto;

m) A Recorrente tem a sua sede na cidade do Porto e é legítima — por verdadeira — a utilização da palavra "PORTO" como indicação de proveniência geográfica dos seus serviços;

n) Na comparação entre os elementos nominativos da insígnia da Recorrente com a marca colectiva de certificação da Recorrida "PORTOBEER RESTAURANTE CERVEJARIA" e "ROTA DO VINHO DO PORTO", terá de abstrair-se a palavra "PORTO", por a Recorrida não ter um direito de uso exclusivo sobre esse elemento genérico;

o) Comparando os sinais distintivos em conflito desse modo, constata-se que não têm nenhum (outro) elemento nominativo ou figurativo em comum - não existe, pois, a menor possibilidade de confusão;

p) Quanto ao advogado perigo de banalização e diluição dos sinais da Recorrida, pretender-se-á que se ignore que "PORTO" é a designação de uma cidade, de um concelho, de um distrito, e pretender-se-á que a palavra "PORTO" só seja usada para designar... "Vinho do Porto" ?!

q) Será de proibir a utilização da palavra "PORTO" para todas as restantes actividades humanas, sejam elas económicas, comerciais, sociais, culturais, desportivas?! ...para se evitar a "banalização e diluição" da denominação de origem "PORTO"?

r) Ademais, o nome da cidade do "PORTO" faz parte do património pátrio e está muito justa e orgulhosamente "banalizado" desde há séculos, tal é o prestígio que essa cidade sempre mereceu!

s) Muito antes de se falar no "Vinho do Porto" já a o nome da cidade do "PORTO" se tinha... "banalizado";

t) Aliás, nem se percebe que na sentença recorrida se tenha reconhecido à Recorrida um direito de exclusivo absoluto sobre a utilização da palavra "PORTO", quando, de facto, já existem numerosas marcas registadas com a palavra "PORTO", que não são da titularidade do I.V.D.P.;

u) Pese embora o Tribunal a quo tenha desvalorizado essa realidade, permita-se chamar a atenção, uma vez mais, para os documentos 1 a 56 juntos à contestação, que são exemplo de muitas marcas registadas e denominações sociais registadas com a palavra "PORTO", pelo que, neste panorama... pergunta-se: só a Recorrente não pode registar uma insígnia com a palavra "PORTO"? E o princípio da igualdade?!

v) Quanto à possibilidade de concorrência desleal referida na sentença recorrida, afigura-se não ser fundamentada, nem de facto nem de direito;

w) Uma tal asserção baseia-se numa errada consideração do alcance e conteúdo do direito de exclusivo do I.V.D.P. sobre a palavra "PO ATO", o qual não deve ser reconhecido para além da fronteira dos produtos a que se destinam a sua denominação de origem e sempre que a utilização da designação da cidade do Porto for legítima e não indevida;

x) Por outro lado, falar de um direito de exclusivo sobre a palavra "PORTO", quando, de facto, existem centenas de sinais distintivos registados com a mesma palavra, é uma ficção jurídica, de costas viradas à realidade, e que acaba por cair na injustiça de tratar de forma diferente o que é igual;

y) Não homenageia o princípio da igualdade que à Recorrente seja recusado o registo da insígnia "PORTOBEER" (porque utiliza a palavra "PORTO"), quando já existem centenas de marcas, denominações sociais registadas precisamente nas mesmas condições;

z) Conclui-se que a sentença recorrida violou o disposto nos art.°s 24.°, n.º 1, d), 282.°, 283.°, 284.°, n.º 1, 285.°, n.º 1, ais. f) e h), 312.°, n.° 1, ais. b) e c), e n.º 4, todos do C.P.I., aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003, de 05/03.

Nestes termos, nos melhores de direito e com o sempre mui douto suprimento de V. Ex.as, deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a sentença recorrida e mantendo-se o despacho do I.N.P.I. que concedeu o registo da insígnia n.º 14..., "PORTOBEER".

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P., contra-alegou e concluiu pela manutenção da sentença recorrida

Corridos os vistos, cumpre apreciar e decidir.

As conclusões da Recorrente, delimitadoras do objecto deste recurso (art.ºs 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1, do CPC), impõem que aqui se aprecie e decida se há semelhança entre as marcas susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão ou associação e se poderá vir a existir concorrência desleal.

II- Fundamentação

A- Factos provados.

1- Por despacho datado de 24.20.2007 o Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial concedeu protecção à insígnia de estabelecimento n.o 14... "portobeer", pedida em 13.01.2006 por “A” - Investimentos Turísticos S.A.-

2- A mencionada insígnia é constituída pelas palavras "portobeer", com a aposição por baixo das referidas palavras, em letras menores das palavras em letras maiúsculas "RESTAURANTE" “CERVEJARIA" e na parte superior de quatro elementos figurativos, constituídos por dois pontos e dois elementos circulares.

3- Na reivindicação das cores é referido que: "A insígnia é usada nas cores: Palavra "Porto" em azul escuro, elementos figurativos em dourado, expressão "BEER" com letra "B" em dourado e "EER" em azul escuro e palavras "Restaurante Cervejaria" em azul escuro.

4- A recorrente é titular da denominação de origem "Porto", inscrita no INPI sob o n.o 4, destinada a "produtos vinícolas definidos pelo art° 1° do Decreto-Lei 7 934 de 10 de Dezembro de 1921".-

5- A recorrente é titular do registo da mesma denominação de origem na OMPI, ao abrigo do acordo de Lisboa de 31.10.1958, sob o n.° 682 para o produto "Vin généreux (vin de liqueur).-

6- A recorrente é titular da marca mista, colectiva de certificação n.o 31... "Rota do Vinho do Porto", destinada a assinalar, nomeadamente "serviços de hotelaria e similares e organização de viagens e excursões turísticas".

7- A mencionada marca foi pedida em 09.04.96 e concedida em 18.12.1996.-

8- A referida marca é constituída, na parte superior pelos elementos figurativos do desenho de um copo de vinho, com o desenho da sua parte superior direita incompleto e o prolongamento do mesmo em espirais cruzadas e a menção por baixo da figura das palavras "ROTA do VINHO DO PORTO".-

B- Apreciação jurídica

1. O quadro legal aplicável

A insígnia de um estabelecimento, nos termos do art.º 284.º do Código da Propriedade Industrial, é qualquer sinal externo composto por figuras ou desenhos, simples ou combinados com os nomes ou denominações referidos no art.º 283.º, ou com outras palavras ou divisas, desde que o conjunto seja adequado a distinguir o estabelecimento (n.º 1). Podem também constituir insígnia, desde que individualizem o estabelecimento: a ornamentação das fachadas e da parte das lojas, armazéns ou fábricas exposta ao público, bem como as cores de uma bandeira (n.º 2).

Algo distinto é o nome do estabelecimento, que pode ser constituído por:

a) denominações de fantasia ou específicas;

b) nomes históricos, excepto se do seu emprego resultar ofensa da consideração que, geralmente, lhes é atribuída;

c) nome da propriedade ou o do local do estabelecimento, quando este seja admissível ou acompanhado de um elemento distintivo;

d) nome, elementos distintivos da firma ou denominação social e o pseudónimo, ou alcunha, do proprietário;

e) ramo de actividade do estabelecimento, quando acompanhado por elementos distintivos.

Do confronto desta definições de nome de estabelecimento e de insígnia, com a expressão posta em causa nestes autos – PORTOBEER RESTAURANTE CERVEJARIA – esta apresenta-se mais como nome de estabelecimento do que como insígnia deste. Com efeito, «enquanto a insígnia é sinal figurativo ou emblemático, composto por desenhos combinados ou não com palavras, o nome do estabelecimento é sinal nominativo, apenas podendo conter palavras ou designações de fantasia» – Carlos Olavo, Propriedade Industrial, vol. 1.º, Almedina, 2ª ed., p. 163.

Em todo o caso, a protecção dispensada ao nome e à insígnia é semelhante e efectiva-se através dos fundamentos gerais e especiais de recusa do registo, alinhados respectivamente nos art.ºs 24.º e 285.º do CPI, este último nomeadamente no seu n.º 1, al. f), segundo o qual não pode fazer parte do nome ou da insígnia do estabelecimento tudo quanto, no n.º 1 do art.º 238.º e nas als. a) a e) e h) a j) do art.º 239.º, se refere às marcas.

Ora, segundo aquele art.º 24.º, são fundamentos gerais de recusa, entre outros: c) a inobservância de formalidades ou procedimentos imprescindíveis para a concessão do direito; d) o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível independentemente da sua intenção; e) a violação de regras de ordem pública.

Nos termos do n.º 1 do art.º 285.º, do CPI, não podem fazer parte do nome ou insígnia de estabelecimento, entre outros aspectos:

f) Tudo quanto, no n.º 1 do artigo 238.º e nas alíneas a) a e) e h) a j) do artigo 239.º, se refere às marcas;

g) Os elementos constitutivos da marca, ou desenho ou modelo, protegidos por outrem para produtos idênticos ou afins aos que se fabricam ou vendem no estabelecimento a que se pretende dar o nome ou a insígnia, ou para serviços idênticos ou afins aos que nele são prestados;

h) Nomes, designações, figuras ou desenhos que sejam reprodução, ou imitação, de logótipo, ou nome, ou insígnia de estabelecimento já registados por outrem;

No n.º 1 do artigo 238.º, para além do que se dispõe no artigo 24.º, o registo de uma marca é recusado quando esta seja constituída:

a) por sinais insusceptíveis de representação gráfica;

b) por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo;

c) exclusivamente, por sinais ou indicações referidas nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 223.º.

O registo também é recusado quando, nos termos da al. d), houver infracção ao disposto no artigo 226.º (Registo por agente ou representante do titular).

Acresce que, por força disposto no artigo 239.º do CPI, é também recusado o registo de uma marca, nomeadamente nestes casos: f) A firma, denominação social, logótipo, nome e insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão; h) sinais que constituam infracção de direitos de autor; ou l) sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina;

Esta proveniência é ainda acautelada e protegida nos termos regulados no art.º 305.º, n.º 1, do CPI, segundo o qual se entende por denominação de origem o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar ou identificar um produto:

a) Originário dessa região, desse local determinado ou desse país;

b) Cuja qualidade, ou características, se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada.

São igualmente consideradas denominações de origem certas denominações tradicionais, geográficas ou não, que designem um produto originário de uma região, ou local determinado, e que satisfaçam as condições previstas na alínea b) do número anterior (n.º 2).

2) A particularidade do caso em apreciação

Traçado o quadro legal condicionador da adopção da insígnia e do nome do estabelecimento, vejamos se a situação que aqui se apresenta afronta alguma destas disposições, de modo a não poder ser autorizado o registo e o uso do nome ou da insígnia, em concreto.

Na expressão portobeer RESTAUTANTE • CERVEJARIA, a palavra que desde logo se destaca e que passará sozinha a identificar o estabelecimento é de facto a primeira. Isto porque a segunda e a terceira são apostas por baixo em letras maiúsculas, é certo, mas em tamanho mais reduzido, acompanhando toda a extensão da primeira palavra (cf. art.º 8.º da resposta da Recorrida, a fls. 83), e assumem a função genérica de identificar a espécie de estabelecimento: restaurante e cervejaria.

Conforme ficou provado, “PORTO” é uma denominação de origem destinada a produtos vinícolas e pertence à Recorrida (factos provados n.ºs 4 e 5). Esta é ainda titular da marca mista colectiva “ROTA DO VINHO DO PORTO”, destinada a assinalar, nomeadamente, “serviços de hotelaria e similares e organização de viagens e excursões turísticas” (facto n.º 6).

Deste modo, já se pode adiantar que toda aquela expressão não apresenta capacidade distintiva suficiente para evitar induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica do produto ou produtos que o estabelecimento em causa se destina a vender, em confronto com aqueles que a denominação de origem PORTO e a marca ROTA DO VINHO DO PORTO visam comercializar. Os princípios da anterioridade do registo, da novidade e da exclusividade que protegem estas últimas não se mostram devidamente respeitados pela insígnia ou nome do estabelecimento que a ora Recorrente pretende registar e usar.

Com efeito, se portobeer alude a cerveja, para quem sabe inglês, a verdade é que o segmento fonético mais sonante, mais característico e mais rápida e definitivamente apreensível – porto – sobrepõe-se a tudo o resto e é susceptível de se confundir com estabelecimento ou empresa comercializadora de produtos das referidas denominação de origem e marca colectiva. A esta confundibilidade não obsta a diversidade cromática entre o dourado da letra B e o azul-escuro do resto (facto n.º 3) do nome ou da insígnia, pois nesta entra e destaca-se uma palavra constitutiva daquela denominação de origem.

Além disso, o público induzido em erro ou confusão não é o consumidor ideal, atento e entendido ou conhecedor, pois, a protecção que a lei concede é ao consumidor médio, algo apressado e distraído. Aquele consumidor que raramente tem possibilidade de efectuar um exame atento para distinguir a denominação de origem já protegida da insígnia que se pretende registar, pelo que há forte possibilidade de tomar esta última como integrante daquelas marca colectiva e denominação, tanto mais que todas se referem à actividade económica de comercialização de a bebidas.

Existe, portanto, susceptibilidade de, aceitando-se o registo da insígnia proposta pela ora recorrente “A”, se criar uma situação de concorrência desleal, nos termos em esta é definida no art.º 317.º do CPI, particularmente nas suas alíneas a) e e), e também no art.º 24.º, n.º 1, al. d), independentemente de haver ou não intenção nem sentido.

Nesta conformidade, e tendo ainda em conta os direitos que o registo confere ao seu titular, previstos no art.º 312.º do CPI, especialmente a proibição de as palavras constitutivas de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica legalmente definida, protegida e fiscalizada, como é aqui o caso da prestigiada denominação de origem PORTO, não poderem figurar, de forma alguma, em designações, etiquetas, rótulos, publicidade ou quaisquer documentos relativos a produtos não provenientes das respectivas regiões delimitadas (n.º 2).

Em suma, o recurso improcede e, por conseguinte, a decisão recorrida deve manter-se.

III- Decisão

Pelo exposto, julga-se improcedente o recurso e confirma-se a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente “A” – art.º 446.º do CPC.

Notifique.

Lisboa, 8 de Junho de 2010

João Aveiro Pereira

Manuel Marques

Pedro Brighton