1798/07.0TBFLG.G1.S1 - Supremo Tribunal de Justiça

I- Obtido o registo de um modelo comunitário junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) – IHMI –, nasce a favor do seu titular uma presunção de validade do direito inscrito, nos termos do art. 85.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12-12-2001.

II- Por virtude da apontada presunção, o titular do direito inscrito está dispensado de provar que o modelo registado obedece aos requisitos de protecção mencionados no art. 4.º, n.º 1, do citado Regulamento e caracterizados nos dois artigos subsequentes (novidade e carácter singular).

III- O legislador comunitário consagrou um sistema de controle a posteriori do cumprimento dos requisitos substanciais de protecção dos desenhos ou modelos registados, permitindo que os interessados na declaração de nulidade do registo ilidam a presunção de validade fixada no n.º 1 do art. 85.º, mas exigindo, para o efeito, que a validade seja contestada através dum pedido reconvencional de declaração de nulidade, ou, se existir um direito nacional anterior, por via de excepção nesse sentido.

IV- Provando-se que a autora registou em 12-12-2006 no IHMI um modelo de solas e que em data posterior a ré fabricou e comercializou solas com características semelhantes, justo se torna que esta, caso se tenha limitado a excepcionar a nulidade do registo, sofra as consequências resultantes do não cumprimento do ónus da prova do contrário do facto presumido no citado art. 85.º, n.º 1, já que o registo confere à autora o direito exclusivo de utilizar o modelo registado e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento.

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

I. Síntese dos termos essenciais da causa e dos recursos

AA- Fábrica de Componentes para Calçado Unipessoal, Ldª, propôs contra BB – Componentes para Calçado Unipessoal, Ldª, uma acção ordinária, pedindo a condenação da ré:

a) A reconhecer à autora a titularidade de fabricar e comercializar, em exclusivo, as solas identificadas na petição inicial, e abster-se de as fabricar e comercializar;

b) A pagar-lhe a título de indem­nização por danos patrimoniais a quantia que se apurar face à prova a produzir, relegando-se o seu cômputo para execução de sen­tença, sem prejuízo do disposto no artº 565º do CC, e ainda 60.000 € por concorrência desleal;

c) A pagar-lhe 25.000 €, a título de compensação por danos não patrimoniais;

d) Subsidiariamente, a título de indemnização por enriquecimento sem causa, a pagar-lhe o que vier a apurar-se em face da prova a produzir, relegando-se o seu cômputo para execução de sentença.

e) A publicar, a expensas suas, a sentença condenatória a proferir neste processo.

Em resumo, alegou ter criado e registado junto do Instituto de Harmo­ni­zação do Mercado Interno - Departamento de Desenhos e Modelos - o modelo de sola “Jinfa”, e que a ré começou a fabricar e comercializar modelos de solas seme­lhantes ou idênticas às criadas pela autora, que vende a um preço bem inferior àquele que corresponde às solas da autora.

A ré contestou, impugnando parte dos factos alegados na petição inicial, e deduziu reconvenção, pedindo a condenação da autora no pagamento da quantia de 52.960 € a título de indemnização por danos não patrimoniais e patrimoniais já liquidados, bem como no pagamento de indemnização, a liquidar posteriormente, pelos danos patrimoniais resultantes da impossibilidade de satisfazer encomendas que lhe sejam solicitadas enquanto se mantiver a apreensão dos moldes decretada na providência cautelar.

A autora contestou o pedido reconvencional, reafirmando a posição expressa na petição inicial.

Realizado o julgamento e estabelecidos os factos foi proferida sentença que, julgando a acção parcialmente procedente e a reconvenção improcedente, condenou a ré a reconhecer à autora a titularidade de fabricar e comercializar, em exclusivo, as solas denominadas “Jinfa”, e a abster-se de fabricar e comercializar as solas “Bruxa”, ordenando o levantamento da apreensão decretada no procedimento cautelar apenso.

Ambas as partes apelaram, mas sem êxito, pois a Relação de Guimarães confirmou a sentença.

Mantendo-se inconformadas, autora e ré recorreram para o STJ, insistindo a primeira na condenação da ré no pedido formulado na petição inicial, ou, no mínimo, consoante se evidencia nas conclusões da minuta (fls 725/745), “segundo juízos de equidade”, e sustentando a segunda, por seu turno, a sua absolvição da totalidade do pedido apresentado na acção pela parte contrária.

Estas pretensões assentam em conclusões que, no essencial e em resumo, se tra­duzem no seguinte:

Revista da autora:

1ª A ré agiu com dolo directo, pois decidiu registar como sua propriedade a cópia que efectuou, mesmo depois de ter conhecimento que a autora registara anteriormente o modelo de sola “Jinfa”, vira deferida a providência cautelar requerida e intentara a presente acção;

2ª Tal conclusão - a de que a ré agiu com dolo directo - deveria ter sido tirada pela Relação tendo em conta os factos G) a H) e a consideração de que “seria impossível a verificação de tantas e diversas semelhanças entre as duas solas se a recorrida não conhecesse a sola da recorrente”;

3ª No mínimo, as instâncias deveriam ter concluído que a ré actuou com negli­gência, por ter omitido o dever de diligência exigível a um bom pai de família face às circunstâncias do caso;

4ª Verificam-se todos os pressupostos da concorrência desleal, nos termos do artº 317º, nº 1, a), do CPI; por isso, tomando como referência o facto I) e que é de três anos a “espe­rança de vida” das solas, a Relação, decidindo segundo a equidade, conforme o artº 566º, nº 3, CC, deveria ter atribuído uma indemnização de 60. 000 €, na medida em que não se provou o exacto lucro que a autora deixou de auferir em razão do fabrico e comercialização da sola “Bruxa”;

5ª A título de danos não patrimoniais deverá a indemnização ser fixada equitativamente, nos termos do artº 496º, nº 1, CC, em 25.000 €, por ter ficado provado que a con­duta da recorrida, ao produzir uma sola semelhante à da recorrente, causou danos na imagem desta;

6ª Caso se confirme o julgamento das instâncias no sentido de que não se provou a culpa da ré impor-se-á a sua condenação segundo o instituto do enriquecimento sem causa, nos termos do artº 479º do CC;

7ª Uma vez que a devolução à recorrida dos moldes apreendidos potenciará a con­sumação de nova ameaça, deverá ordenar-se, no mínimo, a destruição do desenho decalcado no molde e ordenar-se a publicação da decisão num dos jornais mais lidos da região;

Revista da Ré:

1ª Contrariamente ao decidido pelas instâncias, deve proceder-se a uma “redução teleo­lógica” do artº 85º, nº 1, do Regulamento CEE 6/2002, por forma a que a pre­sunção de validade dos modelos ou desenhos comunitários não se estenda aos requisitos substanciais de singularidade, que não são objecto de qualquer análise pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno;

2ª Enquanto parte componente de um produto complexo (assim foi efectuado e concedido o registo pedido pela autora) o modelo de sola “Jinfa” não goza da pro­tecção concedida pelo Regulamento CEE 6/2002, atento o disposto no seu artº 110º, nº 1;

3ª A tutela do direito da autora nos termos concedidos pelas instâncias consubstancia um abuso do direito, violando o fim económico e social do sistema de registo instituído pelo Regulamento CEE 6/2002, bem como do direito a ele imanente, em medida que excede os limites impostos pela boa fé e bons costumes;

4ª Permitir que a recorrida oponha a terceiros o registo que obteve dum modelo caído no domínio público das formas deve considerar-se como o exercício de um direito em clara e manifesta oposição aos princípios da boa fé e do fim económico e social do direito, contrario ao disposto no artº 334º do CC.

Tudo visto, cumpre decidir.

II. Fundamentação

a) Matéria de Facto:

Os factos provados são os seguintes:

A) A autora é uma sociedade comercial por quotas que se dedica ao fabrico e comercialização de componentes de calçado.

B) Os componentes fabricados pela autora são essencialmente solas para calçado.

C) A autora divulgou a sola denominada “Jinfa” antes de proceder ao seu registo no Instituto de Harmonização no Mercado Interno – Departamento de Desenhos e Modelos.

D) No mês de Dezembro de 2006 a autora produziu, por intermédio da empresa denominada “V..... & P....., Lda,” um modelo de solas denominado “Jinfa”, com as características constantes dos documentos nºs 1 e 3 juntos ao procedimento cautelar e que aqui se dão como reproduzidos para todos os efeitos legais.

E) No dia 12.12.06 a autora procedeu ao registo do modelo da sola identificada em D) junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno – Departamento de Desenhos e Modelos.

F) Os delegados comerciais da Autora divulgaram junto dos seus clientes habituais e potenciais novos clientes a existência da sola identificada em D), e entregaram-lhes amostras da mesma.

G) Até à data em que foi executado o arresto de fls. 83 e sgs da providência cau­telar, a Ré encontrava-se a fabricar e comercializar solas com características seme­lhantes à sola identificada em D), uma vez que ambos os designs têm a mesma forma global da sola com as mesmas proporções, biqueira semelhante colocada na parte dianteira da sola, rebordo superior da sola, partes laterais espessas e superfície global da textura semelhantes na parte lateral esquerda inferior da sola.

H) As solas produzidas pela Ré poderão ser confundidas com a sola identificada em D), já que são susceptíveis de produzir a mesma impressão no utilizador informado, isto é, no comerciante que compra as solas para as incorporar no sapato.

I) A autora comercializa cada exemplar da sola “Jinfa” a 1,80 euros.

J) A autora perdeu clientes da sola “Jinfa” por causa da ré comercializar sola por si produzida com características semelhantes à sola “Jinfa”.

L) A sola produzida pela ré difere da sola identificada em D) ao nível da cor do rebordo superior da sola, da inclinação da biqueira, nos contornos gravados na parte lateral inferior da sola.

M) Com a produção da sola pela ré semelhante à sola identificada em D) a autora, nos últimos três anos, deixou de vender tal sola em quantidade que não foi possível apurar, deixando de auferir um lucro não apurado.

N) Ao produzir uma sola semelhante à sola identificada em D) a ré causou prejuí­zos na imagem da autora.

O) A sola identificada em D) pertence a um conceito de sola “All Star” que existe há mais de 20 anos.

P) A sola produzida pela ré foi registada no Instituto de Harmonização no Mercado Interno em 7.8.07, tendo sido emitido um Parecer daquele Instituto de Harmonização no Mercado Interno em 29.9.08 pronunciando-se pela invalidade do aludido registo.

Q) O decretamento do arresto das solas produzidas pela Ré suscitou no mercado uma suspeição sobre os produtos fabricados por esta.

R) Com a apreensão dos moldes e o decretamento da providência a ré deixou de auferir um rendimento com a produção e venda dessas solas que não foi possível apurar.

S) Nos moldes apreendidos a ré despendeu da quantia de 6.600,00 euros.

T) Com o decretamento da providência, a ré deixou de ter novas encomendas para a sua sola.

b) Matéria de Direito

No que directamente concerne à parte do pedido da autora julgada procedente, todos estão de acordo – as partes, os magistrados da 1ª e 2ª instância e ainda os professores de direito que subscreveram o parecer jurídico junto ao processo – em que os factos coligidos devem ser apreciados à luz do Regulamento (CE) nº 6/2002, do Conselho, de 12/12/03, relativo aos Desenhos ou Modelos Comunitários (de ora em diante, Regulamento).

Ora, devemos começar por dizer que nada temos a objectar ao acórdão recorrido, visto que com inteiro acerto e adequada e exaustiva fundamentação - tal como, de resto, já sucedera com a sentença da 1ª instância - apreciou e decidiu as questões que a tal propósito autora e ré voltam agora a colocar nos seus recursos de revista; daí que para ele remetamos na totalidade, ao abrigo dos artºs 726º e 713º, nº 5, do CPC, sem prejuízo do que a seguir se refere.

1) Há que analisar em primeiro lugar a questão posta na 1ª conclusão da revista da ré, por ser a nuclear na economia de ambos os recursos e, de certo modo, prejudicial em relação a todas as demais; prejudicial na medida em que a sua procedência implicará, por um lado, a rejeição total do pedido da autora (incluindo, assim, as pretensões indemnizatórias em que insiste na sua revista, já negadas pelas ins­tân­cias), e tornará desnecessária, por outro lado, a apreciação das restantes con­clusões do recurso da ré, que está dependente da improcedência daquela 1ª conclu­são.

Através do Regulamento, que foi precedido pela Directiva 98/71/CE do Par­la­mento Europeu e do Conselho, de 13/10/98, criou-se na União Europeia um sistema unificado para a obtenção de um desenho ou modelo comunitário, que goza de protecção uniforme e produz os mesmos efeitos em todo o território da União. Objectivo fundamental prosseguido com este diploma foi o de, mediante a adopção na matéria em causa de um direito único, válido em toda a União Europeia, reduzir ao mínimo as distorções da concorrência entre os diversos Esta­dos que a com­põem e as divisões no mercado interno, cuja construção e aperfei­çoamento é assu­mida desde o início pelos tratados comunitários (cfr, desig­nadamente, os con­side­randos 1, 3, 4 e 5 do Regulamento).

Nos termos do artº 2º, é ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Mar­cas, Desenhos e Modelos) – IHMI – criado pelo Regulamento (CE) nº 90/94, que cabe desempenhar as funções que lhe são atribuídas pelo Regulamento, em particular, e no que agora interessa, dirigir o processo de registo dos modelos ou desenhos comunitários.

Segundo o artº 19º (direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário), obtido o registo de um modelo comunitário – e a autora obteve em 12/12/06 o registo do modelo de solas “Jinfa”, com as características definidas nos factos D) e E) – o seu titular fica com o direito exclusivo de o utilizar e de proibir que um ter­ceiro o utilize sem o seu consentimento. A utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos.

Se o desenho ou modelo preencher os requisitos do artº 9º - não contrariedade à ordem pública ou aos bons costumes - a protecção que o registo confere perdura por um período de cinco anos a contar da data do depósito do pedido, prorrogável por um ou mais períodos de cinco anos, até um máximo de 25 anos a contar da data de depósito do pedido, conforme se prevê no artº 12º.

Se se tratar dum desenho ou modelo não registado o período de protecção é mais curto – três anos, não prorrogáveis, a contar da data em que pela primeira vez tiver sido divulgado ao público na Comunidade (artº 11º).

Compete ao IHMI verificar, em primeiro lugar, se o desenho ou modelo para o qual se requer protecção preenche os requisitos formais estabelecidos no artº 45º, e, em segundo lugar, se estão reunidos os requisitos substanciais definidos no artº 47º, nº 1, a) e b), a saber: correspondência do modelo ou desenho a registar com a defi­nição que dele é dada pelo artº 3º, al. a) e não contrariedade à ordem pública ou aos bons costumes.

Se os requisitos a observar tiverem sido cumpridos e não tiver havido recusa de harmonia com o artº 47º, o IHMI registará o pedido como desenho ou modelo comunitário registado: é o que estabelece o artº 48º.

Com a conclusão do registo nasce a favor do titular do desenho ou modelo comu­nitário uma presunção de validade do direito inscrito, nos termos do artº 85º, nº 1, que dispõe o seguinte:

“Nos processos resultantes de acções de contrafacção ou de acções por ameaça de contrafacção de um desenho ou modelo comunitário registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitários considerarão o desenho ou modelo comunitário como válido. A validade só poderá ser contestada por meio de um pedido reconvencional de declaração de nulidade. A excepção de nulidade do desenho ou modelo comunitário apresentada por outra via que não seja o pedido reconvencional será, porém, admissível, se o requerido alegar que o desenho ou modelo comunitário poderia ser declarado nulo devido à existência de um direito nacional anterior, na acepção do disposto na alínea d) do nº 1 do artº 25º, que lhe pertence”.

Ora, justamente, reside no alcance a dar a esta presunção a questão principal que, à luz do enquadramento jurídico dos factos operada pelas instâncias, foi determinante na resolução do litígio. Efectivamente, enquanto que a sentença, com o aplauso da Relação, considerou que a autora está dispensada por virtude da apontada presunção de provar que o modelo de solas “Jinfa” obedece aos requisitos de protecção mencionados no artº 4º, nº1, e caracterizados nos dois arti­gos subsequentes - novidade e carácter singular - a ré, secundando o entendimento desenvolvido no parecer jurídico junto ao processo, sustenta que deve proceder-se a uma “redução teleológica” da presunção de validade em causa, por forma a considerar que ela cobre tão somente os requisitos que são objecto de análise pelo IHMI, atrás referidos, - ou seja, saber se o objecto para o qual se pede a protecção do registo é um desenho ou modelo, tal como definido no artº 3º, e se as características da sua aparência são ofensivas da ordem pública ou dos bons costumes - não abrangendo os outros requisitos substanciais que se mencionaram (novidade e singularidade do modelo); e assim, - acrescenta a ré - porque na sua contestação excepcionou a inva­lidade do modelo de sola registado pela autora, a esta cabia, face à preconizada redução teleológica do preceituado no artº 85º, nº 1, provar a novidade e singu­la­ridade daquele modelo de sola “Jinfa”; só que a autora, alega ainda a ré, não con­seguiu fazer tal demonstração, pois, por um lado, provou-se que produziu, mas não que criou (resposta restritiva ao quesito 1º - facto D) o modelo em causa, e, por outro lado, ficou de igual modo demonstrado que o modelo “Jinfa” pertence a um conceito de sola “all star”, existente há mais de vinte anos; deste modo, conclui, há que aplicar a regra sobre o ónus da prova a que alude o artº 516º do CPC: na dúvida sobre se as características da aparência da sola “Jinfa” são, no sentido exposto, novas e singulares, tais pontos de facto devem ser decididos contra a autora, o que conduz em linha recta à improcedência da acção e à procedência da reconvenção.

Como atrás se disse, não temos nenhuma dúvida em considerar que o único enten­dimento conforme à lei é o acolhido na sentença e confirmado pelo acórdão recor­rido. E isto porque, desde logo, o preceito do Regulamento está redigido em termos tão claramente unívocos que a posição defendida pela ré corresponde na prática, como as instâncias bem acentuaram, a uma evicção arbitrária do regime pretendido pelo legislador comunitário, traduzindo-se numa interpretação contra legem. Interpretação contra legem, acrescentamos nós, porque contraria aberta­mente a letra do preceito em causa (elemento gramatical da interpretação) e, bem assim, o seu espírito (elemento racional), pois foi declarado objectivo do Regula­mento criar um sistema de registo de desenhos e modelos assente num processo simples e célere, que por isso mesmo, além de não admitir oposição na sua fase administrativa, atribui ao IHMI competência para exercer um contrôle essen­cialmente formal, que não atinge os requisitos substanciais da novidade e singu­la­ridade do modelo a registar. A análise dos actos preparatórios do Regulamento confirma inteiramente esta consciente opção do legislador comunitário. Com efeito, no seu Parecer de 27.1.00, § 3.8, o Conselho Económico e Social junto da União Europeia, a propósito do artº 49º, a), da proposta de regulamento então em estudo, considerou ser “fundamental que a avaliação a efectuar ao abrigo do artigo 48º inclua, pelo menos, um exame da observância dos requisitos de protecção, de modo a evitar que terceiros inocentes sejam arrastados para “litígios até à última” pela aplicação abusiva do sis­tema”, o que implicaria necessariamente a verificação prévia dos requisitos subs­tan­ciais de protecção, designadamente a singularidade e novidade. Esta sugestão, contudo, não foi acolhida, precisamente por se ter entendido que a efectivação daquele exame retiraria ao sistema a celeridade e agilidade que se visavam, tornando-o pesado e moroso. Por isso, a escolha recaiu sobre um sistema em que a observância dos requisitos materiais de protecção é controlada a posteriori, quer através de um pedido de declaração de nulidade do registo apresentado no IHMI (artºs 24º e 51º), quer mediante acção a intentar pelo titular do direito registado (artº 84º), hipótese esta em que, precisamente, o dispositivo do artº 85º, nº 1, tem aplicação: assim, o tribunal considerará como válido o desenho ou modelo comu­nitário, podendo a validade ser contestada por meio dum pedido reconvencional de declaração de nulidade. Também a Comissão Europeia, na Proposta de Regula­mento relativo aos desenhos ou modelos comunitários apresentada em 3/12/93, refere a dado passo da exposição de motivos o seguinte: “No que diz respeito aos desenhos e modelos comu­nitários registados existe a possibilidade de introduzir perante o Instituto uma acção directa com vista à declaração de nulidade ao abrigo do disposto no artº 56º sgs do regulamento. A fim de encorajar esta acção central não deverá ser permitida qualquer acção directa perante os tribunais de desenhos e modelos comunitários com vista a uma declaração de nulidade de um desenho ou modelo comunitário registado. Todavia, numa acção de infracção, o requerido deverá ser auto­ri­zado a levantar esta questão perante os tribunais de desenhos e modelos comu­nitários, desde que o faça por meio de um pedido reconvencional. Poder-se-á questionar o facto de esta limitação, que foi aceite em relação à patente comunitária e à marca comunitária, dever ser mantida, tratando-se de um título de protecção que, como no caso do desenho ou modelo comuni­tário registado, foi conce­dido sem qualquer exame material prévio ou qualquer possibilidade de oposição por parte de ter­ceiros interessados. A Comissão considera que, embora inquestio­navelmente o desenho ou modelo comunitário registado não constitua um título tão forte como a patente comunitária ou a marca comu­nitária, não seria excessivo exigir que uma pessoa que é ata­cada com base num direito desse tipo reaja por meio de um pedido reconvencional, e não simplesmente levantando a questão da vali­dade como defesa quanto ao fundo, sem simultaneamente exigir que o juiz decida com efeito erga omnes sobre a validade do direito sobre o desenho ou modelo. A vantagem de manter o registo dos desenhos e modelos comunitários “limpo” de quaisquer direitos que tenham sido declarados nulos por uma jurisdição competente deverá prevalecer sobre o limitado ónus processual imposto ao requerido ao exigir-lhe que formule um pedido recon­vencional”. E mais adiante acrescenta o seguinte: “O artigo 89º prevê basicamente a possibilidade de a nulidade ser invocada como defesa numa acção de infracção por outra via que não seja um pedido reconvencional....No entanto, o nº 3 prevê uma derrogação a esta exclusão quando a defesa se baseia numa alegação de nulidade resultante da existência de um “direito nacional anterior” na acepção do disposto no nº 2 do artº 27º. Dado que esses desenhos não podem ser invocados contra um desenho ou modelo comunitário por outras pessoas que não sejam os seus titulares, escusado será dizer que uma defesa deste tipo só poderá ser invocada pelo titular do direito anterior. Permite-se, neste caso, que a nulidade seja invocada sem pedido reconvencional pelo facto de uma eventual conclusão de que o desenho ou modelo comunitário é nulo resultar apenas numa nulidade parcial, uma vez que seria limitada ao território do Estado-membro ou Estados-mem­bros em que se verifica a causa de nulidade”.

Não resta qualquer dúvida, por consequência, de que a questão em apreço foi devi­damente sopesada, tendo sido de caso pensado que o legislador comunitário optou pela solução plasmada no artº 85º, nº 1; nada justifica que a presunção nele esta­belecida - o seu raio de acção - seja objecto da restrição defendida pela recorrente, até porque, desde logo, é a própria norma questionada que fornece a quem for demandado a possibilidade de eficazmente impugnar a validade do desenho ou modelo registado (vale por dizer: contestar a respectiva singularidade e novidade): para tanto basta que deduza um pedido reconvencional, ou, se for titular dum direito nacional anterior, que excepcione a sua existência. Tudo isto significa que a interpretação do preceito em questão, ponderados os cânones interpretativos do artº 9º do Código Civil, não tem que ser nem mais nem menos do que uma inter­pretação meramente declarativa (e não restritiva ou extensiva), por isso que se chega à conclusão de que o legislador disse exactamente aquilo que pretendia dizer, com inteira clareza e nenhuma ambiguidade.

Contra a posição defendida pela Ré depõe ainda a consideração, quanto a nós de igual modo decisiva, de que a preconizada redução teleológica anularia, na prática, a diferenciação de regimes que o Regulamento pretendeu estabelecer entre a protecção dos modelos e desenhos comunitários consoante sejam, ou não, modelos registados. Essa diferenciação expressa-se nos aspectos já anteriormente referidos (prazo de validade e possibilidade de renovação), no grau de protecção concedido (menos elevado para os modelos não registados, que apenas conferem ao seu titular o direito de proibir a cópia – artº 19º, nº 2), e ainda na circunstância de no caso dos modelos registados o IHMI proceder, como também já se referiu, a um exame formal, que não contempla a verificação dos requisitos materiais da novidade e sin­gularidade. Ora, em perfeita coerência com semelhantes diferenças de regime e efeitos, o nº 2 do artº 85º, diversamente do nº 1 do mesmo preceito, dispõe que “nos processos resultantes de acções de contrafacção ou de acções por ameaça de contrafacção de um desenho ou modelo comunitário não registado, os tribunais de desenhos e modelos comunitários devem considerar o desenho ou modelo comunitário como válido, se o titular desse desenho ou modelo provar que estão reunidas as condições previstas no artº 12º e indicar em que aspectos o seu desenho ou modelo comunitário apresenta carácter singular. O requerido pode, todavia, contestar-lhe a validade por via de excepção ou por meio de um pedido reconvencional de declaração de nulidade.” – sublinhado nosso. Perante nova e tão clara manifestação de vontade da lei, objectivada de modo inequívoco, parece evidente que o entendimento proposto pela ré levaria a que a presunção legal de validade dos modelos, conducente à dispensa da prova dos requisitos substanciais da novidade e singularidade por parte do respectivo titular, fosse suprimida nos dois casos - modelos registados e modelos não registados - o que, consoante se referiu, se afigura de todo inconciliável quer com a letra, quer com o espírito do diploma comunitário.

Assim, e em resumo, pode dizer-se que o legislador comunitário consagrou um sistema de controle a posteriori do cumprimento dos requisitos substanciais de protecção dos desenhos ou modelos registados, permitindo que os interessados na declaração de nulidade do registo ilidam a presunção de validade fixada no nº 1 do artº 85º. Limitou-se a exigir, para o efeito, que a validade seja contestada através dum pedido reconvencional de declaração de nulidade ou, se existir um direito nacional anterior, por via de excepção nesse sentido, como atrás se referiu. E uma vez que a ré se limitou a excepcionar a nulidade do registo, sem a comprovada existência dum direito nacional anterior, justo se torna que sofra as consequências resultantes do não cumprimento do ónus da prova do contrário do facto presu­mido no nº 1 do artº 85º (facto esse que consiste na novidade e no carácter singular do modelo “Jinfa”, registado pela autora).

Improcede, assim, a 1ª conclusão da revista da ré.

2) De tudo quanto se disse já resulta, logicamente, a improcedência das conclusões 3ª e 4ª do mesmo recurso, relativas a um alegado abuso associado à tutela do direito da autora nos termos reconhecidos pelas instâncias. Tal abuso não se verifica porque, por força do registo regularmente obtido, a autora ficou legitimamente investida no direito exclusivo de fabricar e comercializar o modelo que produziu; ora, este facto afasta desde logo a hipótese de com um mínimo de verosimilhança se falar em excesso dos limites impostos pela boa fé e pelo fim económico e social do direito e, por maioria de razão, em excesso manifesto, como se exige no artº 334º do Código Civil, tanto mais quanto é certo ter ficado demonstrado que as solas produzidas pela ré poderão ser confundidas com as produzidas pela autora, já que são susceptíveis de criar a mesma impressão no utilizador informado, isto é, no comerciante que as adquire para incorporar no sapato (facto H). Na medida em que a ré - sem que nada, aparentemente, o impedisse, - não tentou afastar o direito da autora mediante a ilisão da presunção do artº 85º, nº 1, do Regulamento, nos termos que se expuseram, o tardio recurso ao instituto do abuso do direito para obter idêntico efeito afigura-se indevido, e até, de certo modo, incongruente. Por um lado porque questionar a própria existência do direito é coisa diversa, e com consequências jurídicas não necessariamente coincidentes, de procurar deter em juízo a sua utilização abusiva; por outro lado porque o meio processual de que a ré dispunha para conseguir a declaração de nulidade do registo feito pela autora era, justamente, a dedução de reconvenção em tempo oportuno.

3) Relativamente à questão posta na conclusão 2ª da revista da ré, relacionada com a interpretação e aplicação da norma do artº 110º, nº 1, do Regulamento, dela não há que conhecer, por ser uma questão nova, que não é de conhecimento oficioso e não foi oportunamente colocada e resolvida pela Relação. No nosso sistema, com efeito, de acordo com doutrina e jurisprudência unânimes, há muito estabelecidas, os recursos não são meio adequado para obter decisão sobre matéria nova – maté­ria que não tenha sido posta à consideração do tribunal recorrido – mas sim para reexaminar as decisões recorridas.

4) Passando agora à análise do recurso da autora dir-se-á que também ele impro­cede, pouco havendo a acrescentar ao que se ponderou no acórdão recor­rido.

A autora reclamou indemnizações com fundamento no instituto da respon­sa­bilidade civil extra contratual, que as instâncias rejeitaram por terem convergido no entendimento de que ficou por provar a culpa da Ré. E na verdade, cabendo ao lesado provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo presunção legal de culpa, devendo esta ser apreciada, em princípio, pela diligência de um bom pai de família, em face das circunstâncias do caso - artº 487º, nºs 1 e 2, do CC – os factos coligi­dos no processo não permitem formular acerca da conduta da Ré o juízo de cen­sura a que a culpa, praticamente, se reconduz. No acórdão recorrido escreveu-se a dado passo o seguinte: “... Daí recair sobre a Autora o ónus de provar que a Ré, ao produzir e comercializar as solas “Bruxa”, sabia ou tinha a obrigação da saber que a sua criação e autoria pertencia à Autora e que, mesmo assim, não se absteve de as comercializar, como se fossem da sua autoria. Ora, a verdade é que nada disto se provou, sendo certo que, contrariamente ao defendido pela autora, nem se vê que, da circunstância da autora ter divulgado a sola “JINFA” antes de proceder ao seu registo no Instituto de Harmonização e dos delegados comerciais da autora terem divulgado a existência desta mesma sola, junto dos seus clientes habituais e potenciais novos clientes, a quem entregaram amostras, se possa presumir e dar como assente que a ré conhecia a sola “JINFA” e copiou-a.

E muito menos se vê que a actuação da ré em ter procedido ao registo do modelo da sola “Bruxa” junto do Instituto de Harmonização no Mercado Interno, depois de decretado o arresto requerido pela autora, integre má fé subsumível à previsão do artigo 487º, nº1, al.a) do C. P. Civil e que, com base nela, se possa presumir e dar como provado que agiu com dolo ao fabricar e comercializar aquele modelo de sola”.

Retira-se desta transcrição ter sido declarado propósito da Relação recusar-se a pre­sumir, em face dos factos apurados, que a Ré, conhecendo a sola produzida pela Autora, a copiou, e que ao fabricar e comercializar a sola “Bruxa” actuou dolosa­mente, isto é, com a intenção de lesar a Autora, causando-lhe danos. Sucede que este julgamento da Relação é insusceptível de censura por parte do STJ, por se situar ainda no domínio da matéria de facto, que escapa à censura do tribunal de revista (artºs 722º e 729º do CPC). Efectivamente, como esta mesma conferência julgou recentemente no Procº 330/2002.C1.S1, de 05/27/2010, funcionando as presunções judiciais, “em termos práticos, como um meio de prova baseado nas máximas da experiência, nos princípios da lógica e nos próprios dados da intuição humana, o juízo de valor em que se traduzem é ainda um juízo de facto, é ainda matéria de facto insindicável pelo Supremo Tribunal, desde logo porque a sua força probatória material, segundo a lei, coincide com a da prova testemunhal (artºs 351º e 396º CC). Dito de outro modo: ao julgar nos termos descritos a Relação actuou no pleno acatamento do princípio fundamental da livre apreciação das provas fixado no artº 655º, nº 1, do CPC, princípio este que, valendo na 2ª instância com amplitude idêntica à da 1ª, coloca a decisão proferida a salvo da censura do Supremo, pois o erro na apre­ciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo nos casos excepcionais previstos no artº 722º, nº 2, 2ª parte, do CPC, que aqui não se verificam. Conforme tem sido constantemente reafirmado – cfr, por último, o sumário da Revª 1715/03.7TBEPS.G1.S1, de 4/8/010, em http. www.stj. - ao STJ, enquanto tribunal de revista, não compete sindicar o uso ou não pelas Relações dos poderes sobre a concreta matéria de facto que lhes são atribuídos pelo o artº 712º do CPC, nem a substância das ilações extraídas mediante a utilização de presunções naturais retiradas de factos conhecidos, em conformidade com regras de experiência e em matéria probatória sujeita à livre apreciação do julgador; o controle, quer da abstenção do uso de presunções naturais pelas instâncias (como no caso presente sucedeu), quer a utilização que estas façam de tais presunções, ressalvadas as hipóteses de ilogismo mani­festo, ultrapassa o âmbito do conhecimento próprio do tribunal de revista (cfr. Ac. de 20.5.04 – Revª 04B1528)” .

Deste modo, sendo imodificável o julgamento da Relação no sentido de não se ter provado, nem que a Ré, apesar de conhecer o modelo de solas fabricado pela Autora, o tivesse copiado, nem que, ao agir assim, tenha querido provocar-lhe danos, a conclusão que se impõe é a de que não actuou com culpa. Isto porque, por outro lado, ficou demonstrado que a autora produziu, mas não que criou, o modelo inscrito no registo do IMHI, além de que esse modelo pertence a um conceito de sola existente há mais de vinte anos (factos D e O). Da conjugação destas cir­cuns­tâncias resulta a impossibilidade de se censurar a Ré por ter agido como agiu, sob pena de, violando abertamente o critério legal do bom pai de família na apreciação da culpa vigente no nosso ordenamento jurídico, ter de se considerar que antes de fabricar e lançar no mercado o seu modelo de sola – a “Bruxa” – a Ré estava obrigada a proceder a uma averiguação exaustiva no sentido de apurar se tal modelo era igual ou semelhante a qualquer outro divulgado no nosso país.

As precedentes considerações acerca da exigência de prova da culpa valem nos mesmos termos para ilibar a Ré da responsabilidade fundada na prática de actos de concorrência desleal, enquadráveis no artº 317º, a), do CPI (factos G e H). É que, como bem refere, por último, Maria João Pestana de Vasconcelos (1)., “no nosso sistema jurídico não existe um regime específico e autónomo de responsabilidade civil por actos de con­cor­rência desleal. O problema do enquadramento da ilicitude e da responsabilidade civil por con­cor­rência desleal impõe por isso a articulação de duas normas: o artº 317º do Código da Propriedade Industrial (CPI) e o artº 483º, nº 1, do Código Civil”; e mais adiante: “a responsa­bilidade civil pela prática de actos de concorrência desleal pressupõe ainda a existência de dolo ou, pelo menos, de negligência na violação da disposição legal, já que, nos termos do artº 483º, nº 2, a respon­sa­bilidade objectiva é típica e não existe entre nós nenhuma disposição que prescreva uma responsa­bilidade objectiva pela prática de actos de concorrência desleal. Como refere Adelaide Menezes Leitão, pode dizer-se, de uma maneira geral, “que o concorrente deve responder sempre que a sua actuação não se adapte ao conhecido estalão do concorrente médio, adaptando o artº 487º, nº 2, correspondente ao bom pai de família, que neste caso representa o bom profissional do ramo de actividade em que se insere (2). ”.

5) Também improcede a alegação de que, face à ausência de prova da culpa da Ré, se impõe a sua condenação com fundamento no instituto do enriquecimento sem causa (conclusão 6ª da revista da autora). Como acertadamente se observa no acór­dão recorrido, “...a autora podia obter o ressarcimento dos danos por ela sofridos em conse­quência da actuação da ré através do instituto da responsabilidade civil por facto ilícito e só não conseguiu obtê-lo por não ter logrado provar, tal como lhe competia nos termos do disposto no art. 342º, nº1 do C. Civil, a culpa da ré. Mas se assim é, então é bom de ver que, não fora a falta de prova de um dos requisitos da responsabilidade civil por facto ilícito, este instituto garantiria a tutela da situação em concreto, pelo que afastado fica o requisito negativo da subsidiariedade do enriquecimento sem causa, o que inviabiliza, desde logo, o recurso a este meio”. Na verdade, mesmo admitindo, teoricamente, que no caso presente ocorre o requisito positivo da obrigação de restituição por enriquecimento sem causa - justamente, o enri­que­cimento da Ré em consequência da violação que cometeu do direito exclusivo da Autora de utilizar o modelo de sola registado - parece evidente que não se verifica o requisito negativo, que é a ausência de outro meio jurídico para lhe pôr cobro, nos termos consignados pelo artº 474º do CC. Na parte que aqui interessa, esta norma dispõe que não há lugar à restituição por enriquecimento quando a lei facultar ao empobrecido outro meio de ser indemnizado ou restituído (natureza subsidiária da obrigação). Ora, esse meio existia e foi utilizado pela autora, que, tendo invocado como causa de pedir das indemnizações exigidas a responsabilidade extracontratual da Ré e a figura da concorrência desleal, só não viu a sua pretensão ser acolhida por não ter conseguido demonstrar em concreto todos os requisitos destes institutos, designadamente a culpa.

6) A ausência de culpa da Ré, nos termos sobreditos, conduz, por fim, à improce­dência da 7ª e última conclusão da revista da autora, por isso que impede a aplica­ção a título subsidiário do regime do DL 28/84, de 20/1, para o qual remete o artº 320º do CPI.

III. Decisão

Nos termos expostos, negam-se ambas as revistas.

Autora e Ré suportarão as custas do recurso que interpuseram.

Lisboa, 13 de Julho de 2010

Nuno Cameira (Relator)

Sousa Leite

Salreta Pereira

(1) Algumas Questões Sobre a Ressarcibilidade Delitual de Danos Patrimoniais Puros no Ordenamento Jurídico Português, em Novas Tendências da Responsabilidade Civil, pág. 186 (Almedina, 2007).

(2) Adelaide Menezes Leitão, Estudo de Direito Privado Sobre a Cláusula de Concorrência Desleal, pág. 161.