282/23.0YHLSB.L1.S1 - Supremo Tribunal de Justiça

I- As marcas são signos ou sinais suscepíveis de representação gráfica destinados a distinguir certos produtos ou serviços de outros idênticos ou afins, com uma função essencialmente distintiva, associada à intenção de garantir a qualidade dos mesmos, publicitando-os.

II- Considera-se existir imitação ou usurpação de uma marca com prioridade de registo, desde que ambas se destinem a assinalar produtos idênticos ou afins, desde que tenham semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

III- A apreciação das marcas em confronto, deve fazer-se no seu conjunto e apenas se pode passar a uma apreciação analítica se dessa visão de conjunto não resultar um resultado claro.

IV- Nesta visão de conjunto deve atender-se ao elemento dominante de cada marca, ao seu núcleo essencial, dar primazia a um critério de impressão global, por recurso a uma comparação em condições análogas àquelas em que se encontra o comprador que, ao adquirir certo produto, visualiza apenas a marca do produto que tem à sua frente e apelando à sua memória para visualizar/imaginar a marca ali guardada.

V- Relativamente a cada um dos tipos de marca, há que realçar os aspectos mais relevantes sendo que, como no caso sucede, tratando-se de marcas essencialmente nominativas assume maior relevo o da semelhança/dissemelhança fonética, tendo por referência as sílabas que as compõem e o som assim obtido.

VI- O risco de confusão entre marcas deve aferir-se por referência ao “consumidor médio”, por reporte aos produtos ou serviços que a marca visa publicitar, devendo identificar-se as características dos consumidores típicos dos produtos ou serviços em causa, grau de instrução, hábitos de consumo, expectativas e preocupações, preço do bem a adquirir e frequência com que o adquirem e tendo em linha de conta que, por regra, os consumidores médios de um tipo de serviços ou produtos são avisados e estão normalmente informados e razoavelmente atentos.

VII- Deve, ainda, entrar-se em linha de conta com a verificação do risco de associação com uma marca anteriormente registada, que existe quando entre ambas as marcas existem diferenças entre elas para que os consumidores se apercebam de que se trata de diferentes marcas, mas potenciando no público consumidor a ideia de que poderão ser usadas por uma mesma empresa ou que entre elas exista qualquer relação comercial ou económica.

VIII- Embora no caso em apreço, estejamos em presença de sinais mistos, o elemento mais forte, mais decisivo, é o nome dos estabelecimentos em causa, que fica mais facilmente na memória do que a representação gráfica que os acompanha, pelo que os nomes dos estabelecimentos em comparação, “The Chocolate Story” e Choco-Story”, ambos se referindo a museus dedicados ao chocolate, são aptos a causar risco de confusão ou associação entre ambas as marcas em confronto.

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

PANELITE N.V., sociedade comercial com sede em Korenveldlaan 23, 1780 Wemmel Bélgica instaurou contra HILODI – HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S.A., já ambas identificadas nos autos, a presente ação de processo comum declarativo de condenação, peticionando a condenação da Ré:

i. a abster-se de usar a expressão “CHOCOLATE STORY” independentemente do meio e/ou forma que esse uso possa revestir, nomeada, mas não exclusivamente, como marca, logótipo, nome de domínio, sinalética, publicidade e merchandising, contas de “social media” como por exemplo no Facebook e Instagram, conteúdo de sites oficiais da R., sites de reservas de bilhete, documentação comercial, etc., para designar produtos e/ou serviços como aqueles abrangidos pela marca prioritária da A. (art.º 249º, nº 1, alínea b), 2ª parte e nº 2 alíneas a), b) e e), e artigo 311º, nº 1, alíneas a) e c) do CPI);

ii. no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no valor a determinar por este Tribunal, mas não inferir a 500€/dia por cada dia que a R. violar o disposto no anterior paragrafo, a contar da data do trânsito em julgado da sentença e até efetivo e integral cumprimento (cfr. art.º 349.º n.º 4 do CPI);

iii. mais deve a R. ser condenada a indemnizar a A. no valor final a determinar por este Tribunal com recurso à equidade, tendo designadamente em conta o lucro auferido pela R. com a conduta descrita e as despesas incorridas pela A. descritas neste articulado, à qual devem acrescer os respetivos juros legais de mora a contar desde a data da citação e até efetivo e integral pagamento, sendo que para esse efeito se requer que este tribunal ordene que a R. venha prestar informações sobre o lucro auferido no estabelecimento denominado “THE CHOCOLATE STORY” ( cfr artigo 347º do CPI);

iv. Por fim deve a R. ser condenada nas custas judiciais e custas de parte.

Alega, para tal, que ambas as sociedades prosseguem fins semelhantes e que a marca usada pela ré se confunde com a da autora.

Regularmente citada, a Ré deduziu contestação, pugnando pela improcedência da ação e consequente absolvição do pedido, alegando que não se verifica a invocada “confusão” entre as marcas e demais sinais distintivas em confronto.

Teve lugar a audiência prévia, no decurso da qual foi proferido despacho saneador, bem como despacho de identificação do objeto do litígio e fixação dos temas de prova.

Realizou-se a audiência de julgamento com observância do formalismo legal, no seguimento do que, em 1.ª instância, se decidiu o seguinte:

“Termos em que, vistas as normas jurídicas e os princípios supra enunciados, se decide condenar a Ré HILODI – HISTORIC LODGES & DISCOVERIES S.A:

1. A abster-se de usar a expressão “CHOCOLATE STORY” independentemente do meio e/ou forma que esse uso possa revestir, nomeadamente como marca, logótipo, nome de domínio, sinalética, publicidade e merchandising, contas de “social media” como por exemplo no Facebook e Instagram, conteúdo de sites oficiais da R., sites de reservas de bilhete, documentação comercial, etc., para designar produtos e/ou serviços como aqueles abrangidos pela marca prioritária da A.

2. A pagar à Autora, a título de indemnização pela violação do direito de exclusivo da Marca da União Europeia registada com o 013647722, o valor de € 8.065,69 (oito mil e sessenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos).

Ao valor referido em 2.º acrescem juros de mora à taxa supletiva legal desde a data da citação até integral pagamento (art. 805.º, nº 3, do Código Civil).

Fixa-se a título de sanção pecuniária compulsória pelo incumprimento da obrigação referida em 1.º o montante de € 400,00/dia.

Custas a cargo da Ré.”.

Inconformada com a mesma, dela interpôs recurso de apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa, a ré, Hilodi, SA, o qual veio a ser julgado procedente, na sequência do que foi revogada a sentença proferida em 1.ª instância, com a consequente improcedência da acção.

Agora inconformada a A., Panelite, N. V., interpõe o presente recurso de revista, visando a revogação do acórdão da Relação e a sua substituição por decisão que, invertendo o decidido, repristine o decidido na Sentença de 1.ª Instância.

Terminou a sua alegação com as seguintes conclusões:

1) A Recorrente coloca em causa o Douto Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que julgou procedente o recurso de apelação interposto pela Ré, revogando a Douta Sentença apelada por erro de julgamento.

2) A Douta Sentença não merece reparo ou censura, devendo o presente Recurso de Revista repor a legalidade e a verdade dos factos, reconhecendo a violação da marca da Recorrente THE CHOCOLATE STORY.

3) O Douto Acórdão recorrido, tendo em conta a matéria de facto assente indica que “a questão a decidir é se o sinal usado para distinguir o museu explorado pela Recorrente desde 2020 em Vila Nova de Gaia, THE CHOCOLATE STORY, viola a marca da UE n.º 013647722 CHOCO-STORY da Recorrida, concedida em 2015, assinalando, nomeadamente, chocolate, educação, divertimento, atividades culturais, catering, e que é usada pela Recorrida para distinguir museus dedicados ao chocolate que explora, desde 2004, em várias cidades nomeadamente da União Europeia”.

4) Considera que a marca da UE titulada pela Recorrida (marca n.º 013647722 CHOCO-STORY) é nominativa, tal como o sinal THE CHOCOLATE STORY usado pela Recorrente, sendo ambos compostos por vocábulos em língua inglesa.

5) Conceptualmente, THE CHOCOLATE STORY e CHOCO-STORY são semelhantes, referindo-se ambos a história do chocolate (CHOCO de chocolate), ainda que no caso da marca, seja “história do chocolate” e, no caso do museu da Recorrente, “A história do chocolate”.

6) Graficamente, têm as mesmas letras, CHOCO e STORY mas, no caso da marca (CHOCO-STORY), contém um hífen e, no caso do sinal usado para identificar o museu da Recorrente, para além de não ter hífen e de não ser CHOCO e sim CHOCOLATE, tem ainda o elemento THE.

7) Visualmente, têm as semelhanças referidas, mas, no caso da marca (CHOCO-STORY), trata-se apenas de duas palavras separadas por um hífen e, no caso do sinal usado pela Recorrida, três palavras isoladas. No caso da marca, cinco+cinco letras separadas por um traço e, no caso do sinal usado pela Recorrente, três+nove+cinco letras.

8) Foneticamente têm as semelhanças de STORY e CHOCO. Mas o sinal usado pela Recorrida começa com o som THE (de) e não é cho-co e sim cho-co-la-te. Ou seja, no caso da marca da Recorrida será cho-co-stó-ri e no caso do sinal usado pela Recorrente de-cho-co-lá-te-stó-ri.

9) Assim, se conceptualmente têm uma semelhança acima da média, as semelhanças gráfica, visual e fonética serão medianas, ou menos.

10) Salvo o devido respeito, mal se entendem as considerações do Tribunal da Relação de Lisboa a propósito da alegada (e na opinião da Recorrente, provada) violação de marca.

11) O juízo subjacente ao Acórdão é o dissecar as expressões em causa para encontrar as diferenças, quando se sabe que em matéria de confronto entre sinais distintivos, e sobretudo quando se trata de marcas complexas, o exame a ter em conta é o que aprecia ou confronta as marcas no seu conjunto, portanto numa visão global, sendo profusa a jurisprudência deste Supremo Tribunal a propósito deste tema.

12) E nesta comparação, é evidente a semelhança dos respetivos conjuntos – THE CHOCOLATE STORY vs. CHOCO-STORY – quer do ponto de vista nominativo, quer visual, quer conceptual.

13) Tendo, aliás. sido considerado que, “conceptualmente, (as marcas) têm uma semelhança acima da média”, tanto bastaria para se considerar que, de facto, a marca da Recorrente é imitada pelo sinal usado pela Recorrida, porquanto do conceito jurídico de imitação ou usurpação, as semelhanças existentes, qualificadas sob o ponto de vista gráfico, figurativo, fonético ou outro, não têm de coexistir, bastando que uma delas tenha lugar.

14) Menos sentido faz que o Tribunal da Relação de Lisboa, perante esta constatação, venha sustentar que “o que distingue a marca CHOCO-STORY de um sinal como o usado pela Recorrente é o diminutivo usado para chocolate (CHOCO – que em língua portuguesa é um molusco marinho, embora seja percetível para o consumidor médio português que CHOCO é, no caso da marca, um diminutivo de chocolate) e o hífen (-), que conferem à marca a arbitrariedade/criatividade suficientes, permitindo distinguir os produtos e serviços assim assinalados dos dos seus concorrentes e, nomeadamente, os museus CHOCO-STORY de outros museus dedicados ao chocolate”.

15) O que está em causa, no presente caso, é saber se o sinal THE CHOCOLATE STORY é idêntico ou semelhante à marca CHOCO-STORY, e se se destina a identificar no mercado produtos e/ou serviços afins aos da marca anterior, havendo assim possibilidade de risco de confusão, logo em violação da marca da Recorrente.

16) Questão essa, aliás, plenamente identificada no Acórdão recorrido: “A questão a decidir é se o sinal usado para distinguir o museu explorado pela Recorrente desde 2020 em Vila Nova de Gaia, THE CHOCOLATE STORY, viola a marca da UE n.º 013647722 CHOCO-STORY da Recorrida, concedida em 2015, assinalando, nomeadamente, chocolate, educação, divertimento, actividades culturais, catering, e que é usada pela Recorrida para distinguir museus dedicados ao chocolate que explora, desde 2004, em várias cidades nomeadamente da União Europeia”.

17) As divergências a que o Douto Acórdão alude não são de molde a afastar a semelhança entre aquelas expressões.

18) Por outro lado, e recorrendo à matéria de facto assente (Vide páginas 2 a 10 da Douta Sentença e III.1. do Douto Acórdão), o que há a salientar é o facto de o sinal THE CHOCOLATE STORY usado pela Recorrida se destinar a assinalar e/ou identificar serviços idênticos aos assinalados pela marca CHOCO-STORY, destinando-se ambos à apresentação de serviços de Museu.

19) A matéria assente compõe-se de outros factos, mas a verdade é que parece ser inquestionável que, tal como se concluiu na Douta Sentença apelada, “ficou demonstrado que a Ré tem vindo a utilizar o sinal THE CHOCOLATE STORY no exercício da sua atividade comercial. Com efeito, resultou provado que a Ré explora um museu do chocolate designado por “THE CHOCOLATE STORY” e que através do conteúdo do website existente sob o referido nome de domínio, redes sociais, e da própria sinalética aposta no exterior e interior do seu estabelecimento, a Ré faz publicidade ao estabelecimento que explora.

20) Fá-lo, utilizando no comércio um sinal semelhante e para identificar serviços idênticos, sem que os restantes factos possam, em caso algum, pôr minimamente em causa esta realidade.

21) A notoriedade adquirida pela marca CHOCO-STORY, no território comunitário e, em particular, na Bélgica vem reconhecida na Douta Sentença apelada, e não deixa de ser considerada no Douto Acórdão recorrido, ainda que indiretamente: “O facto de a marca CHOCO-STORY ter adquirido um carácter distintivo acrescido (ao inicialmente considerado normal) graças à sua implementação no mercado e a um certo grau de notoriedade junto do público Belga (…).

22) A marca CHOCO-STORY, da titularidade da Autora, beneficia do direito de exclusivo que lhe confere o artigo 9.º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, e, tendo adquirido notoriedade junto de parte do público relevante da União Europeia, deve estar protegida contra o risco de confusão, que é, por esse facto, mais elevado, como muito bem sustenta a Douta Sentença apelada.

23) Fica sobejamente demonstrado, e provado, tanto a notoriedade da marca da Recorrente, como o risco de confusão.

24) No que respeita aos serviços identificados pelos sinais em apreço – CHOCO STORY vs. THE CHOCOLATE STORY constata-se que os mesmos são idênticos, destinando-se ambos à apresentação de serviços de Museu.

25) E quanto à semelhança entre os sinais, a mesma é manifesta, tanto do ponto de vista nominativo como do pronto de vista visual, mas sobretudo do ponto de vista conceptual.

26) Não há razões ara sustentar que “visualmente o consumidor apercebe-se facilmente da diferença entre CHOCO-STORY e THE CHOCOLATE STORY. Percebendo que se trata em ambos os casos de museus sobre o chocolate, não terá razões para os associar, nem à mesma origem empresarial”.

27) Do que se trata, sim, é de duas atividades idênticas, que versam em torno do chocolate e que utilizam expressões semelhantes para se distinguirem no mercado.

28) É ousado, e no mínimo incongruente, sustentar que o publico consumidor “não terá razões para os associar, nem à mesma origem empresarial”.

29) A situação em concreto e que cumpre analisar e decidir, apesar de devidamente identificada no Acórdão recorrido, não só carece de ser devidamente avaliada, como acaba por ser menosprezada em detrimento de outros factos que, in casu, não têm a relevância que lhes é atribuída.

30) Refuta-se a ideia de que o uso do sinal THE CHOCOLATE STORY acompanhado da

marca da União Europeia reduz em grande medida o risco de confusão que possa resultar das semelhanças entre a marca prioritária da Recorrida e o sinal usado pela Recorrente, na medida em que o associa, também, a esta marca,

31) Na verdade, o Tribunal da Relação de Lisboa apenas examinou o risco de confusão direta, ou seja, o risco de as pessoas que visitam a THE CHOCOLATE STORY serem confundidas quanto à origem dos serviços.

32) O Tribunal da Relação de Lisboa vem amplamente sustentar que não pode haver confusão (i) pela fraca força distintiva dos elementos “CHOCO” / “CHOCOLATE” e “STORY”, (ii) pela adição do elemento “WOW”, e (iii) pelo facto de o museu se situar num “bairro cultural” mais vasto, que se distingue pela marca WOW e no qual, para além do museu THE CHOCOLATE STORY, existem também seis outros museus do grupo WOW.

33) Porém, isto não altera o facto de ainda poder existir um risco indireto de confusão (incluindo, sem limitação, a “confusão pré-venda” ou “pós-venda” (pré-visita / pós-visita), em particular quando as pessoas falam sobre o museu que visitaram, ou quando querem preparar-se para uma visita, ou quando leem críticas, o que se demonstrou em sede de motivação do presente recurso, com indicação de várias ligações web.

34) Aí se pode constatar que apenas é utilizado o sinal “THE CHOCOLATE STORY” (sem referência a qualquer outro elemento ou sinal), pelo que a partir da recordação imperfeita do consumidor médio, tal circunstância pode gerar confusão com a marca da Recorrente.

35) Por outro lado, o Tribunal da Relação de Lisboa aplicou incorretamente a jurisprudência do Tribunal Geral da União Europeia no que respeita a sinais semelhantes em elementos pouco (ou nada) distintivos, designadamente o recente acórdão do Tribunal Geral da União Europeia relativo aos sinais muito semelhantes “FEED” e “THE FEED”, que afirma que a mera adição de um elemento é insuficiente para eliminar a semelhança e também o risco de confusão.

36) Não menos despiciendo, há que salientar que a simples adição da marca “WOW”, entre outros elementos, designadamente as outras marcas da Recorrida, não é suficiente para excluir o risco de confusão!

37) O elemento THE CHOCOLATE STORY continua a desempenhar um papel autónomo e distintivo, quando utilizado em conjunto com aquela marca, o que pode, por conseguinte, ser também suficiente para se gerar risco de confusão.

38) Tudo quanto acaba de se mencionar foi claramente ignorado pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

39) O Tribunal da Relação de Lisboa concluiu que a Recorrente faz publicidade ao

estabelecimento que explora no website com o nome de domínio «Wow.pt», nas redes sociais, como https://www.facebook.com/wowporto e na própria sinalética aposta no exterior e interior do seu estabelecimento, ou seja, associado à sua marca

40) E que essa associação essa que se manteve no pedido de registo da marca referida nos factos provados.

41) Por alguma razão, em boa verdade, a Recorrida tentou registar esta marca nacional, que precisamente contém a expressão THE CHOCOLATE STORY, mas a cujo registo a Recorrente se opôs, tendo sido recusado pelo Instituto Nacional da Propriedade industrial por despacho de 24.07.2024.

42) De resto, a expressão THE CHOCOLATE STORY continua a desempenhar um papel autónomo e distintivo, quando utilizado em conjunto com outro sinais.

43) Não houve, assim, erro de julgamento, e como tal não se justifica revogar a Douta Sentença apelada, que deve ser mantida nos seus precisos termos.

44) Justifica-se, assim, a fixação de uma sanção pecuniária compulsória como medida coercitiva e acessória, para evitar o incumprimento da injunção contida na sentença.

45) Devendo ser mantida a sanção pecuniária compulsória fixada na Douta Sentença condenatória, que atendendo a critérios de razoabilidade, a fixou no valor de€400,00/dia, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 829.º-A, nº 1, do Código Civil (e ainda em observância do disposto nos artigos 17.º, n.º 1 e 130.º, ambos do Regulamento 2017/1001, de 14 de junho de 2017).

46) No tocante ao pedido indemnizatório formulado, o mesmo mereceu acolhimento na Douta Sentença apelada, pelo que atendendo aos critérios aí definidos, a indemnização no valor total de € 8.065,69 (oito mil e sessenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos) deve ser mantida, valor ao qual deverão acrescer juros de mora à taxa supletiva legal desde a data da citação até integral pagamento (Cfr. artigo 805.º, nº 3, do Código Civil).

Termos em que,

Deve o presente Recurso de Revista ser julgado procedente, devendo em consequência ser mantida a Douta Sentença condenatória proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, nos seus exatos termos:

I- A Ré deve abster-se de usar a expressão “CHOCOLATE STORY” independentemente do meio e/ou forma que esse uso possa revestir, nomeadamente como marca, logótipo, nome de domínio, sinalética, publicidade e merchandising, contas de “social media” como por exemplo no Facebook e Instagram, conteúdo de sites oficiais da R., sites de reservas de bilhete, documentação comercial, etc., para designar produtos e/ou serviços como aqueles abrangidos pela marca prioritária da A.

II- A Ré deve pagar à Autora, a título de indemnização pela violação do direito de exclusivo da Marca da União Europeia registada com o n.º 013647722, o valor de € 8.065,69 (oito mil e sessenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos).

III- Ao valor referido em II, acrescem juros de mora à taxa supletiva legal desde a data da citação até integral pagamento (art. 805.º, nº 3, do Código Civil).

IV- Fixa-se a título de sanção pecuniária compulsória pelo incumprimento da obrigação referida em 1.º o montante de € 400,00/dia.

Como é de DIREITO e JUSTIÇA.

Contra-alegando, a ré, Hilodi, SA., pugna pela improcedência do recurso de revista, com fundamento em o Acórdão proferido não padecer dos erros que lhe são imputados, terminando, com as seguintes conclusões:

I. O Acórdão proferido não enferma de erro de julgamento, não tendo em ponto algum distorcido a realidade factual ou perpetuado erros na aplicação do direito.

II. O que foi decidido pelo Douto Tribunal da Relação de Lisboa corresponde à realidade ontológica e normativa.

III. É thema decidendum saber se o público relevante pode, ao deparar-se com o museu da Recorrente THE CHOCOLATE STORY, ser induzido em confusão com o museu da Recorrida, distinguido com a sua marca registada da UE CHOCO-STORY, incluindo a associação com esta marca e com os museus daAutora/Recorrida.

IV. Não houve preterição das regras imperativas a considerar no juízo de confundibilidade;

V. De entre os princípios que regulam a atribuição e concessão dos sinais distintivos de comércio assume proeminência o princípio da novidade;

VI. O uso da expressão “THE CHOCOLATE STORY”, no enquadramento clarificado não viola o princípio da novidade;

VII. A novidade não significa que não possa haver elementos comuns entre uma nova marca e outra anterior registada, por virtude da homonímia desde que que o novo sinal não seja confundível com o anterior quando encaradas ambas de modo global

VIII. As expressões THE CHOCOLATE STORY e CHOCO-STORY são descritivas da actividade em causa.

IX. O uso da expressão THE CHOCOLATE STORY é inserido num vasto complexo gráfico;

X. O uso da expressão THE CHOCOLATE STORY é feito em simultâneo com a marca registada da União Europeia nº 017886816 “WOW”, marca mista o que diminui drasticamente a possibilidade de erro ou confusão;

XI. A Ré/Recorrida pretende informar o público que no seu estabelecimento se conta a história do chocolate;

XII. A existência da marca nominativa CHOCO-STORY não lhe permite ter um uso exclusivo sobre expressões que sirvam para definir a mesma actividade;

XIII. Tanto CHOCO (de chocolate) como STORY (história) são elementos fracos para distinguir um museu sobre o chocolate;

XIV. Termos que não podem ser de apropriação exclusiva;

XV. Havendo vários museus alusivos à mesma temática, não terá o consumidor razões para os associar, nem à mesma origem empresarial;

XVI. Não foi provada a confundibilidade entre o consumidor;

XVII. Não há confundibilidade do público-alvo que são in casu os consumidores de serviços museológicos;

XVIII. O consumidor é atento, bem informado e não compra por impulso;

XIX. A sentença proferida em primeira instância padeceu de erro de julgamento tendo sido revogada, e bem, pelo Tribunal da Relação de Lisboa;

XX. O douto Acórdão recorrido deve permanecer inalterado, sendo julgado

improcedente o presente recurso de revista.

Neste consentâneo deverá o presente recurso de revista ser julgado improcedente, mantendo-se para todos e legais efeitos o Acórdão recorrido, pois só assim se fará

JUSTIÇA!

Obtidos os vistos, cumpre decidir.

Face ao teor das alegações apresentadas pela Recorrente, a questão a decidir é a de saber se o sinal usado pela ré para distinguir o museu que explora desde 2020 em Vila Nova de Gaia, “The Chocolate Story” viola a marca de que é detentora a autora, “Choco Story”, concedida em 2015.

São os seguintes os factos dados como provados:

1. A A. é titular, entre outros, da Marca da União Europeia registada com o 013647722, CHOCO-STORY, marca verbal, pedida em 03/02/2015 e concedida em 13/05/2015, e que assinala:

- Na classe 30, Chocolate; Cacau; Produtos de chocolate e de cacau; Aromas de chocolate; Bebidas à base de café; Pós de chocolate para fazer bebidas; Café, Chá, Café aromático, preparações vegetais para substituir o café, Confeitaria, Massa para bolos [pastelaria], Confeitaria, Bolos, Baunilha.

- Na classe 41, Educação; Formação; Divertimento; Atividades desportivas e culturais; Educação, formação e estágios, em especial em matéria de nutrição e nutrientes.

- Na classe 43, Catering.

2. Sob o sinal distintivo CHOCO-STORY, a A. detém e explora museus dedicados ao chocolate, com loja de venda de produtos, possuindo vários estabelecimentos na União Europeia e fora dela e bem assim uma loja online de venda de produtos no endereço eshop.choco-story.com.

3. O primeiro museu CHOCO-STORY foi estabelecido na cidade belga de Bruges em 2004.

4. E mais tarde a Autora abriu estabelecimentos nas cidades de Praga, Paris, Uxmal (México), Valladolid (México 2013), Bruxelas (2014), Beirute (2018) e também em Colmar e Lourdes (França), entre outros.

5. Todos os estabelecimentos contêm sites próprios como eshop.choco-story.com (Loja online) https://choco-story-brugge.be/en/, https://www.choco-story-praha.cz, https://www.museeduchocolat.fr, https://choco-story-brussels.be/, http://choco-storyme.com/(Beirute), https://www.choco-story-colmar.fr, https://www.choco-storymexico.com/en/.

6. Os estabelecimentos da A. “CHOCO-STORY”, visam responder a todas as perguntas relacionadas com o fabrico de chocolate, ao mesmo tempo que trazem à vida a história do chocolate em palavras, imagens e sabores.

7. Com efeito para além de contarem a origem e história do chocolate, com especial atenção para as diversas matérias-primas e processo de produção do passado e do presente, no centro de demonstração os visitantes poderão descobrir o segredo por detrás do chocolate sedoso e provar por si mesmos os produtos de chocolate feitos no local.

8. A R., sociedade constituída em 24.09.2014 tem o seguinte objeto social: “A conceção, criação, construção, gestão, manutenção e exploração de atrações turísticas de elevada qualidade, destinadas a desenvolver o turismo ao nível local e internacional incluindo especificamente a promoção das tradições históricas e dos valores culturais do setor do Vinho do Porto e de outros tipos de vinhos, bem como de outros setores relevantes da atividade nacional e internacional; b) O exercício direto ou indireto de atividades lúdicas, recreativas, desportivas ou culturais, destinadas predominantemente a turistas, que se configurem como atividade de animação e de promoção turística, tais como o turismo cultural ou ao ar livre, designadamente de índole cultural, ambiental, gastronómica, enológica, de lazer e bem estar e de animação; c) A prestação de serviços e organização de eventos recreativos e a exploração de estabelecimentos comerciais, destinados à comercialização de quaisquer produtos relacionados com as atividades referidas, designadamente, lembranças, bebidas alcoólicas, tabacos, artesanato, bijutaria, vestuário, calçado e produtos alimentares; d) A atividade de hotelaria, restauração e diversão em todas as suas modalidades; e) Atividade de promoção imobiliária, nela se incluindo a compra e venda de bens imóveis e a compra para revenda, bem como a revenda dos adquiridos para esse fim, assim como a coordenação, o desenvolvimento, a exploração, a administração e a gestão imobiliária, e ainda a celebração de contratos de arrendamento, o sub-arrendamento e outros tipos de contratos de ocupação, cedência e utilização de bens imóveis, incluindo a cessão da exploração das respetivas atividades, nomeadamente através da exploração de empreendimentos hoteleiros, destinados a proporcionar alojamento temporário e outros serviços acessórios ou de apoio, diretamente ou por terceiros, incluindo mediante a celebração de contratos de franquia ou de cessão de exploração, bem como a afetação de espaços físicos ao lazer e à prática de atividade física com carácter recreativo e de bem estar; f) A gestão, promoção, aquisição, alienação, cessão e, em geral, exploração de direitos de propriedade intelectual e industrial, bem assim como as atividades de gestão da sua carteira de títulos; g) A prestação de quaisquer serviços por alguma forma conexos com qualquer uma das atividades acima elencadas.”

9. A Ré é ainda titular do nome de domínio Wow.pt, com data de registo 19.06.2006, data de expiração 26.05.2024.

10. A Ré explora um museu do chocolate designado por “CHOCOLATE STORY”.

11. Através do conteúdo do website existente sob o referido nome de domínio, redes sociais, e da própria sinalética aposta no exterior e interior do seu estabelecimento, a Ré faz publicidade ao estabelecimento que explora.

12. O estabelecimento explorado pela R., tal como a própria o apresenta no seu website em wow.pt, visa dar a conhecer a história do cacau, revelando os bastidores de uma verdadeira fábrica de chocolate.

13. Toda a comunicação do website está redigida em português e inglês, apelando a um público não exclusivamente português, designadamente o público estrangeiro visitando Portugal.

14. A R. faz ainda publicidade nas redes sociais como o Facebook ao “Chocolate Story”, In https://www.facebook.com/wowporto.

15. A Autora despendeu em assessoria jurídica, análise jurídica, preparação e envio de cartas de interpelação pelo seu agente oficial de propriedade industrial à Ré, a quantia de 2.863,83 EUR.

16. A Autora despendeu ainda a quantia de 201,86€ com a obtenção do certificado notarial junto ao presente como documento numero18.

17. A Ré conta com cerca de 14 registos de marcas nacionais, conforme se comprova pelo Doc. nº 10 extraído da base de dados do INPI.

18. A nível da União Europeia a Ré é titular de 13 registos de marca e 21 desenhos conforme se comprova pelo Doc. nº 11 e nº 12 extraídos da base de dados do EUIPO.

19. O THE CHOCOLATE STORY conta com uma fábrica de chocolate, a qual tem marca própria em nome de “Y NOT CHOCOLATE, S.A”: “20 20 N S” e “VINTE VINTE”, nomeadamente, a marca da União Europeia nº 018136454 e nº 018136731.

20. Os museus da Autora são visitados por inúmeras pessoas todos os anos e são amplamente divulgados entre o público da União Europeia em geral, designadamente em sites e revistas de viagens com indicação de locais de interesse a visitar.

21. Os museus Choco-Story do oponente foram abordados inúmeras vezes na imprensa ao longo dos anos e figuram em muitas listas de itens imperdíveis ao visitar as cidades de Bruges, Bruxelas, Paris e Praga.

22. O museu The Choco-Story Brussels aparece entre os cinco museus mais visitados pelos portadores do Brussels Card (que é usado por 100 nacionalidades diferentes).

23. Dos extratos que se juntam das contas anuais da A. resultando os seguintes resultados e lucros de 2018 e 2019 e 2020 e 2021:

24. Nas redes sociais como Facebook, Google e Trip advisor foram reportados os seguintes “likes” (gostos), “check-ins” (visitas), “rankings” (classificações) e “reviews” (comentários e recomendações) existentes:

25. O Instituto Europeu da Propriedade Intelectual no processo de oposição número B 003084470 - oposição apresentada pela Autora contra o registo da marca número 017998382 “CHOCO MUSEO” decidiu que “In section c) it has been stated that the combination ‘CHOCO-STORY’ has a normal distinctive character for all the goods and services. However, having examined the material listed above, the Opposition Division concludes that the earlier mark ‘CHOCOSTORY’ has acquired a high degree of distinctiveness through its use on the market at least in Belgium in relation to museum services relating to chocolate. (…) It is clear from the evidence that the earlier trade mark ‘CHOCO-STORY’ has been subject to long-standing and intensive use and is generally known in the relevant market, where it enjoys a consolidated position, as has been attested by diverse independent sources. The number of visitors to the opponent’s museums, the marketing expenditure, the reports elaborated by the Brussels Tourism Observatory and the various references in the press to its success, all unequivocally show that the mark enjoys a high degree of recognition among the relevant public in relation to museum services relating to chocolate.”

(Tradução) “Na seção c) foi afirmado que a combinação ‘CHOCO-STORY’ tem um caráter distintivo normal para todos os produtos e serviços. No entanto, após examinar os elementos acima enumerados, a Divisão de Oposição conclui que a marca anterior «CHOCOSTORY» adquiriu um elevado grau de caráter distintivo através da sua utilização no mercado, pelo menos na Bélgica, em relação aos serviços museológicos relacionados com o chocolate. (…) Resulta claramente dos elementos de prova que a marca anterior «CHOCO-STORY» foi objeto de uma utilização intensiva e de longa data e é geralmente conhecida no mercado relevante, onde goza de uma posição consolidada, como foi atestado por diversas fontes independentes. O número de visitantes dos museus do oponente, as despesas de marketing, os relatórios elaborados pelo Observatório de Turismo de Bruxelas e as diversas referências na imprensa ao seu sucesso, mostram inequivocamente que a marca goza de um elevado grau de reconhecimento entre o público relevante em relação aos serviços museológicos relacionados ao chocolate.”

26. No âmbito das atividades a que se dedica, a Autora criou um projeto classificado de Potencial Interesse Nacional (PIN) o qual tem como missão reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto bem como enaltecer o potencial da região em áreas estratégicas como o vinho, a indústria e o património.

27. Este empreendimento foi inaugurado ao público em 31/07/2020 e teve como investimento cerca de €106 milhões.

28. O referido projeto tem o nome de WOW e consiste em seis experiências, nove restaurantes, bares e cafés, uma escola de vinho, várias lojas, em espaço para exposições e outro para eventos, tal como se pode confirmar pelo Doc. nº 4, extraído do site institucional da Ré.

29. O WOW é um quarteirão cultural, situado em pleno coração histórico de Vila Nova de Gaia, onde se homenageia a cultura e valoriza a história e as principais indústrias portuguesas.

30. Por forma a concretizar os seus objetivos de enaltecimento do potencial da região nas mais diversas áreas, o WOW conta com sete museus.

31. Desses sete museus, um deles é dedicado ao cacau e ao chocolate, sendo denominado de “THE CHOCOLATE STORY”.

32. Trata-se de um museu sobre o chocolate onde o visitante pode aprender sobre as origens e significado do cacau e sobre a evolução do chocolate, bem como ter acesso aos bastidores de uma verdadeira fábrica de chocolate.

33. Um dos objetivos do “THE CHOCOLATE STORY” é dar a conhecer o papel fundamental de Portugal na história do chocolate.

34. Há ainda que acrescentar que a integração deste museu no grupo The Fladgate Partnership prende-se com área de atividade deste mesmo grupo – produção de vinho do Porto, conforme se pode consultar no site institucional em https://fladgatepartnership.com/pt

35. Considerando as três harmonizações clássicas com o vinho do Porto – o queijo, os charutos e o chocolate – seria impossível deixar esquecida a referência ao chocolate e a sua harmonização com o vinho do Porto, a qual é a mais consensual e abrange um universo maior de consumidores.

36. O “THE CHOCOLATE STORY” proporciona ao seu visitante uma história completa do chocolate ligando-o a Portugal, do início ao fim, razão pela qual se encontra dividido em 12 salas temáticas.

37. A Ré contou com o mestre chocolateiro Pedro Araújo para pensar e dar forma ao THE CHOCOLATE STORY.

38. O THE CHOCOLATE STORY conta ainda com uma fábrica de chocolate, a qual tem marca própria em nome de outra empresa do grupo The Fladgate Parternship: “20 20 N S” e “VINTE VINTE”, nomeadamente e entre outras, a marca da União Europeia nº 018136454 e nº 018136731.

39. Desde a sua inauguração, em 2020, o Museu teve (e tem) a oportunidade de receber diversos visitantes, tanto portugueses quanto estrangeiros.

40. No Reino Unido existe um museu dedicado ao chocolate com a designação “YORK’S CHOCOLATE STORY”.

41. A Autora no uso do comércio que faz do seu sinal junta ao elemento nominativo um elemento gráfico, passando a utilizar o seguinte sinal:

42. A expressão CHOCOLATE STORY que a Ré utiliza é acompanhada do símbolo que caracteriza o projeto WOW e que se encontra registado através da marca da União Europeia nº 017886816.

43. Para aceder aos espaços da Autora e da Ré é necessário que o consumidor (visitante) adquira um bilhete.

44. O consumidor que compra fisicamente ou on-line um bilhete para aceder ao espaço WOW da Ré.

45. A Ré requereu junto do INPI o registo da marca nº 712016, com o sinal:

46. O INPI concedeu o referido registo, tendo sido apresentado pela Autora um pedido de modificação da decisão, o qual ainda se encontra pendente.

47. A Ré “HILODI – HISTORIC LODGES & DISCOVERIES, SA”, é detida a 100% pela sociedade “The Fladgate Partnership – Vinhos, SA, conforme certidão comercial junta no req. com a REFª: 47646840.

48. A Autora auferiu a título de receitas com a exploração do Museu “The Chocolate Story” as quantias de € 22.461,25 em 2020, € 47.308,85 em 2021, €105.438,34 em 2022 e € 157.229,17 em 2023.

E os seguintes factos como não provados:

1. O THE CHOCOLATE STORY é a experiência alusiva ao chocolate mais completa do mundo, já que o visitante, para além do chocolate como produto, tem acesso a uma visita à cidade do Porto e à descrição da sua natureza envolvente, tendo em conta os diversos períodos históricos até à Era Moderna.

2. A Ré pode afirmar que até ao momento do recebimento da presente ação não tinha conhecimento da existência da Autora.

3. A Fábrica de chocolate da Ré produziu em 2022 cerca de 8,5 toneladas de chocolate.

No Acórdão da Relação de Lisboa, não obstante não se ter conhecido do recurso no que toca à impugnação da matéria de facto, consignou-se o seguinte:

“Começaremos por rectificar, ao abrigo do art. 614.º e 662.º, n.º1 do CPC, alguns manifestos lapsos de escrita que a sentença contém na redacção da matéria de facto, acrescentando ainda, com base nos documentos juntos aos autos, as marcas tal como registadas (factos 19, 25 e 42)”:

10. A Ré explora um museu do chocolate designado por THE CHOCOLATE STORY.

11. Através do conteúdo do website existente sob o nome de domínio referido em 9., redes sociais, e da própria sinalética aposta no exterior e interior do seu estabelecimento, a Ré faz publicidade ao estabelecimento que explora.

14. A R. faz ainda publicidade nas redes sociais como o Facebook ao “The Chocolate Story”, in https://www.facebook.com/wowporto.

19. O THE CHOCOLATE STORY conta com uma fábrica de chocolate, a qual tem marca própria em nome da sociedade “Y NOT CHOCOLATE, S.A”: nomeadamente, a marca da União Europeia nº 018136454 VINTE VINTE e nº 018136731 .

21. Os museus Choco-Story da Autora foram abordados inúmeras vezes na imprensa ao longo dos anos e figuram em muitas listas de itens imperdíveis ao visitar as cidades de Bruges, Bruxelas, Paris e Praga.

22. O museu Choco-Story Brussels aparece entre os cinco museus mais visitados pelos portadores do Brussels Card (que é usado por 100 nacionalidades diferentes).

25. O Instituto Europeu da Propriedade Intelectual no processo de oposição número B 003084470 - oposição apresentada pela Autora contra o registo da marca da União Europeia número 017998382

decidiu que (…).

26. No âmbito das atividades a que se dedica, a Ré criou um projeto classificado de Potencial Interesse Nacional (PIN) o qual tem como missão reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto bem como enaltecer o potencial da região em áreas estratégicas como o vinho, a indústria e o património.

42. A expressão THE CHOCOLATE STORY que a Ré utiliza é acompanhada do símbolo que caracteriza o projeto WOW e que se encontra registado através da marca da União Europeia nº 017886816 .

48. A Ré auferiu a título de receitas com a exploração do Museu “The Chocolate Story” as quantias de € 22.461,25 em 2020, € 47.308,85 em 2021, €105.438,34 em 2022 e € 157.229,17 em 2023.

Porque repetido, elimina-se o facto provado 38., que já consta como facto provado 19.

Se o sinal usado pela ré para distinguir o museu que explora desde 2020 em Vila Nova de Gaia, “The Chocolate Story” viola a marca de que é detentora a autora, “Choco Story”, concedida em 2015.

Como resulta dos autos, está, fundamentalmente, em apreço averiguar se entre as marcas de que são titulares as ora partes, existe perigo de confusão entre ambas, devendo conceder-se protecção jurídica à da autora, por temporalmente prioritária, relativamente à da ré.

No Tribunal de 1.ª instância, julgou-se tal pretensão procedente, com base na seguinte (resumida) fundamentação:

- os serviços oferecidos por cada uma das partes são idênticos, destinando-se ambos à apresentação de serviços de Museu;

- verifica-se a similitude de sinais entre ambas as marcas em confronto “The Chocolate Story vs Choco Story”;

- a marca prioritária adquiriu notoriedade em parte do território comunitário, particularmente na Bélgica, tendo adquirido um elevado grau de carácter distintivo, como Museu do Chocolate, o que aumenta o risco de confusão;

Ao invés, no Tribunal da Relação de Lisboa, julgou-se procedente o recurso ali interposto com a consequente revogação da sentença ali recorrida, com a seguinte (igualmente, resumida) fundamentação:

- trata-se de marcas nominativas, contendo ambas as expressões “Choco” e Story”, contendo a prioritária um hífen, visualmente semelhantes, mas uma com duas palavras e outra com três, do que se conclui que “se conceptualmente têm uma semelhança acima da média, as semelhanças gráfica, visual e fonética serão medianas ou menos”;

- a marca prioritária não goza de notoriedade, apesar de ser detentora de vários estabelecimentos denominados Choco-Story em várias cidades situados na União Europeia, bem com fora dela, que são visitados por inúmeras pessoas, integrando uma loja de venda de produtos da sua marca;

- o museu da ré está integrado num projecto classificado como PIN, que visa reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto, que integra, entre o mais, 9 restaurantes, bares, cafés e sete museus, sendo o The Chocolat Story um deles, designado de “Espaço WOW – World of Wines”, que visa proporcionar ao visitante uma história completa do chocolate ligando-o a Portugal e onde existe uma fábrica de chocolate, do que, tudo, conclui não existir risco de confusão entre ambas as marcas, incluindo a associação entre ambas, que, em grande medida, é reduzido porque a marca da ré é acompanhada da marca WOW;

- pelo que o consumidor médio de serviços museológicos relacionados com o chocolate, facilmente se apercebe das diferenças entre ambas as marcas, o que mais se reforça atento a que o espaço WOW tem estreita ligação ao vinho do Porto, sendo o chocolate uma das três harmonizações clássicas com o vinho do Porto, que nada têm que ver com a ligação ao chocolate belga, que é a referência dos estabelecimentos da autora.

Com o recurso interposto para este Supremo Tribunal, pretende a autora e aqui recorrente, a repristinação da sentença proferida em 1.ª instância, defendendo a ré e aqui recorrida, a manutenção do decidido no Tribunal da Relação.

Estamos, pois, em face de uma situação em que importa averiguar/decidir se estamos ou não, perante um caso de imitação ou usurpação de marca.

Desde logo, importa ter em linha de conta o disposto no artigo 9.º, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho de 2017, que estabelece o seguinte:

“1. O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos.

2. Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:

a) Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada;

b) Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Idêntico ou semelhante à marca da UE, independentemente de ser utilizado para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta última goze de prestígio na União e que a utilização injustificada do sinal tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo.”.

Em idêntico sentido, preceitua o artigo 238.º, do Código da Propriedade Industrial (adiante designado por CPI), que:

“1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.

No que concerne aos requisitos a que deve obedecer uma marca, estipula o artigo 208.º, do CPI, que “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

De modo idêntico estipula o artigo 4.º, do citado Regulamento (UE) n.º 2017/1001.

Do que resulta que, registada a marca, se confere ao respectivo titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que a mesma se destina, cf. artigo 210.º, do CPI.

Como refere Coutinho de Abreu, in Marcas, BFDUC, Vol. LXXIII, pág. 121, marcas são signos ou sinais susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos ou afins.

Ou, nos dizeres de Luís Couto Gonçalves, in Manual de Direito Industrial 11.ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, 2024, a pág. 192, a marca tem uma função essencial, distintiva, na medida em que “distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso” uma função derivada de garantia de qualidade dos produtos e serviços, na medida em que “A marca não garante diretamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indiretamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa” e uma função publicitária, já que tem “a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala”.

Sendo que o direito à marca, como ensina Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Almedina, 1997, a pág. 67 “é um direito sobre um bem imaterial – um sinal – que tem por conteúdo a exploração económica exclusiva desse sinal, com vista a distinguir a proveniência empresarial de determinado produto ou serviço”.

Do que resulta que “a função jurídica essencial da marca é a de indicar a proveniência dos produtos ou serviços. Individualização de bens ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie, indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços, garantia ou indicação de qualidade, fixação de clientela, instrumento publicitário e de investimento” – cf. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, 2.ª Edição, Almedina, 2020, a pág.s 240/1.

Posto isto, facilmente se compreende que no artigo 238.º, do CPI, se considere existir imitação ou usurpação de uma marca com prioridade de registo, desde que ambas se destinem a assinalar produtos idênticos ou afins, desde que tenham semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Como refere Pedro Sousa e Silva, in ob. cit., pág. 276, que “o que a lei quer evitar é que as marcas gerem um risco de confusão entre os consumidores (afinal de contas, os destinatários da informação que o sinal distintivo pretende veicular). Por isso a análise deve centrar-se na existência ou inexistência de confundibilidade entre os sinais, venha ela de onde vier: similitude visual, fonética ou outra.

O risco de confusão a evitar abrange, também, os casos em que haja um risco de associação com a marca anteriormente registada. Imagine-se a hipótese de uma marca ser suficientemente diferente da anterior para os consumidores se aperceberem das diferenças entre elas, mas suficientemente familiar para os levar a pensar que ambas são usadas pela mesma empresa”.

Sendo ainda de salientar, como refere Pinto Coelho, in RLJ, ano 96, pág. 312 que “imitação significa o mesmo que identidade. Imitação supõe a existência de elementos diferentes, a par de elementos comuns; e o que cumpre apreciar é se as diferenças existentes têm virtualidades para afastar a possibilidade de fácil confusão”.

Por outro lado, é mister que a apreciação das marcas em confronto, se faça no seu conjunto e apenas se pode passar a uma apreciação analítica se dessa visão de conjunto não resultar um resultado claro.

Como escreve Luís Couto Gonçalves, in ob. cit., pág. 269 “seguindo a lição de Bedarride “a imitação deve ser apreciada mais pelas semelhanças que resultem do conjunto dos elementos que constituem a marca do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos elementos constituídos isolada e separadamente. A razão de ser deste critério está no facto de ser a imagem de conjunto aquela que, normalmente, sensibiliza mais o consumidor não se devendo pressupor que este tenha condições de efetuar um exame comparativo e contextual dos sinais entre si”.

Também Ferrer Coreia nas suas Lições de Direito Comercial, Vol. I, 1965, pág. 347, já escrevia que existe imitação quando, tendo por referência a marca a constituir, se devesse concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que tivesse conhecimento.

Nesta visão de conjunto deve, ainda, atender-se ao elemento dominante de cada marca, ao seu núcleo essencial, dar primazia a um critério de impressão global, por recurso a uma comparação em condições análogas àquelas em que se encontra o comprador que, ao adquirir um certo produto, visualiza apenas a marca do produto que tem à sua frente e apelando à sua memória para visualizar/imaginar a marca ali guardada.

É o que resulta do princípio da novidade das marcas que consiste em exigir que a nova marca seja suficientemente diferente de outra anteriormente registada para os produtos ou serviços a que se destina, de molde a afastar o risco de confusão ou de associação por parte dos consumidores, relativamente a outras já registadas, sendo que pequenas diferenças de pormenor não chegam para prevenir esses riscos e devendo ser nova relativamente aos produtos ou serviços que a nova marca visa assinalar.

Isto, porque, reitera-se, tendo-se em vista que o comprador quando adquire um produto com um sinal semelhante a outro que já conhecia não os tem, simultaneamente, à sua disposição/vista, para os comparar e compra um determinado produto mediante o convencimento de que a marca que o assinala é a que tinha memorizado.

Sem esquecer que, relativamente a cada um dos tipos de marca, há que realçar quais os aspectos mais relevantes sendo que, como no caso sucede, tratando-se de marcas essencialmente nominativas assume maior relevo o da semelhança/dissemelhança fonética, tendo por referência as sílabas que as compõem e o som assim obtido.

Como já anteriormente referido, um dos critérios exigidos é o da semelhança dos produtos e serviços.

Efectivamente e dado que a marca serve para diferenciar produtos ou serviços de outros da mesma espécie ou congéneres, o respectivo âmbito de protecção deve ser limitado aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais foi registada, “a marca deve distinguir-se das já existentes para produtos ou serviços do mesmo género ou espécie” – cf. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pág. 268.

Ali acrescentando, a pág. 270 que “… só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços em causa terão que se situar, pois, no mesmo mercado relevante.”.

Referindo, Luís Couto Gonçalves, in ob. cit., pág.s 263/4, relativamente à afinidade dos produtos ou serviços que embora, em geral se realçar o facto de os produtos ou serviços serem concorrentes no mercado tendo a mesma utilidade e fim, deve ter-se em consideração “… o critério da natureza (estrutura e características) dos produtos e serviços e o critério dos circuitos e hábitos de distribuição dos produtos e serviços.”.

As marcas, com a sua já referida função distintiva, destinam-se a publicitar produtos ou serviços e, consequentemente, têm por alvo os consumidores de tais produtos ou serviços, pelo que outro dos requisitos a ter em conta é a definição do consumidor a que se deve atender no que respeita à confusão entre marcas e produtos ou serviços publicitados.

É unânime na doutrina (cf. Carlos Olavo, ob. cit., pág. 162; Luís Couto Gonçalves, in ob. cit., pág. 272 e Pedro Sousa e Silva, in ob. cit., pág.s 277/8) a conclusão de que o risco de confusão entre marcas se deve aferir por referência ao “consumidor médio”, por reporte aos produtos ou serviços que a marca visa publicitar, devendo identificar-se as características dos consumidores típicos dos produtos ou serviços em causa, grau de instrução, hábitos de consumo, expectativas e preocupações, preço do bem a adquirir e frequência com que o adquirem e tendo em linha de conta que, por regra, os consumidores médios de um tipo de serviços ou produtos são avisados e estão normalmente informados e razoavelmente atentos.

Devendo, ainda, em certos casos, ter-se em conta a figura do “consumidor profissional e especializado” no caso dos produtos serem normalmente adquiridos por profissionais ou peritos e preço dos mesmos, que acarreta um maior ou menor grau de diligência, consoante se trate de os produtos terem ou não um preço elevado ou baixo e um restrito ou largo consumo.

Importa, ainda, para além do risco de confusão entre marcas, em face do disposto no artigo 238.º, n.º 1, al. c), do CIRE, entrar em linha de conta com a verificação do risco de associação com uma marca anteriormente registada, no sentido de que entre ambas as marcas existirem diferenças entre elas para que os consumidores se apercebam de que se trata de diferentes marcas, “… mas suficientemente familiar para os levar a pensar que são ambas usadas pela mesma empresa” – cf. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pág. 276.

Ou, como refere Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pág.s 266/7, o risco de associação verifica-se nos casos em que “… o público consumidor, reconhecendo a diferente origem dos produtos ou serviços, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens”.

Risco, em suma, que existe, como referido no Acórdão do STJ, de 25 de Março de 2004, Processo n.º 03B3971, disponível no respectivo sítio do ITIJ, “… quando distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos”.

O STJ tem vindo a considerar de forma constante e reiterada os critérios que a que se tem vindo a fazer referência, como se pode ver, exemplificativamente, para além do Acórdão ora citado, os de 28 de Setembro de 2021, Processo n.º 422/17.8YHLSB.L1.S1; de 8 de Março de 2022, Processo n.º 448/20.4YHLSB.L1.S1 e de 06/07/2023, Processo n.º 20/20.9YHLSB.L1.S1, todos disponíveis no mesmo sítio do anterior e nos quais se cita inúmera jurisprudência no mesmo sentido.

Feito o enquadramento teórico da questão, vejamos, agora, se as marcas em confronto podem ser confundidas pelo consumidor médio dos produtos em questão, atentos os critérios acima expostos.

Desde logo e em primeiro lugar, dúvidas inexistem de que as marcas em questão publicitam os mesmos produtos e serviços, pois que cf. consta dos itens 1.º a 10.º, dos factos provados, ambas publicitam museus dedicados ao chocolate , venda de produtos associados ao chocolate e visando dar a conhecer o processo de fabrico do chocolate, desde a matéria prima até ao produto final.

Ambas as marcas são essencialmente nominativas, sendo a da autora “Choco-Story” e a da ré “The Chocolate Story”, devendo atender-se ao seu elemento visual, impressão que causam à vista do observador, valendo as próprias palavras pela impressão que provoquem; o seu elemento conceptual: conteúdo, exprimindo uma ideia e elemento fonético, em que releva o som resultante da leitura da marca, evidenciando-se o efeito sonoro da sua leitura em voz alta e identificar as sílabas tónicas das marcas em confronto – neste sentido, P. Sousa e Silva, ob. cit., pág. 284.

Ora, ambas as marcas em confronto e o produto que publicitam são similares.

Efectivamente, ambas se referem a museus que visam narrar/mostrar/descrever a história do chocolate e em que as únicas diferenças residem em que a marca da autora recorre ao termo “Choco”, diminutivo de chocolate, acrescido da palavra “Story” ao passo que a da ré refere a palavra “Chocolate”, precedida do termo The”, sendo que ambas estão escritas em inglês.

A marca da autora é acompanhada do elemento gráfico identificado no item 41.º, ao passo que a da ré é acompanhada do elemento gráfico reproduzido no item 45.º, de que ressalta a expressão “WOW Museums”.

Quer a nível do elemento visual quer do conceptual, a impressão que deixam no consumidor médio deste tipo de produtos é similar, por referência ao nome do estabelecimento que, como veremos, é o elemento mais forte das marcas em questão.

A nível do elemento fonético, o que é marcante é o som Choco Story, que resulta das respectivas sílabas, sendo de conceder pouca importância ao facto de uma conter a palavra “Chocolate” por extenso e a outra usar o seu diminutivo “Choco”, bem como carece, igualmente de relevância que a da ré seja precedida da expressão “The”.

O elemento sonoro forte é o que resulta das expressões e respectivas sílabas “Choco Story” – “Chocolate Story”.

E nem o facto de os sinais gráficos serem diferentes afasta a apontada similitude das marcas em confronto, dado que cf. consta dos itens 1.º e 10.º, o que verdadeiramente identifica os estabelecimentos de cada uma das ora partes são as expressões nominativas de cada uma delas e estas, como acima referido, são praticamente iguais, pelo que se prestam a um elevado risco de confusão entre ambas.

Como refere Pedro Sousa e Silva, in ob. cit., pág.s 285/6 “… a ponderação do risco de confusão deve atender a todos os parâmetros de comparação relevantes no caso concreto. O exame a efectuar não deve seguir critérios rígidos: pode um só destes tipos de semelhança ser tão impressivo ou revelador que torne inevitável o risco de confusão ou de associação, mesmo que os demais elementos se mostrem diferentes. Apesar disso, certa doutrina e alguma jurisprudência atribuem especial relevo ao elemento fonético, especialmente nas marcas nominativas, considerando que a sonoridade da marca é mais fácil de reter na memória do público do que os elementos visuais ou conceptuais.

(…)

a abordagem correcta no exame da confundibilidade das marcas é aquela que – no respeito do princípio da interdependência – coloca, num dos “pratos da balança”, os factores de semelhança dos sinais, ao nível fonético, visual e conceptual e, no outro “prato”, os factores de diferenciação desses sinais, podendo a grande semelhança no contexto de um desses níveis ser compensada pela elevada dissemelhança no contexto dos demais”.

Reitera-se, embora se trate de sinais mistos, o elemento mais forte, mais decisivo, é o nome dos estabelecimentos em causa, que fica mais facilmente na memória do que a representação gráfica que os acompanha e aqueles (nomes dos estabelecimentos) são aptos a causar risco de confusão ou associação entre ambas as marcas.

O que mais e reforça devido ao facto de a autora possuir vários estabelecimentos na União Europeia e fora dela, visitados por um grande número de pessoas, que precedem temporalmente o estabelecimento da ré.

Ao invés, a ré possui um museu em Vila Nova de Gaia, integrado num projecto “WOW – World of Wines”, tendo como referência o vinho do Porto, ali existindo, para além do Museu do Chocolate, outros seis, designando-se o referente ao chocolate como “The Chocolate Story”, nos já referidos termos.

Assim, contrariamente ao defendido no Acórdão recorrido, somos de opinião, que ambas as marcas em confronto são de molde a induzir o consumidor médio deste tipo de produtos em erro ou confusão, atenta a similitude entre as mesmas.

E, salvo o devido respeito, nem a tal obsta o facto de o Museu da ré se enquadrar num projecto mais vasto que tem como referência o vinho do Porto e em que se engloba o museu do chocolate com uma das “harmonizações clássicas” com o vinho do Porto, o seu consumo acompanhado de chocolate – cf. item 35.º.

Efectivamente, a publicitação do designado “The Chocolate Story”, em conjugação com o seu objecto, não pode deixar de ser associado, em primeira linha, ao museu que o precede temporalmente, publicitado pela marca da autora, com um âmbito transnacional e de maior notoriedade, pelo que é elevado o risco de confusão com a marca da autora.

E ainda que assim não fosse, sempre existiria um elevado risco de associação, dada a similitude das marcas e produtos em confronto, por susceptíveis de que se trate de marcas ou produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos em apreço.

O público alvo susceptível de visitar um destes museus não se reveste, em abstracto, de qualidades especiais que permita destrinçar a marca da ré da da autora e atenta a similitude das marcas e serviços publicitados pode ser induzido em erro quanto à titularidade das marcas em confronto.

Por certo, depois de um visitante minimamente avisado já ter entrado no estabelecimento da ré, porventura se daria conta das diferenças com um dos museus da autora, se já os conhecesse. Mas o juízo a ponderar é anterior e quando o consumidor formula a vontade de o visitar não dispõe desse elemento de comparação.

Em suma, a marca da autora, nos termos acima expostos, é merecedora da protecção que lhe é conferida pelo supra citado artigo 9.º, do Regulamento (UE) 2017/1001, configurando a marca da ré uma imitação daquela, cf. disposto no artigo 238.º, n.º 1, do CPI.

Nestes termos, se decide:

Julgar procedente o presente recurso, concedendo-se a revista e, consequentemente, revoga-se o acórdão recorrido, repristinando-se a sentença proferida em 1.ª instância.

Custas pela ré, aqui recorrida, tanto para os termos do presente recurso, como em ambas as instâncias.

Lisboa, 27 de Março de 2025

Arlindo Oliveira (relator)

Ferreira Lopes

Rui Machado e Moura