Fundamentação:
Sendo pelo teor das conclusões das alegações do recorrente, que, em regra, se delimita o objecto do recurso – afora as questões de conhecimento oficioso – importa saber se a Autora/recorrente ao pretender que a Ré não use a denominação social “Sapataria Carocha, Unipessoal, Lda.” age em abuso do direito.
A Autora invocou como fundamento da sua pretensão de “anulação da denominação social Sapataria Carocha, Unipessoal LDª”, antes “Sapataria Carocha Lda.” o facto de a marca da Ré ser passível de confusão com sua marca e denominação social “Sapataria Carochinha”, já que ambas se dedicam ao comércio de sapataria.
Quanto à lei aplicável sufragamos o entendimento da 1ª Instância quando, a propósito, afirma (fls. 345/346):
“…Da certidão da matrícula de fls.91 a 93, resulta que a Ré foi constituída e matriculada em 13/01/1994, tendo a sua constituição sido publicada no D.R. nº45, em 23/02/1994, com a denominação social “Sapataria C......., Lda.”, sendo por via disso à luz do ordenamento jurídico vigente em 23/02/1994 que tem que ser apreciada a pretensão de tutela judiciária deduzida pela Autora nos autos e isto não obstante a alteração do contrato social e da consequente alteração da sua denominação social para “Sapataria C......., Unipessoal, Lda.” ocorrida em 06/04/2000.
“…Em 23/02/1994, encontrava-se em vigor o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec.Lei nº30.679, de 24/08/1940, pelo que, ao contrário do que vem sustentado pelas partes a pretensão de tutela judiciária formulada pela autora carece de ser apreciada por referência ao apontado Código de Propriedade Industrial e demais ordenamento jurídico então vigentes e não por referência ao actual Código da Propriedade Industrial, o qual, porque entrou em vigor apenas em1 de Julho de 2003, não se mostra aplicável ao caso em análise.”
A marca é um sinal de representação visual destinado, essencialmente, a distinguir a origem dos produtos ou serviços, não podendo confundir o destinatário do processo de comunicação – o consumidor.
A marca é, pois, um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los, não só para assegurar clientela, como para proteger o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes.
Acerca do risco de associação o Professor Coutinho de Abreu, in “Boletim da Faculdade de Direito”, vol. LXXIII, 1997, pág.145, em estudo sobre as “Marcas (Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)” escreve:
“ […] O risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como o risco de associação.
Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto).
Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos)”.
O Professor Oliveira Ascensão, in “Concorrência Desleal” – edição de Março de 2002 – págs. 422/423 – relativamente ao art. 260º a) do revogado CPI de 1995 que, tal como o § 1º do Código de 1940 considerava que a concorrência desleal se manifesta “qualquer que seja o meio empregue” (expressão igual à da al. a) do art. 317º do vigente CPI), acerca dos conceitos de confusão e imitação, no âmbito de lesão dos interesses dos concorrentes (e não de consumidores) escreve:
“A imitação é um grande princípio da vida social, que permite que as inovações vantajosas se expandam rapidamente. É natural que as empresas de ponta, capazes de maior inovação, tragam os progressos na vida empresarial e que esses progressos se generalizem subsequentemente.
A concorrência exige evolução incessante, e não a multiplicação de monopólios que estancam a expansão das práticas e permitem ganhos parasitários […].
Há que ter bem presente que a grande directriz que encontrámos nesse domínio não foi a do repúdio da cópia ou da imitação, mas reacção contra o risco de confusão.
E apenas por trazer (e se trouxer) este risco que o acto de cópia é rejeitado…é necessário que a confusão actue no espírito do público de maneira a fazê-lo tomar um operador ou os seus produtos ou serviços por outros.
Só assim funciona no sentido de uma eventual deslocação de clientela…O que é importante acentuar é que há um certo grau, mesmo de confundibilidade, que é socialmente adequado.
Todos os operadores económicos se imitam.
Toda a imitação traz alguma confusão.
Mas esta só é repelida como concorrência desleal se atingir um certo grau de intolerabilidade.
Temos aqui uma das mais importantes manifestações do princípio, atrás enunciado, de que a liberdade de concorrência prima sobre a concorrência desleal...
É necessário assegurar essa liberdade perante a ameaça da multiplicação dos entraves.
Por isso, um certo nível de confundibilidade é ainda admissível – ou se quisermos, é ainda compatível com as normas e usos honestos.” (destaque e sublinhados nossos).
O titular da marca goza do direito de se opor a que outrem a use sem o seu consentimento, bem como pode impedir o uso de marca que possa ser confundida ou associada àquela que lhe pertence, semelhança essa que pode ser gráfica, fonética ou figurativa.
Em relação às marcas existe, pois, um dever de não adoptar denominações, sejam elas de que espécies forem, susceptíveis de confundibilidade pelo consumidor comum.
Estão em causa salutares regras da concorrência empresarial, a par da protecção dos consumidores, num mundo em que a oferta atinge uma inimaginável variedade, tornando, paradoxalmente, por isso, mais difícil o estabelecimento de padrões ou elementos diferenciadores.
Dito isto importa acentuar que a questão decidenda não assenta na consideração de serem as marcas da Autora ou da Ré passíveis de confusão ante o consumidor comum.
Ficou provado que a confusão existe – F) dos factos provados – não obstante a diferença de logótipo da Autora, um animal – cfr. item J) dos factos provados – e o da Ré a representação de um automóvel Volkswagen (tradicionalmente conhecido o modelo representado por “Carocha”).
A decisão da 1ª Instância considerou, erradamente, que a Ré havia excepcionado a caducidade do direito de accionar – e dizemos erradamente, pelo facto incontroverso de a Ré não ter invocado na contestação tal excepção, que não é sequer de conhecimento oficioso por não estarem em causa direitos indisponíveis (arts.333º, nºs 1 e 2, e 303º do Código Civil) – concluindo pela improcedência de tal excepção, mas considerando que a longa inércia da Autora em reagir à alegada confundibilidade das marcas, quando há mais de 10 anos sabia desse facto, sendo que em Amarante ambas as sociedades têm estabelecimentos a dezenas de metros, consubstanciava abuso do direito.
Também a Relação do Porto analisou o recurso sob o enfoque do abuso do direito, considerando que a recorrente assim actuou pela longa inércia em reagir, criando na Ré a expectativa de não invocar a confundibilidade das marcas.
Pretende a recorrente que houve erro na apreciação dessa actuação, porquanto “quem intentou a presente Acção foi a sociedade AA, Lda. que adquiriu, por escritura celebrada em 15 de Junho de 2005 o registo do nome de estabelecimento nº 00000 SAPATARIA Carochinha, o registo da marca nº000000 Carochinha e o registo da marca nº000000 Carochinha, conforme resulta dos documentos 1, 2, 3 e 4 da petição inicial e com base nos quais resultou a factualidade assente pelas Instâncias.
E quem demandou criminalmente a sociedade Ré em 1993 e de cujo processo resultou o referido despacho de arquivamento foi a sociedade DD, Lda.
A sociedade AA, Lda., a Autora e ora Recorrente, nada têm a ver com a sociedade DD, Lda.”
Pretende, assim, que, pese embora as marcas citadas terem pertencido a uma sociedade que a Autora adquiriu em 15.6.2005, não se pode considerar que o tempo passado sem oposição à denominação social usada pela Ré e à confundibilidade da denominação social, não relevam como circunstância reveladora da inércia e, logo não se podendo considerar que tendo instaurada a acção em 2006 a sua conduta tenha incutido na ré confiança no não exercício do direito que exerce na acção, pelo que não existe abuso do direito.
Importa esclarecer que a ora Autora foi inicialmente denominada “DD Lda.”, e era a detentora dos seguintes direitos de propriedade industrial: Marca Carochinha, registada desde 20 de Março de 1992, com o n.º 000000, para assinalar “botas, sapatos e pantufas” – doc. de fls. 53 a 57; Marca Carochinha, registada desde 22 de Abril de 1985, com o n.º 000000, para assinalar “malas, carteiras (de bolso) e carteiras em couros” – doc. de fls. 58 a 62 – bem como o nome de estabelecimento n.º 00.000“Sapataria Carochinha”, registado desde 05 de Janeiro de 1987 – cfr. doc. de fls. 48 a 51.
Temos, assim, que a marca “Carochinha” agora da Autora, está registada desde 22.4.1985 e 20.3.1992 e o estabelecimento da Ré desde 5.1.1987, muito embora em 6.4.2000 tenha alterado a sua denominação social para “Sapataria Carocha, Unipessoal Lda.” (antes “Sapataria Carocha, Lda.”), o que temos por irrelevante para apreciar da pretensa confundibilidade entre a denominação social da marca da Autora – “Carochinha” e o nome do estabelecimento da Ré “Sapataria Carocha, Unipessoal, Lda.”.
A recorrente, bem sabendo que em 1993, a anterior proprietária das marcas “Carochinha” participou criminalmente contra BB “proprietário” do estabelecimento “Sapataria Carocha”, pelo uso abusivo dessa marca, concorrência desleal, e denominação do seu estabelecimento comercial, e que sem reacção da queixosa o processo-crime foi arquivado, em 5.1.1994 (doc. de fls. 34/35 não impugnado), por se ter considerado que não existia concorrência desleal em função da similitude da denominação social dos estabelecimentos, pretende que tendo adquirido àquela sociedade e com ela o registo da marca e nome do estabelecimento em 2005, que esse tempo de utilização pela Ré da marca pretensamente confundível se lhe não opõe, pelo que não incorreu em abuso do direito.
A Ré vem explorando na cidade de Amarante, desde 1993, o seu estabelecimento comercial de sapataria, sob a denominação “Sapataria Carocha”, na mesma rua em que a Autora explora o seu, sob a denominação “Sapataria Carochinha”.
A Ré encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante desde 13/01/1994, sob a denominação “Sapataria Carocha, Lda.” e viu a sua constituição publicada no D.R. n.°45, em 23/02/1994 – cfr. fls. 32.
Pese embora a sociedade CC Lda. ter reagido contra o comportamento ilícito da Ré participando-o ao Ministério Público, em 1993, e imputando àquela sociedade “Sapataria Carocha, Lda.” a prática de um crime de concorrência desleal, tal inquérito, como vimos, veio a ser arquivado por decisão proferida em Janeiro de 1994, sem que exista notícia, nos autos, de ter a Autora, como titular dos direitos alegadamente violados, reagido contra essa decisão e à conduta da Ré, limitando-se a instaurar a presente acção em 03/3/2006, volvidos mais de onze anos sobre aquela decisão, não podendo escudar-se na mera alteração da denominação social da Ré, para se auto-responsabilizar apenas pelos factos que considera ilícitos, a partir de 2005.
A propriedade da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e de a usar em exclusivo, não resultando tais direitos senão do registo, já que no sistema de eficácia constitutiva e atributiva do registo, que é o nosso, prevalece o direito de quem primeiro registou a marca, princípio com assento no actual art. 224º do CPI.
Do estabelecimento comercial fazem parte elementos corpóreos e incorpóreos, entre os quais os sinais distintivos essenciais ao cumprimento de actuações leais na prática comercial, pelo que quem é titular desses direitos é a sociedade que detém e usa no seu estabelecimento as marcas que a seu favor registou, pelo que, havendo transmissão da titularidade da sociedade detentora dos registos das marcas e da denominação social do estabelecimento, mais a mais há longo tempo registados, e mudando apenas a denominação do nome da sociedade como sucede no caso, não pode a Autora, agora titular dos direitos que considera violados por um concorrente, “esquecer” o passado em relação à imitação e/ou ao risco de confusão das marcas para afirmar que, apenas em 2005 se tornou dona das marcas pertencentes ao estabelecimento que adquiriu, e que logo no ano de 2006 intentou a acção, visando a proibição de uso da marca da Ré que considera confundível com a sua.
Senão antes, a reacção do titular das marcas (a Autora e a sua antecessora) poderiam e deveriam ter reagido quando o Ministério Público em 5.1.1994 arquivou a queixa-crime da Autora (sua antecessora).
Ao não o fazer e ao intentar a acção mais de onze anos volvidos é razoável considerar que a Ré tenha investido na confiança que a sua conduta não afrontava o direito agora questionado, mais a mais ante a consideração de que o inquérito foi arquivado por considerar que não existia concorrência desleal.
Ora é esta confiança na estabilidade dos comportamentos, que mais não é que expressão da actuação de boa-fé – art. 762º, nº1, do Código Civil – entendida como comportamento normativo, ou seja, como um agir respeitador dos direitos alheios, mormente, num domínio em que a concorrência leal é um valor caro às relações comerciais e dever ser exercida com lisura e sem ofender os direitos de propriedade intelectual, pelo que se impõe uma rápida actuação quando estão em causa comportamentos de terceiros idóneos a causar prejuízos, que a inércia da Autora é censurável e passível de enquadramento no instituto do abuso do direito – art. 334º do Código Civil – não na modalidade de venire contra factum proprium, como parece ser o entendimento das instâncias, mas como “supressio” do direito da Autora que assim deverá ser penalizada pela sua injustificada passividade (1). durante 11 anos, isto se não nos reportarmos a momento anterior, ao registo mais antigo, que remonta a 22 de Abril de 1985.
A lealdade da concorrência implica a adopção de práticas comerciais honestas, uma vez que a propriedade industrial deve considerar-se expressão da propriedade intelectual, já que abrange elementos de cariz imaterial, que integram o estabelecimento comercial com as suas marcas, invenções, patentes, modelos, desenhos industriais, logótipos, etc.
Daí que a preservação e não infracção dos sinais distintivos do comércio constitua um dos núcleos mais importantes do carácter incorpóreo sobre que incidem muitos dos direitos de propriedade industrial e a sua violação não se compadece com o longo tempo no exercício dos direitos de concorrentes ameaçados por práticas lesivas e que exprimem concorrência desleal.
A omissão, a inércia, fomentam a confiança na situação induzida pelo comportamento omissivo, pelo que o exercício de direitos em contradição é abusivo por violador do princípio da boa-fé suposto na proibição do abuso do direito.
Dispõe o art. 334º do Código Civil.
“É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito”.
A concepção adoptada de abuso do direito é a objectiva.
Não é necessária a consciência de se excederem, com o seu exercício, os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico; basta que se excedam esses limites.
“O abuso de direito pressupõe a existência da uma contradição entre o modo ou fim com que a titular exerce o direito e o interesse a que o poder nele consubstanciado se encontra adstrito casos em que se excede os limites impostos pela boa fé.” – Ac. do Supremo Tribunal de Justiça, de 28.11.96, in CJSTJ, 1996, III, 117.
A parte que abusa do direito, actua a coberto de um poder legal, formal, visando resultados que, clamorosamente, violam os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, ou pelo fim económico ou social do direito.
Uma das vertentes em que se exprime tal actuação, manifesta-se, quando tal conduta viola o princípio da confiança, revelando um comportamento com que, razoavelmente, não se contava.
“Há abuso do direito, segundo a concepção objectiva aceite no artigo 334º sempre que o titular o exerce com manifesto excesso dos limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes, ou pelo fim económico ou social desse direito.
Não é necessária a consciência, por parte do agente, de se excederem com o exercício do direito os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito; basta que, objectivamente, se excedam tais limites”. – “ Das Obrigações em Geral”, 7ª edição, pág. 536, Antunes Varela.
Na Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 119, pág. 232, sobre o abuso do direito e a tutela da confiança, escreveu Baptista Machado:
“Dentro da comunidade das pessoas responsáveis (ou imputáveis), a toda a conduta (conduta significativa, comunicativa) é inerente uma “responsabilidade” – no sentido de um “responder” pelas pretensões de verdade, de rectitude ou de autenticidade inerentes à mensagem que essa conduta transmite (...).
Desta “autovinculação” inerente à nossa conduta comunicativa derivam ao mesmo tempo regras de conduta básicas, também postuladas pelas exigências elementares de uma ordem de convivência e de interacção, que o próprio direito não pode deixar de tutelar, já que sem a sua observância nem essa ordem de convivência nem o direito seriam possíveis (...).
Do exposto podemos também concluir que o princípio da confiança é um princípio ético-jurídico fundamentalíssimo e que a ordem jurídica não pode deixar de tutelar a confiança legítima baseada na conduta de outrem”. (destaque e sublinhado nossos)
Menezes Cordeiro, in “Da Boa Fé no Direito Civil” – Colecção Teses, pág.745, considera, ainda, a existência de outras categorias de actos abusivos – a “supressio” e “surrectio”.
“Há suppressio quando uma posição jurídica, não tendo sido exercida durante certo tempo, não mais possa sê-lo por, de outra forma, se atentar contra a boa fé; ocorreria, pois, uma supressão de certas faculdades jurídicas, pela conjugação do tempo com a boa fé.
A surrectio, por seu turno, traduziria, de algum modo, o inverso do mesmo fenómeno: uma pessoa veria, por força da boa fé, surgir na sua esfera uma possibilidade que, de outro modo, não lhe assistiria.
Seria como que a contraface da suppressio…”.
Ora, no caso que nos ocupa, como se provou – “ambos os estabelecimentos de sapataria de Autora e Ré em Amarante, convivem na mesma rua há vários anos, estando o estabelecimento da Autora aberto nesta cidade desde 1993”.
É um caso nítido de tolerância de uso de marca por um concorrente, capaz de induzir risco de confusão com a marca da Autora, pelo que o perdurar no tempo sem que a Autora tivesse reagido, sendo tão dilatado o período de violação do direito, depreende-se, razoavelmente, pelo seu silêncio que contemporizou com uma situação a que agora, sem invocar quaisquer circunstâncias relevantes supervenientes, pretende obstar em desconsideração pela expectativa e confiança adquiridas pela Ré em que tal direito não seria exercido.
A actuação da Autora, o largo tempo decorrido, o objectivo que visa com a acção, ao fim de largos anos de inércia, aparece à luz da boa-fé e do fim social e económico do direito que pretende exercer, como chocante do sentido de justiça, pelo que não merece ser atendida.
