5837/2006-7 - Tribunal da Relação de Lisboa

I- À luz do art. 5º, nº 3 do C. Propr. Ind. de 1995, a parte que se absteve de reclamar na fase administrativa contra o pedido de registo de sinais, depois concedidos, que sejam confundíveis com outros de que é titular podia ainda pedir a sua anulação em acção declarativa.

II- Não tendo este pedido sido feito tempestivamente, caducou o direito a obter essa anulação, podendo esses sinais produzir os efeitos que lhes são próprios.

III- Um desses efeitos é o de impedir o registo de novos sinais com eles confundíveis, ainda que requeridos pela parte que é titular dos que poderiam ter fundado o pedido de anulação, pois, embora o risco de confusão já viesse existindo, seria agravado com a concessão de novo registo.

IV- A abstenção, por parte desta última entidade, do uso dos meios de reacção que estavam ao seu alcance, não traduz qualquer tolerância que possa ser feita cessar a qualquer momento.

V- Sendo válidos e eficazes os registos de uma e outra destas entidades, a preclusão do uso dos meios de reacção possíveis leva a que se tenha a situação como consolidada, não havendo que fazer prevalecer uns em relação aos outros.

(RRC)

ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

7ª SECÇÃO CÍVEL

I- A Central da Borracha, Lda. requereu o registo da insígnia mista, composta por elementos figurativos e pelo elemento nominativo ACB EUROBOR, contra o que deduziu reclamação a Eurobor – Representação de Borrachas, Lda., invocando que tal elemento é imitação do nome de estabelecimento EUROBOR, de que a reclamante é proprietária, expressão que também constitui o elemento de fantasia da sua denominação social.

O registo pedido foi indeferido por despacho da Direcção de Serviços de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

No recurso que interpôs contra tal despacho, A Central da Borracha, invocou diversas marcas nacionais de que é proprietária, exclusivamente constituídas pela expressão EUROBOR, todas elas concedidos em data anterior ao registo do nome de estabelecimento da reclamante. E conclui pedindo que, revogando-se o despacho recorrido, se conceda o registo da insígnia por ela requerido.

Contestou a Eurobor defendendo que a recorrente, tendo deixado a recorrida consolidar no mercado a sua posição jurídica enquanto proprietária de um estabelecimento e titular da sua denominação, um e outra com o elemento EUROBOR, vem agora pretender que existam dois estabelecimentos comerciais identificados, prevalentemente, pela mesma expressão, o que seria causa de risco de confusão, pelo que a sua pretensão não pode ser acolhida.

Foi proferida decisão que negou provimento ao recurso e manteve o despacho do Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Apelou A Central da Borracha, Lda., tendo apresentado alegações onde pede a substituição da sentença recorrida por outra que defira o recurso por si apresentado contra a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 12.6.97, admitindo-se o registo da insígnia por ela requerido.

Para tanto, formulou as seguintes conclusões:

1) À data do registo do nome de estabelecimento da apelada – EUROBOR - já a apelante era titular do registo de marcas nominativas EUROBOR.

2) A previsão do ónus de comunicação ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas não era aplicável aos registos efectuados pela apelante, uma vez que estes foram realizados em 1977, não lhe devendo, pois, ser oponível.

3) Contudo, e ainda que assim se não entenda, sempre a não comunicação ao RNPC tem por consequência a não oponibilidade da marca previamente registada para efeitos da conclusão do processo de registo da firma, sendo certo que não implica o saneamento de vício intrínseco da própria firma, que sempre se poderia declarar por via judicial.

4) O reconhecimento do direito à acção tem de implicar, naturalmente, a possibilidade de à apelante ser reconhecida a invocação do mesmo direito substantivo por via de excepção, o que fez no âmbito do processo de registo objecto destes autos de recurso.

5) Por seu turno, a não reclamação pela apelante, no âmbito do processo de registo do nome de estabelecimento da apelada, não preclude nenhum dos seus direitos, nomeadamente o de opor registo anterior e risco de confusão, sendo que a protecção conferida pelo seu registo anterior opera “ipso iure”, e deveria ser garantida, em primeira linha, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ao abrigo do disposto no art. 144º, nº 6 do Código da Propriedade Industrial de 1940, aplicável ao pedido de registo do nome de estabelecimento da apelada.

6) A recusa do registo da insígnia à apelante implica beneficiar quem detém registo confundível posterior, em detrimento de registo próprio anterior.

7) As marcas EUROBOR, de que a apelante é titular desde 1977, são confundíveis com o nome de estabelecimento registado a favor da apelada em 1989, implicando este um actual e efectivo risco de confusão no mercado.

8) Apesar da marca e nome de estabelecimento terem funções distintas, podem constituir objecto de confusão no mercado, como, aliás, sucede manifestamente nos autos, por os produtos marcados com as marcas EUROBOR se inserirem no mesmo mercado que constitui o objecto social da apelada. A identidade das expressões registadas desde logo impede as marcas da apelante de preencherem uma das suas funções primárias – a identificação clara da proveniência do produto.

9) Assim, o nome de estabelecimento da apelada é anulável por ofender direito anteriormente registado.

10) De todo o modo, o risco de confusão entre o nome de estabelecimento da apelada e as marcas da apelante, todas elas constituídas pela expressão EUROBOR, existe já desde 1989.

11) Pelo que o registo da insígnia ora requerido pela apelante não implica, de per si, qualquer risco próprio de confusão no mercado, nem implicará qualquer risco adicional de confusão. Antes se limita a manter um risco com que a apelada e apelante têm coexistido desde há longo tempo. Ou seja, o risco de confusão a que a sentença recorrida alude não decorre do eventual registo da insígnia a favor da apelante, porque já existe. O requerido registo não acarreta, pois, por si qualquer risco de confusão.

12) A inércia da apelante, em sede dos processos de registo da firma e sucessivamente do nome de estabelecimento da apelada, apenas poderia ser equiparada à figura da tolerância de uso concorrente. Contudo, não pode a entidade que usa um sinal distintivo sob a tolerância do titular de um registo anterior privar este de beneficiar de todos os seus direitos de exploração económica do respectivo sinal distintivo.

13) A tanto corresponderia um abuso do direito.

14) A decisão recorrida ignora, ou não reconhece qualquer efeito jurídico, ao registo anterior da marca EUROBOR a favor da apelante, reconhecendo já relevância ao registo, este já posterior, do nome de estabelecimento da apelada, violentando o direito de exclusividade da apelante sobre aquela expressão no mercado dos produtos de borracha.

15) Ainda que, em última instância, estivéssemos na presença de dois registos igualmente válidos e eficazes, sempre deveria prevalecer o primeiro sobre o segundo, por anterior.

16) A decisão recorrida violou, por errónea interpretação, o previsto nos arts. 1º 5º, n.º 3, 167º, n.º 1 do Código de Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 16/95, aplicável ao pedido de registo objecto dos autos, bem como o disposto no art. 144º, nº 6 do Código da Propriedade Industrial de 1940, aplicável ao pedido de registo do nome de estabelecimento da apelada.

Não houve contra-alegações.

Colhidos os vistos, cumpre decidir, sendo questões sujeitas à nossa apreciação as enunciadas nas conclusões da apelante, já que são elas, como é sabido, que delimitam o objecto do recurso.

II- Na sentença apelada vêm descritos como provados os seguintes factos:

A) “A Central de Borracha” apresentou no INPI, em 19.04.1996, o pedido de registo da insígnia de estabelecimento “ACB EUROBOR”, com o nº 18977 W.

B) Este pedido foi publicado no respectivo Boletim da Propriedade Industrial nº 4/1996.

C) A “Eurobor - Representação de Borracha, Lda.” reclamou no prazo de dois meses, alegando que é proprietária do registo de nome do Estabelecimento nº 29525, requerido em 14 de Julho de 1986 - e não “1996”, como manifesto lapso se escreveu - e concedido por despacho de 1 de Setembro de 1989, consistindo na expressão “Eurobor”.

D) Em 12.06.97, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial recusou o pedido de registo, afirmando que “Na realidade, a insígnia registanda contém o nome reclamante pelo que é de atender a reclamação uma vez que as actividades são igualmente semelhantes”.

E) O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 21.01.1998, pronunciou-se nestes autos, nos seguintes termos:

“Os Serviços entenderam que havendo uma denominação social EUROBOR e um nome de estabelecimento com igual expressão registadas a favor da parte contrária não poderia ser deferido o registo do mesmo nome como insígnia de estabelecimento.

“Se os sinais obstativos são ilegais a interessada devia provocar a sua anulação.

“No que respeita a prioridade do sinal EUROBOR, o recurso não indica o tempo em que foi pedido e registado nas Pessoas Colectivas a denominação social da Sociedade recorrida (...)”.

F) A Recorrida é proprietária do registo de nome do estabelecimento nº 29525, consistindo na expressão “Eurobor”, cujo pedido foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 7/1986 em 26 de Janeiro de 1987 – e não “14 de Julho de 1996”, como por manifesto lapso se escreveu (cfr. doc. de fls. 56/57) - e foi concedido por despacho de 1 de Setembro de 1989, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 9/1989.

G) A Recorrida constituiu-se como “Eurobor – Representação de Borrachas, Lda.” por contrato de sociedade por quotas registado na Conservatória do Registo Comercial de Ansião por apresentação de 10.04.1987.

H) A Recorrente é proprietária dos registos de marcas nacionais nºs 195102, 195103, 195104, 195105, 195106 e 195107, todas elas constituídas pela expressão “Eurobor”.

I) Todos os registos referidos em H) foram pedidos em 16 de Junho de 1977.

J) Os registos nºs 196105 e 195103 foram concedidos em 22 de Abril de 1985.

L) Os registos nºs 195106 e 195107 foram concedidos em 21 de Maio de 1985.

M) Os registos nºs 195104 e 195102 foram concedidos em 22 de Maio de 1985.

N) A Recorrente não comunicou ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas (R.N.P.C.) os registos que tinha efectuado junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (I.N.P.I.).

Deve-se a óbvio lapso de escrita, que ora se rectifica, a referência, constante do facto J), a um registo com o número “196105”, já que se trata, diversamente, do registo com o número “195105” já referido no facto H.

III- Os argumentos e raciocínio adoptados na sentença impugnada foram, essencialmente, os seguintes:

- A Central de Borracha, Lda. não põe em causa a confundibilidade entre, por um lado, a insígnia que pretende ver registada e, por outro, a denominação social da recorrida - Eurobor – Representação de Borrachas, Lda. - e o nome de estabelecimento “Eurobor” de que a mesma é titular;

- Baseia-se, antes, no facto de serem mais antigos os registos de marca “Eurobor” de que é proprietária;

- Não tendo a Central da Borracha, Lda. reagido pelos mecanismos administrativos contra a concessão daquela denominação social e daquele nome de estabelecimento, teria ainda a faculdade de obter a sua anulação judicial em acção constitutiva;

- Não o tendo feito, não pode invocar a regra da prioridade do registo nem pode imputar à Eurobor abuso do seu direito ao opor-se ao registo da sua insígnia, não se vislumbrando qualquer acto que ultrapasse os limites da boa fé;

- A decisão do INPI é acertada dado que o registo negado violaria o princípio da exclusividade, possibilitando a confusão entre a insígnia pedida e o nome de estabelecimento e a denominação social da Eurobor, o que é agravado pelo carácter potencialmente mais versátil e abrangente deste último sinal.

Estas razões são, pelo seu inteiro acerto, fundamento bastante para a decisão emitida, pelo que, aderindo-se a elas, se remete, ao abrigo do art. 713º, nº 5 do C. P. Civil, para os exactos termos em que a sentença impugnada as expôs e defendeu.

Algumas considerações complementares se impõe fazer, em face dos argumentos aduzidos pela apelante nas suas alegações.

Quanto ao defendido nas conclusões 1ª a 9ª:

É seguro que o risco de confusão existe desde o momento em que passaram a coexistir as marcas da apelante e os sinais de que é titular a apelada.

Não tendo a apelante reagido, como poderia ter feito, na fase administrativa de concessão destes sinais, tinha ainda o direito de os fazer anular, concedido pelo art. 5º, nº 3 do C. Propr. Ind. de 1995.

Trata-se de uma anulabilidade, e não de uma nulidade, pelo que, antes de ter lugar a respectiva anulação, o acto viciado – no caso, os sinais de que a apelada Eurobor é titular – produz os efeitos que lhe são próprios.

A apelante não propôs, porém, a acção adequada para o efeito e não poderá já fazê-lo com sucesso, dado o decurso do prazo de caducidade estabelecido no nº 4 do mesmo artigo.

Argumenta, então, que sempre poderia usar o mesmo direito por via de excepção, que estaria a invocar neste processo.

É razão que não pode ser acolhida.

Parece que a apelante estará a pretender fazer valer o princípio consagrado no art. 287º, nº 2 do C. Civil.

Daí não consta, porém, que a via de excepção possa ser usada quando não seja já possível a via de acção.

A norma em apreço estabelece, diversamente, que tanto a acção como a excepção poderão ser usadas enquanto o negócio não estiver cumprido, o que significa que antes desse cumprimento não ocorre a caducidade do direito de invocar a anulabilidade.

Admitindo que tal princípio possa ser transposto para o caso em apreciação, sempre estaremos perante actos jurídicos – a concessão dos sinais da apelada – que devem considerar-se “cumpridos”, ou seja, que produziram já os seus efeitos.

Por isso não se verifica a circunstância que impediria aquela caducidade.

Aliás, neste processo – tanto na óptica do desencadeamento da sua fase administrativa com a formulação do pedido de registo, como na óptica do desencadeamento da sua fase judicial com a interposição do recurso para os juízos cíveis – a apelante não usou a via de excepção, visto ter sido ela quem iniciou os procedimentos que tiveram lugar. Daí que nunca se encontrasse em condições de lançar mão daquele suposto regime especial quanto a caducidade, regime esse que, aliás, não tem fundamento legal.

Quanto às conclusões 10ª e 11ª:

Sustenta a apelante que o registo por ela pedido não acarreta risco de confusão, visto que esta já existia.

Mas agravá-lo-ia consideravelmente, já que a confusão, antes decorrente do confronto das marcas da apelante com o nome de estabelecimento e a designação social da apelada, passaria a estabelecer-se também com a insígnia do estabelecimento da apelante.

Quanto ás conclusões 12ª e 13ª:

Não há qualquer tolerância da apelante quanto ao uso, pela apelada, dos seus sinais.

Esta tem vindo a usá-los por direito próprio, decorrente da sua concessão pelas entidades competentes.

A abstenção, por parte da apelante, do uso dos meios de reacção que estavam ao seu alcance, não traduz qualquer tolerância que possa ser feita cessar a qualquer momento.

Quanto às conclusões 14ª e 15ª:

Não é verdade que a sentença apelada ignore os efeitos jurídicos das marcas da apelante.

Elas continuam em vigor.

Sendo válidos e eficazes os registos da apelante e os da apelada, a preclusão do uso dos meios de reacção de que a apelante dispunha leva a que se tenha a situação como consolidada, não havendo que fazer prevalecer uns em relação aos outros.

Impõe-se, deste modo, a improcedência da apelação.

V- Pelo exposto, julga-se improcedente a apelação, confirmando-se a sentença impugnada.

Custas a cargo da apelante.

Lxa. 9.01.07

(Rosa Maria Ribeiro Coelho)

(Arnaldo Silva)

(Graça Amaral)