3932/15.8T8LSB-F.L1-1 - Tribunal da Relação de Lisboa

1. Os direitos exclusivos sobre as marcas constituem um direito de propriedade especial, o qual possui algumas características típicas dos direitos reais: conteúdo patrimonial e carácter absoluto. 2. O registo desse direito assume natureza constitutiva (art.º 210º, n.º 1, do CPI).

3. A prova dos direitos de propriedade industrial faz-se por meio de títulos (art.º 7 nº 1 CPI).

4. A declaração de nulidade ou da anulabilidade do registo conduz apenas à extinção do direito resultante do registo (art.º 35º do CPI) e não ao reconhecimento de que as marcas são propriedade de outrém, que não o titular do registo.

Acordam na 1ª Secção de Comércio do Tribunal da Relação de Lisboa:

I. N., S.L., sociedade comercial registada na ordem jurídica espanhola, pessoa coletiva nº …, com sede na Calle Navarra, número 1, Villanueva de la Cañada, veio intentar contra MASSA INSOLVENTE DE NP, LDA., TODOS OS CREDORES e INSOLVENTE, A PRESENTE AÇÃO DE VERIFICAÇÃO ULTERIOR DE CRÉDITOS/OUTROS DIREITOS (CIRE), nos termos do artigo 146º do CIRE, pedindo que seja reconhecido o direito de propriedade da autora sobre as marcas nacionais nº 434952, 460116, 460118, 460119 e 471943, todas com a denominação “NÃO + PÊLO”, registadas junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a favor da ré insolvente NP, LDA.; que sejam os réus condenados a reconhecerem que a autora é a legítima proprietária das marcas identificadas; que sejam as rés MASSA INSOLVENTE DE NP, LDA. e NP, LDA. condenadas a transferir o registo da propriedade das marcas identificadas a favor da autora; que seja determinada a separação das marcas identificadas dos bens apreendidos a favor da massa insolvente da NP, LDA

Alegou, para tanto, que no âmbito do processo de insolvência, o Sr. Administrador de Insolvência apreendeu a favor da massa as marcas nacionais registadas sob os nºs 434952, 460116, 460118, 460119 e 471943, a qual ofende o seu direito de propriedade, porquanto as marcas em apreço são meras traduções de marcas registadas em Espanha e a nível comunitário a seu favor; que no âmbito da sua atividade celebrou um contrato de franquia com a insolvente mediante o qual concedeu a esta o direito de exploração e fruição, em Portugal, da sua imagem empresarial e respetivos bens imateriais de suporte; que neste contrato a insolvente reconheceu expressamente que a autora é a única proprietária das marcas próprias do “SISTEMA NO + VELLO”, tendo-lhe sido cedido apenas o seu uso mas não a sua propriedade; que por carta registada com aviso de receção procedeu à resolução deste contrato, à qual não se opôs o Sr. Administrador de Insolvência, pelo que deveria o mesmo nessa sequência ter cessado o uso das marcas em referência e procedido à sua transmissão administrativa com transferência do registo de propriedade para a autora; que apesar de ser um facto que as marcas apreendidas para a massa se encontravam registadas junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a favor da insolvente, esta reconheceu que a sua propriedade é da autora, obrigando-se a usá-las unicamente da forma autorizada por esta e para execução do contrato de franquia assinado entre as partes.

A MASSA INSOLVENTE DE NP, LDA. veio contestar a presente ação, alegando que aquando da constituição do franchisado em Portugal, a autora cedeu os direitos de propriedade industrial à insolvente, a qual procedeu ao seu registo junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pugnando pela improcedência da ação.

Foi proferido despacho de gestão inicial do processo.

Concluído o julgamento, foi proferida sentença, na qual se julgou a acção improcedente e se absolveram os réus do pedido.

Inconformada com essa decisão, veio a autora interpor o presente recurso de apelação, tendo formulado as seguintes conclusões:

1. Salvo o devido respeito, não pode a Recorrente concordar com o teor da decisão em causa, pois que a mesma se afasta do melhor enquadramento jurídico dos pressupostos fácticos sobre que assenta, como se passa a demonstrar.

2. Resulta dos factos provados que a Recorrente e a Insolvente celebraram um contrato de master franquia, no âmbito do qual as partes determinaram os termos e condições em que a Recorrente cederia os direitos de uso, no território português, dos seus direitos de propriedade industrial.

3. Através deste contrato, por um lado, a Insolvente, expressamente reconhece a Recorrente como legitima proprietárias da marca NÃO + PÊLO, registada no INPI e, por outro lado, a Recorrente materializa a prática de um conjunto de atos e prorrogativas próprias do proprietário destas mesmas marcas, tal como o direito de ceder o seu uso a terceiro e o de zelar pela integridade material e reputação da marca. Neste âmbito, a Recorrente concedeu à Insolvente o uso das marcas com a denominação “NÃO + PÊLO”, cuja titularidade assumia um caracter fiduciário e orientada exclusivamente para a execução do contrato assinado entre as partes.

4. Este contrato de Master Franquia, livremente celebrado entre as partes, resultou do princípio da autonomia privada, titulado constitucionalmente e ligado ao valor de autodeterminação das partes que se encontra em consonância com outros princípios relevantes no nosso sistema jurídico, como o da proteção das expectativas de confiança do destinatário e o princípio de proteção de segurança do tráfego jurídico.

5. Como é assente na doutrina, lei e jurisprudência, nos contratos impera o princípio pacta sunt servanda, do qual resulta que, uma vez celebrado o contrato, vale como lei entre as partes, ou seja, se existe – o contrato – é para ser cumprido nos termos em que foi acordado, só podendo ser modificado de comum acordo (artigo 406.º, n.º 1, do Código Civil).

6. No caso concreto, ao julgar improcedente a presente ação, designadamente relativa ao pedido de reconhecimento do direito de propriedade da Recorrente sobre as marcas descritas nos autos e separação destas mesmas marcas dos bens apreendidos a favor da massa insolvente da NP, LDA., a douta sentença sob recurso desrespeitou o Acordo firmado entre as partes, regulador desta matéria e, nessa medida, violou a regra do pacta sunt servanda consagrada no artigo 406.º, do Código Civil, base em que assenta o direito privado português. O princípio pacta sunt servanda resulta claramente enfraquecido pelo facto de o M.mo Tribunal a quo ter decidido sobre a questão da propriedade das marcas NÃO+PÊLO® registadas em Portugal, sem atender às cláusulas contratuais firmadas pelas partes que regulam os termos da propriedade e uso destas marcas, pondo em causa a autonomia da vontade das partes e as suas legítimas expectativas.

7. Por outro lado, sendo as marcas discutidas nos autos uma mera tradução para a língua portuguesa das marcas registadas a favor da Recorrente (a marca NO+VELLO®), é evidente que existe uma manifesta confundibilidade entre estas marcas já que, para além de serem gráfica e foneticamente semelhantes, as mesmas se destinam a assinalar produtos com a mesma finalidade (todas estão registadas nas classes 3, 35 e 44 da Classificação de Nice) e podem ter os mesmos circuitos comerciais. Por esta razão, a sua coexistência no mercado é passível de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor médio destinatário dos produtos por elas assinalados, podendo este ser induzido a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro.

8. Ocorre, no entanto, que o enquadramento dos factos em discussão poderá levar à conclusão de que o direito da Recorrente de se opor ao registo destas marcas está eventualmente precludido por tolerância do uso da marca NÃO+PÊLO®, por aplicação do disposto no art.º 261.º do CPI.

9. Assim, a decisão sob recurso, ao fazer tábua rasa do contrato e das cláusulas nele contidas, coloca a Recorrente numa posição de total desproteção do seu direito, enquanto titular das marcas com a denominação NO+VELLO® e NÃO+PÊLO®, violando, assim, princípios básicos do direito privado, como seja o princípio da autonomia privada, entendendo-se por este último a possibilidade de os sujeitos jurídico-privados livremente conformarem as suas relações jurídicas e exercem as suas posições ativas reconhecidas pela ordem jurídica; o da proteção das expectativas, da confiança do declaratário; e o da proteção da segurança do tráfico jurídico, ou seja, do interesse geral na certeza das transações, de suma importância para a realidade económica.

10. Salvo melhor opinião, têm aqui, pois, que funcionar os falados princípios legais e as supra mencionada pertinente norma jurídica (art.º 406.º do CC) que permita conduzir a uma solução justa do caso "sub judice", concluindo-se, em suma, pelo reconhecimento da propriedade das marcas aqui identificadas a favor da Recorrente e sua separação dos bens apreendidos a favor da massa insolvente.

11. Como nota final, importa atender, também, ao princípio da boa-fé em cuja aplicação devem ponderar-se os valores fundamentais do direito, em face da situação concreta e em que, como diretrizes, se deverá atender em especial, não só à confiança das partes no sentido global das cláusulas, processo de formação do contrato, seu teor e outros elementos atendíveis, como também ao objetivo que as partes visam atingir negocialmente à luz do tipo de contrato utilizado, o que tudo se traduz pela tutela da confiança e pela primazia da materialidade, subjacente à questão, em luta contra um estrito formalismo (cfr. Professor Menezes Cordeiro, Da Boa Fé no Direito Civil, 2. volume, páginas 1234 e 1252). E, no caso, a defesa da boa-fé aponta, sem dúvida, para uma decisão que julgue a procedência do pedido da Recorrente formulada na presente ação.

12. Assim, a douta decisão impugnada não pode manter-se, pois fez uma incorreta aplicação dos princípios e normas legais supra citadas, sendo que a correta aplicação do direito aos factos julgados provados impõe conclusão distinta daquela a que chegou o Tribunal a quo, devendo julgar-se procedente o pedido da Recorrente formulado nos autos.

TERMOS EM QUE, revogando a douta decisão impugnada, farão Vossas Excelências inteira e sã J U S T I Ç A !

Não foram apresentadas contra-alegações.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

II. As questões a decidir resumem-se essencialmente em saber se é caso de revogar a sentença recorrida e declarar a autora proprietária das marcas nacionais em causa nos autos, por a sociedade insolvente ter, no contrato de franquia celebrado entre ambas, reconhecido esse facto.

III. São os seguintes os factos considerados provados em 1ª instância:

1) Nos autos principais dos quais os presentes constituem apenso foi proferida sentença datada de 12-02-2015, transitada em julgado em 09-03-2015, que declarou a insolvência da sociedade NP, LDA. – cfr. sentença proferida nos autos principais de insolvência, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

2) No dia 15-04-2015, o Sr. Administrador de Insolvência procedeu à apreensão, designadamente, das marcas nacionais registadas em nome da sociedade NP, LDA. no Instituto Nacional da Propriedade Industrial com os nºs 434952, 460116, 460118, 460119 e 471943, com os seguintes sinais:

i) - marca nacional nº 434952, registada desde 26-09-2008, na classe 44 da Classificação de Nice: sinal verbal NÃO + PÊLO

ii) - marca nacional nº 460116, registada desde 16-04-2010, nas classes 3, 35 e 44 da Classificação de Nice: sinal misto

iii) - marca nacional nº 460118, registada desde 16-04-2010, nas classes 3, 35 e 44 da Classificação de Nice: sinal misto

iv) - marca nacional nº 460119, registada desde 16-04-2010, nas classes 35 e 44 da Classificação de Nice: sinal misto

v) - marca nacional nº 471943, registada desde 26-11-2010, nas classes 35 e 44 da Classificação de Nice: sinal verbal NÃO+

3) A autora celebrou, em 11-12-2008, com a insolvente um escrito, do qual consta, designadamente:

Reunidos

A… (...) intervém em nome e representação da sociedade comercial denominada N., S.L. (...) de agora em diante, o Franqueador.

De outra parte:

J….(...) intervém em nome e representação da sociedade comercial denominada NP, LDA. (...) de agora em diante, o Franqueado Principal

Declaram

I. Que o Franqueador tem por objeto a gestão de uma rede de centros de estética baseados, fundamentalmente, em tratamentos de fotodepilação e outras fototerapias, em conjunto com a venda de produtos (de agora em diante, OS PRODUTOS) relacionados com a prestação de tais serviços, com critérios de qualidade, assistência e preço que lhe são característicos, que, somados a métodos de gestão e comercialização próprios, configuram um negócio cujo êxito foi experimentado pelo Franqueador mediante unidades próprias e franquiadas no mercado espanhol.

II. Que o Franqueador desenvolveu um conceito empresarial próprio, composto por um “saber-fazer” específico, substancial, secreto e identificável, assim como por um sistema de gestão dos seus estabelecimentos e de comercialização dos seus SERVIÇOS e PRODUTOS, que adiante será designado por “SISTEMA NO + VELLO®” ou “O SISTEMA”.

Tal saber-fazer tem um carácter secreto, substancial e identificado. O carácter “secreto” deriva do facto de o saber-fazer do Franqueador, no seu conjunto e na combinação dos seus componentes, não é geralmente conhecido nem facilmente acessível. O carácter “substancial” deriva do facto de o saber-fazer do Franqueador incluir informação importante para a adequada exploração do negócio objeto da franquia. O Franqueado Principal reconhece a melhoria da sua posição competitiva no mercado, que deriva da transmissão do saber-fazer do Franqueador, sem prejuízo das declarações contidas na parte expositiva deste contrato. O carácter “identificado” deriva do facto de o saber-fazer do Franqueador se encontrar descrito de uma forma suficientemente detalhada.

III. Que o Franqueador desenvolveu, para a identificação do “SISTEMA NO + VELLO®”, um conjunto de marcas, símbolos comerciais, rótulos e todos os elementos que permitem identifica-lo (de agora em diante, AS MARCAS), sendo todos eles da sua exclusiva propriedade. A marca NO + VELLO® encontra-se registada na Oficina Nacional Española de Patentes y Marcas com o número M2795720-9, classes 35-44 e em processo de registo de marca comunitária na Oficina de Armonización de Mercado Interior (OAMI) com o número de requerimento 6865638, classes 3, 35 e 44.

IV. Que o Franqueador alcançou um reconhecido prestígio, circunstância da qual o Franqueado Principal é conhecedor e que é um elemento essencial para formalizar o presente contrato master de franquia.

V. Que o Franqueador decidiu ceder a terceiros, mediante acordos de franquia, os direitos de exploração do “SISTEMA NO + VELLO®”.

VI. Que o Franqueado Principal deseja adquirir ao Franqueador os direitos para a exploração em regime de franquia do SISTEMA NO + VELLO® dentro da área geográfica determinada no anexo 1 deste contrato, em conformidade com a cessão por parte do Franqueador da utilização do nome comercial, marcas registadas e outros direitos da sua propriedade.

(...)

X. Que ambas as partes chegaram a um acordo em virtude do qual outorgam o presente contrato de franquia, nos termos das seguintes:

Cláusulas

Primeira. Objeto do Contrato

1.1. - O objeto do presente contrato consiste em estabelecer as condições de tal cessão por parte do Franqueador ao Franqueado Principal, para que este o use com carácter excludente de qualquer outra atividade comercial ou empresarial que possa ser concorrente da atividade do Franqueador e conforme as normas operativas do SISTEMA NO + VELLO®.

Segunda (..)

2.1. - O Franqueador e o Franqueado Principal manifestam a sua condição de empresários independentes, reconhecendo a inexistência de vínculos laborais entre as partes. São partes patrimonial e juridicamente independentes, entendendo expressamente que não existe entre elas nenhuma relação de qualquer ordem, à exceção da relação comercial de franquia que se outorga pelo presente contrato, e reconhecendo-se também responsabilidades, direitos e obrigações independentes. (..)

2.3. – O Franqueado Principal é o único responsável pelo cumprimento de qualquer obrigação fiscal, contabilística, comercial social e/ou administrativa derivada da criação e exploração da sua empresa e dos seus centros NO + VELLO®.

Serão da exclusiva responsabilidade do Franqueado Principal a tramitação, obtenção e manutenção de todos os títulos, licenças e autorizações que sejam necessários para o desenvolvimento da atividade (..).

Terceira. – Início, duração e renovação do contrato

3.1. - O período de vigência do presente contrato acordado inicialmente é de vinte anos (20) a partir do dia da respetiva assinatura.

(..)

Quarta. – Exclusividade geográfica

4.1. – O direito de utilização das MARCAS, das normas de procedimento e atuação e dos restantes elementos propriedade do Franqueador relativos ao SISTEMA NO + VELLO® assiste unicamente ao Franqueado Principal dentro do TERRITÓRIO determinado no ANEXO 1 deste contrato.

4.2. – Durante o período de validade do presente documento, o Franqueador obriga-se a não ceder a terceiras pessoas os direitos de utilização do SISTEMA NO + VELLO® dentro do TERRITÓRIO.

(...)

Sexta. – Cessão do Sistema e das Marcas

6.1. – O Franqueador cede ao Franqueado Principal os métodos teóricos e práticos precisos para o desenvolvimento da atividade própria do SISTEMA NO + VELLO® e os direitos de utilização das MARCAS dentro do TERRITÓRIO, nos termos contidos neste contrato.

6.2. – O Franqueado Principal está autorizado a ceder a terceiras pessoas, empresários independentes, dentro do TERRITÓRIO (de agora em diante, FRANQUEADOS INDIVIDUAIS) os direitos recebidos do Franqueador no que respeita à utilização dos métodos próprios do SISTEMA NO + VELLO® e à utilização das MARCAS, de acordo com as seguintes condições:

(...)

- Em nenhum caso o Franqueado Principal estará autorizado a ceder a terceiros fora do SISTEMA ou dora do TERRITÓRIO, os direitos que lhe são concedidos mediante este contrato, sendo o Franqueado Principal e o GERENTE solidariamente responsáveis perante o Franqueador, se o tiverem feito, pelas indemnizações a que houver lugar.

(...)

Sétima. – Registos

7.1. – O Franqueador encontra-se em processo de registo de marca comunitária na Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) com o número de requerimento 6865638, classes 3, 35 e 44.

Nona. – Obrigações do Franqueado Principal

(...)

9.14. – Fazer um uso adequado das MARCAS, de acordo com o estabelecido neste contrato e nos Manuais de Franquia, controlando também o uso que os Franqueados Individuais dentro do TERRITÓRIO possam fazer de tais elementos.

O Franqueado Principal compromete-se a não utilizar as MARCAS propriedade do Franqueador para outros fins diferentes dos indicados neste contrato.

Será, igualmente, obrigação do Franqueado Principal informar o Franqueador de qualquer infração aos direitos de propriedade industrial ou intelectual próprios do SISTEMA NO + VELLO® de que tome conhecimento, assistindo o Franqueador em qualquer ação legal que este possa intentar contra os infratores.

(...)

Décima. – Identidade Visual

10.1. – Cessão e uso das MARCAS

10.1.1. – O Franqueado Principal fica autorizado através deste contrato, a formalizar acordos de franquia com FRANQUEADOS INDIVIDUAIS dentro do TERRITÓRIO, aos quais cederá o uso das MARCAS, propriedade do Franqueador, dentro das seguintes normas e condições contidas neste contrato.

O Franqueado Principal e os FRANQUEADOS INDIVIDUAIS dentro do TERRITÓRIO poderão utilizar as marcas unicamente da forma autorizada pelo Franqueador e conforme os termos contidos neste contrato, nos Manuais de Franquia ou outras instruções escritas que o Franqueador possa estipular.

Em concreto, as normas a que estarão sujeitos tanto o Franqueado Principal como os FRANQUEADOS INDIVIDUAIS dentro do TERRITÓRIO, serão as seguintes:

(...)

c) Durante a vigência do presente contrato, as MARCAS e restantes sinais distintivos do SISTEMA NO + VELLO® deverão utilizar-se em todas as ações publicitárias ou de comunicação realizadas dentro do TERRITÓRIO, quer sejam efetuadas pelo Franqueado Principal, quer pelos FRANQUEADOS INDIVIDUAIS.

As MARCAS identificativas do sistema deverão, igualmente, ser usadas no material administrativo e comercial que se utilize na gestão ordinária do negócio e qualquer suporte que permita identificar o negócio como aderente ao SISTEMA NO + VELLO®.

10.2. – Direitos de propriedade

d) O Franqueado Principal reconhece que o Franqueador é o único proprietário das MARCAS do SISTEMA NO + VELLO® e NÃO MAIS PÊLO®, conforme disposto no Anexo V.

(...)

Décima quarta. – Cancelamento antecipado

14.1. – Rescisão por iniciativa do Franqueado Principal

14.1.1. – O Franqueado Principal poderá resolver o presente contrato em consequência de incumprimentos graves e reiterados das suas obrigações principais por parte do Franqueador, e sempre que tais incumprimentos prejudiquem ou limitem gravemente ao Franqueado Principal a consecução do fim económico ou negocial do presente contrato.

O Franqueador disporá do prazo de trinta dias (30) para corrigir tais incumprimentos.

Nesse caso, o Franqueado Principal poderá exigir do Franqueador a correspondente indemnização por danos e prejuízos que lhe possam ter sido causados.

14.1.2. – Independentemente das causas que motivem o cancelamento antecipado do contrato, o Franqueado Principal não terá direito à devolução das quantias entregues ao Franqueador como direito de entrada.

14.2. – Rescisão do contrato por iniciativa do Franqueador

14.2.1. – O cancelamento antecipado do presente contrato por iniciativa do Franqueador poderá ser motivado pelo incumprimento por parte do Franqueado Principal dos pactos contidos no mesmo.

Constituirá causa de resolução imediata do contrato, o incumprimento de alguma das condições que se referem seguidamente, sem que esta enumeração tenha carácter exaustivo:

14.2.1. 1. – A dissolução da sociedade franquiada, a sua insolvência de facto ou a sua declaração de suspensão de pagamentos ou incumprimento.

(...)

14.3. – As referidas causas constituem motivo bastante para a resolução imediata do contrato, bastando, para isso, que o Franqueador o comunique eficazmente ao Franqueado Principal com trinta dias (30) de antecedência, indicando as causas concretas que a motivam.

Décima quinta. – Efeitos da cessação

15.1. – No caso de se iniciar um processo judicial, os efeitos da cessação serão aplicados após uma sentença transitada em julgado. Independentemente de quem seja o responsável pela cessação do contrato e das causas que a motivem, o Franqueado Principal aceita e compromete-se a empreender, com carácter imediato, as seguintes ações:

(...)

15.1.2. – Retirar da sede ou delegações que o Franqueado Principal possa ter dentro do TERRITÓRIO, os reclames e qualquer outro elemento corporativo ou identificativo do sistema SISTEMA NO + VELLO®, cessando a utilização de todos os elementos que contenham as MARCAS do Franqueador.

O Franqueado Principal deverá, igualmente, proceder ao cancelamento e retirada de qualquer ação de comunicação ou publicitária realizada com as MARCAS do SISTEMA.

15.1.3. – A persistência na utilização das marcas do sistema ou de qualquer elemento que as contenha, incluindo a utilização da marca em ações de comunicação em qualquer suporte, decorridos quinze (15) dias desde a cessação ou resolução do presente contrato implicará a imposição ao Franqueado Principal de uma cláusula penal exigível pelo Franqueador equivalente a TRÊS MIL euros (3.000 euros) por cada dia decorrido desde a extinção da relação até à data de retirada dos elementos mencionados.

(...)

Anexo I

Território exclusivo

As partes acordam expressamente que o TERRITÓRIO para o exercício da atividade do SISTEMA NO + VELLO® por parte do Franqueado Principal é o Território Nacional Português e os países de língua oficial portuguesa, à exceção do Brasil, podendo subfranquiar nestes últimos.

(...)

Anexo 3

Relação das MARCAS DO SISTEMA NO + VELLO®

Marcas registadas

A marca NO + VELLO® encontra-se registada:

- na Oficina Nacional Española de Patentes y Marcas com o número M2795720-9, classes 35-44,

- na Oficina de Armonización de Marcado Interior (O.A.M.I.) registada nos Estado Membros da União Europeia, com o número de requerimento 6865638, classes 3, 35 e 44.

A marca NÃO MAIS PÊLO® encontra-se registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal.

4) A autora obteve a seu favor o registo, designadamente, das seguintes marcas:

i) Marca registada em Espanha na Oficina Española de Patentes y Marcas com nº M2795720, desde 28-05-2008, e marca comunitária registada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia com o nº 006865638, desde 20-04-2009, nas classes 3, 35 e 44 da Classificação de Nice, ainda em vigor:

ii) Marca comunitária registada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia com o nº 009165259, desde 25-11-2010, nas classes 3, 35 e 44 da Classificação de Nice, cujo registo já se mostra expirado desde 10-06-2020:

iii) Marca comunitária registada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia com o nº 011245669, desde 19-02-2013, nas classes 3, 35 e 44 da Classificação de Nice, ainda em vigor:

iv) Marca comunitária registada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia com o nº 008883167, desde 18-08-2010, nas classes 9, 35 e 44 da Classificação de Nice, cujo registo já se mostra expirado:

5) Por carta registada datada de 06-03-2015 e enviada para o Sr. Administrador de Insolvência (entregue a 11-03-2015), a autora comunicou ao mesmo a resolução do contrato aludido supra, da mesma constando, designadamente, o seguinte:

“Assunto: Contrato de franquia celebrado em 11.12.2008 entre N., SL e NP, Lda.

Madrid, 6 de Março de 2015

Ex.mo Sr. Administrador de Insolvência:

Em referência ao contrato identificado em epígrafe, celebrado em 11.12.2008, entre a N. e a NP, Lda. e de acordo com o previsto na sua cláusula nº 14.3., vimos por este meio proceder à resolução do contrato, tendo por base os seguintes incumprimentos:

(...)Estes factos pressupõem incumprimentos graves, reiterados e violadores de termos essenciais do contrato de franquia, anteriores e independentes em relação à atual situação de insolvência da NP, Lda.

Como consequência, fica V.Exa. formalmente notificado, nos seguintes termos:

a) Da resolução do contrato celebrado entre a sociedade N., SL e NP, Lda. em 11.12.2008;

b) Cessar o uso das marcas, rótulos e sinais comerciais identificativos, propriedade da N., S.L., nos termos determinados na cláusula10.2 do contrato. Acresce ainda que deverão abster-se por completo de qualquer ato de cessão, autorização ou disposição daquelas em favor de terceiros, e/ou qualquer ato de promoção ou comunicação que possa relacionar a sua atuação com a NO MAS VELLO©.

Qualquer irregularidade ou demora no cumprimento desta obrigação dará lugar às penalizações estabelecidas na cláusula nº 15.1.3 do contrato, bem como a responsabilidade de outra ordem que com aquelas possam concorrer, caso se verifique a existência de fraude ou abuso na titularidade aparente sobre as marcas.

c) – cfr. docs. 6 e 7 juntos com o requerimento de 02-07-2020, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido Proceder à transmissão administrativa, a favor da NO MAS VELLO, S.L., das marcas mencionadas, que são as seguintes:

(...).”

6) Apesar de ter rececionado esta carta, o Sr. Administrador de Insolvência não apresentou qualquer resposta expressa.

IV. Do mérito do recurso:

Na sentença recorrida entendeu-se que:

“Para a apreciação do mérito da presente ação necessário se torna a análise no domínio do Direito Industrial e concretamente das marcas.

As disposições específicas atinentes às marcas mostram-se previstas nos artigos 208º e 269º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro (adiante, CPI).

(…)

No caso de que ora nos ocupamos, releva de modo particular o disposto no nº 1 do artigo 210º deste código, de acordo com o qual:

“1- O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.”

Este artigo traduz a natureza constitutiva do registo da marca. O registo da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo, quer através de um “conteúdo de permissão”, quer através de um “conteúdo de proibição” (o poder atribuído ao proprietário de impedir que outros utilizem um sinal confundível com aquele).

Considerando a factualidade apurada, verifica-se que a autora não comprovou a propriedade do direito às marcas objeto dos presentes autos, não derivando a mesma do teor, que se extratou, do contrato de franquia celebrado com a insolvente a 11.12.2008, provando-se antes que as marcas cuja separação da massa é requerida pela autora se mostra registada a favor da insolvente NP, LDA.

A alegação de que a insolvente reconheceu naquele contrato (anterior, aliás, ao registo das marcas aqui apreendidas) que a proprietária das marcas era a autora, não confere a esta o direito de propriedade das marcas objeto dos presentes autos porque, por ser constitutivo o seu registo, o direito apenas existe se e na medida em que esteja registado a favor do seu titular. Por último, refira-se que, apesar de a autora afirmar que as marcas objeto dos presentes autos são meras traduções das marcas registadas a seu favor, merecedoras de proteção comunitária (o que poderia implicar uma violação do princípio da unicidade previsto no artigo 224º do CPI, configuradora de nulidade), o certo é que não atacou pela forma própria o registo efetuado junto do INPI a favor da insolvente NP, LDA. Acresce que também não alegou concretamente os factos dos quais pudesse derivar uma nulidade daquele registo, nem peticionou tal declaração (da competência, aliás, do INPI, com exceção dos pedidos formulados por via reconvencional – cfr. artigo 34º, nº 2, do CPI, não sendo a mesma de conhecimento oficioso - cfr. artigo 32º, nº 2, do CPI.

Em face do exposto, não resta senão concluir não ter a autora direito à restituição e separação da massa das marcas apreendidas, concluindo-se pela improcedência da presente ação.”

Contrapõe a autora/apelante que:

- Através do contrato de master franquia celebrado entre a Recorrente e a Insolvente, esta expressamente reconheceu a Recorrente como legitima proprietárias da marca NÃO + PÊLO, registada no INPI, tendo apenas cedido o direito de uso das marcas com a denominação “NÃO + PÊLO” (conclusão 3ª);

- A sentença sob recurso desrespeitou o acordo firmado entre as partes, regulador desta matéria e, nessa medida, violou a regra do pacta sunt servanda consagrada no artigo 406.º, do Código Civil, base em que assenta o direito privado português (conclusão 6ª);

- Por outro lado, sendo as marcas discutidas nos autos uma mera tradução para a língua portuguesa das marcas registadas a favor da Recorrente (a marca NO+VELLO®), é evidente que existe uma manifesta confundibilidade entre estas marcas já que, para além de serem gráfica e foneticamente semelhantes, as mesmas se destinam a assinalar produtos com a mesma finalidade (todas estão registadas nas classes 3, 35 e 44 da Classificação de Nice) e podem ter os mesmos circuitos comerciais. Por esta razão, a sua coexistência no mercado é passível de induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor médio destinatário dos produtos por elas assinalados, podendo este ser induzido a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (conclusão 7ª);

- O enquadramento dos factos em discussão poderá levar à conclusão de que o direito da Recorrente de se opor ao registo destas marcas está eventualmente precludido por tolerância do uso da marca NÃO+PÊLO®, por aplicação do disposto no art.º 261.º do CPI – conclusão 8ª;

- Têm aqui, pois, que funcionar os falados princípios legais e a mencionada norma jurídica (art.º 406.º do CC) que permita conduzir a uma solução justa do caso "sub judice", concluindo-se, em suma, pelo reconhecimento da propriedade das marcas aqui identificadas a favor da Recorrente e sua separação dos bens apreendidos a favor da massa insolvente – conclusão 10ª;

- Como nota final, importa atender, também, ao princípio da boa-fé em cuja aplicação devem ponderar-se os valores fundamentais do direito, em face da situação concreta e em que, como diretrizes, se deverá atender em especial, não só à confiança das partes no sentido global das cláusulas, processo de formação do contrato, seu teor e outros elementos atendíveis, como também ao objetivo que as partes visam atingir negocialmente à luz do tipo de contrato utilizado, o que tudo se traduz pela tutela da confiança e pela primazia da materialidade, subjacente à questão, em luta contra um estrito formalismo (cfr. Professor Menezes Cordeiro, Da Boa Fé no Direito Civil, 2. volume, páginas 1234 e 1252). E, no caso, a defesa da boa-fé aponta, sem dúvida, para uma decisão que julgue a procedência do pedido da Recorrente formulada na presente ação (conclusão 11ª).

Vejamos.

Como decorre da mera leitura das conclusões recursivas, na apelação a recorrente não impugna a fundamentação vertida na sentença recorrida, limitando-se a invocar ter esta violado o disposto no art.º 406º do C. Civil (norma relativa à eficácia dos contratos) e o princípio geral da boa-fé, vigente na ordem jurídica portuguesa (vide, nomeadamente, o disposto no art.º 762º, n.º 2, do C. Civil).

Porém, ainda que a sociedade NÃO PÊLO, Lda e/ou a Massa Insolvente tenham violado o contrato de franquia em causa nos autos, tal apenas confere à autora/apelante um direito de crédito, o qual, em face da sociedade insolvente, teria de ser exercitado através do procedimento da reclamação de créditos (art.ºs 128º e segs. do CIRE), e, em face da Massa Insolvente, através do procedimento previsto no art.º 89º, n.º 2, do CIRE.

Certo é que a questão controvertida nos autos não tem natureza obrigacional, mas real, posto que está em causa o direito de propriedade das marcas nacionais nº 434952, 460116, 460118, 460119 e 471943 e a separação desses bens da massa insolvente.

E, pese embora os direitos exclusivos sobre as marcas não tenham a mesma natureza do direito de propriedade sobre coisas corpóreas, o nosso direito (art.º 1303º do C. Civil) indicia, quer pela sua inserção sistemática no capítulo da propriedade em geral, quer pelo seu conteúdo, tratar-se de um direito de propriedade especial (cfr. Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 3ª edição, pág. 27), como é defendido tradicionalmente entre nós por Antunes Varela e Pires de Lima (em C. Civil anotado vol III, pág. 86), possuindo aquele direito algumas características típicas dos direitos reais: conteúdo patrimonial e carácter absoluto – cfr. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Noções Fundamentais, pág. 13.

A marca (art.º 222 e segs. do CPI, na redacção vigente à data da propositura da acção; actual art.º 208º) faz parte do elenco dos chamados “sinais distintivos do comércio” e tem por função essencial a distinção de produtos ou serviços (função distintiva).

Nos termos do art.º 224, nº 1 do CPI antigo (actual art.º 210º, n.º 1), o “registo confere ao seu titular o direito de propriedade e de exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina”, assumindo, assim, natureza constitutiva, sendo que a prova dos direitos de propriedade industrial se faz por meio de títulos (art.º 7, nº 1, do CPI) – neste sentido vide o Ac. RC de 14/11/2017, Jorge Arcanjo (relator), acessível em www.dgsi.pt.

Ora, da factualidade apurada decorre que as marcas em causa nos autos estão registadas em nome da insolvente.

Assim, a “alegação de que a insolvente reconheceu no contrato de franquia (…) que a proprietária das marcas era a autora, não confere a esta o direito de propriedade das marcas objeto dos presentes autos porque, por ser constitutivo o seu registo, o direito apenas existe se e na medida em que esteja registado a favor do seu titular” (vide sentença).

E se a ora apelante pretendia impugnar a validade dos registos das marcas a favor da sociedade NP, Lda, apreendidas actualmente a favor da Massa Insolvente, nomeadamente com fundamento em imitação, deveria ter instaurado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a correspondente acção de nulidade/anulabilidade do registo (art.ºs 34º, n.ºs 2 e 3, 259º a 261º do CPI actual).

Essa declaração apenas pode resultar de decisão judicial, a pedido de qualquer interessado ou mesmo do Ministério Público.

O certo é que a autora não instaurou tal acção e, como se frisou, e bem, na sentença recorrida, a mesma “não atacou pela forma própria o registo efetuado junto do INPI a favor da insolvente NÃO + PÊLO, LDA.”, nem peticionou “tal declaração (da competência, aliás, do INPI, com exceção dos pedidos formulados por via reconvencional – cfr. artigo 34º, nº 2, do CPI, não sendo a mesma de conhecimento oficioso - cfr. artigo 32º, nº 2, do CPI”.

Ademais, essa declaração apenas conduziria à extinção do direito resultante do registo (art.º 35º do CPI actualmente vigente) e não ao reconhecimento de que as marcas nacionais nº 434952, 460116, 460118, 460119 e 471943 são propriedade da autora.

Propriedade desta são as marcas referenciadas no facto provado n.º 4.

A autora não comprovou, pois, (art.º 342 nº 1 CC) a propriedade do direito às marcas nacionais em referência.

Improcede, por isso, a presente acção.

Sumário:

1. Os direitos exclusivos sobre as marcas constituem um direito de propriedade especial, o qual possui algumas características típicas dos direitos reais: conteúdo patrimonial e carácter absoluto.

2. O registo desse direito assume natureza constitutiva (art.º 210º, n.º 1, do CPI).

3. A prova dos direitos de propriedade industrial faz-se por meio de títulos (art.7 nº1 CPI).

4. A declaração de nulidade ou da anulabilidade do registo conduz apenas à extinção do direito resultante do registo (art.º 35º do CPI) e não ao reconhecimento de que as marcas são propriedade de outrém, que não o titular do registo.

IV. Decisão:

Pelo acima exposto, julga-se a apelação improcedente, confirmando-se a sentença recorrida.

Custas pela apelante, enquanto parte vencida (art.º 527º, n.ºs 1 e 2, do CPC).

Notifique.

Lisboa, 13/07/2023

Manuel Ribeiro Marques

Pedro Brighton

Teresa Sousa Henriques