104/22.9 YRLSB.S1 - Supremo Tribunal de Justiça

Em caso de falta de contestação, a cominação referida no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011 (proibição de iniciar a exploração comercial ou industrial “na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados” no âmbito de “litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos”) apenas é aplicável aos casos em que já foram publicitados os pedidos de AIM de medicamentos genéricos – porque só nessa eventualidade o autor terá interesse em agir.

Acordam, no Supremo Tribunal de Justiça:

1. Por acórdão arbitral, proferido no âmbito de uma arbitragem necessária iniciada por MERCK SHARP & DOHME, CORP., contra TEVA PHARMA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., e RATIOPHARM – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., ao abrigo da redacção primitiva da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, as demandadas foram condenadas “a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo Sitagliptina como substância activa, objectos dos processos n.ºs DE/H/001/DC, DE/H/4327/002/DC e DE/H/4327/003/DC, cujas AIMs foram concedidas à TEVA a 01.03.2017 e dos processos DE/H/4328/001/DC, DE/H/4328/002/DC e DE/H/4328/003/DC, cujas AIMs foram concedidas à RATIOPHARM a 03.03.2017, enquanto a Patente Europeia n.º 1 412 357 e/ou o Certificado Complementar de Protecção n.º 278 se encontrar em vigor.”

Foram julgados improcedentes os demais pedidos e todas as partes foram condenadas a suportar os encargos da arbitragem, na proporção de 20% para a demandante e de 80% para as demandadas, sendo ainda estas últimas condenadas a reembolsar a demandante na quantia de € 20 000,00.

Os pedidos inicialmente formulados eram do seguinte teor: “Deverá a Teva ser condenada a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos que são objeto das AIM melhor identificadas no artigo 141.° da presente petição inicial, enquanto a EP 1 412 357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em vigor;

Mais deverá a Teva ser condenada a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que compreendam sitagliptina como substância ativa, como única substância ativa ou em associação com outras substâncias ativas, enquanto a EPl 412 357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em vigor. Deverá a Ratiopharm ser condenada a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos que são objeto das AIMs melhor identificadas no artigo 142° da presente petição inicial, enquanto a EPl 412 357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em vigor.

Mais devem as Demandadas ser condenadas, com vista a garantir o exercício dos direitos da Demandante, a não transmitir a terceiros as AIMs identificadas nos artigos 141.° e 142° desta petição, até à referida data de caducidade dos direitos ora exercidos.

Requer-se, ainda, que, nos termos do artigo 829°-A do Código Civil, sejam as Demandadas condenadas a pagar uma sanção pecuniária compulsória de valor não inferior a € 160.000,00 (cento e sessenta mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida nos termos do acima requerido.

Deverão ainda as Demandadas ser condenadas a suportar todos os custos e encargos decorrentes da presente ação arbitral, e ainda a reembolsar a Demandante das provisões por honorários dos árbitros e secretário e despesas administrativas, pagas pela Demandante em seu nome ou em suprimento da sua falta pelas Demandadas.".

As demandadas não contestaram a acção, mas, nas alegações finais, defenderam a sua absolvição de todos os pedidos e ainda que a demandante devia ser condenada no pagamento dos encargos arbitrais.

Em breve síntese, o acórdão arbitral fundamentou a sua decisão desta forma:

- Quanto ao primeiro e terceiro pedidos – “proibição de exploração dos medicamentos genéricos” em causa nesta acção: Verificado o direito da demandante “de que depende a aplicação da cominação constante do art. 3.º n.º 2 da lei n.º 62/2011”, por falta de contestação, verificam-se “também as condições para a procedência dos primeiro e terceiro pedidos da demandante”. No caso, da lei aplicável e dos factos provados “resulta que a EP 1 412 357, até 05.07.2022, e o CCP 278, entre 06.07.2022 e 23.09.2022 concedem à demandante o direito de exploração económica exclusiva da substância activa sitaglipina em qualquer parte do território português, substância esta incluída nos medicamentos genéricos objecto das AIMs dos autos”.

- Quanto ao segundo pedido – “proibição de exploração comercial e industrial pela TEVA de todo e qualquer medicamento que contenha sitaglipina como substância activa”, foi julgado improcedente por se ter entendido que “não se afigura existir título normativo suficiente para que se possa admitir o efeito pretendido pela demandante no sentido de estender o âmbito de uma eventual decisão condenatória (…) para além das específicas AIMs objecto do presente litígio (…)”.

- Relativamente ao quarto pedido – “proibição de transmissão das AIMs dos autos” – o tribunal arbitral considerou não ocorrer “um conflito real de direitos a dirimir (…); antes, há um direito a transmitir, nos termos gerais, as AIMs, que não é vedado nem pela lei nem pelo Direito, e que não prejudica o âmbito de protecção inerente à titularidade e ao exercício efectivo dos direitos de propriedade industrial da demandante, reconhecidos na presente acção”;

- Quanto ao quinto pedido – o pedido de “condenação das demandadas no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória”– não pode ser deferido porque não foram “provados factos que evidenciem a existência de um risco sério de incumprimento da condenação das demandadas de se absterem de explorar comercial e industrialmente medicamentos contendo sitaglipina”;

- Finalmente, no que toca aos encargos do processo arbitral e tendo em conta as regras aplicáveis (a Acta de Instalação do Tribunal Arbitral, o n.º 3 do artigo 48.º do Regulamento de Arbitragem de 2014 do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa), o tribunal ponderou o decaimento em relação aos diversos pedidos, uns principais, “necessários nas acções arbitrais começadas ao abrigo da Lei n.º 62/2011” (o primeiro e o terceiro), outros acessórios (os demais) – “o tribunal valora mais o deferimento dos pedidos principais do que o indeferimento dos acessórios” –, o comportamento processual das partes, a circunstância de as demandadas, “na sua qualidade de titulares futuras das AIMs”, terem dado causa à acção, “a natureza necessária da presente arbitragem, o facto de a titularidade das AIMs não constituir, por si só, uma violação dos direitos de propriedade industrial da demandante” e a não contestação, o que contribuiu para a “redução dos encargos”, o Tribunal chegou à referida repartição de 20%/80%. Condenou assim as demandadas no reembolso à demandante da quantia de € 20 000,00, acrescida de IVA, se aplicável.

Demandante e demandadas recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa, que proferiu acórdão negando provimento à apelação interposta por TEVA PHARMA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., e concedendo provimento à apelação interposta por MERCK SHARP & DOHME, CORP, julgou procedente o segundo pedido –“Mais deverá a Teva ser condenada a abster-se de em território português ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que compreendam sitagliptina como substância activa, como única substância activa ou em associação com outras substâncias activas enquanto a. EP 1 412 357 e/ou o CCP 278 se encontrem em vigor", mantendo, quanto ao mais, o que fora decidido no acórdão arbitral.

O Tribunal da Relação de Lisboa entendeu, quanto ao segundo pedido, que “A letra da lei”, o seu espírito e a respectiva interpretação sistemática “não restringe(m) a defesa dos direitos de propriedade industrial aos medicamentos genéricos concretamente alvo de AIM apesar de ser esse pedido de autorização a desencadear a acção inibitória, sendo que uma visão não restritiva do âmbito do processo de arbitragem traz vantagens de economia processual para ambas as partes”.

No que respeita à questão de saber quem suporta os encargos arbitrais e, sendo caso disso, como se repartem, o Tribunal da Relação de Lisboa, referindo que, “conforme consta da decisão arbitral”, dos pontos 7.1 a 7.3 da Acta de Instalação de 13/10/2020, as regras sobre encargos que são aplicáveis constam dos artigos 48.º e segs. do Regulamento de 2014, considerou que “tal como se entendeu na decisão recorrida arbitral a Demandante decai. O pedido sob 2 que em razão da procedência da apelação à Demandante é concedido é tal como os pedidos formulados sob 1 e 3 que pacificaram no recurso um pedido principal de que os outros sob 4 e 5 são decorrência e acessórios, por isso mantém-se a proporção de 20% para a Demandante e 80% para as Demandadas”. Entendeu ainda – e é este ponto que é questionado no recurso – que os demandados deram causa à acção, por terem requerido autorização para introdução no mercado de medicamentos genéricos, não podendo por isso os encargos recair apenas sobre os demandantes.

2. TEVA PHARMA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., e RATIOPHARM – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., recorreram para o Supremo Tribunal de Justiça, esclarecendo que o objecto do recurso consistia na (a) condenação de TEVA PHARMA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., “a abster-se de, em território português ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que compreendam sitagliptina como substância activa, como única substância activa ou em associação com outras substâncias activas enquanto a EP 1412 357 e/ou o CCP 278 se encontrem em vigor" e na manutenção da repartição da responsabilidade pelos encargos arbitrais e consequente condenação no reembolso de € 20 000,00.

Sustentou ser admissível o recurso de revista, por não se verificar o obstáculo da dupla conforme, por não ser impedido pelo n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011; por, se assim se não entender, ser admissível a revista excepcional, “ao abrigo do disposto nos artigos 671.º e 672.º, n.º 1, alíneas a) e c) do Código de Processo Civil, ou nos termos do artigo 629.º, n.º 2, al. d), do CPC".

Nas alegações que apresentou, formulou as seguintes conclusões:

a) As questões que importa apreciar no presente recurso são as seguintes: i) O regime da Lei n.º 62/2011, em particular a cominação referida no artigo 3º, n.º 2, reportam-se aos pedidos de AIM expressamente identificados no3º, n.º 1, ou podem ser proferidas decisões ao abrigo daquele regime legal relativamente a quaisquer futuras, condicionais e incertas AIMs?; ii) Tendo as Demandadas apenas apresentado um pedido de AIM, que não é um ato ilícito, e não tendo contestado, poderão ser condenadas em 80% dos encargos arbitrais, por terem dado causa aos autos?

b) Nos presentes autos estão preenchidos os requisitos para admissibilidade da revista ordinária, tal como se prevê nos artigos 629º e 671º do CPC, nomeadamente no que concerne ao valor da ação (superior ao valor da alçada) e sucumbência (decisão desfavorável quanto às Recorrentes em valor superior a metade da alçada do tribunal).

c) Nada na Lei n.º 62/2011 impede a recorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça.

d) Deverá ser admitido o recurso de revista ao abrigo do artigo 672º, n.º 1 al. a) do CPC.

e) No que concerne à primeira questão colocada à apreciação deste Douto Tribunal, o acórdão recorrido considerou que a Lei n.º 62/2011 não impede a dedução de pedidos, e respectiva condenação, relativamente a pedidos de AIM futuros, condicionais e incertos, isto é pedidos de AIM que não deram origem aos presentes autos.

f) Acontece que o acórdão recorrido contradiz várias decisões anteriores do Tribunal da Relação de Lisboa, nomeadamente o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa proferido no processo n.º 83/20.7YHLSB-A.L1.

g) No que concerne à segunda questão colocada à apreciação deste Douto Tribunal, acórdão recorrido concluiu que o pedido de AIM implica a conclusão de que as Recorrentes deram causa aos autos, pelo que deverão ser condenadas ao pagamento maioritário dos encargos arbitrais.

h) Acontece que tal acórdão contradiz outros acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, nomeadamente o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa proferido no processo n.º 2669/19.3YRLSB-6.

i) Dúvidas não restam sobre o evidente contributo decorrente da apreciação dessa questão pelo Supremo Tribunal de justiça para a melhor aplicação da Lei n.º 62/2011 no ordenamento jurídico português pelo que o presente recurso de revista excecional deve ser admitido ao abrigo nos artigos 671º e 672.º, n.º 1, alíneas a) e c) do CPC, ou nos termos do artigo 629º, n.º 2 al. d) do CPC.

j) A abrangência da condenação neste pedido formulado pela Recorrida nesta ação extravasa largamente a tutela especial preventiva da Lei 62/2011.

k) Nos termos do artigo 3º da Lei n.º 62/2011, as ações intentadas ao abrigo daquele regime devem ser baseadas – exclusivamente – nos medicamentos genéricos objeto dos pedidos de AIM identificados nos autos.

l) Nos termos do artigo 3º, n.º 2 da Lei n.º 62/2011 a falta de contestação implicaria, quando muito, que o requerente do pedido de AIM não pode iniciar a exploração industrial ou comercial dos medicamentos genéricos objeto dos pedidos de AIM identificados nos presentes autos.

m) Aquela norma – artigo 3º, n.º 2 da Lei n.º 62/2011 – refere expressamente um pedido de AIM específico.

n) O Tribunal Recorrido aplicou incorretamente o disposto no artigo 3º, n.º 2 da Lei n.º 62/2011, devendo o acórdão recorrido ser revogado e substituído por outro que absolva as Recorrentes da instância ou aplique a cominação prevista no artigo 3º, n.º 2 da Lei n.º 62/2011 nos precisos termos estatuídos na lei, isto é apenas limitado aos pedidos de AIM identificados nos autos.

o) O único acto praticado pelas Recorrentes foi a apresentação de pedidos de AIM.

p) As Recorrentes não contestaram a petição inicial deduzida pela Recorrida, conformando-se com a cominação decorrente do disposto no artigo 3º, n.º 2 da Lei n.º 62/2011 de 12 de dezembro, precisamente porquanto não tinham – e não têm, interesse em litigar o processo.

q) O acórdão recorrido incorreu em erro na interpretação dos artigos 3º, n.º 1 e n.º 2 da Lei n.º 62/2011.

r) Toda a atuação das Recorrentes foi direcionada a evitar que fossem praticados atos processuais inúteis, apenas se poderá concluir que caberá à Recorrida o pagamento dos encargos decorrentes dessa atividade processual.

Termos em que deve o presente recurso de revista ser julgado procedente revogando-se o acórdão recorrido e ordenando a sua substituição por decisão que:

a. Revogue o acórdão recorrido e absolva as Recorrentes do pedido referente a quaisquer AIMs;

b. Absolva as Recorrentes da responsabilidade pelos encargos arbitrais.”

MERCK SHARP & DOHME, CORP, contra-alegou, sustentando a inadmissibilidade da revista e defendendo a decisão recorrida.

3. Cumpre começar por apreciar a questão da admissibilidade da presente revista.

O nº 7 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, estabelece que “7. Da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal da Relação competente, com efeito meramente devolutivo”.

Tem-se questionado, nomeadamente no Supremo Tribunal de Justiça, se deste preceito resulta excluída a possibilidade de revista, sendo claramente maioritário o entendimento de que não é admissível revista; nomeadamente, é o entendimento da maioria do presente colectivo.

A título de exemplo, cfr. o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2017, www.dgsi.pt, proc. n.º 393/15.5YRLSB.S1. “Assim, a impugnação da decisão arbitral realiza-se perante o Tribunal da Relação, não sendo admissível a revista para o Supremo Tribunal de Justiça. (…) Para além da norma específica do n.º 7 do art. 3.º da Lei n,º 62/2011, importa referir que foi intenção clara do legislador, com a fixação do regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, consagrar um procedimento célere e expedito, de modo a garantir que, uma vez autorizada ou registada a introdução no mercado de medicamento de uso humano, possa estar acessível ao público interessado, com vantagens, nomeadamente quanto ao seu uso e custo (DÁRIO MOURA VICENTE, O regime especial de resolução de conflitos em matéria de patentes (Lei n.º 62/2011), Revista da Ordem dos Advogados, Ano 72, Out./Dez. 2012, pág. 976). A admitir-se o recurso do acórdão da Relação, para o Supremo Tribunal de Justiça, estar-se-ia a contrariar, abertamente, o procedimento célere e expedito criado pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro. Por outro lado, perante o regime específico desta Lei, não pode relevar sequer o entendimento de que o disposto no art. 59.º, n.º 8, da Lei da Arbitragem Voluntária, aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, possibilita o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Assim, no âmbito dos litígios emergentes de direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos, não é admissível recurso do acórdão do Tribunal da Relação, nos termos do n.º 7 do art. 3.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro.” Neste mesmo sentido de exclusão do recurso de revista pelo n.º 3 do artigo 7.º citado, e sem prejuízo da admissibilidade ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 629.º do Código de Processo Civil, em alguns casos referida, cfr. por exemplo os acórdãos deste Supremo Tribunal de 12 de Setembro de 2019, www.dgsi.pt, proc. n.º 222/18.8YRLSB.S1, de 10 de Dezembro de 2019, www.dgsi.pt, proc. n.º 1949/17.0YRLSB.S2, ou de 8 de Abril de 2021, www.dgsi.pt, proc n.º 219/19.0Y4LSB.L1.S1, e jurisprudência neles citada.

As recorrentes citam o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de Junho de 2016, www.dgsi.pt, proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1, acórdão no qual, no seu entender, “a admissibilidade do recurso ordinário de revista de acórdão do Tribunal da Relação proferido em sede de recurso de decisão arbitral proferida em arbitragem necessária iniciada ao abrigo da Lei n.º 62/2011 (…) foi expressamente afirmada”. Como também recordam, trata-se de um “acórdão interlocutório que se debruçou especificamente sobre a admissibilidade da revista”. No entanto, não se pode interpretar tal acórdão no sentido de que o n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011 não exclui a revista, nos termos gerais; o que se decidiu foi interpretar “a norma constante do nº 3 do art. 7º da Lei 62/11 como não excluindo a possibilidade de recorrer para o STJ do acórdão proferido pela Relação sobre a decisão arbitral, ao menos nos casos em que ocorram situações em que – nos termos previstos no nº 2 do art. 629º do CPC – o recurso é sempre admissível, o que torna admissível a revista interposta” – como sucedia no recurso então em causa.

Aliás, o próprio acórdão de 12 de Fevereiro de 2017 afirma que “o recurso já poderá ser recebido naqueles casos em que seja sempre admissível, designadamente no de contradição de julgados referida no art. 629.º, n.º 2, alínea d), do CPC.”

4. No caso presente, e quanto à primeira questão suscitada no recurso de revista, as recorrentes invocaram contradição do acórdão recorrido com outro acórdão da Relação de Lisboa (www.dgsi.pt, proc. n.º 83/20.7YHLSB-A.L1.P1CRS, de 21 de Outubro de 2021), de que juntaram cópia.

Assim, seja porque seria possível a revista, tendo em conta o valor da causa e a sucumbência (n.º 1 do artigo 629.º do Código de Processo Civil), por não ser excluída pelo n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, seja porque se encontrariam preenchidos os requisitos exigidos pela citada al. d) do n.º 2 do artigo 629.º, caso se interprete o referido n.º 7 em sentido contrário, o recurso de revista seria admissível.

Com efeito, seria por motivo estranho à alçada que não caberia revista do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa – a revista seria excluída pelo n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011; no ponto impugnado por esta via, ocorre a contradição exigida entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, ambos do Tribunal da Relação de Lisboa e proferidos “no domínio da mesma legislação” (embora ao acórdão recorrido fossem aplicáveis os artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 62/2011, na sua versão inicial, e ao acórdão fundamento os mesmos artigos 2.º e 3.º da mesma Lei, mas com as alterações resultantes do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Setembro, que, no ponto que agora releva, não trouxeram nenhuma modificação) sobre a “mesma questão fundamental de direito” – saber se “a Lei n.º 62/2011 não impede a dedução de pedidos, e respectiva condenação, relativamente a pedidos de AIM futuros, condicionais e incertos, isto é, pedidos de AIM que não deram origem aos presentes autos” ou impede, tendo os requerentes “interesse em agir, mas naturalmente, apenas e tão só no que respeita às substâncias compreendidas no objecto das AIM identificadas” na petição inicial da acção.

O que fundamentalmente estava em causa era saber se, para se considerar preenchido o pressuposto processual inominado do interesse em agir, os pedidos formulados só podiam referir-se às “específicas AIMs objecto do presente litígio” (ponto 80. do acórdão arbitral) e, consequentemente, qual era a extensão possível da cominação resultante da falta de contestação (n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011) ou, diferentemente, se podiam “ter como objecto outros AIMs (já pedidos ou não” (ponto 81 do acórdão arbitral).

O acórdão arbitral e o acórdão fundamento optaram pela primeira solução, o acórdão recorrido escolheu a segunda.

O recurso de revista é, assim, admissível quanto a esta questão.

5. Relativamente à repartição dos encargos respeitantes à arbitragem, o acórdão recorrido manteve “a proporção de repartição de 20% para a demandante e 80% para as demandadas”. Em primeiro lugar, o acórdão recorrido fez seu o critério seguido num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13 de Fevereiro de 2014, em cujo sumário se escreveu “IX. A empresa de medicamentos genéricos, ao requerer autorização de introdução no mercado de medicamento respeitante a direitos de propriedade industrial em vigor, dá causa à acção arbitral que a empresa do respectivo medicamento de referência se viu obrigada a instaurar para não perder os seus direitos perante a demandada, atento o disposto no art.º 3.º da Lei n.º 62/2011, pelo que o facto de não contestar a acção não a exime de comparticipação nos encargos do processo”. Em segundo lugar, considerando que os pedidos 1, 2 (que julgou procedentes) e 3 são principais e os demais acessórios, manteve a repartição determinada pelo acórdão arbitral.

Esta argumentação, todavia, é apresentada sem pôr em causa que a definição da responsabilidade pelos encargos da arbitragem devesse ter como base legal o Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa de 2014, mais precisamente, os seus artigos 48.º e segs., tal como entendeu o acórdão arbitral, que ponderou a par de outros elementos (ser necessária a arbitragem, não constituir a titularidade de uma AIM, só por si, uma violação de qualquer direito de propriedade industrial da demandante, e não ter sido contestada a acção), terem as demandadas dado causa à acção (n.º 3 do artigo 48.º do Regulamento: “3 – Compete ao tribunal arbitral, salvo disposição em contrário das partes, decidir o modo de repartição dos encargos de arbitragem, atendendo a todas as circunstâncias do caso, incluindo o decaimento e o comportamento processual das partes.”).

As recorrentes invocam contradição com o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de Novembro de 2019, www.dgsi.pt, proc. n.º 2669/19.3YRLSB, que, relativamente à responsabilidade pelos encargos da instância arbitral, entendeu ser aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 535.º do Código de Processo Civil: “Em suma, não pode concluir-se que a demandada deu causa à acção, antes se devendo concluir que, pese embora vencida, o foi sem que tenha contestado o direito que a demandante pretendia proteger ou praticado qualquer acto ilícito de que decorresse a necessidade da acção. A situação recai na previsão do artigo 535.º, n.º 2, alínea a)” (“1. Quando o réu não tenha dado causa à acção e a não conteste, são as custas pagas pelo autor. 2. Entende-se que o réu não deu causa à acção: a) Quando o autor se proponha exercer um mero direito potestativo, que não tenha origem em qualquer facto ilícito praticado pelo réu”), “inexistindo situação de excepção da necessidade de acção face a actuação da demandada que a exclua dessa previsão. Não lhe pode ser assacada responsabilidade pelas custas”.

Tendo as decisões sobre os encargos da instância arbitral sido proferidas com base em normas diversas – não apenas por constarem de diplomas diferentes, mas porque o seu conteúdo é também diferente –, a revista não poderia abranger a apreciação da responsabilidade pelos encargos arbitrais, ao abrigo da al. d) do n.º 2 do artigo 629.º do Código de Processo Civil; e, não cabendo revista do acórdão da Relação, nos termos do n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, nos termos já referidos, não pode caber revista excepcional, já que este recurso é um recurso de revista que apenas é excepcionalmente admissível, apesar de se verificar o obstáculo da dupla conformidade de decisões das instâncias (cfr. n.º 3 do artigo 671.º e n.º 1 do artigo 672.º do Código de Processo Civil).

6. A questão a decidir reduz-se, assim, a determinar se: “a) O regime da Lei n.º 62/2011, em particular a cominação referida no artigo 3.º, n.º 2, reporta-se aos pedidos de AIM expressamente indicados no 3.º, n.º 1, ou podem ser proferidas decisões ao abrigo daquele regime legal relativamente a quaisquer futuras, condicionais e incertas AIMs?”, nas palavras das recorrentes.

7. O Supremo Tribunal de Justiça já por diversas vezes foi confrontado com esta questão: em caso de falta de contestação, a cominação referida no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011 (proibição de iniciar a exploração comercial ou industrial “na vigência dos direitos de propriedade industrial invocados” no âmbito de “litígios emergentes de direitos de propriedade industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos”, nos termos definidos pelo artigo 2.º da Lei n.º 62/2011. por remissão do n.º 1 do artigo 3.º), apenas é aplicável aos casos em que já foram publicitados os pedidos de AIM de medicamentos genéricos – porque só nessa eventualidade o autor terá interesse em agir –, ou pode também valer para “quaisquer futuras, condicionais e incertas AIMs”, como alegam as recorrentes.

Note-se, antes de mais, que, no que agora releva, a redacção que o Decreto-Lei n.º 110/18, de 10 de Dezembro, veio dar ao citado n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011 não trouxe nenhuma alteração relevante.

Pode ler-se na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 13/XII que o objectivo da introdução do processo simplificado que veio a constar da Lei n.º 62/2011 foi o de “estabelecer um mecanismo alternativo de composição dos litígios que, num curto espaço de tempo, profira uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos de propriedade industrial. Institui-se, por isso, o recurso à arbitragem necessária para essa composição (…). Ainda com o objectivo de promover a celeridade, estabelecem-se prazos para a instauração do processo e para a oposição, contados da publicitação pelo INFARMED, I. P., do pedido de autorização de introdução no mercado. Verificando-se o incumprimento do prazo de oposição, o requerente de autorização de introdução no mercado do medicamento genérico não poderá iniciar a sua exploração industrial ou comercial na vigência dos direitos de propriedade industrial.”

A publicitação que está em causa é, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei n.º 176/2006 (para o qual remete o n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011, na sua versão inicial ou, na redação resultante do Decreto-Lei n.º 110/2018, conforme passou a constar do próprio texto do n.º 1 do mesmo artigo 3.º), a publicitação, na página electrónica do INFARMED, de “todos os pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, independentemente do procedimento a que os mesmos obedeçam.”

Ora, a conjugação literal entre os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2011 – mais precisamente, a marcação do início do prazo na publicitação dos pedidos – leva desde logo a considerar que a cominação prevista no n.º 2 do artigo 3.º para a falta de oposição só vale para os pedidos de introdução no mercado de medicamentos genéricos já publicitados. Acresce, aliás, que só esta interpretação permite ao demandado conhecer com segurança as implicações da opção pela não dedução de contestação, argumento relevante de acordo com a directiva constante do n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil, de que o intérprete deve presumir que o legislador consagrou a solução “mais acertada”.

Na verdade, como se escreveu, por exemplo, no acórdão de 9 de Dezembro de 2021., www.dgsi.pt, proc. n.º 225/20.2YHLSB.S1 (no qual já estava em causa a redacção do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 62/2022 decorrente do Decreto-Lei n.º 110/18), a cominação ali prevista é «semelhante à estabelecida no art. 567.º nº 1 do Código de Processo Civil, onde se prevê que “se o réu não contestar, tendo sido ou devendo considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa ou tendo juntado procuração a mandatário judicial no prazo da contestação, consideram-se confessados os factos articulados pelo autor” acrescentando o nº 2 desse preceito que, concedido o prazo para as partes alegarem por escrito, é em seguida proferida sentença, julgando-se a causa conforme o direito».

Como se sabe, no regime definido para a acção declarativa comum pelo n.º 1 do artigo 567º do Código de Processo Civil, a falta de contestação, nos casos de revelia operante, conduz a que se considerem confessados os factos articulados pelo autor, mas não tem o efeito, nem de provocar a condenação de preceito (como no domínio do Código de Processo Civil de 1961, antes da reforma de 1995/96, sucedia para a falta de contestação nos processos declarativos comuns sumário e sumaríssimo, cfr. os então artigos 784.º, n.º 2 e 795.º, n.º1 do CPC), cabendo ao tribunal determinar qual a relevância dos factos que se têm por confessados para o julgamento dos pedidos formulados, nem à dispensa da verificação dos pressupostos processuais de conhecimento oficioso, como em regra se verifica (cfr. artigo 578.º do Código de Processo Civil),

Diga-se, aliás, que nem a condenação de preceito dispensava a necessidade de o tribunal verificar se estavam reunidos os pressupostos processuais de conhecimento oficioso, que permitissem uma decisão de mérito.

Entre os pressupostos processuais de conhecimento oficioso, não obstante ser inominado, encontra-se o interesse em agir (como resulta da conjugação entre o artigo 577.º, enquanto dispõe que a lista das excepções dilatórias é meramente exemplificativa e o artigo 578.º, que contém a regra do conhecimento oficioso das excepções dilatórias), que habitualmente se identifica com a necessidade de tutela judiciária, e se justifica com a consideração de que o funcionamento da máquina da justiça só deve ser desencadeado quando a situação do direito invocado pelo autor o exija e com o objectivo de protecção do réu, que sempre corre o risco de ter uma decisão com força de caso julgado proferida contra si e que dispõe de um prazo curto para organizar a sua defesa.

A orientação que tem claramente prevalecido no Supremo Tribunal de Justiça (cfr. por exemplo os acórdãos de 8 de Abril de 2021, www.dgsi.pt, proc. n.º 219/19.0YHLSB. S1, de 9 de Dezembro de 2021, www.dgsi.pt, proc. n.º 225/20.2YHLSB.S1 e proc. n.º 1339/20.4YRLSB.S1, de 21 de Abril de 2022, www.dgsi.pt, proc. n.º 438/21.0YRLSB.S1 e proc. n.º 40/20.3YHLSB.L1.S1, de 24 de Maio de 2022, www.dgsi.pt, proc. n.º 346/20.1YHLSB.L1.S1, de 21 de Junho de 2022, www.dgsi.pt, proc. n.º 11/20.0YHLSB.L1.S1, de 7 de Julho de 2022, www.dgsi.pt, proc. n.º 226/20.HYHLSB.L1.S1), e que de novo se reitera, tem sido a de que, no âmbito destas acções e tendo em conta, por um lado, a previsão expressa de que podem ser propostas após a publicitação dos pedidos de AIM dos medicamentos genéricos e, por outro, a razão de ser que determinou a sua criação, basta – mas é necessária – a publicitação dos pedidos de AIM para que o demandante tenha interesse em agir, não sendo exigível a alegação de violação ou de um perigo pelo menos iminente de violação dos direitos de propriedade industrial do demandante – que não decorre do pedido ou da concessão de AIM (cfr. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15 de Maio de 2018, www.dgsi.pt, proc.n.º 889/17.4.YRLSB) .

8. Esta exigência significa que a falta de contestação não tem a virtualidade de dispensar o tribunal de verificar se está preenchido o pressuposto do interesse em agir relativamente aos pedidos formulados nestas acções previstas pela Lei n.º 62/2001, quer na sua redação primitiva, quer nos termos resultantes das alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 110/2018.

Interpretação diversa, no sentido pretendido pela recorrente – como se escreveu no acórdão deste Supremo Tribunal 21 de Abril de 2022, www.dgsi.pt, proc. n.º 40/20.3YHLSB.L1.S1, “Permitir que a invocação de AIMs publicadas para obter a abstenção mencionada quanto a elas, mas, também, extensivamente e de forma universal para obter a mesma proibição fora do âmbito de qualquer AIM” – significaria “criar, mais que uma presunção — arts. 349 e 351 do CCivil — que as regras de experiência comum não admitem, uma verdadeira petição de princípio legal. Estar-se-ia a configurar, quanto à substância ativa em causa, a publicitação de uma AIM como um elemento objetivo de interesse em agir para evitar a atualidade dessa AIM, mas ao mesmo tempo a utilizar esse facto (a publicação) como prognose certa e segura para declarar perigo real, sério e atual de violação do direito da demandante relativamente a algo que é de todo improvável e sem qualquer fundamento de consistência: que o requerente da AIM contrariado pela ação do demandante julgada procedente venha a requerer outras AIMs iguais quanto à mesma substância ativa. Um tal raciocínio, em nosso entender, estaria inquinado de ilogismo, incerteza e insegurança. Não encontramos nenhum nexo de lógica normativa ou naturalística para que a publicitação da AIM possa, por si só, fundar qualquer interesse por parte do demandante para obter uma condenação de abstenção fora do âmbito das AIMs publicadas”.

9. Conclui-se assim faltar o interesse em agir para que possa ser apreciado o pedido de condenação de demandada TEVA PHARMA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., a abster-se “de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que compreendam sitagliptina como substância ativa, como única substância ativa ou em associação com outras substâncias ativas, enquanto a EPl 412 357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em vigor”, contrariamente ao que entendeu o acórdão recorrido.

Tratando-se da falta de um pressuposto processual, a decisão a proferir será a de absolvição da ré da instância, e não de improcedência.

10. Nestes termos, concede-se provimento parcial à revista, decidindo-se:

a) Não conhecer da questão relativa à repartição dos encargos da instância arbitral;

b) Absolver da instância a ré TEVA PHARMA – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA., quanto ao pedido de que se abstenha de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, por si ou por terceiro importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer quaisquer medicamentos que compreendam sitagliptina como substância ativa, como única substância ativa ou em associação com outras substâncias ativas, enquanto a EPl 412 357 e/ou o CCP 278 se encontrarem em vigor, nesta parte revogando o acórdão recorrido.

Custas da revista por recorrentes (50%) e recorrida (50%), tendo em conta que apenas obteve provimento parcial.

Lisboa, 29 de Novembro de 2023

Maria dos Prazeres Pizarro Beleza (Relatora)

Fátima Gomes

António Oliveira Abreu