787/10.2TYVNG.P2.S1 - Supremo Tribunal de Justiça

I- No Direito português, o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-lei nº 36/2003, de 5 de março, na sua versão original, consagra um sistema misto em que a cessão da marca, sendo independente da transmissão da empresa, está porém, sujeita a determinadas restrições;

II- Se transmissão da marca tiver lugar no âmbito da transmissão da empresa, e ainda que o acto de transmissão não precise que os direitos emergentes da marca estão compreendidos naquela transferência, estes consideram-se, salvo acordo em contrário, transmitidos para o cessionário;

III- O disposto nos nºs 3 e 4 do art. 31º, do CPI/2003 que estabelecem estreita ligação entre a transmissão do direito e a transmissão do estabelecimento, devem ser interpretados corretivamente no que respeita ao logótipo, no sentido de só lhe serem aplicáveis, quando se trate da transmissão do estabelecimento enquanto universalidade, isto é, do suporte material da empresa considerada no seu todo.

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

I- Relatório

1. AA - Indústrial de Componentes Mecânicos de … , Lda. instaurou a presente ação declarativa contra BB & CA, Lda., CC, DD, EE - Fabrico de Equipamentos Industriais Unipessoal, Lda. e FF, pedindo a condenação dos réus nos seguintes termos:

- A 1ª R. a reconhecer o direito de propriedade da A. sobre a marca nacional nº 193449 “ACL”;

- A 1ª R. a abster-se de usar ou registar a denominação ACL, ou outra confundível, seja sob que forma for, para os mesmos produtos ou para produtos afins ou similares daqueles para os quais se encontra registada;

- A 1ª R. e os 2º e 3º RR., enquanto sócios maioritários da 1ª Ré, a abster-se de ceder, de autorizar ou de qualquer outra forma viabilizar ou colaborar em qualquer tipo de uso ou de registo por terceiros da marca “ACL”, para os produtos para os quais esta se encontra registada, para produtos semelhantes ou afins e, ainda, para os serviços prestados pela A. sob o logótipo nº 1096 “ACL”;

- Os 4º e 5º R.R. a cessarem de imediato todo e qualquer uso no comércio da expressão “ACL”, ou outra confundível, por tal uso constituir uma violação do direito de exclusivo de utilização do logótipo nº 1096 “ACL” da A.;

- Todos os RR., solidariamente, no pagamento de uma indemnização equitativa à A., nos termos do n.º 5 do art.º 338º-L CPI, pelos prejuízos causados à A., a qual nunca deverá ser inferior a € 30.000,00, nomeadamente tendo em conta as despesas com a defesa dos seus direitos e com a interposição da presente ação.

Pediu ainda a fixação de uma sanção pecuniária compulsória, em caso de incumprimento por parte de qualquer dos RR. do que vier a ser decidido pelo Tribunal, sanção esta que nunca poderá ser inferior a € 1.000,00, por cada dia de infração.

Para tanto, alegou, em síntese, que:

No início de 2005, foram iniciadas negociações entre GG, pai do atual sócio gerente da AA - Indústria de Componentes Mecânicos de …, Unipessoal, Ld.ª e os sócios da “BB & CA, Lda.”, tendo em vista a aquisição desta sociedade.

Uma vez que a Banca não concedeu o financiamento necessário à concretização desse negócio, foi decidido avançar com um outro plano que passava pela aquisição da “AA, Ld.ª” e que serviria de “veículo” para aquisição do negócio da “BB & CA.,Lda.”, liquidando-se posteriormente esta sociedade.

De acordo com o combinado, por escritura pública celebrada em 6.9.2005, procedeu-se à divisão, em duas, da quota de que era titular DD, único sócio da “AA, Ld.ª, e que foram no mesmo ato cedidas, em partes iguais, a HH e a FF.

A transação em causa, no valor global de € 125.000,00, incluía a contratação de vários trabalhadores da BB, equipamento, carteira de clientes, know-how comercial, etc., bem como a marca, o logotipo ACL e ainda o nome de domínio da Internet, configurando-se, assim, um verdadeiro trespasse de estabelecimento industrial e comercial.

Desde então e até Março de 2010, a “AA, Ld.ª usou todos os sinais distintivos que anteriormente pertenciam à sociedade “BB & CA, Lda.”, exceto a denominação social, sendo vista e reconhecida pelos agentes do mercado como titular exclusiva daqueles sinais, sem nunca ter sido questionada a sua legitimidade para tal.

Por outro lado, ainda em 2005, e conforme acordado entre as partes, a “BB & CA, Lda.” cessou por completo a sua atividade, ainda que não tenha sido juridicamente dissolvida e liquidada.

Em 2007, formalizou-se a cessão do logotipo “ACL” a favor da “AA, Ld.ª averbando-se a respetiva transmissão no I.N.P.I.. Contudo, por falta de informação das partes, a marca “ACL” manteve-se inscrita no registo em nome da 1ª R.

Posteriormente, em 2010, FF, um dos sócios da “AA, Ld.ª”, cedeu a sua quota ao outro sócio, vindo a constituir a sociedade “EE – Fabrico de Equipamentos Industriais Unipessoal, Ld.ª”, tendo, desde então, passado a usar, através dessa sociedade, a marca “ACL”, para assinalar os mesmos produtos e serviços prestados pela “AA, Ld.ª”.

Esta situação, porém, viola o direito ao uso exclusivo dos sinais de que a A. é titular, sendo, por outro lado, susceptível de gerar confusão no mercado e constituir a prática de atos de concorrência desleal.

2. Os RR. contestaram. Por exceção, invocaram a nulidade da transmissão do registo do logótipo n.º 1096 “ACL”, por não ter sido acompanhada da transmissão do estabelecimento. Alegaram também que a 1ª R. é a titular do registo da marca “ACL”, cujo uso pode ceder a terceiros (os 4º e 5º RR.), como efetivamente sucedeu. Impugnaram ainda factualidade alegada pela A. e, a final, pediram a improcedência da ação.

Por sua vez, em reconvenção, pediram que seja declarada a nulidade da transmissão do registo do logótipo n.º 1096 e se condene a A. a cessar, definitivamente, o uso da expressão “ACL”, em qualquer sinal distintivo, seja para designar os seus produtos e serviços por si prestados, seja em publicidade, papel comercial, letreiros e outros suportes.

Pediram ainda a condenação da A., nos termos do art.º 829.º-A do Código Civil, a pagar, em caso de incumprimento, uma sanção pecuniária compulsória, a dividir em partes iguais entre os RR. e o Estado, no valor de € 300,00.

3. Na 1ª instância, realizado o julgamento, foi proferida sentença que:

- Julgando improcedente a ação, absolveu os RR. dos pedidos formulados pela A.;

- Julgando procedente o pedido reconvencional, condenou a A. a cessar em definitivo o uso da expressão “ACL” em qualquer sinal distintivo para designar produtos e serviços idênticos ou afins à atividade prestada pela A. e em publicidade, papel comercial, letreiros e outros suportes.

- Nos termos do disposto no art. 829º-A, do Cód.Civil, fixou uma sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso, posterior ao trânsito em julgado da sentença, no montante de €250,00.

4. Inconformada com o assim decidido, a autora interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa que, revogando a sentença:

I) - Julgou a ação procedente e condenou a:

- A 1ª Ré a reconhecer o direito de propriedade da A. sobre a marca nacional nº 193449 “ACL”;

- A 1ª Ré a abster-se, daqui para o futuro, de usar ou registar a denominação “ACL”, ou outra confundível, seja sob que forma for, para os mesmos produtos ou para produtos afins ou similares daqueles para os quais se encontra registada;

- A 1ª Ré e os 2º e 3º Réus, enquanto sócios maioritários da 1ª Ré, a abster-se de ceder, de autorizar ou de qualquer outra forma viabilizar ou colaborar em qualquer tipo de uso ou de registo por terceiros da marca “ACL”, para os produtos para os quais esta se encontra registada, para produtos semelhantes ou afins e, ainda, para os serviços prestados pela A. sob o logótipo nº 1096 “ACL”;

- Os 4º e 5º R.R. a cessarem de imediato todo e qualquer uso no comércio da expressão “ACL”, ou outra confundível;

- Fixou uma sanção pecuniária compulsória no montante de € 250,00, por cada dia de infração.

II) – Julgou a reconvenção improcedente e absolveu a A. do pedido reconvencional.

5. Irresignada, veio a 1ª R. interpor a presente revista, formulando as seguintes conclusões:

1. O Tribunal a quo decidiu modificar a decisão sobre matéria de facto, dando por provados factos que a 1.ª Instância tinha dado por não provados.

2. É certo que o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto de recurso de revista, mas é admissível a revista se se verificar uma ofensa de uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto - cf. art.ºs 607.º, n.º 5 e 674.º, n.º 3 do CPC.

3. A livre apreciação da prova não abrange os factos para cuja prova a lei exija formalidade especial, nem aqueles que só possam ser provados por documentos.

4. É o que sucede no caso sub judice, no que concerne não propriamente em relação aos “novos” factos dados como provados pela 2.ª Instância, enquanto tais, mas quanto às ilações que Tribunal a quo extraiu dos mesmos, no que se refere, por um lado, à existência de um trespasse e à eficácia deste, que considerou provado pelo documento n.º 9 junto à P.I. (a fls 58), e, por outro, quanto aos efeitos de um putativo trespasse (parcial), no que tange à transmissão de registos de marca e de logótipo.

5. Contrariando a decisão da 1.ª Instância, o Tribunal a quo considerou por provados, designadamente, o item 3º da Base Instrutória, tendo dado por assente o seguinte:

3° – (O sobredito negócio incluía) … ainda, a marca ACL e a própria denominação social da empresa cfr documento de fls 58 (doc. nº 9 junto com a p.i. e aqui dado como reproduzido) subscrito pelo então detentor da recorrente DD e pelo sócio da BB, CC no qual se consignaram as condições da passagem da ACL para a recorrente.

6. O escrito particular de fls. 58 dos autos, só por si, não pode ser considerado como provando um trespasse, não somente por a manifestação de vontade dos subscritores não ser, manifestamente, nesse sentido, mas também por não se ter curado de saber se os subscritores do aludido escrito particular teriam poderes de representação da BB para dispor dos seus bens e direitos.

7. O Tribunal a quo debruçou-se, apenas, sobre o problema da forma legal (documento escrito) aplicável ao trespasse, em abstrato, e, partindo daí, presumiu que os subscritores daquele documento teriam poderes de representação da BB para o ato – não tinham!

8. Por mais que se “esprema” o documento a fls. 58, não é possível extrair do mesmo algo que indicie que os subscritores tivessem poderes de representação conferidos pela BB, pela forma legal; bem pelo contrário, resulta do teor daquele escrito particular que os subscritores fizeram um “negócio para o futuro”, atuando em nome próprio, entre si mesmos, e não em representação da BB.

9. Salta à vista que nada foi alegado ou provado sobre a BB ter conferido, em assembleia geral de sócios, poderes aos seus sócios para a representarem num negócio tão drástico como o que consta do documento a fls. 58.

10. A leitura desse documento e do facto (agora) provado 3.º levam a concluir que a vontade dos subscritores do acordo – com o título sugestivo: “Condições acordadas para passagem da Sociedade, BB & C.ª Lda. – ACL – para uma nova Sociedade, a criar pelos Senhores FF e HH» –, consistiu, simplesmente, num “plano” ou compromisso entre os sócios da BB e da AA, a título particular e em nome próprio, sobre as condições de futuros negócios - trespasse, transmissão de direitos da sociedade BB, a favor de uma sociedade a constituir por terceiros.

11. Repare-se, aliás, que esses terceiros - os «Senhores FF e HH» - não tiveram nenhuma intervenção nesse negócio – cf. o documento de fls. 58 dos autos.

12. O referido acordo foi feito em nome próprio e inter partespelos RR. DD e CC (repete-se, sem nenhuma intervenção da Recorrente BB), e “a favor” de uma sociedade inexistente, i. é, «(…) para uma nova Sociedade, a criar pelos Senhores FF e HH».

13. O referido negócio consistiu, apenas, em que os sócios-gerentes da BB, a título individual e privado, acordarem inter partes as condições de um futuro negócio de trespasse, que incluiria, designadamente, a transmissão de sinais distintivos de comércio.

14. O Tribunal a quo não podia concluir, sem mais, existir um trespasse (e a transmissão de registos de marca e de logótipo, e de uma firma, bem como a futura extinção da BB), quando aqueles negócios só poderiam ter sido celebrados eficazmente por deliberação dos sócios em Assembleia Geral da BB & CA, LDA.

15. Só o órgão social Assembleia Geral da BB & CA, LDA, devidamente convocada para esse efeito, poderia ter deliberado o referido trespasse e demais disposições.

16. A leitura atenta do referido documento de fls. 58 e do facto provado 3.º da BI, não permitem o “salto conclusivo” dado no douto aresto recorrido, de que os RR. DD e CC, ao subscreverem o acordo em causa, o tenham feito em nome da sociedade BB – tanto mais quando, no documento que subscreveram, nada disseram sobre a condição e poderes em que estavam investidos.

17. O que a matéria de facto dada como provada permite concluir, é que não o fizeram respaldados por um mandato conferido por deliberação dos sócios, em Assembleia Geral da BB, regularmente convocada para esse efeito, i. é, para em seu nome disporem (a favor de uma entidade terceira inexistente…) sobre as “condições” em causa.

18. Em suma, mesmo que se considerasse que o documento de fls. 58 dá forma legal a um trespasse (a favor de que trespassário?!) - no que não se concede -, seria o mesmo ineficaz, por não ter sido precedida de deliberação dos sócios, em Assembleia Geral regularmente convocada, da BB & CA, LDA.

19. O Tribunal a quo mal andou ao presumir que os sócios e gerentes da BB tinham poderes de representação num negócio de trespasse, de transmissão para um “terceiro” inexistente (uma sociedade comercial “a criar” por terceiros) de direitos (de marca, logótipo e firma) pertencentes à BB, apesar de nos autos não existir nenhum indício de que tenha havido alguma deliberação dos sócios da BB, em assembleia geral, devidamente convocada para o efeito.

20. O acórdão recorrido focou-se exclusivamente no facto de existir um escrito particular assinado pelos RR.. sócios da BB, para a partir daí retirar a conclusão de que a própria R. BB se comprometera num trespasse.

21. A matéria de facto dada como provada nada diz sobre os poderes de representação dos subscritores do documento escrito, mas, apesar disso, o Tribunal a quo presumiu que tinham poderes para representar a AA e a BB.

22. Sucede que, para além de o referido documento (fls. 58), materialmente, não configurar, de modo nenhum, a venda da sociedade da A. AA a uma “nova Sociedade a criar” (prevista logo no primeiro parágrafo), também não pode configurar um trespasse, feito em nome da sociedade BB, nem a transmissão dos registos dos sinais distintivos de que esta era e é titular, «para uma nova Sociedade, a criar pelos Senhores FF e HH» (sic).

23. A personalidade jurídica das sociedades comerciais (art.º 5.º do Cód. das Sociedade Comerciais - CSC) significa que são uma individualidade jurídica que se não confunde com a dos sócios.

24. A “promessa” feita por sócios de, no futuro, e em certas “condições”, disporem de bens e direitos da sociedade BB apenas seria válida e eficaz se fosse precedida de uma deliberação dos sócios, em assembleia geral regularmente convocada.

25. Contrariamente ao que se concluiu na decisão recorrida, o referido escrito particular nunca poderia consubstanciar um trespasse, por ter sido outorgado por quem não tinha poderes de representação da BB para esse negócio e, não menos importante, por nem sequer existir um trespassário.

26. É notório que o documento de fls. 58 não satisfaz as exigências da lei, tanto mais quando os signatários nada revelaram no mesmo sobre em que qualidade acordavam nas acima referidas “condições”.

27. O art.º 268.º, n.º 1 do Cód. Civil dispõe que «O negócio que uma pessoa, sem poderes de representação, celebre em nome de outrem é ineficaz em relação a este, se não for por ele ratificado».

28. A referida “promessa”, se fosse tomada por um trespasse – o que se rejeita –, exorbitaria, também os poderes legais dos gerentes (previstos no n.º 1 do art.º 260.º do CSC), por o seu cumprimento implicar alterações do contrato de sociedade – que teriam obrigatoriamente de assentar numa prévia deliberação dos sócios, em assembleia geral da BB, regularmente convocada para tanto.

29. O mesmo se diga sobre as “promessas” que constam dos factos provados 5.º e 6.º, que comportava «transmitir também para a titularidade da AA a própria denominação social da BB, quando esta fosse extinta» e «os sócios da BB comprometeram-se, além do mais (trespasse do negócio), a extinguir a sociedade BB».

30. Na matéria de facto dada por provada nada se diz sobre que tenha existido alguma convocatória de assembleia geral de sócios da BB, nem se refere a existência de uma ata da deliberação da assembleia geral da BB, autorizando os sócios desta a representarem a sociedade num trespasse do seu estabelecimento e na alteração do contrato de sociedade da BB (por exemplo, para a alteração da firma e extinção da própria sociedade).

31. O douto acórdão recorrido bastou-se com um simples escrito particular, tendo “dispensado” a prova legal da existência da referida ata da respectiva deliberação, que é o documento que a lei determina servir de prova das deliberações sociais que legitimam as alterações do contrato de sociedade, como as que o trespasse em causa implicava.

32. Ora, o art.º 63.º do CSC dispõe que «As deliberações dos sócios só podem ser provadas pelas atas das assembleias ou, quando sejam admitidas deliberações por escrito, pelos documentos donde elas constem».

33. Afigura-se que o documento n.º 9 junto com a P.I., por constituir simples “promessa” de venda da A. AA a um terceiro inexistente, e de trespasse da BB a favor de um trespassário inexistente, assumida pelos então sócios da A. AA e da R. BB, a título estritamente individual e particular (repare-se que naquele documento, os subscritores nem sequer invocaram a qualidade de sócios ou de gerentes da AA e da BB), é ineficaz e não vinculou a BB - cf. art.º 268.º, 1, Cód. Civil.

34. O Tribunal a quo, a partir dos factos dados por provados – que não incluíam nenhuma referência àquela ata – presumiu que os signatários da “promessa” a fls 58 tinham poderes de representação da BB para alterarem o seu contrato de sociedade e para, além do mais, dar de trespasse a um trespassário inexistente à data daquele documento.

35. O referido negócio particular entre os sócios da BB, também é inoponível à BB, por não ter sido dado como provado que assentou numa deliberação tomada em assembleia geral, precedida de convocatória, nos termos previstos na lei.

36. Razões por que se conclui que o acórdão recorrido deve ser revogado, por nele se violar o disposto no n.º 3 do art.º 115.º do Decreto-Lei n.º 64-A/2000, de 22/4 e no art.º art.º 5.º do CSC, de cuja interpretação resulta claramente que a forma legal do trespasse não é um qualquer “documento escrito”, assinado por qualquer um, mas um documento escrito assinado por quem tiver poderes de representação do trespassante e a favor de um trespassário concreto (existente).

37. O acórdão recorrido deve ainda ser revogado, por nele se ter violado o disposto no art.º 268.º, n.º 1 do Cód. Civil e nos art.ºs 63.º, 85.º, n.ºs 1, 3 e 4 e 260.º, n.º 1 do CSC.

38. Por consequência, deve ser repristinada a douta decisão da 1.ª Instância, com as legais consequências.

39. Sem conceder, nem prescindir, sobre a inexistência de um trespasse da BB (mesmo que inserido num negócio inoponível a esta), importa salientar alguns aspetos fundamentais do regime legal vigente à data em que foi firmado o documento a fls 58 dos autos, sobre os requisitos de transmissibilidade de logótipos, que o Tribunal a quo ignorou completamente.

40. Só a transmissão total do estabelecimento, e sem reserva para outro estabelecimento do transmitente, implicava a transmissão do respectivo logótipo.

41. Diversamente do nome ou insígnia de estabelecimento (que se destinavam a «designar, ou tornar conhecido, o seu estabelecimento» ou «[individualizar] perfeitamente o respectivo estabelecimento»), o logótipo era um sinal distintivo que servia «para referenciar qualquer entidade» – sobre essa distinção, vide art.ºs 282.º, 284.º, n.º 2 e 301.º do CPI/2003.

42. O legislador, na norma remissiva do art.º 304.º do CPI/2003, ao mandar atender às «necessárias adaptações», teve em vista que os referidos sinais distintivos tinham finalidades distintas (os nomes e insígnias de estabelecimento serviam para distinguir os estabelecimentos de uma entidade, enquanto os logótipos serviam distinguir a própria entidade), pelo que a aplicação do regime dos nomes/insígnias aos logótipos não poderia ser direta, antes careceria de adaptação.

43. Neste quadro, só com a transmissão da entidade (isto é, da sociedade comercial BB), poderia ser transmitido o logótipo n.º 1096, “ACL”, de que era titular, não bastando um simples trespasse parcial. – aliás, que mesmo este se rejeita ter existido.

44. Por outro lado, a transmissibilidade de registo de marca tinha requisitos que não se verificam no caso sub judice.

45. A marca nacional n.º 193449, “ACL”, é caracterizada pela sigla da denominação social da Recorrente “BB & CA, LDA”.

46. O n.º 1 do art.º 262.º do CFPI/2003, estabelecia uma importante condição para a transmissão de marcas, ao prever: que «Os registos de marcas são transmissíveis, se tal não for susceptível de induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação».

47. Independentemente da invalidade e ineficácia do trespasse de estabelecimento da R. BB, conclui-se que a transmissão da referida marca “ACL” para a A. AA seria sempre proibida, nos termos da lei, por ser susceptível de induzir os consumidores em confusão ou erro sobre a origem empresarial dos produtos assinalados pela marca “ACL”, pois seriam levados a crer que esses produtos seriam fabricados e comercializados pela homóloga sociedade BB e não pela sociedade AA.

48. Resulta que o Tribunal a quo não poderia ter decidido condenar a R. BB a «reconhecer o direito de propriedade da A. sobre a marca nacional n.º 193449 “ACL”» e de se abster de usar essa marca, ou de limitar o uso do logótipo n.º 1096, ACL, da R. BB.

49. Razões por que o, aliás, douto acórdão recorrido deverá ser integralmente revogado, e, como é de Justiça, decretar-se a repristinação da doura decisão da 1.ª Instância, com todas as legais consequências.

Nestes termos, nos melhores de Direito, e com o sempre douto suprimento do Colendo Supremo Tribunal de Justiça, pede-se que a revista seja concedida, decidindo-se revogar o douto acórdão recorrido e, em consequência, repristinar a douta decisão da 1.ª Instância.

6. Nas contra-alegações, pugnou-se pela confirmação do acórdão recorrido.

7. Como se sabe, o âmbito objetivo do recurso é definido pelas conclusões apresentadas (arts. 608.º, n.º2, 635.º, nº4 e 639º, do CPC), pelo que só abrange as questões aí contidas.

Sendo assim, as questões de que cumpre conhecer consistem em saber se:

a) – O STJ pode sindicar eventual erro na valoração da prova e na fixação dos factos materiais da causa;

b) – O STJ pode conhecer da questão suscitada sobre a falta de poderes de representação dos subscritores do doc. de fls. 58;

c) – É inválida a transmissão da marca e do logótipo.

II- Fundamentação de facto

8. Está provado que:

1º – No primeiro semestre de 2005, o Sr. GG, pai do atual sócio-gerente da A., foi contactado pelo Sr. FF, funcionário, à época, da empresa “BB & CA., Limitada” (de agora em diante designada por “BB”), com a finalidade de realizarem um negócio de aquisição e viabilização da sociedade BB, que se encontrava então, praticamente, em estado de insolvência técnica. (A) Factos Assentes)

2º - A empresa BB tinha por objeto a indústria de serralharia mecânica e fundição de ferro e outros metais. (B) FA)

3º - GG e FF já se conheciam, devido ao facto de serem conterrâneos, mas também, e principalmente, por GG ter sido, em tempos, igualmente funcionário da BB. (C) FA)

4º - Na altura em que GG foi abordado por FF, no início de 2005, a BB enfrentava gravíssimas dificuldades financeiras que, seguramente, iriam conduzir ao seu encerramento. (D) FA)

5º - Apesar de prosseguir um negócio com mercado e que, à partida, tinha toda a viabilidade económica e se vislumbrava mesmo lucrativo, não fora a péssima situação financeira em que se encontrava a BB. (E) FA)

6º - Foram, então, iniciadas negociações com os sócios da BB, os aqui 2º e 3º RR., tendo em vista a realização do referido negócio de aquisição da sociedade. (F) FA)

7º - Para o que os referidos sócios da BB demonstraram disponibilidade e vontade. (G) FA)

8º - Desde logo, ficou acordado entre os pretendentes compradores da BB que, aquando da consumação do negócio, cada um deles ficaria para si com uma quota de 50% da sociedade, independentemente do montante em dinheiro que cada um aportasse para o negócio. (H) FA)

9º - Para efetuar a aquisição da BB, GG teria, no entanto, de conseguir algum financiamento, nomeadamente recorrendo à banca, uma vez que as disponibilidades financeiras de FF eram escassas. ( I) FA)

10º - Sucede que, em virtude da situação financeira muito negativa apresentada pela BB, os bancos não concederam o financiamento desejado e indispensável, ficando, assim, sem efeito o referido negócio. (J) FA)

11º - Apesar disso, em Julho de 2005, FF voltou a contactar GG, para ambos realizarem o mesmo negócio de aquisição da empresa BB, mas de outra forma. (L) FA)

12º - Desta feita, a estratégia passaria pela aquisição, em primeiro lugar, de uma outra sociedade, a “Indústria de Componentes Mecânicos de …, Lda.” (de ora em diante designada apenas por “AA”), por FF e GG ou por uma sociedade a criar por estes para o efeito. (M) FA)

13º - A AA era uma sociedade então detida por um dos sócios da BB, o R. DD, sendo utilizada para prestar serviços exclusivamente à BB, e encontrando-se em muito melhores condições financeiras do que a BB. (N) FA)

14º - De acordo com estes planos, a AA seria adquirida, em partes iguais, pelos seus futuros sócios, GG e FF. (O) FA)

15º - Entretanto, GG, foi substituído nos planos iniciais de negócio pelo seu filho HH, atual sócio gerente da A. (P) FA)

16º - HH e FF compraram então a totalidade das quotas da AA pelo seu valor nominal ao Réu DD. (Q) FA)

17º - Desde Setembro de 2005 até Março de 2010, tudo decorreu de forma pacífica e conforme o contratado entre as partes, tendo a AA passado a utilizar na sua atividade, de forma intensa e exclusiva, todos os sinais distintivos que anteriormente pertenceram à BB, exceto a denominação social, por impossibilidade legal. ( R) FA)

18º - A AA passou a apresentar-se ao público em geral e, principalmente, àquele público do meio onde realiza os seus negócios, como sendo a titular exclusiva daqueles sinais distintivos. (S) FA)

19º - O R. FF constituiu, em 29 de Abril de 2010, a sociedade “EE - Fabrico de Equipamentos Industriais Unipessoal, Lda.”, de que também é sócio gerente (e único), com o objeto social de “metalomecânica, fabrico de equipamentos industriais, assistência técnica na mesma área e comercialização de peças, acessórios e equipamentos”.(T) FA)

20º - O registo da marca nacional n.º 193449 “ACL” foi pedido em 21.11.1976 e concedido em 28.05.1982. (U) FA)

21º - O registo do logótipo n.º 1096 foi pedido em 06.03.1998 e concedido em 04.11.1998. (V) FA)

22º - A AA, após o referido em 13º, serviria como “veículo” para a aquisição do negócio industrial e comercial da BB (1º Base Instrutória).

23º - O negócio transmitido para a AA incluía vários trabalhadores da BB, com os respectivos direitos adquiridos; alguns postos de trabalho (secretárias, computadores, cadeiras, etc.); máquinas e automóveis; carteira de clientes; conhecimentos técnicos; know-how comercial, etc. (2º BI)

24º - O preço pago à BB pela transação, no montante de 64.500,00€, foi faturado à AA pela BB como respeitando à venda de “imobilizado” (4º BI).

25º - A BB cessou a produção em 2005, mas nunca chegou a ser juridicamente dissolvida e liquidada. (9º BI).

26º - Em 23 de Maio de 2007 procedeu-se à elaboração de “cessão”, em que a BB declara que transmitiu a propriedade do registo do logótipo nº 1096 “ACL” a favor da AA - Docs. de fls. 76 e 77 e 78 a 81 (11º BI).

27º - Em relação à marca de igual teor n.º 193449 “ACL” tudo ficou como estava (12º BI).

28º - Os sócios da AA decidem separar-se, isto é, até ao momento em que FF decide vender a sua quota na AA ao outro sócio HH. (13ºBI).

29º - No decorrer das negociações para a saída do FF da AA, que se prolongaram entre Dezembro de 2009 e Março de 2010, a AA apercebeu-se de que em relação à referida marca nunca tinha sido feito o averbamento da cedência da mesma no I.N.P.I., como tinha acontecido em relação ao logótipo (n.º 1096) com o mesmíssimo teor “ACL” (14ºBI).

30º - Neste contexto, foi interpelada a firma BB, em 15/04/2010, para dar execução à formalização da cedência da marca nº 193449 “ACL” junto do I.N.P.I. (15ºBI).

31º - FF assinou uma declaração em 24.03.2010, a “abster-se, a partir da presente data, de usar por si ou por interposta pessoa, a marca BB, para quaisquer produtos ou serviços”. (16ºBI).

32º - O FF tornou-se sócio gerente da BB em Julho de 2010.(17ºBI).

33. [1] (O sobredito negócio incluía) … ainda, a marca ACL e a própria denominação social da empresa - cfr documento de fls 58 (doc. nº 9 junto com a p.i. e aqui dado como reproduzido) subscrito pelo então detentor da recorrente DD e pelo sócio da BB, CC no qual se consignaram as condições da passagem da BB para a recorrente.

34. [2] Como contrapartida do pagamento da quantia acima referida (64.500,00 €) e da assunção das responsabilidades relativas aos cerca de 20 trabalhadores que transitaram dos quadros da BB para a AA, com o reconhecimento de todos os direitos adquiridos na BB, nomeadamente a antiguidade, os sócios da BB comprometeram-se, além do mais (trespasse do negócio), a extinguir a sociedade BB e a transmitir para a AA, de forma total e definitiva, a marca e o logotipo "ACL", bem como o respectivo nome de domínio da Internet.

35. [3] Fazendo, inclusive, parte do acordo, a obrigação de transmitir também para a titularidade da AA a própria denominação social da BB, quando esta fosse extinta.

36. [4] Sendo (a autora) reconhecida como "ACL" por todos os agentes do mercado, ao ponto de, ainda hoje em dia lhe serem entregues cheques, para efetuar pagamentos, passados em nome de "ACL".

37. [5] Bem como através de cartas/circulares enviadas aos clientes, catálogos e outros tipos de publicidade, tal como, o próprio site da AA na Internet, onde também é feita destacada referência à marca "ACL".

38. [6] Em Abril/Maio de 2007, a AA foi interpelada por DD, um dos sócios da BB, para pagar a taxa de renovação do registo do logotipo n.° 1096 "ACL", cuja nota de liquidação a BB tinha recebido na sua sede, uma vez que, formalmente, face ao I.N.P.I., a BB ainda era a "titular" desse logotipo, tendo sido então aproveitada a oportunidade para regularizar a situação registral do logotipo n° 1096 "ACL" junto do I.N.P.I

39. [7] Como sócio-gerente da "EE, Lda.", o R. FF, após a constituição desta sociedade, passou a usar a marca "ACL" no mercado, para os mesmos produtos e serviços produzidos e prestados pela A

40. [8] O que se traduziu, por exemplo, na troca de entrega de encomendas destinadas à EE nas instalações da A., ou na dificuldade de os atuais e potenciais clientes da A. saberem ao certo de onde provêm as propostas e os orçamentos que lhes são apresentados e a quem se dirigir.

41. [9] Não sabendo, os clientes atuais ou potenciais da A., bem como os seus fornecedores, identificar quem é quem afinal no mercado.

III- Fundamentação de direito

9. Do erro na valoração da prova e da fixação dos factos materiais da causa

Na revista, a recorrente veio questionar a força probatória atribuída pelo Tribunal recorrido ao documento particular junto a fls. 58 dos autos, alegando que o mesmo, só por si, não permite comprovar a existência de um trespasse do estabelecimento da 1ª R. para a sociedade A.

Admitindo que esteja, por esta via, a insurgir-se contra o decidido pela Relação no âmbito da reapreciação da matéria de facto impugnada, importa começar por salientar que, salvo situações de exceção, o Supremo Tribunal de Justiça só conhece matéria de direito, sendo as decisões proferidas pela Relação no plano dos factos, em regra, irrecorríveis (arts. 662.º, n.º 4, 674º, nº 3, e 682º, do CPC).

Está, assim, vedado ao STJ conhecer de eventual erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa, apenas lhe sendo permitido sindicar a atuação da Relação quando esteja em causa a designada prova vinculada ou tarifada, ou seja, quando se esteja perante um erro de direito.

Os poderes do Supremo nesta matéria abarcam ainda o controlo da aplicação da lei adjetiva em qualquer das dimensões destinadas à fixação da matéria de facto provada e não provada (art.º 674º, n.º 1, al. b), do CPC), com a restrição que emerge do disposto no art.º 662º, nº 4, do CPC que exclui a sindicabilidade do juízo de apreciação da prova efetuado pelo Tribunal da Relação e a aferição da formação da convicção desse Tribunal a partir de meios de prova sujeitos ao princípio da livre apreciação.[10]

Ora, in casu, na motivação da decisão proferida quanto à matéria de facto, os julgadores fazem referência aos diferentes meios de prova que serviram para fundamentar a convicção do Tribunal, destacando não só a prova documental produzida, mas também os concretos depoimentos das testemunhas inquiridas, meios de prova que analisa criticamente, dando a conhecer as razões que levaram o Tribunal a formar a sua convicção nos termos exarados no acórdão.

Neste contexto, não havendo - manifestamente - ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência de um facto, é patente que a questão que a recorrente coloca à apreciação deste Supremo Tribunal se prende – exclusivamente - com o poder de livre apreciação da prova exercido pelas instâncias (cf. arts. 376º, do CC e 607º, nº5, do CPC), não se enquadrando em nenhuma das situações excecionais a que aludem os artigos 674º, nº3 e 682°, nº2, do CPC.

Improcede, assim, a alegação da recorrente.

10. Na revista, a recorrente veio alegar que não ficou provado que “tenha existido alguma convocatória de assembleia geral de sócios da BB, nem se refere a existência de uma ata da deliberação da assembleia autorizando os sócios desta a representarem a sociedade …” para concluir que, não tendo sido demonstrado que os subscritores do documento junto a fls. 58 tivessem agido em representação da 1ª R., o pretenso negócio celebrado seria ineficaz em relação a esta.

Sucede que – como tem sido repetidamente afirmado – os recursos são meios para obter o reexame de questões já submetidas à apreciação do tribunal que proferiu a decisão impugnada, e não para criar decisões sobre matéria nova, não submetida ao exame do tribunal a quo.

Ora, a alegação da recorrente acima enunciada configura uma questão nova, já que não foi suscitada por nenhuma das partes nos articulados da ação, nem o tribunal recorrido tomou conhecimento dela.

Desta forma, mostra-se vedado a este Supremo Tribunal dela conhecer.

11. Da transmissão da marca

A marca, como se sabe, é um sinal distintivo de produtos ou serviços que se destina a assinalar, conferindo ao seu titular direitos subjetivos absolutos, susceptíveis de exploração económica (cf. art. 224º, do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-lei nº 36/2003, de 5 de março), podendo, enquanto tal, ser objeto de negócios de vária natureza.

Uma das questões que se coloca relativamente à transmissão da marca consiste precisamente em saber se a mesma pode ter lugar independentemente da transmissão do estabelecimento/empresa que a usa.

Pois bem.

Os diferentes ordenamentos jurídicos que disciplinam a transmissão da titularidade de marcas acolhem, essencialmente, um de três modelos: o chamado sistema da transmissão vinculada da marca que a faz depender da transmissão da empresa/estabelecimento; o sistema de livre transmissibilidade que prescinde daquela conexão e o sistema misto ou eclético que subordina a transmissão da marca à observância de medidas destinadas a combater o engano do consumidor.[11]

No Direito português, o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-lei nº 36/2003, de 5 de março (aplicável ao caso sub judice na versão anterior à introduzida pelo Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho)[12] consagra um sistema misto em que a cessão da marca, sendo independente da transmissão da empresa, está porém, sujeita a determinadas restrições.

Com efeito, dispõe-se no art. 31º, nº1, do CPI/2003 que:

“Os direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias, de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas podem ser transmitidos, total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso.”.

Acrescentando-se o nº1, do art. 262º, do mesmo Código que:

“Os registos de marcas são transmissíveis se tal não for susceptível de induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou aos caracteres essenciais para a sua apreciação.”.

O nosso direito adota, pois, um sistema de cessão híbrido que, se, por um lado, não impõe uma cessão vinculada da marca ao estabelecimento, também não permite uma cessão «livre» da marca, sem limitações, pois, como se viu, condiciona-a à observância do princípio da verdade da marca.[13]

Desta forma, sendo a marca transmitida independentemente do estabelecimento, o legislador impõe, como requisito de validade da transmissão, a não susceptibilidade de erro reportado quer à proveniência dos produtos ou serviços, quer aos seus caracteres essenciais.

E, para além do requisito (substancial) atrás referido, a transmissão da marca sem conexão com a da empresa que a usa está ainda sujeita a alguns requisitos formais.

Na verdade, estabelece-se no art. 31º, nº6 do CPI/2003 que a transmissão por acto inter vivos deve ser provada por documento escrito. Trata-se, porém, de uma formalidade ad probationem, o que significa que uma transmissão não realizada por escrito é válida e eficaz entre as partes, apenas carecendo de eficácia em relação a terceiros.[14]

Se, contudo, a transmissão da marca tiver lugar no âmbito da transmissão do estabelecimento/empresa, e ainda que o acto de transmissão não precise que os direitos emergentes da marca estão compreendidos naquela transferência, estes consideram-se, salvo acordo em contrário, transmitidos para o cessionário, uma vez que a marca se integra no âmbito natural da entrega do estabelecimento, em caso de trespasse.[15].

Ora, é esta precisamente a situação com que nos deparamos no caso em apreciação, uma vez que resulta da matéria de facto provada que ocorreu uma efetiva transmissão de toda a atividade empresarial da ré “BB” para a ora autora, a sociedade “AA”, que passou a utilizar os trabalhadores (com os respetivos direitos adquiridos), os postos de trabalho (secretárias, computadores, cadeiras etc.), os equipamentos e máquinas, os automóveis, a carteira de clientes, o know-how comercial e a marca (cf. factos provados nºs 12º a 18º, 22º, 23º a 25º, 33º a 38º).

Vale isto por dizer que o adquirente, através de uma aquisição derivada translativa, ficou titular de direitos absolutos oponíveis erga omnes a terceiros (e ao próprio transmitente) cujas atividades económicas conflituem com o âmbito de proteção dos direitos transmitidos.[16].

Em suma: com a transmissão do estabelecimento da 1ª R. foi igualmente transmitida para a A. a titularidade dos direitos, poderes e faculdades relativos à marca “ACL”, para todos os produtos e/ou serviços para os quais está registada, deixando aquela de ser titular dos mesmos.

Improcede, portanto, a alegação da recorrente.

12. Da transmissão do logótipo

Na revista, a recorrente veio ainda sustentar que a transmissão do registo do logótipo teria de ter sido feita em conjunto com a transmissão do estabelecimento, facto que, no seu entender, não teria ocorrido, pelo que aquela transmissão estaria ferida de nulidade.

Não foi, contudo, assim, como já se disse.

Vejamos, porém, mais detalhadamente o regime de transmissão do logótipo.

Esta figura jurídica foi introduzida no ordenamento jurídico pelo CPI/1995, mantendo-se sem alterações significativas no Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de março (na sua redação original), diploma aplicável ao caso sub judice.[17]

Nunca se questionou a admissibilidade de negócios jurídicos sobre o logótipo,[18] colocando-se, no entanto, a questão de saber se pode circular livremente em relação ao estabelecimento a que eventualmente o logótipo se encontre associado.

No CPI/2003, na versão anterior às alterações introduzidas pelo DL nº 143/2008, Nuno Aureliano[19] defendia que, atento o disposto no art. 31º, nº3[20] e nº4[21], bem como do paralelo com o regime jurídico de transmissão da firma, o logótipo não era livremente transmissível, isto é, não poderia ter lugar sem a transmissão do estabelecimento a que estivesse associado.

Por sua vez, Mota Maia, em anotação aos arts. 31º e 304º[22], do CPI/2003 (na redação original, aqui aplicável), sustentava que a transmissão do logótipo não estava dependente da transmissão do estabelecimento, uma vez que aquele sinal se destina a identificar «entidades»[23], enquanto o nome ou a insígnia identificam o estabelecimento onde são afixados ou apostos. Nesta linha, entendia que a transmissão do estabelecimento não envolvia forçosamente a transmissão do logótipo. Ressalvava, porém, os casos em que tivesse havido transmissão na globalidade da «entidade» que presta os serviços ou comercializa os produtos.[24]

Sobre a matéria, Carlos Olavo[25], na vigência da versão do CPI 2003, considerava que “entre as disposições relativas aos nomes e às insígnias de estabelecimento que há que adaptar para serem aplicáveis ao logótipo, contam-se as que pressupõem a acessoriedade entre o sinal e o estabelecimento enquanto unidade técnica de produção. É que o logótipo referencia a empresa no seu todo, não o estabelecimento enquanto local geograficamente individualizado. O disposto nos nºs 3 e 4 do art. 31º, que estabelecem estreita ligação entre a transmissão do direito e a transmissão do estabelecimento, devem ser interpretados corretivamente no que respeita ao logótipo, no sentido de só lhe serem aplicáveis, quando se trate da transmissão do estabelecimento enquanto universalidade, isto é, do suporte material da empresa considerada no seu todo.”.

Pela nossa parte, estamos em crer que, visando distinguir entidades que operam no mercado e nele querem ser conhecidas pela respectiva atividade económica, e não o estabelecimento no qual essa entidade presta a sua atividade, a transmissão do logótipo pode ter lugar, sem a transmissão do estabelecimento. Certamente, por isso, o legislador do CPI/2003 não incluiu o logótipo nas disposições do já mencionado art. 31º, que apenas lhe são aplicáveis, «com as necessárias adaptações» (art. 304º, do mesmo CPI).

Se, no entanto, ocorrer transmissão da entidade, na sua globalidade, já fará sentido aplicar-lhe o regime específico de transmissão do nome ou insígnia (art. 31º, nº3 e 4), atendendo à acessoriedade existente entre o logótipo e essa entidade.

Dito isto, e regressando agora ao caso em apreço, importa lembrar que a cessão do logótipo, para além de ter sido formalizada em documento escrito junto aos autos (cf. facto provado nº 26), teve lugar no âmbito de uma transmissão da empresa, na sua globalidade, à qual o logótipo se encontrava associado e cuja validade se afigura inquestionável (cf. factos provados nºs 12º a 18º, 22º, 23º a 25º, 33º a 38º).

Mostram-se, assim, a nosso ver, afastadas quaisquer dúvidas sobre a validade da transmissão e do registo do logótipo a favor da ora A.

Improcede, assim, também nesta parte, a alegação da recorrente.

IV- Decisão

13. Em face do exposto, acorda-se em negar a revista.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 17.10.2019

Maria do Rosário Correia de Oliveira Morgado (Relatora)

Oliveira Abreu

Ilídio Sacarrão Martins

[1] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[2] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[3] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[4] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[5] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[6] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[7] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[8] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[9] Matéria aditada pela Relação, no âmbito da reapreciação da decisão proferida sobre a decisão de facto.

[10] cfr. António Abrantes Geraldes, “Recursos no Novo Código de Processo Civil”, Almedina, 5.ª Edição, pág. 406.

[11] Atualmente, assiste-se a um declínio do sistema de transmissão vinculada a favor de um sistema de livre transmissibilidade e, em menor escala, de sistema mistos – cf. a este respeito, Maria Miguel Carvalho, A Transmissão da Marca, in Direito Industrial, vol. VI, APDI, págs. 182 e ss.

[12] Entretanto revogado pelo artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro que aprovou o novo Código da Propriedade Industrial.

[13] Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Almedina, 2012, pág. 291.

[14] Neste sentido, Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Almedina, 2012, pág. 293 e Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, Coimbra, 2011, pág. 401.

[15] Cf., a respeito, Mota Maia, Propriedade Industrial, Almedina, 2005, vol. II, págs. 116-118 e Maria Miguel Carvalho, ob. cit., págs. 198-199. Também Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, Almedina, pág. 285, embora ressalvando a situação prevista no nº5, do art. 31º, do CPI/2003, considera que a marca é transmitida com o respetivo estabelecimento, como decorrência natural da própria noção de estabelecimento.

[16] Cf. Remédio Marques, Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de Direitos de Propriedade Industrial, Almedina, 2008, pág. 35.

[17] Note-se que a sua configuração e estrutura jurídica foram alteradas pelo DL nº 143/2008 de 25 de julho que, entre o mais, procedeu à fusão de três modalidades de direitos da propriedade industrial (nome, insígnia de estabelecimento e logótipo) num só: o logótipo.

[18] Na definição legal (art. 301º, do CPI/2003), “o logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, que possam servir para referenciar qualquer entidade que preste serviços ou comercialize produtos.”.

[19] In Contratos Relativos a Logótipos, Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial, Almedina, págs. 520-521.

[20] No qual se dispunha que: “Os direitos emergentes do pedido de registo ou do registo de nomes e de insígnias de estabelecimento só podem transmitir-se, a título gratuito ou oneroso, com o estabelecimento, ou parte do estabelecimento a que estão ligados.”

[21] Cujo teor é o seguinte: “Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a transmissão do estabelecimento envolve os respectivos nome e insígnia, que podem continuar tal como estão registados, salvo se o transmitente os reservar para outro estabelecimento, presente ou futuro.”.

[22] Segundo o qual “são aplicáveis aos logótipos, com as necessárias adaptações, as disposições relativas aos nomes e insígnias de estabelecimento.”.

[23] Isto é, uma pessoa, individual ou coletiva, púbica ou privada, desde que exerça uma atividade económica concreta, com ou sem fim lucrativo, tenha ou não uma organização empresarial

[24] In Propriedade Industrial, vol. II, Almedina, 2005, págs. 118 e 531.

[25] In Propriedade Industrial, Vol. I, Almedina, 2005, págs.191-192.