437/12.2YHLSB.L1-6 - Tribunal da Relação de Lisboa

Para os efeitos do disposto na al. c) do n.º 1 do art. 245.º do Código da Propriedade Industrial, o elemento de distinção da marca, no que tange a estabelecimentos de alojamento temporário, é a denominação escolhida e não o tipo de alojamento em causa, sendo perfeitamente compreensível que, encontrado o vocábulo distintivo, a entidade proprietária de um hotel a queira usar, em fase de expansão do seu negócio, por referência a outros tipos de alojamento tais como «motel», «albergue», «vila» (qualquer que seja a sua grafia) «hotel resort» ou «turismo rural». (sumário do Relator)

ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA RELATÓRIO HOTEL A…, LDA., com os elementos de identificação constantes dos autos, interpôs recurso do despacho do Sr. DIRECTOR DA DIRECÇÃO DE MARCAS E PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) que admitiu o registo da marca nacional n.º 000 “A… VILLAS” (verbal). Invocou, em tal âmbito, a nulidade da decisão de concessão do registo de marca com fundamento em falta de assinatura válida e a sua ilegalidade por ausência de pronúncia sobre a questão da confundibilidade que teria, na sua tese, resposta afirmativa. Terminou pedindo que fosse declarada nula a «decisão que concedeu à requerida o registo de marca nacional» e de tal registo e, subsidiariamente, que fosse revogado o despacho recorrido por violação de normas do Código da Propriedade Industrial, bem como ordenado o cancelamento do registo da marca nacional indicada. Foi proferida sentença que decretou: «Nos termos expostos, nega-se provimento ao recurso interposto por HOTEL A…, LDA. e, em consequência, mantém-se o despacho recorrido que concedeu o registo da marca nacional n.º 000 “A…VILLAS” (verbal), concedendo-se, por conseguinte, protecção à mesma.» É desta sentença que vem o presente recurso de apelação, interposto por HOTEL A…, LDA., que alegou e apresentou as seguintes conclusões: «A ) A sentença recorrida não se pronunciou sobre a questão de o despacho do Sr. Diretor de Marcas do INPI não ter ab initio sido assinado nem datado nem sobre os reflexos que tal facto tem no ato administrativo impugnado, pelo que é nula nos termos do art.º 615.º , n.º 1, al. d) do C.P.C .; B ) O documento/ato recorrido (despacho do Sr. Diretor de Marcas do INPI) não se encontra validamente assinado nos termos dos art.ºs 10.º-A do C.P.I. (em especial o contido no seu n.º 3), 7.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 116-A/2006 , de 16 de Junho e 123.º, n.º 1 als. f) e g) e 133.º, n.º 1 do C.P.A., pelo que ao considerar assinado digitalmente aquele despacho e prejudicada a apreciação da questão da nulidade daquele, a douta sentença violou aquelas disposições legais para além do art.º 615.º , n.º 1, al. d) do C.P.C .; C ) Deve ser alterada a matéria de facto, aditando-se que o documento/ato recorrido (despacho do Sr. Diretor de Marcas do INPI) não se encontra assinado; D ) Consequentemente deve ser declarada a nulidade do documento/ato recorrido (despacho do Sr. Diretor de Marcas do INPI) por falta de assinatura (e data) do mesmo; E ) Verifica-se a confundibilidade da marca registanda com a marca “HOTEL A…” e com o nome de estabelecimento “HOTEL-A…” propriedade da recorrente porque existe qualificada semelhança gráfica e total identidade fonética, conceptual e ideológica entre todas. F ) Não tendo declarado que a marca registanda imita a marca “HOTEL A…” e com o nome de estabelecimento “HOTEL-A…” propriedade da recorrente a douta sentença recorrida violou o disposto nos art.ºs 239.º, al. a) e 345, n.º 1 [em especial a al. c) deste preceito legal].» Terminou pedindo que fosse «revogada a douta sentença recorrida e consequentemente (…) proferido acórdão que dê provimento à pretensão da recorrente» . Não consta dos autos resposta a estas alegações. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir. São as seguintes as questões a avaliar: Deve ser alterada a matéria de facto, aditando-se que o despacho do Sr. Director de Marcas do INPI não se encontra assinado? O despacho do Sr. Director de Marcas do INPI não se encontra validamente assinado nos termos do disposto nos art.ºs 10.º-A do Código da Propriedade Industrial (em especial o contido no seu n.º 3), 7.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 116-A/2006 , de 16 de Junho e 123.º, n.º 1 als. f) e g) e 133.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo pelo que, ao considerar assinado digitalmente aquele despacho e prejudicada a apreciação da questão da nulidade daquele, a sentença violou aquelas disposições legais para além do art.º 615.º , n.º 1, al. d) do C.P.C .? Verifica-se a confundibilidade da marca registanda com a marca “HOTEL A…” e com o nome de estabelecimento “HOTEL-A…”, propriedade da Recorrente, porque existe qualificada semelhança gráfica e total identidade fonética, conceptual e ideológica entre todas? FUNDAMENTAÇÃO Fundamentação de facto 1. Deve ser alterada a matéria de facto, aditando-se que o despacho do Sr. Director de Marcas do INPI não se encontra assinado? Conforme melhor se poderá ver na decisão jurisprudencial apontada nas alegações e que se referirá em sede de tratamento da segunda questão proposta, o problema de saber se o despacho posto em crise se mostra ou não assinado (leia-se, validamente assinado) pressupõe um tratamento jurídico, um percurso de avaliação lógica e técnica de resultado conclusivo não subsumível à noção de facto. Não se discute se foi aposta, num determinado documento físico, uma assinatura manuscrita ou mecanográfica mas se, por detrás desse texto, existe uma manifestação válida da vontade de sufragar e manifestar um determinado entendimento por parte do responsável por essa actividade, em termos binários, digitais, virtuais, mas também com adequação a um sistema normativo que preveja tais meios desmaterializados. Assim sendo, pretendendo a Recorrente que se inscreva como facto o que, no caso em apreço, constitui uma conclusão jurídica situada no centro do debate judicial é, necessariamente, negativa a resposta à questão proposta. Por possuírem relevo para a decisão a proferir e se mostrarem documentalmente demonstrados nos autos, aditam-se os seguintes factos aos já fixados na primeira instância: O despacho do Sr. DIRECTOR DA DIRECÇÃO DE MARCAS E PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) impugnado mostra-se reproduzido em papel na fl. 3 do apenso; Tal decisão não se encontra manualmente subscrita; Esse despacho está lançado sobre documento contendo proposta de solução e menção à sua elaboração por um técnico desse Instituto cujo nome também não foi inscrito manualmente. Consta de tal texto, no canto superior direito, sob selo branco com os dizeres «INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL», a seguinte menção sob um sinal de «v» assimétrico e aberto: «Signature valid J… 2012.09.14». Vêm provados os seguintes factos: Por despacho de 14 de Setembro de 2012, o Ex.mo Senhor Diretor do Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos do INPI, por subdelegação de competências do Conselho Diretivo, publicado no Boletim da Propriedade Industrial a 20 de Setembro de 2012, concedeu o registo da marca nacional n.º 000 “A…VILLAS” (verbal). A mencionada marca foi concedida para assinalar os seguintes produtos das classes 43 e 44 da classificação internacional de Nice: «alojamento temporário (aluguer de-); alojamentos temporários (reserva de-); bar (serviços de-); hoteleiros (serviços de-); restaurantes (refeições); aromoterapia (serviços de-); banhos turcos; massagem; saúde em spa (serviços de-); [estação termal]; sauna (serviços de-); solário (serviços de-); turcos (banhos); beleza (salões de-)». A marca consiste no vocábulo em letras maiúsculas de imprensa “A... VILLAS”, e não reivindicou cores. A titular da mesma é a sociedade S…-Promoção Imobiliária, S.A.. Em data anterior à do pedido de registo da marca, encontrava-se já registada a favor da recorrente: a marca nacional n.º 000 (nominativa) — “HOTEL-A...”, destinada a assinalar, os produtos da classe 42 da classificação internacional de Nice: “serviços hoteleiros”; o nome de estabelecimento n.º 0000 (verbal) — “HOTEL A...”. A concessão fundamentou-se em se considerar não haver sério risco de confusão entre os sinais supra referidos em 1) e 5).» Fundamentação de Direito 2. O despacho do Sr. Director de Marcas do INPI não se encontra validamente assinado nos termos do disposto nos art.ºs 10.º-A do Código da Propriedade Industrial (em especial o contido no seu n.º 3), 7.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 116-A/2006 , de 16 de Junho e 123.º, n.º 1 als. f) e g) e 133.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo pelo que, ao considerar assinado digitalmente aquele despacho e prejudicada a apreciação da questão da nulidade daquele, a sentença violou aquelas disposições legais para além do art.º 615.º , n.º 1, al. d) do C.P.C .? Sustentou a Recorrente que a decisão criticada está ferida de nulidade porquanto o julgador teria deixado de pronunciar-se sobre uma das questões suscitadas – concretamente, a relativa à validade da assinatura do despacho impugnado – o que preencheria a previsão da al. d) do n.º 1 do art. 615.º do Código de Processo Civil . Porém, analisada a sentença recorrida na perspectiva proposta, constata-se, com grande nitidez e clareza, que a ponderação apontada como inexistente consta de fl. 100. Aí, o Tribunal «a quo» referiu, expressamente, quanto à apontada questão, que: «A recorrente vem alegar a nulidade da decisão administrativa posta em crise por não se encontrar assinada juntando documento a atestá-lo. No entanto, no processo administrativo junto aos autos pelo INPI constata-se que foi aposta assinatura digital na decisão de concessão do registo posto em causa no presente recurso, encontrando-se, pois, prejudicada a questão da invalidade por se encontrar sanada — nesse sentido, vide os acs. da RL de 16.04.2009 e 12.07.2012, respectivamente processos n.os 581/06.5TYLSB.L1-8 e 1001/07.3TYLSB.L1-2 , disponíveis in www.dgsi.pt.» Neste contexto, não tem qualquer sentido técnico ou comum o neste âmbito afirmado no quadro da impugnação sendo que questões distintas são as da suficiência da fundamentação, sua adequação ou valia técnica, não suscitadas. Quanto ao fundo, ou seja, à problemática da ausência de assinatura do despacho recorrido, a Recorrente invocou acórdão do qual foi relator o também relator da presente decisão, o que facilita a comparação dos contextos sob avaliação. Naquele aresto jurisprudencial ponderava-se um cenário fáctico marcado pela ausência de menção gráfica à certificação digital das assinaturas correspondentes aos nomes indicados no documento, ou seja, um quadro em que era impossível concluir que « o subscritor da decisão dispusesse de certificado de assinatura digital válido no momento apontado como data de prática do acto questionado » – Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26.05.2011, processo n.º 949/07.0TYLSB.L1-8 , in http://www.dgsi.pt . Não é assim na situação em apreço. Aqui, a inscrição aposta no canto superior direito da folha que patenteia a concordância e o deferimento demonstra a existência de um certificado de assinatura digital, pelo que nenhuma razão assiste, neste âmbito, à Recorrente, não fazendo sentido embrenharmo-nos, aqui, nas considerações técnicas que, naquela decisão, enquadravam a conclusão pela ausência de firma digital patente. É globalmente negativa a resposta a esta questão. 3. Verifica-se a confundibilidade da marca registanda com a marca “HOTEL A...” e com o nome de estabelecimento “HOTEL-A...”, propriedade da Recorrente, porque existe qualificada semelhança gráfica e total identidade fonética, conceptual e ideológica entre todas? Não possuiu interesse analítico para a decisão a proferir a renovação de considerações técnicas e doutrinais sobre a natureza e funções da marca e prerrogativas emergentes do seu registo, já que tal não se situa no eixo do debate trazido em sede de impugnação judicial e as considerações lançadas na sentença recorrida não foram postas em crise e mostram-se adequadas. Por assim ser, dispensam-se considerações autónomas de enquadramento. A Recorrente centrou o seu recurso na confundibilidade da marca registanda – «A... VILLAS» – com as suas marca e nome de estabelecimento previamente registados – «HOTEL A...» e «HOTEL-A...». A decisão do INPI abstraiu desta vertente e antes atendeu à coexistência pacífica da marca comunitária «Vila A... Hotels», da titularidade da Requerente do registo («Sulstício – Promoção Imobiliária, S.A»), desde 30.01.2007 com a da Recorrente e à perspectiva de manutenção dessa coexistência num âmbito de menor proximidade como seria o presente, bem como à necessidade de conferir relevo à unicidade registral em nome do mercado único europeu que importa construir. O Tribunal «a quo», porém, na decisão criticada, localizou o eixo da abordagem no disposto no n.º 1 do art. 245.º do Código da Propriedade Industrial, reconduzindo-a à ponderação da existência de anterioridade de registo, de identidade ou afinidade dos produtos ou serviços e à semelhança gráfica, fonética ou outra. Quanto à tese do INPI, importa referir que a mesma assenta em dados fácticos não integrados entre os demonstrados nesta acção. Não é possível, pois, acompanhar a sua análise da matéria em apreço, sendo que não houve o cuidado de juntar elementos probatórios relativos à marca comunitária referenciada por tal Instituto. Resta-nos, assim, a ponderação da avaliação do objecto deste processo feita na primeira instância. A norma objecto de aplicação pelo Tribunal «a quo» para estear a sua conclusão final foi o n.º 1 do art. 245.º do Código da Propriedade Industrial que tem a seguinte redacção: «Artigo 245.º Conceito de imitação ou de usurpação 1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: A marca registada tiver prioridade; Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.» Quanto às duas primeiras alíneas, não houve discrepância. Preenchem-se as suas previsões no caso em apreço. O debate centra-se na existência de semelhança. Estão em apreço, essencialmente, referências onomásticas ou nominativas pelo que será a este nível que deverá incidir o núcleo da ponderação. Segundo o Tribunal «a quo», nas marcas em apreço não existe qualquer elemento preponderante autonomizável, antes assumindo a preponderância de referente a marca tomada no seu todo. É neste ponto que se deve focar a avaliação pois constitui a pedra de toque do percurso analítico a realizar. As referências «hotel» e «vila» (ou, na sua formulação tradicional e histórica «villa», singular da palavra latina «villae») apontam, no sentido que importa neste recurso, tipos de alojamento temporário. Este último vocábulo perdeu, no que aqui releva, referência à noção originária de habitação rural em cujo entorno de constituía uma propriedade agrícola mas manteve o bucolismo, a ligação à ruralidade, à propriedade agrícola ou, ao menos, ao alojamento foram do núcleo da urbe, à menor volumetria e ao acrescido nível de contacto com o espaço circundante. Já o «hotel» é marcado pela centralidade, pela dimensão, pela vocação primária de alojamento temporário e pela menção a espaço de alojamento tipo. Num dos seus sentidos dominantes, será uma «Hospedaria grande e luxuosa» – in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/hotel . Estes elementos semânticos recordam que nunca «Hotel» e «Vila» podem assumir relevo distintivo, atento o seu carácter neutro e comum. Não existe, em tais vocábulos, qualquer preponderância enquanto elementos de referenciação e separação onomástica. De tal forma assim é que seria impensável, em condições de normalidade, denominar um Hotel de «Hotel», tão só. O elemento de distinção, em estabelecimentos de alojamento temporário, é pois, a denominação escolhida e não o tipo de alojamento em causa, sendo perfeitamente compreensível que, encontrado o vocábulo distintitivo, a entidade proprietária de um hotel a queira usar, em fase de expansão do seu negócio, por referência a outros tipos de alojamento tais como «motel», «albergue», «vila» (qualquer que seja a sua grafia) «hotel resort» ou «turismo rural». Assim, no caso sob avaliação, cabia à palavra «A...» assumir-se como elemento distintivo. Porém, a mesma não opera a distinção pretendida por ser rigorosamente coincidente. Não há, com efeito, elementos gráficos de separação a exornar as palavras, não sendo também de cogitar a possibilidade de o consumidor médio e abstracto, desprovido de particular vocação analítica, de fundos dados comparativos, de tempo largo de ponderação, se dedicar ao aprofundamento dos distintos conteúdos, avaliando se num caso se quis referir a claridade que precede o nascer do dia e no outro a poesia provençal, o ducado de A... que sucedeu ao Condado de A... de Tormes ou uma qualquer referência geográfica do local de implantação. Tal elemento verbal não tem, também, a característica flagrante de sinal fraco, ou seja, de signo possuidor de baixa capacidade distintiva em termos tais que imponham o apelo a uma qualquer pequena variação para alijar a conclusão pela confundibilidade – no sentido do definido por LUÍS M. COUTO GONÇALVES, in Direito de Marcas, Coimbra, Almedina, 2000, pág. 77, de « sinal, em si mesmo, de uma tal simplicidade e vulgaridade que, normalmente, não reveste qualquer possibilidade de, isoladamente, distinguir uma espécie de produtos ou serviços ». Existe, efectivamente, no caso em apreço, o risco de confusão e erro, bem como de engano face à marca anterior da Recorrente num contexto que não conta com a previsibilidade de um exame atento e de um confronto de detalhe que, aliás, «in casu», sempre envolveria a necessidade de investigar e conhecer em pormenor as denominações e proveniências dos detentores dos negócios em rota de colisão. Por assim ser, impõe-se a resposta positiva à questão proposta. DECISÃO Pelo exposto, julgamos a apelação procedente, nos termos sobreditos e, em consequência, revogamos a decisão recorrida e ordenamos o cancelamento do registo da marca nacional n.º 000. Sem custas. Lisboa, 19 de Junho de 2014 Carlos M. G. de Melo Marinho (Relator) Anabela Moreira de Sá Cesariny Calafate (1.ª Adjunta) Ana de Azeredo Coelho (2.ª Adjunta)