Fundamentação:
Sendo, em regra, pelo teor das conclusões do recorrente que se afere do objecto do recurso – afora as questões de conhecimento oficioso – importa saber:
- -se a marca “Dossier do Estudante”, para a qual a recorrente demanda protecção registral, é imitação da marca preexistente “Dossier do Professor”:
- -se a sentença é nula por falta de fundamentação.
Apreciando a 1ª questão:
O INPI recusou registar a marca da recorrente por considerar ser ela confundível com a marca da “C.........., Ldª”, que tem registada a marca “Dossier do Professor”.
A marca da recorrente foi requerida para “material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos)” e a marca da recorrida foi pedida para “livros escolares”, sendo que ambos os produtos caem no âmbito da classe 16.
Como é sabido a marca é um sinal de representação visual destinado, essencialmente, a distinguir a origem dos produtos ou serviços não podendo confundir o destinatário do processo de comunicação que exprime – o consumidor.
Tal como em relação à firma social, também em relação às marcas existe um dever de não adoptar denominações, sejam elas de que espécie forem, susceptíveis de confundibilidade pelo consumidor comum.
Estão em causa salutares regras da concorrência empresarial, a par da protecção dos consumidores, num mundo em que a oferta atinge uma inimaginável variedade, tornando, paradoxalmente, por isso, mais difícil o estabelecimento de padrões ou elementos diferenciadores.
A questão tem de ser analisada à luz do CPI ao tempo vigente – DL. 16/95, de 24.1, entretanto revogado pelo DL. 36/2003, de 5 de Março, em vigor desde 1.7.2003.
Nos termos do CPI /95 seu art. 207º:
“O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca”.
O art.189º, nº1, m) do mesmo diploma estatui, como fundamento de recusa de registo a “Reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor”.
O art.193º, regendo acerca do conceito de imitação, consigna:
“l – A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
- a)A marca registada tiver prioridade;
- b)Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;
- c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto”.
Dos três normativos citados resulta a comum “preocupação” do legislador em evitar o risco de erro ou confusão do consumidor, seja porque a marca, diríamos nova, imita a já existente, ou pode induzir o risco de associação.
Como se escreve no douto Acórdão do STJ, de 25.3.2004, de que foi Relator o Ex.mo Conselheiro Dr. Santos Bernardino, acessível in www.dgsi.pt - “Os arts. 189°/l m), 193°/l e 207° do CPI de 1995 traduzem a aplicação de uma Directiva comunitária – a Directiva nº89/104/CEE do Conselho, de 21.12.89; respeitante à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas – e devem ser interpretados em conformidade com tal Directiva”.
Nas expressivas palavras de Pinto Coelho, in “Lições de Direito Comercial” pág. 396):
Sendo “a imitação a mais perigosa das fraudes, o imitador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação”.
“A composição de uma marca, deve obedecer fundamentalmente, aos princípios básicos da novidade e da especialidade, devendo ser constituída por forma a não se confundir com outra anteriormente adoptada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos” - Ferrer Correia, “Direito Comercial”, vol. I, pág. 327.
A imitação ou a confundibilidade pressupõem, um “confronto”, de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado.
Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que no frenético universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não estar particularmente atento ás especificidades próprias das marcas.
Daí que, no juízo a fazer acerca da imitação, no lato sentido que é acolhido no art. 193º do CPI, se deva ter em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que, essencialmente, as distinguem por serem os dominantes.
É assim o critério do consumidor médio o relevante, para diante dos elementos gráficos, fonéticos ou figurativos de certa marca, poder, ou não, ter a percepção de que pode confundir esta com aqueloutra marca, ou associá-la a uma já existente, não sendo de exigir que, se tivesse a possibilitar de as confrontar, logo as suas dúvidas pudessem ser dissipadas.
Manifestamente não é esse o critério do consumidor médio.
Para que a marca seja imitada importa que ela provoque no consumidor um risco de confusão, risco esse que abrange o risco de associação a marca anteriormente registada, o que assume particular relevo se se trata de produtos afins, dirigidos, preferencialmente, a um universo de consumidores que não tem necessariamente que ser homogéneo.
Na ponderação desse juízo de confundibilidade há que atender aos vários tipos de marcas.
Como ensina Luís Couto Gonçalves, in “Direito das Marcas”, pág. 136, existem três tipos de marcas:
“Marcas nominativas. Entre estas as sugestivas e arbitrárias (com significado conceptual) e as de fantasia (carentes de significado); marcas gráficas. Este grupo abrange as puramente gráficas, as quais se limitam a evocar a imagem do sinal utilizado, as figurativas, as quais suscitam não só uma imagem visual, mas também um determinado conceito concreto e as que evocam por generalização um conceito abstracto; marcas mistas. Este tipo de marcas combina elementos nominativos e gráficos”.
O mesmo tratadista, em nota de rodapé, cita a lição de Bedarride segundo o qual “a imitação deve ser apreciada mais pelas semelhanças que resultem do conjunto dos elementos que constituem a marca do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos elementos constituídos isolada e separadamente”.
No caso em apreço trata-se de marca nominativa.
“Marcas nominativas são as que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema” - Carlos Olavo, “Propriedade Industrial-Noções Fundamentais”, pág. 23).
As marcas aqui em confronto têm em comum a palavra “Dossier”, vocábulo francês que no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, aparece com a grafia “dossiê” e entre os vários significados consta: “série de documentos importantes que tratam, revelam a vida de um ou mais indivíduos, de um país, de uma instituição etc. / a pasta, arquivo ou ficheiro que contém estes documentos / caderno composto de folhas avulsas que se prendem aos ganchos dispostos no centro da capa; fichário “os alunos abriram o dossiê para estudar matemática” […] os puristas, sugeriram no seu lugar: documento, processo, pasta...”.
O elemento dominante das marcas é diverso para cada qual; na da apelada “Estudante”, no da recorrente “Professor”.
Com efeito, ambas as marcas têm um vocábulo comum “dossier” tendo, por isso, ainda que de modo parcial, relevante proximidade fonética e gráfica.
Ademais, são afins, já que apresentem, um grau de semelhança ou proximidade tal que permite, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de aparentadas necessidades dos consumidores.
Numa abordagem simplista dir-se-ia que a confusão não é possível, porquanto o “Dossier do Professor” se dirige a consumidores docentes e o “Dossier do Estudante” se dirige a consumidores discentes.
Mas esta perspectiva é demasiado redutora e simplista, já que ambos os títulos/marcas atraem não só a “atenção” de uns e outros, como até de educadores ou interessados em livros de natureza escolar ou afim, pelo que o critério baseado no comprador vocacionalmente atraído pelo(s) título(s) não é relevante.
Não é uma pretensa antinomia “professor /estudante” que afasta a possibilidade de confusão…embora se admita alguma potencial clivagem de consumidores; os estudantes comprariam o “Dossier do Estudante” os professores o “Dossier do Professor”.
Mas tal argumento é falacioso.
Importa, então, indagar se, no âmbito da previsão do art. 193º,nº1, c) do CPI pode, para o consumidor comum, haver o risco de associação.
Como ensina Coutinho de Abreu, in “Boletim da Faculdade de Direito”, Vol. LXXIII, 1997, pág.145, em estudo sobre as “Marcas (Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)”:
“[…] O risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como o risco de associação.
Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto).
Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos)” (destaque e sublinhado nossos). [O referido tratadista na obra citada indica exemplos jusrisprudenciais franceses em que se verificou risco de associação, v. Chavannne/Burst ob. dt., pp. 668-669, (“Laine nippone” e “Laine Japonaise”, “La vache qui rit” e “La vache sérieuse”, “Cogito” e “Ergosum”, “Infernal” e “Diable”, “Coup de foudre” e “Coup de coeur”, etc.)]
Temos de convir que um consumidor médio, ante os títulos, as marcas, “Dossier do Estudante” e “Dossier do Professor” pode, razoavelmente, associar ambas as marcas à mesma proveniência, no caso a um editor comum, como se de uma série ou colecção se tratasse, já que são afins as “matérias” sobre que versam, havendo um claro risco de associação que integra, como vimos, o conceito de imitação.
Luís Couto Gonçalves na obra citada, pág.138, escreve:
“Por último, temos que nos referir ao possível significado do “risco de associação” que, sob impulso da Directiva, passa a fazer parte do conceito de imitação (cfr. art. 193°, nº1, al. c) in fine).
A doutrina dominante tem ligado esse risco ao conceito de “confusão em sentido amplo”.
E assim sendo passará a haver o conceito de confusão em sentido estrito, para as situações-típicas em que haja o risco do público-consumidor confundir a origem dos produtos ou serviços, e o conceito de confusão em sentido amplo, para as situações-atípicas em que o público consumidor, reconhecendo a diferente origem dos produtos ou serviços, incorra no risco de pensar existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens. Pensamos, ainda, que o risco de associação, também pode, dentro de certos limites, permitir uma abertura à chamada semelhança conceptual entre marcas que não consta expressamente do art. 193º”. (sublinhámos).
No caso em apreço, mais que o risco de confusão, cremos existir, entre as duas marcas um claro risco de associação, pelo que, atento o conceito lato de imitação, acolhido no C.P.I., concluímos que existe risco de imitação entre as marcas “Dossier do Professor” e “Dossier do Estudante”, pelo que a protecção do registo não deve ser concedido à marca da recorrente, porque desprovida de virtualidade distintiva.
Quanto à 2ª questão:
A apelante invoca a nulidade da decisão recorrida considerando que não indica os fundamentos de facto e de direito que a justificam – art. 668º,nº1, b) do Código de Processo Civil.
Com o devido respeito não lhe assiste razão. A sentença, concorde-se ou não com a decisão, acha-se factual e juridicamente fundamentada sendo abundantes as citações legais, doutrinais e jurisprudenciais que conduziram ao desfecho que dela consta.
Inexiste a acusada nulidade.
