- FUNDAMENTAÇÃO
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir:
Nos termos do art.º 684º, n.º 3, do Código de Processo Civil, o objecto do recurso é limitado e definido pelas conclusões da alegação do recorrente.
Nos presentes recursos as questões a decidir são as seguintes:
1ª - Falta de verificação de todos os requisitos de protecção do registo da marca pertencente às recorridas;
2ª - Nulidade da sentença por não ter sido conhecida a excepção de caducidade arguida pela recorrente – art.º 668º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil;
3ª - Sanção pecuniária compulsória excessiva.
1. Falta de verificação de todos os requisitos de protecção do registo da marca pertencente às recorridas
Começaremos por conhecer esta questão, ainda que antes tenha sido invocada a nulidade da sentença, na medida em que a procedência desta questão leva à procedência do recurso, com a consequente improcedência da acção o que implicará a inutilidade do conhecimento das restantes questões.
O art.º 245º do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, dispõe o seguinte:
“1 – A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
- a)A marca registada tiver prioridade;
- b)Sejam arnbas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto;
2 – Para efeitos da alínea b) do n.º 1:
- a)Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
- b)Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.
3 – Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.”.
De acordo com o citado normativo, a de usurpação ou imitação de marca implica a verificação dos seguintes requisitos cumulativos:
1 – Prioridade da marca registada;
2 – Ambas as marcas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
3 – Semelhança entre ambas as marcas.
O primeiro requisito encontra-se verificado, porquanto as marcas das autoras se encontram registadas desde antes da constituição da ré.
No que respeita ao segundo requisito, o Supremo Tribunal de Justiça, em acórdão de 19 de Maio de 2005, citando Coutinho de Abreu, defendeu que “têm-se como afins quer os produtos ou serviços com natureza ou características próximas e finalidades idênticas ou similares, quer os de natureza marcadamente diversa com finalidades idênticas ou semelhantes. Por outro lado, a identidade quer entre os sinais, quer entre os produtos ou serviços, é aferida, na perspectiva do consumidor médio, relativamente aos produtos ou serviços para protecção dos quais o registo é pedido (e não da classe, pois a classificação segundo a tabela anexa ao Código da Propriedade Industrial (CPI) visa apenas facilitar o processo de registo de marcas)” (in CJ-STJ Ano XXIII, tomo II, pág. 108/109).
Partindo de tal entendimento e tendo presente a matéria de facto já assente, os produtos ou serviços das autores e da ré não pertencem à mesma classe da tabela anexa do CPI.
Enquanto as marcas das autoras se destinam a proteger o produto “argilas expandidas” e a sua actividade se destina ao fabrico destas.
Por seu turno, a ré dedica-se à actividade de construção e promoção imobiliária.
Ainda que se possa dizer que existe um ponto de encontro entre as duas actividades, de qualquer modo as mesmas destinam-se a consumidores diferentes.
Tendo as actividades das autoras e da ré destinatários diversos, teremos de concluir pela inexistência do segundo requisito.
Mesmo que se verificasse este segundo requisito legal da imitação ou usurpação, será que se verificaria o terceiro requisito – o da confundibilidade?
De acordo com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Setembro de 1995, com base na legislação à data em vigor e anterior ao Código revogado pelo actual, a contrafacção e a imitação “traduz-se na reprodução ou cópia servil de outra marca; esta na semelhança com outra, que leva à confusão do consumidor ou de quem vai receber o serviço, partindo a lei da sua distracção, no sentido de que o imitador, colocando certas diferenças materiais, procure lançar a confusão” (in BMJ n.º 449, pág. 365).
Apesar da repetição da palavra que constitui a marca das recorridas – B2…… – na composição da firma adoptada pela ré, as mesmas não se confundem gráfica, fonética ou semanticamente.
Enquanto a marca das autoras apenas é constituída pelas letras B2……, a firma adoptada pela ré – B3…… – não tem o efeito de levar o consumidor a procurar os serviços da ré por pretender o produto protegida pela marca das autoras.
Tanto assim é que “o público que a lei protege com registo da lei das marcas é o público em geral e não o público especializado, visto ser aquele que facilmente pode ser vítima de confusão, até por reserva mental ou intermediários da venda” (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18 de Março de 2003, in dgsi.pt) – Processo n.º 03A545 – Relator: Conselheiro Ponde de Leão).
Por último, seguimos aqui ainda o entendimento adoptado pelo Acórdão deste Tribunal e secção em 22 de Novembro de 2004, de que “Como é sabido a marca é um sinal de representação visual destinado, essencialmente, a distinguir a origem dos produtos ou serviços não podendo confundir o destinatário do processo de comunicação que exprime – o consumidor. Tal como em relação à firma social, também em relação às marcas existe um dever de não adoptar denominações, sejam elas de que espécie forem, susceptíveis de confundibilidade pelo consumidor comum. Estão em causa salutares regras da concorrência empresarial, a par da protecção dos consumidores, num mundo em que a oferta atinge uma inimaginável variedade, tornando, paradoxalmente, por isso, mais difícil o estabelecimento de padrões ou elementos diferenciadores.” (vide dgsi.pt – Processo n.º 0455899 – Relator Desembargador Fonseca Ramos).
Em suma, não se verificação o terceiro requisito de confusão entre a marca das autoras e a firma adoptada pela ré.
Perante tudo o exposto, concluímos pela falta de verificação dos requisitos exigidos pelo art.º 245º do CPI.
Procedendo a 1ª questão a que respeita o presente recurso, torna-se, consequentemente, inútil o conhecimento das restantes questões colocadas pela recorrente, pois, como referimos inicialmente, as 2ª e 3ª questões estão numa dependência directa da 1ª que foi analisada.
A absolvição do primeiro pedido, em consequência da procedência da 1ª questão, leva à absolvição dos restantes, um dos quais abrangido pela terceira questão colocada no recurso.
Assim, também é irrelevante apreciar da existência ou não de eventual caducidade do registo da marca das autoras.
Em conclusão, o presente recurso terá de proceder.
IV
