IV. FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
Como flui das alegações de recurso, a ora apelante insurge-se contra o entendimento do Tribunal a quo ao considerar verificado o risco de confusão/ associação e concorrência desleal entre a marca registanda e a marca prioritária da titularidade da apelada/ora reclamante, pretendendo a revogação da sentença recorrida, que revogou a decisão do INPI de concessão do registo da marca nº 664376 [image].
Conclui a apelante, muito em síntese, que não existe entre as marcas em confronto semelhança gráfica e sonora, pois o tipo de letra utilizado é diferente e os elementos figurativos ou desenhísticos da marca da apelante conferem-lhe individualidade própria, sendo dominante na marca registanda o primeiro elemento nominativo (“Creative”) e não o segundo, “Lions”, o que afasta o risco de confusão com a marca recorrida. Mais alega que o sinal prioritário é apenas nominativo e a palavra “lions” é uma palavra vulgar.
A questão a dirimir prende-se, pois, com a análise do fundamento de recusa do registo da marca em causa nos autos, impondo-se um prévio enquadramento jurídico da matéria.
A protecção jurídica das marcas funda-se na idoneidade de tais sinais (distintivos de produtos e serviços) serem veículos de informação, permitindo que os adquirentes de produtos e serviços possam fazer escolhas aquisitivas informadas respeitantes às origens e aferir a manutenção ou cessação das qualidades constantes desses produtos e serviços.
O regime jurídico das marcas promove a eficiência económica, ajudando os consumidores a evitar custos de pesquisa no mercado de produtos e serviços «marcados». Como ensina João Paulo Remédio Marques («Direito Europeu das patentes e marcas», Almedina, 2021, pág. 380/381), as marcas constituem uma ferramenta essencial para assegurar uma concorrência significativa entre os agentes económicos e uma melhor e livre escolha aquisitiva por parte dos consumidores.
Estatui o art. 210º do Código da Propriedade Industrial (aprovado pelo referido Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro) que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo dela para os produtos e serviços a que esta se destina. Confere ainda ao respectivo titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de actividades económicas, qualquer sinal semelhante em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles da marca registada, caso exista um risco de confusão ou associação (art. 249º do CPI).
A marca constitui, pois, o sinal distintivo que permite identificar o produto ou serviço proposto ao consumidor – é o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de uma determinada origem empresarial em face dos produtos e serviços dos demais (cf. art. 208º do CPI).
Das apontadas disposições normativas, conjugadas com o regime ínsito nos art.s 209º e 231º do CPI, extraímos os requisitos essenciais das marcas, ou seja, o carácter distintivo e a determinabilidade (vide Direito Industrial, Pedro Sousa e Silva, 2ª edição, Almedina, pág. 215), assim como as suas diversas funções, quer de indicação de proveniência (indicando a proveniência dos produtos ou serviços) e garantia de qualidade, quer publicitária.
De acordo com o disposto nos artigos 208º do CPI e 4º do Regulamento sobre a Marca da União Europeia (Regulamento EU 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Julho de 2017), a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, entre outros; ou, actualmente, flexibilizado que foi o modo de representação dos sinais, por um sinal, ou conjunto de sinais que permita determinar de modo claro e preciso, o objecto da protecção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
Corolário do princípio da liberdade na composição das marcas, o leque de sinais – exemplificativo – é amplo, abarcando além dos tradicionais (nominativos, figurativos e mistos), outras representações (v.g. marcas multimédia, hologramas), desde que aptas a distinguir os produtos ou serviços provenientes de uma empresa dos de outras.
O conceito legal de marca assenta, pois, na capacidade distintiva.
Complementando o disposto no citado art. 208º, o art. 209º do mesmo diploma procede a uma delimitação negativa, concretizando a falta de capacidade distintiva nas proibições aí elencadas.
A alínea a) do mencionado art. 209º reporta-se às marcas desprovidas de qualquer sinal distintivo, enquanto que as alíneas c) e d) dizem respeito aos sinais meramente descritivos e usuais, respectivamente. Em qualquer dos casos estamos perante motivos absolutos de recusa do registo, previstos no art. 231º alíneas b) e c) do CPI, o que se justifica por razões do sistema concorrencial.
Sendo as marcas sinais distintivos, o mínimo que se pode exigir é que efectivamente se distingam umas das outras, dentro do universo dos produtos ou serviços a que respeitam, o que se reflecte na definição de imitação constante do art. 238º do CPI, sendo proibida a reprodução ou imitação, total ou parcial, da marca anteriormente registada e constituindo a confundibilidade fundamento ou motivo (relativo) de recusa do registo (art. 232º/1 b) do CPI).
Como estatui o citado art. 238º/1 do CPI, constituem requisitos (cumulativos) da figura de “imitação ou usurpação” a prioridade da marca registada [alínea a)], a identidade ou afinidade entre os bens a que se reportam as marcas em consideração [alínea b)] e a existência de semelhança gráfica, fonética, figurativa ou outra de molde a suscitar a fácil indução do consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação entre a marca ulterior e a marca anterior [alínea c)].
Do quadro legal nacional, em consonância com a Directiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2015 (cf. designadamente Considerando 16 e art. 5º), resulta claramente que o que a lei quer evitar é que as marcas gerem um risco de confusão nos consumidores (destinatários da informação que o sinal distintivo pretende veicular) ou um risco de associação com marca anteriormente registada.
Donde, os parâmetros a apreciar no juízo comparativo são o elemento visual, o elemento fonético e o elemento conceptual.
Acresce que a comparação entre sinais se deve fazer através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, considerando-se que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das diferentes particularidades (vide Acordãos do TJ da EU de 11/11/1997 – Sabel.Puma, C-251/95, Col. p. I-6191; de 22/06/1999 – Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, Col.p.-3819 e do TPI (TG) de 22/10/2003 – Asterix. T311/01).
Importa transpôr para o caso vertente as considerações supra expostas.
São os seguintes os sinais em confronto:
Marca registanda (da apelante):
[image]
Marca prioritária (da apelada): LIONS
Não é posto em causa, atenta a factualidade provada, o decidido e a motivação recursória, que se mostram in casu verificados os dois primeiros requisitos enunciados no art. 238º/1 alíneas a) e b), ou seja, a prioridade da marca da apelada (marca da UE nº 15457534, registada anteriormente) e a identidade dos serviços assinalados pelas marcas em presença.
Assim, tal como considerou o tribunal de 1ª instância, a análise deve limitar-se à verificação do requisito da alínea c) do mencionado preceito legal.
Olhando para os sinais em confronto, é inequívoco que ambos têm como elemento comum o termo «lions», sendo a marca prioritária uma marca verbal/nominativa, ou seja, apenas constituída por elementos verbais, enquanto que a marca registanda é um sinal misto, composto, além do elemento verbal, por um elemento figurativo ou desenhístico.
Tal como defende a apelante, entendemos que o elemento “creative” é o elemento dominante na marca registanda, que permite distingui-la da marca prioritária, refutando-se, pois, a ideia de que o elemento dominante em cada uma das marcas é o elemento comum «lions».
Assim, não subscrevemos o juízo do tribunal de 1ª instância, segundo o qual “ambos os sinais partilham o mesmo vocábulo característico, distintivo e substancial ‘LIONS’, sendo o restante elemento verbal registando constituído pelo adjectivo ‘creative’ (‘criativos’ em português), sem particular força distintiva na medida em que descreve características dos serviços de marketing e publicidade assinalados, por natureza criativos, na medida em que envolvem uma certa criatividade para surpreender e atrair a atenção do consumidor dos produtos/serviços publicitados”.
Não obstante o elemento comum aos dois sinais (“lions” ou “leões” em português), afigura-se que não é esse elemento que os destrinça, até porque se trata de um termo vulgar, de uso comum, com pouca força distintiva.
Nesta linha, concordamos com o relatório de exame do INPI (cf. ref citius 480788), onde se pode ler, na parte mais relevante, que:
«(…) apesar de verificarmos algumas semelhanças sobretudo a reprodução da expressão “LIONS”, contudo, na nossa opinião, a dissemelhança que se verifica em relação aos restantes elementos que compõem os sinais, atribui uma distância considerável entre os sinais, evitando assim (…) qualquer risco de confusão ou associação para que se considere preenchido o conceito de imitação.
Conforme tem sido reconhecido pela doutrina e jurisprudência, é necessário existir entre os sinais uma semelhança qualificada, uma vez que «(…) nem sempre que existem semelhanças há imitação. Esta pressupõe condições especiais nessas semelhanças, condições que se caracterizam afinal pelo risco de confusão (Prof. Gabriel Pinto Coelho in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 93, nº 3/67)”
Do ponto de vista gráfico, fonético e concetual, os sinais em confronto, considerados no seu todo, como se impõe, não são suscetíveis de confusão, sobretudo fácil. Neste sentido, verificamos que o sinal registando composto por um conjunto misto que agrega a expressão [image] , em comparação com as marcas registadas, acima representadas, apresentam entre eles diferenças acentuadas.»
(sublinhado nosso)
Assim, procedendo-se a análise de conjunto dos sinais em confronto, consideramos que as diferenças entre si são muito mais expressivas do que as semelhanças, tanto do ponto de vista gráfico e fonético, como conceptual, o que permite afastar o risco de confusão/associação.
Concretamente, o vocábulo «creativelions» que compõe a marca registanda determina que o sinal seja pronunciado de forma diversa e em número de sílabas diverso da marca “LIONS”, existindo entre eles uma dissemelhança visual (v.g. o tipo de letra utilizado é diferente) e fonética assinalável, que é reforçado pelo elemento figurativo ou desenhístico que integra a marca registanda e lhe confere uma individualidade própria.
Por outro lado, não vislumbramos semelhanças do ponto de vista conceptual, atendendo ao significado da palavra “creative” (criativo, imaginativo, inventivo, inovador) que para o sector dos serviços assinalados pela marca registanda (publicidade, promoção e marketing) não deixa de poder ser considerada fantasiosa, associada ao elemento desenhístico que assume uma posição cimeira no sinal (estando colocado acima do elemento verbal) e relevante no conjunto da imagem visualizada pelo consumidor. Diversamente, a palavra comum “LIONS” (leões) não sendo uma expressão de fantasia, mas antes de uma expressão comummente usada, não assume forte carácter arbitrário ou distintivo.
Diferindo, pois, gráfica, fonética, figurativa e conceptualmente, inexiste semelhança relevante, que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor ou compreenda o risco de associação com a marca prioritária.
As dissemelhanças notadas permitem concluir por um forte elemento de distância, surgindo o sinal registando dotado de idoneidade distintiva que permite distanciamento perante o consumidor médio, por forma a afastar um juízo associativo ou relacional face ao sinal prioritário.
Como refere Goméz Segade[1], “a maior ou menor força distintiva de um sinal não só é absolutamente decisiva para que possa eventualmente gozar de maior ou menor proteção, mas também desempenha um papel extremamente importante para determinar se há ou não risco de confusão ou associação. Parece claro que quanto menor o poder distintivo de um sinal, menor é a possibilidade de risco de associação por parte dos consumidores na acepção do artigo 6.º, n.º 2, da Lei da Concorrência Desleal”.
Com efeito, enquanto, «no caso das marcas fortes – assim designadas porque não apresentam referência conceitual ao produto ou ao serviço que distinguem ou não fazem parte do património semântico comum (marcas arbitrárias e de fantasia, respectivamente) – só uma diferença tipo poderá afastar o juízo de imitação», já «no caso das marcas débeis – compostas por meras alterações morfológicas do nome do produto ou serviço (marcas expressivas) ou, ainda, por expressões ou figuras integrantes da linguagem ou património comum – uma pequena variação poderá ser suficiente para que o juízo de confusão seja afastado»[2].
Assim, uma vez que a semelhança visual e fonética existente no elemento nominativo comum entre as marcas em confronto resulta da utilização de uma palavra apenas, que não sendo uma expressão de fantasia, mas antes de uma expressão comummente usada, não assume pois forte carácter arbitrário ou distintivo, não pode concluir-se da verificação dessa única semelhança, que ao deparar-se com produtos ou serviços comercializados mediante a marca concedida à ora apelante, o consumidor vá confundir os produtos ou serviços que a mesma assinala com os que recorda sob a marca da apelada. Entre as marcas verificam-se diferenças nítidas, diferenças essas que não permitem ao consumidor médio a confusão necessária para se poder considerar a marca registanda uma imitação da marca anterior da recorrida, não se mostrando preenchidos os requisitos previstos no art. 238º do CPI.
Por último, importa referir que, não ocorrendo risco de confusão de marcas também não ocorre aquele outro risco de associação inerente à concorrência desleal, não se encontrando verificados os pressupostos previstos no artigo 311º/1 alínea a) do Código da Propriedade Industrial.
Concluímos pela procedência do recurso e consequente revogação da sentença recorrida e confirmação da decisão de concessão da marca registanda, proferida pelo INPI.
Pelos motivos antecedentes, improcede a reclamação, com a consequente confirmação da decisão sumária que julgou o recurso procedente, revogando-se a decisão do TPI e confirmando-se a decisão do INPI de concessão da marca registanda nº 664376.
