Acórdão TRL — Propriedade industrial, Marca, Violação

Sumário

SUMÁRIO (da responsabilidade do Relator- artigo 663º, nº7 do C.P.C.) : I- O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina. II- A ocorrência de danos constitui uma conclusão jurídica que se deve extrair de factos provados. III- Tendo-se frustrado as negociações de aquisição da marca pelos infratores, durante as quais aqueles obtiveram da sociedade titular da marca, os ficheiros do book final, a proposta de merchandising, todas as amostras, ficheiros com preços, fornecedores e a informação detalhada de cada produto e todos os contactos dos agentes na China, Tailândia e Índia, e tendo os infratores confecionado e vendido à Label Vie, S.A. de Marrocos a coleção 2019/2020 com a aludida marca totalmente à revelia e sem a autorização da sociedade titular da marca, que ainda teve de suportar os encargos com a proteção do seu direito de propriedade industrial em procedimento cautelar entretanto intentado contra si pelos infratores, com uma queixa crime apresentada contra alguns dos Réus e com a instauração da presente causa, os infratores causaram prejuízos à proprietária da marca consubstanciados nos custos que a lesada teve de despender com o desenvolvimento e criação da coleção e da marca, de que a mesma não foi ressarcida aquando da venda da coleção e utilização ilícita da marca, nos benefícios que a lesada deixou de obter pela comercialização da marca pelos infratores à sua revelia e que estes obtiveram pela fruição ilícita da marca e pelo aproveitamento das vantagens patrimoniais inerentes ao direito de propriedade destituídas de qualquer causa justificativa, (lucros cessantes) e pelos encargos tidos com a proteção do seu direito de propriedade industrial em procedimento cautelar entretanto intentado contra si pelos infratores, com uma queixa crime apresentada contra alguns dos Réus e com a instauração da presente causa. IV- A distribuição, venda e comercialização dos produtos pelos infratores com a marca de que a Autora é titular, sem que esta o tenha autorizado e sem o seu consentimento, relacionando junto dos consumidores e do público em geral a marca dos produtos com outra empresa infratora que não a Autora, legítima proprietária da marca, trata-se de um comportamento ilícito dos infratores adequado a causar danos reputacionais à Autora, pela sua ilícita desapropriação da marca de que a mesma é a legitima proprietária e associação de tal marca perante os consumidores a quem não é seu titular, com consequentes danos não patrimoniais da Autora. V-Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos devida à parte lesada por violação ilícita do seu direito de propriedade industrial, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infrator resultante da sua conduta ilícita e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada, deverá ter em consideração os encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito e deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator. VI- Na impossibilidade de se fixar o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão, devendo ser fixada uma quantia razoável destinada a cobrir os encargos suportados pela parte lesada, devidamente comprovados, com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva.

Sumário

SUMÁRIO (da responsabilidade do Relator- artigo 663º, nº7 do C.P.C.) :

I- O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.

II- A ocorrência de danos constitui uma conclusão jurídica que se deve extrair de factos provados.

III- Tendo-se frustrado as negociações de aquisição da marca pelos infratores, durante as quais aqueles obtiveram da sociedade titular da marca, os ficheiros do book final, a proposta de merchandising, todas as amostras, ficheiros com preços, fornecedores e a informação detalhada de cada produto e todos os contactos dos agentes na China, Tailândia e Índia, e tendo os infratores confecionado e vendido à Label Vie, S.A. de Marrocos a coleção 2019/2020 com a aludida marca totalmente à revelia e sem a autorização da sociedade titular da marca, que ainda teve de suportar os encargos com a proteção do seu direito de propriedade industrial em procedimento cautelar entretanto intentado contra si pelos infratores, com uma queixa crime apresentada contra alguns dos Réus e com a instauração da presente causa, os infratores causaram prejuízos à proprietária da marca consubstanciados nos custos que a lesada teve de despender com o desenvolvimento e criação da coleção e da marca, de que a mesma não foi ressarcida aquando da venda da coleção e utilização ilícita da marca, nos benefícios que a lesada deixou de obter pela comercialização da marca pelos infratores à sua revelia e que estes obtiveram pela fruição ilícita da marca e pelo aproveitamento das vantagens patrimoniais inerentes ao direito de propriedade destituídas de qualquer causa justificativa, (lucros cessantes) e pelos encargos tidos com a proteção do seu direito de propriedade industrial em procedimento cautelar entretanto intentado contra si pelos infratores, com uma queixa crime apresentada contra alguns dos Réus e com a instauração da presente causa.

IV- A distribuição, venda e comercialização dos produtos pelos infratores com a marca de que a Autora é titular, sem que esta o tenha autorizado e sem o seu consentimento, relacionando junto dos consumidores e do público em geral a marca dos produtos com outra empresa infratora que não a Autora, legítima proprietária da marca, trata-se de um comportamento ilícito dos infratores adequado a causar danos reputacionais à Autora, pela sua ilícita desapropriação da marca de que a mesma é a legitima proprietária e associação de tal marca perante os consumidores a quem não é seu titular, com consequentes danos não patrimoniais da Autora.

V- Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos devida à parte lesada por violação ilícita do seu direito de propriedade industrial, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infrator resultante da sua conduta ilícita e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada, deverá ter em consideração os encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito e deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator.

VI- Na impossibilidade de se fixar o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão, devendo ser fixada uma quantia razoável destinada a cobrir os encargos suportados pela parte lesada, devidamente comprovados, com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva.

Texto Integral

Acordam em conferência, na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa :

1. Em 14.02.2023, “Cool Home – Arquitectura, Habitação e Turismo, Lda”

intentou no Tribunal da Propriedade Intelectual, acção declarativa de condenação sob a forma de processo comum contra AA, BB, por si e enquanto representantes legais da sociedade M&C Magreb-Sarl, sociedade de direito marroquino, CC e DD, por si e enquanto representantes legais da sociedade ..., peticionando, na procedência da presente ação, que sejam condenados os Réus a pagarem à Autora uma quantia nunca inferior a € 500.000,00 (quinhentos mil euros), a título de indemnização ao abrigo do artigo 347.º do CPI ou, subsidiariamente, que sejam condenados os Réus a pagarem à Autora uma quantia nunca inferior a € 500.000,00 (quinhentos mil euros), a título de indemnização ao abrigo do artigo 483.º do CC, que sejam condenados os Réus a absterem-se da prática de quaisquer atos lesivos do direito de marca de Autora, nomeadamente o uso da marca KULL HOME e a comercialização da coleção e que sejam os Réus condenados no pagamento dos juros à taxa legal, vencidos e vincendos, até efetivo e integral pagamento da quantia peticionada.

Para tanto, alega a Autora que em Janeiro de 2019 iniciou um novo projecto relacionado com a criação de uma colecção de têxtil lar para venda no estrangeiro, nomeadamente em hipermercados, uma vez que EE, então sócio e gerente da Autora, tinha 32 anos de experiência na área têxtil, atento o seu percurso profissional, e a sua mulher também sócia da Autora, FF, por sua vez, tinha 25 de anos de experiência em importação, nomeadamente no Extremo Oriente; que o EE gerente da Autora, contactou os Réus para serem agentes na comercialização de uma coleção de têxtil lar, no mercado Marroquino, onde tinham experiência; que a coleção em causa incluía edredons, mantas, almofadas, tapetes, entre outros produtos, concebidos e propriedade da autora, que à data já era detentora da marca, da coleção concebida por especialista, do plano de negócios (fornecedores, preços, amostras, plano de fabricação e datas de entrega); que os mesmos iniciaram no começo do ano de 2019 uma parceria entre todos tendo sido criado um instrumento a que chamaram “Estrutura de Rede de Cooperação” e um outro a que chamaram “Projeto KULL”; que cada parte aportava ao projeto uma parte do conhecimento e do trabalho, que lhes permitia atingir os objetivos comuns, que consistiam na comercialização da coleção da autora ao maior numero de clientes possível, em vários mercados, em cada ano conceber coleções Primavera/Verão e Outono/Inverno, produzir no Extremo Oriente e comercializar em vários países, uma maior gama de produtos/artigos; que EE e mulher FF requereram, em nome da Autora, o pedido de registo da marca KULL HOME junto do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual; a marca KULL HOME é uma marca nacional, registada no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) com o n.º 619755 a favor da Autora; a marca KULL HOME está ainda registada internacionalmente, concretamente em Marrocos e na Argélia, com o número de registo 1512072, a favor da Autora; que em ... de ... de 2019, EE na qualidade de gerente da autora deslocou-se a Casablanca com o intuito de fechar o negócio de venda de produtos da coleção KULL à empresa Label Vie S.A., pertencente ao grupo CARREFOUR sendo que, em Casablanca, e na véspera da reunião com a Label Vie S.A., acabou por falecer subitamente devido a um problema cardíaco; que posteriormente, e dada a dificuldade de gerir a perda súbita e inesperada do marido e pai, os sócios da autora ponderaram a situação e decidiram nessa qualidade não avançar com o projeto; que deste modo, no 17 Abril de 2019, FF e GG, em representação da Autora, reuniram-se com a Ré AA, o Réu BB e o Réu DD e ainda com uma funcionária da Ré ..., de nome HH e nessa reunião, FF transmitiu àqueles que, depois de muita ponderação, nomeadamente sobre o circunstancialismo da morte de EE e o estado de espírito da família, a Autora não iria dar seguimento à coleção, mas face ao interesse dos Réus em adquirir a coleção e a marca KULL HOME, dado terem reunião no dia seguinte em Marrocos, a autora por intermédio da FF referiu estar na disposição de ceder a marca e a coleção; para além disso, FF autorizou verbalmente as restantes partes a darem continuidade ao plano de negócios, nomeadamente fornecedores e preços e para o efeito entregou todo o plano de negócios e restantes informações que pertenciam, como ainda pertencem à sociedade autora; uma vez que o interesse na aquisição da marca estaria dependente das possíveis vendas à Label Vie S.A., e tendo os Réus AA e BB, bem como a funcionária HH da Ré ..., viagem para Marrocos no dia seguinte para se reunirem com a Label Vie S.A., estes solicitaram a FF toda a documentação e amostras da coleção, com vista a levarem esses elementos para a reunião, tendo aquela entregue todas as amostras, ficheiros com preços, fornecedores e a informação detalhada de cada produto e entregou igualmente todos os contactos dos agentes na China, Tailândia e Índia, sendo que FF ligou a cada um dos agentes na presença de todos que não estava em condições de prosseguir com o projecto, mas que a partir daquela data seriam os agentes ora Réus, AA e BB, a prosseguir com os contactos e posteriormente colocação de encomendas; que toda a correspondência seria por e-mail, sendo a FF colocada sempre em conhecimento (“CC”); mais ficou acordado nessa reunião que, aquando do regresso daqueles de Marrocos, iriam marcar nova reunião entre todos para se estabelecer as condições de venda da coleção e da marca KULL HOME, dado que o valor da marca dependia directamente das vendas angariadas; acontece que, essa reunião nunca se realizou, apesar das diversas insistências por parte da Autora, através de FF, a qual, a partir de 14 de Maio de 2019, deixou de receber correspondência eletrónica referente à coleção; que em Julho de 2019, FF é contactada telefonicamente pelo Réu BB, o qual reiterou a pretensão de adquirirem a coleção e a marca, sendo que aquela insistiu que teria de ser realizada uma reunião para determinar as condições dessa aquisição; meses se passaram sem a Autora receber notícias quanto ao desenvolvimento do projecto, acreditando que a coleção não teria sido comercializada; que a 27 de Novembro de 2019, a Autora teve conhecimento através de II que a coleção KULL estava à venda nos hipermercados da Label Vie S.A., mais concretamente em Casablanca; que a coleção 2019/2020 foi concebida, fabricada e começou a ser comercializada e publicitada no Catalogo do Carrefour Marroc, comercialização essa que foi feita com a Marca KULL HOME; todo o material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie S.A., foi vendido e faturado pela Ré ... e todos os contactos comerciais foram assegurados pelos Réus AA e BB, em nome da M&C Magreb-Sarl; apesar de a Autora nunca ter autorizado a produção sua coleção, os Réus

sem o seu consentimento, não dando seguimento ao plano de negócios entregue, nomeadamente fornecedores e preços, e bem sabendo que tal coleção e marca não lhes pertencia, procederam à confeção e venda de produtos da sua coleção a terceiros, nomeadamente mantas, almofadas e edredons; que após ter tido conhecimento a 27 de Novembro de 2019 que a coleção e marca estavam à venda em Marrocos, a autora solicitou uma reunião com os réus e advogados, tendo na mesma sido solicitado as notas de encomenda/proforma para verificar o que foi comercializado, documentação que só foi enviada pelos réus à autora após várias insistências; foi comunicado pela autora o valor pretendido pela coleção e cedência da marca que foi rejeitada pelos réus, que fizeram contraproposta que não foi aceite pela autora; que o desenvolvimento da coleção e marca KULL HOME teve custos e mobilizou os esforços de todos os sócios e gerente da Autora, sendo certo que se revelou um bom negócio atentas as vendas iniciais e a nova coleção que pelos vistos já existe, sinónimo da sua qualidade e procura; que no âmbito da proteção nacional e internacional que a marca KULL HOME legalmente goza, a Autora remeteu à Label Vie S.A. email a dar conta do uso abusivo e ilegal da marca KULL HOME e a requerer a retirada de todos os produtos da marca KULL HOME dos hipermercados daquela empresa; que a Autora apresentou ainda queixa-crime contra a aqui Ré ..., AA e BB pela prática dos crimes de abuso de confiança, previstos e punidos nos termos do artigo 205.º do Código Penal, e de uso ilegal de marca, previstos e punidos nos termos do artigo 320.º do Código da Propriedade Industrial, cujo inquérito decorreu sob o n.º 439/20.5T9GMR na 2.ª Secção do DIAP de Guimarães, tendo sido arquivado pelo Ministério Público; que, por sua vez, os Réus intentaram procedimento cautelar comum contra os sócios da Autora, tendo o Tribunal julgado pela improcedência do procedimento cautelar comum; que resulta igualmente provado que a marca KULL HOME é uma marca nacional e internacional propriedade da Autora; mais resulta por confissão na providência cautelar que, bem sabendo não ser sua a marca, a coleção 2019/2020 da KULL HOME foi vendida pelos Réus AA, BB e ... e faturada por esta última; porque apesar da Autora nada ter sabido quanto à confeção e venda da coleção, a verdade é que ela foi vendida como se a Autora a tivesse autorizado, tendo o produto sido colocado no mercado rotulado pela marca KULL HOME, a Autora encontra-se claramente prejudicada em valor nunca inferior a € 342.973,20 (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e setenta e três euros e vinte cêntimos), que corresponde à faturação da Ré ... com o produto da venda dos bens; que não bastasse esta conduta lesiva, após sentença julgando improcedente o procedimento cautelar, os Réus comercializaram a mesma coleção no ano de 2020 rotulada com o nome de outra marca, que possivelmente estará registada em nome de algum ou de todos os Réus; que a conduta dos Réus AA, BB, CC e DD transcende a boa-fé e os usos honestos da atividade comercial; que o registo tem natureza constitutiva e confere ao seu titular o direito de uso exclusivo pelo que a marca KULL HOME propriedade da Autora, legalmente registada, e que nunca foi transmitida, confere à Autora o direito de impedir terceiros de usar a sua marca, sem o seu consentimento, no exercício de atividades económicas pelo que a Autora tem direito a uma indemnização por perdas e danos (artigo 347.º do CPI) que comporte o lucro obtido pela Ré ..., os danos emergentes, os lucros cessantes e os encargos suportados pela Autora com a cessação da conduta lesiva do seu direito; que os Réus ao confecionarem e venderem a mesma coleção no ano seguinte rotulada com o nome de outra marca agravaram a sua conduta, pois apesar de a comercialização dos produtos ser com marca diferente, não deixam de ser produtos e artigos têxteis que integravam a coleção da autora e não deixou de ser uma violação reiterada do direito de propriedade industrial da Autora e uma prática especialmente gravosa, pelo que, no cômputo da indemnização deverá ser tida em consideração a prática reiterada e especialmente gravosa dos Réus, que deverão indemnizar solidariamente a Autora, ao abrigo do artigo 347.º do CPI ou, subsidiariamente, nos termos do regime geral da responsabilidade civil do Código Civil.

2. Tendo sido regularmente citados, contestaram e reconvieram os Réus, invocando para tanto que iniciaram no começo do ano de 2019 uma parceria entre todos, que incluía também o parceiro EE, pelo que criaram um instrumento a que chamaram “Estrutura de Rede de Cooperação” e um outro a que chamaram “Projecto KULL”, objectivos comuns esses, cujo cumprimento se iniciou precisamente no início de 2019, que eram a criação da Marca KULL para anualmente esta conceber, produzir e comercializar em conjunto, uma gama de produtos/artigos, da própria Marca, que constituiriam em cada ano uma nova coleção, dividida em duas, isto é, coleção Primavera/Verão e coleção Outono /Inverno; que o parceiro EE tinha os meios e a capacidade para conceber e idealizar a coleção e foi esse o seu contributo para a coleção 2019/2020; que os parceiros, ora RR, já melhor identificados nos autos, DD e JJ, através da sociedade ..., de que são sócios e gerentes, tinham a capacidade de produzir as coleções, e foi esse o seu contributo para a coleção 2019/2020; que os parceiros, ora RR, AA e BB, através da sociedade de direito marroquino M&C Magreb-Sarl., tinham a capacidade de comercialização das coleções concebidas e produzidas com a Marca KULL, em vários lugares, entre eles Marrocos, e foi esse o seu contributo que deram para a coleção 2019/2020, vendendo os diversos produtos, designadamente, em Marrocos; que os Parceiros, eram pessoas que, para além de se darem profissionalmente bem, eram também amigos e, naturalmente por essa razão, confiavam uns dos outros; que assim sendo, decidiram em conjunto o nome e a imagem da Marca KULL, cabendo, num primeiro momento, a tarefa de proceder ao respectivo registo, junto do Instituto da Propriedade Industrial ao parceiro EE, porque na altura era o mais disponível e vocacionado para o efeito; que com o acordo de todos, até à criação de uma entidade comum, ou seja, uma empresa detida pelos 3 (três) parceiros, apenas por razões funcionais e com base na confiança que existia entre os parceiros, a referida Marca KULL foi registada a favor da ora A, a sociedade COOL HOME – Arquitectura, Habitação e Turismo, Lda., de que era sócio apenas o parceiro EE, mas que, por ser exclusivamente, por ele controlada, dava garantia aos restantes parceiros, os ora RR., de que, a seu tempo, seria a marca transferida para a entidade que todos se propunham criar; como era um projecto comum, cada parte era responsável por 1/3 do

trabalho, por 1/3 das despesas e, naturalmente, esperava 1/3 dos eventuais proveitos; que nesta conformidade e entendimento entre todos, a coleção 2019/2020 foi concebida, produzida/fabricada e, finalmente, começou a ser comercializada, comercialização essa que começou a ser feita com a Marca KULL, como é evidente, por decisão de todas as partes, incluindo o parceiro EE; contudo, em .../.../2019, inesperadamente, faleceu o parceiro EE, vítima de ataque cardíaco, precisamente em Marrocos, quando estava no hotel com os parceiros BB e AA, durante uma viagem no âmbito de um negócio com a empresa Label Vie, SA, para comercialização dos produtos da marca, naquele país; que os ora RR tomaram a decisão de continuar o projecto que tinham iniciado todos, se possível mantendo todas as partes, ou seja, incluindo os herdeiros do falecido EE; que a viúva, em nome de todos os herdeiros, informou que, apesar de saber que a Marca KULL estava registada em nome da empresa COOL HOME – Arquitectura, Habitação e Turismo, Lda, detida e controlada pelo falecido marido, EE, cederiam todos os herdeiros, a título gratuito, a sua parte na marca às restantes partes participantes no projecto, os ora RR, pois não tinham interesse no mesmo e sabiam que estava a ser desenvolvido, nas condições acima esplanadas, pelos RR e pelo seu falecido marido; que autorizou verbalmente os aqui RR a continuarem o seu trabalho, evitando-se incumprimentos contratuais com os clientes, designadamente com o cliente marroquino, Label Vie, S.A., bem como os prováveis prejuízos daí decorrentes; quanto à transmissão da marca KULL, oportunamente tratariam dos aspectos administrativos; que foi, por isso, com espanto, que em finais de Novembro de 2019, a viúva de EE contactou os ora RR, inicialmente o R BB e, posteriormente, os demais, no sentido de receber um valor pela marca e um outro valor pelas vendas da coleção 2019/2020; que foram feitos diversos contactos entre todos tendo sido, inclusivamente, agendada uma reunião, reunião essa onde ficou claro que os herdeiros de EE não pretendiam continuar a ser parte no projecto que envolve a Marca KULL e, consequentemente, não pretendiam ter qualquer interferência futura na Marca nem nas coleções seguintes; apenas pretendiam receber dinheiro pela venda da Marca e pela sua parte nos eventuais lucros do produto da venda da coleção 2019/2020, a qual estava ainda curso; que em 23 de Janeiro de 2020, apresentaram uma proposta de venda da sua parte na Marca KULL e nos eventuais lucros das vendas da coleção, respectivamente de € 125.000,00 (Cento e Vinte Cinco Mil Euros), pela sua parte na marca e € 185.717,45 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Setecentos e Dezassete Euros e Quarenta e Cinco Cêntimos), pela sua parte nos eventuais lucros na coleção 2019/2020, “o que naturalmente é um absurdo, face à realidade”, (sic); que os restantes parceiros decidiram, de modo razoável, embora acima do real valor do que está em causa, fazer uma contraproposta pelo montante global de € 15.000,00 (Quinze Mil Euros) pela compra da parte que lhes cabe do eventual valor da Marca KULL e dos lucros da venda da coleção 2019/2020, o que lhes pareceu aceitável, dado que a marca tinha menos de um ano de existência, estava a ser vendida a primeira coleção com a referida Marca KULL e os eventuais lucros líquidos da venda desta coleção seriam ainda muito reduzidos; que como reação a esta contraproposta, os herdeiros de EE, por intermédio da sua mandatária, via mail, decidiram contactar o cliente, em Marrocos, Label Vie, S.A. e fixaram unilateralmente 7 dias para serem retirados todos os produtos da Marca KULL dos diversos locais de venda, o que causou um enorme problema nas relações comerciais entre, por um lado, os ora RR, com graves repercussões para a R ... e a para a R M&C Magreb, Sarl, e por outro, para o cliente Label Vie, S.A., em Marrocos, situação que criou graves prejuízos afectando a estabilidade das relações comerciais; acresce, que todo o material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie, S.A., foi vendido e facturado pela ... e que todos os contactos comerciais foram assegurados pelos ora RR AA e BB, em nome da M&C Magreb, Sarl; que em nenhum momento foram estabelecidas quaisquer relações comerciais entre EE ou os seus herdeiros, por si ou através de alguma empresa por eles detida, designadamente pela A, que possa legitimar qualquer crédito ou qualquer relação com o cliente marroquino, a não ser no âmbito da parceria que se vem referindo e que os RR reconhecem, não havendo sequer qualquer contrato entre todos ou com algum dos RR e A, que possa legitimar a sua pretensão, designadamente que possa sustentar a ideia de que lhe pertence a totalidade dos valor faturados pela R. ..., no montante de € 342.973,20; que em circunstância alguma, o invocado direito de propriedade intelectual corresponderia à totalidade da faturação do produto final entregue ao cliente; que para além de pretender receber o valor global da facturação, € 342.973,20, sem comparticipar com qualquer parte na despesa, vem ainda a A. a fixar o valor de indemnização em € 500.000,00, sem que se compreenda como foi feito tal apuramento, nem qual o fundamento para tal pretensão; que não se pode reconhecer qualquer legitimidade aos herdeiros de EE, ou a empresas por eles detidas, neste caso à A., para interferirem nos negócios em curso de outras empresas, causando-lhes prejuízos; que os RR não questionam o registo da marca nem os direitos dele emergentes, o que questionam é que tenham feito qualquer uso abusivo da marca, que confira à A. o direito a qualquer indemnização, desde logo porque, a partir do momento em que, através da sua mandatária, os herdeiros e a A. contactaram o cliente em Marrocos, Label Vie, S.A., todos os artigos foram retirados dos locais onde estavam a ser comercializados, extinguindo-se dessa forma a utilização da marca pelos RR; que desde esse momento até à presente data não foi comercializada uma única peça com a Marca KULL ou usado qualquer elemento criativo que pertença ou tenha pertencido, enquanto criação à A.; como até ao momento em que foi feita a comunicação ao cliente, Label Vie, SA., a utilização da Marca KULL tinha sido feita por concordância com os herdeiros, não se vislumbra qualquer comportamento abusivo por parte dos RR que seja passível de ter gerado qualquer dano ou prejuízo à A. passível de reconstituição ou indemnização pelos RR e, por consequência não há lugar a qualquer indemnização por perdas e danos enquadrada pelo artigo 347.º do CPI.; depois porque a A. não sofreu qualquer dano emergente ou lucro cessante que se deva a conduta dos RR., como não suportou qualquer encargo com o negócio, dado que à data da morte de EE ainda não tinha pago o seu 1/3 de todas as despesas, porque só fariam contas no final da venda da coleção, como qualquer despesa que possa ter tido para interromper a venda não é da responsabilidade dos RR., que não praticaram nenhum facto ilícito que reúna os pressupostos antes referidos e que desse facto tenha resultado algum dano para a A., pelo que se exclui por inteiro a possibilidade de qualquer indemnização com fundamento no artigo 483.º do CC.

Em sede de reconvenção, invocam os RR. reconvintes que a A. e os seus representantes legais herdeiros, apesar de não terem contribuído em absolutamente nada nas diferentes etapas da elaboração e desenvolvimento da coleção (ou sequer manifestado interesse em tal colaboração), para o desenvolvimento da marca e para a comercialização dos seus produtos, criaram entraves e obstáculos ao crescimento sustentado da marca e criaram, unilateralmente, um conflito com o cliente Label Vie, S.A. que, inevitavelmente, gerou graves prejuízos à marca e aos ora RR, sem que tenham sido asseguradas as condições para se cumprirem todos os compromissos contratuais com o cliente, Label Vie, S.A., ou seja, para se garantir a venda de toda a coleção 2019/2020 e fornecimentos futuros de novas coleções, pelo que, o comportamento subjacente aos factos narrados, importa uma lesão grave e de difícil reparação dos direitos dos RR, bem como um ataque feroz à sobrevivência da Marca KULL que, apesar de estar a dar os primeiros passos, tinha já um cliente de peso (Label Vie, SA) que funcionaria quase como um parceiro estratégico na internacionalização da Marca; que todavia, a conduta dos herdeiros e da A. causou uma total quebra de confiança na relação existente entre os clientes, a Marca KULL e os seus representantes que, inevitavelmente, trouxe enormes prejuízos e desvalorizou completamente a marca; que no mais, a conduta da A. é reveladora da má fé com que os herdeiros de EE conduziram todo este processo, que se traduz em actos gravemente lesivos dos legais interesses de todas as partes, desde logo por terem começado por afirmar o desinteresse pelo projecto e pela Marca, disponibilizando-se para a ceder gratuitamente, e agora pretenderem uma indemnização completamente despropositada de € 500.000,00; que em primeiro lugar, os herdeiros e a A. manifestaram a intenção de ceder a sua parte no negócio gratuitamente. Mais tarde, mudaram a sua posição dizendo que, afinal, cediam a sua parte no negócio, mas pretendiam ser compensados financeiramente por isso e, por fim, recusaram-se a vender (exigiram um preço absurdo e despropositado) e criaram o problema junto dos clientes para daí obterem dividendos, por alegado uso indevido da marca que, como bem sabiam, pertencia, factualmente, a todos; que os Herdeiros de EE e a A. incentivaram os RR a prosseguir com a coleção e com o desenvolvimento da marca, a desenhar o modelo de negócio e a projectar o modelo de vendas, a angariar clientes e a definir tudo o que fosse necessário para a prossecução de todo o projecto, para mais tarde criarem o problema e exigirem uma compensação financeira, a que legitimamente não têm direito, mas que na realidade também não foi feito negócio, nem está a ser, que o justifique tal comportamento; que criaram uma situação de erro, completamente dolosa, levaram os RR a investir em materiais, na produção, na exportação e distribuição do produto (e, diga-se, sem nunca terem contribuído com 1/3 das despesas que lhe competiam, como até à morte de EE era prática), para no fim terminarem a relação comercial com o cliente Label Vie, SA, de forma completamente abrupta, “atropelando" contratos e passando por cima de todos

os demais parceiros, fazendo tudo isto com o claro intuito de exigir compensações financeiras pela alegada comercialização dos produtos da Marca KULL, de forma indevida e sem autorização dos alegados proprietários, leia-se os próprios RR, com motivações alheias a todos os intervenientes de negócio; que como as suas pretensões e exigências financeiras não foram atendidas pelos demais Sócios, por serem completamente despropositadas e francamente acima do valor de mercado da marca, os herdeiros de EE usaram a A., para forçar os ora RR a pagar-lhes uma quantia absurda e sem qualquer fundamento, repetindo os mesmos argumentos usados em acções intentadas anteriormente, em sede penal, visando também indemnização cível, igualmente por alegado abuso do uso da Marca KULL, as quais terminaram com arquivamento ou absolvição dos ora RR; que todavia, foram o ora RR os únicos prejudicados com toda a situação, uma vez que investiram bastante em todo o desenvolvimento da marca e em toda a concepção da coleção, para no fim, sem que nada o fizesse prever, os herdeiros e a A. tomassem uma posição ameaçadora e de total intransigência junto do principal cliente da marca, levando a que se quebrassem todas as relações comerciais e todas as possíveis e previsíveis parcerias para a comercialização das coleções seguintes; que a A. ou os herdeiros não são, nem nunca foram, os donos da marca. São, isso sim, herdeiros do falecido sócio EE, que detinha, como todos sabem e não podem negar, um terço da marca, registada, por acordo de todos os parceiros, provisoriamente em nome da A.; que após a morte do mesmo, os herdeiros fizeram saber que nada queriam ter a ver com a Marca KULL e com o projecto; que não só os herdeiros, de per si, ou através da A., não contribuíram para a elaboração, divulgação e comercialização da coleção, o que até fazia sentido uma vez que queriam estar à margem e desvincular-se da marca KULL, como vieram exigir contrapartidas que inicialmente fizeram saber que não pretendiam e, por fim, comportaram-se como se a A. fosse 100% dona da marca e 100% dona dos produtos, ameaçando a cliente Label Vie, SA., que nunca foi cliente da A., forçando-a a retirar os produtos da Marca KULL dos seus postos de venda, sob pena de intentarem um procedimento judicial contra a mesma; que com tal conduta, os herdeiros e a A. estão a agir com extrema má fé, pois bem sabiam e sabem que EE, factualmente, apenas detinha um terço da marca KULL e, portanto, não têm qualquer legitimidade para o fazer, uma vez que a vontade conjunta dos restantes sócios prevaleceria sobre a deles e bem sabiam que todos os produtos tinham sido produzidos e facturados pela ... ao cliente Label Vie, SA., sem qualquer intervenção da A. e sem que a mesma pagasse 1/3 dos custo da produção e comercialização dos produtos finais; que no entanto, como bem sabem os herdeiros e a A., pelas razões plasmadas no início da peça, a marca KULL estava registada a favor da sociedade COOL HOME – Arquitectura, Habitação e Turismo, Lda., de que era sócio apenas o parceiro EE; que única e exclusivamente por responsabilidade absoluta dos herdeiros e da A., a marca perdeu todo e qualquer valor de mercado, ficou conotada e indubitavelmente associada a situações de pouca clareza e

transparência administrativa e, fundamentalmente, de desconfiança relativamente à legitimidade de quem dirige as operações da marca. Por isso, de valor negativo; que estando a "pairar" sobre a marca a "sombra" da indefinição, relativamente à administração e gestão da mesma, todos os potenciais clientes se afastaram e recusaram celebrar acordos, sob pena de se verem envolvidos em problemas judiciais aos quais são completamente alheios; que o cliente Label Vie SA cancelou todas as encomendas, recolheu dos seus postos de venda todo o material e devolveu-o, criando prejuízos de enorme monta para os RR., difíceis de calcular com rigor; que o valor dos custos dos materiais comprados e do stock produzido e armazenado, pronto a enviar para Marrocos, representa também uma fatia enorme de prejuízos para os RR, que ascendem a cerca de € 20.000,00 (vinte mil euros), uma vez que o cliente não aceitou receber mais produtos e, por isso mesmo, os produtos não foram escoados, deixando assim, de ser facturados; que acresce ainda a este valor uma nota de crédito de € 17.000,00 (dezassete mil euros) emitida pela R. ... à Label Vie, SA, de produtos que a mesma tinha já pago e que devolveu após a comunicação da A. a ordenar a recolha dos produtos da Marca KULL; que fruto da acção dos herdeiros e da A., o bom nome e honestidade dos RR BB e AA e da R. M&C Magreb-Sarl ficaram francamente manchados em Marrocos, País onde desenvolvem grande parte da sua actividade comercial, tendo os mesmos perdido vários contratos, no valor global de cerca de € 30.000,00 (trinta mil euros) em negócios que em nada têm a ver com os demais RR, mas que foram prejudicados pela situação criada pela A.; que, durante o ano de 2020, os RR deixaram de facturar, pelo menos, € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), que corresponderiam, em termos líquidos a € 70.000,00 (setenta mil euros) de lucro, ou seja cerca de 28% do valor bruto da facturação; que os herdeiros de A., iludindo os RR., de forma consciente e planeada, aproveitaram-se do esforço, empenho e investimento levado a cabo pelos RR. com a intenção de obterem para si um enriquecimento ilegítimo, por meio de engano sobre factos que astuciosamente provocaram, determinando, dessa forma, os RR. à prática de actos que lhes causaram avultados prejuízos patrimoniais e, por consequência, igualmente morais; que através de uma conduta ilícita, os herdeiros de A. prejudicaram dolosamente, os RR., quer a nível patrimonial, através de inúmeras perdas monetárias em resultado da frustração da venda da colecção da Marca Kull na qual estes tanto investiram o seu empenho e o seu dinheiro, quer a nível moral, uma vez que em consequência da frustração invocada, sobretudo pelos moldes com que a mesma foi levada a cabo por parte dos herdeiros de A., o bom nome dos RR. foi colocado em causa no seu mercado profissional, verificando-se preenchidos os pressupostos do artigo 483.º do Código Civil; que não é, igualmente, de descurar o prejuízo relativo aos valores do trabalho realizado no projecto da nova coleção (Outono/Inverno), que estava já a ser desenhada e preparada, pese embora seja difícil contabilizar, de forma exacta e precisa, qual a quantia certa despendida nesse processo, sendo que esta ascende, seguramente, a pelo menos 20.000,00 (vinte mil euros); pelo que, deve a A. ressarcir os RR de todos os prejuízos que lhes causou e continua a causar, nomeadamente os decorrentes da perda de encomendas e contratos em negócios paralelos, das despesas de idealização e realização das coleções da Marca KULL, não vendidas, dos prejuízos causados ao seu bom nome, bem como dos decorrentes desta acção, os quais, para além das custas judiciais e despesas directas com a defesa, devem incluir também os danos colaterais que uma acção com o valor de € 500.000,00, causa na relação, nomeadamente na relação dos RR empresas, com a Banca, com os seus fornecedores e com os seus clientes, devendo, por isso a A. ser condenada a pagar aos RR, no seu conjunto, a título de danos morais, uma quantia nunca inferior a € 150.000,00, acrescida do valor de custas, despesas e honorários que se vierem a apurar, em quantia nunca inferior a € 10.000,00, donde deve a A. ser condenada a pagar aos RR o montante global de 297.000,00, a título de indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, por lucros cessantes e por custas e despesas com a presente acção, que não teria se a A. não insistisse num comportamento que configura litigância de má-fé, pela qual também deve ser condenada.

Concluem os Réus reconvintes pela improcedência da presente acção e, em consequência, serem absolvidos do pedido e pela procedência da Reconvenção e pela consequente condenação da Autora/Reconvinda na reparação dos danos e consequentes prejuízos que causou aos Réus/Reconvintes, pagando-lhes o montante global de 297.000,00 € (duzentos e noventa e sete mil euros):

a) € 30.000,00 relativos a prejuízos decorrentes de lesão do bom nome e honorabilidade dos Autores;

b) € 17.000,00 (dezassete mil euros) referentes aos prejuízos pelo material devolvido pelo cliente Label Vie, S.A.;

c) € 70.000,00 (setenta mil euros) de lucros presumidos em função da facturação de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) que, sem qualquer margem para dúvida, seria registada no ano de 2020, sendo certo este valor é um valor que peca por escasso tendo em conta que a facturação do ano imediatamente anterior se cifrou em € 347.862,80 (trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e dois euros e oitenta cêntimos);

d) € 20.000,00 (vinte mil euros) pelas despesas que os Autores suportaram na preparação, desenvolvimento e inicio da concepção da coleção Outono/Inverno da marca.

e) € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) a título de danos morais, decorrentes do impacto negativo que deste tipo têm na normalidade da vida das empresas.

f) € 10.000,00 a título de custas despesas e honorários com a presente acção

Mais pugnam os RR. reconvintes pela condenação da A. como litigante de má fé.

3. Replicou a Autora reconvinda, impugnando o alegado pelos Réus reconvintes na reconvenção, concluindo pela improcedência da reconvenção consequentemente pela sua absolvição dos pedidos reconvencionais.

4. Tendo os autos prosseguido os seus termos para julgamento, em 16/06/2025 o Tribunal da Propriedade Intelectual proferiu decisão relativamente ao pedido reconvencional em que absolveu a Autora da instância por força do disposto no artigo 577º, al. i, do CPC, mais tendo sido designada data para a continuação da audiência final, a cuja realização se procedeu.

5. Os Réus reconvintes, não se conformando com a decisão referida interpuseram recurso em separado para este Tribunal da Relação que, pelo acórdão proferido em 14 de Janeiro de 2026, e com o voto de vencido do Excelentíssimo Senhor Juiz Desembargador também aqui 2º Adjunto, julgou o recurso improcedente, confirmando a decisão recorrida.

Não se conformando, mais, uma vez os Réus reconvintes com o acórdão proferido, interpuseram recurso para o Supremo Tribunal de Justiça que, por recente acórdão de 14/05/2026, já transitado em julgado, concedeu a revista e revogou o acórdão recorrido, julgando improcedente a exceção dilatória da litispendência.

5. Entretanto nos autos principais, em 23-11-2025 foi proferida sentença quanto à acção, tendo julgado a acção parcialmente procedente, porque parcialmente provada e, em consequência:

I- Condenou os Réus AA, BB, M&C MAGREB-SARL., CC, DD e ..., a pagarem à Autora a quantia de € 50 000,00 (cinquenta mil euros);

II- Absolveu os Réus do demais peticionado.

III- Absolveu a Autora COOL HOME - ARQUITECTURA, HABITAÇÃO E TURISMO, LDA da condenação como litigante de má-fé.

Nada foi ordenado quanto ao pedido reconvencional atento o por si anteriormente decidido.

6. Inconformados, vêm os Réus interpor recurso, apresentando as seguintes CONCLUSÕES :

“A) Na presente acção veio a Autora demandar os Rés, em suma, alegando o uso abusivo da marca KULL, clamando que sejam os Réus condenados a indemnizá-la na quantia de 500.000,00€ acrescida de juros, bem como a absterem-se da prática de quaisquer actos lesivos do direito de marca, de que a Autora se diz única e exclusiva detentora.

B) Reconhecendo embora que a marca se encontra registada a favor da empresa de que a Autora é legítima herdeira e, por conseguinte, que a Autora é legítima titular da marca, consideram os Réus que a factualidade que envolve a criação e registo da marca e dos produtos a ela associados torna falaciosa a factualidade pretendida pela Autora, pelo que, inconformados, os Réus oportunamente contestaram e, considerando-se lesados pelo abuso de direito e pelos enormes prejuízos advindos da conduta de má fé contratual e pré-contratual da Autora, reconviram, porém inexistiu qualquer decisão de mérito quanto à reconvenção, já que o Tribunal a quo considerou que se verificava litispendência face à acção indemnizatória que corria em paralelo, sendo que o recurso dessa mesma decisão os Apelantes recorreram, pendendo ainda a decisão sobre esse recurso.

D) Neste contexto, veio a ser julgado apenas o peticionado na PI da Autor, tendo o Tribunal a quo entendido pela absolvição parcial dos Réus, por considerar a inexistência de qualquer valor económico da marca anterior à promoção desta pelos Réus, ou qualquer prejuízo patrimonial advindo para a Autora do uso da marca pelos Réus.

E) Não obstante, entendeu o Tribunal a quo que “o facto de não existirem valores a considerar a título de indemnização neste âmbito, não significa que o mero uso da marca da Autora pelos Réus sem a sua autorização não constitua uma violação do direito de propriedade industrial suscetível de indemnização”, pelo que, alegadamente nos termos conjugados do disposto nos artigos 249.º, n.º 1 e 347.º do CPI, condenou os Réus no pagamento à Autora de uma indemnização no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros).

F) Com esta decisão não se conformam os Apelantes, nem podem conformar-se, e, por conseguinte, dela recorrem, limitando-se o OBJECTO DO PRESENTE RECURSO às questões de (i) saber se, ainda que não se prove qualquer prejuízo, é devida, pelos Réus à Autora, uma indemnização pelo simples uso indevido da marca e, na afirmativa, (ii) se a indemnização fixada pelo Tribunal a quo o é de forma equitativa e em linha com os valores que, nesta matéria, vêm sendo arbitrados pelos nossos Tribunais.

Vejamos pois:

DA QUESTÃO DE SABER SE É DEVIDA UMA INDEMNIZAÇÃO PELO SIMPLES USO DA MARCA, INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DA OCORRÊNCIA DE UM DANO

G) Estabelece o artigo 347.º do CPI, nos seus n.ºs 1, 4 e 5, que:

1- “Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.

(…)

4- O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor.

H) Este preceito legal resulta das alterações legislativas introduzidas pela transposição da Directiva 2004/48/CE e, concretamente, do seu artigo 13.º, das quais emerge um reforço da proteção dos direitos industriais, alargando, por um lado, o conceito de dano, que passa a transcender os limites estritos do prejuízo sofrido pelo lesado, e, por outro, aligeirando o ónus da prova da ocorrência desse dano.

I) Uma mesmo é dizer que para ser atribuída indemnização por perdas e danos pela violação do direito privativo industrial do detentor da marca não é imprescindível que se apurem danos concretos de perda de clientela, tal como assim fica decidido no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido em 10/02/2022 (no âmbito do processo n.º399/20.2YHLSB.L1-PICRS, supra melhor identificado)

J) Ocorre que, no caso dos autos, contrariamente ao que se verificava na situação desse aresto inexistiram quaisquer situações de confusão, trocas, reclamações ou erro sobre a origem dos serviços, ou qualquer outro, incluindo de imagem, induzido pela conduta dos Apelantes e que tenha afectado a integridade económica do direito da Apelada.

K) Ao contrário, o próprio Tribunal reconhece que a marca em disputa não tinha qualquer valor económico, não fora sequer lançada no mercado e que, pelo contrário, foram os Apelantes e não a Apelada quem demonstrou ter tido prejuízos.

L) Que o Tribunal considere, neste contexto, que aos Apelantes não assiste “direito ao ressarcimento dos danos por si sofridos, pois estes bem sabiam que estavam a comercializar bens em nome de uma marca de que não eram titulares e de que não dispunham de autorização para esse efeito” é coisa que os Apelantes podem ainda aceitar – sempre e só na medida da não apreciação do pedido reconvencional e já não assim no contexto do julgamento deste; diferentemente, porém, não se conformam os Apelantes que se conclua pela existência de um direito indemnizatório a favor da Apelada, quando, antagonicamente, não se apura qualquer afectação do integridade económica (nem sequer na esfera moral) do direito da Apelada e, pelo contrário, o Tribunal a quo julga integralmente provado que “não se pode falar que o uso da marca Kull pelos Réus tivesse contribuído para o seu desprestígio ou banalização uma vez que até então não tinha sido lançada no mercado. Além do mais, foi usada pelos Réus para o que tinha sido concebida. Foram os réus que corporizaram a marca em produtos e fizeram-na chegar aos potenciais clientes, dando-lhe valor económico uma vez que até então não existia no mercado, nem possuía nenhum nicho de clientela.” (destaque e sublinhados nossos)

M) Efectivamente, o Tribunal a quo é peremptório e inequívoco ao concluir que “não se consegue estabelecer qualquer lesão na esfera da Autora, decorrente do uso da marca pelos réus.” (destaque e sublinhados nossos)

N) Ora, a esse propósito, pese embora as alterações legislativas venham sempre caminhando no sentido da maior abrangência do reforço da protecção dos direitos industriais, alargando o conceito de dano e minorando as exigências probatórias da sua ocorrência, parece relativamente pacífico na jurisprudência dos nossos Tribunais o entendimento de que o dano não pode presumir-se.

O) Nesse mesmo sentido é clarividente o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 28/11/2017 (proferido no âmbito do processo n.º 364/15.1YHLSB.L1-7, supra melhor identificado), que, a propósito estabelece que:

“III- A ofensa dos direitos de propriedade industrial dá lugar à indemnização por perdas e danos; ainda assim, o dano não pode presumir-se, cabendo ao lesado a correspondente alegação e prova;

IV- Não tendo ficado provado que a conduta ilícita das RR. tenha, pelo menos, causado perdas às AA., que tenha afetado por qualquer forma o seu negócio ou a imagem destas, ainda que sem quantificação do prejuízo efetivo, devem as mesmas ser absolvidas do pedido indemnizatório formulado a título de danos patrimoniais e não patrimoniais.”

P) Destarte e resultando provado e reconhecido na douta Sentença recorrida que não fica estabelecida qualquer lesão decorrente do uso da marca pelos Réus, outra coisa não será de concluir que não seja a de que à Autora não é devida, por esses, qualquer indemnização e isto ainda que a lei tenha, nesta matéria, estabelecido um largo entendimento do que deva ter-se por dano e abrandado as exigências de prova desse mesmo dano, pois que certo é, ainda assim, que ao pretenso lesado cabe provar, ao menos a ocorrência de um.

Q) Assim não tendo ocorrido, deve ser-lhe recusada a pretensão indemnizatória que clama, o que se requer seja nesta instância reconhecido, com a consequente anulação da sentença recorrida e a sua substituição por decisão que determine a absolvição dos Réus também quanto ao pedido indemnizatório.

Sem prejuízo,

Ainda que assim não se entenda e ao contrário se admita a existência de um direito indemnizatório pelo simples uso indevido, suscitam supletivamente os Apelantes a QUESTÃO DE SABER SE O VALOR INDEMNIZATÓRIO EM QUE OS APELANTES FORAM CONDENADOS RESPEITA OS CRITÉRIOS DE EQUIDADE

R) Estabelece o artigo 347.º do CPI, no seu n.º 5 que:

“Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade (…)”

S) Tal é dizer que, quando se prove a existência de uma lesão ou dano indemnizável, mas não se logre quantificá-lo, deve o Tribunal socorrer-se de critérios de equidade, o que passa, naturalmente, pela revisitação de decisões proferidas em casos similares e por critérios de equilíbrio e ponderação gerais.

T) Acontece que, confrontados com o valor da condenação e numa busca exaustiva pela nossa melhor jurisprudência, os Apelantes foram confrontados com uma média indemnizatória que não vai além dos 10.000,00€ (dez mil euros) e isto sempre para casos em que se provava a existência de danos, conforme, a título meramente exemplificativo o valor de 2.500,00€ fixado pelo Tribunal da Relação de Guimarães no processo n.º 27/08.4EALSB.G1, em que inclusivamente era tratado o dano causado a uma “marca de prestígio”; ou o valor de 9.000,00€ que globalmente veio a ser o da condenação nas acções que compunham a do recurso que deu origem ao Acórdão do Tribunal da Relação do Porto proferido no âmbito do processo n.º 75/11.7EALSB.P1; ou ainda, mais recentemente, os 5.000,00€ que em 10/02/2022, esse mesmo Tribunal da Relação de Lisboa, confirmou ser justo arbitrar no caso do processo n.º 399/20.2YHLSB.L1-PICRS (todos os Acórdãos supra melhor identificados);

U) Não sendo despiciendo salientar que, em todos esses casos tratamos de marcas já estabelecidas, em que a conduta dos lesantes produzir relevantes impacto comercial negativos e danos na marca.

V) Não é esse manifestamente o caso dos presentes autos, onde, bem pelo contrário, o Tribunal a quo reconhece, como vimos, que “não se pode falar que o uso da marca Kull pelos Réus tivesse contribuído para o seu desprestígio ou banalização uma vez que até então não tinha sido lançada no mercado.”, nem “se consegue estabelecer qualquer lesão na esfera da Autora, decorrente do uso da marca pelos réus.” E que, de facto, e longe de a penalizarem, antes sim, “Foram os réus que corporizaram a marca em produtos (…) dando-lhe valor económico uma vez que até então não existia no mercado, nem possuía nenhum nicho de clientela.” (destaque e sublinhados nossos)

W) Não obstante, embora reconheça tudo isso e avoque até as regras indemnizatórias previstas no sobredito artigo 347.º do CPI, o Tribunal a quo acaba a “fixar em 50 000,00 euros (cinquenta mil euros) a indemnização a pagar pelo uso da mesma”, como se só com a fixação de tal montante se assegurasse a efectividade da protecção pretendida com a tutela da propriedade industrial.

X) Ora, entendendo embora a necessidade global e generalizada de assegurar essa tutela, sob pena de se subverter o propósito da criação dos direitos de propriedade industrial, não podem os Apelantes conformar-se com os termos da condenação ínsita na sentença recorrida, a qual, longe de equitativa, é tão discrepante face à generalidade das indemnizações que – mesmo para casos em que resulta provado um dano emergente da lesão do direito, o que, no dos presentes autos, como vimos, não ocorre – se torna verdadeiramente arbitrária, violando assim a lei e até a própria Constituição da República Portuguesa, na medida do desrespeito por qualquer senso de proporcionalidade ou equidade.

Y) E, assim sendo, e sem prejuízo de, em primeira linha, insistirem os Apelantes na absolvição, nos termos e com os fundamentos que antes discorreram, deve, supletivamente, e apenas na eventualidade de assim não se entender, ser revogada a sentença do Tribunal a quo e revista a monta da indemnização fixada, a qual deve ser substituída por uma que leve em conta critérios de equidade, conforme legalmente previsto, e que, desse modo, se fixe até à monta de 10.000,00€ (dez mil euros), tal como assim vem sendo determinado noutros casos similares e, em qualquer circunstância, se cinja dentro dos limites do valor da própria marca, os quais jamais excedem, como resulta demonstrado, os 10.000,00€ a 15.000,00€.”

Concluem pela procedência do recurso e pela revogação da decisão recorrida e substituição por outra que, nos exactos termos por si explanados, determine a absolvição integral dos Réus ou, supletivamente, quando assim não se considere, altere o quantum indemnizatório nela fixado.

7. Contra-alegou e recorreu subordinadamente a Autora, apresentando as seguintes CONCLUSÕES :

“A- Nenhum reparo merece a sentença lavrada pelo tribunal recorrido, à qual se adere sem qualquer reserva, razão pela qual terão de improceder todas as conclusões, doutas, dos recorrentes.

B- A matéria de facto dada por assente encontra-se devidamente fundamentada e resulta de uma correcta apreciação da prova produzida na audiência de julgamento, conjugada com as regras da experiência

C- Em face de tal matéria assente, o tribunal tinha de concluir como concluiu pela condenação dos réus, ora recorridos.

D- Segundo os critérios legais, suportados nas próprias alegações vertidas no pedido reconvencional e nos documentos juntos a esse articulado (Doc. 39) o montante da indemnização a atribuir à Recorrente deve ser ﬁxado por montante nunca inferior a € 100.000,00, pois que

E- a Recorrente na qualidade de parte lesada tem direito a uma indemnização por perdas e danos (artigo 347.º do CPI) que comporte o lucro obtido pela Recorrida ..., os danos emergentes, os lucros cessantes e os encargos suportados pela Recorrente com a cessação da conduta lesiva do seu direito.

F- Para o efeito basta atentar no documento n.º 39 junto aos autos pela Recorrente para constatarmos que para um único cliente de um único território os Recorridos venderam numa primeira colecção da marca KULL o valor de 347.729,20,

G- com uma margem de lucro bruto da facturação de 28%, que

H- se liquida no valor de € 97.364,17.

I- Mais alegam os Recorrentes lucros presumidos de €70.000,00 para o ano de 2020.

J- Ao abrigo do n.º 2 do artigo 347.º do CPI “Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender ao lucro obtido pelo infratores aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada …”

L- Resulta do disposto no n.º 3 do artigo 347.º do CPI “Para o cálculo deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor”.

Conclui que deve o presente recurso de apelação ser julgado totalmente improcedente e o recurso subordinado julgado provado por procedente e por via disso arbitrada indemnização de valor nunca inferior a € 100.000,00 à Recorrente,

8. Notificados das alegações do recurso subordinado, os Réus responderam, em síntese, que não só o Tribunal a quo não dá por provado tais lucros, como, pelo contrário, dá expressamente por provado que os Réus foram forçados a receber de volta toda a encomenda e a restituir à compradora a quantia de 17.000€ e que tiveram prejuízos a rondar os 20.000€, que isso mesmo resulta dos factos 65 a 69 da matéria provada e definitivamente assente, porque transitada, na medida em que o recurso subordinado sobre ela não incidiu e é o que basta para obstar à conclusão pretendida pela Autora no seu recurso subordinado.

9. Corridos que se mostram os vistos aos Excelentíssimos Juízes Desembargadores Adjuntos, cumpre apreciar e decidir:

10. Como se sabe, é pelas conclusões com que o recorrente remata a sua alegação (aí indicando, de forma sintética, os fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão recorrida: artigo 639.º, n.º 1, do C.P.C.) que se determina o âmbito de intervenção do tribunal ad quem, [Cfr., neste sentido, por todos, Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. V, págs. 362 e 363 e

Acórdãos do STJ de 6/5/1987, (Tribuna da Justiça, nºs 32/33, pág 30), de 13/3/1991, (Actualidade Jurídica, n.º 17, pág. 3), de 12/12/1995 (BMJ n.º 452, pág. 385) e de 14/4/1999 (BMJ n.º 486, pág. 279)].

Esta limitação objectiva da actuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede da qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (artigo 5.º, nº 3, do Código de Processo Civil).

Também não pode este Tribunal conhecer de questões novas que não tenham sido anteriormente apreciadas porquanto, por natureza, os recursos destinam-se apenas a reapreciar decisões proferidas.

Assim, sendo o objecto do recurso balizado pelas conclusões dos apelantes, há duas questões a decidir no presente recurso (âmbito do presente recurso) :

- saber se é devida, pelos Réus à Autora, nos termos do artigo 347º do CPI uma indemnização pelo uso indevido da marca;

- saber se deve manter-se a indemnização que foi fixada pelo Tribunal a quo, se a mesma deve ser reduzida para um montante entre os 10.000,00€ e os 15.000,00€” ou se, ao invés, deve ser aumentada para o valor de €100.000,00, com a consequente procedência do recurso subordinado.

Vejamos.

11. Na sentença recorrida consideram-se provados os seguintes factos (que não foram impugnados no presente recurso e por isso têm definitivamente como assentes) :

1. A Autora dedica-se ao comércio de promoção imobiliária, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Locação de imóveis. Atividades de Arquitetura. Serviços de restauração. Fornecimento de refeições para eventos. Atividades turísticas.

2. Os sócios da Autora são a FF, o KK e a GG, todos residentes na Rua 1.

3. A gerente é a FF.

4. EE, marido da FF e pai do KK e da GG, também foi sócio e gerente da Autora até à sua morte até ao dia ... de ... de 2019, data em que faleceu subitamente.

5. EE tinha 32 anos de experiência na área têxtil, atento o seu percurso profissional, quer na Maconde Confecções, S.A., onde desempenhou as funções de Diretor das diversas áreas operacionais e ainda as de Diretor-geral, quer na SDV-Sociedade de Distribuição de Vestuário, S.A., da qual foi accionista e administrador.

6. EE contactou os Réus para serem agentes na comercialização de uma coleção de têxtil lar, no mercado Marroquino, onde tinham experiência.

7. A coleção em causa incluía edredons, mantas, almofadas, tapetes, entre outros produtos.

8. Á data, a Autora já era detentora da marca.

9. No começo do ano de 2019 foi iniciada uma parceria entre todos tendo sido criado um instrumento a que chamaram “Estrutura de Rede de Cooperação” e um outro a que chamaram “Projeto KULL”.

10. Cada parte aportava ao projeto uma parte do conhecimento e do trabalho, que lhes permitia atingir os objetivos comuns.

11. Os objetivos comuns consistiam na comercialização da colecção ao maior número de clientes possível, em vários mercados, em cada ano conceber colecções

Primavera/Verão e Outono/Inverno, produzir no Extremo Oriente, e comercializar em vários países, uma maior gama de produtos/artigos.

12. EE face à sua experiencia tinha os meios e a capacidade para conceber e idealizar a coleção.

13. CC e DD, através da sociedade ..., de que são sócios e gerentes, tinham a capacidade de produzir os edredons da coleção, caso apresentassem preço competitivo.

14. AA e BB, através da sociedade de direito marroquino M&C Magreb-Sarl., tinham a capacidade de comercialização das coleções em Marrocos.

15. Foi EE que contactou os Réus AA e BB para promoção da venda da coleção em Marrocos e solicitou cotação de preços à Ré ... para a confeção dos edredons da coleção.

16. Neste seguimento, EE contratou os serviços da designer de moda II.

17. EE e mulher FF desenvolveram contactos com fornecedores, nomeadamente da Tailândia, China, Índia e Bangladesh.

18. Solicitaram, a elaboração de amostras dos produtos da coleção, delineando o plano de negócios para a venda da coleção, nomeadamente, custos de produção, qualidade dos produtos, prazos, transporte, distribuição, marketing, margem de lucro e preço de venda ao cliente.

19. EE requereu, em nome da Autora, o pedido de registo da marca KULL HOME junto do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual tendo sido registada com o n.º 619755 a favor da Autora.

20. A marca KULL HOME está ainda registada internacionalmente, concretamente em Marrocos e na Argélia, com o número de registo 1512072, a favor da Autora.

21. A escolha do nome e logótipo desta marca foi de EE e mulher.

22. Os custos de concepção e desenvolvimento da colecção e da marca KULL HOME foram suportados pela Autora.

23. Em ... de ... de 2019, EE deslocou-se a Casablanca com o intuito de fechar o negócio de venda de produtos da coleção KULL à empresa Label Vie S.A., pertencente ao grupo CARREFOUR, sendo que, em Casablanca, e na véspera da reunião com a Label Vie S.A., acabou por falecer subitamente devido a um problema cardíaco.

24. Os sócios da Autora tomaram a decisão de continuar o projeto.

25. Mas posteriormente decidiram na qualidade de sócios da Autora não avançar com o projeto.

26. FF e GG, em representação da Autora, reuniram-se com a Ré AA, o Réu BB e o Réu DD e ainda com uma funcionária da Ré ..., de nome HH e nessa reunião, FF transmitiu àqueles que a Autora não iria dar seguimento à coleção.

27. Mas face ao interesse dos Réus em adquirir a coleção e a marca KULL HOME e dado terem reunião em Marrocos, a Autora por intermédio da FF referiu estar na disposição de ceder a marca e a coleção.

28. Para além disso, FF autorizou verbalmente as restantes partes a darem continuidade ao plano de negócios, nomeadamente fornecedores e preços.

29. Para o efeito entregou todo o plano de negócios e restantes informações.

30. Réus AA e BB, bem como a funcionária HH da Ré ..., viajaram para Marrocos no dia seguinte para se reunirem com a Label Vie S.A.

31. Os Réus solicitaram a FF os ficheiros do book final e a proposta de merchandising, tendo aquela entregue todas as amostras, ficheiros com preços, fornecedores e a informação detalhada de cada produto.

32. FF entregou igualmente todos os contactos dos agentes na China, Tailândia e Índia.

33. A 12 de Junho de 2019, o Réu BB enviou um e-mail a FF a solicitar documentação para a cedência da marca e a emissão de documento oficial a ser assinado por ambas as partes.

34. O Réu BB remeteu à FF, um e-mail no dia 14 de Junho de 2019, dizendo o seguinte “(…) Qto a reunião as 2 próximas semanas não estarei. Mas assim que esteja por ca combinamos eu e a AA para nos encontrarmos”.

35. A Autora teve conhecimento que a coleção KULL estava à venda nos hipermercados da Label Vie S.A., mais concretamente em Casablanca, através de II.

36. A colecção 2019/2020 foi concebida, fabricada e começou a ser comercializada e publicitada no Catalogo do Carrefour Marroc, comercialização essa que foi feita com a Marca KULL HOME.

37. Todo o material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie S.A., foi vendido e faturado pela Ré ... e todos os contactos comerciais foram assegurados pelos Réus AA e BB, em nome da M&C Magreb-Sarl.

38. Apesar de a Autora nunca ter autorizado a produção sua colecção, os Réus sem o seu consentimento, procederam à confeção e venda de produtos da sua coleção a terceiros, nomeadamente mantas, almofadas e edredons.

39. Em momento algum, a Autora ou os sócios afirmaram ou decidiram ceder aquela coleção e marca KULL HOME a título gratuito.

40. Foi comunicado pela Autora o valor pretendido pela colecção e cedência da marca que foi rejeitada pelos réus.

41. Os Réus fizeram contraproposta que não foi aceite pela autora.

42. O desenvolvimento da coleção e marca KULL HOME teve custos.

43. A Autora remeteu à Label Vie S.A. email a requerer a retirada de todos os produtos da marca KULL HOME dos hipermercados daquela empresa.

44. A Autora apresentou queixa-crime contra a aqui Ré ..., AA e BB pela prática dos crimes de abuso de confiança e de uso ilegal de marca, cujo inquérito decorreu sob o n.º 439/20.5T9GMR na 2.ª Secção do DIAP de Guimarães, tendo o MP determinado o arquivamento do inquérito.

45. Os ora Réus intentaram procedimento cautelar comum contra os sócios da Autora pedindo o seguinte:

“A) Notificação dos Requeridos para se absterem de interferir no uso da Marca KULL por parte dos Requerentes até que se mostrem vendidos todos os produtos/artigos que foram concebidos, fabricados e estão a ser comercializados pelos Requerentes, em Marrocos ou em qualquer outro lugar, até ao momento em que entre no mercado a nova coleção.

B) Notificar os Requeridos para, de imediato, informarem o cliente, em Marrocos, Label Vie, S.A., que fica sem qualquer efeito a comunicação que receberam, fixando-lhe 7 dias para retirarem os produtos/artigos da marca KULL dos locais de venda.

C) Notificar os Requeridos de que o eventual diferendo que os opõe aos Requerentes deverá ser dirimidos em sede própria e pelos meios adequados, abstendo-se de praticar qualquer ato que perturbe a normalidade das relações comerciais entre os Requerentes e o Cliente marroquino antes identificado ou qualquer que esteja a comercializar produtos/artigos com a marca KULL da coleção 2019/2020”. (doc. 10)

46. Tendo o Tribunal julgado pela improcedência do procedimento cautelar comum.

47. Os Réus nunca tiveram qualquer sociedade ou participação em sociedade com os sócios da Autora, o EE e a Autora.

48. A FF, em nome da Autora, autorizou verbalmente as restantes partes a continuarem com o plano de negócios, no entanto, não autorizou que os Réus confecionassem e vendessem a coleção à sua revelia.

49. Os Réus e EE tinham como objectivo produzir e comercializar em conjunto, uma gama de produtos/artigos que constituiriam em cada ano uma nova colecção, dividida em duas, isto é, colecção Primavera/Verão e colecção Outono /Inverno).

50. EE tinha os meios e a capacidade para conceber e idealizar a colecção e foi esse o seu contributo para a colecção 2019/2020.

51. Os RR, DD e JJ, através da sociedade ..., de que são sócios e gerentes, tinham a capacidade de produzir as colecções, e foi esse o seu contributo para a colecção 2019/2020.

52. Os RR, AA e BB, através da sociedade de direito marroquino M&C Magreb-Sarl., tinham a capacidade de comercialização das colecções concebidas e produzidas com a Marca KULL, em vários lugares, entre eles Marrocos, e foi esse o seu contributo que deram para a colecção 2019/2020, vendendo os diversos produtos, designadamente, em Marrocos.

53. Todos eles eram pessoas que, para além de se darem profissionalmente bem, eram também amigos e, naturalmente por essa razão, confiavam uns dos outros.

54. Em .../.../2019, inesperadamente, faleceu o parceiro EE, vítima de ataque cardíaco, precisamente em Marrocos, quando estava no hotel com os parceiros BB e AA, durante uma viagem no âmbito de um negócio com a empresa Label Vie, SA, para comercialização dos produtos da Marca, naquele país.

55. Os ora RR tomaram a decisão de continuar o projecto que tinham iniciado todos, se possível mantendo todas as partes, ou seja, incluindo os herdeiros do falecido EE.

56. Decisão que os levou a contactar os herdeiros, por intermédio da viúva e cabeça-de-casal na herança aberta por morte de EE, FF, residente na Rua 1.

57. Convidando-a e aos restantes herdeiros, os dois filhos do casal, KK e GG, a assumirem a parte do falecido EE na continuidade do projecto que envolve a Marca KULL, a colecção 2019/2020 e a criação de novas colecções para os próximos anos.

58. Situação que acabou por ser rejeitada pela viúva, em nome de todos os herdeiros.

59. Em finais de Novembro de 2019, a viúva de EE contactou os ora RR, inicialmente o R BB e, posteriormente, os demais, no sentido de receber um valor pela marca e um outro valor pelas vendas da colecção 2019/2020.

60. Foram feitos diversos contactos entre todos tendo sido, inclusivamente, agendada uma reunião, reunião essa onde ficou claro que os herdeiros de EE não pretendiam continuar a ser parte no projecto que envolve a Marca KULL e, consequentemente, não pretendiam ter qualquer interferência futura na Marca nem nas colecções seguintes.

61. Apenas pretendiam receber dinheiro pela venda da Marca e pela sua parte nos eventuais lucros do produto da venda da colecção 2019/2020, a qual estava ainda curso.

62. Os herdeiros de EE, por intermédio da sua mandatária, via mail, decidiram contactar o cliente, em Marrocos, Label Vie, S.A. e fixaram unilateralmente 7 dias para serem retirados todos os produtos da Marca KULL dos diversos locais de venda.

63. Todo o material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie, S.A., foi vendido e facturado pela ... e que todos os contactos comerciais foram assegurados pelos ora RR AA e BB, em nome da M&C Magreb, Sarl.

64. A partir do momento em que, através da sua mandatária, os herdeiros e a A. contactaram o cliente em Marrocos, Label Vie, S.A., todos os artigos foram retirados dos locais onde estavam a ser comercializados.

65. O herdeiros do EE ou a Autora não contribuíram para a divulgação e comercialização da coleção.

66. Os produtos foram produzidos e facturados pela ... ao cliente Label Vie, S.A., sem qualquer intervenção da autora e sem que a mesma pagasse 1/3 dos custo da produção e comercialização dos produtos finais.

67. O cliente Label Vie S.A. cancelou todas as encomendas, recolheu dos seus postos de venda todo o material e devolveu-o.

68. Foi emitido uma nota de crédito de € 17 000,00 (dezassete mil euros) emitida pela Ré

69. Os Réus tiveram prejuízos que ascendem a cerca de €20 000,00 (vinte mil euros).

Não se provou que:

A. A Ré M&C Magreb-Sarl, sociedade de direito marroquino, dedica-se à comercialização de produtos e atividades relacionadas.

B. A Ré ... dedica-se à indústria e comércio de edredons. falta de documento

C. Em Janeiro de 2019, a Autora tivesse iniciado um novo projeto relacionado com a criação de uma coleção de têxtil lar para venda no estrangeiro, nomeadamente em hipermercados.

D. A FF tivesse 25 anos de experiência em importação, nomeadamente no Extremo Oriente.

E. A coleção em causa fosse concebida e propriedade da Autora e tivesse sido criada pela II.

F. A Autora fosse a detentora da colecção concebida por especialista, do plano de negócios (fornecedores, preços, amostras, plano de fabricação e datas de entrega).

G. Que foi na qualidade de gerente da Autora que foi solicitada a elaboração de amostras dos produtos da coleção, delineando o plano de negócios para a venda da coleção, nomeadamente, custos de produção, qualidade dos produtos, prazos, transporte, distribuição, marketing, margem de lucro e preço de venda ao cliente.

H. Não se provou que foi na qualidade de gerente e sócios da autora que todo o projeto tivesse sido pensado e desenvolvido por EE e mulher.

I. O interesse na aquisição da marca estivesse dependente das possíveis vendas à Label Vie S.A.

J. Os documentos entregues pela FF aos Réus fossem para estes levarem para essa reunião em Marrocos.

K. FF tenha ligado a cada um dos agentes na presença de todos que não estava em condições de prosseguir com o projeto, mas que a partir daquela data seriam os agentes ora Réus, AA e BB, a prosseguir com os contactos e posteriormente colocação de encomendas.

L. Toda a correspondência seria por e-mail, sendo a FF colocada sempre em conhecimento (“CC”).

M. Mais ficou acordado nessa reunião que, aquando do regresso daqueles de Marrocos, iriam marcar nova reunião entre todos para se estabelecer as condições de venda da coleção e da marca KULL HOME, dado que o valor da marca dependia diretamente das vendas angariadas. NP

N. A reunião nunca se realizou, apesar das diversas insistências por parte da Autora, através de FF, a qual, a partir de 14 de Maio de 2019, deixou de receber correspondência eletrónica referente à coleção.

O. Apenas a 04 Julho de 2019, a Autora voltasse a ter notícias sobre esta situação, quando FF recebeu um e-mail em “cc” relativo a uma resposta da Ré AA à fornecedora da Tailândia, no qual aquela afirma que aquele ano já era muito tarde e que voltaria a contactar a fornecedora no próximo ano.

P. Em Julho de 2019, FF foi contactada telefonicamente pelo Réu BB, o qual reiterou a pretensão de adquirirem a coleção e a marca, sendo que aquela insistiu que teria de ser realizada uma reunião para determinar as condições dessa aquisição.

Q. Após ter tido conhecimento em Novembro de 2019 que a coleção e marca estavam à venda em Marrocos, a Autora tivesse solicitado uma reunião com os réus e advogados, tendo na mesma sido solicitado as notas de encomenda/proforma para verificar o que foi comercializado e esta documentação só tivesse sido enviada pelos Réus à Autora após várias insistências.

R. O negócio tenha sido um negócio da Autora, criado e orientado pelo seu gerente, EE.

S. Após sentença julgando improcedente o procedimento cautelar, os Réus comercializaram a mesma coleção no ano de 2020 rotulada com o nome de outra marca.

T. Foi decidido em conjunto pelos Réus e por EE o nome e a imagem da Marca KULL, cabendo, num primeiro momento, a tarefa de proceder ao respectivo registo, junto do Instituto da Propriedade Industrial ao parceiro EE, porque na altura era o mais disponível e vocacionado para o efeito.

U. Foi com o acordo de todos, até à criação de uma entidade comum, ou seja, uma empresa detida pelos 3 (três) parceiros, apenas por razões funcionais e com base na confiança que existia entre os parceiros, que a referida Marca KULL foi registada a favor da ora A, a sociedade COOL HOME – Arquitectura, Habitação e Turismo, Lda., de que era sócio apenas o parceiro EE, mas que, por ser exclusivamente, por ele controlada, dava garantia aos restantes parceiros, os ora RR., de que, a seu tempo, seria a marca transferida para a entidade que todos se propunham criar.

V. Cada parte era responsável por 1/3 do trabalho, por 1/3 das despesas e, naturalmente, esperava 1/3 dos eventuais proveitos.

X. A comercialização começou a ser feita com a Marca KULL por decisão de todas as partes, incluindo o parceiro EE.

Z. A viúva, em nome de todos os herdeiros, informou que, apesar de saber que a Marca KULL estava registada em nome da empresa COOL HOME – Arquitectura, Habitação e Turismo, Lda., cederiam todos os herdeiros, a título gratuito, a sua parte na marca às restantes partes participantes no projecto, os ora RR, pois não tinham interesse no mesmo.

W. Não se tendo chegado a um valor, decidiram por acordo de todos, fixar o prazo de 15 dias, a partir daquela data, para que os ora RR fornecessem os elementos contabilísticos relativos à concepção, produção e comercialização da colecção 2019/2020, para então os herdeiros de EE fazerem propostas de venda, indicando um valor global que pretendiam receber pela sua parte na venda da Marca e na coleção 2019/2020.

AA. Em 23 de Janeiro de 2020, apresentaram uma proposta de venda da sua parte na Marca KULL e nos eventuais lucros das vendas da coleção, respetivamente de € 125.000,00 (Cento e Vinte Cinco Mil Euros), pela sua parte na marca e € 185.717,45 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Setecentos e Dezassete Euros e Quarenta e Cinco Cêntimos), pela sua parte nos eventuais lucros na coleção 2019/2020

BB. Pelo que decidiram fazer uma contraproposta pelo montante global de € 15.000,00 (Quinze Mil Euros) pela compra da parte que lhes cabe do eventual valor da Marca KULL e dos lucros da venda da coleção 2019/2020.

CC. Todos os potenciais clientes se afastaram e recusaram celebrar acordos.

DD. O bom nome e honestidade dos RR BB e AA e da Ré M&C Magreb-Sarl ficaram manchados em Marrocos, tendo os mesmos perdido vários contratos no valor global de cerca de € 30 000,00 (trinta mil euros) em outros negócios.

EE. Durante o ano de 2020 os Réus deixaram de faturar € 250 000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) que correspondiam, em termos líquidos a € 70 000,00 (setenta mil euros), a 28% do valor bruto da facturação.

FF. Os Réus despenderam no trabalho realizado no projeto da nova coleção (Outono/Inverno) que já estava a ser desenhada e preparada a quantia de, pelo menos € 20 000,00 (vinte mil euros).

12. Antes de se entrar propriamente na análise de cada uma das questões a apreciar, importa atender a que a marca é o principal sinal distintivo do comércio, podendo ser definida como o sinal adequado a distinguir produtos e/ ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. A principal função da marca é, assim, indiscutivelmente a função distintiva, na medida em que a marca permite a individualização dos produtos e/ ou serviços e a diferenciação de outros da mesma espécie, (Cfr. CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2005, pág.71 e cfr. artº208º do Código da Propriedade Industrial).

AMÉRICO SILVA CARVALHO observa a este propósito que «o direito sobre a marca não é um direito de criação, é um direito de ocupação», (Direito de Marcas, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pág. 26).

Por sua vez, no seu acórdão de 18 de junho de 2009, o TJ, ao contrário do que vinha até então a ser defendido, veio declarar que, para além da função distintiva da marca e de garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, é de admitir outras funções da marca «como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade», [Ac. do TJ (Primeira Secção), de 18 de junho de 2009, Processo C‑487/07 (L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd, e Starion International Ltd,), disponível em curia.europa.eu].

No seio da União Europeia, a proteção das marcas, bem como a harmonização dos regimes, surge em 21 de dezembro de 1988, com a Primeira Diretiva do Conselho 89/104/CEE. Atualmente, e desde 16 de dezembro de 2015, encontra-se em vigor a Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho. As marcas comunitárias surgem com o Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de dezembro de 1993. Atualmente a RMC é regida pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

No tocante à sua classificação, as marcas podem dividir-se em nominativas, gráficas e mistas.

As marcas nominativas (constituídas por nomes ou palavras. Cf. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, Vol. I., 8.ª ed., Coimbra, Almedina, 2011, págs. 365 – 366 e cfr. ainda art. 3.º da Diretiva 2015/2436 e artº208º do CPI) podem, por sua vez, ser classificadas em marcas sugestivas, [as marcas sugestivas são aquelas que «(…) sem descrever o respetivo produto ou serviço, sugerem algumas das suas qualidades ou funções (…)» obrigando o consumidor «(…) a fazer uso da sua imaginação e da sua razão para relacionar a marca com o produto» - Cf. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988: ID EST, no nosso direito futuro, Sep. de Estudos em homenagem ao Professor Doutor António de Arruda Ferrer Correia, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1995, págs. 66- 67 e Nota (24)] ou arbitrárias [ marcas que possuem significado concetual e em que são utilizadas palavras de uso comum, mas que não têm qualquer relação com os produtos para os quais a marca foi registada, ex.: CAMEL (camelo) para cigarros, SHELL (concha) para combustíveis, APPLE (maçã), para computadores- Cf. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, Ob. e Locs. cits.] e em marcas de fantasia [marcas que não possuem significado conceitual e são constituídas por «(…) palavras engendradas com o expresso propósito de serem usadas para contradistinguir produtos ou serviços.», ex.: KODAK, para artigos fotográficos; XEROX, para fotocopiadoras. CF. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, Ob. e Locs. Cits.].

As marcas gráficas dividem-se em marcas puramente gráficas (que se limitam a evocar a imagem do sinal utilizado, constituídas por letras, números ou cores. Cf. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Ob. e Loc. Cits. e cfr. ainda art. 3.º da Diretiva 2015/2436 e artº208º do CPI) e marcas figurativas (marcas que evocam igualmente um determinado conceito concreto, constituídas por figuras ou desenhos. Cf. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Ob. e Loc. Cits. e cfr. ainda art. 3.º da Diretiva 2015/2436 e artº208º do CPI).

Por último, as marcas mistas são as que combinam simultaneamente elementos nominativos e gráficos ou figurativos, (cfr. LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial, 6.ª ed., Coimbra, Almedina, 2014, pág. 239 e cfr. ainda art. 3.º da Diretiva 2015/2436 e artº208º do CPI).

As marcas podem ainda ser sonoras ou auditivas, quando constituídas por sons representáveis graficamente v.g., sons musicais sinalizadores de programas de rádio ou televisão, (admitindo-as veja-se Ac. do TR de Lisboa, de 27/04/2017, Processo n.º 115/16.3YHLSB.L1 e cfr., ainda, art. 3.º da Diretiva 2015/2436 e artº208º do CPI), tridimensionais, (cfr. a marca tridimensional comunitária n.º 00800339, representada pela forma da garrafa do produto LICOR BEIRÃO e cfr., ainda, art. 3.º da Diretiva 2015/2436 e artº208º do CPI) ou de forma, (Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Ob. e Loc. Cits. e cfr,, ainda, art. 3.º da Diretiva 2015/2436 e artº208º do CPI).

A doutrina tem considerado que os sinais olfativos e gustativos «por não serem susceptíveis de representação gráfica», não podem constituir marcas, [Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, Ob. Cit., pág. 366 e Nota (31). No mesmo sentido, MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, Ob. e Loc. Cits., pág. 75 e Nota (26)].

As marcas podem ainda classificar-se em marcas simples, quando constituídas por um só elemento nominativo ou figurativo ou, em marcas complexas, quando constituídas por vários elementos, do mesmo género ou não.

E por último, as marcas podem ainda classificar-se em marcas fortes ou em marcas fracas.

Uma marca forte possui alto grau de distintividade, permitindo identificar e diferenciar claramente os produtos ou serviços de uma empresa, por ser criativa e original, não descrevendo diretamente o produto ou serviço em causa (ex.: “Apple” para eletrónica, “Nike” para vestuário esportivo), fácil de memorizar e de pronunciar pelo público enquanto que uma marca fraca apresenta baixa distintividade por geralmente ser descritiva ou genérica, apenas descrevendo o produto ou serviço (ex.: “Café Bom” para café torrado) não lhe conferindo uma particular distintividade, sendo pouco criativa e com combinações comuns de palavras, letras ou números.

In casu, está em causa a marca “KULL HOME”, que se encontra registada junto do INPI tendo o pedido de registo sido concedido em 31/07/2019 sendo válido até 27.02.2029, certificando a WIPO (International Bureau of the World Intellectuel Property Organization) que as indicações dessa mesma marca “KULL HOME estão conformes o registo feito no International Register of Marks nos termos do Acordo de Madrid e Protocolo, estendendo-se os efeitos de tal registo a Argélia e Marrocos nos termos do Protocolo de Madrid, (cfr. certidão emitida pela Direção de Marcas e Patentes do INPI e “certificate of registration” da WIPO/Madrid, juntas com a P.I.).

Sendo registada, a propriedade da marca consolida-se, já que o registo tem eficácia constitutiva, como decorre do artº210º nº 1 do CPI, onde se estatui que “O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.”

Com efeito, o registo da marca confere ao titular o direito de propriedade e de uso exclusivo para os produtos e serviços a que ela se destina, pelo prazo de 10 anos indefinidamente renovável, como resulta dos art.ºs 210º nº 1 e 247º do CPI.

E, consequentemente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:

a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;

b) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;

E assim é proibido, nomeadamente, o seguinte:

a) A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados;

b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal;

c) A importação ou a exportação de produtos em que surja aposto o sinal;

d) A utilização do sinal, no todo ou em parte, como firma ou denominação social ou como parte característica dessa firma ou denominação;

e) A utilização do sinal em documentos comerciais e na publicidade;

f) A utilização do sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislação vigente em matéria de publicidade, (artº 249º do CPI).

Assim, o titular da marca goza do direito de se opor a que outrem a use sem o seu consentimento e tem direito à indemnização pelos prejuízos provocados na sua esfera jurídica com tal utilização sem autorização da marca e correspondente eliminação temporária do direito de exclusiva fruição pelo seu titular.

Acresce que neste caso, conforme certifica a WIPO (International Bureau of the World Intellectuel Property Organization) as indicações desta mesma marca “KULL HOME estão conformes o registo feito no International Register of Marks nos termos do Acordo de Madrid e Protocolo, estendendo-se os efeitos de tal registo a Argélia e Marrocos nos termos do Protocolo de Madrid, (cfr. “certificate of registration” da WIPO/Madrid, junto com a P.I.).

Aqui chegados vejamos cada uma das questões a apreciar.

13. 1ª Questão

Saber se é devida, pelos Réus à Autora, nos termos do artigo 347º do CPI uma indemnização pelo uso indevido da marca

A este propósito, invocam os Recorrentes nas conclusões da sua alegação de recurso :

(…)

Vejamos pois:

DA QUESTÃO DE SABER SE É DEVIDA UMA INDEMNIZAÇÃO PELO SIMPLES USO DA MARCA, INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DA OCORRÊNCIA DE UM DANO

G) Estabelece o artigo 347.º do CPI, nos seus n.ºs 1, 4 e 5, que:

(…)

4- O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor.

A esse propósito, considerou-se na sentença recorrida que :

“Conforme se extrai da factualidade provada (e que também não foi posto em causa pelos Réus), a marca encontra-se registada a favor da Autora.

Alegam os Réus que a titularidade da marca Kull pela Autora era meramente provisória, até que fosse constituída uma nova sociedade entre o falecido e estes para a qual seria transmitida a marca. Todavia, esta versão não logrou ser provada.

Assim, embora a regra quanto aos direitos de propriedade industrial seja a possibilidade de livre transmissão de acordo com o disposto no artigo 30º, nº1, do Código da Propriedade Industrial (doravante CPI), era necessário que ficasse minimamente demonstrado ter havido acordo nesse sentido ou que houvesse documento escrito quanto a essa transmissão.

Deste modo, por força do disposto nas disposições conjugadas dos artigos 7º, nº1 e 210º, nº1 do CPI, a Autora tem não só o direito de propriedade sobre a marca Kull como a exclusividade da mesma para os produtos que pretende assinalar.

Nesta medida, só mediante autorização da sua titular, que neste caso é a Autora, é que os Réus poderiam comercializar produtos com o nome Kull.

É certo que se apurou que inicialmente a FF em representação da Autora demonstrou vontade em continuar o projeto que a marca visava, tendo mais tarde decidido que não só não estaria interessada em continuar como pretendia um valor pela sua cedência.

Decorre ainda dos factos provado que quando os Réus começaram a produzir e procederam à venda dos têxteis ao cliente marroquino, fizeram-no à revelia da Autora.

Também não lograram demonstraram que tivessem iniciado a produção com a concordância do anterior gerente da Autora, EE, uma vez que apenas se inferiu que quando decorreram as reuniões em Marrocos levaram apenas o book e amostras.

Assim, só se pode concluir que a produção e subsequente venda foi feita já após a morte do EE e sem o consentimento da Autora.

Nesta medida, os Réus não poderiam usar a marca da Autora sem que tivessem a respetiva autorização.

Neste sentido o artigo 249º do CPI expressamente determina que:

“1- Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:

a) Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;

c) Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2- Ao abrigo do número anterior é proibido, nomeadamente, o seguinte:

a) A aposição do sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através do qual sejam apresentados;

b) A oferta de produtos para venda que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocação no mercado ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestação dos serviços que ostentem o sinal;”.

Por sua vez, o artigo 347º, do CP, estipula que “quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.

2- Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infrator e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.

3- Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator.

4- O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator.

5- Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial ou os segredos comerciais em questão e os encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva.

6- Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infrator constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos aspetos previstos nos n.ºs 2 a 5.

7- Em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva.”

No caso em discussão, verifica-se a violação do direito industrial da Autora. Importa então apurar qual a lesão decorrente dessa violação.

A marca Kull foi criada pelo EE para ser usada na produção de têxteis que caberia à Ré ... produzir e aos Réus AA e BB vender.

A marca Kull não tinha ainda representatividade no mercado na medida em que os produtos que assinalava ainda não tinham sido produzidos ou comercializados sob qualquer forma. Até os Réus terem comercializado os produtos sob o nome Kull, esta marca não era conhecida no mercado. Assim pode-se afirmar que foram os Réus, embora à revelia da sua legítima proprietária, que a lançaram no mercado.

Por esse motivo, não se pode falar que o uso da marca Kull pelos Réus tivesse contribuido para o seu desprestígio ou banalização uma vez que até então não tinha sido lançada no mercado. Além do mais, foi usada pelos Réus para o que tinha sido concebida. Foram os réus que corporizaram a marca em produtos e fizeram-na

chegar aos potenciais clientes, dando-lhe valor económico uma vez que até então não existia no mercado, nem possuía nenhum nicho de clientela.

Nesta medida, não se consegue estabelecer qualquer lesão na esfera da Autora, decorrente do uso da marca pelos réus.

Além do mais, a Autora não alegou, nem concretizou, quais os danos que resultaram da utilização a marca pelos réus, para além dos danos morais decorrentes do seu uso sem respetiva autorização.

Com efeito, não se conseguiu estabelecer qualquer correlação entre a atuação dos Réus e a produção de danos ou sequer a existência destes, não só pelos fundamentos acima mencionados, mas também porque não resultou provado que os Réus tivessem voltado a comercializar a coleção da Autora com outro nome, uma vez que não foi trazida aos autos qualquer informação sobre as características da coleção da Autora.

Deste modo, sem se saber qual o design, o padrão escolhido ou qualquer outro elemento identificativo da coleção da Autora que a permita identificar, não é possível ao Tribunal aferir se se trata ou não da mesma coleção. Das fotografias juntas como sendo relativos à coleção da Autora não se consegue chegar a essa conclusão, até porque não foi junto aos autos o Book para se aferir o que dele constava.

Acresce que ficou provado que quem suportou os custos com a produção dos bem foi a ... e que esta teve posteriormente que indemnizar o cliente pela retirada dos bens. É certo que ficou provado que O EE e a mulher solicitaram a elaboração de amostras dos produtos da coleção, delineando o plano de negócios para a venda da coleção, nomeadamente, custos de produção, qualidade dos produtos, prazos, transporte, distribuição, marketing, margem de lucro e preço de venda ao cliente, mas não referem sequer quais os custos que isso importou.

Por sua vez o contabilista referiu haver despesas que não tinham a haver com a atividade da Autora Cool Home como viagens a Marrocos, mas também não concretizou qualquer outro tipo de despesas nem aportou elementos que indicassem os valores gastos.

Além do mais, ficou provado que foi acordado entre todos que as despesas tidas com o desenvolvimento da parte a que cada um caberia, ficaria a cargo de cada um.

Todavia, o facto de não existirem valores a considerar a título de indemnização neste âmbito, não significa que o mero uso da marca da Autora pelos Réus sem a sua autorização não constitua uma violação do direito de propriedade industrial suscetível de indemnização.

Assim, por força do disposto no artigo 249º, nº1 do CPC, a Autora não só tem direito a ser indemnizada por esse uso indevido como o recurso a medidas cautelares ou outras com vista a impedir esse uso tem acolhimento legal, não assistindo, por esse motivo, direito ao ressarcimento dos danos sofridos por parte dos Réus pois estes bem sabiam que estavam a comercializar bens em nome de uma marca de que não eram titulares e de que não dispunham de autorização para esse efeito.

Nesta medida, a autuação da Autora porque legalmente legitimada não configura má-fé, não existindo fundamento para a sua condenação como litigante de má-fé.

O uso de marca alheia sem o consentimento do respetivo titular, confere a este o direito a uma indemnização por violação desse direito, mesmo que não exista intenção em causar prejuízo à marca alheia ou não se verifiquem danos patrimoniais.

No caso dos autos considerando que a marca ainda não aportara qualquer valor à Autora uma vez que não tinha ainda sido corporizada em bens, sendo meramente documental, sendo ainda desconhecida do público, o facto do seu uso pelos Réus não ter contribuído para a sua desvalorização ou deterioração, mas sem olvidar que pela sua existência já constitui alguma valia, as circunstâncias da sua criação, os termos em que a mesma foi usada e que a mesma merece uma proteção efetiva e eficaz sob pena de se subverter o pretendido com a sua tutela entende o Tribunal fixar em 50 000,00 euros (cinquenta mil euros) a indemnização a pagar pelo uso da mesma.”

Não cremos que deva subscrever-se a sentença recorrida quando conclui, de forma tão simplista e desgarrada da factualidade provada, que “não se consegue estabelecer qualquer lesão na esfera da Autora, decorrente do uso da marca pelos réus.”

Desde logo porque resulta de forma inequívoca dos autos, não tendo sido minimamente posta em causa, “a violação do direito industrial da Autora” (parafraseando-se a sentença recorrida), pois conforme também se refere na sentença ora posta em crise, “por força do disposto nas disposições conjugadas dos artigos 7º, nº1 e 210º, nº1 do CPI, a Autora tem não só o direito de propriedade sobre a marca Kull como a exclusividade da mesma para os produtos que pretende assinalar.

Nesta medida, só mediante autorização da sua titular, que neste caso é a Autora, é que os Réus poderiam comercializar produtos com o nome Kull. “

“Decorre ainda dos factos provado que quando os Réus começaram a produzir e procederam à venda dos têxteis ao cliente marroquino, fizeram-no à revelia da Autora.”

“Assim, só se pode concluir que a produção e subsequente venda foi feita já após a morte do EE e sem o consentimento da Autora.

Nesta medida, os Réus não poderiam usar a marca da Autora sem que tivessem a respetiva autorização”, tendo efetivamente resultado da factualidade provada que o fizeram atingindo um certo grau de intolerabilidade, ou seja agindo como titulares de uma marca que não era sua, podendo-se mesmo afirmar que a marca registada da Autora foi autenticamente usurpada, apropriada e tomada pelos Réus que fabricaram e forneceram produtos com a marca da Autora, como se tal marca fosse deles.

E assim no caso, existe violação da marca da autora por parte dos Réus ao terem vendido e fornecido produtos com a marca da Autora, que sabiam não ser sua, violando a absoluta proibição do uso da marca por terceiros.

O que necessariamente implica concluir que toda a utilização feita pelos Réus da aludida marca na comercialização dos produtos vendidos à Label Vie, S.A. de Marrocos, foi de natureza ilícita, insusceptível, por isso, de criar quaisquer direitos de indemnização ou de natureza equivalente aos infratores aqui Réus perante a Autora lesada e espoliada da sua marca.

Se é certo que o nosso direito civil confere o direito de indemnização, para além dos lesados pela prática de factos ilícitos, a lesados por factos lícitos que a lei expressamente preveja conferirem o direito de indemnização (como por ex., nas expropriações), em nenhum lado do nosso direito positivo, e nem mesmo em sede de lege ferenda, é admitida a concessão de qualquer direito de indemnização a autores de factos ilícitos, decorrente da prática desses mesmos factos ilícitos.

Por isso irreleva completamente que tenha ficado “provado que quem suportou os custos com a produção dos bem foi a ... e que esta teve posteriormente que indemnizar o cliente pela retirada dos bens”, pois tal consequência decorreu da ilicitude dos actos dos Réus de produção e distribuição não autorizada dos bens com a marca da Autora, relativamente á qual aqueles terão de a indemnizar, e não serem indemnizados, como é óbvio, por se tratarem de actos dos Réus ilegais, contrários à lei porque atentatórios da exclusividade do direito de propriedade e titularidade da autora sobre a marca em causa, (cfr. artº210º, nº1, do CPI).

Daí que dificilmente se possa compreender, o que é referido na sentença recorrida, como tendo dado “representatividade no mercado” à marca a utilização abusiva, ilegal e ilícita desta marca por parte dos Réus, porque sem autorização e contra a vontade da sua legítima proprietária e titular aqui Autora.

Em termos similares, seria como afirmar que a venda de produtos ostentando marcas notórias e/ou de prestígio contrafeitas nos mercados de rua pudessem conferir “representatividade no mercado” a tais marcas.

Tal poderia afirmar-se se a distribuição e venda de produtos com a marca em causa o tivessem sido com a autorização e consentimento do titular dessa mesma marca, a qual tem uma função distintiva e também visa identificar, et pour cause, os produtos da empresa que é a titular da marca.

Se tais produtos com a marca em causa forem distribuídos de forma ilícita por uma outra empresa que seja usurpadora da marca (porque sem a legal autorização do respectivo titular), a “representatividade no mercado” mais não representa que o ganho ilegítimo pelos infratores de uma quota de mercado e clientela à custa da empresa legítima proprietária e titular da marca, que, por isso, em nada pode beneficiar com a “representatividade” conferida pela actividade ilícita do infrator de distribuição e venda abusiva de produtos com uma marca que não é sua.

É que uma marca tem sempre associada a empresa ou entidade que é a sua legítima titular e que pode beneficiar da distintividade comercial e económica que a mesma confere.

Com efeito, a doutrina maioritária, (Veja-se neste sentido MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, op. cit., pág. 1; LUÍS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, “A função da marca e o princípio da especialidade”, in Direito Industrial, Vol. IV, Coimbra, Almedina, 2005, pág. 450; LUÍS MANUEL COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial cit., pág.163 e ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “Marca, Publicidade, Patrocínio e Product Placement”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Jorge Miranda, vol. VI, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pág. 802) considera que, para além da função distintiva per se, a marca tem adicionalmente a aptidão de permitir aos consumidores distinguir a proveniência dos produtos e/ ou serviços.

Com efeito, a Diretiva 2015/2436, no Considerando (16) declara que o objetivo da proteção conferida pela marca registada é o de garantir, nomeadamente, a sua função de origem.

Igualmente defendeu o TJ, no Ac. de 12 de novembro de 2002, que a função essencial da marca é permitir a distinção dos produtos e/ ou serviços de uma empresa dos de outra empresa, garantindo ao consumidor a origem dos mesmos, [Cfr. Ac. do TJ, de 12 de novembro de 2002, Processo C-206/01 (Arsenal Football Club plc vs LL), disponível em curia.europa.eu. ].

E assim pode-se dizer que a marca também tem uma função de indicação de origem, complementar à sua função distintiva.

Deste modo, não se pode dizer, como parece fazer a sentença recorrida, ter a Autora beneficiado da comercialização dos produtos sob o nome “Kull” e do conhecimento que a marca passou a merecer no mercado.

Tal afirmação poderia ser feita, se a comercialização e subsequente conhecimento da marca pelo mercado tivesse sido legalmente realizada com a devida autorização da utilização da marca pela sua proprietária e legítima titular.

Associar a mesma aos infratores do direito de propriedade de tal marca, corresponde à publicitação de uma situação ilícita de que nada beneficiou a aqui Autora, legítima proprietária e titular da marca em causa, pois a comercialização da marca e subsequente conhecimento da mesma no mercado foi feita pelos infratores, em seu exclusivo nome, de tal marca e não pela empresa sua legítima titular.

Lê-se ainda na sentença recorrida : “Assim pode-se afirmar que foram os Réus, embora à revelia da sua legítima proprietária, que a lançaram no mercado.

Por esse motivo, não se pode falar que o uso da marca Kull pelos Réus tivesse contribuido para o seu desprestígio ou banalização uma vez que até então não tinha sido lançada no mercado.”

Salvo o devido respeito, tal afirmação não pode ser tida como válida perante a legítima titular da marca, pois a marca foi lançada no mercado, de forma ilícita em nome dos infratores e contra a vontade da sua legítima proprietária, pelo que só aqueles, e não esta, poderá ter beneficiado de tal lançamento.

E naturalmente que o uso da marca Kull pelos Réus constitui um ato de desprestígio para com a Autora, a qual viu a marca que desenvolveu e que criou ser ilicitamente associada a outrem, aqui Réus, de certa forma banalizando-a por permitir que a mesma fosse distribuída por quem não é o seu legítimo proprietário e detentor, numa espécie de res nullius fáctica de que os aqui demandados se apropriaram sem qualquer contrapartida á sua legitima proprietária e titular.

Voltemos ao exemplo das contrafações e da venda não autorizada de determinados produtos de marca, ainda que genuínos, por infratores, que ao venderem ilicitamente tais produtos de uma marca de forma não autorizada certamente não se pode considerar tal acto como de “lançamento” da marca, por perante o público tal marca deixar de ser associada à legítima titular da mesma, sendo tais actos ilícitos de venda e distribuição idóneos aos desprestígio e banalização da marca, na perspectiva do seu legítimo proprietário e titular, por o público consumidor passar a associar a marca a terceiros infratores, que não à empresa ou unidade económica legítima proprietária e titular da marca.

“Além do mais, foi usada pelos Réus para o que tinha sido concebida”, continua a ler-se na sentença recorrida, que, salvo o devido respeito, olvida que a marca foi ilicitamente usada pelos Réus, não tendo a marca sido concebida pela Autora, certamente, para a sua venda e comercialização por terceiros infratores, sem estarem munidos da devida autorização ou cedência de propriedade da aludida marca, a qual foi criada e desenvolvida à custa da autora.

Continua a ler-se na sentença recorrida :

“Foram os réus que corporizaram a marca em produtos e fizeram-na

chegar aos potenciais clientes, dando-lhe valor económico uma vez que até então não existia no mercado, nem possuía nenhum nicho de clientela.”

Tal afirmação apenas se pode considerar como correta na perspectiva dos Réus infratores, mas já não na perspectiva da Autora, legítima proprietária da marca.

Com efeito, os “potenciais clientes” e “nicho de clientela” que a produção, venda e distribuição ilícita de produtos com a marca da Autora, por parte dos Réus conseguiu apenas beneficiaram estes infratores, pois os consumidores passaram a associar a marca aos Réus, usurpadores da marca em causa, mas já não à Autora, não se podendo ver a marca desgarrada do seu legítimo titular e proprietário.

Daí que soe incompreensível a afirmação na sentença que “Nesta medida, não se consegue estabelecer qualquer lesão na esfera da Autora, decorrente do uso da marca pelos réus. “

Seria o mesmo que dizer que os actos de contrafação, imitação ou uso ilegal, porque não autorizado de uma determinada marca, a que infelizmente diariamente se assiste em vários mercados de rua, não sejam suscetíveis de causar qualquer lesão nas empresas e entidades legítimas proprietárias de tais marcas.

Claro que tais atos ilícitos causam lesão na esfera jurídica dos proprietários e legítimos titulares da marca, pois, devido aos mesmos, a marca passa a ficar associada a outrem, que não à sua legítima proprietária e titular, e os beneficiários dos respectivos proventos, clientela e circuitos de distribuição passam a ser os infratores em vez da legítima titular da marca e detentora do exclusivo dos direitos inerentes ao direito de propriedade sobre a marca.

Acresce ainda ao anteriormente referido, uma subsunção efetuada pelo tribunal a quo dos factos provados que, salvo o devido respeito, não podemos subscrever, uma vez que a lesão e consequentes danos na esfera jurídica da Autora decorre claramente da apreciação da factualidade provada de onde se extrai a existência de danos causados à Autora pelos Réus e uma evidente correlação e nexo causal entre a atuação dos Réus e a produção desses danos na esfera jurídica da Autora.

Também é, a nosso ver, elucidativa a desconsideração que na sentença recorrida foi feita a ter ficado “provado que o EE e a mulher solicitaram a elaboração de amostras dos produtos da coleção, delineando o plano de negócios para a venda da coleção, nomeadamente, custos de produção, qualidade dos produtos, prazos, transporte, distribuição, marketing, margem de lucro e preço de venda ao cliente, mas não referem sequer quais os custos que isso importou.”

Com efeito, perante a possibilidade que a lei civil confere, e particularmente o nº5 do artigo 347º do CPI, do recurso à equidade para a fixação da quantia indemnizatória não se vislumbra a importância dada pelo tribunal a quo ao facto de não se terem apurado os custos que, resultou provado, que a Autora suportou com a conceção e desenvolvimento da coleção e da marca KULL HOME.

Acresce ainda que a sentença recorrida se refere às despesas referidas pelo contabilista, mas parece ter considerado despiciendos os factos provados 45. e 46. e os custos, que dos mesmos se extraem, que foram suportados pela parte lesada com o procedimento cautelar aí referido relacionado com a investigação e a conduta lesiva dos Réus.

Do mesmo modo, valorou-se na sentença recorrida ter ficado provado que “foi acordado entre todos que as despesas tidas com o desenvolvimento da parte a que cada um caberia, ficaria a cargo de cada um” , parecendo olvidar-se que um tal acordo pressupunha uma situação de realização em conjunto e por acordo de um projeto entre a A. e os Réus, que, como vimos, se logrou e não se concretizou, não podendo tal acordo ser extrapolado para a situação de desacordo entre as partes, de os Réus se terem apropriado da marca da Autora, sem autorização e à revelia desta, o que necessariamente implicou que tal acordo de repartição de despesas tenha ficado sem efeito ou não possa ser atendido para a situação de dissídio que se gerou entre as partes.

Daí que também não se concorde com o afirmado na sentença (como mais à frente se explicitará) “facto de não existirem valores a considerar a título de indemnização neste âmbito”.

Já se concorda com a sentença recorrida quando aí se afirma que “não significa que o mero uso da marca da Autora pelos Réus sem a sua autorização não constitua uma violação do direito de propriedade industrial suscetível de indemnização.

(…)

O uso de marca alheia sem o consentimento do respetivo titular, confere a este o direito a uma indemnização por violação desse direito (….)”, mas já não se sufraga, mais uma vez, a sentença recorrida quando a seguir aí se acrescenta “mesmo que não exista intenção em causar prejuízo à marca alheia ou não se verifiquem danos patrimoniais.”

Isto porque, salvo o devido respeito, resulta dos factos provados que a conduta ilícita dos Réus, de utilização não autorizada da marca, causou, e foi suscetível de causar, prejuízos à autora.

Com efeito, da factualidade provada resulta, desde logo, que foi EE que requereu, em nome da Autora, o pedido de registo da marca KULL HOME junto do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual tendo sido registada com o n.º 619755 a favor da Autora, que a marca KULL HOME está ainda registada internacionalmente, concretamente em Marrocos e na Argélia, com o número de registo 1512072, a favor da Autora e que a escolha do nome e logótipo desta marca foi de EE e mulher.

Mais resultou provado que EE contratou os serviços da designer de moda II, que EE tinha os meios e a capacidade para conceber e idealizar a colecção e foi esse o seu contributo para a colecção 2019/2020, que o desenvolvimento da coleção e marca KULL HOME teve custos e que os custos de concepção e desenvolvimento da colecção e da marca KULL HOME foram suportados pela Autora.

Deste modo, resulta dos factos expostos que ao utilizar a marca para a comercialização da aludida coleção, sem autorização, os Réus beneficiaram, sem qualquer causa justificativa, dos custos de conceção e desenvolvimento da coleção e da marca KULL HOME que a Autora tinha suportado, inclusivamente com a contratação de uma designer de moda, sem que aquela sociedade tenha tido a oportunidade de repercutir tais custos no preço de venda dos respectivos produtos.

O que significa uma poupança dos Réus infratores á custa da Autora na concepção e desenvolvimento da colecção e da marca KULL HOME e o consequente prejuízo da Autora pela impossibilidade de poder repercutir os custos que teve com a concepção e desenvolvimento da coleção e da marca no preço de venda dos produtos ostentando abusivamente a sua marca, que foram distribuídos e vendidos em Marrocos pelos Réus.

Acresce que resulta da factualidade provada que após o fim do projeto que a Autora e os Réus tinham, com o falecimento abrupto de EE em ... de ... de 2019 e subsequente decisão da sua viúva de não prosseguir com o projecto com os Réus, estabeleceu-se uma negociação entre os sócios da Autora, nessa qualidade, e os Réus face ao interesse destes em adquirir a coleção e a marca KULL HOME, tendo durante essa negociação e com a expectativa da sócia gerente da Autora FF ceder a marca e a coleção aos Réus, esta autorizou verbalmente as restantes partes a darem continuidade ao plano de negócios, nomeadamente fornecedores e preços, tendo para o efeito entregado todo o plano de negócios e restantes informações, os ficheiros do book final e a proposta de merchandising, todas as amostras, ficheiros com preços, fornecedores e a informação detalhada de cada produto, tendo entregue igualmente todos os contactos dos agentes na China, Tailândia e Índia.

Tendo-se a negociação gorado, por desacordo entre a autora e os réus quanto ao valor pretendido pela colecção e cedência da marca que foi rejeitado pelos réus, os quais fizeram contraproposta que não foi aceite pela autora, aqueles aproveitando-se das informações, elementos e contactos que a FF, em nome da Autora, já lhes tinha fornecido, e sem autorização da Autora, confecionaram e venderam a coleção à sua revelia, tendo a Autora tido conhecimento que a coleção KULL estava à venda nos hipermercados da Label Vie S.A., mais concretamente em Casablanca, através de II.

Mais se apurou que a colecção 2019/2020 foi concebida, fabricada e começou a ser comercializada e publicitada no Catalogo do Carrefour Marroc, comercialização essa que foi feita com a Marca KULL HOME, que todo o material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie S.A., foi vendido e faturado pela Ré ... e todos os contactos comerciais foram assegurados pelos Réus AA e BB, em nome da M&C Magreb-Sarl, que apesar de a Autora nunca ter autorizado a produção da sua colecção, os Réus sem o seu consentimento, procederam à confeção e venda de produtos da sua coleção a terceiros, nomeadamente mantas, almofadas e edredons; que em momento algum, a Autora ou os sócios afirmaram ou decidiram ceder aquela coleção e marca KULL HOME a título gratuito; que os produtos foram produzidos e facturados pela ... ao cliente Label Vie, S.A., sem qualquer intervenção da autora e sem que a mesma pagasse 1/3 dos custo da produção e comercialização dos produtos finais; que a Autora remeteu à Label Vie S.A. email a requerer a retirada de todos os produtos da marca KULL HOME dos hipermercados daquela empresa; que os herdeiros de EE, por intermédio da sua mandatária, via mail, decidiram contactar o cliente, em Marrocos, Label Vie, S.A. e fixaram unilateralmente 7 dias para serem retirados todos os produtos da Marca KULL dos diversos locais de venda; que todo o material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie, S.A., foi vendido e facturado pela ... e que todos os contactos comerciais foram assegurados pelos ora RR AA e BB, em nome da M&C Magreb, Sarl; que a partir do momento em que, através da sua mandatária, os herdeiros e a A. contactaram o cliente em Marrocos, Label Vie, S.A., todos os artigos foram retirados dos locais onde estavam a ser comercializados; que o cliente Label Vie S.A. cancelou todas as encomendas, recolheu dos seus postos de venda todo o material e devolveu-o.

Tendo-se ainda apurado que :

- Foi emitida uma nota de crédito de € 17 000,00 (dezassete mil euros) emitida pela Ré

- Os Réus tiveram prejuízos que ascendem a cerca de €20 000,00 (vinte mil euros).

- A Autora apresentou queixa-crime contra a aqui Ré ..., AA e BB pela prática dos crimes de abuso de confiança e de uso ilegal de marca, cujo inquérito decorreu sob o n.º 439/20.5T9GMR na 2.ª Secção do DIAP de Guimarães, tendo o MP determinado o arquivamento do inquérito.

- Os ora Réus intentaram procedimento cautelar comum contra os sócios da Autora pedindo o seguinte:

Destarte, resulta da factualidade provada que a Autora tem o direito de propriedade e de uso exclusivo da marca para os produtos e serviços a que ela se destina, pelo prazo de 10 anos indefinidamente renovável, como resulta dos art.ºs 210º nº 1 e 247º do CPI e que foi a Autora que suportou os custos da contratação dos serviços da designer de moda II e dos meios para conceber e idealizar a colecção 2019/2020.

Mais resulta da factualidade provada, e supra exposta, que aquando da negociação com a Autora, nas pessoas dos seus sócios, para a conclusão do contrato de cedência da coleção e da marca, os Réus não agiram, nos preliminares de tal contrato, que não se veio a concretizar, segundo as regras da boa fé, tendo aproveitado tais negociações para lhes serem fornecidas pela sócia gerente da Autora, informações, elementos e contactos que lhes permitiram a distribuição, venda e comercialização da aludida coleção com a marca KULL, sem possuírem autorização ou consentimento da Autora para tanto.

Deste modo, com essa sua conduta ilícita os infratores aqui Réus causaram prejuízos à proprietária da marca consubstanciados nos benefícios que a lesada aqui autora deixou de obter pela comercialização da marca pelos infratores à sua revelia e que estes obtiveram pela fruição ilícita da marca e pelo aproveitamento das vantagens patrimoniais inerentes ao proprietário destituídas de causa justificativa e ainda pelos encargos tidos com a proteção desse seu direito de propriedade industrial em procedimento cautelar entretanto intentado contra si pelos infratores, pela apresentação da queixa crime contra os Réus ..., AA e BB e bem assim com a instauração da presente ação.

Assim, contrariamente ao considerado na sentença recorrida da factualidade resultam ter havido prejuízos, e consequentes danos, na esfera jurídica da Autora, decorrente do uso da marca pelos réus.

Sendo certo que ainda se poderá considerar que a distribuição, venda e comercialização dos produtos com a marca de que a Autora é titular, sem que esta o tenha autorizado e sem o consentimento da Autora, relacionando junto dos consumidores e do público em geral a marca dos produtos com outra empresa que não a Autora, legítima proprietária da marca, trata-se de um comportamento ilícito dos Réus adequado e necessário para ter causado danos reputacionais à Autora, pela ilícita desapropriação pelos Réus que a mesma sofreu da marca de que a mesma é a legitima proprietária, com os consequentes danos não patrimoniais.

Assim, tendo os Réus, com a sua actuação ilícita e culposa de violação ilícita do direito de propriedade industrial da Autora, causado danos a esta, nos termos do artigo 347º, nº1, do CPI ficam obrigados a indemnizar a parte lesada, aqui autora, pelos danos resultantes da violação de tal direito, designadamente pelos danos emergentes decorrentes do aproveitamento pelos Réus de todas as despesas que a Autora efetuou com a criação e desenvolvimento da coleção e da marca, pelos lucros cessantes sofridos pela parte lesada, pelos encargos e custos suportados com a proteção, a investigação da conduta lesiva do seu direito, (artº347º, nºs 2 e 7, do CPI) e pelos danos não patrimoniais causados à reputação da aqui Autora pela conduta dos infratores ao comercializarem produtos com uma marca que sabiam não ser sua, mas daquela (artº 347º, nº4, do CPI).

The last and not the least, estatui-se na 1ª parte do nº2 do artº347º do CPI que “na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infrator”, considerando o legislador que o lucro obtido pelo infrator também constitui também uma perda e dano do titular da marca lesado, a que, no presente caso, também se impõe atender, em face dos factos provados 67 e 68, de onde resulta que a cliente Label Vie S.A. tinha nos seus postos de venda material no valor de €17.000,00, que devolveu à Ré ..., que emitiu a correspondente nota de crédito de € 17 000,00 (dezassete mil euros), sendo certo que embora não se tenha apurado qual o valor recebido pelos Réus pelas vendas que entretanto foram efetuadas pela Label Vie, S.A., resulta dos factos provados 35, 36, 37, 38 e 64 que esta empresa vendeu o material ilícito que os Réus lhe forneceram e venderam até ao momento em que, através da sua mandatária, os herdeiros e a A. contactaram em Marrocos, a referida Label Vie, S.A. e todos os artigos foram retirados dos locais onde estavam a ser comercializados.

Porém, o certo é que até esse momento a aludida Label Vie vendeu produtos ilícitos que lhe tinham sido fornecidos pelos Réus, desconhecendo-se durante quanto tempo é que a Label Vie vendeu material ilícito, quanto material ilícito foi vendido e qual o valor que os Réus receberam por tais vendas.

O certo é que os Réus obtiveram necessariamente lucro de tais vendas pelo que importa fazer operar ainda o disposto na aludida 1ª parte do nº2 do artº347º do CPI.

Tal norma vem consagrar legislativamente, quanto à violação ilícita do direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem a doutrina que “aquele que, intrometendo-se na utilização de bens alheios, consegue uma vantagem patrimonial, obtém-na à custa do titular do respectivo direito, mesmo que este não estivesse disposto a realizar os actos de onde a vantagem procede”, pelo que terá ainda o lesado de ser compensado de tudo quanto o outro obtém à sua custa, (cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol.I, 4ª ed., pág.457. Cfr., ainda, Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, vol.I, 2ª ed., pág.383).

E assim não só se deve indemnizar o menos no património do lesado, mas também deve restituir-se o mais no património do ilicitamente enriquecido, (cfr. Pereira Coelho, O Problema da Causa Virtual na Responsabilidade Civil, pág.193, nota 38).

Pelo exposto, e embora com fundamentos diversos dos aduzidos na sentença recorrida, importa concluir que é devida, pelos Réus à Autora, nos termos do artigo 347º do CPI uma indemnização pelo uso indevido da marca

14. 2ª Questão

Saber se deve manter-se a indemnização que foi fixada pelo Tribunal a quo, se a mesma deve ser reduzida para um montante entre os 10.000,00€ e os 15.000,00€” ou se, ao invés, deve ser aumentada para o valor de €100.000,00, com a consequente procedência do recurso subordinado

A este propósito, invocam os Recorrentes nas conclusões da sua alegação de recurso :

Por sua vez, a Autora recorreu subordinadamente a este respeito, concluindo :

“D- Segundo os critérios legais, suportados nas próprias alegações vertidas no pedido reconvencional e nos documentos juntos a esse articulado (Doc. 39) o montante da indemnização a atribuir à Recorrente deve ser ﬁxado por montante nunca inferior a € 100.000,00, pois que

G- com uma margem de lucro bruto da facturação de 28%, que

H- se liquida no valor de € 97.364,17.

I- Mais alegam os Recorrentes lucros presumidos de €70.000,00 para o ano de 2020.

L- Resulta do disposto no n.º 3 do artigo 347.º do CPI “Para o cálculo deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor”.

Na sentença recorrida escreveu-se o seguinte a este propósito :

“O uso de marca alheia sem o consentimento do respetivo titular, confere a este o direito a uma indemnização por violação desse direito, mesmo que não exista intenção em causar prejuízo à marca alheia ou não se verifiquem danos patrimoniais.

Compulsado o aludido extrato da sentença recorrida constata-se, desde logo, que não foi aí atendido, de forma inequívoca, ao disposto no já referido artigo 347º do CPI, cuja epígrafe é precisamente a de “indemnização por perdas e danos” e onde se estatui :

“1- Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial ou segredo comercial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.

3- Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator.

4- O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infrator.

Conforme já anteriormente se referiu, resulta dos factos provados que ao utilizar a marca para a comercialização da aludida coleção, sem autorização, os Réus beneficiaram, sem qualquer causa justificativa, dos custos de conceção e desenvolvimento da coleção e da marca KULL HOME que a Autora suportou, inclusivamente com a contratação de uma designer de moda, sem que aquela tenha tido a oportunidade de repercutir tais custos no preço de venda dos respectivos produtos.

O que significa uma poupança dos Réus infratores á custa da Autora e o seu consequente prejuízo na impossibilidade de repercutir os custos de concepção e desenvolvimento da coleção e da marca no preço de venda dos respectivos produtos ostentando abusivamente a sua marca.

Acresce ainda que resulta da factualidade provada que todo o material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie, S.A., foi vendido e facturado pela ... e que todos os contactos comerciais foram assegurados pelos ora RR AA e BB, em nome da M&C Magreb, Sarl, (facto provado 63) e que a partir do momento em que, através da sua mandatária, os herdeiros e a A. contactaram o cliente em Marrocos, Label Vie, S.A., todos os artigos foram retirados dos locais onde estavam a ser comercializados, (facto provado 64), tendo sido devolvidos aos Réus €17.000 de produtos que a mesma havia fornecido à aludida “Label Vie, S.A.”, (cfr. facto provado 68), o que implica dever atender-se ao lucro obtido pelos Réus infratores.

Mais resulta da factualidade provada que a Autora teve necessariamente encargos com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito, quer no procedimento cautelar contra si intentado, (cfr. factos provados 45 e 46), quer com a apresentação de uma queixa crime contra os Réus ..., AA e BB (cfr. facto provado 44), quer com a instauração da presente acção, não sendo despiciendos os danos reputacionais que decorreram para a Autora de ter visto a sua marca comercializada pelos Réus contra a sua vontade e autorização, vendo a sua marca associada a outras empresas que não a legítima titular da marca, o que é adequado a ser uma necessária fonte geradora de danos não patrimoniais à sociedade autora causados pela conduta do infrator.

De tudo o apurado, que se acaba de referir, apenas resultou provado um valor concreto de terem sido devolvidos aos Réus €17.000 de produtos que a mesma havia fornecido à aludida “Label Vie, S.A.”, de que aqueles emitiram a respectiva nota de crédito, (cfr. facto provado 68).

Verifica-se, pois a impossibilidade de se fixar o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela Autora, havendo, por isso estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial e os encargos suportados com a proteção do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva, nos termos do nº5 do aludido artigo 347º, sendo certo que, nos termos do nº7 do mesmo artigo “o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva.”

Assim, importa ter em atenção os traços largos conferidos pela figura da equidade, ponderando as circunstâncias que o presente processo e um uso prudente das regras da experiência revelam.

Tendo como ponto de partida a única quantia concreta apurada, os referidos €17.000 de mercadoria devolvida aos Réus e que estes já haviam vendido à sociedade “Label Vie, S.A.”, afigura-se ser excessiva a quantia de €50.000 fixada pela sentença recorrida como indemnização pelo uso ilícito da marca pelos Réus, afigurando-se como mais adequada e justa a quantia de €25.000,00, que se mostra mais próxima do valor de mercadoria devolvida de €17.000, que apenas não foi vendida por interpelação direta da Autora à sociedade “Label Vie, S.A.”, sendo certo que até ter ocorrido tal interpelação aquela sociedade vendeu toda a mercadoria que até então lhe tinha sido fornecida, vendida e facturada ilicitamente pela Ré

O que necessariamente implica a procedência parcial, nessa medida, do recurso intentado pelos Réus.

Já o recurso subordinado instaurado pela Autora terá de ser julgado improcedente, pois, desde logo, foi julgado como não provado pelo Tribunal a quo que durante o ano de 2020 os Réus deixaram de faturar € 250 000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) que correspondiam, em termos líquidos a € 70 000,00 (setenta mil euros), a 28% do valor bruto da facturação, (facto não provado EE) e, conforme bem sublinharam os Réus recorrentes na sua resposta a tal recurso subordinado, não foi impugnada em sede de recurso a matéria de facto julgada pelo Tribunal a quo, que assim se tem por definitivamente assente, não se podendo, com fundamento num documento junto aos autos, ter como provado o facto não provado EE que assim se mostra definitivamente julgado pelo tribunal a quo como não provado.

Importa, assim, concluir pela procedência parcial do recurso intentado pelos Réus e pela improcedência do recurso subordinado, com a consequente redução do valor da indemnização a pagar pelos Réus à Autora para o montante de €25.000,00.

Decisão:

Pelo exposto, acordam os juízes desta Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão, do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar :

a) parcialmente procedente o recurso principal com a consequente redução da indemnização a pagar pelos Réus á Autora para o valor de €25.000,00;

b) improcedente o recurso subordinado.

Custas do recurso principal a cargo da Autora e dos Réus recorrentes, na proporção de metade, atento os seus respectivos decaimentos (art.º 527.º, nºs 1 e 2, CPC).

Custas do recurso subordinado a cargo da Autora recorrente, atento o seu decaimento (art.º 527.º, nºs 1 e 2, CPC).

Nos termos do artigo 6º, nº7 do RCP por a especificidade da situação o justificar (recorde-se que na sentença recorrida foi fixado o valor da presente causa em €797.000,00, claramente inflacionado pelas partes em face dos valores que se mostram efectivamente em discussão nesta causa) e atendendo ao grau médio de complexidade da causa e à conduta processual de ambas as partes processualmente irrepreensível, dispensamos totalmente o pagamento do remanescente da taxa de justiça pela Autora e pelos Réus, quanto à presente apelação, incluindo o recurso subordinado.

Notifique.

Lisboa, 17 de Junho de 2026

Rui A. N. Ferreira Martins da Rocha

Mónica Bastos Dias

Armando Manuel da Luz Cordeiro (vencido de acordo com a declaração que junta)

Ressalvado o devido respeito, que é muito, pelas seguintes razões, respeitantes aos pressupostos, não posso acompanhar a douta decisão que fez vencimento no acórdão:

A. Os factos provados, não impugnados, como já sucedia nos factos alegados, respeitam à violação de um direito de propriedade industrial, no caso, uma marca, ocorrido exclusivamente em Marrocos. Por isso, o registo da marca, referido em 19 dos factos provados, é totalmente irrelevante para a apreciação da questão colocada a este tribunal de recurso.

Estando em causa a violação de um direito de propriedade industrial ocorrido em país estrangeiro, também por uma sociedade de direito estrangeira (M&C Magreb-Sarl, sociedade de direito marroquino), sempre haveria, em minha opinião, ressalvado o devido respeito, que averiguar qual o direito aplicável. Pressupondo, como se pressupõe, que os tribunais portugueses são competentes para a causa.

Assim sendo, a decisão que fez vencimento, sempre ressalvado o devido respeito, omite um princípio basilar do direito de propriedade industrial: o da territorialidade.

É, para mim, isento de dúvidas que o regime nacional do direito de propriedade industrial, designadamente, em matéria de proteção da marca, como é o caso dos autos, ressalvadas poucas exceções, que não se verificam, apenas tem aplicação a factos praticados no território nacional. É o que resulta, indubitavelmente, do disposto no art. 4.ºn. 1, do Código da Propriedade Industrial:

“Os direitos conferidos por patentes, modelos de utilidade e registos abrangem todo o território nacional”.

Quer a doutrina, quer a jurisprudência, nacionais e estrangeiras, ressalvadas as exceções, não verificadas nestes autos, não manifestam qualquer dúvida quanto ao caráter exclusivamente nacional do direito de propriedade industrial1.

Exemplificativamente.

Na jurisprudência,

. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10.7.2008 (proferido no processo 07B2944 e disponível in www.dgsi.pt):

“Ora a protecção da propriedade industrial – que assenta nas regras da territorialidade e da exclusividade, o que torna evidente a facilidade com que conflitua com o princípio da livre circulação de mercadorias entre os Estados membros – figura entre as limitações admissíveis a esta proibição (…).”

(são meus os destaques)

. acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 7.6.2011 (proferido no processo 3588/10.4TBLRA-A.C1 e disponível in www.dgsi.pt):

“Na verdade, como resulta do art. 4º, nº 1, do Código Propriedade Industrial (CPI), os direitos de propriedade industrial abrangem apenas o território nacional, são de base territorial. O que quer dizer que a protecção inerente aos direitos privativos da propriedade industrial, nomeadamente quanto aos respectivos conteúdos e efeitos, é feita por referência a um determinado sistema jurídico nacional, que é aquele à luz do qual são constituídos. Direitos concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que protejam o mesmo objecto (por exemplo o mesmo sinal distintivo), são assim direitos distintos, susceptíveis de protecção autónoma em cada um dos Estados à luz de cuja legislação foram atribuídos (vide Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Vol. I, 2ª Ed., pág. 43/44).”

(são meus os carregados)

. acórdão de 22 de junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e ..., C 9/93 (EU:C:1994:261):

“22 Os títulos nacionais em matéria de marca são antes de mais territoriais. Este princípio da territorialidade, que é reconhecido pelo direito internacional convencional, significa que é o direito do Estado em que a protecção de uma marca é pedida que determina as condições desta protecção. O direito nacional só pode, além disso, reprimir actos praticados no território nacional em questão.”

(são meus os destaques)

Na doutrina,

. Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, noções fundamentais, 2ª ed. Reimp., Almedina, p.29:

“Em regra, os DPI resultam de um acto de concessão, praticado por uma autoridade pública. Trata-se de um acto administrativo [que] tem a sua eficácia limitada pelas fronteiras do Estado a que pertence a autoridade concedente(38). Este princípio está reflectido no texto do art. 4º do CPI: Os direitos conferidos por patentes, modelos de utilidade e registos abrangem todo o território nacional. Daqui resulta, portanto, uma vinculação genética ao território do Estado que os concede, o que tem diversas consequências:

Uma, que releva do Direito Internacional Privado, respeita à escolha do direito aplicável à protecção do direito exclusivo, devendo ser o do país em que o seu titular a solicita. A essa lei caberá a determinação das condições, do conteúdo e do alcance dessa protecção (39).

A outra significa que o efeito dessa protecção deverá limitar-se ao território do Estado que a concede, pois só aí vigora o monopólio resultante da patente ou registo. Isto é, o direito privativo não poderá ser violado por actos praticados no estrangeiro ou vice-versa. Assim, por exemplo, o facto de A usar no mercado espanhol uma marca que está registada em Portugal em nome de B, não constitui violação do direito deste, que apenas será ofendido se os produtos marcados em Espanha por A forem importados em Portugal, sem o seu consentimento. Por outras palavras, o local da protecção e o da contrafacção devem coincidir (40).

(são meus os destaques)

. J.P.F. Remédio Marques, Direito europeu das Patentes e Marcas, Almedina, 2021, p 34. e segs.:

“O princípio jurídico mais importante que justifica a tutela jurídica internacional da propriedade intelectual é o princípio da territorialidade(30). De harmonia com este princípio, os direitos de propriedade intelectual são concedidos ou reconhecidos e desfrutam de validade somente no território cuja administração pública os concedeu, ou sob cujas normas jurídicas foi reconhecido; com o que temos uma autolimitação espacial dos direitos de propriedade intelectual.

Este princípio é associado ao da independência: a proteção conferida a um direito de propriedade industrial em determinado país é definida pelo direito

local, com exclusão de qualquer outro (31).”

(…)

a. todos os direitos de propriedade intelectual têm um carácter nacional, exceto se forem constituídos ou reconhecidos para ser atuados numa área territorial de integração económica constituídas por vários Estados soberanos, como sucede com alguns direitos de propriedade industrial de natureza unitária válidos e eficazes em todo o território da União Europeia;

b. um direito de propriedade industrial (p. ex., uma patente) sujeito a registo concedido num país apenas produz efeitos e é válido nesse país. Donde, se o titular do direito desejar proteção noutro país, faz-se necessário peticionar essa proteção junto das entidades administrativas competentes desse outro país para a mesma criação do espírito humano;

c. a falta de proteção da mesma criação intelectual sujeita a registo num determinado país permite que quaisquer pessoas ou entidades a explorem livremente nesse país, ainda quando ela esteja protegida em países limítrofes;

d. (…)

(são meus os destaques)

. Código da Propriedade Intelectual Anotado, Coord. Luís Couto dos Santos, Almedina 2021, p. 91:

“1. Consagra-se no n° 1 um corolário do princípio da territorialidade dos direitos de propriedade industrial. Nos termos deste princípio, o âmbito espacial de eficácia dos direitos privativos da propriedade industrial, na medida em que estes sejam concessões de um Estado, limita-se ao território deste. Assim, uma patente ou uma marca concedida em Portugal não estendem, em princípio, os seus efeitos para além das fronteiras nacionais. Correspondentemente, uma marca ou patente concedidas para o território de um país estrangeiro não produzem, per se, efeitos em território nacional.”

(são meus os destaques)

Nos termos do art. 5.º, n. 3, do Código de Processo Civil, estabelece a regra conhecida como “iura novit curia”, ou seja, de que o juiz conhece (todo) o direito2: “O juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito”. Haveria, assim, sempre ressalvado o devido respeito por outra opinião, que apurar qual o direito aplicável à violação do direito de propriedade industrial em causa nos autos. Ainda que com a prévia audição das partes.

B. Em concreto e muito sinteticamente, no caso (violação de marca registada em Marrocos), o direito aplicável, era (é) – na ausência de norma de reenvio para o direito português - o direito marroquino.

É o que resulta quer do disposto no art. 48.º, n. 2, do Código Civil, quer do art. 8.º, n. 1, do Regulamento Roma II:

“A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a protecção é reivindicada.”

( eur-lex.europa.eu):

Esclarecendo o artigo 3.º, de Roma II, que:

“É aplicável a lei designada pelo presente regulamento, mesmo que não seja a lei de um Estado-Membro.”

Atento o disposto no art. 23.º, n. 1, do Código Civil, haveria que aplicar o regime legal pertinente, em vigor no Reino de Marrocos, e interpretar tal regime legal “dentro do sistema a que pertence e de acordo com as regras interpretativas nele fixadas”.

Haveria, assim, que aplicar o regime da responsabilidade extracontratual e, em especial, do direito de propriedade intelectual, em vigor no Reino de Marrocos, designadamente a Lei 17-97, de 15.2.2000, de acordo com o âmbito de proteção previsto nos artigos 152 a 155 (as versões em árabe, francês ou inglês podem ser consultadas em wipo.int).

Entendo, pois, que a decisão que fez vencimento aplica o direito nacional em matéria em que tal direito não é aplicável. Em consequência, aprecia a existência da violação do direito de propriedade industrial, em causa nos autos, e fixa uma indemnização atendendo a critérios que podem não se verificar no direito aplicável (atento o disposto nos artigos 201 e 222 a 224, da citada Lei 17-97).

Especialmente se tivermos em consideração que, como sucede nestes autos, perante a ausência do apuramento do montante concreto do dano, a indemnização foi fixada com recurso à equidade.

C. Acresce, ainda, que os factos assentes podem não permitir, com a certeza exigível a uma decisão judicial, concluir pela violação do direito de propriedade industrial em causa nos autos.

Como acima referi, e ressalvado o devido respeito, é irrelevante o registo em território nacional da marca em causa (tal como o é na Argélia). Unicamente, o que releva é o registo em Marrocos.

A citada Lei 17-97, nos artigos 140 e 152, à semelhança do que sucede com o nosso regime legal, também estabelece que os direitos da marca adquirem-se pelo registo.

Quanto ao registo da marca no Reino de Marrocos, do facto 20 apenas consta que “A marca KULL HOME está ainda registada internacionalmente, concretamente em Marrocos e na Argélia, com o número de registo 1512072, a favor da Autora.”

Ou seja, os factos não nos indicam em que data esse registo produz efeitos (o mesmo sucede, aliás, quanto à marca registada em Portugal).

Haveria, pois, ressalvado o devido respeito, que alterar o facto descrito em 20, ao abrigo do disposto no art. 662.º, n. 1, do Código de Processo Civil, já que dos autos consta certidão (doc. 6, junto com a petição inicial) que atesta que a marca foi registada em Marrocos em 19.12.2019.

Como já referi, apenas constitui violação do direito de propriedade industrial o uso, não consentido, da marca posterior à data do registo: 19.12.2019.

Os factos apurados não nos indicam em que data(s) a marca foi usada pelas rés sem o consentimento da autora, sua titular.

Dos factos 35 a 38 não consta qualquer data. Sabemos apenas que a “coleção KULL estava à venda nos hipermercados da Label Vie S.A., mais concretamente em Casablanca” e que a “coleção “2019/2020 (…) foi feita com a Marca KULL HOME” e que “começou a ser comercializada e publicitada no Catalogo do Carrefour Marroc” (factos 35 e 36).

O facto descrito em 37 também apenas permite concluir que houve “material fornecido ao cliente marroquino, Label Vie S.A.”, sem qualquer referência a datas (ou até a marcas). O facto descrito em 38 também nada mais permite concluir, atenta a sua amplitude e a ausência a datas e a qualquer marca ( a única referência é à “coleção”).

Contudo, do factos descritos em 59 e 61, parte final, 62 e 64, mostra-se fortemente indiciado que o uso da marca terá terminado antes de 19.12.2019: o contacto da autora, referido em 59, ocorreu em finais de novembro (de 2019), foi dado o prazo de 7 dias “para serem retirados todos os produtos da Marca KULL dos diversos locais de venda”, prazo que terá sido respeitado, como se indicia dos factos descritos em 64, parte final.

Ou seja, aparentemente, o registo da marca, em Marrocos, ocorreu já depois de ter terminado a invocada violação do direito de propriedade industrial aqui em causa.

Assim, e em síntese, ressalvado o devido respeito, sendo irrelevante o registo da marca em Portugal, mesmo com a aplicação do direito nacional, dos factos apurados não será (pelo menos, ainda) possível concluir pela violação do direito de propriedade industrial invocado.

D. A autora, através de pedido subsidiário, também pede uma indemnização independentemente da violação do direito de propriedade industrial. Contudo, este tribunal seria incompetente em razão da matéria para apreciar tal pedido (art. 111.º, da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto - LOSJ), pelo qual nada haverá a apreciar.

E. Em conclusão, entendo que os autos ainda não estão em condições de ser julgados, havendo, previamente, que apurar o regime legal aplicável e aplicá-lo em conformidade com as regras acima expostas.

Os factos provados também não permitem imputar, com a certeza necessária, a violação do direito de propriedade industrial em causa nos autos.

F. Por todo o exposto, e ressalvado o devido respeito, não posso subscrever a, aliás, douta decisão que fez vencimento no acórdão.

Armando Cordeiro

1. Cf., para mais desenvolvimentos, Acórdãos de 19.12.2012, Leno Merken, C 149/11, EU:C:2012:816, e de 5.2.2026, EUIPO vs Nowhere Co. Ltd, C‑337/22, ECLI:EU:C:2026:71, e, na doutrina, J.P.F. Remédio Marques, Direito europeu das Patentes e Marcas, Almedina, 2021, e M. C. Nogueira Seréns, A “O Âmbito Geográfico do Esgotamento (…)”, in Marcas, Estudos, Gestlegal, 1ª ed., 2023, pp. 493 e seg

2. Cf., por todos, o Acórdão do STJ de 16.12.2023, proferido no processo 3063/18.9T8PTM.E2.S1, e disponível in www.dgsi.pt, com ampla jurisprudência e doutrina nele referidas.