47/19.3YHLSB.L1-PICRS - Tribunal da Relação de Lisboa

I. A marca deve no cumprimento da sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços. II. Não tendo as expressões comuns às marcas em confronto, qualquer caracter distintivo, porquanto são genéricas e descritivas da actividade e finalidade de cada uma das partes, as diferenças entre os elementos figurativos, que dominam visualmente a impressão de conjunto dos sinais, são suficientes para concluir pela ausência de risco de confusão ou associação no espirito do consumidor.

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa I. RELATÓRIO Auto1 Group Gmbh , requereu, em 10 de abril de 2018, o registo da marca nacional (mista) n° 599954, (Imagem removida) para assinalar designadamente na classe 35 ‘serviços retalhistas e grossistas relacionados com veículos e acessórios para veículos’ e ‘disponibilização de um espaço de mercado on-line para compradores e vendedores de veículos’. Tal pedido foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) em 30.04.2018 e contra o mesmo a sociedade ECT – Business Oportunity – Compra e Venda de Viaturas, Lda. reclamou alegando confundibilidade com as suas marcas marcas nacionais (mistas) n° 496119, (Imagem removida) com registo solicitado em 24.02.2012 e concedido em 5.06.2012 para assinalar ‘aquisição de contratos de compra e venda de bens e serviços para terceiros’ e n° 555409, (Imagem removida) com registo solicitado em 2.11.2015 e concedido em 13.07.2016 para assinalar ‘organização de transacções comerciais e contratos comerciais’, na classe 35 da Classificação de Nice,. Por decisão de 21.01.2019 o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), concedeu o registo da referida marca nacional n.º 599954. (Imagem removida) Inconformada com tal decisão, a ora Recorrente interpôs da mesma recurso judicial, sustentando, em suma, que o registo da marca deveria ter sido recusado, dada a semelhança entre os sinais, registando e prioritários, consubstanciando imitação de marca e concorrência desleal. Cumprido o disposto no artigo 43.º do Código da Propriedade Industrial, na versão anterior, aplicável, foi o processo administrativo remetido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial para apensação e procedeu-se à citação da parte contrária, que veio deduzir oposição, impugnando a alegada confundibilidade da marca em causa, com as prioritárias. Veio então a ser proferida decisão que, considerando inexistir risco de confusão ou associação entre os sinais em confronto, e não se demonstrar que o sinal em causa possibilite a prática de qualquer acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade, susceptível de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços da Requerente, julgou improcedente o recurso e manteve o despacho recorrido. Uma vez mais inconformada com tal decisão, veio a referida ECT – Business Oportunity, Compra e Venda de Viaturas, Lda. interpor recurso de apelação, apresentando as seguintes conclusões : Vem o presente recurso interposto da sentença que negou provimento ao recurso interposto pela ora Recorrente, mantendo a decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de 21.01.2019, publicada em 31.01.2019, que concedeu o registo da marca nacional nº 599954; Julga a ora Recorrente que a sentença recorrida não fez adequada aplicação da lei, pois considera que não se verifica qualquer risco de associação ou confusão entre as marcas da titularidade da Recorrente e a marca nacional n.º 599954, quando tal confusão tem efectivamente ocorrido no espírito do consumidor; Conforme resulta dos factos provados, a Recorrente é titular da marca nacional mista n.º 496119, composta pelo elemento verbal “COMPRAMOSQUALQUERCARRO.COM” e pelo elemento figurativo; (Imagem removida) Sendo ainda titular da marca nacional n.º 555409, composta pelo elemento verbal “COMPRAMOSQUALQUERCARRO” e pelo elemento figurativo (Imagem removida) No Boletim da Propriedade Industrial n.º 083/2018 de 30 de Abril, foi publicado o pedido de registo da marca mista (Imagem removida) sendo composta pelo elemento figurativo supra exposto e pelo elemento verbal “COMPRAMOSOSEUCARRO”; Nos termos do despacho de concessão proferido em 21/01/2019, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 30/01/2019, o INPI concedeu o registo da supra referida marca nacional n° 599954; Tal despacho de concessão considerou verificados os requisitos do artigo 245º do Código da Propriedade Industrial, na redacção dada pela Lei n.º 83/2017, de 18/08, que constituem fundamento para a recusa do registo, com excepção do risco de confusão ou de associação; O identificado despacho, refere que “no caso em apreço e depois de analisados todos os elementos que constam do processo, entendemos que, pese embora a prioridade dos registos da reclamante e a existência de afinidade/identidade entre os serviços em causa na classe 35ª, do confronto entre o sinal requerido e os prioritariamente registados (abaixo reproduzidos), não ressaltam semelhanças gráficas, fonéticas, figurativas ou outras suscetíveis de gerar o risco de confusão ou de associação necessário para que se considere preenchido o conceito jurídico de imitação”; Também a sentença ora recorrida considera verificados os requisitos constantes do supra referido artigo 245º, alínea a) e b), entendendo porém que não existe qualquer risco de associação ou confusão entre as marcas da titularidade da Recorrente e a marca nacional n.º 599954; É nas considerações de inexistência de risco de associação ou confusão que a sentença ora recorrida fez uma incorrecta aplicação do direito aos factos; Vejamos, no âmbito da identidade/afinidade entre os serviços assinalados pelas marcas da titularidade da Recorrente e os da marca nacional n.º 599954, tais serviços são idênticos, assinalando ambos dentro da classe 35 a “organização de contratos”, destinando-se ainda a assinalar serviços afins; Neste sentido, refere a sentença ora recorrida que “Tão pouco restam dúvidas sobre a afinidade dos serviços assinalados pelas marcas prioritárias e registanda na mesma classe 35, em ambos casos relacionados com a compra e venda de veículos automóveis que pretendem assinalar”; Importa referir que tal identidade e afinidade são determinantes na análise da confundibilidade. Nos termos do que refere Carlos Olavo “a proximidade entre os sinais e a afinidade entre produtos ou serviços interligam-se, como vasos comunicantes, na apreciação da susceptibilidade de erro ou confusão para o consumidor. (…) Deste modo, quanto mais os produtos ou serviços sejam idênticos ou similares, maior deve ser, para evitar o risco de erro ou confusão, a diferença entre os sinais [1] ”; Ora, no caso em apreço, e conforme decorre do referido na própria sentença, as marcas da titularidade da Recorrente e o sinal n.º 599954 relacionam-se ambos com a compra e venda de veículos automóveis. Como tal, o mercado em que operam é idêntico, pelo que a exigência na avaliação da diferenciação do sinal registando relativamente às marcas prioritárias da titularidade da Recorrente terá de ser considerável; O próprio modo de publicitação dos serviços prestados através da internet leva também à confundibilidade, já que as marcas da titularidade da Recorrente são pesquisadas através do endereço www.compramosqualquercarro.com, sendo que o site de publicitação da marca registada n.º 599954 é www.compramososeucarro.pt; Importa não olvidar que o juízo de confundibilidade entre as marcas da titularidade da Recorrente e a marca n.º 599954 não se situa no campo da mera susceptibilidade, antes constituindo uma realidade para os consumidores que pretendem contratar os serviços de compra e venda de veículos automóveis; Como tal, a ora Recorrente tem sido inúmeras vezes contactada por consumidores que julgam estar a contactar a Requerente da marca n.º 599954, tendo sido ainda informada, através dos próprios consumidores, de contactos a esta efectuados pretendendo contactar a Recorrente; Tal confusão no espírito do consumidor decorre ainda da primazia do elemento nominativo nas marcas mistas, já que é através do elemento nominativo que as marcas são referidas verbalmente e pelo qual são referenciadas; Conforme refere o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12/04/2018 [2] “Quando um sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativo”. Neste sentido, conforme dispõe o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12/03/2019 [3] , “A aferição do risco de confusão/associação assenta numa apreciação global, que leva em conta um conjunto diversificado de factores parcelares, na perspectiva de que o consumidor médio nunca se defronta com os dois sinais no mesmo momento, não levando a cabo uma comparação simultânea dos dois sinais mas antes uma comparação entre um sinal e a memória que se tem de outro (ao contrário da comparação simultânea em que ressaltam as diferenças entre os sinais, na comparação sucessiva, porque se apela à memória, ressaltam antes as semelhanças).”; Ora, no caso em apreço, existindo uma forte semelhança entre os elementos nominativos das marcas em confronto, é inequívoco que tal semelhança, por si só, comporta uma susceptibilidade de confusão no espírito do consumidor que pretende adquirir serviços no mercado em que as Partes operam, exactamente pela inevitabilidade de comparação sucessiva entre os sinais supra referida; Significa isto que a tutela legal ao direito do consumidor à correcta percepção de quais os operadores do mercado que oferecem determinado produto ou serviço, é de tal forma acentuada, que a lei se basta com a mera susceptibilidade de confusão para que o registo de uma marca não prioritária potencialmente confundível com o registo de outra marca anteriormente registada, sempre tenha de ser afastado; Tal opção normativa decorre da própria função da marca. Já que “a função da marca é, segundo entendimento estabilizado e generalizado, a de distinguir os bens e serviços de uma empresa dos de outras empresas, permitindo ao público referenciar tais bens ou serviços por um índice de qualidade ou prestígio e preferir uns a outros. Que, segundo as regras de um sistema de concorrência leal, o consumidor ou utilizador final possa distinguir, sem confusão possível, o bem ou serviço que exibe a marca de outros que tenham proveniência diversa e que a ostentação de tal marca é garantia de que o bem ou serviço foi fabricado ou prestado sob o controlo de uma única entidade, garante da qualidade daqueles [4] ”; Resulta do supra exposto que as marcas n.º 555409 e n.º 496119 da titularidade da Recorrente têm prioridade relativamente à marca n.º 599954, que todas se destinam a assinalar serviços idênticos e afins e que a marca n.º 599954 tem uma tal semelhança gráfica e fonética com as marcas da titularidade da Recorrente que não só é susceptível de gerar risco de confusão ou associação no espírito do consumidor, como tal confusão efectivamente acontece; Pelo que, nos termos do artigo 238º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial (CPI) na redacção dada pelo Decreto-lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro, correspondente ao anterior artigo 245º, n.º 1, do CPI na redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto, a marca n.º 599954 constitui imitação e usurpação das marcas da titularidade da Recorrente; Assim, tem a ora Recorrente o direito de impedir o uso do sinal ao qual foi aposto o n.º 599954, de acordo com o disposto no artigo 249º, n.º 1 do CPI na redacção dada pelo Decreto-lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro, correspondente ao anterior artigo 258º do CPI na redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto; Termos em que, a sentença recorrida não fez adequada aplicação da lei aos factos, já que existe fundamento legal para recusa do registo da marca nacional n.º 599954, de acordo com o disposto no artigo 232º, n.º 1, alíneas a) e b), do CPI na redacção dada pelo Decreto-lei n.º 110/2018 de 10 de Dezembro, correspondente ao anterior artigo 239º, n.º 1, alíneas a) e b) do CPI na redação dada pela Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto; Pelo que, com base no exposto, se requer a revogação da decisão recorrida, concluindo-se pela revogação da decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de 21.01.2019, publicada em 31.01.2019, que concedeu o registo da marca nacional nº 599954 e consequentemente, decretando-se o cancelamento do registo da marca nacional n.º 599954. Terminou pedindo que se revogue a decisão recorrida, “concluindo-se pela revogação da decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de 21.01.2019, publicada em 31.01.2019 e pelo cancelamento do registo da marca nacional n.º 599954”. * A Apelada AUTO1 GROUP GmbH contra-alegou, apresentando, por seu turno, as seguintes conclusões: 1. Tal como é reconhecido pela Recorrente no recurso, o sinal (Imagem removida) é usado pela Recorrida na compra e venda de veículos automóveis usados. 2. Os alegados registos de marca que a Recorrente invoca estarem a ser violados pela Recorrida são os seguintes: • Marca nacional n.º 496119 (Imagem removida) registada para assinalar aquisição de contratos de compra e venda de bens e serviços para terceiros na classe 35. • Marca nacional n.º 555409 (Imagem removida) registada para assinalar organização de transações comerciais e contratos comerciais na classe 35. A Recorrente utiliza as suas marcas para assinalar a sua atividade, a qual consiste na compra e venda de carros. Do exposto resulta evidente que a expressão COMPRAMOS QUALQUER CARRO é meramente descritiva da atividade comercial desenvolvida pela Recorrente, i.e., compra e venda de carros. Note-se, aliás, que esta questão já foi objeto de análise pelo Tribunal da Propriedade Intelectual no âmbito da sentença proferida no processo com o número 1/19.5YHLSB (cfr. Documento nº 1), no âmbito do qual aquele Tribunal indeferiu um processo cautelar movido pela Recorrente contra a licenciada da Recorrida, concluindo que as marcas em confronto não são confundíveis e enfatizando que: “a única parte comum, constituída pelas palavras ‘compramos’ e ‘carro’, ou mais amplamente pela expressão ‘compramos [qualquer][o seu] carro’, é desprovida qualquer carácter distintivo enquanto genérica e meramente descritiva da actividade e finalidade da requerente e requerida, e nessa medida insusceptível de apropriação a título exclusivo pela requerente nos termos dos artigos 223°, n° 1 al. a) e c) e n° 2 do CPI, não obstante entrarem na composição das suas marcas. Sendo certo que os direitos conferidos por estas tão pouco permitem ao seu titular impedir terceiros de usar na sua actividade económica tais indicações do modo ou destino da prestação de um serviço, nos termos do artigo 260°, al. b) e c) do mesmo diploma legal.” Essa sentença já transitou em julgado e a Recorrente optou por não apresentar a ação principal. Tendo um carácter puramente descritivo dos serviços assinalados e efetivamente prestados pela Recorrente, a expressão COMPRAMOS QUALQUER CARRO é totalmente desprovida de carácter distintivo e não pode, por isso, ser objeto de um direito exclusivo. Resulta de forma clara do disposto no artigo 223.º, n.º 2 do CPI que os elementos genéricos que integrem a composição de uma marca não são considerados de uso exclusivo do Recorrente ou titular do registo. O único elemento distintivo das marcas da Recorrente é o elemento figurativo, sendo aquele elemento o único com aptidão para distinguir os serviços da Recorrente dos serviços oferecidos por outras empresas concorrentes. O mesmo se diga da expressão “COMPRAMOSOSEUCARRO” integrada na marca da Recorrida, a qual se limita a descrever os serviços de compra e venda de veículos prestados pela Recorrida. Note-se que a expressão “COMPRAMOS O SEU CARRO” é a forma habitualmente usada por uma generalidade de comerciantes de automóveis para descrever a sua atividade relacionada com a compra e venda de automóveis. Aliás, essa expressão é uma das poucas expressões disponíveis para a Recorrida anunciar que COMPRA CARROS. Em suma, ficou plenamente demonstrado que os registos das marcas nacionais n.º 496119 (Imagem removida) e n.º 555409 (Imagem removida) não conferem direitos de exclusivo à Recorrente quanto à expressão COMPRAMOS QUALQUER CARRO no que se refere a serviços relacionados com a compra e venda de veículos automóveis. Resulta, pois, demonstrado à exaustão que à Recorrente não assiste nenhum direito de exclusivo sobre o elemento verbal COMPRAMOS QUALQUER CARRO constante das marcas acima mencionadas. Em suma, a Recorrente assenta a sua pretensão num direito que efetivamente não lhe assiste. Acresce que, as marcas em confronto apenas têm em comum as palavras “COMPRAMOS” e “CARRO”, para serviços de compra e venda de carros…o que afasta qualquer possibilidade de confusão na medida em que essas palavras não são sinais distintivos co comércio. As marcas da Recorrente são marcas mistas, compostas pela combinação de elementos figurativos com as expressões verbais genéricas COMPRAMOS QUALQUER CARRO e COMPRAMOS QUALQUER CARRO.COM. O sinal usado pela Recorrida é igualmente misto, caracterizado pela representação estilizada da expressão verbal genérica COMPRAMOS O SEU CARRO inserida num elemento figurativo complexo. Por outro lado, as palavras “qualquer” e “o seu” são perfeitamente distintas tanto gráfica como foneticamente, sendo mesmo opostas nos respetivos significados. O carácter distintivo tanto do sinal usado pela Recorrida como das marcas da Recorrente reside, assim, tão-somente nos respetivos elementos figurativos, os quais são perfeitamente distintos: (Imagens removidas) Como resulta evidente, no plano figurativo os sinais em causa são completamente distintos, porquanto são compostos por imagens, símbolos, tipo de letra e combinação de cores totalmente diferentes. Com efeito, o elemento figurativo do sinal usado pela Recorrida é caracterizado por uma mancha retangular azul onde surge a imagem em branco de um carrinho de supermercado com a imagem de um automóvel sobreposta àquela em tons de azul, seguida da representação da expressão verbal estilizada e em cor laranja e branco numa única linha e sem qualquer espaço entre as palavras. Por outro lado, as marcas da Recorrente caracterizam-se graficamente pela representação sobre fundo branco do símbolo da unidade monetária euro “€” sobre rodas em cor cinza e azul, seguido da expressão verbal estilizada repartida entre duas linhas e representada nos em tons de azul e cinza. Atenta a complexidade e riqueza dos elementos figurativos dos sinais em causa, os consumidores não terão qualquer dificuldade em recordá-los e perceber que o sinal usado pela Recorrida é totalmente distinto das marcas da Recorrente. Em suma, não existe, pois, qualquer risco de erro ou confusão pelos consumidores, designadamente de considerarem que os serviços da Recorrida são provenientes da Recorrente, como consequência da coexistência no mercado das marcas em confronto, porquanto: a. as expressões verbais dos sinais em causa são desprovidas de capacidade distintiva e, por isso, insuscetíveis de perdurar na memória do consumidor como elemento marcário; b. os elementos figurativos dos sinais em causa nos autos são complexos e distintos entre si, permitindo por isso que os consumidores distingam o sinal usado pela Recorrida das marcas da Recorrente; c. a coexistência das marcas da Recorrente com outras que integram as palavras “comprar” e “carros” e com a utilização livre de expressões semelhantes a “compramos [qualquer / o seu] carro” corrobora a impossibilidade de confusão resultante do uso de tais expressões por diversos agentes económicos. 23. Do mesmo modo, demonstrada a impossibilidade de ocorrerem situações de confusão no espírito do consumidor entre os serviços assinalados pelo sinal usado pela Recorrida e os serviços assinalados pelas marcas da Recorrente, ficam necessariamente afastados quaisquer atos de concorrência desleal por confusão previstos no artigo 317.º, n.º 1, alínea a) do CPI. Terminou pedindo que se mantenha a sentença recorrida. II. QUESTÕES A DECIDIR. Sendo o objeto do recurso balizado pelas conclusões do apelante, nos termos preceituados pelos artigos 635º, nº 4, e 639º, nº 1, do CPC, sem prejuízo das questões que sejam de conhecimento oficioso e daquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, não estando o tribunal obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelas partes para sustentar os seus pontos de vista, importa, no caso, apreciar e decidir se as marcas registadas pela Apelante obstam ao registo da marca solicitada pela Apelada. III. Fundamentação. III.1. Os factos A decisão recorrida considerou assentes os seguintes factos com relevância para a decisão: 1) A recorrente é titular dos registos de marcas nacionais (mistas) n° 496119, (Imagem removida) solicitado em 24.02.2012 e concedido em 5.06.2012 para assinalar ‘aquisição de contratos de compra e venda de bens e serviços para terceiros’ e n° 555409 , (Imagem removida) solicitado em 2.11.2015 e concedido em 13.07.2016 para assinalar ‘organização de transacções comerciais e contratos comerciais’, na classe 35 da Classificação de Nice, cf. docs. 2 e 3 juntos a fls. 8-8v dos autos, que se dão por reproduzidos. 2) Em 10.04.2018, a recorrida solicitou junto do INPI o registo da marca nacional (mista) n° 599954 (Imagem removida) para assinalar designadamente na classe 35 ‘serviços retalhistas e grossistas relacionados com veículos e acessórios para veículos’ e ‘disponibilização de um espaço de mercado on-line para compradores e vendedores de veículos’, pedido esse publicado no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) em 30.04.2018 e contra o qual a requerente reclamou com fundamento na confundibilidade com as suas referidas marcas, cf. doc. 4 junto a fls. 9-12 e doc. junto a fls. 18-19 dos autos, que se dão por reproduzidos. Por decisão de 21.01.2019, publicada no BPI de 30.01.2019, o INPI concedeu o registo da mencionada marca nacional n° 599954 (ponto 6 do presente enunciado de factos), nos termos constantes de fls. 20-22 dos autos, que se dão por reproduzidos. Recorrente e recorrida utilizam as respectivas marcas atrás mencionadas (pontos 1 e 2 do presente enunciado de factos) para assinalar serviços de compra e venda de veículos automóveis, actividade a que ambas se dedicam. III.2. Fundamentação de direito. Como é sabido, o Direito Industrial, no domínio da protecção dos sinais distintivos do comércio, designadamente das Marcas, destina-se a “ordenar a concorrência no mercado, mediante a atribuição de sinais privativos de identificação dos produtos, dos serviços ou das empresas, de duração indefinidamente renovável” [5] , isto é, através da atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva, certas realidades imateriais, proibindo todas as demais pessoas de as utilizar. O regime das marcas resulta actualmente, da harmonização de diversos regimes, designadamente, da transposição das directivas europeias de harmonização das legislações nacionais em matéria de marcas [6] . Dispõe o artigo 224º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Dec. Lei n.º 36/2003, de 5 de março (CPI), aplicável, como actualmente dispõe o artigo 210º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Dec. Lei n.º110/2018, de 10 de dezembro, que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo dela para os produtos e serviços a que esta se destina. A marca constitui, pois, o sinal distintivo que permite identificar o produto ou serviço proposto ao consumidor – é o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais (cf. o artigo 222º do CPI/2003, e actualmente o artigo 208º do CPI/2018). Da conjugação de tais preceitos com os que enumeram os sinais insusceptíveis de ser registados como marca (artigo 223º CPI/2003 e 209º CPI/2018) e os fundamentos absolutos de recusa de registo (artigo 238º do CPI/2003 e 231º do CPI 2018) resulta que são dois os requisitos para que um sinal possa constituir uma marca – o carácter distintivo e a determinabilidade. A marca tem, assim: uma função distintiva, na medida em que distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma procedência empresarial, que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso; uma função de garantia de qualidade dos produtos na medida em que, não obstante não garanta directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, o faz indirectamente por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa; uma função publicitária, já que, em complemento da função distintiva, pode contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala [7] . Ela pode, nos termos do disposto no artigo 222º do CPI/2003 (cf. artigo 208º CPI/2018), ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, entre outros. Em matéria de composição das marcas vigora, pois, o princípio da liberdade. Este princípio sofre, porém, limitações de vária ordem. Dada a função que exerce de identificar o produto ou serviço por referência à sua origem, a marca tem de ser protegida por um direito privativo absoluto em benefício dessa origem. Por isso, a reprodução ou imitação, total ou parcial, da marca anteriormente registada é proibida, nos termos que melhor se explicitarão. Os artigos 239º e 245º do CPI (cf. artigos 231º e ss. do CPI/2018) consagram o princípio da novidade ou especialidade da marca - a marca não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, devendo ser constituída por forma a não se confundir com outra anteriormente adotada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos. Da conjugação de tais preceitos resulta que deve ser recusado o registo da marca quando esta constitua imitação de uma outra, sendo requisitos dessa imitação: i. que a marca imitada esteja registada com prioridade; ii. que ambas as marcas se destinem a assinalar bens ou serviços idênticos ou afins; iii. que entre elas exista uma semelhança (gráfica, fonética ou outra) que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou risco de associação, de forma que o consumidor as não possa distinguir senão após exame atento ou confronto. Do carácter e da função distintivos da marca decorre a insusceptibilidade de registo como marca, de sinais meramente descritivos, usuais ou necessários, por serem desprovidos de distintividade; tais sinais devem manter-se disponíveis para serem livremente utilizados por todos os agentes económicos. No caso de sinais que possuam capacidade distintiva residual, ou mínima, que lhes permite beneficiar do registo – as marcas fracas – constituídas quase exclusivamente por elementos de uso comum ou vulgarizado, “o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original” [8] . Com relevo para o caso importa ainda mencionar a proibição das marcas genéricas, constituídas exclusivamente por sinais descritivos, usuais ou necessários. Ressalvados estão os casos em que na prática comercial, tais sinais tiverem adquirido eficácia distintiva (cf. artigos 223º, n.º 2 do CPI/2003 e 209º, n.º 2 do CPI/2018 – é a regra conhecida por “secondary meaning”, que admite a capacidade distintiva de um sinal, originariamente privado da mesma, que “se converte, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas, num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário [9] . Recentemente, no Acórdão de 06.12.2018 [10] o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou, a pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Supremo Tribunal de Justiça, descritiva a marca “adegaborba.pt”. Ali se entendeu que “quando um sinal que serve para designar um produto junta dois elementos verbais, ou seja, um termo descritivo e um nome geográfico, como «Borba» no caso em apreço, reportando ‑ se à proveniência geográfica desse produto, que é também descritiva do mesmo, deve considerar ‑ se que o sinal composto por esses dois elementos verbais tem caráter descritivo e, como tal, é desprovido de caráter distintivo.” Tais elementos genéricos podem ser integrados (com outros) na composição dos sinais, mas nesse caso não serão considerados de uso exclusivo do requerente (cf. os artigos 223º do CPI/2003, 209º do CPI/2018). E sendo certo que, nos termos do n.º 3 de tais artigos se permite que a pedido do requerente ou do reclamante, o INPI indique no despacho de concessão do registo, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente (disclaimer), mesmo que tal não seja feito, daí não deriva que todos os elementos integrantes da marca sejam de uso exclusivo. Há risco de confusão sempre que a identidade ou semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro e ainda sempre que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam, ou que existe uma relação, que na realidade não se verifica, entre a proveniência desses produtos ou serviços. Fala-se então de risco de associação ou risco de confusão em sentido lato. Na realização do juízo de comparação entre sinais para aferir da possibilidade de confusão sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos fatores. Assim, em face das características do caso em apreço, importa considerar a natureza e o tipo de necessidades que os produtos visam satisfazer e os circuitos de distribuição desses produtos ou serviços - os produtos ou serviços terão de situar-se no mesmo mercado relevante, isto é, tendo a mesma utilidade e fim, permitindo dessa forma, uma relação de concorrência entre os agentes económicos que os ofereçam ao público. O risco de afinidade aumenta nos casos em que pode mediar uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços ou, mesmo, entre produtos e serviços. Na apreciação do risco de confusão entre os sinais em confronto, há que atender à estrutura dos mesmos, havendo que distinguir entre marcas nominativas, gráficas e mistas (sendo estas as que combinam elementos nominativos e gráficos). Deve ter-se em consideração que o consumidor, em regra, não se depara com as duas marcas simultaneamente – a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter de outro. Nessas circunstâncias, é a imagem de conjunto da marca que, normalmente, mais sensibiliza o consumidor, pelo que, a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem as marcas em comparação. Também devem ser considerados irrelevantes no conjunto, as componentes genéricas ou descritivas, pois esses, como supra se referiu, não têm carácter distintivo, nem são passíveis de apropriação exclusiva. Nas marcas complexas deve ser privilegiado o elemento dominante, desvalorizando os pormenores. O juízo de verificação deve ser formulado na perspetiva do público relevante – atuais e potenciais clientes, adquirentes ou utilizadores dos bens e serviços a que respeitam as marcas em confronto, que tanto pode consistir no público em geral, como ser um público constituído por profissionais e/ou especialistas no sector , devendo ainda atender-se ao território em que é protegida a marca prioritária. O consumidor que releva no contexto do direito de marcas deve, pois, ser uma figura flexível e variável, em função da natureza, características e preços dos produtos diferenciados pelas marcas respetivas. O público relevante presume-se normalmente informado e razoavelmente atento e circunspecto; porém, o grau de atenção pode variar em função do tipo bens ou serviços e do grau de conhecimento e experiência dos respetivos adquirentes, sendo que tenderá a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano, mais alto quando estão em causa bens dispendiosos, tecnicamente sofisticados, perigosos, produtos farmacêuticos, serviços financeiros ou imobiliários, e nos casos de lealdade à marca. Os parâmetros a apreciar no juízo comparativo são o elemento visual, o elemento fonético e o elemento conceptual. No caso dos autos, entende a Apelante que existe risco de confusão e associação entre as suas marcas e aquela cujo registo foi solicitado pela Recorrida. Recordemos que temos em confronto as seguintes marcas: MARCAS PRIORITÁRIAS MARCA REGISTANDA Imagens removidas Imagem removida Trata-se em qualquer dos casos, de sinais mistos e mostram-se verificados os pressupostos indicados nas als. a) e b) do n.º 1 do artigo 245º do CPI – os sinais invocados pela ora Apelante mostram-se efetivamente registados previamente, e todos os sinais se destinam a assinalar produtos e serviços semelhantes e afins no âmbito da actividade de compra e venda de automóveis. Já, porém, assim não sucede relativamente aos pressupostos previstos na al. c) do preceito legal citado. Em qualquer dos três sinais existe a expressão “compramos” e “carro”, a esses elementos se resumindo a semelhança gráfica, visual e fonética. Trata-se de vocábulos integrantes da linguagem ou património comum, designadamente no âmbito da actividade a que cada uma das partes se dedica, que podendo integrar qualquer marca, não podem ser concedidos em exclusivo a quem quer que seja, já que ninguém pode ficar com o seu monopólio sob pena de se desvirtuarem as regras da concorrência. Como se refere na decisão recorrida, todos os demais elementos verbais e figurativos são distintos – são diversos os símbolos utilizados, as cores, a imagem das letras, divergindo ainda conceptualmente, pois como com acerto se assinala na decisão recorrida, «as marcas da requerente evocam a moeda comum e sugerem que compram “qualquer” carro, ideias ausentes no sinal usado pela requerida, onde se privilegia a associação com a facilidade de uma ida às compras num supermercado e a ideia de que se compra apenas o carro do destinatário da mensagem (o “seu” carro).» Analisados os sinais no seu conjunto, ponderando as expressões utilizadas e os elementos gráficos e visuais, conclui-se que entre os sinais da Apelante e da Apelada não existe perigo de confusão ou associação. Uma vez que a semelhança visual e fonética existente no elemento nominativo existente entre as marcas em confronto resulta da utilização de duas palavras descritivas e inapropriáveis, não pode considerar-se que ao deparar-se com produtos ou serviços comercializados mediante a marca concedida à ora Apelada, o consumidor vá confundir os produtos ou serviços que a mesma assinala com os serviços que recorda sob as marcas da Apelante – entre elas verificam-se diferenças nítidas, diferenças essas que não permitem ao consumidor médio a confusão necessária para se poder considerar a marca registanda uma imitação das marcas anteriores da Recorrente. Refere a Recorrente que quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativos. Esse foi o entendimento do Tribunal Geral da União Europeia no Acórdão de 14.07.2005 (SELENIUM – ACE, T-312/03, parágrafos 37 a 40). Porém, conforme aquele mesmo Tribunal decidiu no Acórdão de 31/01/2013, T-54/12, «K2 SPORTS» [11] , “o elemento nominativo de um sinal não tem necessariamente um maior impacto’ e “o facto de o elemento de o elemento figurativo da marca dominar visualmente a impressão de conjunto reduz a semelhança visual das marcas em confronto” (parágrafo 40). E o Tribunal acabou por entender que a semelhança existente entre os conceitos (a expressão “sport” existente em ambos os sinais) era fraca no contexto da impressão geral dos sinais e, em particular, do caráter distintivo muito fraco desse termo e que a fraca semelhança não compensou as diferenças visuais e fonéticas significativas entre os sinais (parágrafo 49), para concluir pela ausência de risco de confusão. É o que sucede no caso dos autos. Não tendo as expressões comuns às marcas em confronto, qualquer caracter distintivo, porquanto são genéricas e descritivas da actividade e finalidade de cada uma das partes, as diferenças entre os elementos figurativos, que dominam visualmente a impressão de conjunto dos sinais, são suficientes para concluir pela ausência de risco de confusão ou associação no espirito do consumidor, pois que as mesmas permitirão ao consumidor recordá-los e perceber a diferença dos sinais de cada uma das partes. E não se diga que o modo de publicitação dos serviços prestados através da internet leva à confundibilidade, pois que não é esse modo de publicitação que aqui cabe apreciar, mas antes a susceptibilidade de confusão ou associação entre os sinais, as marcas, em causa, Conclui-se desta forma, que se mostram inverificados os pressupostos a que se refere a al c) do artigo 245º, n.º 1 do CPI, pois que se considera afastado o risco de confusão e, por consequência, a possibilidade de concorrência desleal por possibilidade de ocorrência de tal confusão. * IV. Decisão Pelo exposto, acordam em julgar improcedente a apelação e, consequentemente, em manter a decisão recorrida. Custas pela Recorrente (art. 527.º do CPC). Registe e notifique. * Lisboa,17/12/2019 Ana Pessoa Carlos M.G. de Melo Marinho Rui Miguel de Castro Ferreira Teixeira _______________________________________________________ [1] OLAVO, CARLOS, Propriedade Industrial, Almedina, 1997, pág. 107 e ss. [2] Processo n.º 168/17.7YHLSB-2, in, www.dgsi.pt. [3] Processo n.º 153/17.9YHLSB.L1-1, disponível em www.dgsi.pt. [4] Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12/03/2019, Processo n.º 153/17.9YHLSB.L1-1, disponível em www.dgsi.pt. [5] Cf. Pedro Sousa e Silva, “Direito Industrial”, Almedina, 2ª Edição, 2019, pg.16. [6] A Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 foi transposta para o CPI de 1995, tendo sido substituída pela Directiva n.º 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22.10.2008, e pela Directiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16.12.2015, transposta para o CPI 2018. [7] Cf. Couto Gonçalves, “Manual de Direito Industrial”, 7ª Edição, 2017, pgs. 167 a 180, 8ª Edição – Atualizada de Acordo com o Novo Código da Propriedade Industrial, pg. 186, e “Direito das Marcas”, 2000, pgs. 29 e 30. [8] Cf. Pedro Sousa e Silva, Obra citada, pg. 253, e toda a jurisprudência aí citada. [9] Cf. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10.09.2009, proferido no âmbito do processo n.º 118/09.4YFLSB, o Acórdão desta Relação de 17-05-2016, proferido no âmbito do processo n.º 452/14.1YHLSB.L1-1, acessível em www.dgsi.pt [10] Proferido no âmbito do processo n.º C-629/17, acessível em ECLI:EU:C:2018:988, parágrafo 25; cf. ainda a jurisprudência no mesmo citada. [11] Acessível em ECLI:EU:T:2013:50