III - Do mérito do recurso
Como referido supra, os presentes autos reportam-se a um pedido de anulação do registo de marca nacional, no caso, o n.º 633145, cujo regime legal se mostra previsto no Código de Propriedade Industrial (CPI).
Vejamos as questões suscitadas.
Da imitação da marca.
O presente recurso vem interposto da sentença que confirmou o despacho do INPI que indeferiu o pedido de anulação do registo da marca nacional n.º 633145 [image]
A sentença proferida pelo tribunal a quo identifica convenientemente a questão sub judice.
Também, em resumo, qualifica as marcas como mistas; declara como prioritária a marca da titularidade da Recorrida; atesta que os produtos/ serviços incluídos em ambas as marcas são parcialmente idênticos ou afins; reconhece a similitude fonética das marcas, mas salienta as diferenças ao nível nominativo, do lettering e da figura utilizada pela marca registanda que, no seu entender, permitem ao consumidor distinguir as marcas sem que exista perigo de confusão; conclui ainda que inexistem os requisitos legais para a possibilidade de prática de atos de concorrência desleal.
Assinale-se que não foi posto em causa que a marca, titulada pela Asta-Âtlantida – Sociedade de Turismo e Animação, SA, é prioritária e que as marcas em análise se destinam a assinalar produtos (serviços de arrendamento ou cessão da exploração do hotel, aquisição de terrenos para implantação de hotel, contratos de financiamento e/ou de investimento; todos os serviços atrás mencionados relacionados exclusivamente com o next hotel azores; reservas de quartos de hotel para viajantes; serviços de alojamento em complexos hoteleiros; serviços de alojamento em hotel; serviços de alojamento hoteleiro; serviços de hotel para clientes preferenciais; serviços de reservas de quartos de hotel; serviços hoteleiros; serviços hoteleiros de complexos turísticos; bares; bares (pubs); fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; restaurantes para serviço rápido e permanente (snack-bares); serviços de alimentação e bebidas em restaurantes e bares; serviços de bar; serviços de restaurante e bar; serviços de snack-bar; aluguer de salas de reuniões; serviços de refeições; serviços de café; serviços de beleza prestados em spas; serviços de estações termais/spa; serviços de tratamentos médicos prestados por spas // negócios imobiliários; gestão de propriedades em regime de time-sharing; timesharing de imóveis; gestão de imóveis; administração de imóveis; arrendamento de imóveis; serviços de hotéis, motéis e pensões (residenciais); serviços hoteleiros; serviços de alojamento hoteleiro; alojamento temporário; serviços de alojamento temporário; hotéis, pousadas e albergues, alojamento para férias e turismo; serviços de reserva de hotel; serviços de reserva em linha de hotéis, de alojamento temporário, de restaurantes, de quartos de hotel, de mesas de restaurantes e de salas de seminário e de recepção de estabelecimentos hoteleiros; serviços de restauração (alimentação) e bar; serviços de café e cafetaria; cafés e clubes nocturnos; fornecimento de instalações para congressos, exposições e feiras; fornecimento de instalações para conferências e reuniões, concedido por despacho proferido em 1/07/2020) idênticos ou afins, sendo, no caso, indicados nas classes 36 e 43 da Classificação Internacional de Nice.
O Tribunal a quo, por reporte à temática da imitação da marca Next Hotel – Açores pela marca Next, concluiu que “a impressão global criada por ambos os sinais remete o consumidor para realidades com a diferença exigível para que se possa concluir pela inexistência de risco sério de confusão por parte do consumidor, de tal modo que se julga pela inexistência de imitação de marcas.”
Para o efeito, considerou que “ambos os sinais contêm a palavra “next”, sendo que a marca prioritária contém ainda a expressão “hotel azores”, o que imprime, não obstante se tratarem de elementos genéricos, e, como tal, desprovidos de eficácia demarcadamente distintiva, uma realidade direccionada para a Região Autónoma dos Açores, comummente reconhecida como zona turística de excelência, na memória do consumidor.”
Mais considerou que “o lettering utilizado em ambas as marcas é diferente, possuindo a marca registanda uma figura que, no contexto, permite conferir maior distintividade a ambos os sinais.”
A Recorrente, por reporte à imitação, refere que “contrariamente ao decidido na douta sentença a quo, a semelhança existente entre os sinais em confronto é susceptível de induzir os consumidores em erro, confusão ou associação”.
Mais referiu que “a palavra NEXT é a única componente verbal na marca cujo o registo foi requerido”.
Referiu ainda que “os elementos HOTEL e AZORES são, como aliás é reconhecido na decisão recorrida, elementos genéricos, e como tal desprovidos de eficácia demarcadamente distintiva (surgindo, aliás, posicionadas por baixo da expressão distintiva NEXT e num tamanho de letra bastante mais pequeno)” pelo que “não se consegue alcançar como é que na sentença recorrida… imprimem uma realidade direccionada para a Região Autónoma dos Açores, commumente reconhecida como zona turística de excelência”.
Mais referiu que “o elemento figurativo na marca registanda não permitirá ao consumidor médio focar-se no mesmo enquanto âncora distintiva” e que o referido consumidor “irá buscar, antes, a âncora distintiva do sinal … o que o utiliza para o nomear - isto é, a expressão nominativa NEXT … predominância caiba ao elemento nominativo (e não aos figurativos!), aquele que é utilizado pelo consumidor para comunicar a marca a terceiros e, em muitos casos até, para a evocar mentalmente.”
Finalmente, que “atentas as proximidades entre as marcas em comparação no plano verbal, fonético e conceptual, as impressões transmitidas ao público pelos sinais em confronto serão muitíssimo próximas … que tal semelhança será claramente susceptível de induzir o consumidor em erro, facilmente tomando a nova marca pelas da Recorrente.”
Por sua vez, a Recorrida, sobre esta temática, referiu que “A marca nº 610299 “NEXT” (mista) está associada a uma unidade hoteleira sita nos Açores” e que “NEXT é um vocábulo da língua inglesa que significa em português “próximo” ou “seguinte” pelo que “não é … apropriável em termos de exclusividade por ninguém, não tem um impacto individualizador ou distintivo, essencialmente se distingue pela grafia própria de cada caso.”
Mais referiu que “a diferença entre os vários registos contendo a expressão NEXT e que permitiu a sua coexistência registral consiste nas respectivas composições gráfico-figurativas”.
Finalmente, que “à luz dos factos e do critério consistentemente seguido nenhuma razão válida se vislumbra para que a marca da recorrida não possa coexistir com as demais marcas registadas contendo a expressão NEXT.”
Vejamos.
Dispõe o artigo 1º do Código da Propriedade Industrial, sob a epígrafe “Função da propriedade industrial”, que:
“A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.” (o destaque é nosso).
Por sua vez, estabelece o artigo 249.º do mesmo diploma legal, sob a epígrafe “Direitos conferidos pelo registo”, que:
“1 - Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal se:
- a)Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo;
- b)Esse sinal for idêntico à marca e for usado em relação a produtos ou serviços afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo ou se esse sinal for semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor;
- c)Esse sinal for idêntico ou semelhante à marca e for usado em relação a produtos ou serviços abrangidos ou não pelo registo, caso a marca goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for uma marca da União Europeia, e o uso do sinal tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.
…”. (o destaque é nosso).
Dispõe o artigo 208.º do CPI, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, sob a epígrafe “Constituição de marca”, que:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”(o destaque é nosso).
Dispõe o artigo 260.º do mesmo diploma legal, sob a epígrafe “Anulabilidade”, que:
“1 - Para além do que se dispõe no artigo 33.º, o registo da marca é anulável quando, na sua concessão, tenha sido infringido o previsto nos artigos 232.º a 235.º, excecionando o disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 232.º
2 - O interessado na anulação do registo das marcas, com fundamento no disposto nos artigos 234.º ou 235.º, deve requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ou prestígio, respetivamente.
3 - Quando a anulação se fundamente no disposto no artigo 235.º, o registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada ainda não gozava de prestígio.
4 - O registo não pode ser anulado se, na data em que foi efetuado o respetivo pedido de registo ou na data da respetiva prioridade reivindicada, a marca anterior invocada não satisfizer a condição de uso sério, nos termos do artigo 267.º, ou se a mesma, pelo uso que dela foi feito, não tiver adquirido eficácia distintiva ou não se tiver tornado suficientemente distintiva para dar origem ao risco de confusão previsto no artigo 232.º
5 - O registo não pode ser anulado se for obtida a declaração prevista no artigo 236.º.” (o destaque é nosso).
Estabelece o artigo 232.º do CPI, sob a epígrafe “Outros fundamentos de recusa”, que:
“1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:
…
b) a reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
…
4 - Para efeitos do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, por marca anteriormente registada entende-se qualquer registo de marca nacional, da União Europeia ou internacional que produza efeitos em Portugal.
5 - O disposto nas alíneas a) a d) do n.º 1 abrange os pedidos dos registos aí mencionados, sob reserva do seu registo posterior.” (o destaque é nosso).
Por seu turno, estabelece o art.º 238.º do CPI, sob a epígrafe “Conceito de imitação ou de usurpação”, que:
“1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
- a)A marca registada tiver prioridade;
- b)Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- c)Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.”
2 - Para os efeitos da alínea b) do n.º 1:
a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;
b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.”
Resulta, assim, da conjugação dos dois preceitos legais em análise constituir fundamento de recusa do registo de marca a reprodução, ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, se ambas se destinarem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, quando ambas tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada.
Vejamos então.
Importa ter presente que, como refere o STJ, “a marca é o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, funcionando, de um lado, como identificação de um produto ou serviço proposto ao consumidor e permitindo, por outro, distingui-lo e diferenciá-lo de outros idênticos ou afins.” (Ac. de 12 de julho de 2018, proc. N.º 346/15.3YHLSB.L1.S1).
Por sua vez, a respeito das marcas mistas, o Tribunal Geral da União Europeia no Acórdão de 14.07.2005 (SELENIUM – ACE, T-312/03, parágrafos 37 a 40 ECLI:EU:T:2005:289) entendeu que quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que descrevendo os seus elementos figurativos.
No mesmo sentido, entre outros, é possível ler nos acórdãos do TRL, de 8 de janeiro de 2024, proferido no âmbito do processo n.º 179/23.3YHLSB.L1, que “Sendo o conjunto composto por letras e imagens, os diversos elementos dos signos mistos contribuem, ainda que com distintos relevos, para a formação da impressão global, concretizada de forma ligeira, no acto de compra, pelos destinatários dos produtos, sendo que o que consumidor mais e melhor recorda são as palavras que constituem as marcas em comparação” e no de 23 de outubro de 2023, proferido no âmbito do processo 218/22.5YHLSB.L1, que “A comparação das marcas que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter de outro. Quando o sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, a componente nominativa tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais facilmente referência ao sinal em causa, referindo o seu elemento nominativo do que descrevendo os elementos figurativos.”
Refere Pedro Sousa e Silva que “A abordagem correcta no exame da confundibilidade das marcas é aquela que - no respeito do princípio da interdependência - coloca, num dos “pratos da balança” os factores de semelhança dos sinais, ao nível fonético, visual e conceptual e, no outro “prato”, os factores de diferenciação desses sinais, podendo a grande semelhança no contexto de um desses níveis ser compensada pela elevada dissemelhança no contexto dos demais.” (in Direito Industrial, 2.ª Ed., pág. 286).
Como referido supra, desde logo porque não foi posto em causa, temos por assente que a marca titulada pela Asta-Âtlantida – Sociedade de Turismo e Animação, SA., é prioritária e que as marcas em análise se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins.
Importa, como bem refere a decisão em crise, referir que estamos perante dois sinais mistos.
Dito isto, reportando-nos aos sinais sub judice, passemos então a considerar os elementos assinalados.
Os elementos nominativos em análise são «Next Hotel Azores» e «Next».
Os primeiros vocábulos, apresentando grafia diversa, são comuns.
Por sua vez, no que respeita ao segundo sinal, os vocábulos «Hotel Azores» são efetivamente distintos e, em circunstâncias normais, dariam origem a uma denominação diversa.
Porém, porque os vocábulos «Hotel Azores» surgem posicionados por baixo da expressão distintiva Next e num tamanho de letra bastante mais pequeno, a imagem que transmitem os dois sinais comuns são francamente próximas.
Em termos fonéticos, comparando os vocábulos dominantes, são absolutamente iguais.
Finalmente, em termos conceptuais ou semânticos, o vocábulo comum corresponde a uma expressão da língua inglesa que, traduzido para português, significa «próximo» ou «seguinte» o que, reportado aos serviços propostos, poderá transmitir a ideia de movimento, deslocação, procura ou mesmo objetivo.
Por sua vez, aquele associado a «Hotel Azores» pode significar que se situa nos Azores, igualmente o nome da região dos Açores, mas na língua inglesa.
Acresce ainda o elemento figurativo que, manifestamente, é diverso nos dois sinais.
Dito isto, temos de concordar que as diferenças existentes são exponencialmente eclipsadas por aquelas semelhanças, ou seja, a imagem, a fonética e a conceptual; sendo por isso suscetível de causar no consumidor, medianamente atento, dúvidas quanto à “distinção das marcas”.
Efetivamente, entendemos que estes três últimos elementos de comparação, tendo em consideração o consumidor tipo a que se destinam, assumem maior preponderância que as diferenças assinaladas, desde logo por serem mais facilmente retidos na memória do consumidor médio de produtos assinalados pelas marcas aqui em análise, porquanto apreendidos pela visão e audição.
Circunstância que também se reflete quando temos de considerar a impressão de conjunto produzida pelos seus elementos distintivos.
Na verdade, a referida impressão acaba por ser a “pedra de toque” a que se impõe recorrer para aquilatar da possibilidade de existência, ou não, de erro ou confusão entre marcas, ou mesmo do risco de imputação dos produtos de uma empresa à outra.
Este último risco abrange as situações em que o consumidor, apesar de não confundir os sinais, os imputa à mesma empresa ou supõe que entre as diferentes empresas existam especiais relações jurídicas, económicas ou comerciais.
Porém, invariavelmente, o risco que se pretende evitar é o risco de indução dos consumidores em erro ou confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, uma vez que a marca é um sinal que se destina a distinguir os produtos/serviços de uma determinada empresa dos de outras empresas.
No caso, face ao público alvo (comum), que geralmente procura este tipo de serviços com recurso a «motores de busca» e, por isso, com a necessária utilização da expressão Next, pois que o elemento figurativo, em geral, não é suscetível de efetuar a busca, assim como a evocação daqueles seja por referência, como já referimos, ao dito vocábulo, manifestamente é expetável que o resultado da pesquisa conduza aos dois e que, face ao mercado a que se reportam, onde é também comum a existência de grupos espalhados por diversos países, quanto mais no mesmo país, que aquele público fique convencido que se está a falar do mesmo grupo ou, não sendo, que estejam de alguma forma associados.
Volvendo a nossa atenção para a impressão de conjunto, o TJUE (C-251/95, SABEL, C-39/97, CANON) decidiu que “a comparação entre sinais deve fazer-se, essencialmente, através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, pois o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo, não procedendo a uma análise das suas diferentes particularidades ou detalhes.” (Ac. RL de 20-12-2017, Proc. nº 271/17.3YHLSB.L1-7, www.dgsi.pt e Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial, p. 253).
Acresce ainda a circunstância de habitualmente o consumidor não ser confrontado em simultâneo com as duas marcas para as poder comparar, pelo que, quando se vê confrontado com uma das marcas, tendo reminiscências na memória da outra marca, importa aquilatar se conseguirá, no imediato, distingui-las.
Nessa medida, também se verifica a imitação de uma marca quando “tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.” (cfr. Ac. RL de 24 de junho de 2014, proc. n.º 1021/08.0TYLSB.L1-7, in www.dgsi.pt).
Entendemos, pois, que apesar das diferenças assinaladas às duas marcas, existem elementos semelhantes de maior impacto ao nível da “audição” e mesmo da “visão” que, em termos globais, originam uma proximidade entre elas, suscetíveis de transmitir uma impressão idêntica que, mesmo um consumidor médio normalmente distraído em relação aos pormenores, possibilita a associação da marca da Recorrente com a marca da Recorrida.
Efetivamente, as semelhanças dos sinais que compõe a marca registanda, analisada no seu conjunto, são suscetíveis de induzir facilmente o consumidor em confusão, designadamente por associação com os produtos da Apelante que, recorde-se, são idênticos/afins.
Dito de outra forma, os sinais das marcas em análise não são suficientemente diversos, em termos de apreciação de conjunto, que possibilitem ao consumidor médio a que se destinam os produtos, mesmo quando na presença de apenas um deles, distingui-los, existindo, pois, o risco de associação destas.
Entendemos, pois, que o dito consumidor, perante qualquer uma das marcas em análise, mesmo com as grafias diversas, retenha a ideia do “Next” e, assim, associe os produtos de uma à outra.
Da concorrência desleal.
No que diz respeito à segunda questão, saber se o registo da marca da Recorrida é suscetível de gerar concorrência desleal, importa chamar à colação o disposto no artigo 232.º do CPI.
Estabelece o citado artigo, sob a epígrafe “Outros fundamentos de recusa”, que (n.º 1) “constitui ainda fundamento de recursa do registo de marca” (h) “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.”
A respeito da concorrência desleal importa ainda fazer apelo ao disposto no artigo 311.º do referido diploma legal.
Dispõe o aludido artigo, sob a epígrafe “Concorrência desleal”, que (1) “constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente” (a) “os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.”
No caso, como vimos, mesmo que sem intenção, por induzir facilmente o consumidor em confusão/ risco de associação, existe, por isso, a possibilidade de desvios de clientela.
Efetivamente, o consumidor é suscetível de poder “comprar” os produtos ou serviços da “Next” a pensar que está a comprar da “Next Hotel Azores” ou de pensar que esta “tem a ver” com aquela.
Por todo o exposto, ao abrigo dos artigos 208.º, 232.º e 238.º, todos do CPI, entendemos que não deve ser concedido o registo da marca nacional n.º 681766, revogando-se a decisão do tribunal a quo.
